2022나2030479 부정경쟁행위금지 등 청구의 소 [제5민사부 2023. 2. 9. 선고] <지식재산> □ 사안 개요 온라인 매장에서 각종 생활용품을 전시, 광고, 판매하는 원고는, ① 직선으로 구성된 용기 및 라벨, ② 흑색과 백색의 단일 색상 조합으로 본체는 백색, 뚜껑은 흑색, ③ 로고를 라벨 측면 상단에 배치, ④ 직관적인 제품명을 사용하되 한 줄 문구 부기, ⑤ 정자체 제품 설명 외에 일체의 꾸밈 요소를 배제하여 정제된 이미지(‘이 사건 디자인’)를 지속적으로 사용하였는데, 피고들이 이 사건 디자인과 동일·유사한 상품표지를 사용하고 사실상 동일한 형태의 상품을 제조·판매·광고하였으며 디자인 및 마케팅기법을 모방하였다고 주장하면서, 피고들을 상대로 부정경쟁행위의 금지, 부정경쟁행위로 인한 조성물의 폐기 및 손해배상을 청구한 사안 □ 쟁점 - 이 사건 디자인이 원고의 상품표지로서 국내에 널리 인식되었다고 볼 수 있는지(소극), 피고들 상품이 원고의 일부 상품과 실질적으로 동일한 형태인지(소극), 피고들의 행위가 ‘성과 등 무단사용행위’에 해당하는지(소극) □ 판단 - 원고 상품 출시 전후로 그와 같은 디자인의 각종 생활용품들이 다수 출시되었음이 확인되는 점, 직관적인 제품명은 일반수요자들이 제품 성질, 용도를 쉽게 확인할 수 있도록 한 것으로 원래 독점시킬 수 없는 표지에 해당하고 이 사건 디자인에서 로고를 제외하면 원고의 상품과 타인의 상품을 구별시키는 식별력이 미약한 점 등에 비추어 보면, 이 사건 디자인이 원고 상품에 독특한 개성을 부여하는 용도로 장기간 계속적·독점적·배타적으로 사용되거나 지속적인 선전광고 등에 의하여 상품의 출처표시기능을 할 정도에 이르렀다고 볼 수 없으므로, 원고의 상품표지로서 국내에 널리 인식되었다고 볼 수 없음 - 모방행위는 완전한 모방, 데드카피(dead copy) 행위를 의미하는 것으로서 그 범위를 좁게 해석함이 상당한데, 원피고 상품 사이에 발견되는 공통된 용기 형상은 이전부터 제작·판매되어 온 동종의 상품 분야에서 일반적으로 채택되는 형상이거나 다른 액상 용기 등에서 흔히 볼 수 있는 형상인 점 등에 비추어 보면, 피고 상품이 원고 상품과 실질적으로 동일한 형태라고 보기 어려움 - 원고가 이 사건 디자인의 독특한 개성으로 주장하는 요소는 특정인에게 독점적, 배타적 지위를 부여하기 어렵고, 누구나 자유롭게 선택하여 이용할 수 있게 하는 것이 바람직한 이른바 공공영역에 속한다고 봄이 타당하고, 원피고 상품의 디자인 사이에 발견되는 일부 유사성이나 원고가 제출한 증거들만으로 피고들이 이 사건 디자인을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용한 것이라고 인정하기 어려움 [항소기각(원고패)]

2021나2030991 부당이득금 [제5민사부 2023. 1. 19. 선고] <지식재산> □ 사안 개요 원고는 음반제작자이고, 피고는 음반유통사인바, 원고는 피고와 사이에 원고가 기획한 음반을 피고가 독점하여 판매하고, 피고로부터 인세를 지급받는 내용의 음반유통 전속계약을 5회에 걸쳐 체결하였음. 각 계약에 의해 원고가 피고로부터 지급받은 선인세의 충당방법 및 수익분배의 대상, 수익분배비율 등이 쟁점이 된 사안 □ 쟁점 - 이 사건 확약서 기재 금액에 제4차 계약 선급금이 포함되는지 여부 - 제3차 계약에 따른 수익분배비율, 제1 내지 5차 계약의 수익분배 기준 - 제3차 계약의 정산방식, 제1 내지 5차 계약에 따른 선인세 정산 여부 - 제1 내지 5차 계약의 종료 여부 및 이에 따른 미지급정산금, 부당이득금 □ 판단 - 이 사건 확약서의 작성일자, 기재 음반명, 제4차 계약 선인세의 지급일자, 피고의 정산내역에 확약서 기재 채무 외에 제4차 계약 선인세가 별도로 기재되어 있는 점 등을 종합하면, 이 사건 확약서 기재 금액에 제4차 계약 선급금은 포함되지 않음. 제3차 계약서에 수익분배비율이 원고 몫으로 70%로 기재되어 있는 점, 이를 변경하는 명시적인 문서가 없는 점, 관련 직원의 증언 등에 비추어 제3차 계약에 따른 원고의 몫은 70%임 - 각 계약서에 피고의 음반판매를 위한 영업, 배송 등 관련 비용 부담 조항이 기재되어 있는 점, 각 계약상 피고의 역할은 유통업무인 점, 각 계약에서 음원유통을 제3자에게 의뢰할 것을 전제하였거나 이러한 합의가 있었다고 보기 어려운 점, 관련 직원의 증언 등을 종합하면, A사의 유통수수료를 공제하지 않은 전체 매출액을 각 계약의 수익분배기준으로 정했다고 봄이 타당함. 제3차 계약 업무를 직접 수행한 증인의 증언내용, 과거 선인세를 먼저 정산하는 것이 음반업계의 관행으로 보이는 점 등에 비추어 보면, 제3차 계약 체결할 당시 제3차 계약에 따른 인세를 과거 선인세에 먼저 충당하는 방식으로 정산하기로 약정하였다고 봄이 타당함 - 각 계약에 따라 인세를 정산하면 제1, 2, 3, 5차 계약은 원고의 해지 의사표시 이후 각 기간만료로 종료되었고, 제4차 계약은 제3자의 투자금이 모두 정산되었다는 증거가 없어 정산이 완료되지 않았으므로, 원고는 제4차 계약을 해지할 수 없음 - 각 계약의 정산 결과 원고가 일부 청구한 미지급 정산금 부분 인용, 피고는 기간만료로 종료된 제1, 2, 3, 5차 계약에 의하여 피고에게 이관되었던 각 음원 유통권을 원고에게 이관할 의무 있음 (원고일부승)

◇ 선출원 등록상표와 유사한 후출원 등록상표의 사용이 선출원 등록상표권에 대한 침해에 해당하는지 여부(적극) ◇ 1. 가. 다음과 같은 상표권의 효력과 선출원주의, 타인의 권리와의 관계 등에 관한 상표법의 규정 내용과 취지에 비추어 보면, 상표법은 저촉되는 지식재산권 상호간에 선출원 또는 선발생 권리가 우선함을 기본원리로 하고 있음을 알 수 있고, 이는 상표권 사이의 저촉관계에도 그대로 적용된다고 봄이 타당하다. 따라서, 상표권자가 상표등록출원일 전에 출원·등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일·유사한 상표를 등록받아(이하 ‘후출원 등록상표’라고 한다) 선출원 등록상표권자의 동의 없이 이를 선출원 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하였다면 후출원 등록상표의 적극적 효력이 제한되어 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립한다. 1) 상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점하는 한편(상표법 제89조), 제3자가 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용할 경우 이러한 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다(상표법 제107조, 제108조 제1항). 2) 상표법은 동일·유사한 상품에 사용할 동일·유사한 상표에 대하여 다른 날에 둘 이상의 상표등록출원이 있는 경우에는 먼저 출원한 자만이 그 상표를 등록받을 수 있도록 하고 있고(제35조 제1항), ‘선출원에 의한 타인의 등록상표(등록된 지리적 표시 단체표장은 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표’를 상표등록을 받을 수 없는 사유로 규정하고 있다(제34조 제1항 제7호). 이와 같이 상표법은 출원일을 기준으로 저촉되는 상표 사이의 우선순위가 결정됨을 명확히 하고 있고, 이에 위반하여 등록된 상표는 등록무효 심판의 대상이 된다(제117조 제1항 제1호). 3) 또한, 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자는 그 등록상표를 사용할 경우에 그 사용 상태에 따라 그 상표등록출원일 전에 출원된 타인의 특허권·실용신안권·디자인권 또는 그 상표등록출원일 전에 발생한 타인의 저작권(이하 ‘선특허권 등’이라 한다)과 저촉되는 경우에는 선특허권 등의 권리자의 동의를 받지 아니하고는 지정상품 중 저촉되는 지정상품에 대하여 그 등록상표를 사용할 수 없다(제92조). 즉, 선특허권 등과 후출원 등록상표권이 저촉되는 경우에, 선특허권 등의 권리자는 후출원 상표권자의 동의가 없더라도 자신의 권리를 자유롭게 실시할 수 있지만, 후출원 상표권자가 선특허권 등의 권리자의 동의를 받지 않고 그 등록상표를 지정상품에 사용하면 선특허권 등에 대한 침해가 성립한다. 나. 특허권과 실용신안권, 디자인권의 경우 선발명, 선창작을 통해 산업에 기여한 대가로 이를 보호·장려하고자 하는 제도라는 점에서 상표권과 보호 취지는 달리하나, 모두 등록된 지식재산권으로서 상표권과 유사하게 취급·보호되고 있고, 각 법률의 규정, 체계, 취지로부터 상표법과 같이 저촉되는 지식재산권 상호간에 선출원 또는 선발생 권리가 우선한다는 기본원리가 도출된다는 점에서 위와 같은 법리가 그대로 적용된다. 다. 이와 달리 후출원 등록상표를 무효로 하는 심결이 확정될 때까지는 후출원 등록상표권자가 자신의 상표권 실시행위로서 선출원 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상표에 사용하는 것은 선출원 등록상표권에 대한 침해가 되지 않는다는 취지로 판시한 대법원 1986. 7. 8. 선고 86도277 판결, 대법원 1999. 2. 23. 선고 98다54434, 54441(병합) 판결은 이 판결의 견해에 배치되는 범위에서 이를 변경하기로 한다. ☞ 원고는 이 사건 등록상표의 상표권자이고, 피고는 이 사건 등록상표와 유사한 표장들을 이 사건 등록상표의 지정상품과 유사한 서비스업에 사용한 회사임. 원고가 피고에 대하여 피고 사용표장들의 금지 및 폐기, 손해배상을 구하는 이 사건 소를 제기하자, 피고는 이 사건 소송 계속 중 피고 사용표장에 대하여 상표등록출원을 하고 등록을 받아, 위 등록일 이후의 상표 사용은 상표권의 정당한 행사로서 침해가 성립하지 않는다는 취지의 주장을 한 사안임. ☞ 대법원은 상표권의 효력, 선출원주의, 타인의 권리와의 관계 등에 관한 상표법의 규정 내용과 취지 등에 비추어, 상표권자가 상표등록출원일 전에 출원·등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일·유사한 상표를 등록받아 선출원 등록상표권자의 동의 없이 이를 선출원 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하였다면, 후출원 등록상표의 적극적 효력이 제한되어 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립하고, 이러한 법리는 특허권·실용신안권·디자인권의 경우에도 그대로 적용된다고 하여, 이와 다른 취지의 종래 판례를 변경함. 이 사건에서는 구체적으로, 이와 같은 취지로 피고의 상표권 침해를 인정한 원심판결을 일부 유지하되, 금원 지급 청구 부분은 청구의 특정에 관한 법리오해, 석명권 불행사 등의 잘못이 있어 직권으로 파기함. ☞ 이 판결에는, ‘특허법과 실용신안법, 디자인보호법에 관하여 좀 더 구체적으로 보더라도, 저촉하는 지식재산권 상호간에 선출원 또는 선발생 권리가 우선한다는 기본원리가 도출되고, 이 판결의 법리와 모순되는 규정이 없으며, 이 판결의 입장은 시간적 순서에 따라 선원이 우선함을 근간으로 구축되어 온 지식재산권법의 기본 원칙과 국제적 입법례에 부합할 뿐 아니라, 논리가 일관되고 명쾌하며 법적 안정성을 가져오는 장점이 있다’는 대법관 이기택, 대법관 노태악의 보충의견이 있음.

출원상표가 '마약' 부분을 포함한다고 하더라고 상표법 제34 제1항 제4호에 해당하지 않는다고 본 사례 1. 판단 가. 인정사실 원고는 한국갤럽을 통하여 전국에 거주하고 있는 만 20세 이상 49세 이하의 성인 남성 및 여성 216명을 상대로 출원상표와 관련한 소비자 인식에 관한 설문조사를 시행하였다. 그 중 응답자의 97.7%가 ‘마약베개’를 마약이 아닌 베개 제품으로 인식하고 있었고, 응답자의 97.2%가 마약베개는 마약을 섭취할 수 있는 베개나 마약을 투약할 때 사용하는 베개가 아니라 마약의 중독성과 같이 ‘계속 베고 싶은 편안한 베개’로 인식하는 것으로 나타났다. 또한 응답자의 56.9%는 마약베개에 라텍스가 내장된 것으로 인식하고 있었고 마약이 내장된 것으로 생각하였다는 응답자는 없었다. 또한 이 사건 심결일 무렵 이미 침대, 의자, 화장 용구, 의류, 섬유탈취제 등 직접 신체와 접촉하는 물품을 지정상품으로 하는 상표에 ‘마약’이라는 문자가 포함된 표장에 대한 상표등록이 다수 이루어졌고, 거래 현실에서도 각종 생활용품에 ‘마약’이라는 단어가 포함된 표장이 사용되고 있는 점 등을 감안해 보면, 이 사건 심결 당시 일반 수요자나 거래자가 표장에 포함된 ‘마약’ 부분을 사전적 의미로 인식하고 있었다고 보기도 어렵다. 결국 출원상표가 지정상품인 베개 등에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자에게 주는 의미와 내용 등이 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 어긋나는 등 공공의 질서를 해칠 우려가 있다고 보기는 어렵다. 나. 구체적 판단 출원상표는 4음절에 불과하여 일반 수요자나 거래자가 전체로서 호칭하는 데 별다른 어려움이 없는 점, ‘베개’ 부분은 지정상품을 표시하는 것이어서 식별력이 미약하므로 일반 수요자나 거래자가 이 부분만으로 이 사건 출원상표를 인식하거나 호칭할 것으로 보이지는 않는 점 등에 비추어 보면 출원상표는 전체로서 인식될 것으로 보인다. 출원상표를 전체적으로 인식할 경우 일반 수요자나 거래자에게 ‘너무 편안하고 느낌이 좋아 계속 사용하고 싶은 베개’, ‘너무 편하여 중독성이 강한 베개’ 등의 의미를 가져 지정상품의 효능, 용도 등을 간접적으로 암시하거나 강조하는 것으로 보인다. 따라서 출원상표는 지정상품의 품질, 효능, 용도 등을 표시하는 것으로 직감되지 않으므로 상표법 제33조 제1항 제3호의 기술적 표장이라고 할 수 없다. 일반 수요자나 거래자는 출원상표를 보고 너무 편안하여 중독된 것처럼 계속 사용하고 싶은 베개라는 정도로 인식할 것인데, 이는 출원상표의 지정상품이 일반적으로 갖는 공통된 성질로 보기는 어려우므로 출원상표는 지정상품과의 관계에서 식별력이 부정된다고 할 수 없고, 그 밖에 거래 사회의 실정 등을 감안하더라도 출원상표가 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않은 표장이라고 볼 근거도 없다. 따라서 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제7호의 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에 해당하지 않는다. 결국 이 사건 심결은 위법하므로 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용한다.

확인대상표장 'iRoom 차이슨 무선청소기' 중 '차이슨' 부분은 성질표시표장에 해당하여 이 사건 등록상표의 효력이 미치지 아니하므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 표장이 유사하지 아니하다고 본 사례 1. 판단 ① 영국의 전자제품 회사인 다이슨 사의 다이슨(dyson) 무선청소기가 유명해짐에 따라 중국 업체들이 이를 모방한 제품을 제조하여 판매하면서 이 제품과 관련하여 중국을 의미하는 '차이나(China)'와 다이슨 사의 '다이슨(dyson)'을 합성한 신조어인 '차이슨'이 만들어졌고, '차이슨'은 이 사건 등록상표 출원 전부터 다수의 무선청소기 수입 판매업자들이 중국으로부터 다이슨 무선청소기를 모방한 제품을 수입하여 판매하면서 사용되기 시작하였으며, '차이슨'은 이 사건 등록상표 출원 전부터는 물론 그 이후 이 사건 심결시까지 무선청소기 수입 판매업자들과 이를 구매한 소비자들 사이에 '다이슨 사의 무선청소기를 모방한 중국 제품' 등을 나타내는 단어로 사용되어 왔는바, 비록 '차이슨'이 사전에 등재되어 있지는 않지만 우리나라 일반 수요자들의 영어보급수준, 국내에서의 '다이슨(dyson)'의 인지도, 위와 같은 거래실정 등에 비추어 '차이슨'이 '차이나(China)'와 '다이슨(dyson)'을 합성하여 만든 신조어라는 점은 이 사건 심결 당시 확인대상표장의 사용상품인 무선청소기의 거래자 내지 일반 수요자가 쉽게 인지할 수 있을 것으로 보이는 점, ② 이 사건 심결시까지 다수의 국내 일간지나 경제신문 등에서 '다이슨 사의 무선청소기를 모방한 중국 제품'을 소개하면서 '차이슨'으로 호칭하거나 약칭하여 온 점, ③ 비록 이 사건 심결일로부터 약 3개월 후에 실시되기는 하였으나, 피고의 의뢰로 실시된 한국리서치의 설문조사에서도 조사대상자 중 다수가 '차이슨'을 알고 있고, '차이슨'으로부터 '다이슨', '차이나', '모방 제품'이 떠오르며, '차이슨'이 가전제품 중에서 '무선청소기'에 사용되는 명칭이라고 응답하였는바 이와 같은 인식은 이 사건 심결 당시에도 다르지 않았을 것으로 보이고, 이 사건 심결일로부터 약 2개월 후에 원고의 의뢰로 실시된 한국갤럽의 설문조사에서도 조사대상자의 약 1/3이 '차이슨'을 알고 있다고 응답하였고, 그와 같이 응답한 응답자의 다수가 '차이슨'으로부터 '청소기, 다이슨 사의 제품을 모방한 제품, 중국에서 제조된 청소기' 등이 떠오른다고 응답한 점, ④ 이 사건 등록상표의 상표권자인 원고 측에서도 중국에서 수입한 다이슨 제품을 모방한 무선청소기를 광고?판매하는 과정에서 해당 제품에는 제조업체 및 판매업체의 상표를 병기하여 사용하고, '차이슨'은 해당 제품을 설명 부분에 표기하는 등 '차이슨'을 상품출처 표시로 사용하는 것으로 보이지 않는 점, ⑤ 더욱이 앞서 본 바와 같이 '차이슨'은 원고가 창작한 표장이 아니라 이 사건 등록상표의 출원일 이전부터 이미 다수의 무선청소기 수입 판매업자들이 중국으로부터 다이슨 사의 무선청소기를 모방한 제품을 수입하여 판매하면서 이미 인터넷 블로그 등을 통해 알려지기 시작하였고, 원고가 이 사건 등록상표을 출원한 이후 이 사건 등록상표를 사용하여 제품을 판매하거나 광고를 함으로써 비로소 널리 알려지게 되었다고 단정하기도 어려운 점 등 '차이슨' 부분의 관념, 사용상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하면, 확인대상표장 중 '차이슨'은 상품의 출처표시가 아니라 '다이슨 사의 무선청소기를 모방한 중국 제품' 등의 의미로 인식되어 해당 상품의 일반 수요자나 거래자로 하여금 사용상품의 산지 등을 나타내는 것으로 직감하게 한다. 나아가 이러한 사유로 '차이슨' 부분은 다이슨 사의 무선청소기를 모방한 중국 제품의 유통과정에서 누구나 사용하고 싶어 하는 표장에 해당할 것으로 보이므로, 공익상 특정인이 이를 독점적으로 사용하도록 하기에 적당하지도 아니하다. 또한 확인대상표장의 '차이슨' 부분은 특별한 도안화 없이 같은 크기의 한글을 나란히 배열하고 있어 표장의 외관상 구성이 보통의 주의력을 갖는 일반인의 특별한 주의를 끌 정도에 이르지 않는다. 따라서 확인대상표장의 '차이슨' 부분은 상표법 제90조 제1항 제2호의 성질표시표장에 해당한다.

쉬운 영어 단어로 구성되고 광고문구로 사용되는 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호, 제7호에 해당한다고 할 것이므로, 그 등록이 거절되어야 한다고 본 사례 1. 전제된 사실관계 가. 이 사건 출원상표(갑 제1호증) 1) 출원일/출원번호 : 2016. 10. 13./제40-2016-83399호 2) 구 성 : THE BEST SOCKS ON TWO FEET 3) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 양말(Socks) 2. 판단 가. 상표법 제33조 제1항 제3호 해당 여부 이 사건 출원상표가 지정상품인 양말에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자에게 '두 발에 최고의 양말'과 같은 의미로 인식되거나 이와 관련이 있는 것으로 직감된다고 할 것이고, 이 사건 출원상표는 그 지정상품의 성질이나 용도를 직접적으로 표시한 것으로 지정상품의 특성을 광고할 때 등 그 유통과정에서 누구나 사용하고 싶어 하는 표장으로서 특정인으로 하여금 이를 독점적으로 사용하도록 하기에 적당하지도 아니할 뿐만 아니라, 특별한 도안화 없이 평이한 서체의 영문자 알파벳 대문자로만 이루어져 있어 표장의 외관상 구성이 보통의 주의력을 갖는 일반인의 특별한 주의를 끌 정도에 이르지 않는다. 이 사건 출원상표는 'THE BEST' 부분, 'SOCKS' 부분, 'ON TWO FEET' 부분으로 구성된 문장 형태의 표장으로서, 그중 'THE BEST'는 '최고의'라는 의미를 가지는 쉬운 영어단어이고, 'SOCKS'도 '양말' 등의 의미를 가지는 쉬운 영어단어인 'SOCK'의 복수형에 불과하며, 'FEET' 역시 '발'이라는 의미를 가지는 쉬운 영어단어인 'FOOT'의 복수형으로서 '두 발' 또는 '양 발' 의미를 가지는 쉬운 영어단어인바, 우리나라의 영어보급실태와 교육수준에 비추어 원고 스스로 인정하는 바와 같이 이 사건 출원상표는 반 수요자나 거래자들은 이 사건 출원상표인 'THE BEST SOCKS ON TWO FEET'를 '두 발에 최고의 양말'로 관념할 수 있을 것으로 보인다. 비록 외국의 사례이기는 하나 이 사건 심결일 이전에 의류 관련 인터넷 블로그나 건강 관련 잡지의 웹사이트에 'best'와 'socks'를 함께 사용하여 특정 양말을 소개 또는 광고하는 문구나 글이 게재되었고, 실제로 이 사건 심결일로부터 그리 멀지 않은 시기에 국내에서도 이 사건 출원상표가 관념되는 것과 유사하게 양말 제품에 '#내발에착붙'과 같은 표현이 제품소개 내지 광고문구로 사용되기도 하였는바, 이러한 사정은 이 사건 심결일 이전에도 크게 다르지 않았을 것으로 보인다. 원고 측의 이 사건 출원상표의 사용례를 보더라도 원고 측도 이 사건 출원상표를 단독으로 양말 제품의 출처 표시를 위한 상표로 사용하는 것으로 보이지는 아니하고, 'GOLDTOE'와 같은 다른 상표와 같이 사용하여 광고 대상 양말 제품의 품질 등을 표시하거나 광고문구로 사용하는 것으로 보인다. 나. 상표법 제33조 제1항 제7호 해당 여부 이 사건 출원상표는 그 지정상품과 관련하여 이 사건 출원상표를 접하게 되는 일반 수요자나 거래자가 단지 '두 발에 최고의 양말'이라는 의미의 구호 또는 선전문구로 인식하게 될 가능성도 매우 높고, 나아가 이러한 구호나 선전문구는 해당 업계의 누구나 상품의 광고 등에 사용하고 싶어 할 것이 분명하므로, 특정인에게 이를 독점시키는 것은 공익상 바람직하지 않다고 할 것이다. 다. 결론 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호, 제7호에 해당한다고 할 것이므로, 그 등록이 거절되어야 한다.

◇ 미국법인이 특허권을 국외에서 등록하였을 뿐 국내에는 등록하지 아니한 경우 미국법인이 그와 관련하여 지급받는 소득을 국내원천소득으로 볼 수 있는지 여부(소극) ◇ 구 법인세법(2010. 12. 30. 법률 제10423호로 개정되기 전의 것) 제93조 제9호 단서 후문은 외국법인이 특허권 등을 국외에서 등록하였을 뿐 국내에서 등록하지 아니한 경우라도 그 특허권 등이 국내에서 제조·판매 등에 사용된 때에는 그 사용의 대가로 지급받는 소득을 국내원천소득으로 보도록 정하였으나, 국제조세조정에 관한 법률 제28조는 “비거주자 또는 외국법인의 국내원천소득의 구분에 관하여는 소득세법 제119조 및 법인세법 제93조에도 불구하고 조세조약이 우선하여 적용된다.”라고 규정하고 있으므로, 국외에서 등록되었을 뿐 국내에는 등록되지 아니한 미국법인의 특허권 등이 국내에서 제조·판매 등에 사용된 경우 미국법인이 그 사용의 대가로 지급받는 소득을 국내원천소득으로 볼 것인지는 '대한민국과 미합중국간의 소득에 관한 조세의 이중과세 회피와 탈세방지 및 국제무역과 투자의 증진을 위한 협약'(이하 ‘한미조세협약’이라 한다)에 따라 판단하지 아니할 수 없다. 그런데 한미조세협약의 문맥과 그 문언의 통상적 의미를 고려할 때, 한미조세협약 제6조 제3항, 제14조 제4항은 특허권의 속지주의 원칙상 특허권자가 특허물건을 독점적으로 생산, 사용, 양도, 대여, 수입 또는 전시하는 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 그 효력이 미친다고 보아 미국법인이 국내에 특허권을 등록하여 국내에서 특허실시권을 가지는 경우에 그 특허실시권의 사용대가로 지급받는 소득만을 국내원천소득으로 정하였을 뿐이고(대법원 2007. 9. 7. 선고 2005두8641 판결 등 참조), 한미조세협약의 해석상 특허권이 등록된 국가 외에서는 특허권의 침해가 발생할 수 없어 이를 사용하거나 그 사용의 대가를 지급한다는 것을 관념할 수도 없다. 따라서 미국법인이 특허권을 국외에서 등록하였을 뿐 국내에는 등록하지 아니한 경우에는 미국법인이 그와 관련하여 지급받는 소득은 그 사용의 대가가 될 수 없으므로 이를 국내원천소득으로 볼 수 없다(대법원 2014. 11. 27. 선고 2012두18356 판결). ☞ 원고가 아일랜드 법인 甲에 지급한 이 사건 사용료 소득의 실질귀속자는 甲을 지배하는 미국법인 乙이라는 등의 이유로 '대한민국과 아일랜드간의 소득 및 양도소득에 대한 조세의 이중과세회피와 탈세방지를 위한 협약'을 적용할 수 없다고 본 원심의 결론이 정당하다고 판단하고, 나아가 한미조세협약의 해석상 미국법인이 특허권을 국외에서 등록하였을 뿐 국내에는 등록하지 아니한 경우에는 미국법인이 그와 관련하여 지급받는 소득을 국내원천소득으로 볼 수 없다는 이유로 미국법인 乙에 실질적으로 귀속된 이 사건 사용료 중 국내에 등록된 특허권의 사용료에 해당하는 부분만 국내원천소득에 해당하고 나머지 사용료는 국내원천소득에 해당하지 않는다고 본 원심판결은 정당하다고 판단하여, 상고를 모두 기각한 사례

◇현저한 지리적 명칭만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없도록 한 상표법 규정의 의의, 판단의 기준 시점 및 판단방법◇ 상표법은 현저한 지리적 명칭이나 그 약어 또는 지도만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다[이 사건에 적용되는 법률 조항은 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것) 제6조 제1항 제4호이나, 현행 상표법 제33조 제1항 제4호도 같은 취지로 규정하고 있다]. 이러한 상표는 그 현저성과 주지성으로 말미암아 상표의 식별력을 인정할 수 없으므로 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 주지 않으려는 데에 입법 취지가 있다(대법원 2012. 12. 13. 선고 2011후958 판결 등 참조). 여기서 ‘현저한 지리적 명칭’이란 일반 수요자에게 널리 알려져 있는 것을 뜻하고(대법원 2004. 4. 28. 선고 2004후240 판결 등 참조), 그 판단의 기준 시점은 원칙적으로 출원 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이다(대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결 등 참조). 지리적 명칭이 현저한 것으로 볼 수 있는지는 위와 같은 시점을 기준으로 교과서, 언론 보도, 설문조사 등을 비롯하여 일반 수요자의 인식에 영향을 미칠 수 있는 여러 사정을 종합적으로 고려하여 합리적으로 판단하여야 한다. 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다. ☞이 사건 등록서비스표(“”)를 구성하는 중요한 부분인 ‘사리원’이 이 사건 등록서비스표의 등록결정일인 1996. 6. 26. 당시를 기준으로 일반 수요자에게 널리 알려져 있는 현저한 지리적 명칭이라고 볼 여지가 있음에도 2016년에 실시된 수요자 인식 조사 결과를 주된 근거로 하여 달리 판단한 원심을 파기한 사례