【권리내용】 [디자인권] 건축블록용 부재(제1068061호) 【심결】 특허심판원 2023. 4. 27. 자 2020당3600 심결 【판시사항】 [1] 디자인 완성 과정 등에 비추어 무권리자 출원 주장을 배척한 사례 [2] 디자인권자인 피고가 무효심판절차에서 제출한 답변서의 내용상 ‘신규성 상실 예외 적용’의 취지를 적은 것이라고 인정하고, 위 답변서가 심판장이 정한 제출기한을 지나서 제출되었다고 다투는 원고의 주장을 배척한 사례 【사안의 개요 및 쟁점】 원고는, ‘등록디자인은 원고가 창작한 선행디자인 1과 같아 무권리자가 출원한 것에 해당하고, 원고 특허발명(제2094642호) 실시례(선행디자인 2) 등 선행디자인들과 동일·유사하거나 그로부터 쉽게 창작할 수 있어 그 등록이 무효로 되어야 한다’고 주장하면서 피고 등록디자인의 무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 선행디자인 1의 신규성 상실 예외를 인정하여 원고 심판청구를 기각하였다. 【판결요지】 청구기각 1. 선행디자인 1은 피고가 원고로부터 받은 선행디자인 2(㉮)에서 블록 세그먼트 안치부(삽입구)가 연결되는 부위의 높이를 줄이고, 강재 슈(steel shoe) 삼각 날을 일체형에서 교체형으로 변경함으로써 그 지배적 특징부를 창작한 것이라고 봄이 타당하다. 원고는, ‘피고가 A사에 기술적 아이디어를 제공했어도 설계도면을 완성한 A사가 원고에게 설계도면을 납품하기로 계약한 업체인 이상 디자인등록받을 수 있는 권리도 원고에게 귀속된다’고 주장한다. 그러나 피고가 선행디자인 1의 지배적 특징부를 창작했다고 인정되는 점, A사는 피고 아이디어를 도면화하는 작업을 한 정도였던 점, 피고가 계약 체결의 기대를 가지고 적극적으로 아이디어를 제공했다는 사정만으로 그 디자인등록을 받을 수 있는 권리까지 묵시적으로 양도한 것이라 볼 수 없고, 달리 명시적 승계약정이 체결되지도 않은 점에 비추어 보면, 원고의 위 주장은 이유 없다. 2. 구 디자인보호법(2023. 6. 20. 법률 제19494호로 개정 전의 것) 제36조 제2항 제4호는 ‘제1항 본문의 신규성 상실 예외를 적용받으려는 자는 제134조 제1항의 디자인등록무효심판청구에 대한 답변서를 제출할 때 그 취지를 적은 서면과 이를 증명할 수 있는 서류를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다‘고 규정하고 있었다. 개정법 시행 전에 출원한 피고 등록디자인에 대하여는 삭제된 구법 규정이 여전히 적용된다. 피고는 등록디자인의 창작자로서 그와 동일한 선행디자인 1의 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자에 해당한다. 선행디자인 1은 2019년 12월경 발행되었고, 피고는 그로부터 12개월 내인 2020. 4. 7. 등록디자인을 출원하였다. 또한 피고는 무효심판절차에서 2022. 4. 21. ‘원고는 피고가 제공한 CAD 도면을 그대로 사용했고, 원고 카탈로그에 실린 강재 슈도 피고 디자인임을 재차 확인한 바 있다.’라는 내용의 답변서를 대리인 없이 직접 작성하여 제출하였으며, 자신이 선행디자인 1을 창작했음을 증명하기 위한 서류를 제출하였다. 그렇다면 피고는 위 답변서에 ‘선행디자인 1에 신규성 상실 예외가 적용되어야 한다’는 주장을 명시적으로 적은 것은 아니라도 그러한 “취지”를 적었다고 봄이 타당하고, 이를 증명할 수 있는 서류도 제출했다고 보아야 한다. 원고는, “피고가 심판장이 정한 제출기한을 지나서 답변서를 제출했으므로, 위 답변서는 구 디자인보호법 제36조 제2항 제4호에서 정한 ‘답변서’로 볼 수 없다.”라는 취지로 주장한다. 그러나 위 조항이 답변서 제출기간을 제한하고 있지 않은 점, 디자인보호법 제134조 제1항에 따라 정한 기간이 지난 뒤에 답변서가 제출되어도 특허심판원은 심리종결 통지 전에는 답변서를 반려하지 않고 같은 조 제2항에 따라 그 부본을 청구인에게 송달하여야 하므로, 지정된 기간 뒤에 제출된 답변서가 구 디자인보호법 제36조 제2항 제4호가 규정한 답변서가 아니라는 결론이 위 조항으로부터 도출된다고 볼 수 없는 점(무변론판결에 관한 민사소송법 제257조 제1항 단서 참조), 특허심판원이 심리종결 예정시기를 통지하고도 처음에 예고했던 시기를 지나 피고에게 답변서 제출 기회를 부여한 것이 절차진행상 재량권을 일탈·남용한 것이라 볼 수도 없는 점에서 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다. 클릭하여 크게보기

◇ 미국법인이 특허권을 국외에서 등록하였을 뿐 국내에는 등록하지 아니한 경우 미국법인이 그와 관련하여 지급받는 소득을 국내원천소득으로 볼 수 있는지 여부(소극) ◇ 구 법인세법(2010. 12. 30. 법률 제10423호로 개정되기 전의 것) 제93조 제9호 단서 후문은 외국법인이 특허권 등을 국외에서 등록하였을 뿐 국내에서 등록하지 아니한 경우라도 그 특허권 등이 국내에서 제조·판매 등에 사용된 때에는 그 사용의 대가로 지급받는 소득을 국내원천소득으로 보도록 정하였으나, 국제조세조정에 관한 법률 제28조는 “비거주자 또는 외국법인의 국내원천소득의 구분에 관하여는 소득세법 제119조 및 법인세법 제93조에도 불구하고 조세조약이 우선하여 적용된다.”라고 규정하고 있으므로, 국외에서 등록되었을 뿐 국내에는 등록되지 아니한 미국법인의 특허권 등이 국내에서 제조·판매 등에 사용된 경우 미국법인이 그 사용의 대가로 지급받는 소득을 국내원천소득으로 볼 것인지는 '대한민국과 미합중국간의 소득에 관한 조세의 이중과세 회피와 탈세방지 및 국제무역과 투자의 증진을 위한 협약'(이하 ‘한미조세협약’이라 한다)에 따라 판단하지 아니할 수 없다. 그런데 한미조세협약의 문맥과 그 문언의 통상적 의미를 고려할 때, 한미조세협약 제6조 제3항, 제14조 제4항은 특허권의 속지주의 원칙상 특허권자가 특허물건을 독점적으로 생산, 사용, 양도, 대여, 수입 또는 전시하는 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 그 효력이 미친다고 보아 미국법인이 국내에 특허권을 등록하여 국내에서 특허실시권을 가지는 경우에 그 특허실시권의 사용대가로 지급받는 소득만을 국내원천소득으로 정하였을 뿐이고(대법원 2007. 9. 7. 선고 2005두8641 판결 등 참조), 한미조세협약의 해석상 특허권이 등록된 국가 외에서는 특허권의 침해가 발생할 수 없어 이를 사용하거나 그 사용의 대가를 지급한다는 것을 관념할 수도 없다. 따라서 미국법인이 특허권을 국외에서 등록하였을 뿐 국내에는 등록하지 아니한 경우에는 미국법인이 그와 관련하여 지급받는 소득은 그 사용의 대가가 될 수 없으므로 이를 국내원천소득으로 볼 수 없다(대법원 2014. 11. 27. 선고 2012두18356 판결). ☞ 원고가 아일랜드 법인 甲에 지급한 이 사건 사용료 소득의 실질귀속자는 甲을 지배하는 미국법인 乙이라는 등의 이유로 '대한민국과 아일랜드간의 소득 및 양도소득에 대한 조세의 이중과세회피와 탈세방지를 위한 협약'을 적용할 수 없다고 본 원심의 결론이 정당하다고 판단하고, 나아가 한미조세협약의 해석상 미국법인이 특허권을 국외에서 등록하였을 뿐 국내에는 등록하지 아니한 경우에는 미국법인이 그와 관련하여 지급받는 소득을 국내원천소득으로 볼 수 없다는 이유로 미국법인 乙에 실질적으로 귀속된 이 사건 사용료 중 국내에 등록된 특허권의 사용료에 해당하는 부분만 국내원천소득에 해당하고 나머지 사용료는 국내원천소득에 해당하지 않는다고 본 원심판결은 정당하다고 판단하여, 상고를 모두 기각한 사례