[제4민사부 2024. 1. 18. 선고] <지식재산> □ 사안 개요 - 원고(드라마 제작업체)는 자신이 기획ㆍ제작하려는 드라마의 극본 집필을 피고(작가)에게 의뢰하는 내용의 방송극본 집필 및 사용계약을 체결함 - 원고는 피고에게 집필료 등을 일부 지급하였고, 피고는 드라마 극본을 집필하여 원고에게 송부함 - 계약종료 시점까지 캐스팅이나 편성을 확정받지 못하자 피고는 위 계약이 종료되었다는 취지의 내용증명 우편을 발송함 - 원고는 위 극본의 이용권이 원고에게 있다고 주장하면서, 극본이용권 확인의 소를 제기함 □ 쟁점 - 방송극본 집필 및 사용계약에 따라 집필한 극본(저작물)의 이용권이 드라마 제작업체에게 있는지 여부(소극) □ 판단 - 드라마 제작업체에게 작가가 집필한 극본(저작물)을 기초로 드라마를 제작할 수 있는 이용 권한은 존재하지 않음 [항소기각(원고패)] ① 위 계약은 드라마에 대한 국내외 판권과 배급권만 원고의 권리로 정하고 있고 원고가 그 극본을 원저작물로 하여 2차적 저작물을 작성하려면 피고에게 사전 허락을 받아야 하며 그 극본을 기초로 드라마가 방영되면 피고에게 저작물사용료를 지급한다고 정하고 있음. 위 계약은 피고가 극본을 집필하고 원고는 그 극본을 이용하여 드라마를 제작하는 것을 목적으로 하고 있지 단순히 피고가 극본을 완성하는 것을 목적으로 한다고는 보이지 않음. 위 계약의 해석상 피고가 작성한 극본에 대한 권리는 피고에게 있고, 이는 저작권법 제2조 제2호, 제4조 제1호, 제10조 제1항에 따른 어문저작물의 저작권 귀속 법리에도 부합함. 따라서 그 극본이 기성고로서 원고에게 귀속된다고 볼 수 없음 ② 피고는 계약에 따라 극본을 집필하였을 뿐이고 원고의 업무에 종사하는 자라고 볼 수 없으므로, 업무상 저작물에 관한 규정이 적용될 여지 없음

서울고등법원 2020나2029444 부당이득금 [제5민사부 2022. 6. 23. 선고] □ 사안 개요 - A는 원고의 저작물을 제3자를 통해 건네받아 이에 의거하여 원고 저작물과 유사한 ‘내 남자의 여자’를 집필하였고, 피고들은 위 시나리오를 드라마로 제작, 방영하였으며, 현재까지 다시보기 서비스 등을 통하여 위 드라마를 지속적으로 방영하고 있음 - 원고가 이에 대해 원고의 2차적 저작물 작성권을 침해하는 것이라고 주장하면서 침해행위의 금지 및 이로 인하여 얻은 수입 등에 대하여 부당이득반환을 구하는 사건 □ 쟁점 - 시나리오가 존재하는 부분의 저작권 침해 인정여부(소극) - 시나리오가 존재하지 않는 부분의 저작권 침해 인정여부(소극) □ 판단 - 원고가 A를 상대로 청구한 사건에서 원고 저작물과 이 사건 드라마 시나리오 사이에 저작권 침해의 객관적 요건인 실질적 유사성이 있다고 보기 어렵다는 이유로 원고 청구 기각 판결이 선고되었고 확정된 점, 한국저작권위원회의 감정결과 등에 비추어 보면 이 사건 드라마 중 시나리오에 존재하는 부분에 대하여 피고들이 원고의 저작권을 침해하였다고 인정하기 부족함 - 원고의 저작물과 이 사건 드라마의 장면 중 피고들이 드라마를 제작할 때 원고의 저작물을 차용하여 연출하였다고 원고가 특정한 장면들을 저작권 침해관련 법리에 비추어 보면 원고 저작물과 피고들의 영상저작물 사이에 포괄적, 비문언적 유사성이나, 부분적, 문언적 유사성을 찾아볼 수 없고, 일부 유사성이 인정되는 부분이 있더라도 대부분 아이디어 영역에 속하거나 전형적인 표현에 해당하는 부분으로 저작권 침해의 객관적 요건인 실질적 유사성 요건이 충족되었다고 볼 수 없음 (원고패)

◇ 선출원 등록상표와 유사한 후출원 등록상표의 사용이 선출원 등록상표권에 대한 침해에 해당하는지 여부(적극) ◇ 1. 가. 다음과 같은 상표권의 효력과 선출원주의, 타인의 권리와의 관계 등에 관한 상표법의 규정 내용과 취지에 비추어 보면, 상표법은 저촉되는 지식재산권 상호간에 선출원 또는 선발생 권리가 우선함을 기본원리로 하고 있음을 알 수 있고, 이는 상표권 사이의 저촉관계에도 그대로 적용된다고 봄이 타당하다. 따라서, 상표권자가 상표등록출원일 전에 출원·등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일·유사한 상표를 등록받아(이하 ‘후출원 등록상표’라고 한다) 선출원 등록상표권자의 동의 없이 이를 선출원 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하였다면 후출원 등록상표의 적극적 효력이 제한되어 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립한다. 1) 상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점하는 한편(상표법 제89조), 제3자가 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용할 경우 이러한 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다(상표법 제107조, 제108조 제1항). 2) 상표법은 동일·유사한 상품에 사용할 동일·유사한 상표에 대하여 다른 날에 둘 이상의 상표등록출원이 있는 경우에는 먼저 출원한 자만이 그 상표를 등록받을 수 있도록 하고 있고(제35조 제1항), ‘선출원에 의한 타인의 등록상표(등록된 지리적 표시 단체표장은 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표’를 상표등록을 받을 수 없는 사유로 규정하고 있다(제34조 제1항 제7호). 이와 같이 상표법은 출원일을 기준으로 저촉되는 상표 사이의 우선순위가 결정됨을 명확히 하고 있고, 이에 위반하여 등록된 상표는 등록무효 심판의 대상이 된다(제117조 제1항 제1호). 3) 또한, 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자는 그 등록상표를 사용할 경우에 그 사용 상태에 따라 그 상표등록출원일 전에 출원된 타인의 특허권·실용신안권·디자인권 또는 그 상표등록출원일 전에 발생한 타인의 저작권(이하 ‘선특허권 등’이라 한다)과 저촉되는 경우에는 선특허권 등의 권리자의 동의를 받지 아니하고는 지정상품 중 저촉되는 지정상품에 대하여 그 등록상표를 사용할 수 없다(제92조). 즉, 선특허권 등과 후출원 등록상표권이 저촉되는 경우에, 선특허권 등의 권리자는 후출원 상표권자의 동의가 없더라도 자신의 권리를 자유롭게 실시할 수 있지만, 후출원 상표권자가 선특허권 등의 권리자의 동의를 받지 않고 그 등록상표를 지정상품에 사용하면 선특허권 등에 대한 침해가 성립한다. 나. 특허권과 실용신안권, 디자인권의 경우 선발명, 선창작을 통해 산업에 기여한 대가로 이를 보호·장려하고자 하는 제도라는 점에서 상표권과 보호 취지는 달리하나, 모두 등록된 지식재산권으로서 상표권과 유사하게 취급·보호되고 있고, 각 법률의 규정, 체계, 취지로부터 상표법과 같이 저촉되는 지식재산권 상호간에 선출원 또는 선발생 권리가 우선한다는 기본원리가 도출된다는 점에서 위와 같은 법리가 그대로 적용된다. 다. 이와 달리 후출원 등록상표를 무효로 하는 심결이 확정될 때까지는 후출원 등록상표권자가 자신의 상표권 실시행위로서 선출원 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상표에 사용하는 것은 선출원 등록상표권에 대한 침해가 되지 않는다는 취지로 판시한 대법원 1986. 7. 8. 선고 86도277 판결, 대법원 1999. 2. 23. 선고 98다54434, 54441(병합) 판결은 이 판결의 견해에 배치되는 범위에서 이를 변경하기로 한다. ☞ 원고는 이 사건 등록상표의 상표권자이고, 피고는 이 사건 등록상표와 유사한 표장들을 이 사건 등록상표의 지정상품과 유사한 서비스업에 사용한 회사임. 원고가 피고에 대하여 피고 사용표장들의 금지 및 폐기, 손해배상을 구하는 이 사건 소를 제기하자, 피고는 이 사건 소송 계속 중 피고 사용표장에 대하여 상표등록출원을 하고 등록을 받아, 위 등록일 이후의 상표 사용은 상표권의 정당한 행사로서 침해가 성립하지 않는다는 취지의 주장을 한 사안임. ☞ 대법원은 상표권의 효력, 선출원주의, 타인의 권리와의 관계 등에 관한 상표법의 규정 내용과 취지 등에 비추어, 상표권자가 상표등록출원일 전에 출원·등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일·유사한 상표를 등록받아 선출원 등록상표권자의 동의 없이 이를 선출원 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하였다면, 후출원 등록상표의 적극적 효력이 제한되어 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립하고, 이러한 법리는 특허권·실용신안권·디자인권의 경우에도 그대로 적용된다고 하여, 이와 다른 취지의 종래 판례를 변경함. 이 사건에서는 구체적으로, 이와 같은 취지로 피고의 상표권 침해를 인정한 원심판결을 일부 유지하되, 금원 지급 청구 부분은 청구의 특정에 관한 법리오해, 석명권 불행사 등의 잘못이 있어 직권으로 파기함. ☞ 이 판결에는, ‘특허법과 실용신안법, 디자인보호법에 관하여 좀 더 구체적으로 보더라도, 저촉하는 지식재산권 상호간에 선출원 또는 선발생 권리가 우선한다는 기본원리가 도출되고, 이 판결의 법리와 모순되는 규정이 없으며, 이 판결의 입장은 시간적 순서에 따라 선원이 우선함을 근간으로 구축되어 온 지식재산권법의 기본 원칙과 국제적 입법례에 부합할 뿐 아니라, 논리가 일관되고 명쾌하며 법적 안정성을 가져오는 장점이 있다’는 대법관 이기택, 대법관 노태악의 보충의견이 있음.

◇컴퓨터 프로그램의 영구적 복제권과 일시적 복제권 침해의 판단기준◇ 1. 컴퓨터프로그램을 컴퓨터 하드디스크 드라이브(HDD) 등 보조기억장치에 설치하는 것은 저작권법 제2조 제22호의 영구적 복제에 해당한다. 한편, 저작권법 제46조 제2항은 저작재산권자로부터 저작물의 이용을 허락받은 자는 허락받은 이용 방법 및 조건의 범위 안에서 그 저작물을 이용할 수 있다고 규정하고 있다. 위 저작물의 이용 허락은 저작물을 복제할 권리 등 저작재산권을 이루는 개별적 권리에 대한 이용 허락을 가리킨다. 따라서 저작재산권자로부터 컴퓨터프로그램의 설치에 의한 복제를 허락받은 자가 위 프로그램을 컴퓨터 하드디스크 드라이브(HDD) 등 보조기억장치에 설치하여 사용하는 것은 저작물의 이용을 허락받은 자가 허락받은 이용 방법 및 조건의 범위 안에서 그 저작물을 이용하는 것에 해당한다. 위와 같이 복제를 허락받은 사용자가 저작재산권자와 계약으로 정한 프로그램의 사용 방법이나 조건을 위반하였다고 하더라도, 위 사용자가 그 계약 위반에 따른 채무불이행책임을 지는 것은 별론으로 하고 저작재산권자의 복제권을 침해하였다고 볼 수는 없다. 2. 사용자가 컴퓨터 하드디스크 드라이브(HDD) 등의 보조기억장치에 설치된 컴퓨터프로그램을 실행하거나 인터넷으로 디지털화된 저작물을 검색, 열람 및 전송하는 등의 과정에서 컴퓨터 중앙처리장치(CPU)는 실행된 컴퓨터프로그램의 처리속도 향상 등을 위하여 컴퓨터프로그램을 주기억장치인 램(RAM)에 적재하여 이용하게 되는데, 이러한 과정에서 일어나는 컴퓨터프로그램의 복제는 전원이 꺼지면 복제된 컴퓨터프로그램의 내용이 모두 지워진다는 점에서 일시적 복제라고 할 수 있다. 한편, 저작권법은 제2조 제22호에서 복제의 개념에 ‘일시적으로 유형물에 고정하거나 다시 제작하는 것’을 포함시키면서도, 제35조의2에서 ‘컴퓨터에서 저작물을 이용하는 경우에는 원활하고 효율적인 정보처리를 위하여 필요하다고 인정되는 범위 안에서 그 저작물을 그 컴퓨터에 일시적으로 복제할 수 있다. 다만, 그 저작물의 이용이 저작권을 침해하는 경우에는 그러하지 아니하다.’라고 규정하여 일시적 복제에 관한 면책규정을 두고 있다. 그 취지는 새로운 저작물 이용환경에 맞추어 저작권자의 권리보호를 충실하게 만드는 한편, 이로 인하여 컴퓨터에서의 저작물 이용과 유통이 과도하게 제한되는 것을 방지함으로써 저작권의 보호와 저작물의 원활한 이용의 적절한 균형을 도모하는 데 있다. 이와 같은 입법취지 등에 비추어 볼 때 여기에서 말하는 ‘원활하고 효율적인 정보처리를 위하여 필요하다고 인정되는 범위’에는 일시적 복제가 저작물의 이용 등에 불가피하게 수반되는 경우는 물론 안정성이나 효율성을 높이기 위해 이루어지는 경우도 포함된다고 볼 것이지만, 일시적 복제 자체가 독립한 경제적 가치를 가지는 경우는 제외되어야 할 것이다. ☞ 원래 무료로 배포된 캡처용 프로그램(오픈캡처)이 설치된 상태에서 사용자가 위 프로그램을 실행하기만 하면 오픈캡처 유료버전이 자동적으로 컴퓨터 하드디스크 드라이브에 설치되고, 업데이트가 이루어진 다음 ‘비업무용으로 사용하는 경우 무료로 사용할 수 있고, 업무용으로 사용할 경우 라이선스를 구매해야 한다’는 내용의 이 사건 약관이 제시되어, 사용자가 이 사건 약관에 동의해야만 오픈캡처 유료버전을 사용할 수 있게 됨 ☞ 원고들의 직원들이 이 사건 약관에 동의하여 사용할 수 있게 된 오픈캡처 유료버전을 업무용으로 사용하자, 오픈캡처 프로그램의 저작권자인 피고가 저작권침해를 주장하였고, 원고들이 피고를 상대로 저작권 침해로 인한 채무부존재확인의 소를 제기한 사안으로서, ① 오픈캡처 유료버전은 피고가 제공한 업데이트 과정을 통해 컴퓨터에 복제된 것으로 피고의 허락하에 이루어진 것으로 볼 수 있으므로 영구적 복제권 침해로 볼 수 없고, ②오픈캡처 유료버전을 실행할 때 그 컴퓨터프로그램의 일부가 사용자 컴퓨터의 주기억장치인 램(RAM)의 일정 공간에 일시적으로 저장됨으로써 일시적 복제가 이루어지지만, 이는 통상적인 컴퓨터프로그램의 작동과정의 일부이므로 저작물인 컴퓨터프로그램의 이용에 불가피하게 수반되는 경우로서 독립한 경제적 가치를 가진다고 하기 어려우므로 저작권법 제35조의2에 따라 일시적 복제권 침해로 볼 수 없다는 이유로 원고들 청구를 인용한 원심 판결을 수긍한 사례