◇ 상표법 제34조 제1항 제13호의 선사용상표가 ‘특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식’되어 있다는 것의 의미, 선사용상표의 사용기간 중에 상표에 관한 권리의 귀속 주체가 변경된 경우 위 규정의 적용 가부 ◇ 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하려면 그 출원 당시에 등록상표와 대비되는 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다(대법원 2014. 2. 13. 선고 2013후2460 판결 등 참조). 여기서 선사용상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있다는 것은 일반 수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정되는 객관적인 상태를 말하는 것이다. 이때 선사용상표에 관한 권리자의 명칭이 구체적으로 알려지는 것까지 필요한 것은 아니고, 권리자가 누구인지 알 수 없더라도 동일하고 일관된 출처로 인식될 수 있으면 충분하다. 따라서 선사용상표의 사용기간 중에 상표에 관한 권리의 귀속 주체가 변경되었다고 하여 곧바로 위 규정의 적용이 배제되어야 한다거나 변경 전의 사용실적이 고려될 수 없는 것은 아니다. 이와 같은 변경에도 불구하고 선사용상표가 수요자들에게 여전히 동일하고 일관된 출처로서 인식되어 있거나 변경 전의 사용만으로도 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 등의 경우에는 그 변경 전의 사용실적을 고려하여 위 규정이 적용될 수 있다. ☞ 원고들의 등록상표 “”(지정상품: 고량주 등)가 부정한 목적으로 선사용상표 “”(사용상품: 백주 등 주류)를 모방하여 등록받은 것으로서 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하는지 여부가 문제된 사안임. ☞ 원심은, 선사용상표의 사용기간 중 상표에 관한 권리가 양도되었는데 그와 함께 영업 일체가 이전되지 않아 선사용상표에 관한 주지성이 승계되지 않았고, 선사용상표권의 양수인이 독자적으로 주지성을 취득하지도 못하였다는 이유로, 선사용상표가 ‘특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표’에 해당하지 않는다고 보아 위 규정이 적용되지 않는다고 판단하였음. ☞ 그러나 대법원은, 선사용상표의 사용기간과 방법 및 태양, 선사용상표가 사용된 상품의 거래실정, 선사용상표 및 그 사용상품에 대한 인식과 평가 등 여러 사정들을 위의 법리에 비추어 살펴보면, 선사용상표는 그 사용기간 동안 상표에 관한 권리의 귀속 주체가 변경되었음을 감안하더라도 이 사건 등록상표의 출원일 당시 그 사용상품에 관하여 중국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되었다고 볼 여지가 있다고 판단하여 원심을 파기하였음.

선사용상표 'LOVE PINK'가 등록상표의 출원일 당시 미국에서 특정인의 상표로 인식되었다는 등의 이유로 등록상표는 선사용상표와의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다고 본 사례 1. 이 사건 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제12호 해당하는지 여부 가. 선사용상표들이 미국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 알려졌는지 여부 1) 원고의 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 출원일인 2009년 12월 7일 당시 여성용 속옷 내지 여성의류 등과 관련하여 미국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것, 즉 특정인의 상표로 알려졌다고 봄이 타당하다. 2) PINK 브랜드는 VICTORIA'S SECRET 브랜드의 서브 브랜드로서 2002년부터 18~22세의 여성을 주된 수요층으로 삼아 여성용 속옷, 여성용 운동복, 여성용 잠옷 등에 사용되었다. PINK 브랜드의 미국 내 매출액이 2005년 5억1721만9000달러, 2006년 7억481만5000달러, 2007년 8억163만5000달러, 2008년 8억5630만2000달러, 2009년 8억8583만4000달러에 이르렀을 뿐만 아니라 매출액이 계속 증가 추세에 있었던 점, 미국 내 광고 및 마케팅 비용도 2007년 879만3000달러, 2008년 984만1000달러, 2009년 1067만2000달러에 이르렀을 뿐만 아니라 그 금액이 계속 증가 추세에 있었던 점 등에 비추어 보면, PINK 브랜드의 표장 또한 이 사건 등록상표의 출원일 당시 미국에서 여성용 속옷 내지 여성의류와 관련하여 그 수요자나 거래자에게 널리 알려진 이른바 '주지상표'에 해당한다고 봄이 타당하다. 3) 선사용상표들 등으로 구성된 LOVE PINK 브랜드는 PINK 브랜드의 서브 브랜드로서 2005년 12월 무렵부터 여성용 속옷, 여성용 운동복, 여성용 잠옷 등 여성의류와 가방, 신발 등에 사용되었는데, PINK 브랜드가 18~22세의 여성을 주된 수요층으로 목표한 점에 비추어 보면 그 서브 브랜드인 LOVE PINK 브랜드도 18~22세의 여성을 주된 수요층으로 목표한 것으로 보인다. 4) VICTORIA'S SECRET 브랜드는 매년 패션쇼를 개최하였고, 그 패션쇼는 인터넷을 통하여 중계되었는데, 2000년 온라인 생중계 시청자가 200만명을 넘었던 점에 비추어 보면, 그 광고 효과가 상당할 것으로 보인다. 그런데 VICTORIA'S SECRET 브랜드의 2007년 및 2009년 패션쇼에서는 선사용상표들을 비롯한 LOVE PINK 브랜드의 표장이 패션쇼 무대 및 패션쇼에 출품된 여성의류에 사용되었으며, 패션쇼 관람객 중에서도 LOVE PINK 브랜드의 표장이 표시된 티셔츠를 입은 사람들이 있었다. 5) LOVE PINK 브랜드의 상품은 아래와 같이 라벨 및 태그에 주지상표인 PINK 브랜드의 표장 및 저명상표인 VICTORIA'S SECRET 브랜드의 표장이 함께 표시됨으로써 LOVE PINK 브랜드가 VICTORIA'S SECRET 브랜드에 속하는 PINK 브랜드의 서브브랜드임을 나타내었고, 앞서 본 바와 같이 LOVE PINK 브랜드의 상품은 VICTORIA'S SECRET 브랜드의 카탈로그를 통하여 광고 및 판매되었다. 이처럼 LOVE PINK 브랜드는 VICTORIA'S SECRET 브랜드 및 PINK 브랜드와 관련지어 광고 및 판매됨으로써 VICTORIA'S SECRET 브랜드 표장의 저명성 및 PINK 브랜드 표장의 주지성 등에 힘입어 그 주된 수요층으로 볼 수 있는 미국의 젊은 여성들에게 보다 용이하게 특정인의 상품 출처 표시로 인식되었을 것으로 보인다. 6) 원고는 'LOVE PINK' 표장에 관하여 이 사건 등록상표의 출원일인 2009년 12월 7일보다 앞선 2008년 10월 1일 미국에서 상품류 구분 제25류를 지정상품 내지 사용상품으로 하는, 2009년 7월 28일 콜롬비아 및 온두라스에서 상품류 구분 제25류 및 서비스업류 구분 제35류를 지정상품으로 하는, 2009년 7월 30일 베네수엘라에서도 상품류 구분 제25류 및 서비스업류 구분 제35류를 지정상품으로 하는 각각 상표등록을 출원하여 상표등록을 마쳤고, 'LOVE PINK' 표장에 관하여 2009년 4월 7일 캐나다에서 서비스업류 구분 제35류를 지정상품으로 하는 상표등록을 출원하여 상표등록을 마쳤다. 또한, 원고는 이 사건 등록상표의 출원일 이후 'LOVE PINK' 등의 상표를 미국, 캐나다, 유럽, 중국 등 다수의 국가에 출원하여 등록받았다. 7) PINK 브랜드의 상품은 미국 내에서 오프라인 매장뿐만 아니라 온라인 쇼핑몰 및 카탈로그를 통해서도 판매되고 있는데, PINK 브랜드 상품의 온라인 쇼핑몰 및 카탈로그를 통한 상품의 매출액은 2005년 3721만1000달러, 2006년 6160만4000달러, 2007년 6757만달러, 2008년 6981만3000달러, 2009년 7470만8000달러로서 앞서 본 PINK 브랜드 상품의 미국 내 총 매출액의 약 10%에도 못 미치지 못하고, PINK 브랜드 상품의 매출액 대부분은 오프라인 매장에서 발생하였다. 한편 LOVE PINK 브랜드가 PINK 브랜드의 서브 브랜드인 점에다가 앞서 본 바와 같은 사정을 보태어 보면 LOVE PINK 브랜드 상품의 판매망과 광고방법이 PINK 브랜드와 비슷할 것으로 보이므로, LOVE PINK 브랜드 상품의 온라인 매출과 오프라인 매출액의 비율도 위와 같은 PINK 브랜드의 매출액 비율과 비슷할 것으로 보인다. 이러한 점에다가 LOVE PINK 브랜드의 미국 내 온라인 및 카탈로그 매출액이 2005년 132만8000달러, 2006년 372만2000달러, 2007년 185만2000달러, 2008년 118만5000달러, 2009년 259만7000달러 정도였던 점을 보태어 보면, LOVE PINK 브랜드 상품의 미국 내 총 매출액은 2009년경에 약 2600만달러에 이르렀을 것으로 보인다.

◇현저한 지리적 명칭만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없도록 한 상표법 규정의 의의, 판단의 기준 시점 및 판단방법◇ 상표법은 현저한 지리적 명칭이나 그 약어 또는 지도만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다[이 사건에 적용되는 법률 조항은 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것) 제6조 제1항 제4호이나, 현행 상표법 제33조 제1항 제4호도 같은 취지로 규정하고 있다]. 이러한 상표는 그 현저성과 주지성으로 말미암아 상표의 식별력을 인정할 수 없으므로 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 주지 않으려는 데에 입법 취지가 있다(대법원 2012. 12. 13. 선고 2011후958 판결 등 참조). 여기서 ‘현저한 지리적 명칭’이란 일반 수요자에게 널리 알려져 있는 것을 뜻하고(대법원 2004. 4. 28. 선고 2004후240 판결 등 참조), 그 판단의 기준 시점은 원칙적으로 출원 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이다(대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결 등 참조). 지리적 명칭이 현저한 것으로 볼 수 있는지는 위와 같은 시점을 기준으로 교과서, 언론 보도, 설문조사 등을 비롯하여 일반 수요자의 인식에 영향을 미칠 수 있는 여러 사정을 종합적으로 고려하여 합리적으로 판단하여야 한다. 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다. ☞이 사건 등록서비스표(“”)를 구성하는 중요한 부분인 ‘사리원’이 이 사건 등록서비스표의 등록결정일인 1996. 6. 26. 당시를 기준으로 일반 수요자에게 널리 알려져 있는 현저한 지리적 명칭이라고 볼 여지가 있음에도 2016년에 실시된 수요자 인식 조사 결과를 주된 근거로 하여 달리 판단한 원심을 파기한 사례