2022라21168 영업금지 등 가처분 [제5민사부 2023. 4. 27. 결정]<항고, 지식재산> □ 사안 개요 채권자와 채무자는 화장품 제작·판매 계약(‘이 사건 계약’)을 체결하였는데, 이 사건 계약의 주요 내용은, 채권자는 화장품의 성분비율과 디자인을 결정하고 화장품 판매홍보를 위한 모델(인플루언서)을 섭외하여 사진촬영 등 홍보업무까지 진행하며, 채무자는 채권자로부터 성분비율 및 디자인을 제공받아 자신의 설비를 이용하여 화장품을 생산·판매한 뒤 판매대금의 일부를 채권자에게 정산하는 것임. 이 사건 계약은 채무자의 2022. 5. 13. 자 종료 통보로 2022. 5. 18. 종료되었음. 채권자는 채무자가 이 사건 계약이 종료된 후에도 이 사건 계약에 따라 개발한 이 사건 화장품을 생산하여 판매하고 있는바, 이는 경업금지약정에 반하는 행위이고, 이 사건 화장품은 채권자의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과인데 채무자가 이를 무단사용하는 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (파)목의 부정경쟁행위에 해당한다는 이유로 금지가처분을 구한 사안임 □ 쟁점 - 채무자의 행위가 경업금지약정에 위반한 행위인지 여부 - 채무자의 행위가 부정경쟁방지법상 (파)목의 부정경쟁행위에 해당하는지 여부 □ 판단 - 이 사건 계약의 각 조항의 해석에 의하면, 채권자와 채무자 사이에 ‘이 사건 계약이 종료된 후에도 채무자가 채권자와 별도로 이 사건 화장품을 제작·판매하는 것을 금지하는 내용’의 약정이 성립하였음이 충분히 소명되었다고 보기는 어려움 - 채권자, 채무자의 이 사건 화장품의 개발과정에서의 참여 정도와 범위, 이 사건 계약의 각 조항의 해석 등을 종합하면, 이 사건 화장품이 채권자의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과에 해당한다는 점, 채무자의 처지에서 이 사건 화장품이 ‘타인’의 성과에 해당한다는 점이 소명되었다고 보기 어려움. [항고기각(신청기각)]

화장품 등의 사용상품에 'SK-Ⅱ'와 함께 사용된 '피테라', 'PITERA'라는 선사용상표는 특정인의 표시로 알려졌다고 볼 수 있다고 판단하여 구 상표법 제7조 제1항 제11호, 제12호의 등록무효사유를 인정한 사례 1. 판단 가. 원고는 1837년 미국에서 설립된 회사로, 피부개선에 효과가 있다는 효모추출액을 발견하여 이를 'pitera(피테라)'라 명명하고 'SK-Ⅱ', 'PITERA'라는 상표를 이용해 위 효모추출액을 주성분으로 하는 화장품을 제조, 판매하여 온 일본 M사를 인수하며 위 화장품에 대한 상표권과 영업을 함께 양수했다. 원고는 12개 국가에서 '피테라' 성분을 함유한 SK-2 화장품을 판매해 왔고, 국내와 세계시장의 판매액, 광고액이 상당히 다액이며, 제품홍보에 있어 'SK-2 화장품은 피부개선에 효과가 있는 피테라 성분이 함유되어 있다'는 취지를 덧붙였고, 제품명 중 다수에도 '피테라'를 포함시켰으며, SK-2 화장품은 등록서비스표의 등록결정일 이전까지 '피테라'와 함께 다수의 언론에서 언급되었다. 선사용상표들은 ‘SK-Ⅱ 피테라’, ‘SK-Ⅱ PITERA’와 같이 대부분 ‘SK-Ⅱ’와 함께 사용되거나 제품에 표시되었는데, ① 원고는 출시 초기부터 현재에 이르기까지 SK-Ⅱ 제품을 홍보함에 있어 선사용상표들과 호칭이 동일한 피테라 성분에 관하여, 이는 SK-Ⅱ 제품의 핵심 성분으로서 피부관리에 일정한 효능이 있다는 취지를 강조하며 함께 광고해 온 사실을 알 수 있고, ② ‘SK-Ⅱ 피테라’, ‘SK-Ⅱ PITERA’는 앞부분의 ‘SK-Ⅱ’와 뒷부분의 ‘피테라’, ‘PITERA'가 띄어쓰기를 가운데에 두고 병기된 것으로, 영문자와 로마자가 하이픈(‘-’)으로 연결된 앞부분의 ‘SK-Ⅱ’는 일반 수요자에게 큰 어려움 없이 일반적인 한글 및 영문 단어로 인식될 것으로 보이는 ‘피테라’, ‘PITERA'와는 외관상 명확하게 대비되는 점을 고려하면, 위와 같은 방식의 상표사용사실도 모두 선사용상표들의 알려진 정도를 판단하는 데 자료로 사용할 수 있다고 할 것이다. 나. 등록서비스표 '피테라레이저'의 구성 중 뒷부분인 '레이저'는 'laser'의 한글음역으로 쉽게 직감되어서 지정서비스업에 사용 시 사용방법 등의 성질표시에 해당되어 식별력이 없거나 미약할 것으로 보인다. 반면 앞부분의 ‘피테라’는 지정상품(서비스업)과 관련하여 성질을 직감시킨다거나 밀접한 관련이 있다고 보기 어렵고, 사전에 수록되지 아니한 조어표장이므로, 본질적인 식별력이 있다. 다. 다음의 이유로 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 피부과업 등 뿐만 아니라 나머지 지정서비스업인 의료업 등도 선사용상표들의 사용상품인 화장품과 경제적 견련성이 있는 것으로 인정할 수 있다. ① 상품인 화장품과 유사한 서비스업에 해당하는 피부과업 등은 성질상 상위개념인 의료업 등에 포함된다. ② 의료업과 화장품은 모두 사람의 신체에 직접 작용하여 어떠한 개선효과를 가져온다는 점에서 용도가 유사하다. ③ 의료업 등은 범위의 제한 없이 자연인 모두가 그 수요자에 해당하므로, 선사용상표들의 사용상품인 화장품 등의 일반수요자인 미용에 관심이 있는 사람들은 의료업 등의 일반 수요자에도 해당한다. ④ 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 당시 일부 의원 등에서는 미용 목적의 진료를 하거나 그 진료에 부수하여 화장품과 유사한 방법으로 인체에 적용하는 연고 등의 의약외품을 제조·판매한 것으로 보인다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호에서 정한 서비스표등록 무효사유가 있다. 라. ‘피테라’, ‘pitera'는 1980년대 ‘Max Factor & Company’사가 효모발효대사액 피테라 성분에 관하여 명명한 조어로 사전에 수록되지 아니한 것이어서 본질적인 창작성이 인정되는데, 피고는 그와 호칭이 동일한 이 사건 등록서비스표의 ‘피테라’가 어떠한 경위로 창작되었는지에 관하여 아무런 주장·증명도 제출하고 있지 않다. 원고의 SK-Ⅱ 제품 중 피테라 성분이 함유된 제품은 ‘SK-Ⅱ 피테라’, ‘SK-Ⅱ PITERA’라는 표장으로 서울을 포함한 전국에서 유통되고 있으며, 원고는 ‘피테라 클래스’, ‘SK-Ⅱ 피테라 하우스’와 같은 명칭의 판촉행사를 진행하며 고객의 피부상태나 유전자형을 검사하고 그 결과를 바탕으로 관련제품을 추천하기도 하였다. 위와 같은 사정들에 앞서 살펴본 선사용상표들의 알려진 정도 및 등록서비스표와의 동일·유사성의 정도를 더하여 보면, 피고는 이 사건 등록서비스표의 출원 당시 선사용상표들에 존재하는 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻거나, 선사용상표들의 가치에 손상을 주거나 원고의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 선사용상표들의 권리자인 원고에게 손해를 끼치려는 부정한 목적을 가지고 있었던 것으로 인정할 수 있다. 따라서 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에서 정한 서비스표등록 무효사유가 있다.

여행 관련 서비스업에 'CARAVAN'을 사용할 경우 '카라반을 이용한 여행', '카라반에서 숙박하는 여행' 등과 같이 카라반과 관련된 여행이라는 의미가 직감되므로 여행관련서비스업에 관하여 식별력이 부족하다고 한 사례 1. 판단 이 사건 국제등록출원상표 'CARAVAN'은 사전적으로 '이동식 주택(승용차에 매달아 끌고 다님)', '(말이 끄는 주거용) 포장마차', '(특히 사막을 건너는) 대상'의 의미뿐만 아니라 '카라반을 짜서 여행하다'라는 의미가 있고, 위 단어의 명사형인 caravan이 동사의 의미로 사용된 경우를 말한다. 영어단어 'caravanning'은 이동식 주택으로 여행하기라는 의미가 있다. 이 사건 국제등록출원상표는 국립국어원 외래어 표기 용례에 따르면 '카라반'으로 표기되는데, 실제 인터넷을 통한 사용형태를 살펴보아도 'caravan'은 통상 '카라반'이라고 한글로 표기되고 있으며 위와 같이 표기된 한글 명칭대로 국내에서 호칭되고 있다. 이 사건 심결일 이전 3년의 기간(2015년 8월 28일~2018년 8월 28일)을 정하여 국내 포털사이트에서 '카라반여행'이라는 단어를 검색하면 네이버 블로그에서 총 3만3785건이, 다음 블로그에서 총 3만6500건이 검색되는데, 이들 내용을 구체적으로 살펴보면, 대표적인 사용례를 보면 '두번째 카라반여행', '울산 카라반 여행 동해바다가 한눈에 동해카라반펜션', '가평 카라반여행 다녀왔어요', '카라반여행의 최고봉은?', '이천 테르메덴 카라반 여행', '충주 탄금호캠핑장 카라반 여행', '덕산스파뷰호텔 카라반 글램핑 여행', '몬스터 카라반과 함께한 강릉 카라반 여행', '카라반여행', '유럽카라반여행하실분~', '카라반 여행 같이가요', '1년 동안의 카라반 여행정리', '카라반여행 다녀왔습니다', '강원도 인제 백담계곡 카라반여행', '기행 가족 486일간의 유라시아 카라반 여행', '올 여름엔 꼭 카라반 캠핑 여행' 등이 있다. 국내의 수요자들은 카라반 여행이라는 단어를 '카라반을 타거나, 카라반에서 숙박을 하는 여행의 일종'이라는 의미로 사용하고 있음을 알 수 있다. 또한 위 기간 동안 네이버 쇼핑과 다음 쇼핑의 국내여행 카테고리를 살펴보면, 국내의 판매자들은 카라반 여행 상품을 광고하면서 '제주 플래티늄 카라반', '원주 오크밸리 카라반', '팜핑 제주 카라반', '구름포해수욕장 카라반', '맘빌리지카라반'과 같이 '카라반'이라는 이름으로 카라반 여행 관련 상품을 판매하고 있는 사실도 알 수 있다. 이러한 언어습관과 거래실정 등을 고려하면, 여행 관련 서비스업에 카라반의 영어단어인 'caravan'을 사용할 경우 '카라반을 이용한 여행', '카라반에서 숙박하는 여행' 등과 같이 카라반과 관련된 여행이라는 의미가 직감되므로, 이 사건 국제등록출원상표가 여행 관련 서비스업에 사용되는 경우에는 식별력이 부족하다고 할 것이다(따라서 의류, 화장품, 담배, 식품, 신발 분야에 '카라반' 또는 'CARAVAN'이 사용된 상표가 등록되었다는 사정 등은 이 사건 국제등록출원상표가 여행 관련 서비스업에도 식별력이 있다는 근거가 된다고 보기 어렵다).