[제5민사부 2023. 11. 9. 선고] <지재> □ 사안 개요 - 원고는 의류 제조, 도·소매업을 하는 회사이고, 피고 A는 인터넷의류쇼핑몰을 운영하는 사람, 피고 B는 원고 회사에서 의류 디자이너로 근무하다가 퇴사한 사람임. 피고들이 원고 바지를 모방한 상품을 판매한 것이 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목의 상품형태 모방행위에 해당한다는 이유로 손해배상을 청구함 □ 쟁점 - 원고 바지가 선행상품인 유명 해외 브랜드의 바지 등 동종의 상품(이른바 ‘슬릿 팬츠’)이 통상적으로 가지는 형태에 불과하여 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목 단서의 제외사유에 해당하는지(소극) □ 판단 - 상품 형태는 형태의 일부분이 모여서 전체적으로 하나의 형태를 구성하므로, 동종 상품에 사용되는 통상적인 형태의 일부분을 개별적으로 모방하였더라도, 그 일부분이 전체적으로 결합되어 이루는 형태가 동종 상품이 통상적으로 가지는 형태가 아니라면, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목 단서에 해당한다고 보기 어려움 - 원고 바지의 형태가 이른바 ‘슬릿 팬츠’에 통상적으로 채용되는 슬릿(Slit)을 포함하고, 선행상품과 마찬가지로 슬릿을 기준으로 옷감의 길이가 다르며, 고무를 넣은 밴딩 방식의 허리를 채택하고, 여성 바지에서 사용되는 바지 앞면 지퍼 장식과 바지 뒷면 주머니 장식을 포함하고 있음. 그러나 ① 시중에 유통되는 통상의 슬릿 팬츠들은 슬릿의 위치, 각도, 절개의 정도 등이 원고 바지와 다른 경우가 많고, 스티치 유무나 위치, 앞뒷면의 주머니 또는 주머니 형상의 장식 유무, 주머니의 디자인, 밴딩의 유형 등 구성 요소와 조합이 원고 바지와 상이한 점, ② 원고 바지에 채택된 바지 앞면 지퍼 장식과 바지 뒷면 주머니 장식이 여성 바지에서 흔하게 쓰이는 개성 없는 형태라 하더라도, 원고 바지는 이뿐만 아니라 슬릿, 밴딩 방식의 허리 등 구성요소들이 전체적으로 결합되어 제작된 하나의 상품 형태를 갖추고 있는 점에 비추어 보면, 부분적인 형태들이 전체적으로 결합되어 이루어진 원고 바지의 형태가 동종 상품이라면 흔히 가지는 개성이 없는 형태라고 볼 수 없음 [항소기각(원고일부승)]

2022나2030479 부정경쟁행위금지 등 청구의 소 [제5민사부 2023. 2. 9. 선고] <지식재산> □ 사안 개요 온라인 매장에서 각종 생활용품을 전시, 광고, 판매하는 원고는, ① 직선으로 구성된 용기 및 라벨, ② 흑색과 백색의 단일 색상 조합으로 본체는 백색, 뚜껑은 흑색, ③ 로고를 라벨 측면 상단에 배치, ④ 직관적인 제품명을 사용하되 한 줄 문구 부기, ⑤ 정자체 제품 설명 외에 일체의 꾸밈 요소를 배제하여 정제된 이미지(‘이 사건 디자인’)를 지속적으로 사용하였는데, 피고들이 이 사건 디자인과 동일·유사한 상품표지를 사용하고 사실상 동일한 형태의 상품을 제조·판매·광고하였으며 디자인 및 마케팅기법을 모방하였다고 주장하면서, 피고들을 상대로 부정경쟁행위의 금지, 부정경쟁행위로 인한 조성물의 폐기 및 손해배상을 청구한 사안 □ 쟁점 - 이 사건 디자인이 원고의 상품표지로서 국내에 널리 인식되었다고 볼 수 있는지(소극), 피고들 상품이 원고의 일부 상품과 실질적으로 동일한 형태인지(소극), 피고들의 행위가 ‘성과 등 무단사용행위’에 해당하는지(소극) □ 판단 - 원고 상품 출시 전후로 그와 같은 디자인의 각종 생활용품들이 다수 출시되었음이 확인되는 점, 직관적인 제품명은 일반수요자들이 제품 성질, 용도를 쉽게 확인할 수 있도록 한 것으로 원래 독점시킬 수 없는 표지에 해당하고 이 사건 디자인에서 로고를 제외하면 원고의 상품과 타인의 상품을 구별시키는 식별력이 미약한 점 등에 비추어 보면, 이 사건 디자인이 원고 상품에 독특한 개성을 부여하는 용도로 장기간 계속적·독점적·배타적으로 사용되거나 지속적인 선전광고 등에 의하여 상품의 출처표시기능을 할 정도에 이르렀다고 볼 수 없으므로, 원고의 상품표지로서 국내에 널리 인식되었다고 볼 수 없음 - 모방행위는 완전한 모방, 데드카피(dead copy) 행위를 의미하는 것으로서 그 범위를 좁게 해석함이 상당한데, 원피고 상품 사이에 발견되는 공통된 용기 형상은 이전부터 제작·판매되어 온 동종의 상품 분야에서 일반적으로 채택되는 형상이거나 다른 액상 용기 등에서 흔히 볼 수 있는 형상인 점 등에 비추어 보면, 피고 상품이 원고 상품과 실질적으로 동일한 형태라고 보기 어려움 - 원고가 이 사건 디자인의 독특한 개성으로 주장하는 요소는 특정인에게 독점적, 배타적 지위를 부여하기 어렵고, 누구나 자유롭게 선택하여 이용할 수 있게 하는 것이 바람직한 이른바 공공영역에 속한다고 봄이 타당하고, 원피고 상품의 디자인 사이에 발견되는 일부 유사성이나 원고가 제출한 증거들만으로 피고들이 이 사건 디자인을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용한 것이라고 인정하기 어려움 [항소기각(원고패)]

2018나2068682 손해배상(기) [제5민사부 2022. 9. 1. 선고] <지식재산> □ 사안 개요 피고들이 원고가 건설회사에 납품한 ERP 프로그램(‘이 사건 프로그램’) 원시코드를 이용하여 피고 회사에서 사용할 ERP 프로그램을 만들었는바, 피고들의 위와 같은 행위는 원고가 저작권을 보유하고 있는 COC'S 프로그램 또는 이 사건 프로그램의 저작권을 침해한 것이라는 이유로 피고들을 상대로 손해배상을 청구한 사안 □ 쟁점 - 원고승계참가인이 원고의 피고 회사에 대한 손해배상채권에 관하여 압류 및 추심명령을 받았으나, 원고에 대한 간이회생절차 개시결정이 있고 회생계획안이 인가된 경우 원고승계참가인의 참가신청이 적법한지(소극) - 피고 측 파일들이 원고의 COC'S 프로그램을 개작한 것인지(소극) - 피고 측 파일 중 재무 부분이 이 사건 프로그램을 개작한 것인지(소극), 공사관리 부분이 이 사건 프로그램을 개작한 것인지(적극) □ 판단 - 회생절차개시결정이 있는 때에는 회생채권 또는 회생담보권에 기한 강제집행 등은 할 수 없고, 채무자의 재산에 대하여 이미 행한 회생채권 또는 회생담보권에 기한 강제집행은 중지되며, 회생계획의 인가결정이 되면 중지된 강제집행은 효력을 잃게 되는바, 원고승계참가인의 원고에 대한 채권은 회생채권으로 그에 기한 원고의 피고 회사에 대한 손해배상채권에 대한 채권압류 및 추심명령은 원고에 대한 간이회생절차개시결정으로 중지되었다가 회생계획안의 인가결정으로 그 효력을 잃는다고 할 것이므로, 원고승계참가인의 참가신청은 부적법함 - COC'S 프로그램은 코볼 프로그램 언어로 작성되었으나, 피고 측 파일들은 비주얼 베이직 프로그램 언어나 JSP 프로그램 언어로 작성되었던 점 등에서 원고의 COC'S 프로그램을 개작한 것이라고 볼 수 없음. 피고 측 파일 중 재무 부분과 이 사건 프로그램 중 재무 부분은 프로그램 언어와 구동 방식이 서로 다른 점 등에서 실질적 유사성이 인정된다고 보기에 부족함 - 이 사건 프로그램 중 공사관리 부분과 피고 측 파일 중 공사관리 부분은 모두 웹 방식으로 JSP 프로그램 언어를 사용하여 개발된 프로그램인 점, 디렉토리 이름이 일치하고 파일 유사도가 82.72%에 이르는 점, 이 사건 프로그램 중 한글 주석이 피고 측 파일에 그대로 존재하는 경우가 다수 확인되는 점 등 여러 사정에 비추어 실질적 유사성이 인정되므로, 피고 측 파일 중 공사관리 부분은 이 사건 프로그램 중 공사관리 부분을 개작한 것으로 봄이 타당함 (원고일부승)

서울고등법원 2021나2046460 기타(금전) [제4민사부 2022. 6. 9. 선고] <지식재산> □ 사안 개요 원고가 피고와 영화제작을 위한 감독계약을 체결하고 영화를 촬영하던 중, 피고가 원고와의 감독계약을 해지하고 다른 영화감독으로 하여금 나머지 연출 및 촬영을 하도록 하여 이 사건 영화(원고 촬영 영상이 사용된 부분은 상영시간의 40% 정도)를 완성한 사안으로, 원고가 저작권법상 공동저작자 또는 저작인접권자(공동실연자)로서 성명표시권 등을 주장하며 원고를 이 사건 영화의 영화감독으로 표시할 것을 청구한 사건 □ 쟁점 - 원고가 이 사건 영화의 공동저작자 또는 공동실연자인지 여부 □ 판단 - 원고와 이 사건 영화를 최종적으로 완성한 후행 감독 사이에 공동창작의 의사가 있다고 할 수 없으므로 이 사건 영화를 원고와 후행 감독의 공동저작물로 볼 수 없고(이 사건 영화는 원고 촬영 영상에 후행 감독에 의하여 촬영된 영상과 영상편집 등을 통해 새로운 창작성이 부여된 것으로 원고 촬영 영상을 원저작물로 하는 2차적저작물이라고 봄이 타당하다), 원고와 후행 감독 사이에 공동실연의 의사가 있었다고 할 수 없어 원고를 이 사건 영화의 연출·감독에 관한 공동실연자라고 보기도 어렵다는 이유로, 원고가 이 사건 영화의 공동저작자 또는 공동실연자임을 전제로 하는 원고의 청구를 기각함 (항소기각)

◇ 결정형 발명의 진보성 판단 기준 ◇ 발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니 된다(대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결, 대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결 등 참조). 의약화합물의 제제설계(製劑設計)를 위하여 그 화합물이 다양한 결정 형태 즉 결정다형(polymorph)을 가지는지 등을 검토하는 다형체 스크리닝(polymorph screening)은 통상 행해지는 일이다. 의약화합물 분야에서 선행발명에 공지된 화합물과 화학구조는 동일하지만 결정 형태가 다른 특정한 결정형의 화합물을 청구범위로 하는 이른바 결정형 발명의 진보성을 판단할 때에는 이러한 특수성을 고려할 필요가 있다. 하지만 그것만으로 결정형 발명의 구성의 곤란성이 부정된다고 단정할 수는 없다. 다형체 스크리닝이 통상 행해지는 실험이라는 것과 이를 통해 결정형 발명의 특정한 결정형에 쉽게 도달할 수 있는지는 별개의 문제이기 때문이다. 한편 결정형 발명과 같이 의약화합물 분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로 구성의 곤란성을 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 수 있다(대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2865 판결 등에서 특별한 사정이 없는 한 효과의 현저성을 가지고 결정형 발명의 진보성을 판단한 것도 결정형 발명의 위와 같은 특성으로 인해 구성이 곤란한지 불분명한 사안에서 효과의 현저성을 중심으로 진보성을 판단한 것으로 이해할 수 있다). 결정형 발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는, 결정형 발명의 기술적 의의와 특유한 효과, 그 발명에서 청구한 특정한 결정형의 구조와 제조방법, 선행발명의 내용과 특징, 통상의 기술자의 기술수준과 출원 당시의 통상적인 다형체 스크리닝 방식 등을 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 선행발명 화합물의 결정다형성이 알려졌거나 예상되었는지, 결정형 발명에서 청구하는 특정한 결정형에 이를 수 있다는 가르침이나 암시, 동기 등이 선행발명이나 선행기술문헌에 나타나 있는지, 결정형 발명의 특정한 결정형이 선행발명 화합물에 대한 통상적인 다형체 스크리닝을 통해 검토될 수 있는 결정다형의 범위에 포함되는지, 그 특정한 결정형이 예측할 수 없는 유리한 효과를 가지는지 등을 종합적으로 고려하여, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 결정형 발명의 구성을 쉽게 도출할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 결정형 발명의 효과가 선행발명 화합물의 효과와 질적으로 다르거나 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에는 진보성이 부정되지 않는다(대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2865 판결 등 참조). 결정형 발명의 효과의 현저성은 그 발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하고, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 그 기재 내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장ㆍ증명하는 것이 허용된다(대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결 등 참조). ☞ 선행발명의 화합물인 타일로신과 화학 구조는 동일하지만 5.0, 9.0 및 10.5° 2θ의 피크를 포함하는 분말 X선 회절 스펙트럼 값으로 특정된 구성을 갖는 타일로신 제Ⅰ형 결정형에 관한 발명이라는 점에서 차이가 있는 ‘이 사건 제1항 발명’이 선행발명에 의해 진보성이 부정되는지 여부가 쟁점이 된 사안임. ☞ 대법원은, 피고가 제출한 출원 당시의 통상적인 다형체 스크리닝 방식에 관한 자료만으로는 통상의 기술자가 결정화 공정 변수를 적절히 조절하거나 통상적인 다형체 스크리닝을 통해 선행발명으로부터 위와 같은 특성을 갖는 제Ⅰ형 결정형을 쉽게 도출할 수 있는지 분명하지 않다는 등의 이유로 이 사건 제1항 발명이 선행발명에 의해 진보성이 부정된다고 단정할 수 없다고 보아, 이와 달리 판단한 원심판결을 파기환송하였음.

◇ 법무법인이 변리사 등록을 마친 구성원 변호사를 담당변호사로 하여 상표등록 출원대리 등 특허청에 대한 대리 업무를 할 수 있는지 여부 ◇ 변리사는 특허청 또는 법원에 대하여 특허, 실용신안, 디자인 또는 상표에 관한 사항을 대리(이하 ’특허청에 대한 대리 등‘이라고 한다)하고 그 사항에 관한 감정과 그 밖의 사무를 수행하는 것을 업으로 하고[구 변리사법(2016. 1. 27. 법률 제13843호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제2조], 변리사가 아닌 자는 위와 같은 대리 업무를 하지 못한다(구 변리사법 제21조). 한편, 위 개정 법률의 시행일인 2016. 7. 28. 이전에 변호사법에 따른 변호사 자격을 가진 사람은 변리사 등록을 한 경우 변리사의 자격을 가지는데[구 변리사법 제3조 제2호, 부칙(2016. 1. 27.) 제3조], 법무법인은 변호사의 직무에 속하는 업무를 수행하고, 법무법인의 구성원이나 구성원 아닌 소속 변호사가 다른 법률에 정한 자격에 의한 직무를 수행할 수 있을 때에는 그 직무를 법인의 업무로 할 수 있으므로(변호사법 제49조 제1항, 제2항), 법무법인은 변리사 자격을 가진 그 구성원이나 소속 변호사가 수행할 수 있는 특허청에 대한 대리 등의 업무를 법인의 업무로 할 수 있다고 봄이 타당하다(대법원 2016. 4. 28. 선고 2015두3911 판결, 대법원 2021. 9. 9. 선고 2019두53464 전원합의체 판결 참조). ☞ A 법무법인이 변리사 자격이 있는 구성원 변호사 甲을 담당변호사로 지정하여 원고를 대리하여 이 사건 상표등록을 출원하자, 특허청에서 대리권 보정을 명하였고, 원고가 이에 응하지 않자 이 사건 상표등록출원을 무효처분 함. 이 사건은 원고가 그 취소를 구하는 사건임. ☞ 대법원은 그동안 법무법인의 특허청에 대한 대리 업무를 허용하지 않던 특허청의 관행과 달리 ‘법무법인은 변호사의 직무에 속하는 업무를 수행하고, 법무법인의 구성원이나 구성원 아닌 소속 변호사가 다른 법률에 정한 자격에 의한 직무를 수행할 수 있을 때에는 그 직무를 법인의 업무로 할 수 있으므로(변호사법 제49조 제1항, 제2항), 법무법인은 변리사 자격을 가진 그 구성원이나 소속 변호사가 수행할 수 있는 특허청에 대한 대리 등의 업무를 법인의 업무로 할 수 있다’고 보아 이와 같은 취지의 원심을 수긍함.

◇ 특허발명의 진보성 판단기준 ◇ 발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있는데도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다(대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결 등 참조). 특허발명의 청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성을 판단할 때에는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 아니 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 하며, 이때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결 등 참조). ☞ 말단비대증과 카르시노이드 종양 등을 치료할 수 있는 유효성분인 옥트레오티드를 위한 마이크로입자 형태의 서방형 제제(3개월간 지속 방출)로서의 의약조성물 제공을 위한 발명의 진보성이 문제된 사안임. ☞ 원심은, 옥트레오티드를 함유한 마이크로 입자 형태의 서방형 제제에 관한 선행발명 1의 실시례에, 데스로렐린과 류프로렐린이라는 활성 물질과 관련해 이 사건 제1항 발명과 동일 조성의 마이크로 입자를 포함한 서방형 제제와 효과를 개시하고 있는 선행발명 2 또는 선행발명 6을 결합하면, 이 사건 제1항 정정발명의 진보성이 부정되고, 이를 전제로 그 종속항인 이 사건 제3항 내지 제5항, 제7항 내지 제13항 정정발명의 진보성이 부정된다고 판단함. ☞ 대법원은, 선행발명 1은 이 사건 제1항 발명과 마이크로 입자의 조성에 차이가 있고, 그 효과에 관하여도 7일 정도의 생체 외 방출 결과만을 담고 있으며, 선행발명 2, 6의 활성 물질은 옥트레오티드와 제형의 방출속도에 영향을 미치는 물성과 구조가 달라, 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2 또는 6을 결합한다고 하여 선행발명 2, 6의 서방출 효과가 그대로 나타날 것이라고 예측하기 어려운 점 등을 고려할 때, 통상의 기술자가 선행발명들을 결합하여 이 사건 제1항 정정발명에 이르는 것이 쉽다고 보기 어렵다고 판단하여 원심을 파기하였음.

패션잡지회사가 그 동명의 등록상표(패션아이템)에 관하여 그 출원 당시 상표사용의사가 없었다고 인정되지 않는다 판단한 사례 1. 사건 심결의 경위 가. 원고 및 'E.'는 2019년 3월 29일 특허심판원에 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고를 상대로, "이 사건 등록상표는 출원일 당시 출원인이 상표 사용의사 없이 출원한 상표로 상표법 제3조 및 제117조 제1항 제1호에 해당하여 무효"라고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 나. 특허심판원은 위 심판청구를 2019당1020호로 심리한 후, 2019년 9월 3일 "피고는 이 사건 등록상표를 패션산업 분야에서 사용하기 위하여 출원하여 등록받은 것으로 보여 이 사건 등록상표가 상표법 제3조 및 제117조 제1항 제1호에 해당한다고 보기 어렵다"라는 이유로 원고와 E.의 위 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다. 2. 판단 가. 상표권은 등록에 의하여 발생하고(등록주의), 장차 사용하고자 하는 자도 자기의 상표를 등록받을 수 있다. 다만 상표등록을 받으려는 자는 상표사용의사가 있어야 상표법 3조에 따라 자기 상표를 등록받을 수 있고, 상표사용의사가 없는 경우 상표법 54조에 의해 등록받을 수 없으며, 등록받았다 하더라도 상표법 117조 1항 1호에 따라 무효이다. 상표법은 상표의 사용을 통해 그 상표에 화체된 업무상신용을 보호하려는 목적이 있으므로, 위 규정은 이른바 상표브로커 등에 의한 상표권남용을 방지하기 위한 취지이다. 상표에 대한 사용의사는 주관적·내면적 의사이므로 외형적으로 드러나는 사정에 의하여 객관적으로 결정하여야 하고, 이를 지나치게 엄격하게 요구하면 등록주의의 근간을 손상시킬 수 있다. 상표법은 상표등록출원서에 상표사용의사에 관한 기재·소명을 요하지 않는 점, 심사관은 거절사유가 없다면 상표등록결정을 하여야 한다고 규정하는 점(상표법 68조), 상표법은 불사용취소로 상표사용을 간접적으로 강제하는 외에는 상표 불사용에 따른 무효규정을 두고 있지 않은 점 등을 감안하면, 등록상표가 출원인의 상표사용의사 없이 출원되어 등록되었다는 점은 섣불리 추정되어서는 아니되고, 객관적 증거에 기반하여 엄격하고 신중하게 인정되어야 한다. 나. 피고는 120년 전통의 저명한 패션잡지를 발행하는 회사인 점, 국내에도 위 잡지가 장기간 유통되었으며 국내 패션계에도 영향력이 큰 점, 피고가 발행하는 패션잡지 제호인 'VOGUE'는 이미 국내 일반수요자에게 피고의 출처표시로 인식된 점, 피고는 등록상표 출원 이전부터 특별기념전을 개최하여 'VOGUE'가 표시된 패션아이템을 판매한 점, 피고는 등록상표출원 이후로도 직접 또는 다른 브랜드와 협업으로 패션관련상품을 제조·판매한 점, 등록상표 지정상품 중 '우산, 비치파라솔'은 패션아이템에 속하는 것으로 피고의 잡지발행·상품판매업무와 밀접한 관련이 있어 피고에게 이 사건 등록상표를 사용할 사회적·경제적 필요성도 합리적으로 인정되는 점, 피고가 지정상품을 '우산, 비치파라솔'으로 정한 선등록상표들을 출원·등록받았다가 그 각 지정상품 중 '우산, 비치파라솔' 등에 대해 불사용취소심판이 확정되었다는 사정만으로는 출원인이 등록상표 출원당시 지정상품 중 '우산, 비치파라솔'에 대해 장차 상표를 사용하겠다는 의사 없이 오로지 상표를 선점하겠다는 목적에서 출원하였다고 단정하기 부족한 점 등 사정을 감안하면, 피고는 이 사건 등록상표 출원 당시 상표를 사용하고자 하는 의사가 있었다고 판단된다. 원고의 청구는 이유없다.

지정서비스업을 '변호사업'으로 하는 등록상표의 출원인이 변호사 자격을 갖추지 않았다는 사정만으로는 출원인에게 사용의사가 없다고 단정하기 어려워 등록서비스표가 구 상표법 제23조 제1항 제4호 등에 해당하지 않는다고 본 사례 1. 이 사건 등록서비스표가 구 상표법 제23조 제1항 제4호, 제71조 제1항 제1호에 해당하는지 여부 가. 관련 법리 1) 상표법은 사용주의가 아닌 등록주의를 채택하고 있으므로, 서비스표권은 등록에 의하여 발생하고, 실제로 이를 사용한 사실이 있는지 여부는 서비스표권 발생의 요건이 아니어서, 국내에서 서비스표를 현재 '사용하는 자'는 물론이고 장차 '사용하고자 하는 자'도 자기의 서비스표를 등록받을 수 있다(제3조 본문). 구 상표법(2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정되기 전의 것)은 제3조 본문에 의하여 상표등록을 할 수 없는 경우를 상표등록 거절사유에 열거하고 있지 않았다(제23조 제1항 제1호). 그 후 위 법이 2001년 2월 3일 법률 제6414호로 개정됨에 따라 '제2조 제1항 제1호 내지 제4호의 규정에 의한 표장의 정의에 합치하지 아니하는 경우'가 상표등록 거절사유로 추가되었고(제23조 제1항 제4호), 다시 2011년 12월 2일 법률 제11113호로 개정됨에 따라 제3조 본문에 의하여 상표등록을 할 수 없는 경우도 상표등록 거절사유로 인정되게 되었다. 상표등록 무효사유도 마찬가지로 구 상표법 제71조(상표등록의 무효심판) 제1항 제1호는 제3조 단서의 경우만 등록무효사유로 규정하고 있었으나 2011년 12월 2일 법률 제11113호로 개정됨에 따라 제3조 본문에 의하여 상표등록을 할 수 없는 경우도 상표등록 무효사유로 인정되게 되었다. 이렇게 볼 때, 서비스표 등록을 받고자 하는 자는 적어도 '사용하고자 하는' 의사는 있어야만 하고, 사용하고자 하는 의사가 없이 등록된 서비스표는 구 상표법 제2조에서 말하는 표장에 해당하지 아니하여 구 상표법 제23조 제1항 제4호에 따라 이를 등록받을 수 없고, 등록받았다고 하더라도 구 상표법 제71조 제1항 제1호에 따라 무효라고 해석하여야 한다. 2) 나아가, 구 상표법 제9조는 상표등록출원서에 상표 사용의사에 관하여 이를 기재하거나 입증하는 서면을 첨부하도록 요구하고 있지 않은 점, 구 상표법 제30조는 '심사관은 상표등록출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없을 때에는 상표등록결정을 하여야 한다.'라고 규정하고 있는 점, 구 상표법 제73조 제1항 제3호가 '상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우'를 등록취소사유로 규정하고 구 상표법 제73조 제6항에서 이해관계인이 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있도록 하여 상표등록 후 상표의 사용을 간접적으로 강제하고 있는 외에는 구 상표법이 상표등록 이후의 상표 불사용에 대하여 상표등록을 무효로 하는 별도의 규정을 두고 있지 아니한 점 등에 비추어 보면, '현재 자기의 서비스업을 타인의 서비스업과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장이 아니라는 점' 및 '장차 자기의 서비스업을 타인의 서비스업과 식별되도록 하기 위하여 사용하고자 하는 표장이 아니라는 점'은 섣불리 추정되어서는 아니 되고, 객관적인 증거에 기반하여 엄격하고 신중하게 인정되어야 함이 마땅하다. 나. 검토 갑 제5, 6호증, 을 제14호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 이 사건 등록서비스의 출원인이 2010년 8월 27일 이 사건 등록서비스표를 출원한 사실, 이 사건 등록서비스표의 출원인이 이 사건 등록서비스표를 출원할 당시는 물론 피고에게 이전할 당시까지도 변호사 자격을 갖추지 않은 사실이 인정되기는 한다. 그러나 이 사건 등록서비스표의 출원인이 '변호사업'에 필요한 자격을 취득하는 데에 어떠한 금지나 제한이 있었다고 볼 수 없는 점, 이 사건 등록서비스표의 출원인이 변호사 자격이 없다는 사정만으로 오로지 타인으로부터 상표 사용료나 양도 대가 등을 목적으로 자신의 본래의 업무와 아무런 관계도 없는 상표나 서비스표를 수집·등록하는 이른바 상표브로커임을 추단하기에 부족하고 달리 이를 인정할 만한 객관적 증거가 없는 점, 이에 대하여 원고는 변론종결 후 2020년 2월 참고서면을 제출하여 이 사건 등록서비스표의 출원인이 이 사건 등록서비스표 이외에도 지정서비스업을 간호업, 노사관계중재서비스업 등으로 하여 상표를 출원하여 등록결정을 받았으나 등록료를 내지 않아 상표권 등록이 이루어지 않았고, 이에 비추어 보면 이 사건 등록서비스표의 출원인은 이 사건 등록서비스표의 출원 당시 변호사업을 영위할 의사는 없고 오로지 제3자에게 서비스표를 양도하려는 목적으로만 이 사건 등록서비스표를 등록받은 것이라 주장한다. 그러나 위와 같은 사실이 인정된다고 하더라도 그러한 사실만으로는 이 사건 등록서비스표의 출원인이 제3자에게 서비스표를 양도하려는 목적으로만 이 사건 등록서비스표를 등록받은 것이라고 단정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다. 이 부분 원고 주장은 받아들이지 아니한다.(중략) 따라서 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제23조 제1항 제4호, 제71조 제1항 제1호에 해당하지 않는다.

출원상표가 '마약' 부분을 포함한다고 하더라고 상표법 제34 제1항 제4호에 해당하지 않는다고 본 사례 1. 판단 가. 인정사실 원고는 한국갤럽을 통하여 전국에 거주하고 있는 만 20세 이상 49세 이하의 성인 남성 및 여성 216명을 상대로 출원상표와 관련한 소비자 인식에 관한 설문조사를 시행하였다. 그 중 응답자의 97.7%가 ‘마약베개’를 마약이 아닌 베개 제품으로 인식하고 있었고, 응답자의 97.2%가 마약베개는 마약을 섭취할 수 있는 베개나 마약을 투약할 때 사용하는 베개가 아니라 마약의 중독성과 같이 ‘계속 베고 싶은 편안한 베개’로 인식하는 것으로 나타났다. 또한 응답자의 56.9%는 마약베개에 라텍스가 내장된 것으로 인식하고 있었고 마약이 내장된 것으로 생각하였다는 응답자는 없었다. 또한 이 사건 심결일 무렵 이미 침대, 의자, 화장 용구, 의류, 섬유탈취제 등 직접 신체와 접촉하는 물품을 지정상품으로 하는 상표에 ‘마약’이라는 문자가 포함된 표장에 대한 상표등록이 다수 이루어졌고, 거래 현실에서도 각종 생활용품에 ‘마약’이라는 단어가 포함된 표장이 사용되고 있는 점 등을 감안해 보면, 이 사건 심결 당시 일반 수요자나 거래자가 표장에 포함된 ‘마약’ 부분을 사전적 의미로 인식하고 있었다고 보기도 어렵다. 결국 출원상표가 지정상품인 베개 등에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자에게 주는 의미와 내용 등이 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 어긋나는 등 공공의 질서를 해칠 우려가 있다고 보기는 어렵다. 나. 구체적 판단 출원상표는 4음절에 불과하여 일반 수요자나 거래자가 전체로서 호칭하는 데 별다른 어려움이 없는 점, ‘베개’ 부분은 지정상품을 표시하는 것이어서 식별력이 미약하므로 일반 수요자나 거래자가 이 부분만으로 이 사건 출원상표를 인식하거나 호칭할 것으로 보이지는 않는 점 등에 비추어 보면 출원상표는 전체로서 인식될 것으로 보인다. 출원상표를 전체적으로 인식할 경우 일반 수요자나 거래자에게 ‘너무 편안하고 느낌이 좋아 계속 사용하고 싶은 베개’, ‘너무 편하여 중독성이 강한 베개’ 등의 의미를 가져 지정상품의 효능, 용도 등을 간접적으로 암시하거나 강조하는 것으로 보인다. 따라서 출원상표는 지정상품의 품질, 효능, 용도 등을 표시하는 것으로 직감되지 않으므로 상표법 제33조 제1항 제3호의 기술적 표장이라고 할 수 없다. 일반 수요자나 거래자는 출원상표를 보고 너무 편안하여 중독된 것처럼 계속 사용하고 싶은 베개라는 정도로 인식할 것인데, 이는 출원상표의 지정상품이 일반적으로 갖는 공통된 성질로 보기는 어려우므로 출원상표는 지정상품과의 관계에서 식별력이 부정된다고 할 수 없고, 그 밖에 거래 사회의 실정 등을 감안하더라도 출원상표가 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않은 표장이라고 볼 근거도 없다. 따라서 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제7호의 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에 해당하지 않는다. 결국 이 사건 심결은 위법하므로 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용한다.