【권리내용】 [특허권] 산성용액 누설 감지 장치(제1460020호) 【판시사항】 피고들이 제1심에서 일부 제품의 구성을 명확히 밝히지 않다가 위 제품도 특허권을 침해한 것으로 인정된다는 제1심판결이 선고되자 항소심에서 위 제품의 구성을 밝히면서 특허권을 침해하지 않았다고 다툰 사안에서, 피고들이 제1심에서 제품의 구성에 관하여 침묵하거나 불분명한 진술을 한 것만으로는 재판상 자백이 성립되지 않는다고 본 사례 【사안의 개요 및 쟁점】 원고들은 피고들의 F22 제품이 특허권을 침해하였다고 주장하면서 소를 제기했는데, 제1심 진행 과정에서 F21 제품도 F22 제품과 구성이 같아 특허권을 침해한 것이라는 취지로 청구취지 및 청구원인을 변경하였다. 피고들은 제1심에서 F21 제품의 구체적인 구성이나 그것이 F22 제품의 구성과 동일한지 등에 관하여 구체적으로 진술하지 아니하였다. 제1심법원이 F21, F22 제품 모두 특허권을 침해한 것으로 인정된다고 판결하자, 피고들은 항소심에 이르러 F21 제품은 F22 제품과 구성이 다르다는 취지로 주장하였다. 【제1심판결】 서울중앙지방법원 2022. 5. 20. 선고 2019가합514752 판결 F21, F22 제품의 구성이 같음을 전제로 두 제품 모두 원고들 특허권을 침해하였다 하여 원고들 청구 일부 인용 【판결요지】 제1심판결 변경(확장청구 포함) 원고들은, ‘피고들이 제1심에서 F21 제품도 F22 제품과 같이 반응막으로 동일한 구조라는 사실에 대하여 전혀 다투지 않았고, 이에 따라 제1심법원도 두 제품의 구성이 같다는 전제하에 피고들의 F21 제품 실시행위가 이 사건 특허권을 침해한 것이라 판단하였으므로, F21 제품이 F22 제품과 같은 구성을 갖추고 있다는 사실에 대하여 피고들의 재판상 자백이 성립하였다’고 주장한다. 재판상 자백은 변론기일 또는 변론준비기일에서 상대방의 주장과 일치하면서 자신에게는 불리한 사실을 진술하는 것을 말하며, 상대방의 주장에 단순히 침묵하거나 불분명한 진술을 하는 것만으로는 자백이 있다고 인정하기에 충분하지 않다. 제1심의 경과를 본다. 원고들은 이 사건 소 제기 당시 F22 제품만을 대상으로 특허권 침해를 주장하다가 2021. 8. 17. 자 준비서면에서 피고 1 대리점이 다른 업체에 제공한 견적서에 근거하여 처음으로 F21 제품의 특허침해 가능성을 제기하였다. 피고들은 2021. 8. 18. 열린 제1심 제4회 변론기일에서 ‘F21 제품의 구조가 F22 제품과 유사한지 확인하여 주장을 정리하겠다’는 취지로 진술하였으나, 2021. 12. 6. 자 준비서면에서는 ‘피고들은 고객사로부터 제공받은 정보에 따라 맞춤 생산하는 방식으로 제품을 제작하므로, F21 제품이 F22 제품과 유사한 구조인지 판단하기 어렵다’는 취지로만 진술하였다. 원고들은 2021. 12. 7. F22 제품에 더하여 F21 제품 및 모델명이 LST와 LSC로 시작하는 제품 4개를 특허침해 제품으로 추가하는 것으로 청구취지와 청구원인을 변경하고, 같은 날 6개 제품 전부에 관한 문서제출명령을 신청하였다. 피고들은 2021. 12. 27. 위 문서제출명령신청에 대하여 ‘LST형 및 LSC형 제품은 존재하지 않는 제품이고 F21, F22 제품과는 전혀 다른 구조와 형태를 갖춘 제품’이라는 취지의 의견을 제출하였다. 이어서 피고들은 2022. 1. 18. 자 준비서면을 통해 F21, F22 제품에 대한 구체적인 언급 없이 ‘피고들 실시제품 모두 원고들 특허권을 침해하지 않았다’는 취지의 진술만을 하였다. 제1심법원이 피고들 의견을 받아들여 2022. 2. 11. 원고들이 문서제출명령 신청한 문서 중 LST형과 LSC형 제품에 대한 부분은 기각하고 F21, F22 제품에 대한 문서제출명령을 하자, 피고들은 2022. 3. 28. F21 제품에 대한 가림 처리를 해제한 견적서를 제출하였다. 이에 원고들은 2022. 3. 31. 특허침해 제품을 기존 6개에서 LST형과 LSC형 제품을 제외한 F21, F22 제품으로 변경하는 것으로 청구취지 및 청구원인을 변경하였다. 원고들이 소 제기 당시 F22 제품의 특허침해만을 주장하다가 문서제출명령을 거쳐 2022. 3. 31. 자 청구취지 및 청구원인 변경신청서를 통해 최종적으로 F21 제품을 특허침해 제품으로 포함하고 변론을 종결하기까지의 제1심 소송 경과 및 당사자 주장 내용, 특히 피고들이 제1심에서 F21 제품의 구성에 관한 원고들의 석명 요구나 주장에 대하여 침묵하거나 불분명한 진술을 한 바는 있으나, F21 제품의 구성을 명시적으로 정리하거나 그 구성이 이 사건 특허발명의 구성과 같다고 진술한 적이 없는 점, 피고들이 제1심에서 일관되게 주장한 내용의 주된 취지는 F22 제품을 비롯한 자신들 실시제품 일체가 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 데 있는 것으로 보이는 점 등을 종합하면, F21 제품이 F22 제품과 구성이 동일하다는 사실에 관하여 피고들의 자백 의사를 추단할 만한 행위가 있었다고 보기 어렵고, 달리 F21 제품이 F22 제품과 동일한 구성을 가진다고 인정하거나, 그 밖에 F21 제품의 구성을 특정할 만한 증거가 없다. F21 제품의 구성을 특정하기 어려운 이상, 해당 제품이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 인정할 수 없다. 따라서 원고들의 이 부분 주장은 받아들이지 않는다(이하 나머지 쟁점 생략).

2022라21168 영업금지 등 가처분 [제5민사부 2023. 4. 27. 결정]<항고, 지식재산> □ 사안 개요 채권자와 채무자는 화장품 제작·판매 계약(‘이 사건 계약’)을 체결하였는데, 이 사건 계약의 주요 내용은, 채권자는 화장품의 성분비율과 디자인을 결정하고 화장품 판매홍보를 위한 모델(인플루언서)을 섭외하여 사진촬영 등 홍보업무까지 진행하며, 채무자는 채권자로부터 성분비율 및 디자인을 제공받아 자신의 설비를 이용하여 화장품을 생산·판매한 뒤 판매대금의 일부를 채권자에게 정산하는 것임. 이 사건 계약은 채무자의 2022. 5. 13. 자 종료 통보로 2022. 5. 18. 종료되었음. 채권자는 채무자가 이 사건 계약이 종료된 후에도 이 사건 계약에 따라 개발한 이 사건 화장품을 생산하여 판매하고 있는바, 이는 경업금지약정에 반하는 행위이고, 이 사건 화장품은 채권자의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과인데 채무자가 이를 무단사용하는 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (파)목의 부정경쟁행위에 해당한다는 이유로 금지가처분을 구한 사안임 □ 쟁점 - 채무자의 행위가 경업금지약정에 위반한 행위인지 여부 - 채무자의 행위가 부정경쟁방지법상 (파)목의 부정경쟁행위에 해당하는지 여부 □ 판단 - 이 사건 계약의 각 조항의 해석에 의하면, 채권자와 채무자 사이에 ‘이 사건 계약이 종료된 후에도 채무자가 채권자와 별도로 이 사건 화장품을 제작·판매하는 것을 금지하는 내용’의 약정이 성립하였음이 충분히 소명되었다고 보기는 어려움 - 채권자, 채무자의 이 사건 화장품의 개발과정에서의 참여 정도와 범위, 이 사건 계약의 각 조항의 해석 등을 종합하면, 이 사건 화장품이 채권자의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과에 해당한다는 점, 채무자의 처지에서 이 사건 화장품이 ‘타인’의 성과에 해당한다는 점이 소명되었다고 보기 어려움. [항고기각(신청기각)]

심판절차에서 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판에 해당한다는 점에 대한 직권심리를 하면서 의견진술의 기회를 주지 않은 절차적 위법이 있다고 본 사례 1. 이 사건 심결의 위법 여부에 관한 판단 가. 이 사건 심판절차의 직권심리에 관한 절차위반 여부 1) 관련 규정 및 법리 특허법 제159조 제1항은 ‘심판에서는 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대해서도 심리할 수 있다. 이 경우 당사자 및 참가인에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다.’고 규정하고 있다. 특허심판원의 심판절차에서 당사자 또는 참가인에게 직권으로 심리한 이유에 대하여 의견진술의 기회를 주도록 한 특허법 제159조 제1항의 규정은 심판의 적정을 기하여 심판제도의 신용을 유지하기 위하여 준수하지 않으면 안 된다는 공익상의 요구에 기인하는 이른바 강행규정이므로, 특허심판원이 직권으로 심리한 이유에 대하여 당사자 또는 참가인에게 의견진술의 기회를 주지 않은 채 이루어진 심결은 원칙적으로 위법하여 유지될 수 없지만, 형식적으로는 이러한 의견진술의 기회가 주어지지 아니하였어도 실질적으로는 이러한 기회가 주어졌다고 볼 수 있을 만한 특별한 사정이 있는 경우에는 심판절차에서의 직권심리에 관한 절차위반의 위법이 없다고 보아야 한다(대법원 2006. 6. 27. 선고 2004후387 판결 등 참조). 2) 판단 앞서 든 증거에 갑 제1, 5, 14, 15, 18 내지 21호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실 및 사정에 비추어 보면, 이 사건 심판절차에는 직권심리를 하면서 의견진술의 기회를 주지 않은 것으로 봄이 상당하다. (1) 특허심판원은 이 사건 심결에서 “확인대상발명은 후 등록발명의 구성과 동일하거나 실질적으로 동일한 구성을 모두 포함한다. 확인대상발명을 대상으로 하는 이사건 심판청구는 후 등록발명에 대한 권리의 효력을 부정하는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판에 해당하여 부적법하므로 각하를 면할 수 없다”라고 판단하였는데, 피고는 이에 관한 구체적인 주장을 한 바 없다. (2) 오히려 피고는 심판 과정에서 “확인대상발명과 후 등록발명이 동일하지 않다”, “확인대상발명의 일부 구성은 후 등록발명과 일부 구성이 상이하므로, 확인대상발명이 이 사건 특허발명을 동일하게 실시하는 것은 아니므로 적극적 권리범위 확인 심판 청구가 부적법한 것이라고 주장하지 않겠다”라고 주장하였다. (3) 이 사건 심판 과정에서 원고와 피고는 확인대상발명이 이 사건 특허발명과 동일하거나 균등한지 여부, 이 사건 특허발명의 신규성이 부정되는지 여부, 확인대상발명이 자유실시기술에 해당하는지 여부에 관한 주장과 변론을 하였을 뿐이다. 따라서, 확인대상발명이 후 등록발명과 동일한지 여부에 관하여는 이 사건 심판에서 쟁점이 된바 없다(오히려 앞서 본 바와 같이 피고가 확인대상발명과 후 등록발명의 동일성을 부인하고 심판청구의 적법성을 다투지 않겠다는 취지를 명확히 하여, 원고와 피고 사이에 확인대상발명이 후 등록발명과 동일하지 않다는 점에 관하여 다툼이 없었다). (4) 특허심판원은 확인대상발명과 피고의 후 등록발명이 동일한지 여부에 대하여 원고와 피고 모두에게 의견진술의 기회를 부여한 바 없다. (5) 동일성 여부에 대한 의견진술기회를 부여받았다면 확인대상발명을 보정하거나 또는 확인대상발명과 피고의 후 등록발명의 구성을 대비하여 그 구성상의 차이 등에 관하여 주장할 수 있었을 것이고, 그 당부에 대한 특허심판원의 심리 및 판단이 이루어졌을 것으로 보인다.

선사용상표 'LOVE PINK'가 등록상표의 출원일 당시 미국에서 특정인의 상표로 인식되었다는 등의 이유로 등록상표는 선사용상표와의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다고 본 사례 1. 이 사건 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제12호 해당하는지 여부 가. 선사용상표들이 미국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 알려졌는지 여부 1) 원고의 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 출원일인 2009년 12월 7일 당시 여성용 속옷 내지 여성의류 등과 관련하여 미국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것, 즉 특정인의 상표로 알려졌다고 봄이 타당하다. 2) PINK 브랜드는 VICTORIA'S SECRET 브랜드의 서브 브랜드로서 2002년부터 18~22세의 여성을 주된 수요층으로 삼아 여성용 속옷, 여성용 운동복, 여성용 잠옷 등에 사용되었다. PINK 브랜드의 미국 내 매출액이 2005년 5억1721만9000달러, 2006년 7억481만5000달러, 2007년 8억163만5000달러, 2008년 8억5630만2000달러, 2009년 8억8583만4000달러에 이르렀을 뿐만 아니라 매출액이 계속 증가 추세에 있었던 점, 미국 내 광고 및 마케팅 비용도 2007년 879만3000달러, 2008년 984만1000달러, 2009년 1067만2000달러에 이르렀을 뿐만 아니라 그 금액이 계속 증가 추세에 있었던 점 등에 비추어 보면, PINK 브랜드의 표장 또한 이 사건 등록상표의 출원일 당시 미국에서 여성용 속옷 내지 여성의류와 관련하여 그 수요자나 거래자에게 널리 알려진 이른바 '주지상표'에 해당한다고 봄이 타당하다. 3) 선사용상표들 등으로 구성된 LOVE PINK 브랜드는 PINK 브랜드의 서브 브랜드로서 2005년 12월 무렵부터 여성용 속옷, 여성용 운동복, 여성용 잠옷 등 여성의류와 가방, 신발 등에 사용되었는데, PINK 브랜드가 18~22세의 여성을 주된 수요층으로 목표한 점에 비추어 보면 그 서브 브랜드인 LOVE PINK 브랜드도 18~22세의 여성을 주된 수요층으로 목표한 것으로 보인다. 4) VICTORIA'S SECRET 브랜드는 매년 패션쇼를 개최하였고, 그 패션쇼는 인터넷을 통하여 중계되었는데, 2000년 온라인 생중계 시청자가 200만명을 넘었던 점에 비추어 보면, 그 광고 효과가 상당할 것으로 보인다. 그런데 VICTORIA'S SECRET 브랜드의 2007년 및 2009년 패션쇼에서는 선사용상표들을 비롯한 LOVE PINK 브랜드의 표장이 패션쇼 무대 및 패션쇼에 출품된 여성의류에 사용되었으며, 패션쇼 관람객 중에서도 LOVE PINK 브랜드의 표장이 표시된 티셔츠를 입은 사람들이 있었다. 5) LOVE PINK 브랜드의 상품은 아래와 같이 라벨 및 태그에 주지상표인 PINK 브랜드의 표장 및 저명상표인 VICTORIA'S SECRET 브랜드의 표장이 함께 표시됨으로써 LOVE PINK 브랜드가 VICTORIA'S SECRET 브랜드에 속하는 PINK 브랜드의 서브브랜드임을 나타내었고, 앞서 본 바와 같이 LOVE PINK 브랜드의 상품은 VICTORIA'S SECRET 브랜드의 카탈로그를 통하여 광고 및 판매되었다. 이처럼 LOVE PINK 브랜드는 VICTORIA'S SECRET 브랜드 및 PINK 브랜드와 관련지어 광고 및 판매됨으로써 VICTORIA'S SECRET 브랜드 표장의 저명성 및 PINK 브랜드 표장의 주지성 등에 힘입어 그 주된 수요층으로 볼 수 있는 미국의 젊은 여성들에게 보다 용이하게 특정인의 상품 출처 표시로 인식되었을 것으로 보인다. 6) 원고는 'LOVE PINK' 표장에 관하여 이 사건 등록상표의 출원일인 2009년 12월 7일보다 앞선 2008년 10월 1일 미국에서 상품류 구분 제25류를 지정상품 내지 사용상품으로 하는, 2009년 7월 28일 콜롬비아 및 온두라스에서 상품류 구분 제25류 및 서비스업류 구분 제35류를 지정상품으로 하는, 2009년 7월 30일 베네수엘라에서도 상품류 구분 제25류 및 서비스업류 구분 제35류를 지정상품으로 하는 각각 상표등록을 출원하여 상표등록을 마쳤고, 'LOVE PINK' 표장에 관하여 2009년 4월 7일 캐나다에서 서비스업류 구분 제35류를 지정상품으로 하는 상표등록을 출원하여 상표등록을 마쳤다. 또한, 원고는 이 사건 등록상표의 출원일 이후 'LOVE PINK' 등의 상표를 미국, 캐나다, 유럽, 중국 등 다수의 국가에 출원하여 등록받았다. 7) PINK 브랜드의 상품은 미국 내에서 오프라인 매장뿐만 아니라 온라인 쇼핑몰 및 카탈로그를 통해서도 판매되고 있는데, PINK 브랜드 상품의 온라인 쇼핑몰 및 카탈로그를 통한 상품의 매출액은 2005년 3721만1000달러, 2006년 6160만4000달러, 2007년 6757만달러, 2008년 6981만3000달러, 2009년 7470만8000달러로서 앞서 본 PINK 브랜드 상품의 미국 내 총 매출액의 약 10%에도 못 미치지 못하고, PINK 브랜드 상품의 매출액 대부분은 오프라인 매장에서 발생하였다. 한편 LOVE PINK 브랜드가 PINK 브랜드의 서브 브랜드인 점에다가 앞서 본 바와 같은 사정을 보태어 보면 LOVE PINK 브랜드 상품의 판매망과 광고방법이 PINK 브랜드와 비슷할 것으로 보이므로, LOVE PINK 브랜드 상품의 온라인 매출과 오프라인 매출액의 비율도 위와 같은 PINK 브랜드의 매출액 비율과 비슷할 것으로 보인다. 이러한 점에다가 LOVE PINK 브랜드의 미국 내 온라인 및 카탈로그 매출액이 2005년 132만8000달러, 2006년 372만2000달러, 2007년 185만2000달러, 2008년 118만5000달러, 2009년 259만7000달러 정도였던 점을 보태어 보면, LOVE PINK 브랜드 상품의 미국 내 총 매출액은 2009년경에 약 2600만달러에 이르렀을 것으로 보인다.