심판절차에서 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판에 해당한다는 점에 대한 직권심리를 하면서 의견진술의 기회를 주지 않은 절차적 위법이 있다고 본 사례 1. 이 사건 심결의 위법 여부에 관한 판단 가. 이 사건 심판절차의 직권심리에 관한 절차위반 여부 1) 관련 규정 및 법리 특허법 제159조 제1항은 ‘심판에서는 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대해서도 심리할 수 있다. 이 경우 당사자 및 참가인에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다.’고 규정하고 있다. 특허심판원의 심판절차에서 당사자 또는 참가인에게 직권으로 심리한 이유에 대하여 의견진술의 기회를 주도록 한 특허법 제159조 제1항의 규정은 심판의 적정을 기하여 심판제도의 신용을 유지하기 위하여 준수하지 않으면 안 된다는 공익상의 요구에 기인하는 이른바 강행규정이므로, 특허심판원이 직권으로 심리한 이유에 대하여 당사자 또는 참가인에게 의견진술의 기회를 주지 않은 채 이루어진 심결은 원칙적으로 위법하여 유지될 수 없지만, 형식적으로는 이러한 의견진술의 기회가 주어지지 아니하였어도 실질적으로는 이러한 기회가 주어졌다고 볼 수 있을 만한 특별한 사정이 있는 경우에는 심판절차에서의 직권심리에 관한 절차위반의 위법이 없다고 보아야 한다(대법원 2006. 6. 27. 선고 2004후387 판결 등 참조). 2) 판단 앞서 든 증거에 갑 제1, 5, 14, 15, 18 내지 21호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실 및 사정에 비추어 보면, 이 사건 심판절차에는 직권심리를 하면서 의견진술의 기회를 주지 않은 것으로 봄이 상당하다. (1) 특허심판원은 이 사건 심결에서 “확인대상발명은 후 등록발명의 구성과 동일하거나 실질적으로 동일한 구성을 모두 포함한다. 확인대상발명을 대상으로 하는 이사건 심판청구는 후 등록발명에 대한 권리의 효력을 부정하는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판에 해당하여 부적법하므로 각하를 면할 수 없다”라고 판단하였는데, 피고는 이에 관한 구체적인 주장을 한 바 없다. (2) 오히려 피고는 심판 과정에서 “확인대상발명과 후 등록발명이 동일하지 않다”, “확인대상발명의 일부 구성은 후 등록발명과 일부 구성이 상이하므로, 확인대상발명이 이 사건 특허발명을 동일하게 실시하는 것은 아니므로 적극적 권리범위 확인 심판 청구가 부적법한 것이라고 주장하지 않겠다”라고 주장하였다. (3) 이 사건 심판 과정에서 원고와 피고는 확인대상발명이 이 사건 특허발명과 동일하거나 균등한지 여부, 이 사건 특허발명의 신규성이 부정되는지 여부, 확인대상발명이 자유실시기술에 해당하는지 여부에 관한 주장과 변론을 하였을 뿐이다. 따라서, 확인대상발명이 후 등록발명과 동일한지 여부에 관하여는 이 사건 심판에서 쟁점이 된바 없다(오히려 앞서 본 바와 같이 피고가 확인대상발명과 후 등록발명의 동일성을 부인하고 심판청구의 적법성을 다투지 않겠다는 취지를 명확히 하여, 원고와 피고 사이에 확인대상발명이 후 등록발명과 동일하지 않다는 점에 관하여 다툼이 없었다). (4) 특허심판원은 확인대상발명과 피고의 후 등록발명이 동일한지 여부에 대하여 원고와 피고 모두에게 의견진술의 기회를 부여한 바 없다. (5) 동일성 여부에 대한 의견진술기회를 부여받았다면 확인대상발명을 보정하거나 또는 확인대상발명과 피고의 후 등록발명의 구성을 대비하여 그 구성상의 차이 등에 관하여 주장할 수 있었을 것이고, 그 당부에 대한 특허심판원의 심리 및 판단이 이루어졌을 것으로 보인다.

확인대상발명이 복수라는 것만으로 바로 권리범위확인심판 청구가 위법하다고 볼 수 없고, 이 사건 심결에는 복수의 확인대상발명 중 일부에 대하여 판단을 누락한 위법이 있다고 본 사례 1. 이 사건 심결의 위법 여부 가. 확인대상발명의 특정 특허법시행규칙(2017. 2. 28. 산업통상자원부령 제245호로 개정된 것을 말한다. 이하 같다.) 제57조 제3항에 의하면, 권리범위확인심판에서 특허발명과 대비 대상이 되는 확인대상발명과 관련하여 '특허발명과의 구체적인 대비표를 포함한 설명서'라고 명시하고 있으므로, '특허발명과의 구체적 대비표'는 확인대상발명의 '설명서'의 일부를 이루는 것이다. 따라서 확인대상발명이 어떠한 구성요소로 이루어진 것인지를 파악할 때는 '특허발명과의 구체적 대비표'에 기재된 사항까지 포함하여 종합적으로 판단해야 한다. 이 사건 심판청구서에 따르면, '4. 확인대상발명과 이 사건 특허의 구체적 대비표' 항목 중 '(3) 확인대상발명과 이 사건 특허 청구항 10 대비표'에는 확인대상발명의 구성요소로서 '하부콘크리트 벽체 형성 가능'이 명시되어 있다. 따라서 이 사건 제1항, 제10항, 제14항 및 제18항 발명과 대비 대상이 되는 '확인대상발명'은, ① '하부콘크리트 벽체가 형성 가능한 것', 즉 '하부콘크리트 벽체가 형성된 것'과 ② '하부콘크리트 벽체가 형성되지 않은 것'을 선택적으로 기재한 것으로 확인대상발명은 2개라고 할 것이다[특허법은 특허권자·전용실시권자 또는 이해관계인은 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있을 뿐(제135조 제1, 2항), 특허권의 권리범위를 확인하기 위한 확인대상발명의 개수를 특별히 제한하고 있지는 않고, 확인대상발명을 복수로 하여 권리범위 확인심판을 청구하는 것은 결국 두 개의 청구를 병합하는 것인데, 특허법상의 심판절차와 성질이 유사한 일반 행정심판 절차를 규정하고 있는 행정심판법은 관련 청구의 병합을 인정하고 있으며(행정심판법 제37조 참조), 관련되는 복수의 청구를 하나의 심판절차에서 해결하는 것이 분쟁의 일회적 해결이나 심판경제상 바람직한 점 등을 종합하여 보면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명이 복수라는 것만으로 바로 권리범위 확인심판청구가 위법하다고 볼 수 없다]. 나. 확인대상발명의 특정과 관련한 이 사건 심결의 판단누락 여부 이 사건 심결은 확인대상발명을 특정하면서 '확인대상발명과 이 사건 특허 청구항 10 대비표'에 기재되어 있는 '하부콘크리트 벽체 형성 가능'이라는 부분을 고려하지 않고, '하부콘크리트 벽체가 형성되지 않은 것'을 전제로 한 1개의 확인대상발명을 특정하여 심리한 것으로 보인다. 그러나 피고의 이 사건 확인심판청구는 '하부콘크리트 벽체가 형성되지 않은 것'뿐만 아니라 '하부콘크리트 벽체가 형성된 것'을 확인대상발명으로 하여 각각에 대해 이 사건 제1항, 제10항, 제14항 및 제18항 발명의 권리범위에 속하지 아니함을 확인하여 달라는 취지로 보이는바, 이 사건 심결은 '하부콘크리트 벽체가 형성된 것'을 구성으로 하는 확인대상발명 부분에 대해서는 판단을 누락한 위법이 있다고 할 것이다(즉 이 사건 확인심판 절차에서는 각각의 확인대상발명에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여 양 발명을 대비할 수 있을 정도로 명확하게 특정하도록 한 후, 이 사건 제1항, 제10항, 제14항 및 제18항 발명의 권리범위에 속하는 지 여부를 판단하였어야 할 것이다). 다. 검토 결과의 정리 앞서 살펴본 것처럼 이 사건 심결 증 이 사건 제1항, 제10항, 제14항 및 제18항에 대한 부분은 확인대상발명의 대상을 잘못 파악하여 그 일부에 대한 판단을 누락한 것으로 심결의 방식에 있어서 위법하므로 나아가 살필 필요 없이 위법하다.

◇특허 권리범위 확인심판에서 자유실시기술 법리가 문언 침해의 경우에도 적용되는지 여부◇ 특허법은 권리범위 확인심판과 특허 무효심판을 별도로 규정하고 있다. 특허권의 권리범위 확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상 발명이 등록된 특허발명의 보호범위에 속하는지 여부를 확인하는 절차이다(특허법 제135조). 특허 무효심판은 등록된 특허에 무효 사유가 있는지를 판단하는 절차로서 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되면 그 특허권은 소급적으로 소멸한다(특허법 제133조). 특허가 진보성이 없어 무효 사유가 있는 경우에도 특허 무효심판에서 무효 심결이 확정되지 않으면, 특별한 사정이 없는 한 다른 절차에서 그 특허가 무효임을 전제로 판단할 수는 없다. 특허발명의 보호범위를 판단하는 절차로 마련된 권리범위 확인심판에서 특허의 진보성 여부를 판단하는 것은 권리범위 확인심판의 판단 범위를 벗어날 뿐만 아니라, 본래 특허 무효심판의 기능에 속하는 것을 권리범위 확인심판에 부여하는 것이 되어 위 두 심판 사이의 기능 배분에 부합하지 않는다(대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결 참조). 따라서 특허발명이 공지의 기술인 경우 등을 제외하고는 특허발명의 진보성이 부정되는 경우에도 권리범위 확인심판에서 등록되어 있는 특허권의 효력을 당연히 부인할 수는 없다(대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체 판결, 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후235 판결, 대법원 1998. 10. 27. 선고 97후2095 판결, 위 대법원 2012후4162 전원합의체 판결 등 참조). 그러나 권리범위 확인심판에서 특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우뿐만 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다(대법원 2001. 10. 30. 선고 99후710 판결 등 참조). 이러한 방법으로 특허발명의 무효 여부를 직접 판단하지 않고 확인대상 발명을 공지기술과 대비하는 방법으로 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 결정함으로써 신속하고 합리적인 분쟁해결을 도모할 수 있다. 자유실시기술 법리의 본질, 기능, 대비하는 대상 등에 비추어 볼 때, 위 법리는 특허권 침해 여부를 판단할 때 일반적으로 적용되는 것으로, 확인대상 발명이 결과적으로 특허발명의 청구범위에 나타난 모든 구성요소와 그 유기적 결합관계를 그대로 가지고 있는 이른바 문언 침해(literal infringement)에 해당하는 경우에도 그대로 적용된다. ☞ 자유실시기술의 법리는 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위를 문언 침해하는 경우에는 적용되지 않는다는 이유로 확인대상 발명이 자유실시기술인지 여부를 판단하지 않은 채 피고의 자유실시기술 주장을 배척한 원심을 파기한 사례

1. 상표에 관한 권리범위확인심판의 심결이 확정된 경우 그 심결이 민사·형사 등 침해소송을 담당하는 법원을 기속하지는 못한다고 하더라도, 상표법 제75조가 “상표권자·전용사용권자 또는 이해관계인은 등록상표의 권리범위를 확인하기 위하여 상표권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다”고 규정하고, 상표법 제86조 제2항에 의하여 준용되는 특허법 제186조 제2항은 ‘심결에 대한 소는 당사자, 참가인 또는 당해 심판이나 재심에 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자에 한하여 이를 제기할 수 있다’고 규정하여 권리범위확인심판과 그 심결취소소송을 명문으로 인정하고 있는 이상, 상표에 관한 권리범위확인심판절차에서 불리한 심결을 받은 당사자가 유효하게 존속하고 있는 심결에 불복하여 심결의 취소를 구하는 것은 위 상표법의 규정에 근거한 것으로서, 상표권이 소멸되거나 당사자 사이의 합의로 이해관계가 소멸하는 등 심결 이후의 사정에 의하여 심결을 취소할 법률상 이익이 소멸되는 특별한 사정이 없는 한 심결의 취소를 구할 소의 이익이 있다. 2. 원고가 2007. 3. 21. 피고를 상대로 특허심판원에 이 사건 소극적 권리범위확인심판을 제기하였으나 특허심판원이 2008. 4. 28. 확인대상표장이 이 사건 등록상표(등록번호 : 제522414)의 권리범위에 속한다는 이유로 청구를 기각하는 심결(이하 ‘이 사건 심결’이라 한다)을 한 점, 비록 피고가 이 사건 등록상표의 상표권 침해와 관련된 민사소송을 2006. 7. 11. 제기하여 2008. 7. 25. 원고 승소판결이 선고되었고, 그 과정에서 이 사건 심결이 먼저 내려져 위 민사판결에 고려될 수 있었으며 이 사건 심결취소소송의 상고심 계속 중 위 민사판결이 2010. 5. 13. 그대로 확정되었다고 하더라도 여전히 원고에게 불리한 이 사건 심결이 유효하게 존속하고 있는 점, 확정된 위 민사판결은 이 사건 심결취소소송을 담당하는 법원에 대하여 법적 기속력이 없으므로 원고는 위 민사판결이 확정되었음에도 불구하고 자신에게 불리한 이 사건 심결을 취소할 법률상 이익이 있고, 달리 이 사건 심결 이후 이 사건 등록상표의 상표권이 소멸되었다거나 당사자 사이의 합의로 이해관계가 소멸되었다는 등 이 사건 심결 이후 심결을 취소할 법률상 이익이 소멸되었다는 사정도 보이지 아니하는 점 등에 비추어 원고는 이 사건 심결의 취소를 구할 소의 이익이 있다고 할 것이다.

간접침해를 전제로 한 적극적 권리범위 확인심판절차에서 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명이 자유실시기술에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 피심판청구인이 실시하는 부분이 특허발명에 대응하는 제품의 일부 구성에 불과하여 그 자체만으로는 침해가 성립되지 않는 경우에도 그 실시부분이 그 대응제품의 생산에만 사용되는 경우에는 침해로 의제되는 간접침해의 특성상 확인대상발명을 위 실시부분의 구성만으로 한정하여 파악할 것은 아니고, 위 실시부분의 구성과 함께 심판청구인이 그 생산에만 사용되는 것으로 특정한 대응제품의 구성전체를 가지고 그 해당여부를 판단해야 할 것이다.