심판절차에서 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판에 해당한다는 점에 대한 직권심리를 하면서 의견진술의 기회를 주지 않은 절차적 위법이 있다고 본 사례 1. 이 사건 심결의 위법 여부에 관한 판단 가. 이 사건 심판절차의 직권심리에 관한 절차위반 여부 1) 관련 규정 및 법리 특허법 제159조 제1항은 ‘심판에서는 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대해서도 심리할 수 있다. 이 경우 당사자 및 참가인에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다.’고 규정하고 있다. 특허심판원의 심판절차에서 당사자 또는 참가인에게 직권으로 심리한 이유에 대하여 의견진술의 기회를 주도록 한 특허법 제159조 제1항의 규정은 심판의 적정을 기하여 심판제도의 신용을 유지하기 위하여 준수하지 않으면 안 된다는 공익상의 요구에 기인하는 이른바 강행규정이므로, 특허심판원이 직권으로 심리한 이유에 대하여 당사자 또는 참가인에게 의견진술의 기회를 주지 않은 채 이루어진 심결은 원칙적으로 위법하여 유지될 수 없지만, 형식적으로는 이러한 의견진술의 기회가 주어지지 아니하였어도 실질적으로는 이러한 기회가 주어졌다고 볼 수 있을 만한 특별한 사정이 있는 경우에는 심판절차에서의 직권심리에 관한 절차위반의 위법이 없다고 보아야 한다(대법원 2006. 6. 27. 선고 2004후387 판결 등 참조). 2) 판단 앞서 든 증거에 갑 제1, 5, 14, 15, 18 내지 21호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실 및 사정에 비추어 보면, 이 사건 심판절차에는 직권심리를 하면서 의견진술의 기회를 주지 않은 것으로 봄이 상당하다. (1) 특허심판원은 이 사건 심결에서 “확인대상발명은 후 등록발명의 구성과 동일하거나 실질적으로 동일한 구성을 모두 포함한다. 확인대상발명을 대상으로 하는 이사건 심판청구는 후 등록발명에 대한 권리의 효력을 부정하는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판에 해당하여 부적법하므로 각하를 면할 수 없다”라고 판단하였는데, 피고는 이에 관한 구체적인 주장을 한 바 없다. (2) 오히려 피고는 심판 과정에서 “확인대상발명과 후 등록발명이 동일하지 않다”, “확인대상발명의 일부 구성은 후 등록발명과 일부 구성이 상이하므로, 확인대상발명이 이 사건 특허발명을 동일하게 실시하는 것은 아니므로 적극적 권리범위 확인 심판 청구가 부적법한 것이라고 주장하지 않겠다”라고 주장하였다. (3) 이 사건 심판 과정에서 원고와 피고는 확인대상발명이 이 사건 특허발명과 동일하거나 균등한지 여부, 이 사건 특허발명의 신규성이 부정되는지 여부, 확인대상발명이 자유실시기술에 해당하는지 여부에 관한 주장과 변론을 하였을 뿐이다. 따라서, 확인대상발명이 후 등록발명과 동일한지 여부에 관하여는 이 사건 심판에서 쟁점이 된바 없다(오히려 앞서 본 바와 같이 피고가 확인대상발명과 후 등록발명의 동일성을 부인하고 심판청구의 적법성을 다투지 않겠다는 취지를 명확히 하여, 원고와 피고 사이에 확인대상발명이 후 등록발명과 동일하지 않다는 점에 관하여 다툼이 없었다). (4) 특허심판원은 확인대상발명과 피고의 후 등록발명이 동일한지 여부에 대하여 원고와 피고 모두에게 의견진술의 기회를 부여한 바 없다. (5) 동일성 여부에 대한 의견진술기회를 부여받았다면 확인대상발명을 보정하거나 또는 확인대상발명과 피고의 후 등록발명의 구성을 대비하여 그 구성상의 차이 등에 관하여 주장할 수 있었을 것이고, 그 당부에 대한 특허심판원의 심리 및 판단이 이루어졌을 것으로 보인다.

확인대상발명이 복수라는 것만으로 바로 권리범위확인심판 청구가 위법하다고 볼 수 없고, 이 사건 심결에는 복수의 확인대상발명 중 일부에 대하여 판단을 누락한 위법이 있다고 본 사례 1. 이 사건 심결의 위법 여부 가. 확인대상발명의 특정 특허법시행규칙(2017. 2. 28. 산업통상자원부령 제245호로 개정된 것을 말한다. 이하 같다.) 제57조 제3항에 의하면, 권리범위확인심판에서 특허발명과 대비 대상이 되는 확인대상발명과 관련하여 '특허발명과의 구체적인 대비표를 포함한 설명서'라고 명시하고 있으므로, '특허발명과의 구체적 대비표'는 확인대상발명의 '설명서'의 일부를 이루는 것이다. 따라서 확인대상발명이 어떠한 구성요소로 이루어진 것인지를 파악할 때는 '특허발명과의 구체적 대비표'에 기재된 사항까지 포함하여 종합적으로 판단해야 한다. 이 사건 심판청구서에 따르면, '4. 확인대상발명과 이 사건 특허의 구체적 대비표' 항목 중 '(3) 확인대상발명과 이 사건 특허 청구항 10 대비표'에는 확인대상발명의 구성요소로서 '하부콘크리트 벽체 형성 가능'이 명시되어 있다. 따라서 이 사건 제1항, 제10항, 제14항 및 제18항 발명과 대비 대상이 되는 '확인대상발명'은, ① '하부콘크리트 벽체가 형성 가능한 것', 즉 '하부콘크리트 벽체가 형성된 것'과 ② '하부콘크리트 벽체가 형성되지 않은 것'을 선택적으로 기재한 것으로 확인대상발명은 2개라고 할 것이다[특허법은 특허권자·전용실시권자 또는 이해관계인은 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있을 뿐(제135조 제1, 2항), 특허권의 권리범위를 확인하기 위한 확인대상발명의 개수를 특별히 제한하고 있지는 않고, 확인대상발명을 복수로 하여 권리범위 확인심판을 청구하는 것은 결국 두 개의 청구를 병합하는 것인데, 특허법상의 심판절차와 성질이 유사한 일반 행정심판 절차를 규정하고 있는 행정심판법은 관련 청구의 병합을 인정하고 있으며(행정심판법 제37조 참조), 관련되는 복수의 청구를 하나의 심판절차에서 해결하는 것이 분쟁의 일회적 해결이나 심판경제상 바람직한 점 등을 종합하여 보면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명이 복수라는 것만으로 바로 권리범위 확인심판청구가 위법하다고 볼 수 없다]. 나. 확인대상발명의 특정과 관련한 이 사건 심결의 판단누락 여부 이 사건 심결은 확인대상발명을 특정하면서 '확인대상발명과 이 사건 특허 청구항 10 대비표'에 기재되어 있는 '하부콘크리트 벽체 형성 가능'이라는 부분을 고려하지 않고, '하부콘크리트 벽체가 형성되지 않은 것'을 전제로 한 1개의 확인대상발명을 특정하여 심리한 것으로 보인다. 그러나 피고의 이 사건 확인심판청구는 '하부콘크리트 벽체가 형성되지 않은 것'뿐만 아니라 '하부콘크리트 벽체가 형성된 것'을 확인대상발명으로 하여 각각에 대해 이 사건 제1항, 제10항, 제14항 및 제18항 발명의 권리범위에 속하지 아니함을 확인하여 달라는 취지로 보이는바, 이 사건 심결은 '하부콘크리트 벽체가 형성된 것'을 구성으로 하는 확인대상발명 부분에 대해서는 판단을 누락한 위법이 있다고 할 것이다(즉 이 사건 확인심판 절차에서는 각각의 확인대상발명에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여 양 발명을 대비할 수 있을 정도로 명확하게 특정하도록 한 후, 이 사건 제1항, 제10항, 제14항 및 제18항 발명의 권리범위에 속하는 지 여부를 판단하였어야 할 것이다). 다. 검토 결과의 정리 앞서 살펴본 것처럼 이 사건 심결 증 이 사건 제1항, 제10항, 제14항 및 제18항에 대한 부분은 확인대상발명의 대상을 잘못 파악하여 그 일부에 대한 판단을 누락한 것으로 심결의 방식에 있어서 위법하므로 나아가 살필 필요 없이 위법하다.

확인대상표장 'iRoom 차이슨 무선청소기' 중 '차이슨' 부분은 성질표시표장에 해당하여 이 사건 등록상표의 효력이 미치지 아니하므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 표장이 유사하지 아니하다고 본 사례 1. 판단 ① 영국의 전자제품 회사인 다이슨 사의 다이슨(dyson) 무선청소기가 유명해짐에 따라 중국 업체들이 이를 모방한 제품을 제조하여 판매하면서 이 제품과 관련하여 중국을 의미하는 '차이나(China)'와 다이슨 사의 '다이슨(dyson)'을 합성한 신조어인 '차이슨'이 만들어졌고, '차이슨'은 이 사건 등록상표 출원 전부터 다수의 무선청소기 수입 판매업자들이 중국으로부터 다이슨 무선청소기를 모방한 제품을 수입하여 판매하면서 사용되기 시작하였으며, '차이슨'은 이 사건 등록상표 출원 전부터는 물론 그 이후 이 사건 심결시까지 무선청소기 수입 판매업자들과 이를 구매한 소비자들 사이에 '다이슨 사의 무선청소기를 모방한 중국 제품' 등을 나타내는 단어로 사용되어 왔는바, 비록 '차이슨'이 사전에 등재되어 있지는 않지만 우리나라 일반 수요자들의 영어보급수준, 국내에서의 '다이슨(dyson)'의 인지도, 위와 같은 거래실정 등에 비추어 '차이슨'이 '차이나(China)'와 '다이슨(dyson)'을 합성하여 만든 신조어라는 점은 이 사건 심결 당시 확인대상표장의 사용상품인 무선청소기의 거래자 내지 일반 수요자가 쉽게 인지할 수 있을 것으로 보이는 점, ② 이 사건 심결시까지 다수의 국내 일간지나 경제신문 등에서 '다이슨 사의 무선청소기를 모방한 중국 제품'을 소개하면서 '차이슨'으로 호칭하거나 약칭하여 온 점, ③ 비록 이 사건 심결일로부터 약 3개월 후에 실시되기는 하였으나, 피고의 의뢰로 실시된 한국리서치의 설문조사에서도 조사대상자 중 다수가 '차이슨'을 알고 있고, '차이슨'으로부터 '다이슨', '차이나', '모방 제품'이 떠오르며, '차이슨'이 가전제품 중에서 '무선청소기'에 사용되는 명칭이라고 응답하였는바 이와 같은 인식은 이 사건 심결 당시에도 다르지 않았을 것으로 보이고, 이 사건 심결일로부터 약 2개월 후에 원고의 의뢰로 실시된 한국갤럽의 설문조사에서도 조사대상자의 약 1/3이 '차이슨'을 알고 있다고 응답하였고, 그와 같이 응답한 응답자의 다수가 '차이슨'으로부터 '청소기, 다이슨 사의 제품을 모방한 제품, 중국에서 제조된 청소기' 등이 떠오른다고 응답한 점, ④ 이 사건 등록상표의 상표권자인 원고 측에서도 중국에서 수입한 다이슨 제품을 모방한 무선청소기를 광고?판매하는 과정에서 해당 제품에는 제조업체 및 판매업체의 상표를 병기하여 사용하고, '차이슨'은 해당 제품을 설명 부분에 표기하는 등 '차이슨'을 상품출처 표시로 사용하는 것으로 보이지 않는 점, ⑤ 더욱이 앞서 본 바와 같이 '차이슨'은 원고가 창작한 표장이 아니라 이 사건 등록상표의 출원일 이전부터 이미 다수의 무선청소기 수입 판매업자들이 중국으로부터 다이슨 사의 무선청소기를 모방한 제품을 수입하여 판매하면서 이미 인터넷 블로그 등을 통해 알려지기 시작하였고, 원고가 이 사건 등록상표을 출원한 이후 이 사건 등록상표를 사용하여 제품을 판매하거나 광고를 함으로써 비로소 널리 알려지게 되었다고 단정하기도 어려운 점 등 '차이슨' 부분의 관념, 사용상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하면, 확인대상표장 중 '차이슨'은 상품의 출처표시가 아니라 '다이슨 사의 무선청소기를 모방한 중국 제품' 등의 의미로 인식되어 해당 상품의 일반 수요자나 거래자로 하여금 사용상품의 산지 등을 나타내는 것으로 직감하게 한다. 나아가 이러한 사유로 '차이슨' 부분은 다이슨 사의 무선청소기를 모방한 중국 제품의 유통과정에서 누구나 사용하고 싶어 하는 표장에 해당할 것으로 보이므로, 공익상 특정인이 이를 독점적으로 사용하도록 하기에 적당하지도 아니하다. 또한 확인대상표장의 '차이슨' 부분은 특별한 도안화 없이 같은 크기의 한글을 나란히 배열하고 있어 표장의 외관상 구성이 보통의 주의력을 갖는 일반인의 특별한 주의를 끌 정도에 이르지 않는다. 따라서 확인대상표장의 '차이슨' 부분은 상표법 제90조 제1항 제2호의 성질표시표장에 해당한다.

◇ 1. 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부 판단에 있어서 당해 상품에 대한 표장의 사용사실이 인정되는 경우 표장의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계, 표장에 대한 수요자들의 호칭 및 인식 등 당해 상품을 둘러싼 거래실정을 종합적·전체적으로 고려할 수 있는지 여부(적극) ◇ ◇ 2. 거래실정을 고려한 양 표장의 외관 및 호칭의 차이에도 불구하고, 나아가 상품의 구체적인 형상과 모양 및 그 포장의 구체적인 형태 등과 같이 그 상품에서 쉽게 변경이 가능한 특수하고 한정적인 거래실정을 비중 있게 고려하여 양 표장이 유사하다고 판단할 수 있는지 여부(소극) ◇ 이 사건 등록상표의 '' 부분과 확인대상표장의 '' 부분은 외관뿐만 아니라 호칭도 각각 ’사부‘와 ’소비아‘로 서로 차이가 있으므로 유사하지 않다. 그럼에도 원심은 양 표장의 문자 부분과 도형 부분 그리고 그 사용된 상품의 구체적인 형상과 모양 및 그 포장의 구체적인 형태 등이 유사하거나 공통된다는 이유로 양 표장이 서로 유사하다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 앞서 본 거래실정을 고려한 양 표장의 외관 및 호칭의 차이에도 불구하고, 나아가 상품의 구체적인 형상과 모양 및 그 포장의 구체적인 형태 등과 같이 그 상품에서 쉽게 변경이 가능한 특수하고 한정적인 거래실정을 비중 있게 고려하여 양 표장이 유사하다고 판단함으로써 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. ☞ 이 사건 등록상표의 요부인 ‘’ 부분과 확인대상표장의 ‘’ 부분은 외관뿐만 아니라 호칭도 각각 ‘사부’와 ‘소비아’로 서로 차이가 있어 유사하지 않음에도, 상품의 구체적인 형상과 모양 및 그 포장의 구체적인 형태 등과 같이 그 상품에서 쉽게 변경이 가능한 특수하고 한정적인 거래실정을 비중 있게 고려하여 양 표장이 유사하다고 판단한 원심을 파기한 사례.

◇특허 권리범위 확인심판에서 자유실시기술 법리가 문언 침해의 경우에도 적용되는지 여부◇ 특허법은 권리범위 확인심판과 특허 무효심판을 별도로 규정하고 있다. 특허권의 권리범위 확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상 발명이 등록된 특허발명의 보호범위에 속하는지 여부를 확인하는 절차이다(특허법 제135조). 특허 무효심판은 등록된 특허에 무효 사유가 있는지를 판단하는 절차로서 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되면 그 특허권은 소급적으로 소멸한다(특허법 제133조). 특허가 진보성이 없어 무효 사유가 있는 경우에도 특허 무효심판에서 무효 심결이 확정되지 않으면, 특별한 사정이 없는 한 다른 절차에서 그 특허가 무효임을 전제로 판단할 수는 없다. 특허발명의 보호범위를 판단하는 절차로 마련된 권리범위 확인심판에서 특허의 진보성 여부를 판단하는 것은 권리범위 확인심판의 판단 범위를 벗어날 뿐만 아니라, 본래 특허 무효심판의 기능에 속하는 것을 권리범위 확인심판에 부여하는 것이 되어 위 두 심판 사이의 기능 배분에 부합하지 않는다(대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결 참조). 따라서 특허발명이 공지의 기술인 경우 등을 제외하고는 특허발명의 진보성이 부정되는 경우에도 권리범위 확인심판에서 등록되어 있는 특허권의 효력을 당연히 부인할 수는 없다(대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체 판결, 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후235 판결, 대법원 1998. 10. 27. 선고 97후2095 판결, 위 대법원 2012후4162 전원합의체 판결 등 참조). 그러나 권리범위 확인심판에서 특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우뿐만 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다(대법원 2001. 10. 30. 선고 99후710 판결 등 참조). 이러한 방법으로 특허발명의 무효 여부를 직접 판단하지 않고 확인대상 발명을 공지기술과 대비하는 방법으로 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 결정함으로써 신속하고 합리적인 분쟁해결을 도모할 수 있다. 자유실시기술 법리의 본질, 기능, 대비하는 대상 등에 비추어 볼 때, 위 법리는 특허권 침해 여부를 판단할 때 일반적으로 적용되는 것으로, 확인대상 발명이 결과적으로 특허발명의 청구범위에 나타난 모든 구성요소와 그 유기적 결합관계를 그대로 가지고 있는 이른바 문언 침해(literal infringement)에 해당하는 경우에도 그대로 적용된다. ☞ 자유실시기술의 법리는 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위를 문언 침해하는 경우에는 적용되지 않는다는 이유로 확인대상 발명이 자유실시기술인지 여부를 판단하지 않은 채 피고의 자유실시기술 주장을 배척한 원심을 파기한 사례

소극적 권리범위확인심판에서는 현재 실시하는 것만이 아니라 장래 실시 예정인 것도 심판대상으로 삼을 수 있다. 그러나 당사자 사이에 심판청구인이 현재 실시하고 있는 기술이 특허권의 권리범위에 속하는지에 관하여만 다툼이 있을 뿐이고, 심판청구인이 장래 실시할 예정이라고 주장하면서 심판대상으로 특정한 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 관하여는 아무런 다툼이 없는 경우라면, 그러한 확인대상발명을 심판대상으로 하는 소극적 권리범위확인심판은 심판청구의 이익이 없어 허용되지 않는다. ☞ 심판청구인(피고)이 장래 실시할 계획에 있는 확인대상발명을 심판대상으로 특정하여 소극적 권리범위확인심판을 청구한 사안에서, 피심판청구인(원고)은 심판청구인이 현재 실시하고 있는 제품에 대해서만 특허권 침해를 주장하는 것이고, 심판청구인이 심판대상으로 특정한 이 사건 확인대상발명에 대해서는 특허권 침해를 주장하지 않고 있으며 향후에도 주장할 의사가 없다고 진술하는 등의 사정이 있다면, 이 사건 소극적 권리범위확인심판은 심판청구의 이익이 없다고 보아 상고기각한 사건

특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 한편 확인대상발명에서 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다. 그리고 여기서 ‘양 발명에서 과제의 해결원리가 동일’한지 여부를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서의 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2009. 6. 25. 선고 2007후3806 판결 등 참조). ☞ 확인대상발명이 특허발명(이 사건 제1항 발명)과 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심에서 차이가 없어 과제의 해결원리가 동일하고, 구성의 변경에도 불구하고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 차이를 보이는 변경된 구성은 관용적으로 채택되는 기술수단에 불과하여 통상의 기술자가 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도라고 판단되므로, 이와 달리 부수적인 차이를 들어 확인대상발명이 특허발명의 구성과 균등하지 않아 그 권리범위에 속하지 않는다고 본 원심을 파기한 사안

특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록이 되면 비록 진보성이 없어 당해 특허를 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 특허무효심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 다른 절차에서 그 특허가 무효임을 전제로 판단할 수는 없다. 나아가 특허법이 규정하고 있는 권리범위확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인하는 목적을 가진 절차이므로, 그 절차에서 특허발명의 진보성 여부까지 판단하는 것은 특허법이 권리범위확인심판 제도를 두고 있는 목적을 벗어나고 그 제도의 본질에 맞지 않다. 특허법이 심판이라는 동일한 절차 안에 권리범위확인심판과는 별도로 특허무효심판을 규정하여 특허발명의 진보성 여부가 문제되는 경우 특허무효심판에서 이에 관하여 심리하여 진보성이 부정되면 그 특허를 무효로 하도록 하고 있음에도 진보성 여부를 권리범위확인심판에서까지 판단할 수 있게 하는 것은 본래 특허무효심판의 기능에 속하는 것을 권리범위확인심판에 부여함으로써 특허무효심판의 기능을 상당 부분 약화시킬 우려가 있다는 점에서도 바람직하지 않다. 따라서 권리범위확인심판에서는 특허발명의 진보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위를 부정하여서는 안 된다. 위와 같은 법리는 실용신안의 경우에도 마찬가지로 적용된다. 이와 달리 특허발명 또는 등록실용신안이 신규성은 있으나 진보성이 없는 경우 이에 관한 권리범위확인심판에서 당연히 그 권리범위를 부정할 수 있다는 취지로 판시한 대법원 1991. 3. 12. 선고 90후823 판결, 대법원 1991. 12. 27. 선고 90후1468, 1475(병합) 판결, 대법원 1997. 7. 22. 선고 96후1699 판결, 대법원 1998. 2. 27. 선고 97후2583 판결 등을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 이를 모두 변경하기로 한다. ☞ 이에 대하여, 특허발명이 진보성이 없어 그 특허가 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는, 그러한 특허권을 근거로 한 권리범위확인심판은 청구할 이익이 없다고 보아야 하므로, 권리범위확인심판에서도 특허발명의 진보성 여부에 대하여 심리, 판단하여야 한다는 취지의 대법관 신영철, 대법관 민일영의 반대의견이 있음 ☞ 다수의견에 대하여는 대법관 고영한의 보충의견이 있고, 그 요지는 특허무효심판 절차에서 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 특허가 대세적으로 무효로 되는 것은 아니므로, 특허발명이 진보성이 없어 그 특허가 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우라도, 권리범위확인심판 청구의 이익을 부정할 수는 없다는 내용임 ☞ 반대의견에 대하여는 대법관 신영철의 보충의견이 있고, 그 요지는 특허권의 권리범위확인심판은 권리범위확인의 대상이 되는 특허권이 존재함을 당연한 논리적 전제로 하고 있으므로, 특허가 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 권리범위에 관한 확인을 거부하여야 한다는 내용임 ☞ 원고가 실시하고 있는 확인대상고안이 명칭을 ‘사료 운반차량용 사료 반송장치’로 하는 이 사건 등록고안의 권리범위에 속한다는 취지로 판단하면서, 위 각 고안은 진보성이 없어 무효이므로 그 권리범위가 인정될 수 없다는 원고의 주장을 권리범위확인심판에서는 진보성이 없는 경우라고 하더라도 그 권리범위를 부정할 수 없다는 이유로 배척한 원심을 수긍한 사안

상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 오인·혼동의 염려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 하는바, 특히 도형상표들에 있어서는 그 외관이 주는 지배적 인상이 동일·유사하여 두 상표를 동일·유사한 상품에 다 같이 사용하는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다면 두 상표는 유사하다고 보아야 할 것이다(대법원 2013. 3. 14. 선고 2010도15512 판결 등 참조). ☞ 이 사건 등록상표의 지정상품인 ‘티셔츠 등 의류’의 거래에서는 도형상표의 세세한 부분까지 정확하게 관찰하고 기억하는 것이 아니라 도형 전체의 모티브나 지배적인 인상을 관찰하고 기억하는 것이 보통이므로, 이러한 일반 수요자나 거래자의 직관적 인식을 기준으로 이 사건 등록상표와 확인대상표장의 외관을 이격적으로 관찰하면, ① 원형의 닻고리와 닻장이 서로 붙어 있고, ② 닻고리, 닻장, 닻채가 합쳐져 ‘우’ 자와 같은 모양이며, ③ 닻장의 길이가 갈고리의 끝보다 약간 짧고, ④ 닻줄이 닻고리에서 나와 닻채를 한번 휘감고 돌아 갈고리로 늘어져 있는데 닻줄이 닻채 위를 오른쪽 위에서 왼쪽 아래 방향으로 지나가며, ⑤ 닻채의 아래 끝은 뾰족하고 여기에서 화살표 모양의 끝을 가진 갈고리가 약 45도 상향으로 좌우로 대칭되게 올라가 있는데 닻채 아래 끝과 갈고리의 밑변이 유선형으로 되어 있어서 전체적인 구성과 거기에서 주는 지배적 인상이 극히 유사하여, 동일·유사한 상품에 다 같이 사용하는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있으므로, 서로 유사한 상표에 해당한다고 판단한 사례.

상표법 제51조 제1항 제1호 본문은 자기의 성명, 명칭, 상호 등(이하 ‘상호 등’이라고만 한다)을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 대해는 등록상표의 효력이 미치지 않는다고 규정하고 있는데, 이러한 규정은 자기의 상호 등은 자기의 인격과 동일성을 표시하기 위한 수단이기 때문에 상호 등이 상품에 관해 사용되는 방법이 거래사회의 통념상 자기의 상호 등을 나타내기 위해 필요한 범위 내에 있는 한 그 상호 등과 동일·유사한 타인의 등록상표권의 효력이 위와 같이 사용된 상호 등에 미치지 않고, 이와 달리 상호 등의 표시방법으로 보아 타인의 상품과 식별되도록 하기 위한 표장으로 사용되었다고 볼 수밖에 없는 경우에는 그 표장에 타인의 등록상표권의 효력이 미친다는 취지라고 봄이 타당하다(대법원 2002. 11. 13. 선고 2000후3807 판결 참조). 따라서 이러한 상표법 제51조 제1항 제1호 본문의 취지에 비춰 보면, 상표법 제51조 제1항 제1호 본문이 명시적으로 ‘자기의 현재 명칭’이라고 규정하고 있지 않다고 하더라도, 자기의 인격과 동일성을 표시하기 위한 수단은 자기의 현재 명칭일 수밖에 없으므로, 위 규정의 ‘자기의 명칭’은 ‘자기의 현재 명칭’만을 의미한다고 보아야 한다. 그리고 상표법상의 권리범위확인심판은 심판청구인이 그 심판의 대상으로 삼은 어떤 ‘상표나 업무표장’ 등에 대해 특정의 상표권이나 업무표장권 등의 효력이 미치는가 여부를 확인하는 권리확정으로 목적으로 한 제도로서, 그 소극적 권리범위확인심판에서는 분쟁의 예방적 기능을 고려해 심판청구인이 현재 사용하지 않으나 장래 사용하고자 하는 상표나 업무표장 등도 확인대상으로 삼아 권리범위의 속부에 대한 판단을 구할 수 있다고 해석함이 타당하기는 하나, 이는 소극적 권리범위확인심판에서의 확인의 이익에 관한 문제로서 상표법 제51조 제1항 제1호 본문에서 자기의 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 대해 상표권의 효력을 제한하는 것과는 그 취지를 전혀 달리하는 별개의 문제라 할 것이므로, 장차 사용하려는 자기의 명칭을 확인대상표장으로 해 소극적 권리범위확인심판을 제기할 수 있다고 해 상표법 제51조 제1항 제1호 본문의 ‘자기의 명칭’에 장래의 사용예정인 명칭이 포함된다고 해석할 합리적 근거는 되지 못한다.