선행 또는 공지의 발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 하고, 이때 선택발명의 발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 하며, 위와 같은 효과가 명확히 기재되어 있다고 하기 위해서는 선택발명의 발명의 상세한 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다.
선택발명에 여러 효과가 있는 경우에 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 갖는다고 하기 위해서는 선택발명의 모든 종류의 효과가 아니라 그 중 일부라도 선행발명에 비하여 그러한 효과를 갖는다고 인정되면 충분하다.
☞ 이 사건 특허발명은, 정신병 치료제 ‘올란자핀(Olanzapine)’을 특허청구범위로 하는 발명으로서, 비교대상발명 1에 올란자핀의 상위개념에 해당하는 화합물의 일반식이 기재되어 있기 때문에, 비교대상발명 1의 선택발명에 해당하고, 이에 따라 비교대상발명 1[특히 여기에 구체적으로 개시된 에틸올란자핀(Ethyl Olanzapine)]과 비교하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 가져야 그 진보성이 부정되지 아니하는데, 이들 화합물의 효과를 비교하여 보면, 정신병 치료 효과의 면에서는 올란자핀이 에틸올란자핀에 비하여 현저히 우수한 효과를 갖는다고 단정하기 어려우나, 콜레스테롤 증가 부작용 감소라는 이질적인 효과를 가지는 것은 인정할 수 있기 때문에, 이 사건 특허발명은 비교대상발명 1에 비하여 그 진보성이 부정되지 아니한다고 한 사례