당해 사건의 사실관계에 의하면 직무발명보상금과 상법상 손해배상 청구가 인정되지 아니한다고 본 사례 1. 본소청구에 대한 판단 가. 원고의 주장 원고는 피고가 당해 특허발명에 관하여 A 등에게 통상실시권을 설정해 주고 실시료를 받아 이익을 얻었으므로 직무발명보상금을 지급할 의무가 있고, 또한 피고는 B, C, D에게도 당해 특허발명에 관하여 통상실시권을 설정해 주어 피고의 경쟁회사들이 제2발명을 실시할 수 없게 되었고, 이로 인해 피고가 공사를 수주하여 배타적, 독점적 이익을 얻었으므로 B, C, D의 통상실시료의 지급 여부와 상관없이 원고에게 직무발명보상금을 지급할 의무가 있다고 주장하고 있다. 나. 판단 변론 전체의 취지를 종합해 보면, 피고가 당해 특허발명에 관하여 A 등에게 통상실시권을 각 설정해 준 사실을 인정할 수 있으나, 이 법원의 A, B, C에 대한 사실조회결과만으로는 피고가 A 등으로부터 실시료를 지급받은 사실을 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 나아가 원고가 제출한 증거들에 의하더라도 당해 특허발명이 피고가 일부 공사를 수주하는데 유일하거나 주된 원인이 되었다거나, 피고가 당해 특허발명에 관한 특허권에 기해 경쟁회사로 하여금 이를 실시할 수 없게 함으로써 피고의 매출이 증가하였음을 인정하기 부족하다. 따라서 원고의 위 주장은 모두 이유 없다. 2. 반소청구에 대한 판단 가. 피고의 주장 피고는 원고의 처 E는 피고의 사내이사로 재직 중이던 2011년 7월 14일부터 2012년 11월 30일까지 피고와 경쟁관계에 있는 F의 이사로 등재되었는데, E는 상법 제397조의 경업금지의무를 위반하였으므로 상법 제399조에 따라 원고는 자신에게 손해를 배상할 책임이 있다. 또한 원고는 E의 이름으로 피고로부터 급여를 수령하고 E 명의로 업무집행을 하였으므로, 상법 제401조의2 제1항 제2호의 이사 E의 이름으로 직접 업무를 집행하는 자에 해당하기 때문에 원고가 상법 제401조의2 제2항에 따라 자신에게 손해를 배상할 의무가 있다고 주장하고 있다. 나. 판단 상법 제401조의2 제1항 제2호의 '이사의 이름으로 직접 업무를 집행한 자'는 회사에 대한 자신의 영향력을 이용하여 이사에게 업무집행을 지시하는 대신 이사의 명의를 모용하여 직접 회사의 업무를 처리하는 자를 의미하고, 상법 제401조의2 제2항은 이사명의모용자가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하여 회사에 손해가 발생하였고, 법률상 이사에게도 책임이 인정되는 경우에 이사명의모용자와 법률상 이사가 연대하여 책임을 진다는 규정이다. 따라서 상법 제401조의2에 따라 이사명의모용자인 원고에게 손해배상책임이 인정되기 위해서는 원고가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하였고, 이로 인하여 피고에게 손해가 발생하였다는 점이 인정되어야 할 것인데, 피고가 제출한 증거들에 의하더라도 이를 인정하기 부족하다. 피고의 위 주장은 이유 없다.

구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것) 제40조 제2항은 사용자가 종업원으로부터 직무발명을 승계하는 경우 종업원이 받을 정당한 보상액을 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익액과 그 발명의 완성에 사용자 및 종업원이 공헌한 정도를 고려하도록 하고 있는데, 같은 법 제39조 제1항에 의하면 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 그 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로, 위의 ‘사용자가 얻을 이익’이라 함은 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미한다. ☞ 사용자가 실시한 발명이 직무발명의 출원 당시 공지된 것이어서 이를 자유롭게 실시할 수 있었고 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있었던 경우여서 구 특허법 제40조 제1항의 직무발명보상금 중 실시보상금을 지급할 의무가 없다고 본 사례

1. 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로, 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나 또는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완한 자, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다. 한편 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데, 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는데 실질적으로 기여하였는지 여부의 관점에서 공동발명자인지 여부를 결정해야 한다. 2. 직무발명보상금청구권은 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고 그 기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원으로부터 승계한 시점으로 봐야 할 것이나, 회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금의 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권의 행사에 법률상의 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다. 3. 구 특허법 제40조 제2항은 사용자가 종업원으로부터 직무발명을 승계하는 경우 종업원이 받을 정당한 보상액을 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익액과 그 발명의 완성에 사용자가 공헌한 정도를 고려하도록 하고 있는데, 같은 법 제39조 제1항에 의하면 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 그 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로, 위의 ‘사용자가 얻을 이익’이라 함은 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미한다. 한편 여기서 사용자가 얻을 이익은 직무발명 자체에 의해 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익·비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등의 회계상 이익을 의미하는 것은 아니므로 수익·비용의 정산 결과와 관계없이 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있는 것이고, 또한 사용자가 제조·판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 그 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다.