◇ 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 상고심 계속 중 정정심결이 확정된 경우 상고이유로 주장할 수 있는지 여부(소극) ◇ 특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면(이하 ‘명세서 등’이라 한다)을 정정한다는 심결(이하 ‘정정심결’이라 한다)이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 볼 수 없다. 따라서 원심 변론종결 후 정정심결이 확정되었더라도 이를 상고이유로 주장할 수 없고, 상고심은 정정심결이 확정되기 전의 정정 전 명세서 등을 대상으로 진보성을 판단하여야 한다(대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결, 대법원 2021. 12. 30. 선고 2019후10296 판결 등 참조). ☞ 본건은 피고(심판청구인)가 원고(상고인, 특허권자)의 특허권에 대한 무효를 구하는 특허무효심판사건으로, 수치한정발명인 이 사건 특허발명은 소변이나 혈액에서 채취한 NGAL이라는 바이오마커(biomarker)를 통해 급성 신장 질환을 비신장 질환과 구별하여 급성 신장 질환의 가능성을 조기에 발견하기 위한 발명으로 그 컷오프 값(경계값)을 제시하고 있음. ☞ 원심과 특허심판원은 모두 이 사건 특허발명의 진보성이 부정되어 무효로 되어야 한다고 일관되게 판단하였음. ☞ 상고인은 원심 변론종결 이후 정정심판을 청구하여 재심사유가 있다는 취지로 주장하였으나, 상고심은 위 1항의 법리에 따라 원심 변론종결 후 정정심결이 확정되더라도 이를 상고이유로 주장할 수 없고 상고심은 정정심결이 확정되기 전의 정정 전 명세서 등을 대상으로 진보성을 판단하여야 하며, 더욱이 위 정정심판청구는 2021. 11. 26. 취하되었다는 이유로 이 부분 상고이유 주장을 배척함. ☞ 또한 상고심은 수치한정발명의 진보성 법리를 전제로 통상의 기술자가 선행발명 1 또는 선행발명 1에 선행발명 2, 3을 결합함으로써 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1의 차이점인 급성 신장 질환과 관련이 없는 낮은 NGAL 농도를 배제하도록 컷오프 값을 250ng/㎖ ~ 525ng/㎖ 범위로 한정한 구성을 쉽게 도출할 수 있고, 위 컷오프 값의 한정이 선행발명들과 다른 이질적 효과를 갖는다거나, 위 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 있다고 보기 어려우므로, 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정된다는 이유 등으로 이 사건 특허발명의 진보성을 부정한 원심의 판단을 수긍하여 상고기각 판결을 선고함.

◇ 결정형 발명의 진보성 판단 기준 ◇ 발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니 된다(대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결, 대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결 등 참조). 의약화합물의 제제설계(製劑設計)를 위하여 그 화합물이 다양한 결정 형태 즉 결정다형(polymorph)을 가지는지 등을 검토하는 다형체 스크리닝(polymorph screening)은 통상 행해지는 일이다. 의약화합물 분야에서 선행발명에 공지된 화합물과 화학구조는 동일하지만 결정 형태가 다른 특정한 결정형의 화합물을 청구범위로 하는 이른바 결정형 발명의 진보성을 판단할 때에는 이러한 특수성을 고려할 필요가 있다. 하지만 그것만으로 결정형 발명의 구성의 곤란성이 부정된다고 단정할 수는 없다. 다형체 스크리닝이 통상 행해지는 실험이라는 것과 이를 통해 결정형 발명의 특정한 결정형에 쉽게 도달할 수 있는지는 별개의 문제이기 때문이다. 한편 결정형 발명과 같이 의약화합물 분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로 구성의 곤란성을 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 수 있다(대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2865 판결 등에서 특별한 사정이 없는 한 효과의 현저성을 가지고 결정형 발명의 진보성을 판단한 것도 결정형 발명의 위와 같은 특성으로 인해 구성이 곤란한지 불분명한 사안에서 효과의 현저성을 중심으로 진보성을 판단한 것으로 이해할 수 있다). 결정형 발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는, 결정형 발명의 기술적 의의와 특유한 효과, 그 발명에서 청구한 특정한 결정형의 구조와 제조방법, 선행발명의 내용과 특징, 통상의 기술자의 기술수준과 출원 당시의 통상적인 다형체 스크리닝 방식 등을 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 선행발명 화합물의 결정다형성이 알려졌거나 예상되었는지, 결정형 발명에서 청구하는 특정한 결정형에 이를 수 있다는 가르침이나 암시, 동기 등이 선행발명이나 선행기술문헌에 나타나 있는지, 결정형 발명의 특정한 결정형이 선행발명 화합물에 대한 통상적인 다형체 스크리닝을 통해 검토될 수 있는 결정다형의 범위에 포함되는지, 그 특정한 결정형이 예측할 수 없는 유리한 효과를 가지는지 등을 종합적으로 고려하여, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 결정형 발명의 구성을 쉽게 도출할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 결정형 발명의 효과가 선행발명 화합물의 효과와 질적으로 다르거나 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에는 진보성이 부정되지 않는다(대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2865 판결 등 참조). 결정형 발명의 효과의 현저성은 그 발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하고, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 그 기재 내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장ㆍ증명하는 것이 허용된다(대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결 등 참조). ☞ 선행발명의 화합물인 타일로신과 화학 구조는 동일하지만 5.0, 9.0 및 10.5° 2θ의 피크를 포함하는 분말 X선 회절 스펙트럼 값으로 특정된 구성을 갖는 타일로신 제Ⅰ형 결정형에 관한 발명이라는 점에서 차이가 있는 ‘이 사건 제1항 발명’이 선행발명에 의해 진보성이 부정되는지 여부가 쟁점이 된 사안임. ☞ 대법원은, 피고가 제출한 출원 당시의 통상적인 다형체 스크리닝 방식에 관한 자료만으로는 통상의 기술자가 결정화 공정 변수를 적절히 조절하거나 통상적인 다형체 스크리닝을 통해 선행발명으로부터 위와 같은 특성을 갖는 제Ⅰ형 결정형을 쉽게 도출할 수 있는지 분명하지 않다는 등의 이유로 이 사건 제1항 발명이 선행발명에 의해 진보성이 부정된다고 단정할 수 없다고 보아, 이와 달리 판단한 원심판결을 파기환송하였음.

◇ 특허발명의 진보성 부정 여부(소극) ◇ 발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있는데도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 된다(대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결, 대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결 등 참조). ☞ 이 사건 특허발명은 ‘세라믹 용접 지지구’에 관한 것인데, 피고가 청구한 특허무효심판에서 진보성이 부정된다는 이유로 원고의 특허권을 무효로 하는 심결이 내려지자, 원고가 심결취소를 구하는 사안임. ☞ 이 사건 특허발명은 내화도와 소성밀도, 흡수율의 각 수치한정 및 그 조합을 구성요소로 하는 발명인데, 선행발명 1에는 흡수율과 비례관계에 있는 기공률에 관한 부정적인 교시를 담고 있고, 또 통상의 기술자가 선행발명 1에 이 사건 특허발명과 같은 낮은 흡수율을 채택하여 결과적으로 선행발명 1의 비교적 높은 범위의 기공률을 배제하는 것은 선행발명 1의 내화도와 기공률 간의 유기적 결합관계를 해치는 것이므로 선행발명 1에 기하여 진보성을 부정하기는 어렵다는 이유로, 진보성을 부정한 원심판결을 파기환송함. ☞ 특허발명에 대한 진보성 판단을 함에 있어 구성요소의 유기적 결합관계와 선행발명의 부정적 교시 등을 신중히 고려하여 사후적 고찰을 하지 않도록 주의하여야 한다는 취지의 판결임.

◇ 특허발명의 진보성 판단기준 ◇ 발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있는데도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다(대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결 등 참조). 특허발명의 청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성을 판단할 때에는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 아니 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 하며, 이때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결 등 참조). ☞ 말단비대증과 카르시노이드 종양 등을 치료할 수 있는 유효성분인 옥트레오티드를 위한 마이크로입자 형태의 서방형 제제(3개월간 지속 방출)로서의 의약조성물 제공을 위한 발명의 진보성이 문제된 사안임. ☞ 원심은, 옥트레오티드를 함유한 마이크로 입자 형태의 서방형 제제에 관한 선행발명 1의 실시례에, 데스로렐린과 류프로렐린이라는 활성 물질과 관련해 이 사건 제1항 발명과 동일 조성의 마이크로 입자를 포함한 서방형 제제와 효과를 개시하고 있는 선행발명 2 또는 선행발명 6을 결합하면, 이 사건 제1항 정정발명의 진보성이 부정되고, 이를 전제로 그 종속항인 이 사건 제3항 내지 제5항, 제7항 내지 제13항 정정발명의 진보성이 부정된다고 판단함. ☞ 대법원은, 선행발명 1은 이 사건 제1항 발명과 마이크로 입자의 조성에 차이가 있고, 그 효과에 관하여도 7일 정도의 생체 외 방출 결과만을 담고 있으며, 선행발명 2, 6의 활성 물질은 옥트레오티드와 제형의 방출속도에 영향을 미치는 물성과 구조가 달라, 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2 또는 6을 결합한다고 하여 선행발명 2, 6의 서방출 효과가 그대로 나타날 것이라고 예측하기 어려운 점 등을 고려할 때, 통상의 기술자가 선행발명들을 결합하여 이 사건 제1항 정정발명에 이르는 것이 쉽다고 보기 어렵다고 판단하여 원심을 파기하였음.

특허발명의 발명의 설명 및 청구항에 기재불비 사유가 있어 무효로 되어야 한다고 본 사례 1. 이 사건 특허발명의 ‘발명의 상세한 설명’ 기재불비에 대한 판단 가. 관련 규정 및 판단 기준구 특허법 제42조 제3항 제1호는 발명의 상세한 설명에는 기술분야, 해결하고자 하는 과제, 과제의 해결 수단, 그 밖에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명의 내용을 쉽게 이해하기 위하여 필요한 사항을 포함하여야 한다.”라고 규정하고 있다. 이때 위 조항들에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다. 나. 판단 제1항 발명인 제조방법의 용이 사용 가능 여부는 통상의 기술자에 의한 구성요소 4, 5의 이해 및 재현 여부에 좌우된다 할 것이고, 이는 구체적으로 구성요소 4, 5에 포함된 공정변수들이 무엇을 의미하는지, 그 측정 기준 및 방법이 무엇인지를 통상의 기술자가 이 사건 명세서 및 도면에 기재된 사항과 출원 시의 기술 상식에 기초하여 정확히 이해하고 재현할 수 있는지 여부에 관한 것이다. 이 사건 명세서에서 구성요소 4인 충전수준(FL)은 ‘반응기의 공부피(empty volume, Vreactor)에 대한 봉의 부피(Vrods)비'를 의미한다고 규정하고 있는데, 증착 반응이 진행 중인 상태에 있는 실리콘 봉의 부피(Vrods)를 측정하는 방법, 나아가 그로부터 계산되는 충전수준(FL)의 측정 방법에 대해 별다른 기재는 없다. 또한 통상의 기술자가 반응 중 실리콘 봉의 부피를 측정함에 있어 실리콘 봉을 원기둥으로 간주한 후 일반적인 원기둥의 부피 계산방법을 통해 그 부피를 추정하는 것이 통상적으로 인정되는 기술 상식임을 의미하는 것이라고 볼 수 없다. 이 사건 제1항 발명의 Vrods 측정시 통상의 기술자가 이 사건 명세서상 특별한 기재 없이도 반응 중 실리콘 봉을 원기둥으로 간주한 후 일반적인 원기둥의 부피 계산방법을 통해 그 부피를 추정하여 그 추정치를 Vrods로 사용할 것이라고 기대할 수 없음이 명확하다. 구성요소 5(이 사건 아르키메데스 수)에 포함된 벽의 온도(Twall)에 대하여 살펴보면, 통상의 기술자가 이 사건 제1항 발명인 제조방법을 실제 사용함에 있어 Twall을 반응 중 실측치가 아닌 추정치로 적용하더라도 이 사건 제1항 발명의 구성을 제대로 구현한 것이라고 인식하리라고는 보이지 않는다. 이 사건 명세서에는 구성요소 4, 5의 봉의 부피(Vrod), 벽의 온도(Twall), 체적 유량(Q)의 각 측정 방법이 용이하게 실시될 수 있을 정도로 명확히 기재되어 있지 아니한바, 통상의 기술자는 출원 시의 기술 수준으로 보아 이 사건 명세서의 기재로는 이 사건 제1항 발명의 구성을 용이하게 사용할 수 없다. 제1항 발명에 의한 효과를 통상의 기술자가 충분히 예측할 수 있는지 살펴보면, 통상의 기술자가 이 사건 제1항 발명인 다결정 실리콘의 제조방법으로부터 발휘되는 효과를 이 사건 명세서의 기재를 통해 정확하게 이해하고 재현하기 위해서는, 이 사건 제1항 발명의 각 청구범위 전체에 걸쳐 ① 그와 같은 효과가 이 사건 명세서에서 구체적인 실험, 실시예 등으로 증명되거나, ② 통상의 기술자가 출원 시 기술 수준으로 보아 이를 능히 예측할 수 있어야 한다. 이는 아르키메데스 수의 유도과정을 개시하였는지 여부와는 직접적 관련이 없고, 이 사건 아르키메데스 수에 관한 기술 오류는 인정되지 아니한다. 이 사건 명세서상 구체적인 실험, 실시예 등으로부터 증명되는 이 사건 제1항 발명의 구성에 따른 효과는 위 3개 공정(1개 공정당 3 내지 4개 포인트에 해당하는 각 공정변수들 세트 포함)에 대한 효과에 불과하다 할 것인바, 이는 이 사건 제1항 발명의 구성 전체에 의한 효과가 이 사건 명세서에서 구체적인 실험, 실시예 등으로 증명된 것이라고 볼 수 없다. 이 사건 제1항 발명의 특성, 청구된 수치범위의 폭이 넓은 점, 이 사건 명세서 기재 내용의 구체적인 정도 등에 비추어 볼 때, 통상의 기술자가 이 사건 명세서의 기재 내용에 출원 시의 기술 수준을 더하여 보더라도 이 사건 명세서에 구체적 실시예로서 기재된 3개 공정 및 그로 인한 효과에 더하여 이에 인접한 이 사건 제1항 발명 중 매우 한정된 수치범위의 구성 및 그로 인한 효과만을 예측할 수 있을 뿐, 그 나머지 범위의 구성 및 그로 인한 효과에 대하여는 통상의 기술자가 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 아니하고서는 이를 예측하거나 재현할 수 있는 가능성이 현저히 부족하다고 할 것이다. 결국 이 사건 제1항 발명의 효과는 통상의 기술자의 출원 시 기술 수준을 더하여 보더라도 그 구성의 전체 수치범위에 대하여는 이를 능히 예측할 수 없다고 봄이 타당하다. 그렇다면 이 사건 제1항 발명의 효과는 이 사건 명세서에 그 청구된 수치범위 전체에 걸쳐 통상의 기술자가 충분히 예측할 수 있을 정도로 기재되어 있다고 볼 수 없다. 한편 청구범위 기재불비 여부에 대해 살펴보면, 청구범위에는 명확한 기재만이 허용되고, 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 않는다. 이 사건 제1항 발명은, 봉의 부피(Vrods), 벽의 온도(Twall), 체적 유량(Q) 등의 공정변수들을 포함하는 이 사건 아르키메데스 수 및 FL 등으로 구성되어 있으나, 앞서 이 사건 제1항 발명의 상세한 설명 기재불비 여부에서 살펴본 바와 같이 봉의 부피(Vrods), 벽의 온도(Twall), 체적 유량(Q)의 각 측정 방법이 명확하지 아니하므로, 이 사건 제1항 발명은 청구범위에 발명이 명확하게 기재되어 있다고 할 수 없다. 따라서 이 사건 특허발명은 발명의 상세한 설명 및 청구범위에 기재불비가 있다 할 것인바, 신규성 및 진보성 판단으로 더 나아가 살필 필요 없이 그 등록이 무효로 되어야 하므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

◇ PCT 자기지정출원 과정에서 후출원인이 후출원 당시 특허출원인변경신고를 마치지 않았더라도 특허를 받을 권리를 승계받았다면 우선권 주장을 할 수 있다고 판단한 사례 ◇ 우리나라에서 먼저 특허출원을 한 후 이를 우선권 주장의 기초로 하여 그로부터 1년 이내에 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty, 이하 'PCT'라 한다)이 정한 국제출원(이하 'PCT 국제출원'이라 한다)을 할 때 지정국을 우리나라로 할 수 있다(이하 'PCT 자기지정출원'이라 한다). 이 경우 우선권 주장의 조건 및 효과는 우리나라의 법령이 정하는 바에 의한다{PCT 제8조 ⑵⒝}. 특허를 받으려는 사람은 자신이 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원으로 먼저 한 출원(이하 ‘선출원’이라 한다)의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 수 있다(특허법 제55조 제1항). 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명(이하 ‘선출원 발명’이라 한다)과 같은 발명에 관하여 신규성, 진보성 등의 일정한 특허요건을 적용할 때에는 그 특허출원은 그 선출원을 한 때(이하 ‘우선권 주장일’이라 한다)에 한 것으로 본다(같은 조 제3항). 따라서 발명자가 선출원 발명의 기술사상을 포함하는 후속 발명을 출원하면서 우선권을 주장하면 선출원 발명 중 후출원 발명과 동일한 부분의 출원일을 우선권 주장일로 보게 된다. 이러한 국내우선권 제도의 취지는 기술개발이 지속적으로 이루어지는 점을 감안하여 발명자의 누적된 성과를 특허권으로 보호받을 수 있도록 하는 것이다. 발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 갖고(특허법 제33조 제1항 본문), 특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있으므로(특허법 제37조 제1항), 후출원의 출원인이 후출원 시에 ‘특허를 받을 수 있는 권리’를 승계하였다면 우선권 주장을 할 수 있고, 후출원 시에 선출원에 대하여 특허출원인변경신고를 마쳐야만 하는 것은 아니다. 특허출원 후 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인변경신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다고 규정한 특허법 제38조 제4항은 특허에 관한 절차에서 참여자와 특허를 등록받을 자를 쉽게 확정함으로써 출원심사의 편의성 및 신속성을 추구하고자 하는 규정으로 우선권주장에 관한 절차에 적용된다고 볼 수 없다. 따라서 후출원의 출원인이 선출원의 출원인과 다르더라도 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받았다면 우선권 주장을 할 수 있다고 보아야 한다. ☞ 한국에 출원된 선출원에 대한 출원을 받을 수 있는 권리들을 양수한 甲은 위 선출원들을 기초로 중국 특허청에 PCT 국제출원(후출원)을 하면서 각 선출원 발명에 관한 우선권 주장을 하였음. 원고는 甲으로부터 위 후출원에 대한 권리를 양수한 후 국내단계 진입을 위해 특허청장에게 위 국제출원(후출원)에 대한 국내서면을 제출하였고, 위 국내서면에는 이 사건 선출원에 관한 우선권주장이 포함됨. ☞ 피고(특허청장)는 국내우선권을 주장할 수 있는 자는 선출원의 출원인(구 특허법 제38조 제4항에 따라 효력이 발생한 승계인 포함)이고, 선출원인과 후출원인은 후출원의 출원시점에 동일해야 하는데, 원고들의 후출원의 출원시점에서의 출원인과 우선권주장의 기초가 된 이 사건 각 선출원의 출원인이 서로 일치하지 않는다는 이유로 이 사건 각 우선권 주장을 무효로 하는 이 사건 처분을 하였고, 이에 원고들이 이 사건 처분의 취소를 구하는 소를 제기한 사안임. ☞ 이 사건 선출원들의 출원인과 이 사건 후출원들의 출원인이 동일하지 아니하므로, 피고는 이 사건 각 권리이전계약서 등에 따라 甲이 우선권을 주장할 수 있는 권리를 정당하게 승계받았는지 여부를 확인할 필요가 있음에도 이를 확인하지 아니한 채 국내 특허출원을 기초로 우선권을 주장한 PCT 국제출원에서 후출원 당시에 특허출원인변경신고를 마치지 않았다는 사정만으로 선출원의 출원인과 후출원의 출원인이 다르다고 보아 우선권 주장을 무효로 보아서는 안 될 것이라고 판단함. ☞ 이 사건 후출원 시에 특허출원인변경신고가 되어 있지 않다는 이유로 원고들의 이 사건 우선권 주장을 무효로 한 이 사건 처분이 적법하다고 판단한 원심을 파기환송한 사례.

◇ 1. 실용신안의 진보성 판단 기준 및 사후적 고찰 금지의 원칙 ◇ ◇ 2. 진보성이 부정된다는 이유로 정정심판 청구를 기각한 심결에 대한 취소소송절차에서 특허청장이 주지관용기술에 대한 증거라고 하며 새롭게 증거를 제출하였으나 그 실질이 새로운 공지기술에 대한 증거인 경우 이를 판단근거로 삼을 수 있는지 여부(소극) ◇ 1. 고안의 진보성이 부정되는지 여부를 판단하기 위해서는 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 고안과 선행기술의 차이 및 그 고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)의 기술수준 등에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 고안이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 고안을 극히 쉽게 도출할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 고안의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 고안을 극히 쉽게 고안할 수 있는지를 판단해서는 안된다(대법원 2015. 11. 27. 선고 2013후3326 판결, 대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결 등 참조). 2. 실용신안법 제33조에서 준용하는 특허법 제136조 제6항은 정정심판에서 심판청구인에게 의견서 제출기회를 부여함으로써 정정심판청구에 대한 심사의 적정을 기하고 심사제도의 신용을 유지한다는 공익상의 요구에 기인하는 강행규정이다. 따라서 정정심판이나 그 심결취소소송에서 정정의견제출 통지서를 통하여 심판청구인에게 의견서 제출 기회를 부여한 바 없는 사유를 들어 정정심판청구를 기각하는 심결을 하거나, 심결취소청구를 기각하는 것은 위법하다(대법원 2007. 4. 27. 선고 2006후2660 판결, 대법원 2012. 7. 12. 선고 2011후934 판결 등 참조). 특히 정정심판을 기각하는 이유가 선행고안에 의하여 고안의 진보성이 부정된다는 취지라면 특허청장이 취소소송절차에 이르러 비로소 제출한 자료들은, 선행고안을 보충하여 출원 당시 해당 고안과 동일한 기술분야에 널리 알려진 주지관용기술을 증명하기 위한 것이거나, 정정의견제출 통지서에 기재된 선행고안의 기재를 보충 또는 뒷받침하는 것에 불과한 경우라고 인정될 때 판단의 근거로 삼을 수 있다. ☞ 이 사건 고안의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단하지 않는 한, 통상의 기술자가 선행발명 1, 2, 3의 결합에 의하여 이 사건 고안의 구성을 극히 쉽게 도출하기 어려워 진보성을 부정하기 어렵다고 보아 이와 달리 판단한 원심을 파기함 ☞ 원심은 특허청장이 원심에서 비로소 제출한 이 사건 출원 전 유튜브에 게시된 동영상을 주지관용기술에 대한 증거로 보아 진보성 부정의 근거로 삼았으나, 위 동영상은 그 내용상 새로운 공지기술에 대한 것일 뿐, 정정심판청구 기각의 근거가 된 선행고안들을 보충하는 취지의 주지관용기술에 대한 증거이거나 정정의견제출 통지서에 기재된 선행고안의 기재를 보충 또는 뒷받침하는 것에 불과하다고 보기 어려워 심결의 당부를 판단하는 근거로 삼을 수 없다고 한 사례.

◇특허 권리범위 확인심판에서 자유실시기술 법리가 문언 침해의 경우에도 적용되는지 여부◇ 특허법은 권리범위 확인심판과 특허 무효심판을 별도로 규정하고 있다. 특허권의 권리범위 확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상 발명이 등록된 특허발명의 보호범위에 속하는지 여부를 확인하는 절차이다(특허법 제135조). 특허 무효심판은 등록된 특허에 무효 사유가 있는지를 판단하는 절차로서 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되면 그 특허권은 소급적으로 소멸한다(특허법 제133조). 특허가 진보성이 없어 무효 사유가 있는 경우에도 특허 무효심판에서 무효 심결이 확정되지 않으면, 특별한 사정이 없는 한 다른 절차에서 그 특허가 무효임을 전제로 판단할 수는 없다. 특허발명의 보호범위를 판단하는 절차로 마련된 권리범위 확인심판에서 특허의 진보성 여부를 판단하는 것은 권리범위 확인심판의 판단 범위를 벗어날 뿐만 아니라, 본래 특허 무효심판의 기능에 속하는 것을 권리범위 확인심판에 부여하는 것이 되어 위 두 심판 사이의 기능 배분에 부합하지 않는다(대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결 참조). 따라서 특허발명이 공지의 기술인 경우 등을 제외하고는 특허발명의 진보성이 부정되는 경우에도 권리범위 확인심판에서 등록되어 있는 특허권의 효력을 당연히 부인할 수는 없다(대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체 판결, 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후235 판결, 대법원 1998. 10. 27. 선고 97후2095 판결, 위 대법원 2012후4162 전원합의체 판결 등 참조). 그러나 권리범위 확인심판에서 특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우뿐만 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다(대법원 2001. 10. 30. 선고 99후710 판결 등 참조). 이러한 방법으로 특허발명의 무효 여부를 직접 판단하지 않고 확인대상 발명을 공지기술과 대비하는 방법으로 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 결정함으로써 신속하고 합리적인 분쟁해결을 도모할 수 있다. 자유실시기술 법리의 본질, 기능, 대비하는 대상 등에 비추어 볼 때, 위 법리는 특허권 침해 여부를 판단할 때 일반적으로 적용되는 것으로, 확인대상 발명이 결과적으로 특허발명의 청구범위에 나타난 모든 구성요소와 그 유기적 결합관계를 그대로 가지고 있는 이른바 문언 침해(literal infringement)에 해당하는 경우에도 그대로 적용된다. ☞ 자유실시기술의 법리는 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위를 문언 침해하는 경우에는 적용되지 않는다는 이유로 확인대상 발명이 자유실시기술인지 여부를 판단하지 않은 채 피고의 자유실시기술 주장을 배척한 원심을 파기한 사례

[1] 특허법 제2조 제3호는 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있는바, 특허청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명(이하 ‘제조방법이 기재된 물건발명’이라고 한다)의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 위와 같은 발명의 유형 중 ‘물건의 발명’에 해당한다. 물건의 발명에 관한 특허청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하는 것이므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다. [2] 따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다. [3] 한편 생명공학 분야나 고분자, 혼합물, 금속 등의 화학 분야 등에서의 물건의 발명 중에는 어떠한 제조방법에 의하여 얻어진 물건을 구조나 성질 등으로 직접적으로 특정하는 것이 불가능하거나 곤란하여 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 사정이 있을 수 있지만, 이러한 사정에 의하여 제조방법이 기재된 물건발명이라고 하더라도 그 본질이 ‘물건의 발명’이라는 점과 특허청구범위에 기재된 제조방법이 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 수단에 불과하다는 점은 마찬가지이므로, 이러한 발명과 그와 같은 사정은 없지만 제조방법이 기재된 물건발명을 구분하여 그 기재된 제조방법의 의미를 달리 해석할 것은 아니다. [4] 이와 달리, 제조방법이 기재된 물건발명을 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 있는지 여부로 나누어, 이러한 특별한 사정이 없는 경우에만 그 제조방법 자체를 고려할 필요가 없이 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 선행기술과 대비하는 방법으로 진보성 유무를 판단해야 한다는 취지로 판시한 대법원 2006. 6. 29. 선고 2004후3416 판결, 대법원 2007. 5. 11. 선고 2007후449 판결, 대법원 2007. 9. 20. 선고 2006후1100 판결, 대법원 2008. 8. 21. 선고 2006후3472 판결, 대법원 2009. 1. 15. 선고 2007후1053 판결, 대법원 2009. 3. 26. 선고 2006후3250 판결, 대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후4328 판결 등을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 모두 변경하기로 한다. ☞ 명칭을 ‘폴리비닐알코올계 중합체 필름 및 편광필름’으로 하는 이 사건 특허발명 중 청구항 6, 7 발명은 편광필름의 제조공정 전에 PVA 원료를 물로 세정하여 PVA를 미리 일정 범위 내로 제거함으로써 PVA 필름의 제조과정에서 용출되는 PVA로 인하여 편광필름에 결점이 생기는 것을 방지할 수 있는 기술인데, 비교대상발명들에는 그러한 기술사상이 전혀 개시 또는 암시되어 있지 아니하므로 그 진보성이 부정된다고 할 수 없다고 한 원심 판단 부분은 수긍한 반면, 원심이 곧바로 그에 따라, 청구항 6의 방법에 의해 제조된 물건인 ‘편광필름’을 그 특허청구범위로 하는 청구항 9, 10 발명의 진보성도 부정되지 않는다고 판단한 부분은 ‘제조방법이 기재된 물건발명’의 해석방법에 관한 법리를 오해한 위법이 있다는 이유로 파기한 사안 ☞ 이 판결에 대하여는 관여 법관의 의견이 일치되었음

1. 2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정된 특허법 부칙 제3조와 그 개정 전의 구 특허법 제174조에 의하여 구 특허법 제173조의 심사전치절차에서의 심사에 준용되는 특허법 제51조 제1항에 의하면, 심사관은 심사전치보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다. 위 규정에서 ‘새로운 거절이유가 발생한 것’이란 해당 보정으로 인하여 이전에 없던 거절이유가 새롭게 발생한 경우를 의미하는 것으로서, 이러한 경우에 그 보정을 각하하도록 한 취지는 이미 거절이유가 출원인에게 통지되어 그에 대한 의견제출 및 보정의 기회가 충분히 부여되었음에도 그 보정으로 인하여 거절이유가 새롭게 발생하여 그에 대한 거절이유통지와 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제함으로써 심사절차의 신속한 진행을 도모하는 데에 있다고 할 것이다. 이러한 취지에 비추어 보면, 심사관이 ‘발명이 명확하고 간결하게 기재되지 아니하여 특허법 제42조 제4항 제2호의 명세서 기재요건을 구비하지 못한 기재불비가 있다’는 거절이유를 통지함에 따라 이를 해소하기 위한 보정이 이루어졌는데, 그 보정 이후 발명에 대한 심사 결과 신규성이나 진보성 부정의 거절이유가 발견된다고 하더라도, 그러한 거절이유는 보정으로 청구항이 신설되거나 실질적으로 신설에 준하는 정도로 변경됨에 따라 비로소 발생한 경우와 같은 특별한 사정이 없는 한 보정으로 인하여 새롭게 발생한 것이라고 할 수 없으므로, 심사관으로서는 그 보정에 대한 각하결정을 하여서는 아니 되고, 위와 같은 신규성이나 진보성 부정의 거절이유를 출원인에게 통지하여 의견제출 및 보정의 기회를 부여하여야 한다. 2. 특허거절결정에 대한 불복심판청구를 기각한 심결의 취소소송에서 법원은 특허거절결정을 유지한 심결의 위법성 여부를 판단하는 것일 뿐 특허출원에 대하여 직접 특허결정 또는 특허거절결정을 하는 것은 아니다. 따라서 심사관이 특허출원의 보정에 대한 각하결정을 한 후 ‘보정 전의 특허출원’에 대하여 거절결정을 하였고, 그에 대한 불복심판 절차에서 위 보정각하결정 및 거절결정이 적법하다는 이유로 심판청구를 기각하는 특허심판원의 심결이 있었던 경우, 그 심결취소소송에서 법원은 위 보정각하결정이 위법하다면 그것만을 이유로 곧바로 심결을 취소하여야 하는 것이지, 심사관 또는 특허심판원이 하지도 아니한 ‘보정 이후의 특허출원’에 대한 거절결정의 위법성 여부까지 스스로 심리하여 이 역시 위법한 경우에만 심결을 취소할 것은 아니다.