◇ 법무법인이 변리사 등록을 마친 구성원 변호사를 담당변호사로 하여 상표등록 출원대리 등 특허청에 대한 대리 업무를 할 수 있는지 여부 ◇ 변리사는 특허청 또는 법원에 대하여 특허, 실용신안, 디자인 또는 상표에 관한 사항을 대리(이하 ’특허청에 대한 대리 등‘이라고 한다)하고 그 사항에 관한 감정과 그 밖의 사무를 수행하는 것을 업으로 하고[구 변리사법(2016. 1. 27. 법률 제13843호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제2조], 변리사가 아닌 자는 위와 같은 대리 업무를 하지 못한다(구 변리사법 제21조). 한편, 위 개정 법률의 시행일인 2016. 7. 28. 이전에 변호사법에 따른 변호사 자격을 가진 사람은 변리사 등록을 한 경우 변리사의 자격을 가지는데[구 변리사법 제3조 제2호, 부칙(2016. 1. 27.) 제3조], 법무법인은 변호사의 직무에 속하는 업무를 수행하고, 법무법인의 구성원이나 구성원 아닌 소속 변호사가 다른 법률에 정한 자격에 의한 직무를 수행할 수 있을 때에는 그 직무를 법인의 업무로 할 수 있으므로(변호사법 제49조 제1항, 제2항), 법무법인은 변리사 자격을 가진 그 구성원이나 소속 변호사가 수행할 수 있는 특허청에 대한 대리 등의 업무를 법인의 업무로 할 수 있다고 봄이 타당하다(대법원 2016. 4. 28. 선고 2015두3911 판결, 대법원 2021. 9. 9. 선고 2019두53464 전원합의체 판결 참조). ☞ A 법무법인이 변리사 자격이 있는 구성원 변호사 甲을 담당변호사로 지정하여 원고를 대리하여 이 사건 상표등록을 출원하자, 특허청에서 대리권 보정을 명하였고, 원고가 이에 응하지 않자 이 사건 상표등록출원을 무효처분 함. 이 사건은 원고가 그 취소를 구하는 사건임. ☞ 대법원은 그동안 법무법인의 특허청에 대한 대리 업무를 허용하지 않던 특허청의 관행과 달리 ‘법무법인은 변호사의 직무에 속하는 업무를 수행하고, 법무법인의 구성원이나 구성원 아닌 소속 변호사가 다른 법률에 정한 자격에 의한 직무를 수행할 수 있을 때에는 그 직무를 법인의 업무로 할 수 있으므로(변호사법 제49조 제1항, 제2항), 법무법인은 변리사 자격을 가진 그 구성원이나 소속 변호사가 수행할 수 있는 특허청에 대한 대리 등의 업무를 법인의 업무로 할 수 있다’고 보아 이와 같은 취지의 원심을 수긍함.

◇ 타인이 사용하기로 한 서비스표를 먼저 출원하여 서비스표로 등록한 행위가 업무방해죄를 구성하는지 여부가 문제된 사안 ◇ 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 같다)상 상표권은 설정등록에 의하여 발생하고(제41조 제1항) 국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하려는 자는 자기의 상표를 등록받을 수 있으므로(제3조 본문), 실제로 상표를 사용한 사실이 있거나 처음으로 사용하였는지 여부는 상표권 발생의 요건으로 볼 수 없다. 나아가 상표를 사용하려는 의사의 유무는 출원인의 주관적, 내면적인 의사를 중심으로 하되, 출원인의 경력, 지정상품의 특성, 출원인이 다수의 상표를 출원·등록한 경우에는 그 지정상품과의 관계 등과 같이 외형적으로 드러나는 사정까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. 이러한 법리는 서비스표에 관하여도 마찬가지로 적용된다. ☞ ‘피해 회사가 사용하기로 한 이 사건 서비스표를 피고인이 먼저 출원하여 특허청에 등록함으로써 위계로 피해 회사의 업무를 방해하였다’는 공소사실로 기소된 사안임. ☞ 이 판결은, 피고인이 피해 회사가 사용 중인 서비스표를 피해 회사보다 시간적으로 먼저 등록출원을 하였다거나 피해 회사가 사용 중인 서비스표의 제작에 실제로는 관여하지 않았으면서도 서비스표 등록출원을 하였다는 등의 사정만으로는 피해 회사에 대한 위계에 해당한다고 단정하기 어렵고, 피고인이 국내에서 사용하려는 의사 없이 이 사건 서비스표를 출원하였다고 단정하기 어려우며, 피고인이 특허청 심사관의 거절이유통지나 제3자의 이의신청에 대한 답변을 하는 과정에서 허위의 서류를 제출하는 등 적극적인 기망행위를 하였다는 등의 사정이 인정되지 않는 한 특허청 심사관에게 오인·착각 또는 부지를 일으킨 뒤 이를 이용하였다고 볼 수도 없다고 보아, 유죄로 판단한 원심을 파기하였음.

유해성이 인정된 마음가리 뿌리 추출물을 원료로 포함하는 출원발명이 공중의 위생을 해칠 우려가 있어 특허를 받을 수 없다고 본 사례 1. 사건 개요 특허청 심사관은 원고의 이 사건 출원발명이 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명에 해당하고, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행발명들로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 부정된다고 보아 출원발명에 대한 거절결정을 하였고, 그에 대한 불복심판에서 특허심판원은 ‘이 사건 제5항 발명은 공중의 위생을 해칠 우려가 있다고 할 것이므로 특허법 제32조의 규정에 의해 특허를 받을 수 없고, 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있으면 그 출원은 일체로서 거절되어야 한다.’는 이유를 들어 위 심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다. 2. 판단 특허법 제32조에 의하면, 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명에 대해서는 특허법 제29조 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다. 따라서 특허법 제32조, 제62조에 비추어 특허출원이 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 때에는 거절결정하여야 하는 것이므로 발명이 공중의 위생을 해칠 우려가 있는지 여부는 특허절차에서 심리되어야 할 것이고 이것이 단순히 발명의 실시단계에 있어 제품에 대한 식품위생법 등 관련제품 허가법규에서만 다룰 문제가 아니다(대법원 1991. 11. 8. 선고 91후110 판결 등 참조). 이 사건 제1항 발명은 마음가리 추출물을 포함하는 피로 예방 및 개선용 조성물에 관한 발명이고, 이 사건 제5항 발명은 이 사건 제1항 발명의 피로 예방 및 개선용 조성물을 포함하는 식품 조성물에 관한 발명이므로, 이 사건 제5항 발명 역시 마음가리 추출물을 포함하고 있는 것임을 알 수 있다. 또한 이 사건 제1항 발명의 ‘마음가리 추출물’은 마음가리의 뿌리 즉, 위령선이 포함된 마음가리의 식물 추출물이라고 해석된다. 그런데 ① 마음가리의 뿌리는 마음가리의 잎과 달리 식품의약품안전처장의 고시에서 건강기능식품에 사용할 수 없는 원료로 지정되어 있는 점, ② 위령선은 국내 관련 데이터베이스에서 유해성을 인정하여 식품에 사용할 수 없는 것으로 되어 있고, 국내·외 학술지 및 보고서에서 인체에 유해하다고 보고하고 있는 점, ③ 이 사건 제5항 발명에는 마음가리 추출물의 함량에 대한 아무런 한정이 없는 점까지 보태어 보면, 마음가리(으아리)의 뿌리(위령선)를 포함하는 마음가리 추출물을 함유하고 있는 식품조성물은 공중의 위생을 해칠 우려가 있다고 봄이 상당하다. 그렇다면 제5항 발명은 특허를 받을 수 없으므로 이 사건 출원발명은 일체로서 그 등록이 거절되어야 하고, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

특허권의 설정등록을 받으려는 자가 특허료를 냈을 때 특허청장의 특허권 설정등록절차 이행여부와 무관하게 곧바로 특허권 설정등록이 된 것으로 보아 특허가 공지된 것으로 볼 수는 없다고 본 사례 1. 판단 가. 특허발명의 공지여부 1) 특허의 설정등록일 이후에는 특허는 공지된 것으로 보아야 한다(대법원 2009. 12. 24. 선고 2009다72056 판결 참조). 한편 특허권의 설정등록이란 특허출원에 대한 심사관의 특허결정 후 특허료의 납부 또는 면제시에 특허청장이 직권으로 특허청에 비치된 특허원부에 소정의 사항을 기재하는 절차를 말한다. 그러나 다음과 같은 이유로 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 특허료를 냈을 때 특허청장의 특허권 설정등록절차 이행여부와 무관하게 곧바로 특허권 설정등록이 된 것으로 보아 특허가 공지된 것으로 볼 수는 없다. (1) 구 특허법 등 어디에도 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 구 특허법 제79조 제1항에 따른 특허료를 냈을 때[등록료 납부서가 접수되거나, 특허청장이 부여한 납부자번호로 등록료를 납부하는 경우 등록료의 수납정보가 특허청 전산정보처리조직의 파일에 기록되는 때, 이하 같다] 특허청장의 특허권 설정등록절차 이행여부와 무관하게 곧바로 특허권이 설정등록된 것으로 의제하거나, 특허료가 납부되어 특허청장이 특허권을 설정하기 위한 등록을 하여야 하는 시점이 속하는 날을 특허권의 '설정등록일'로 의제하는 규정이 없다. (2) 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 특허료를 냈을 때 구 특허법 소정의 특허료가 완납되었는지 여부를 사후적으로 확인하여, 만일 구 특허법 소정의 특허료의 일부를 내지 아니한 경우에는 특허료의 보전을 명하여야 하는 등 특허권의 설정등록을 받으려는 자의 구 특허법 제79조 제1항 소정의 특허료 완납 여부를 판단하는 절차가 반드시 필요하다. 그러므로 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 특허료를 낸 시점 또는 그 특허료 수납정보가 특허청에 도달하는 시점과 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 구 특허법 제79조 제1항 소정의 특허료를 완납하였음이 최종적으로 확인되어 특허청장에게 특허권 설정등록 의무가 발생하는 시점 사이에는 필연적으로 시간적 간격이 발생할 수밖에 없는바, 특허법 등 어디에도 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 특허료를 낸 시점에 특허청장의 특허권 설정등록절차 이행여부와 무관하게 곧바로 특허권이 설정등록된 것으로 의제하거나, 특허료가 납부되어 특허청장이 특허권을 설정하기 위한 등록을 하여야 하는 시점이 속하는 날을 특허권의 '설정등록일'로 의제하는 규정이 없다. 2) 결국 선행발명 1은 2016년 8월 17일 17시 5분에서야 특허등록원부가 생성됨으로써 특허권 설정등록이 이루어졌고, 달리 등록료 수납정보가 특허청에 도달한 2016년 8월 16일 14시부터 선행발명 1에 대한 특허등록원부가 생성됨으로서 특허권 설정등록이 이루어진 2016년 8월 17일 17시 5분까지 사이에 선행발명 1의 특허출원에 관한 서류 등에 대한 제3자의 열람·복사가 이루어졌다고 볼 아무런 자료가 없으므로, 선행발명 1은 등록료 수납정보가 특허청에 도달한 2016년 8월 16일 14시가 아니라 이 사건 출원발명의 출원일 이후로서 선행발명 1에 대한 특허등록원부가 생성됨으로서 특허권 설정등록이 이루어진 2016년 8월 17일 17시 5분에 공지되었다고 보아야 하고, 선행발명 1에 대한 특허등록원부에 특허등록일이 등록료 납부일인 '2018년 8월 16일'로 기재되어 있다는 사정만으로 선행발명 1의 특허권 설정등록일이 위 특허등록원부에 기재된 대로 의제되거나 소급된다고 보기도 어렵다. 나. 이 사건 제1항 출원발명이 선행발명 2, 3에 의하여 진보성이 부정되는지 여부 이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 4는 '주행 상태에 따라 출력축을 통해 프레임에 가해지는 외력을 측정하기 위한 스트레인게이지로 구성된 측정부'인바, 이는 선행발명 2의 '일방의 대차(5)의 각 공기 스프링(5a, 5b)에는 각각 응하중 센서(30)(도 2 참조)가 장착되어 있다. 이 응하중 센서(30)는 기동차(1)의 중량(차량 중량)을 검출하기 위한 것으로, 직접적으로는 대응하는 공기 스프링의 내압을 검출하고, 그 검출 결과에 따른 응하중 신호를 출력한다'는 부분(갑 제4호증, 문단번호 [0052])에 대응되나, 구성요소 4는 측정부가 스트레인게이지인 반면 선행발명 2의 대응 구성요소는 응하중 센서인 점에서 차이가 있다. (중략) 따라서 구성요소 4는 선행발명 2, 3의 대응 구성요소와 차이가 있어 선행발명 2, 3에 개시되어 있다고 보기 어려운 이상, 나머지 구성요소를 대비할 필요도 없이 통상의 기술자가 선행발명 1을 제외한 나머지 선행발명 2, 3에 의하여 이 사건 제1항 출원발명을 쉽게 도출할 수 있다고 보기 어려우므로, 이 사건 제1항 출원발명은 선행발명 2, 3에 의하여 진보성이 부정되지 아니한다(이에 대하여 당사자들 사이에 다툼이 없다).

◇ PCT 자기지정출원 과정에서 후출원인이 후출원 당시 특허출원인변경신고를 마치지 않았더라도 특허를 받을 권리를 승계받았다면 우선권 주장을 할 수 있다고 판단한 사례 ◇ 우리나라에서 먼저 특허출원을 한 후 이를 우선권 주장의 기초로 하여 그로부터 1년 이내에 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty, 이하 'PCT'라 한다)이 정한 국제출원(이하 'PCT 국제출원'이라 한다)을 할 때 지정국을 우리나라로 할 수 있다(이하 'PCT 자기지정출원'이라 한다). 이 경우 우선권 주장의 조건 및 효과는 우리나라의 법령이 정하는 바에 의한다{PCT 제8조 ⑵⒝}. 특허를 받으려는 사람은 자신이 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원으로 먼저 한 출원(이하 ‘선출원’이라 한다)의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 수 있다(특허법 제55조 제1항). 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명(이하 ‘선출원 발명’이라 한다)과 같은 발명에 관하여 신규성, 진보성 등의 일정한 특허요건을 적용할 때에는 그 특허출원은 그 선출원을 한 때(이하 ‘우선권 주장일’이라 한다)에 한 것으로 본다(같은 조 제3항). 따라서 발명자가 선출원 발명의 기술사상을 포함하는 후속 발명을 출원하면서 우선권을 주장하면 선출원 발명 중 후출원 발명과 동일한 부분의 출원일을 우선권 주장일로 보게 된다. 이러한 국내우선권 제도의 취지는 기술개발이 지속적으로 이루어지는 점을 감안하여 발명자의 누적된 성과를 특허권으로 보호받을 수 있도록 하는 것이다. 발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 갖고(특허법 제33조 제1항 본문), 특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있으므로(특허법 제37조 제1항), 후출원의 출원인이 후출원 시에 ‘특허를 받을 수 있는 권리’를 승계하였다면 우선권 주장을 할 수 있고, 후출원 시에 선출원에 대하여 특허출원인변경신고를 마쳐야만 하는 것은 아니다. 특허출원 후 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인변경신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다고 규정한 특허법 제38조 제4항은 특허에 관한 절차에서 참여자와 특허를 등록받을 자를 쉽게 확정함으로써 출원심사의 편의성 및 신속성을 추구하고자 하는 규정으로 우선권주장에 관한 절차에 적용된다고 볼 수 없다. 따라서 후출원의 출원인이 선출원의 출원인과 다르더라도 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받았다면 우선권 주장을 할 수 있다고 보아야 한다. ☞ 한국에 출원된 선출원에 대한 출원을 받을 수 있는 권리들을 양수한 甲은 위 선출원들을 기초로 중국 특허청에 PCT 국제출원(후출원)을 하면서 각 선출원 발명에 관한 우선권 주장을 하였음. 원고는 甲으로부터 위 후출원에 대한 권리를 양수한 후 국내단계 진입을 위해 특허청장에게 위 국제출원(후출원)에 대한 국내서면을 제출하였고, 위 국내서면에는 이 사건 선출원에 관한 우선권주장이 포함됨. ☞ 피고(특허청장)는 국내우선권을 주장할 수 있는 자는 선출원의 출원인(구 특허법 제38조 제4항에 따라 효력이 발생한 승계인 포함)이고, 선출원인과 후출원인은 후출원의 출원시점에 동일해야 하는데, 원고들의 후출원의 출원시점에서의 출원인과 우선권주장의 기초가 된 이 사건 각 선출원의 출원인이 서로 일치하지 않는다는 이유로 이 사건 각 우선권 주장을 무효로 하는 이 사건 처분을 하였고, 이에 원고들이 이 사건 처분의 취소를 구하는 소를 제기한 사안임. ☞ 이 사건 선출원들의 출원인과 이 사건 후출원들의 출원인이 동일하지 아니하므로, 피고는 이 사건 각 권리이전계약서 등에 따라 甲이 우선권을 주장할 수 있는 권리를 정당하게 승계받았는지 여부를 확인할 필요가 있음에도 이를 확인하지 아니한 채 국내 특허출원을 기초로 우선권을 주장한 PCT 국제출원에서 후출원 당시에 특허출원인변경신고를 마치지 않았다는 사정만으로 선출원의 출원인과 후출원의 출원인이 다르다고 보아 우선권 주장을 무효로 보아서는 안 될 것이라고 판단함. ☞ 이 사건 후출원 시에 특허출원인변경신고가 되어 있지 않다는 이유로 원고들의 이 사건 우선권 주장을 무효로 한 이 사건 처분이 적법하다고 판단한 원심을 파기환송한 사례.

1. 청구인의 추가가 임의적 당사자변경에 해당하는지 여부 및 그 허용 여부(소극) 2. 피청구인이 2018. 11. 12.에 한 “2019년도 제56회 변리사 국가자격시험 시행계획 공고(공고 제2018-151호, 이하 ‘이 사건 시행계획’이라 한다)” 가운데 ‘2019년 제2차 시험과목 중 특허법과 상표법 과목에 실무형 문제를 각 1개씩 출제’ 부분(이하 ‘이 사건 공고’라 한다)이 헌법소원의 대상이 되는 ‘공권력의 행사’에 해당하는지 여부(적극) 3. 2019년 변리사 제2차 시험에 응시할 자격이 인정되지 않는 청구인들의 이 사건 공고에 대한 헌법소원심판 청구가 자기관련성 요건을 갖추었는지 여부(소극) 4. 이 사건 공고의 근거법률인 변리사법 제4조의2 제5항이 포괄위임금지원칙에 위배되는지 여부(소극) 5. 이 사건 공고가 변리사법 시행령 제3조 제2항에 위배되는지 여부(소극) 6. 이 사건 공고가 과잉금지원칙에 위배되어 직업선택의 자유를 침해하는지 여부(소극) 7. 이 사건 공고가 평등권을 침해하는지 여부(소극) 1. 심판청구서 제출 당시 이름이 확인되지 않는 사람을 청구인이라고 볼 수 없고, 이후 그를 청구인으로 추가하는 내용의 보정서가 제출되었다고 하더라도 이는 청구인의 추가를 구하는 것으로써, 당사자표시정정의 범위를 넘는 임의적 당사자변경에 해당하여 허용되지 않는다. 2. 공고 등이 법령에 근거하여 법령의 내용을 구체적으로 보충하거나 세부적인 사항을 확정하는 것일 때에는 이는 공권력의 행사에 해당하지만, 그것이 법령에 정해지거나 이미 다른 공권력 행사를 통하여 결정된 사항을 단순히 알리는 것 또는 대외적 구속력이 없는 행정관청 내부의 해석지침에 불과한 것인 때에는 공권력의 행사에 해당하지 아니한다. 이 사건 공고의 근거법령의 내용만으로는 변리사 제2차 시험에서 ‘실무형 문제’가 출제되는지 여부가 정해져 있다고 볼 수 없고, 이 사건 공고에 의하여 비로소 2019년 제56회 변리사 제2차 시험에 ‘실무형 문제’가 출제되는 것이 확정된다. 이 사건 공고는 법령의 내용을 구체적으로 보충하고 세부적인 사항을 확정함으로써 대외적 구속력을 가지므로, 헌법소원의 대상이 되는 공권력의 행사에 해당한다. 3. 이 사건 공고는 2019년 제56회 변리사 제2차 시험에 관한 것이므로, 기본권침해의 자기관련성이 인정되기 위해서는 위 제2차 시험에 응시할 자격이 인정되어야 한다. 2019년 변리사 제1차 시험에 불합격하거나 응시하지 아니한 청구인들은 위 제2차 시험에 응시할 자격이 인정되지 않으므로, 기본권침해의 자기관련성이 인정되지 않는다. 4. 입법자가 국가전문자격시험의 운영권한을 행정부에 위임한 이상, 행정부로 하여금 해당 자격에서 필요로 하는 자질과 능력을 갖추었는지를 효과적으로 검증할 수 있는 시험제도를 운영·시행할 수 있도록 할 필요가 있다. 시험과목 및 그 밖에 시험에 관한 사항은 전문적·기술적인 영역에 해당하므로, 이를 법률로 전부 규정하는 것은 입법기술상 적절하지 않다. 위 사항을 대통령령에 위임할 필요성이 인정된다. 또한, 변리사의 직무범위, 변리사시험 제도의 목적, 변리사법 제4조의2가 정한 변리사시험 일부 면제자의 요건 등을 종합하면, 변리사시험의 시험과목은 변리사 업무에 필요한 지식·소양 및 그 소송대리를 수행하기 위한 능력을 갖추기 위하여 공부하여야 할 과목이 될 것임을 예측할 수 있다. 또한, 시험실시 방법, 합격자 결정 기준·방식 등은 시험제도에서 반드시 마련되어야 하는 사항인 점 등을 종합하면, 변리사시험 시행, 합격자 결정 기준 등에 관한 사항이 ‘그 밖에 시험에 필요한 사항’으로서 대통령령에 규정될 것임을 예측할 수 있다. 변리사법 제4조의2 제5항은 예측가능성도 인정된다. 따라서 변리사법 제4조의2 제5항은 포괄위임금지원칙에 위배되지 않는다. 5. 변리사법 시행령 제3조 제2항은 변리사 제2차 시험을 ‘주관식 논술시험’으로 하도록 하고 있다. ‘주관식’은 주어진 물음이나 지시에 따라 답안을 작성하게 하는 방식을 의미하고, ‘논술’이란 어떤 것에 관하여 의견을 논리적으로 서술하는 것을 의미한다. 피청구인이 출제하려는 실무형 문제란 법 해석, 판례 동향, 각종 제도·이론 등에 대한 이해를 바탕으로 주어진 문제와 자료에 따라 의견서, 이의신청서, 심판청구서, 소장 중 신청·청구의 취지 또는 그 신청·청구의 타당성을 논리적으로 밝히는 이유를 작성하도록 하거나, 특허에 있어 구체적인 청구범위를 논리적으로 서술하여야 하는 명세서의 청구범위란을 작성하도록 하는 것이다. 따라서 실무형 문제가 변리사법 시행령 제3조 제2항이 예정한 ‘주관식 논술시험’의 범주에서 벗어난다고 볼 수 없다. 이 사건 공고가 위 변리사법 시행령 조항의 범위를 일탈하였다고 볼 수 없다. 6. 입법부 내지 입법부로부터 위임을 받은 행정부가 일정한 전문분야에 관한 자격제도를 마련함에 있어서는 그 내용이 명백히 불합리하고 불공정하지 않은 한 원칙적으로 입법부 내지 입법부로부터 위임을 받은 행정부에게 광범위한 형성의 자유가 인정되는 것이고, 나아가 자격제도의 운영 및 시행에 관한 세부적인 사항들은 해당 전문자격에 관한 기술적·전문적인 내용을 포함하고 있을 뿐만 아니라 기술적인 문제에 해당하므로, 입법부로부터 위임을 받은 행정부에 비교적 광범위한 형성재량이 허용된다. 이 사건 공고는 변리사가 되고자 하는 응시자로 하여금 일정 수준 이상의 기술적 전문지식과 실무능력을 갖추었는지 여부를 평가받도록 함으로써 심화되는 국내외 산업재산권 분쟁에 대응할 수 있는 능력을 갖춘 변리사를 선발·양성하기 위한 것으로, 목적의 정당성 및 수단의 적합성이 인정된다. 또한 피청구인은 변리사 제2차 시험 중 특허법 및 상표법 과목에 실무형 문제를 출제하는 것이 목적달성에 가장 효과적인 수단이라고 판단한 것으로, 이를 명백히 불합리하다고 보기 어려운 점, 특허법 및 상표법 과목에서 실무형 문제를 출제하는 것이 변리사시험의 본질, 변리사의 직무범위에 비추어 부당하다고 보기 어려운 점, 피청구인은 2015년부터 ‘실무형 문제’의 출제 등을 예고하면서, 예시문제, 준비방법 등을 제시하기도 하였던 점, 따라서 실무형 문제가 수험생들이 전혀 준비할 수 없거나, 감당할 수 없는 방식의 문제라고 볼 수 없는 점, 이 사건 시행계획은 이 사건 공고를 하면서도, 문제의 난도, 답안의 분량 등을 고려하여 실무형 문제가 출제되는 특허법 및 상표법 과목의 시험시간을 20분 연장한 점, 이 사건 공고가 출제를 예고하는 실무형 문제의 배점은 특허법 및 상표법 과목에서 각 20점인 점, 변리사시험 단계에서 실무형 문제를 출제하는 방식으로 얻을 수 있는 변리사의 직무능력 강화 효과를 동등하게 달성하면서도 위 방식보다 기본권을 덜 제한하는 방식이 있다고 단정하기 어려운 점 등을 종합하면, 이 사건 공고가 피해의 최소성 원칙에 위배된다고 볼 수 없다. 나아가 이 사건 공고로 인하여 청구인들이 실무형 문제를 풀어야 하는 부담을 지게 되지만, 실무형 문제라는 새로운 방식이 생소한 것은 대부분의 응시자들도 마찬가지인 점, 이에 따라 청구인들이 필연적으로 불합격하게 되는 것은 아닌 점, 시험의 합격·불합격 여부는 채점위원이 부여한 점수에 의하여 결정되는 것인 점, 피청구인은 이 사건 공고 이전부터 실무형 문제를 출제할 것을 예고하고, 수험생들이 이를 준비할 수 있도록 한 점 등을 종합하면, 청구인들이 제한받게 되는 사익이 이 사건 공고로 달성하고자 하는 공익보다 크다고 보기 어렵다. 이 사건 공고는 법익의 균형성 원칙에 위배되지 않는다. 그렇다면 이 사건 공고는 과잉금지원칙을 위반하여 청구인들의 직업선택의 자유를 침해하지 않는다. 7. 전문직업인인 변리사로서 일정 수준 이상의 기술적·전문적 지식 및 실무적 소양을 갖춰야 한다는 점에 있어 일반응시자와 특허청 경력 응시자가 본질적으로 다른 집단이라고 볼 수 없다. 설령 위 두 집단이 본질적으로 다른 집단이라고 하더라도, 이 사건 공고는 달성하고자 하는 목적에 따라 모든 응시자에 대하여 똑같이 변리사로서 일정 수준 이상의 기술적·전문적 지식 및 실무적 소양을 요구하고 있는 것이므로, 합리적인 이유가 있다.

1. 구 변리사법(2011. 5. 24. 법률 제10706호로 개정되고, 2016. 1. 27. 법률 제13843호로 개정되기 전의 것) 제3조 제2호 중 ‘변리사 등록을 한 사람’ 부분(이하 ‘구 자격조항’)에 대한 심판청구가 청구기간을 준수하였는지 여부(소극) 2. 변리사 자격 취득 요건을 강화한 변리사법(2016. 1. 27. 법률 제13843호로 개정된 것) 제3조 제2호 중 ‘대통령령으로 정하는 실무수습을 마친 사람’ 부분(이하 ‘자격조항’)에 대하여 구 자격조항에 따라 변리사 자격을 취득한 청구인의 자기관련성이 인정되는지 여부(소극) 3. 특허청장의 변리사에 대한 징계에 관하여 규정한 변리사법(2013. 7. 30. 법률 제11962호로 개정된 것) 제17조 제1항 내지 제3항(이하 ‘징계조항’)의 직접성 인정 여부(소극) 4. 변리사의 변리사회 가입의무를 규정한 변리사법(2013. 7. 30. 법률 제11962호로 개정된 것) 제11조 중 ‘제5조 제1항에 따라 등록한 변리사’ 부분(이하 ‘가입조항’)이 청구인의 소극적 결사의 자유, 직업수행의 자유 및 평등권을 침해하는지 여부(소극) 5. 변리사의 연수의무를 규정한 변리사법(2011. 5. 24. 법률 제10706호로 개정된 것) 제15조 제1항 본문(이하 ‘연수조항’)이 청구인의 직업수행의 자유 및 평등권을 침해하는지 여부(소극) 【결정요지】 1. 청구인은 구 자격조항에 따라 변리사 등록을 신청하였으므로, 늦어도 변리사 등록을 신청한 날에는 구 자격조항이 적용된다는 사실을 알고 있었을 것이다. 청구인은 그로부터 90일이 지나 헌법소원심판을 청구하였으므로, 구 자격조항에 대한 심판청구는 청구기간을 준수하지 못하였다. 2. 자격조항의 시행 전에 변호사 자격을 갖고 있었던 청구인에게는 변리사법 부칙에 따라 구 자격조항이 적용된다. 따라서 청구인은 자격조항에 대하여 자기관련성이 인정되지 않는다. 3. 청구인이 주장하는 기본권 침해는 징계조항에 의하여 직접 발생하는 것이 아니라 특허청장의 징계처분이라는 구체적인 집행행위가 있을 때 비로소 현실적으로 나타나므로, 징계조항은 직접성이 인정되지 않는다. 4. 가입조항은 변리사의 변리사회 의무가입을 통하여 대한변리사회(이하 ‘변리사회’라고만 한다)의 대표성과 법적 지위를 강화함으로써 변리사회가 공익사업 등을 원활하게 수행할 수 있도록 하고 산업재산권에 대한 민관공조체제를 강화하여 궁극적으로 산업재산권 제도 및 관련 산업의 발전을 도모하기 위한 것으로, 입법목적의 정당성과 수단의 적합성이 인정된다. 임의가입 제도 하에서는 변리사회의 대표성과 법적 지위가 약화되고, 변리사 단체 가입률이 낮아져 변리사 단체가 공익적 기능을 수행하는 데 어려움을 겪게 된다. 실제로 1999. 2. 8. 개정된 변리사법은 변리사회 임의가입 제도를 도입하였으나, 그로 인하여 변리사회의 가입률이 37% 정도로 낮아져 공익사업 등의 수행에 어려움이 발생하였다. 임의가입 제도로 전환할 경우 변리사회 이외의 단체가 설립될 가능성도 있으나, 공익사업 등은 회원인 변리사에게 직접적으로 이익이 되는 것이 아니어서, 복수 단체가 경쟁적으로 수행할 것을 기대하기도 어렵다. 청구인은 변호사는 대한변호사협회에 가입하므로 변리사회에 가입할 필요가 없다고 주장하나, 변호사 업무와 변리사 업무는 그 내용이 다르고, 대한변호사협회와 변리사회는 그 설립목적, 제공하는 서비스의 내용, 사회적 기능 및 공적 역할이 다르므로, 변호사이더라도 변리사 업무를 수행하는 이상 변리사회에 가입할 필요가 있다. 따라서 가입조항은 침해의 최소성 요건도 갖추었다. 가입조항으로 인하여 변리사들이 받는 불이익은 변리사회에 가입할 의무가 발생하는 것에 불과한 반면, 가입조항이 달성하고자 하는 공익은 매우 중대하므로, 가입조항은 법익의 균형성 요건도 갖추었다. 그렇다면 가입조항은 청구인의 소극적 결사의 자유 및 직업수행의 자유를 침해하지 않는다. 가입조항이 변리사시험에 합격한 사람과 변호사 자격을 가진 사람 모두 변리사회에 가입하도록 규정한 것은 변리사 업무를 수행함에 있어서 근본적으로 같은 것을 같게 취급하는 것이므로, 가입조항은 청구인의 평등권도 침해하지 않는다. 5. 연수조항은 변리사에게 연수교육을 받을 의무를 부과함으로써 변리사의 전문성과 윤리의식을 높이고 산업재산권 및 그 권리자를 보호하여 관련 산업의 발전을 도모하기 위한 것으로, 목적의 정당성과 수단의 적합성이 인정된다. 변리사법은 연수교육을 받아야 하는 변리사의 범위를 변리사 업무를 하고자 등록한 자로 한정하고 있고, 연수의무 면제 사유도 규정하고 있다. 또한 연수교육에 관한 사항을 변리사회가 연수규칙으로 정하도록 하여, 연수교육이 영업활동에 지장을 주지 않도록 구체적인 내용을 정할 수 있는 길을 열어 놓으면서도, 변리사회의 연수규칙에 대하여 특허청장의 승인을 받도록 함으로써 교육 내용의 부실화를 방지하고 있다. 청구인은 변호사는 변호사 연수를 받으므로 변리사 연수를 받을 필요가 없다고 주장하나, 변호사와 변리사는 주된 업무 내용이 다르므로, 변호사이더라도 변리사 업무를 수행하는 이상 변리사 연수를 받을 필요가 있다. 따라서 연수조항은 침해의 최소성 요건도 갖추었다. 연수조항으로 인하여 청구인은 연수교육을 받는 시간만큼 영업활동을 할 수 없게 되는 불이익을 받게 되나, 이와 같은 불이익이 연수조항이 달성하고자 하는 공익에 비하여 크다고 볼 수 없으므로, 연수조항은 법익의 균형성 요건도 갖추었다. 그렇다면 연수조항은 청구인의 직업수행의 자유를 침해하지 않는다. 연수조항이 변리사시험에 합격한 사람과 변호사 자격을 가진 사람 모두 연수교육을 받도록 규정한 것은 변리사 업무를 수행함에 있어서 근본적으로 같은 것을 같게 취급하는 것이므로 청구인의 평등권도 침해하지 않는다. [재판관 5인의 가입조항에 대한 위헌의견의 요지] 변리사회는 사법상의 법인이고, 변리사법은 산업재산권 제도의 발전을 도모하고 변리사의 품위향상 및 업무개선을 위하여 변리사회를 둔다고 규정하고 있을 뿐, 변리사회가 공익사업 등을 수행하여야 한다고 강제하고 있지 않다. 특허청이나 그 소속기관, 변리사 개인, 변리사회 이외의 단체도 충분히 공익사업 등을 수행할 수 있다. 따라서 변리사회가 공익사업 등을 수행하는 것은 변리사회 의무가입의 정당한 목적이 될 수 없고, 변리사회 의무가입이 공익사업 등의 수행에 적합한 수단이라고 볼 수도 없다. 변리사회를 통하여 민관공조체제를 구축한다는 것은 변리사회가 특허청과 변리사 사이에서 의견과 정보를 전달하는 매개체의 역할을 수행하도록 한다는 것인데, 변리사회가 그와 같은 활동을 하는 것은 변리사회의 설립목적상 당연하고, 전문자격사인 변리사들의 이익이 언제나 공익과 합치되는 것도 아니다. 따라서 민관공조체제 강화 역시 변리사회 의무가입의 정당한 목적이 될 수 없다. 오히려 가입조항으로 인하여 유일 단체로서의 변리사회의 법적 지위가 강화되면 다양한 이해관계인의 자유로운 의사 표출이 억제되고 소수 세력의 목소리가 매몰될 우려가 있으므로, 가입조항이 산업재산권에 대한 민관공조체제 강화에 적합한 수단이라고 볼 수도 없다. 가입조항으로 인하여 경쟁단체의 출현이 어렵게 되어 변리사회가 독점적 지위를 누리게 되므로, 복수단체 간 자유경쟁을 통한 서비스 향상을 기대할 수 없어 변리사회가 제공하는 각종 서비스의 질이 저하될 우려가 있다. 따라서 가입조항은 변리사회의 설립목적을 달성하기 위한 적합한 수단이라고 볼 수도 없다. 결국 가입조항의 실질적 입법목적은 유일한 변리사단체를 구성함으로써 변리사회의 대표성과 법적 지위를 강화하는 것 외에는 인정할 수 없고, 가입조항이 그와 같은 입법목적을 달성하는 데에는 적합할지 몰라도, 변리사회의 설립목적이나 공익사업 등의 수행 및 민관공조체제의 강화를 위해서는 적합한 수단이라고 볼 수 없다. 변리사들의 소극적 결사의 자유 및 직업수행의 자유를 제한하지 않으면서도 공익사업 등의 수행 및 민관공조체제의 강화 등의 입법목적을 달성할 수 있는 임의가입 제도라는 대체 수단이 존재하므로, 가입조항은 침해의 최소성 원칙에 위배된다. 변리사회는 사법인에 불과함에도 불구하고 가입조항이 변리사회 가입의무를 부과함으로써 발생하는 소극적 결사의 자유 및 직업수행의 자유에 대한 제한의 정도는 매우 큰 반면, 가입조항을 통하여 달성하려고 하는 입법목적은 공익과는 아무런 관계도 없는 변리사회의 대표성과 법적 지위 강화에 불과하다. 따라서 가입조항은 법익의 균형성 원칙에도 위배된다. 그렇다면 가입조항은 과잉금지원칙에 반하여 청구인의 결사의 자유 및 직업의 자유를 침해한다.

상표법상 상표의 정의 규정은 1949. 11. 28. 법률 제71호로 제정된 상표법 제1조 제1항에서부터 이 사건 출원상표에 대하여 적용되는 구 상표법(2011. 12. 2. 법률 제11113호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1항 제1호에 이르기까지 여러 차례 개정되어 왔으나, ‘자기의 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 기호·문자·도형 또는 그 결합’을 상표로 보는 취지는 공통적으로 포함되어 있다. 이러한 상표의 정의 규정은 기호·문자·도형 또는 그 결합을 사용하여 시각적으로 인식할 수 있도록 구성하는 모든 형태의 표장을 상표의 범위로 포섭하고 있다고 할 것이다. 따라서 이러한 규정에 따르면, ‘기호·문자·도형 각각 또는 그 결합이 일정한 형상이나 모양을 이루고, 이러한 일정한 형상이나 모양이 지정상품의 특정 위치에 부착되는 것에 의하여 자타상품을 식별하게 되는 표장’도 상표의 한 가지로서 인정될 수 있다(이러한 표장을 이하 ‘위치상표’라고 한다). 위치상표에서는 지정상품에 일정한 형상이나 모양 등이 부착되는 특정 위치를 설명하기 위하여 지정상품의 형상을 표시하는 부분을 필요로 하게 된다. 이때 표장의 전체적인 구성, 표장의 각 부분에 사용된 선의 종류, 지정상품의 종류 및 그 특성 등에 비추어 출원인의 의사가 지정상품의 형상을 표시하는 부분에 대하여는 위와 같은 설명의 의미를 부여한 것뿐임을 쉽사리 알 수 있는 한 이 부분은 위치상표의 표장 자체의 외형을 이루는 도형이 아니라고 파악하여야 한다. 그에 있어서는 출원인이 심사과정 중에 특허청 심사관에게 위와 같은 의사를 의견제출통지에 대한 의견서 제출 등의 방법으로 밝힌 바가 있는지 등의 사정도 고려되어야 할 것이다. 한편 현재 우리나라에서 상표의 출원 및 그 심사의 과정에서 출원인이 위치상표라는 취지를 별도로 밝히는 상표설명서를 제출하는 절차 또는 위 지정상품의 형상 표시는 상표권이 행사되지 아니하는 부분임을 미리 밝히는 권리불요구절차 등에 관한 규정이 마련되어 있지 아니하다는 사유는 위와 같은 위치상표의 인정에 방해가 되지 아니한다고 할 것이다. 또한 위치상표는 비록 일정한 형상이나 모양 등이 그 자체로는 식별력을 가지지 아니하더라도 지정상품의 특정 위치에 부착되어 사용됨으로써 당해 상품에 대한 거래자 및 수요자 대다수에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다면, 사용에 의한 식별력을 취득한 것으로 인정받아 상표로서 등록될 수 있다. 이와 달리 표장에 표시된 지정상품의 형상 부분의 구체적인 의미를 따져보지 아니하고 일률적으로 위 부분이 표장 자체의 외형을 이루는 도형이라고 보고, 이를 포함하는 상표는 그 지정상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표에 해당한다는 취지로 판시한 대법원 1990. 9. 25. 선고 90후168 판결, 대법원 2004. 7. 8. 선고 2003후1970 판결, 대법원 2004. 7. 8. 선고 2003후1987 판결은 이 판결의 견해에 배치되는 범위에서 이를 변경하기로 한다. ☞ 우측의 그림과 같이 구성된 이 사건 출원상표(지정상품: 스포츠셔츠, 스포츠재킷, 풀오버)의 표장의 전체적인 구성 및 표장의 각 부분에 사용된 선의 종류, 지정상품의 종류 및 그 특성 등에 비추어 보면, 위 상표를 출원한 원고의 의사는 지정상품의 형상을 표시하는 부분에 대하여는 세 개의 굵은 선이 부착되는 위치를 나타내기 위한 설명의 의미를 부여한 것뿐임을 쉽사리 알 수 있으므로, 이 사건 출원상표는 세 개의 굵은 선이 지정상품의 옆구리에서 허리까지의 위치에 부착되는 것에 의하여 자타상품을 식별하게 되는 위치상표이고, 위 일점쇄선 부분은 이 사건 출원상표의 표장 자체의 외형을 이루는 도형이 아니라고 봄이 상당하다고 판시한 사안

1. 상표법은 제71조 제1항에 상표등록의 무효심판을 청구할 수 있는 사유를 규정하고 있는데, 위 조항은 상표등록 무효사유를 제한열거적으로 규정하는 것으로서 설령 상표가 일부 법규정에 위배되어 등록되었다 하더라도 상표법상 무효사유로 규정되어 있지 않는 한 그러한 사정만으로 상표등록이 무효로 되지는 아니한다 할 것인바, 원고들이 주장하는 바와 같은 특허청에 제출된 정관의 유무효 여부 내지 상표법 제9조 제3항, 제17조의 2 위반 등은 상표법상 무효사유로 규정되어 있지 아니하다. 뿐만 아니라 상표법상 수정정관제출에 대하여는 각하가 인정되지 않는 등 단체표장등록과 관련하여 특허청심사관은 제출된 정관의 유무효 등 정관에 대한 실체적 심사를 하지 아니하고 형식적 심사권만을 가지므로 지리적표시단체표장의 유무효 여부는 특허청에 제출된 정관의 민사상 효력 유무와 무관하다 할 것이다. 2. 인정사실에 의하면, 찐빵을 손으로 성형하는 것과 강원도산 팥 사용은 이 사건 단체표장의 출원시 정관에도 포함되어 있었던 것으로서, 피고 정관의 내용은 위 사항들에 관하여 실질적으로 변경되었다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 찐빵을 손으로 성형하는 것과 강원도산 팥 사용은 안흥찐빵의 품직적 특성과 역사적 명성의 중요한 요소로서 지리적표시단체표장으로서의 안흥찐빵의 품질과 명성을 유지하기 위하여 필요하다 할 것이고, 위와 같은 조건이 특별히 충족하기 어렵다고 볼 수는 없으므로, 위와 같은 정관의 규정은 ‘정관에 의하여 단체의 가입을 금지하거나 정관에 충족하기 어려운 가입조건을 규정하는 등 단체의 가입을 실질적으로 허용하지 아니한 경우’에 해당하지 아니한다.

1. 구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제173조, 제174조 제1항, 제51조 제1항, 제47조 제1항 제3호, 제4항 제2호에 의하면, 특허거절결정에 대하여 불복심판을 청구하면서 하는 명세서 또는 도면의 보정은 ‘보정 후 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있을 것’이라는 요건을 충족하여야 하고, 특허청 심사관은 그 심사전치절차에서 그 보정이 위 요건을 충족하지 못하는 때에는 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다. 그런데 구 특허법 제47조 제4항 제2호의 취지는, 특허청 심사관이 위 요건을 충족하지 못한 보정에 대하여는 바로 보정각하결정을 할 수 있도록 하여 보정으로 새로이 발생되는 거절이유 등에 대하여 거절이유 통지와 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제함으로써 심사절차의 신속한 진행을 도모하기 위한 것이다. 따라서 구 특허법 제47조 제4항 제2호는 특허출원인의 절차적 이익을 보장하려는 구 특허법 제63조의 거절이유통지 제도의 취지상 보정 이전부터 이미 특허청구범위에 기재되어 있었던 사항으로서 특허출원인이 그에 대한 거절이유를 통지받지 못한 경우에는 적용되지 않고, 보정된 청구항이 통지된 거절이유를 여전히 해소하지 못한 경우와 통지된 거절이유는 해소하였으나 보정으로 인하여 새로운 거절이유가 발생한 경우에 적용된다고 할 것이다. 2. 보정 후 제8항 발명의 오이 모잘록균이 위 거절이유에 기재된 ‘항균효과’의 범위를 벗어나는 새로운 내용이라고 볼 수 없고, 나아가 거절이유로 든 비교대상발명 1에 기재된 참깨 모잘록균과 보정 후 제8항 발명에 기재된 오이 모잘록균은 동일한 모잘록균으로 그 대상작물에 차이가 있을 뿐이므로, ‘백굴채 추출물을 유효성분으로 함유하는 식물 흰가루병 또는 오이 모잘록균 병원균 방제용 조성물’인 보정 후 제8항 발명이 비교대상발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정된다는 사유는 특허청 심사관에 의하여 거절이유가 통지된 것이라고 볼 수 있고, 따라서 보정 후 제8항 발명은 보정 후에도 통지된 거절이유를 여전히 해소하지 못한 경우에 해당한다. 그렇다면 보정 후 제8항 발명이 구 특허법 제47조 제4항 제2호의 요건을 충족하지 못하였다는 이유로 이 사건 보정을 각하한 결정은 적법하다고 한 사례.