1. 사실관계 가. 갑 주식회사 등이 명칭을 '인자 Ⅹa 억제제로서의 락탐-함유 화합물 및 그의 유도체'로 하는 특허발명의 특허권자 을 외국회사를 상대로 특허발명이 선택발명으로서 진보성 등이 부정된다는 이유로 등록무효심판을 청구하였고 특허심판원이 이를 인용하였다. 나. 특허법원은 심결취소소송에서 특허발명의 청구범위 제1항 발명을 선택발명에 해당한다고 보았다. 제1항 발명과 선행발명의 구조를 비교하면 선행발명에서 제1항 발명인 아픽사반을 배제하는 부정적 교시 또는 시사가 있다고 보기는 어렵고, 선행발명 명세서에는 치환기 일부를 제외하고는 아픽사반의 모든 선택요소의 구체적인 명칭이 직접 기재되어 있을 뿐만 아니라 실시예에서 각 치환기를 포함하는 화합물을 구체적으로 도시하고 치환기들이 모핵과 어떻게 연결될 수 있는 지까지도 특정되어 있다. 이런 점 등에 비추어 통상의 기술자가 선행발명의 상위개념으로 일반화하여 제1항 발명의 아픽사반과 같은 하위개념으로까지 확장할 수 있다고 봄이 타당하므로 이 경우는 선택발명의 진보성 판단에 있어 엄격한 특허요건이 완화되어야 하는 경우라고 볼 수 없다. 또 특허발명 명세서에 제1항 발명이 선행발명에 비해 약동학적 특성 및 병용투여 효과 개선이라는 이질적 효과나 인자 Ⅹa 친화력의 양적으로 현저한 효과에 관한 명확한 기재가 있다고 볼 수 없어 제1항 발명이 위와 같은 효과를 가지고 있다고 보기 어려우므로 제1항 발명은 진보성이 부정된다고 한 사례이다. 2. 대법원의 판단 그 특허발명의 진보성을 판단할 때에는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 아니 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 하며 이 때 결합된 전체구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결 등 참조). 이와 같은 진보성 판단기준은 선행 또는 공지의 발명에 상위개념이 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소의 전부 또는 일부로 하는 특허발명의 진보성을 판단할 때에도 마찬가지로 적용되어야 한다. 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743 판결 등은 '이른바 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 하고, 이때 선택발명의 발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 한다'고 판시하였다. 이는 구성의 곤란성이 인정되기 어려운 사안에서 효과의 현저성이 있다면 진보성이 부정되지 않는다는 취지이므로 선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있다는 이유만으로 구성의 곤란성을 따져 보지도 아니한 채 효과의 현저성 유무만으로 진보성을 판단하여서는 아니 된다. 3. 평석 가. 기존 대법원 판결 선택발명의 경우 공지기술로부터 실험적으로 최적(最適) 또는 호적(好適)한 것을 선택하는 것은 일반적으로 통상의 기술자의 통상의 창작능력의 발휘에 해당하여 진보성이 인정되지 않는다. 다만, 선택발명이 인용발명에 비하여 더 나은 효과를 가질 경우 즉 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 인용발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 한다. 이런 판례기준에 의하여 선택발명에 대한 진보성 판단은 거의 대부분 진보성이 부정된다는 결론이었다. 이에 대한 드문 예외가 올란자핀 판결(대법원 2012. 8. 23. 선고 2010후3424 판결)이다. 정신병 치료 효과면에서 올란자핀이 에틸올란자핀에 비하여 현저히 우수한 효과를 갖는다고 단정하기 어렵지만 콜레스테롤 증가 부작용 감소라는 이질적인 효과를 가진다고 인정되므로 위 특허발명은 비교대상발명 1에 의하여 진보성이 부정되지 않는다고 판단하였다. 나. 우리 법원 판결과 일본 법원의 판결 우리 법원이 선택발명이라는 범주에 포함되면 효과를 봐서 이질적인 효과가 있거나 동질적인 효과라면 현저한 효과의 차이가 있어야 한다는 판단을 하는 원류(源流)는 일본법원의 판시에서 찾을 수 있다고 본다(이에 대한 상세는 최승재, '선택발명의 진보성 판단기준으로서의 선택의 곤란성', 대법원 특별법연구 (2020), 465-470면 참조). 일본법원은 선택발명은 중복발명으로 특허의 대상이 될 수 없으나 산업상의 필요에 의해서 이런 선택을 하는 것을 장려하기 위해서 특허를 인정하여야 할 필요는 있으므로 선택발명은 효과만을 엄격하게 보고 판단을 하겠다는 것이 일본 법원의 판단이었다. 다만 2018년 일본 지재고재(知的財産高等裁判所平成30年４月13日判決平成28年（行ケ）第10182)는 피리미딘 유도체 사건에서 "당해간행물에 화합물이 일반식의 형식으로 기재되고, 당해 일반식이 선택지가 다수 있고 특정한 선택지와 관련된 구체적인 기술적 사상을 적극적 또는 우선적인 선택을 하여야 할 사정이 없는 한, 당해 간행물의 기재로부터 당해 특정한 선택지와 관련된 구체적인 기술적 사상을 추출할 수 있는 것은 아니다"라고 판시하여 이런 태도변화의 여지가 보이는 상황이다. 다. 선택발명에서의 구성 내지 선택의 의미와 시도자명(obvious to try) 법리 1) 특허법은 선택발명이라는 카테고리를 따로 규정하고 있지도 않고 서로 특유의 진보성 판단기준이 적용되어야 한다고 규정하고 있지도 않다. 선택발명이라는 발명의 특성상 구성 내지 선택은 크게 의미가 없을 수 있다. 그리고 신규성 판단에서 이런 부분이 정리될 수 있다(최승재, '선택발명에 대한 새로운 접근과 신규성 판단기준에 대한 연구', 창작과 발명 73호 (2013) 참조). 그런데 진보성 판단에서 선택발명이라고 해서 발명의 구성은 보지 않고 효과만을 보아야 한다는 것은 일본의 독특한 사고구조, 즉 원래는 특허를 주지 않아야 할 발명이라는 전제를 하지 않으면 도출할 수 없는 논증방식이다. 선택발명에서의 구성의 곤란성은 선택의 곤란성으로 귀결되고, 이는 미국 특허청의 심사기준(MPEP)에서 진보성 판단기준의 하나로 논의되는 시도자명(obvious to try) 법리의 적용을 통해서 선택의 곤란성이 있는지 여부가 판단될 수 있다(최승재, 특별법연구 458, 472-475면). 2) 이 사건에서 대법원이 적절히 설시한 바와 같이 ① 선행발명에는 위와 같은 락탐 고리가 구체적으로 개시되어 있지도 않다. ② 선행발명의 '보다 더더욱 바람직한 실시태양'으로 기재된 총 107개의 구체적 화합물들을 살펴보더라도 이 사건 제1항 발명과 전체적으로 유사한 구조를 가지고 있거나 치환기 B로서 락탐 고리를 갖는 화합물을 찾아볼 수 없다. ③ 우수한 약리 효과를 가지는 화합물을 실험 없이 화학 구조에만 기초하여 예측하는 것은 매우 어려우므로 신규 화합물을 개발하는 통상의 기술자는 이미 알려진 생물학적 활성을 가진 화합물을 기초로 구조적으로 유사한 화합물이나 유도체를 설계하고 합성한 후 그 약효를 평가하는 과정을 거쳐 개선된 약효를 가지는 화합물을 찾게 되고 보다 우수한 약효를 가지는 화합물을 찾을 때까지 이러한 작업을 반복하게 된다. 그런데 선행발명과 이 사건 제1항 발명은 주목하고 있는 화합물 및 그 구조가 다르고, 이 사건 제1항 발명의 구조를 우선적으로 또는 쉽게 선택할 사정이나, 동기 또는 암시가 있다고 보기도 어렵기 때문에 통상의 기술자가 선행발명으로부터 기술적 가치가 있는 최적의 조합을 찾아 이 사건 제1항 발명에 도달하기까지는 수많은 선택지를 조합하면서 거듭된 시행착오를 거쳐야 할 것으로 보인다. 라. 대법원 판결의 시사점 이 사건 대법원 판결은 왜곡되어 있던 선택발명의 진보성 판단을 당연한 지점으로 돌려놓았다는 점에서 평가받아야 한다. 대법원이 전원합의체가 아닌 소부 판결로 이 판결을 한 것은 판시에서도 적절히 지적한 것처럼 기존의 판결들을 구성의 곤란성이 인정되기 어려운 사안에서 효과의 현저성이 있다면 진보성이 부정되지 않는다는 취지를 선언한 것이지 선택발명은 다른 발명의 범주와 다르기 때문에 효과만을 봐서 판단하라는 취지가 아니었다는 점을 명확하게 하려고 한 것으로 보인다. 대법원의 이런 좋은 판결은 콜럼버스의 달걀과 같아서 쉽게 보이지만 결코 쉽지 않은 판단을 한 것이다. 그러나 이 판결이 선고되었다고 해서 선택발명의 진보성이 부정되기 어렵게 된 것으로 쉽게 평가해서는 안 된다. 여전히 구성 내지 선택의 곤란성은 인정되기 어려운 사안이 많을 것으로 보이기 때문이다. 최승재 대표변호사 (법무법인 우리)

I. 들어가며 선택발명은 그 발명의 구성요소 중 일부 또는 전부가 선행기술이 개시하는 넓은 범위 중 일부인 좁은 범위를 선택하여 특정한 것이다. 선택발명이 일반발명과 차별될 특별한 이유가 없고 다른 기술분야에서는 차별이 없는데도 불구하고, 유독 제약분야에서는 오랫동안 일반발명과 달리 취급되어왔다. 그러한 차별적 법리를 제시한 대법원 2008후736·743 판결('대상 판결')을 간단히 소개한다. II. 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736·743 판결 대상 판결은 아래의 두 점을 설시하였다. 1. 선택발명의 진보성 판단에서 구조적 용이도출 여부를 고려하지 않는 점 일반발명에서는 선행기술의 구조와 대상 발명의 구조를 비교하여 그 차이점을 특정한 후 통상의 기술자가 선행기술의 구조로부터 대상 발명의 구조를 용이하게 도출할 수 있는지 여부를 판단한다. 그런데 대상 판결에 따르면 선택발명에 있어서는 그러한 구조적 용이도출 여부는 전혀 고려되지 않고 오직 이질적 효과 또는 동질의 현저한 효과만이 고려된다. 2. '출원후효과증거(post-filing effect evidence)'를 배제하는 점 대상 판결은 명세서가 그 '효과'를 명확히 기재하여야 한다는 점, 그 명확한 기재는 이질적 효과에 관한 구체적 기재나 동질의 현저한 효과에 관한 정량적 기재이어야 한다는 점을 설시하였다. 그러한 법리로 인하여 출원 후에 제출되는 해당 선택발명의 효과를 증명하는 정량적 증거(출원후효과증거)는 고려되지 않는다. III. 대상 판결에 대한 평석 1. 산업정책적 관점에서의 판단 가. 대상 판결의 법리가 용인되어 온 그간의 사정 우리나라의 경제발전 및 다른 법의 발전에서와 마찬가지로 우리나라 특허법 법리도 비약적으로 발전하여왔다. 이제 우리 특허법의 법리가 주요국 특허법의 법리와 별반 다를 바가 없게 되어 소위 국제적 조화가 달성되었다. 그런데 유독 제약 특허법의 분야에서는 주요국의 법리와 다른 우리나라의 독특한 법리가 아직까지도 잔존하고 있다. 그러한 독특한 법리는 다수인 국내 제약회사의 목소리가 소수인 외국 제약회사의 목소리를 덮어왔다는 점, 우리 제약산업이 경쟁력을 갖출 때까지 기다려주어야 한다는 주장이 강하였다는 점 등으로 인해 지금까지 용인되어 왔다. 그 독특한 법리 중 가장 중요한 하나가 선택발명을 진보성이라는 칼로 죽이게 하는 대상 판결의 법리인 것이다. 대상 판결이 선고된 2009년 당시에는 그 법리가 나름 용인의 이유를 가진 것이었으나 2020년 현재에는 더 이상 그러하지 않다. 나. 사정의 변경: 국내 제약회사에 의한 신약의 개발 우리의 자동차·반도체·영화·음악 등이 전세계를 누비듯 우리의 의약품이 전세계를 누비는 시대가 다가오고 있다. 예전에는 우리 제약회사가 신약을 개발할 능력을 갖추지 못하였고 그럼으로 인하여 외국의 신약 특허권자로부터 우리 제약회사를 보호하여야 한다는 다소 국수적인 관점에서 특허법리의 왜곡이 용인되었다. 그런데 이제 우리 의약품의 수출이 큰 폭으로 증가하고 있고 우리 제약회사가 신약을 개발하는 사례도 늘어나고 있다. 그러므로 현행 선택발명에 대한 진보성 법리는 우리 제약회사가 개발한 신약발명을 진보성이라는 칼로 죽이게 한다. 우리 제약회사에 의한 신약개발을 조장하기 위해서도 선택발명을 특허로 제대로 보호하는 법리로 변경하여야 한다. 2. 선택발명의 진보성 판단에서 구조적 용이도출 여부를 고려하지 않는 오류 예전에는 (좁은 범위를 선택한) 선택발명이 (넓은 범위를 개시한) 선행기술과 구조적으로 동일한 것이므로 신규성은 별도로 판단할 필요가 없다는 법리가 운영되었다. 넓은 구조와 좁은 구조를 동일하게 보는 관점으로 인하여 진보성 판단에서도 구조적 용이도출 여부를 판단할 필요가 없었고 효과만이 판단되었던 것이다. 그런데 대상 판결은 그러한 잘못된 신규성 법리를 타파하고 선행기술이 선택발명을 구체적으로 개시하여야 한다는 소위 '구체적 개시'의 신규성 법리를 정립하였다. 즉 선행기술이 개시한 넓은 구조와 대상 선택발명이 선택한 좁은 구조의 비동일성을 인정한 것이다. 선행기술과 선택발명의 구조적 비동일성을 인정하지 않는 관점에서는 구조적 용이도출 여부를 판단할 필요가 없었다. 그러나 구조적 비동일성을 인정하는 것으로 신규성 법리가 변경되었으므로 그에 상응하게 진보성 판단에서 구조적 용이도출 여부를 판단하여야 한다. 최근 특허법원 판결에서는 그러한 법리를 적용한다{특허법원 2020. 10. 16. 선고 2020허1052 판결 12면("아래와 같은 사실 및 사정들을 고려하면 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 이 사건 제1항 출원발명의 구성을 도출하는 것 자체는 쉽다고 봄이 타당하다"); 특허법원 2020. 10. 29. 선고 2019허7863 판결; 특허법원 2020. 10. 29. 선고 2019허8323 판결}. 상식적으로도 선행기술이 개시한 두 가지의 선택지 중 하나를 선택하는 어려움과 선행기술이 개시한 만 가지의 선택지 중 하나를 선택하는 어려움의 차이가 외면되어서는 아니 된다. 그 외 다른 요소도 종합적으로 고려될 수 있을 것이다(정차호·신혜은, '선택발명인 거울상 이성질체 발명의 신규성 판단', 서울대 법학 제49권 제3호, 2008, 394면). 3. 선택발명에서 '출원후효과증거(post-filing effect evidence)'를 배제하는 오류 대상 판결은 선택발명의 진보성 판단에 있어서 출원후효과증거의 제출을 인정하지 않는 잘못된 법리를 설시하고 있다. 그 법리는 다음과 같은 이유로 변경되어야 한다. 가. 주요국 및 우리나라의 출원실무와 배치됨 선출원주의에 따라 해당 발명의 효과가 어느 정도 확인되면 출원이 이루어지고 그 후 효과의 추가확인이 진행되는 것이 주요국 및 우리나라의 출원실무이다. 그러한 실무는 선택발명에서도 동일하다. 어떤 발명이 일반발명인지 또는 선택발명인지를 구분하는 것도 쉽지 않으므로 출원실무도 구분되지 않는 것이다. 모든 주요국이 그런 출원실무를 인정하는데 우리나라만 유독 선택발명에 대하여 다른 실무를 고수하며 주요국의 모든 출원인에게 우리만의 실무를 따르라고 강요하는 것은 타당하지 않다. 나. 미국·유럽·일본 등 주요국의 법리와 조화를 이루어야 함 미국·유럽 등이 출원후효과증거의 제출을 허용하고 있음에 대하여는 잘 알려져 있다. 특히 제약산업의 발전수준이 국가별로 큰 차이를 보이는 유럽의 여러 국가들이 실질적으로 동일한 정도의 법리를 운용하고 있음은 주목되어야 한다. 우리가 적용하여 온 선택발명의 법리는 애초 일본으로부터 수입한 것이나 일본도 그 선택발명의 법리를 변경하였다. 일본 지적재산고등재판소 2010. 7. 15. 선고 平成21(行ケ)10238호 판결이 (명세서 또는 도면의 기재로부터 추론될 수 있는) 출원후효과증거의 제출이 허용됨을 설시하였고 일본 특허청 심사지침서(제3부 제2장 항목2, 3.2.1(2))가 동일한 법리를 설명하고 있다. 다. 중국마저 국제적 조화를 이루었음 중국도 과거에는 선택발명의 진보성 판단과 관련하여 출원후효과증거의 제출을 허용하지 않았고 그 법리로 인해 미국 및 유럽으로부터 강한 비판을 받았다고 한다. 그러나 중국특허청은 2017년 심사지침서를 다음과 같이 개정하였다. 중국 내에서는 그 개정이 국제실무와 조화를 이루기 위한 것이며 그 개정으로 인해 예측가능성·합리성이 제고될 것이라고 평가된 바 있다(Yuqing Feng, et al., China may lift curbes on software patents: SIPO proposed revisions to Examination Guidelines, Dec. 1, 2016). "출원일 후에 제출되는 실험데이터에 대하여 심사관은 심사하여야 한다. 그 제출된 실험데이터로 인하여 증명되는 기술적 효과는 그 기술분야의 통상의 기술자가 특허출원이 개시한 내용으로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이어야 한다." 중국특허청 심사지침서 제2부분 제10장 3.5절, 291면. 라. 상충하는 법리를 제시한 대법원 판결의 존재 대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결은 "선택발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하면 충분하고 그 효과의 현저함을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료까지 기재하여야 하는 것은 아니며 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인이 구체적인 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장·입증하면 된다"고 설시한 바 있다. IV. 나오며 선택발명에 대한 특허성 법리는 초기에는 진보성 법리는 물론이고 신규성 법리도 일반발명의 법리와 다른 독특한 것이 운용되었다. 그 독특한 법리는 넓은 범위를 개시하는 선행기술과 좁은 범위를 청구하는 선택발명이 구조적으로 동일하다고 보는 오류에서부터 비롯된 것이었다. 즉 선택발명을 '중복발명'이라고 본 것이었다. 대상 판결이 그 잘못된 신규성 법리를 바로잡는 소위 '구체적 개시' 법리를 재확인하였다. 선택발명에 관한 법리의 오류 중 일부가 시정된 것이다. 이제 그 시정의 연장선상에서 진보성 법리의 오류도 시정되어야 한다. 미국·유럽이 선택발명의 진보성과 관련하여 출원후효과증거를 인정하지 않는 일본·중국 및 우리나라의 법리를 비판하여 왔다. 그런데 일본은 물론이고 중국마저 출원후효과증거를 인정하는 법리로 변경함에 따라 이제는 주요국 중에서는 우리나라만이 그 잘못된 법리를 아직도 운용하고 있다. 영화·음악·방역 등의 덕분으로 우리나라의 국격이 괄목상대 높아졌다. 그렇다고 우리나라의 모든 것이 훌륭한 것은 아니다. 사회 각 분야에서 미흡한 점을 발굴·정비하여 일류 선진국으로 한걸음 더 나아가야 한다. 우리 특허법의 법리도 그러한 걸음에 동참해야 한다. 미국·유럽으로부터 강한 비판을 받고 있는 선택발명의 진보성 법리가 조만간 변경되기를 기원한다. 정차호 교수 (성균관대 로스쿨)

I. 사실관계 甲이 경영하는 개인업체 연구개발부장 乙이 丙 회사로 전직하한 후인 2004. 9. 8. 甲의 영업비밀[이하 '모인(모인)대상발명'이라 한다]을 丙 회사 직원들에게 누설함으로써 丙 회사가 甲의 모인대상발명을 변형하여 2005. 10. 甲이 생산하는 제품의 경쟁제품을 출시하고, 2006. 8. 4. 명칭이 "떡을 내장하는 과자 및 그 제조방법"인 특허발명(특허등록번호 제626971호)을 丙 회사의 직원인 丁을 발명자로 하고, 丙 회사를 출원인으로 하여 출원하여 2006. 9. 14. 특허등록을 받은 사안이다. 甲은 특허심판원에 이 사건 발명이 미완성 발명이고, 특허청구범위가 명세서의 상세한 설명에 의해서 뒷받침되지 않은 기재불비가 있어 무효라고 주장하였으나 특허심판원은 甲의 청구를 기각하였다. 이에 갑은 특허법원에 심결취소소송을 제기하면서, 이 사건 특허발명이 특허법 제33조 제1항 본문의 무권리자 출원 규정 및 제44조 공동출원 규정을 위반한 것이며, 진보성도 없어 무효라고 주장하였다. 이에 이 사건의 원심인 특허법원은 2009. 7. 15. 이 사건 특허발명에 대해서 정이 실질적으로 기여한 바가 없어 특허법 제33조 제1항 본문의 "발명을 한 자"에 해당하지 않아 등록이 무효가 되어야 한다면서 심결취소판결을 하였다.(특허법원 2009. 7. 15. 선고 2008허8907판결) II. 대법원의 판단 "발명자가 아닌 사람으로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 사람(이하 '무권리자'라 한다)이 발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경함으로써 그 기술적 구성이 발명자의 발명과 상이하게 되었더라도, 변경이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 않고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에 그 특허발명은 무권리자의 특허출원에 해당하여 등록이 무효이다.(대법원 2011.9.29. 선고 2009후2463 판결)"라고 판시하여 원심판결을 유지하고 상고를 기각하였다. III. 평석 1. 소위 모인출원론 모인판결이라는 것은 타인의 발명에 대하여 정당한 권리를 가지지 않은 자(발명자, 발명자로부터 특허권을 양수받아 권리를 승계한 자가 아닌 자)가 특허출원인으로 출원을 하는 경우 이러한 출원을 칭하는 용어이다. 일본의 경우에는 이 모인출원과 관련하여 진정한 권리자의 회복을 위하여 여러 가지 제도 들을 구비하는 등 입법적으로 모인출원과 관련된 정비를 하였지만(평성23년 특허법 일부개정을 통하여 이 법이 발효되는 평성24년 4월 1일부터는 특허권이전청구의 요건에서 "발명자가 아닌 자"라는 요건을 삭제하여 진정한 권리자의 특허권인정청구를 용이하게 하는 등의 권리구제수단을 보완하였다. 원래 특허권 이전청구권 제도는 독일, 영국, 프랑스 등의 유럽 국가들에게 도입된 제도이다.), 우리나라의 경우에는 이에 대한 입법적인 정비가 부족하다. 현행법제상 모인출원은 특허법 제33조에 의해서 규율되며, 발명을 한 자나 그 승계인이 출원을 할 수 있으므로 반대해석으로 이러한 지위에 있지 아니한 자의 출원은 특허거절사유가 되고(특허법 제62조 제2항 전단), 만일 등록이 되었을 경우에는 특허법 제133조 제1항 2호에 의해서 특허가 심판에 의해서 무효가 된다. 모인출원은 특허법이 발명을 한 자가 공개를 한 것에 대한 보상을 하는 시스템이라는 점에서 제33조는 미국법상 발명의 개념, 즉 다시 말해 착상(conception)과 실시(reduction to practice)이라는 2가지 요건을 구비한 자에게 특허를 부여하여야 한다는 점과도 부합하는 특허법을 관통하는 기본원리라고 이해된다. 이 사건과 같이 연구개발 중에 발명한 내용을 출원하기 위하여 준비하고 있다거나, 이 사건과 같이 출원하지 않고 영업비밀로 간직하고 있는 경우 이러한 발명을 타인이 도용하여 자신이 하지도 않은 발명을 특허로 출원하는 경우 이러한 자에게 특허권을 부여할 수 없다는 특허법 제33조가 모인출원을 규제하는 기초가 되어야 함은 다언을 요하지 않는다고 본다. 2. 모임출원론에 대한 기존 대법원 판례의 태도 대법원은 기존 판결에서 특허법 제33조의 문언에서 출발하기 보다는 실질적 동일성 개념으로 문제를 해결하였다. 사실 완전히 동일한 것을 출원한 경우 모인출원이라는 점은 의문이 없을 것이다. 그러나 이런 경우만 한정하게 되면, 단순히 주지관용기술 등을 부가하거나, 삭제하거나, 변경함으로써 쉽게 자신이 창작하지 않은 발명도 자신이 발명한 것처럼 출원을 하여 등록을 받을 수 있게 된다는 결론에 이르게 된다. 이는 발명자의 보호에 매우 미흡한 결론이다. 그러므로 이런 문제를 해소하기 위해서는 실질적 동일성 개념을 사용할 필요가 있었을 것으로 보인다. 그러나 모인이라는 개념은 발명의 주제에 대한 것으로 발명의 대상이 모인출원 규정을 통하여 확대되는 것은 불필요하다고 본다. 주지관용의 기술이 부가되었다는 의미는 그 독자적으로 발명이 될 수 없다는 의미일 것이므로 모인출원자는 당해 발명을 한 자가 아닌 것이다. 그러므로 이 사건 특허법원의 판단과 같이 이 문제는 특허법 제33조의 "발명을 한 자"에 해당하는지 여부에 따라서 판단하면 족한 것이며, 만일 그 자체로 별도의 개량발명 등이 되었다면 발명을 한 자가 될 것이므로 모인출원이 아니라 발명을 한 자로서 특허를 받을 수 있다고 볼 것이다. 3. 모인대상발명의 확정과 가상(假想)의 청구항 제33조의 해석론으로 이 사건 특허법원의 판단과 같이 丙이나 丁이 특허권자가 아니라고 봐서 특허를 무효화하는 것은 문제가 없다고 본다. 문제는 일본 법원과 입법자가 고민한 진정한 권리자의 보호와 관련된 맥락에 있다. 이 사건과 같이 영업비밀로 관리되고 있었던 경우나 출원준비 중인 경우 영업비밀이 특허출원을 통해서 비밀성을 잃어버리게 되었고, 진정한 권리자가 출원을 하게 되면 후출원이 되는 바, 이 경우 진정한 권리자는 제34조 및 제35조에 의한 보호를 받게 된다. 유사한 보호수단으로 일본법의 경우 모인출원으로 공개가 되는 경우 6개월 이내에 신규성상실의 예외규정을 인정하여 특허출원을 할 수 있도록 하여 진정한 권리자를 보호하고 있는 바,(우리 특허법 제30조 제1항 제2호는 12개월의 유예기간을 허여하고 있다) 이 경우 신규성 의제의 대상이 되는 발명의 동일한 발명이다. 이러한 방식은 출원기한의 제약 등의 문제로 지적되어 평성23년 개정은 권리를 양수받을 수 있도록 하는 부분을 개정하는 방향으로 진정한 권리자를 보호하고자 하는 것으로 이해된다. 모인출원의 경우 모인발명과 비교가 되는 것은 진정한 권리자의 발명은 실제로 출원된 것이 아니므로 가상(假想)의 청구항이 비교대상이 될 수밖에 없다. 모인출원자는 이미 출원을 한 자이므로 청구항이 있을 것이므로 특허침해의 경우와는 반대국면이라고 할 수 있다. 왜냐하면 특허침해사건의 경우에는 발명을 한 자인 특허권자의 청구항이 등록되어 있고, 침해자의 침해물품을 가상의 청구항을 만들어서 비교하여야 할 것이기 때문이다. 모인출원의 경우에도 가상의 청구항(모인대상발명)을 만들어서 이 가상의 청구항과 모인출원된 청구항을 비교하여 모인출원이 의심되는 특허출원이 도용된 바로 그 발명인지 여부를 판단하는 과정이 필요할 것인바, 이 과정에서 모인출원을 한 것으로 의심되는 자가 제33조상의 발명을 한 자인지 여부가 결정되게 된다. 4. 제34조 및 제35조 해석과의 관계 특허법 제34조는 무권리자의 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무권리자가 특허출원한 때에 한 것으로 본다고 해서 출원시기를 소급하여 앞당겨주고 있다. 양자 모두 진정한 권리자가 추가적으로 특허출원을 하는 것을 전제로 하여 출원시기만을 소급하고 있는 규정이므로 진정한 권리자의 보호에 미흡하다는 지적은 평성 23년 개정 전 일본특허법의 상황과 다르지 않다. 제34조 및 제35조 외에도 불법행위에 기한 손해배상청구권이나 무효심판의 청구를 통한 특허의 무효화(대상판결의 경우) 등으로 구제를 받는 것은 진정한 권리자가 권리를 가지려고 하는 목적에 부합하지 않는 수단이고, 모인출원에 의한 공개의 경우를 신규성의제를 통하여 보호하는 방식도 제34조 및 제35조와 같은 기한 제약을 받게 된다. 더구나 모인출원의 문제는 발명하지 않은 자가 출원을 하는 경우뿐만 아니라 특허권의 승계에 대하여 다툼이 있는 경우도 있을 수 있으므로 발명자와 출원인이 다른 경우 이 문제는 권리이전소송을 통하여 권리귀속을 정하는 방식으로 해결하는 것이 궁극적인 해결방법이라는 점에서도 필요하다고 본다. IV. 결론 대상판결은 모인출원의 문제가 특허법 제33조에서 "발명의 한 자"를 정하는 문제라는 점을 명확하게 한 중요한 판결이다. 대상판결에서 문제가 된 것이 영업비밀이라는 점으로 인하여 영업비밀로 관리하던 것이 특허로 출원이 되었다면 모인출원이라도 특허로 인정하여 주는 것이 특허의 공개라는 측면에서 바람직하지 않는가 하는 생각이 있는 것 같다. 그러나 특허법에서 보호하는 공개를 촉진하고자 하는 발명은 자신이 한 발명을 말하는 것이지, 타인의 발명을 발명자의 의사에 반하여 공개하는 것까지 보호하는 것도 보호하겠다는 것은 아니므로 타당하지 않은 생각이다. 결국 우리도 일본과 같이 진정한 권리자가 모인출원자 등으로부터 권리이전을 받을 수 있도록 하는 권리를 입법적으로 규정할 필요가 있다고 본다.

Ⅰ. 사실의 개요 이 사건은 특허출원 제2006-0056030호[변전소 내 부분방전 측정이 가능한 IEC61850 기반의 디지털 변전 시스템]에 대한 특허로서, 출원일자는 2006. 6. 21,, 출원인은 "한전케이디엔 주식회사"이다. 출원발명의 발명자인 소외 1, 2, 3은 이 사건 출원발명의 내용과 관련된 연구 결과에 관하여 2006. 5. 26. 부터 같은 달 27. 까지 개최된 2006년 대한전기학회 전기설비전문위원회 춘계학술대회에서 "IEC61850 기반 디지털 변전시스템에서의 PDMS 적용 방안에 관한 연구"라는 제목으로 논문 발표를 하였고, 위 논문은 위 일자경 발간된 「'06년 대한전기학회 전기설비전문위원회 춘계학술대회 논문집」에 게재되었다. 한편, 원고(한전케이디엔 주식회사)는 그의 종업원인 위 발명자들로부터 특허를 받을 권리를 승계하여 2006. 6. 21 특허청에 이 사건 출원발명에 대한 특허출원을 하였는데, 그 출원서에는 '공지 예외 적용대상 출원'이라는 취지가 명시되어 있지 않았다. 원고는 위 출원일 다음날인 2006. 6. 22 특허청에 "공지 예외 적용대상 증명서류 제출서"라는 제목의 문서를 제출하였는데, 위 문서에는 '이 사건 출원발명이 2006. 5. 26 간행물 발표에 의해 공개되었다'는 내용과 '특허법 제30조 제2항의 규정에 의하여 증명서류를 제출한다'는 취지가 기재되어 있고, 첨부서류로 위 논문이 첨부되어 있었다. 이에 대하여 특허청 심사관은 자기공지를 이유로 하여 2008. 9. 29.자 거절결정을 하였다. 출원인은 특허심판원에서 거절결정을 다투었으나, 특허심판원은 2009년 11월 27일 2008원11430 결정에서 신청인의 거절결정불복심판 청구를 기각하였다. Ⅱ. 대법원의 판시 대법원은 이 사건에서 신규성 의제를 인정하는 특허법 제30조 규정은 반드시 출원당시에 신규성의제규정을 주장하는 취지의 서면기재를 하지 않더라도 6개월의 유예기간 내에만 주장하면 원용할 수 있다고 본 특허법원의 판결을 파기하여 다시 특허법원에 환송하였다. 대법원은 "특허법 제30조 제2항 규정의 내용 및 취지, 특허법 제30조에서 정하는 공지 예외 적용의 주장은 출원과는 별개의 절차이므로 특허출원서에 그 취지의 기재가 없으면 그 주장이 없는 통상의 출원에 해당하고 따라서 그 주장에 관한 절차 자체가 존재하지 아니하여서 출원 후 그에 관한 보정은 허용될 수 없는 점 등에 비추어 보면, 특허법 제30조 제1항 제1호의 자기공지 예외 규정에 해당한다는 취지가 특허출원서에 기재되어 있지 아니한 채 출원된 경우에는 자기공지 예외 규정의 효과를 받을 수 없는 것이고, 같은 조 제2항 전단에 규정된 절차를 아예 이행하지 아니하였음에도 불구하고 그 절차의 보정에 의하여 위 제1호의 적용을 받게 될 수는 없다"고 판시하였다. Ⅲ. 평석 1. 신규성 의제 발명자가 스스로 자신이 발명한 기술을 공지한 경우에도 자기공지로서 신규성을 인정받을 수 없어 특허로 등록될 수 없다. 그러나 우리나라를 비롯한 각국은 일정한 경우에는 우리나라나 일본과 같이 6개월 또는 미국과 같이 1년의 유예기간을 정하여 그 기간내에 특허출원이 이루어지면 그러한 경우에는 신규성을 상실하지 않은 것으로 의제하는 규정을 두고 있다. 이를 강학상 신규성 의제 규정이라고 부른다. 특허법원은 "특허법 제30조 제1항에서 시험, 간행물에의 발표, 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통한 발표, 산업자원부령이 정하는 학술단체에서의 서면발표, 박람회 출품 등으로 인한 발명의 공개에 신규성 상실의 예외를 인정한 취지는 그와 같은 방식의 공개에 관하여는 일정한 절차적 요건하에 신규성을 인정하여 특허로 보호함으로써 산업기술의 개발을 용이하게 하고 그로 인한 산업의 발전을 도모하는 한편, 일반 공중의 신뢰를 보호하고 예측가능성을 담보하자는 데 있다. 따라서 박람회 출품의 경우 공지의 예외에 해당하는 것은 어디까지나 박람회 출품행위 및 그와 밀접불가분한 행위에 한정될 뿐, 박람회 출품과 직접적인 관련 없이 불특정다수인을 상대로 이루어진 상업적 판매행위에까지 공지의 예외를 인정할 수는 없다"고 판시하여 제30조 제1항의 규정취지를 적절히 설시하고 있다.(특허법원 2009.10.16. 선고 2009허351 판결) 2006년 특허법 개정전에는 신규성 상실 사유를 제한적으로 열거하고 있었으나, 2006년 개정법은 특허출원인의 자유로운 연구결과 공개를 촉진하여 연구활동의 활성화 및 기술축적을 지원할 수 있도록 하기 위하여 자기의 의사에 따라서 또는 자기의 의사에 반하여 특허출원 전 6월 이내에 특허출원인이 행한 모든 공개행위를 예외규정의 적용대상이 되도록 개정하였다. 2. 자기공지 예외규정 적용취지 기재 누락의 출원후 보정 허용여부 (1) 대법원의 논리 대법원은 공지 예외 적용 주장의 경우 특허출원절차에 법령상 반드시 요구되는 것이 아니라 출원인의 이익을 위해 원칙에 대한 예외로서 존재하는 제도이며, 이미 신규성이 상실되었지만 법이 정하는 절차적·실체적 요건을 모두 갖춘 경우에 한하여 공지되지 않은 것으로 간주하는 제도이므로 출원인으로서는 이러한 이익을 향유하기 위해서는 법에 정하는 요건을 충족해야 한다고 보았다. 따라서 제30조 제1항 제1호의 이익을 향유하기 위해서는 제30조 제2항에 따라서 출원당시에 신규성 의제를 원용하려는 취지의 기재를 하여야 한다고 해석을 한 것이다. 이런 관점에서 법문상 요구되고 있는 절차를 전혀 이행한 바 없는 출원인에게 '절차'적인 규정이라는 이유만으로 '절차 보정'을 허용하는 것은 법문에도 반하고 절차 보정 제도의 취지와도 부합하지 않는 것으로, 아무런 절차도 행해지지 않은 경우에는 보정의 대상이 존재하지 않는 것이기 때문에 절차의 보정은 허용될 수 없다고 판단한 것으로 이해된다. 따라서 특허법 제30조를 근거로 신규성 상실의 예외 규정을 적용받기 위해서는 반드시 출원 시 그 취지를 기재 서면을 제출하거나 또는 특허출원서에 그 취지를 기재하여야 하며, 출원서의 특이사항의 보정에 의해 그 취지 기재는 추가할 수 없다. (2) 검토 비록 절차적으로 공지예외를 원용하려는 취지의 기재를 하지 않았다고 하더라도 실질적으로 6개월 이내의 기간이기만 하면 이는 법률이 실체적인 형량 판단을 통하여 논문 등에 의한 공개에 의한 이익과 조속한 출원을 통한 권리화에 의한 이익간의 균형을 도모하려고 하는 취지를 감안하면, 6개월의 기간 이내에는 보정을 하는 방식으로 허용하는 것이 취지에 부합한다고 보는 특허법원의 태도가 타당하다고 본다. 대법원은 특허청의 심사관행의 근거가 되는 제30조 제2항의 문언상 출원시에 취지기재를 하여 특허청에 알려야 한다는 것인데, 이는 특허청의 행정상의 편의를 도모하고자 함에 취지가 있는 것으로 사후적으로 보정을 허용하였다고 하여 권리상실의 효력을 부여하는 것은 발명자에게 지나치게 가혹한 해석이 아닌가 한다. 특히 이 사건의 경우에는 사실관계에서 많은 경우와 같이 대리인을 통하여 이루어진 경우로서, 물론 대리인이 서류를 누락하고 서류를 제출하지 않음으로 인하여 발생한 사안으로 보이는 바, 이는 대법원의 판단과 같이 대리인과 출원인간의 내부적인 문제이기는 하지만, 보정을 불허함으로서 출원인은 대리인에게 손해배상을 구하는 소송을 제기한다고 하더라도 권리상실로 인하여 원래 취득하고자 하였던 권리는 궁극적으로 취득할 수 없게 된다. 출원대리인의 실수로 특허법 제30조 제1항 제1호 규정의 적용을 받고자 한다는 취지의 기재를 출원서에 누락한 채 특허출원서를 제출하였다고 하여 권리상실이라는 효과는 부여하는 것의 출원인의 잘못의 크기와 그로 인한 효과의 크기가 부합하는가 하는 관점에서 고찰이 필요해 보인다. 공지 예외 적용대상 출원을 하기 위해서는 6월 이내에 특허출원해야한다는 '6월 이내의 기간'이 아니라, 그 규정을 적용받고자 할 경우, 그 취지를 '특허출원시 동시에' 기재해야 한다는 대법원의 판단의 타당성을 해석의 여지가 있는 문언에서만 발견할 수 있다는 문제가 있다고 본다. 특허법원에서는 "자기공지 행위일로부터 6개월 내에는 공지 예외 효력을 부여하도록 한 이상 누락되어 6개월 기간 내에 보정하더라도 제3자의 권리에 부당한 영향을 미치지 않을 것이며…"라고 했듯이 가능하다면 특허법 제30조 제2항의 공지 예외 적용대상 출원을 증명할 수 있는 서류제출 가능 기간인 특허 출원일로부터 30일 이내에는 자기공지 예외 규정의 취지 기재를 출원 이후 보정할 수 있도록 하는 것이 제30조 제1항의 신규성의제의 입법취지에는 부합하는 해석이라고 보인다. 3. 본 조항의 개정 특허법 제30조의 6월의 유예기간은 우리나라와 미국간의 자유무역협정(Free Trade Agreement)의 체결 및 발효로 인하여 각 당사국은 공지행위가 특허출원인으로부터 기인하여 실시 또는 승인된 경우, 공지행위가 당사국 영역에서 출원일 이전 12월 이내에 발생한 경우와 같은 공지행위에 대해서는, 발명의 신규성 또는 진보성 여부를 결정하는 선행기술 정보에서 제외하기로 합의하였고, 2011년 12월 2일 위 자유무력협정의 이행입법으로 특허법이 개정되면서, 공지예외 적용기간이 6개월에서 12개월로 연장되었다. 또 이와 별도로 특허청은 2011년 7월 있었던 특허법 개정 공청회에서 제30조 제2항을 개정하여, "제1항 제1호를 적용받으려는 자는 특허출원 시까지 특허출원서에 그 취지를 적어 특허청장에게 제출하고 제1항제1호에 해당함을 증명할 수 있는 서류를 특허출원일부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다."고 개정함으로써 특허청의 심사실무를 입법으로 반영하여 특허법원과 같은 해석의 취지를 없애는 방향의 개정을 할 예정이다.

1. 판결의 요지 특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 그 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고, 특허권침해소송을 담당하는 법원으로서도 특허권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부에 대하여 심리·판단할 수 있고, 이와 달리 신규성은 있으나 진보성이 없는 경우까지 법원이 특허권 또는 실용신안권침해소송에서 당연히 권리범위를 부정할 수는 없다고 판시한 대법원 1992. 6. 2.자 91마540 결정 및 대법원 2001. 3. 23. 선고 98다7209 판결은 이 판결의 견해에 배치되는 범위에서 이를 변경하기로 한다. 2. 해설 가. 문제의 소재 특허법에 있어서도 여타의 법에 있어서와 마찬가지로 '법적 안정성'과 '정의'의 법이념은 늘 긴장관계에 있다. 즉, 특허청의 심사를 거쳐 설정등록된 특허권 및 그에 따른 법률관계의 안정성과 공공의 영역에 속하는 기술은 공중에게 돌려주어 특허정의를 실현해야 한다는 무효심판제도는 서로 충돌할 수밖에 없는 것처럼 보인다. 특허법의 입법자는 무효심판제도를 도입함은 물론 특허권이 소멸한 후에도 무효심판을 청구할 수 있게 하고, 특허무효의 원칙적 소급효를 인정하는 결단을 하였는 바, 이는 법적 안정성보다는 정의를 더 우선시한 것으로 여겨진다. 특허권자 입장에서는 특허청이 심사절차를 거쳐 특허권을 부여해놓고 다시 다른 절차에서 그 특허를 무효로 하는 것을 매우 부당하다고 생각할 수도 있으나, 특허요건을 충족하지 못한 출원이었음에도 심사상의 한계나 착오로 인하여 특허를 받았다는 이유로 그 특허권을 행사하여 공중의 자유실시를 제한하는 것 또한 산업발전의 이바지라는 특허법의 목적에 비추어 바람직하지는 않다고 보이고, 이러한 경우 법적 안정성은 특허정의에 한 발 양보하여야 할 것으로 보인다. 결국 특허제도가 존재하는 한 특허무효심판 내지 소송이라는 후속적 장치는 논리필연적인 것은 아니라 할지라도 현실적으로 불가피한 것으로 보인다. 특허무효심판제도는 특허요건을 완벽하게 심사하는 것은 불가능에 가깝다는 현실적인 이유와 특허청은 심사단계에서 특허요건을 충족하지 못하는 발명을 일차적으로 걸러내고, 특허가 부여된 후에 구체적이고 세밀한 영역에서는 이해관계인과 공중이 담당하여야 한다는 일종의 역할 분담이라는 법경제학적 효율성의 측면에서 어느 정도 정당화될 수 있는 제도라고 생각된다. 문제는 이러한 맥락에서 엄연히 별도의 특허무효심판 제도가 있음에도 불구하고 침해 여부를 판단하는 침해소송에서 해당 특허에 무효사유가 있음을 이유로 권리자의 청구를 배척할 수 있는지, 배척할 수 있다면 그 무효사유에 제한은 없는지 등에 관한 것이고, 이에 대하여는 과거로부터 논쟁이 끊이질 않았다. 나. 견해의 대립 침해소송에서의 '무효의 항변 허용 여부'에 대하여, 특허무효의 심결이 확정되지 않는 한 침해소송에서 특허가 무효이므로 침해로 되지 아니한다는 무효의 항변은 허용되지 않는다고 하는 부정설과, 침해소송에서 특허가 무효이므로 침해로 되지 아니한다는 판단을 할 수 있다는 긍정설이 대립하였고, 원칙적으로 부정설을 취하면서 신규성 또는 진보성을 결한 특허발명의 경우 권리범위해석론을 통하여 충분히 해결이 가능하다는 견해도 있었다. 다. 기존 판례 (1) 대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체 판결 "등록된 특허의 일부에 그 발명의 기술적 효과발생에 유기적으로 결합된 것이 아닌 공지사유가 포함되어 있는 경우 그 공지부분에까지 권리범위가 확장되는 것이 아닌 이상 그 등록된 특허발명의 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우에도 특허무효의 심결의 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없다"고 하여 전부 공지인 경우 권리범위를 부정하였다. (2) 신규성 또는 진보성이 부정되는 경우의 주류적인 판례 대법원은 "특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록이 된 이상 이와 같은 심판에 의하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 유효한 것이며, 법원은 위와 같은 특허를 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 다른 소송절차에서 그 전제로서 특허가 당연무효라고 판단할 수 없는 것이고, 등록된 특허발명의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우에는 특허무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없다 할 것이나, 이는 등록된 특허발명의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 기술에 비추어 새로운 것이 아니어서 소위 신규성이 없는 경우 그렇다는 것이지, 신규성은 있으나 그 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 소위 진보성이 없는 경우까지 법원이 다른 소송에서 당연히 권리범위를 부정할 수 있다고 할 수는 없다"고 하여 신규성이 없는 경우 그 권리범위를 인정할 수 없으나, 진보성이 없는 특허발명의 경우 침해소송에서 권리범위를 부정할 수는 없다고 판시하였다. 반면, 대법원은 예외적으로, "이 사건 등록고안을 물품의 형에 대한 기술적 고안 뿐만 아니라 그 고안의 용도, 사용가치나 이용목적 등 작용효과의 점까지 종합하여 고찰한다면 그 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용고안으로부터 극히 용이하게 고안해 낼 수 있는 것이라 할 것이고, 따라서 이 사건 등록고안은 실용신안법 제32조 제1항 제1호, 제4조 제2항에 의하여 그 등록이 무효라고 할 것이며, 그렇다면 (가)호 고안은 설사 이 사건 등록고안과 동일하다고 할지라도 그 권리범위에 속한다고 할 수는 없는 것이다"고 하여 진보성이 없는 경우에도 권리범위를 부정한 판시를 한 적도 있었다. (3) 대법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결 대법원은 "특허의 무효심결이 확정되기 이전이라고 하더라도 특허권침해소송을 심리하는 법원은 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대하여 판단할 수 있고, 심리한 결과 당해 특허에 무효사유가 있는 것이 분명한 때에는 그 특허권에 기초한 금지와 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다"고 판시하였다. 본 판결은 특허권침해소송에서 권리남용의 법리를 적용한 최초의 판결로 평가받고 있다. 다만 위 판결은 과거의 판례와 달리 권리범위를 부정하는 단계를 거치지 아니하고 곧바로 권리남용이라고 판시하였고, 그 무효사유에 진보성이 없는 경우까지 포함하는지는 다소 불명확하였다. 그러나, 특허침해소송을 심리한 지방법원 및 고등법원은 대체로 위 판결에 따라 진보성이 없는 경우에까지 권리남용의 법리를 적용하여 판시하여 왔다. 라. 대상 판결의 의의 대상 판결은 우선, 특허무효심결이 확정되기 이전이라 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 그 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다고 판시하여, 권리남용의 법리를 진보성의 영역에까지 명시적으로 확대한 최초의 대법원 판결이라 할 수 있다. 대상 판결에 따라 앞으로는 침해소송 본안 및 가처분 법원은 물론 권리범위확인심판에서도 진보성 결여로 특허무효사유가 존재한다는 항변이 있는 경우 이를 적극적으로 심리·판단할 것으로 예상되고 진보성이 없는 경우 별도로 특허무효심판을 거쳐야 하는 번거로움도 덜 수 있게 되어 소송경제의 관점에서 바람직한 측면이 있다. 다음으로, 대상 판결은 소위 무효의 항변을 받아들였다고 보기는 어렵다고 분석된다. 대상 판결이 "특허는 일단 등록된 이상 비록 진보성이 없어 무효사유가 존재한다고 하더라도 특허무효심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 대세적으로 무효로 되는 것은 아니다"고 판시한 점에 비추어 보건대, 특허가 무효이므로 침해가 아니라는 무효의 항변을 채택한 것은 아니라고 판단된다. 한편, 대상 판결이 공지기술제외설에 입각하고 있는지는 다소 불명확하지만, 기존의 판결들이 신규성의 영역에서 "특허무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없다"고 판시한 반면, 대상 판결에서는 이러한 설시 없이 곧바로 권리남용의 법리로 나아갔음을 알 수 있는바, 이는 공지기술제외설 등의 권리범위해석론으로 해결하려 한 것으로 보이지는 않는다. 마. 대상 판결의 문제점 대상 판결은 위와 같이 중요한 의의가 있음에도 불구하고 문제점이 없다고 볼 수는 없다. 첫째, 신규성 및 진보성의 영역은 공지기술의 영역이라 할 수 있고, 이러한 영역의 특허발명은 특허청구범위의 해석상 공지기술참작의 원칙을 적용하여 그 권리범위를 부정할 수 있는 방법이 있음에도 불구하고 다소 생소하고 불명확한 권리남용의 법리를 도입하여 이를 해결할 당위나 필요가 있는지는 의문이다. 비록 실제 운용상 특별한 사정이 없는 한 권리범위를 부정하든 권리남용의 법리를 적용하든 소송 결과에 있어서는 모두 원고 청구 기각이라는 결과가 도출된다 할지라도 특허법이론상 분명히 이를 구별하여야 한다고 생각한다. 이 점에 있어 "특허발명과 대비되는 발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다"고 판시한 자유기술의 항변을 참고할 필요가 있다. 오히려 자유실시기술의 항변에 대한 판시가 특허법이론상으로도 훨씬 논리적이고 간결하다고 판단된다. 둘째, 차선으로 권리남용의 법리를 적용한다 할지라도 대상 판결에는 '특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우'라든가, '특별한 사정' 등의 불명확한 적용요건이 등장하는바, 과연 이러한 요건이 필요한지, 필요하다면 어떠한 경우 또는 무엇을 말하는지 등 권리남용의 법리의 적용 요건을 좀 더 명확하게 설시할 필요가 있다고 보여진다. 대상 판결의 효시격인 대법원 2000다69194 판결은 일본 최고재판소의 소위 "킬비 사건" 판결을 그대로 받아들여 판시한 것으로 보이고, 일본의 경우 위 "킬비 사건"이후 발생한 문제점을 일본 특허법 제104조의3을 신설하여 입법적으로 해결하였는바, 침해소송을 담당하는 법원과 한국 특허법도 이를 참고할 필요가 있다고 보인다. 3. 결어 대법원이 전원합의체 판결로 특허침해소송을 담당하는 법원에서 진보성 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다고 판시한 점은 소송경제의 측면에서 환영할만한 일이다. 다만, 아직 특허를 비롯한 지적재산권침해소송 경험이 다소 부족한 침해담당법원이 동일성 여부에 대한 판단으로서의 신규성 판단에 비하여 비교적 판단이 어려운 진보성 판단을 얼마나 적극적으로 그리고 제대로 해낼 수 있을지는 아직까지는 다소 염려스러우나, 대법원 판례의 축적과 법원의 노력으로 충분히 해결해 나아갈 수 있으리라 생각한다. 한편, 대법원이 무효심판제도의 형해화를 방지하고, 구체적 타당성을 꾀하기 위하여 권리남용의 법리를 도입하고, 이를 진보성의 영역에까지 확대한 점은 분명 과거 판례보다 진일보하였다고 할 수 있을 것이나, 권리남용의 법리보다는 특허청구범위해석의 대원칙인 공지기술참작의 원칙을 적용하여 권리범위를 부정하는 형식을 취하지 아니한 점은 다소 아쉽게 느껴진다. 결론적으로 신규성 또는 진보성이 없는 특허발명의 경우 공지기술참작의 원칙을 적용하여 권리범위를 부정하는 것이 타당하고, 이것이 자유기술의 항변과도 균형이 맞는다고 생각한다.

1. 사실관계의 요약(서울고등법원 2011. 6. 30 자 2010재노75 결정) A와 B는 역전에서 노숙을 하던 지적장애인이다. 2007. 5. 14. 역전에서 30분가량 떨어진 곳에 위치한 학교에서 노숙인으로 보이는 변사체가 발견되었고, A와 B는 역전에서 살인혐의로 긴급체포되었다. 이들은 체포당시 혐의를 부인하다가, 자백을 하였는데, 자백의 취지는 'A와 B는 꼬맹이들과 함께 변사자를 데리고 고등학교까지 갔는데, 그곳에서 B는 변사자의 뺨을 2대 때린 후 꼬맹이들과 함께 역전으로 돌아왔고, A는 이들이 돌아간 뒤 현장에 남아 변사자를 수십 분 동안 폭행하여 사망에 이르게 하였다'는 것이었다. A와 B는 1심법정에서 자백을 하였고, 1심은 A에게 징역 7년(상해치사혐의), B에게 벌금 200만 원(폭행혐의)을 선고하며, 'A와 B의 법정진술, 사체검안서 등'을 증거로 설시하였다. A는 허위자백을 하였던 것이라며 1심판결에 불복하며 항소를 하였고, B는 항소를 하지 않았다. A에 대한 항소심재판과정에서 B가 증인으로 출석하였고, B는 이전 자백내용과 동일한 증언을 하였다. 물적 증거가 전혀 없는 사안임에도 항소심은 B의 진술을 신뢰하였고, A에게 징역 5년을 선고하며, 증거는 '1심판결의 기재'를 원용하였다. A는 상고를 포기하였고, 판결은 확정되었다. 그런데, 6개월 후 위 꼬맹이들이 잡혔고, 꼬맹이들은 'A, B와 공동으로 범행을 하였다'는 상해치사혐의로 기소되었다. 꼬맹이들에 대한 재판과정에서 B가 증인으로 출석하여, '자신과 A, 꼬맹이들 모두 사건현장에 간 적 없다. 무서워서 거짓말을 한 것이다'라는 취지로 증언하였고, 재판부는 'B의 번복 진술의 태도나 내용에 정신지체나 장애로 인한 문제가 있다고 전혀 느낄 수 없었다'는 표현을 쓰며, 번복진술을 신뢰한 후 꼬맹이들에 대하여 무죄를 선고하였고, 이 무죄판결은 대법원에서 확정되었다. 대법원이 'B의 번복진술을 신뢰한 원심의 증거취사선택에 아무런 문제가 없다'고 최종판단을 하였는데도, 여전히 A는 4년 반가량 수감생활을 하고 있다. 이하에서는 이 사건과 관련한 여타의 문제점은 차치하고, '공동피고인의 진술번복과 재심사유'라는 쟁점만을 놓고 이 사건의 해결방안을 제시하고자 한다. 2. 형사소송법 제420조 제2호의 재심사유는 주장하기 힘든 상황 위에서 B는 A에 대한 항소심법정에서 증인의 지위로 증언을 하였으므로, '원판결의 증거 된 증언이 확정판결에 의하여 허위인 것이 증명된 때'(형사소송법 제420조 제2호)에 해당하는 것으로 볼 수 있다는 견해가 있을 수 있다. 그러나, 형사소송법 제420조 제2호상의 '원판결의 증거 된 증언'이라 함은, 원판결의 증거로 채택되어 범죄사실을 인정하는 데 사용된 증언('증거의 요지'란에 설시된 증거)을 뜻하는 것이고, 단순히 증거조사의 대상이 되었을 뿐, 범죄사실을 인정하는 증거로 사용되지 않은 증언은 위 '증거 된 증언'에 포함되지 않는다는 것이 대법원 판례의 입장이다(2003도1080 판결, 95모38 결정 등 참조). 이 사건에서 재심대상판결인 항소심판결은, 'B의 항소심에서의 증언'을 증거로 설시한 것이 아니라, '1심판결의 해당란 기재'를 원용하였는데, 1심판결에서는, '피고인들(A, B)의 각 법정진술'이 증거로 채택·인용되었다. 그렇다면, 위 대법원 판결에 따를 때, B를 위증혐의로 고소하고 유죄확정판결을 받아낸다 한들 형사소송법 제420조 제2호의 재심사유상의 요건을 충족할 수 없다 할 것이다. 3. 공동피고인의 번복진술은 형사소송법 제420조 제5호의 새로운 증거로 보아야 가. 대법원의 입장으로 원용되고 있는 판례(93모33결정) 공동피고인의 번복진술을 새로운 증거로 볼 수 있는지 여부와 관련하여 자주 원용되고 있는 대법원의 결정은 18년 전의 결정인 93모33결정으로 그 요지는, "형사소송법 제420조 제5호에서 말하는 '무죄로 인정할 명백한 증거가 발견된 때'란 확정판결의 소송절차에서 발견되지 못하였거나 발견되었어도 제출할 수 없었던 증거로서 증거가치에 있어 다른 증거에 비하여 객관적으로 우위성이 인정되는 증거를 말하는 것이므로 확정판결의 소송절차에서 증거로 조사채택된 공동피고인이 확정판결 후 앞서의 진술내용을 번복하는 것은 이에 해당하지 않는다"는 것이다. 나. 학계의 동향 학계는, 피고인이나 공동피고인은 좁은 의미의 증거방법이 아니므로 증인의 경우와는 달리 진술을 번복함으로써 증거자료의 내용이 달라진다면 새로운 증거로 인정하는 것이 타당하는 입장도 있으나, 재심대상판결에서 실질적 판단을 거친 증거와 동질의 증거는 새로운 증거로 볼 수 없다는 이유로 진술번복은 새로운 증거로 볼 수 없다는 입장도 있다. 재심사유에 대한 학계의 논의가 '형사소송법 제420조 제5호'에 집중되어 있긴 하나, 세부적인 쟁점인 '공동피고인의 진술번복과 신규성'의 문제에 대한 깊이 있는 연구나 논의는 확인하지 못하였다. 다. 소결 진술번복의 신규성을 부인하는 견해는, 동일인의 상반된 진술에 대한 평가는, 증거의 증명력에 대한 법관의 자유심증주의의 문제라는 점, 실질적인 판단을 거친 증거와 동질의 증거는 새로운 증거로 볼 수 없다는 점, 허위임이 확정판결에 의하여 판명되지 아니한 번복·변경된 진술에 대하여 단지 법원에 새롭다고 하여 그 신규성을 인정하여 재심을 허용하는 것은 증거의 신규성 요건을 형식적으로만 파악하여 형해화함으로써 형사소송법의 취지와는 달리 재심사유를 부당하게 확대한다는 점 등을 논거로 하고 있다고 보여진다. 위 논거들은, 확정판결 전후로 달라진 증인의 진술이나 이를 내용으로 하는 진술서 등을 새로이 증거로 제출하였다고 하더라도 이를 형식적인 면에서 새로 발견된 증거라고 보아 이 사건 조항에서 정한 재심사유에 해당한다고 보게 되면, 이는 확정판결에 의하여 종전 증거들이 허위임이 밝혀진 경우에 한하여 예외적으로 재심을 허용하려고 한 형사소송법 제420조 및 그 제1, 2호의 취지의 기본 정신에 반하는 결과가 된다는 점을 우려하고 있는 것으로 보인다. 그러나 공동피고인의 번복진술은, 형사소송법 제420조 1(서류 또는 증거물), 2호(증인, 감정인, 통역인, 번역인)의 적용을 받을 수 없으므로, 진술번복의 신규성을 부인하는 견해에 따르면, 이 사건 사안에서 공동피고인 B의 번복진술을 재심사유로 주장할 수 있는 길은 전혀 없다. 공동피고인 B는 '자신도 A처럼 사람을 죽였다는 혐의를 뒤집어쓸까봐 무서워서 거짓진술을 하였다'고 실토하였다. B의 거짓진술의 경위와 관련하여, A에게 책임을 물을 수 없다 할 것이고, A가 자신의 재판 확정 후에 있었던 B의 번복진술을 근거로 재심을 받을 수 있게 하는 것이 진정한 형사사법의 정의를 구현하는 것이라 할 것이다. 일본 형사소송법도 우리나라와 같은 재심사유를 두고 있는데, 일본에서는 '공동피고인이 유죄판결확정 후 진술을 번복한 경우나 증언거부권을 행사하던 증인이 새롭게 진술한 경우, 이를 새로운 증거로 보는 견해'가 유력한 학설로 자리 잡고 있는 것으로 보인다(피고인에게 귀책사유가 있는 경우에는 신규성 인정을 제한하는 사례도 보임, 일본형사소송법 주석서 참고). 필자의 사견도 위와 같이 번복진술을 새로운 증거로 보되 명백성 문제에 대한 검토를 통하여 재심사유를 제한하면 된다고 본다. 한편, 최근 대법원 전원합의체 결정(대법원 2009. 7. 16.자 2005모472 전원합의체 결정)에서, 위 쟁점과 관련하여 대법관들의 의미 있는 입장표명을 확인할 수 있는바, 번복진술 또는 신용성의 정황적 보장하에 이루어진 번복진술을 새로운 증거로 보는 판례변경을 기대하게끔 한다. 대법원은 위 전원합의체 결정을 통하여, '무죄 등을 인정할 명백한 증거'에 해당하는지 여부를 판단할 때에는, '법원으로서는 새로 발견된 증거만을 독립적·고립적으로 고찰하여 그 증거가치만으로 재심의 개시 여부를 판단할 것이 아니라, 재심대상이 되는 확정판결을 선고한 법원이 사실인정의 기초로 삼은 증거들 가운데 새로 발견된 증거와 유기적으로 밀접하게 관련되고 모순되는 것들은 함께 고려하여 평가하여야 한다'(종합평가설)면서, 이전의 '새로 발견된 증거의 증거가치만을 기준으로 하여 무죄를 인정할 명백한 증거인지 여부를 판단하여야 한다'(단독평가설)는 판례를 변경하였다. 위와 같이 '명백성의 판단 기준'과 관련한 판례를 변경하면서, 9인의 대법관이 '새로운 증거'의 판단 기준에 대한 의견도 아울러 밝혔는바, 당시 6인의 대법관(대법관 김영란, 대법관 박시환, 대법관 김지형, 대법관 박일환, 대법관 김능환, 대법관 전수안)은, '새로 발견된' 증거인지 여부는 재심대상인 확정판결의 소송절차에서 법원이 유죄의 사실인정을 하면서 그 기초로 삼은 증거자료에 의하여 인식하였던 내용과 다른 것인지 여부를 기준으로 하여 결정되어야 한다고 해석하여야 할 것이다'라는 의견을 밝혔다. 이 의견은, 종전 소송절차에서 인식한 진술(번복 전 진술)과 다른 진술(번복진술)을 새로운 증거로 보되, 명백성 인정 여부에 대한 심사도 별도로 하여야 한다는 취지로 보인다. 그리고 3인의 대법관(대법관 양승태, 대법관 이홍훈, 대법관 안대희)은 '진술서 등이 이전과 비교하여 실질적인 차이 없이 단지 증거의 형식만을 달리하여 반대되는 내용이나 태도로 바뀐 것에 불과한 경우에는 확정판결 당시 이미 발견되어 실질적인 판단을 거친 기존의 진술 등과 동질의 것이라고 보아야 하므로 새로운 증거라고 할 수 없다고 보는 것이 타당하다'라는 의견을 밝혔으나, 위 3인의 대법관의 의견을 반대해석하면, '실질적인 차이 있는 진술변경의 경우'에는, 신규성을 인정할 수 있다는 입장이라 할 것이다(위 3인의 대법관이 언급한 '실질적인 차이'가 개개 사안에서 어떻게 이해될 것인지 궁금한바, 필자는 '신용성의 정황적 보장 하에 이루어진 진술'로 이해하고 싶다). 이 사건에서 B는 공범사건의 법정에 증인으로 출석하여 재심대상 소송절차에서의 진술을 번복하였고, 번복진술을 신뢰한 판결은 대법원의 확정판결에 의하여 지지되고 있다. 그렇다면, 위 전원합의체 결정에서 '새로운 증거의 판단기준'과 관련하여 의견을 개진한 대법관 9인은 이 사건에서 B의 진술번복을 새로운 증거로 볼 수밖에 없는 것 아닌가 하는 생각이 든다. 4. 맺음말 형사소송법상의 재심은 피고인에게 한줄기 빛을 제공하는 창의 역할을 하도록 운영되고 해석되어야 한다. 헤르만 헤쎄의 데미안에는 '껍질을 깨고 나오는 새'라는 구절이 있다. 껍질을 깨는 과정을 겪지 않고서는 새로운 탄생이 불가능하다 할 것이다. 확정판결에 기초한 법적 안정성이라는 껍질을 깨트리는 고통 없이는 실체적 진실에 바탕을 둔 실질적 정의를 확보하는 것은 하나의 신기루에 불과하다(권오걸 교수의 논문 인용). '공동피고인의 진술번복만으로는 재심사유로 볼 수 없다'는 단편적이고 형식적인 논의를 이 사건에 그대로 적용할 수 없다. 18년 전의 93모33결정은 이 사건을 계기로 변경되어야 하고, 진술번복과 관련한 재심사유에 대한 논의가 깊이 있게 진행되었으면 한다.

대법원 2004. 9. 23. 선고 2002다60616 판결은 ‘특허발명과 대비되는 발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요도 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보았다. 이는 선행기술의 용이한 변형에 불과한 침해장치는 청구항의 권리범위에 해당하지 않는다는 입장에 서있는 판결이다. 그러나 이 입장은 선행기술에 너무나 치중한 나머지 청구항의 권리범위를 너무 제한한다는 비판을 받는다. 1. 특허침해행위의 성립 가. 청구항의 해석 청구항에 사용된 용어는 특허권의 권리범위를 결정한다. 특허침해행위가 성립하는지를 판단하기 위해서는 청구항에 사용된 용어를 해석하여 그 권리범위를 확정한 다음 침해물건이나 침해방법이 그 권리범위에 포함되는지를 보아야 한다. 청구항을 해석함에 있어서는 그 용어의 문언상의(Literal) 의미뿐만이 아니라 선행기술과 특허의 심사과정의 전취지를 참작하여야 한다. 이 청구항의 해석은 사실인정의 문제가 아니고 법률해석의 문제로서 이는 법원의 전권사항으로 본다. 나. 침해행위의 판단과정 특허권의 침해를 결정하는 단계는 첫째 청구항의 의미를 해석하고 둘째 해석된 청구항을 특허를 침해하는 물건이나 방법과 대조하여 피고의 침해장치(또는 침해방법)가 원고의 청구항의 모든 구성요소를 포함하고 있으면 특허침해행위가 성립한다. 그와 반대로 침해장치가 청구항의 구성요소 중의 어느 하나라도 결여하고 있으면 특허침해행위가 성립하지 않는다. 이를 구성요소완비의 원칙(All Elements Rule)이라고 한다. 따라서 이와는 거꾸로 침해장치를 기준으로하여 그 구성요소를 분석한 다음 이것이 청구항의 권리범위에 속하는지 여부를 결정하는 것은 위 원칙에 어긋나는 것이다. 피고의 침해장치가 청구항의 권리범위에 포함된다는 사실을 입증할 입증책임(Burden of Persuasion)은 이를 주장하는 원고가 부담한다. 특허침해행위가 성립되는지를 판단하는 단계 중에서 a) 청구항을 해석하여 그 권리범위를 결정하는 것은 법률의 해석과 적용의 문제가 되고, b) 피고의 침해장치가 해석된 청구항의 권리범위에 포함되느냐 즉 청구항의 모든 구성요소가 침해장치에서 빠짐없이 발견되느냐는 문제는 사실인정의 문제로 본다. 다. 문언상의 침해(Literal Infringement)와 동등론상의 침해(Doctrine of Equivalent) 청구항을 해석한 다음의 단계는 침해장치에 대하여 청구항을 적용하는 것이다. 만약 피고의 장치가 원고의 청구항을 문언상(Literally)으로 침해한다면 별다른 문제가 없이 특허침해가 성립되지만 그렇지 않은 경우에는 동등론상의 침해행위가 성립되는지 여부를 판단하여야 한다. 동등론이란 피고의 침해장치의 구조가 특허발명과, 1) 동일한 목적(The Same Work)을 가지고, 2) 실질적으로 동일한 방식(Substantially Similar Way)으로, 3) 실질적으로 동일한 효과(Substantially Similar Result)를 가져와야만 한다. 이를 동등론에 의한 침해라고 한다.(이를 일본국 학자와 판례는 균등론이라고 부른다.)결국 청구항의 권리범위는 문언상의 권리범위와 동등론상의 권리범위를 합한 것이 된다. 2. 선행기술(Prior Art) 선행기술은 청구항의 권리범위를 제한한다. 심지어는 개척특허(Pioneer Patent)와 같이 청구항의 권리범위가 아주 넓은 특허라도 청구항의 권리범위는 선행기술에 의하여 제한된다. 청구항의 권리범위는 문언상의 범위는 물론 동등성의 범위도 선행기술을 포함하는 정도로 넓혀 질 수는 없다. 청구항의 권리범위가 선행기술의 범위에 모두 포함되는 경우 즉 하나의 선행기술에 특허의 모든 구성요소가 발견되는 경우에는 이 특허는 신규성이 없어 무효인 것이다. 또한 청구항과 선행기술과의 차이점이 있더라도 통상의 지식인에게 용이한 경우에는 이 청구항은 진보성이 없어 무효인 것이다. 문제는 선행기술뿐만 아니라 선행기술의 용이한 변형도 청구항의 권리범위를 제한하느냐 하는 문제이다. 이에 대하여는 견해가 일치하지 않는다. 가. 적극설 적극설은 선행기술 자체뿐만 아니라 선행기술의 용이한 변형도 청구항의 권리범위에서 제외되어야 한다고 본다. 우리 대법원은 이 적극설의 입장에서 피고 제품의 구성요소들은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행발명 1, 2로부터 용이하게 발명할 수 있는 정도이므로, 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 판시하였다. 이 설에 의하면 피고는 자신의 침해장치가 선행기술의 용이한 조합만으로도 충분히 가능하다는 점을 주장 입증하기만 하면 청구항의 권리범위에서 벗어날 수 있다. 이 견해는 선행기술 자체만이 청구항의 권리범위를 제한하는 것이 아니라 선행기술의 가르침도 청구항의 권리범위를 제한하기 때문에 청구항의 문언상의 권리범위는 물론 동등론상의 권리범위를 제한한다. 따라서 선행기술의 가르침이 청구항의 권리범위를 광범위하게 제한하는 것을 방지하기 위하여 특허출원인은 특허출원전에 반드시 선행기술을 조사하여 그 당시의 선행기술 자체는 물론 이와 용이한 변형을 모두 고려하여 청구항의 권리범위에서 제외하여야만 한다. 특허침해소송에 있어서도 피고의 침해장치가 선행기술에 포함되어 있다고 주장되면 이 침해장치가 통상의 지식인이 보기에 용이하지 않다는 것 즉 진보성이 있다는 점을 입증하는데 성공하여야만 한다. 만약 이에 성공하지 못하면 특허권자는 더 나아가 볼 필요도 없이 소송에서 패소하는 것이다. 결국 이 견해에 의하면 침해장치에서 선행기술의 구성요소가 전부 발견되어 구성요소완비의 원칙에 부합하는 경우에도 특허권자가 침해장치의 진보성을 입증하지 못하면 패소할 수 밖에 없다. 그러나 특허권자에게 침해장치의 진보성을 입증하라고 요구하는 것은 청구항의 존재의의를 몰각하는 것이고 발명자를 보호하려는 특허법의 근본취지에 어긋난다는 비판을 면하기 어렵다. 나. 제한설 제한설은 오직 선행기술만이 청구항의 권리범위에서 제외되어야 하고 선행기술의 가르침은 이에서 제외할 수 없다고 본다. 따라서 선행기술의 용이한 변형은 청구항의 동등론상의 권리범위에 속할 수 있어 특허침해행위가 성립할 수 있다. 이 견해의 근거는 비록 침해장치가 선행기술에서 발견된다고 하더라도 선행기술과 선행기술의 가르침은 다른 것이며 청구항의 권리범위에서 선행기술의 가르침까지도 제외하면 선행기술이 청구항을 너무나 많이 제한하는 것이다. 또한 특허출원인에게 선행기술은 물론 그 가르침까지도 고려하여 청구항을 작성하도록 하는 것은 너무나 과중한 책임을 지우는 부당한 것이다. 따라서 특허권자는 침해장치의 진보성을 입증하지 못하여도 특허침해책임을 묻는데 아무런 지장이 없다고 본다. 그러나 이 소극설의 문제는 침해장치를 포함하고 있는 청구항이 선행기술에 비추어 용이한 경우에 특허가 무효가 되는 문제가 발생하고 이는 후일 자세히 논한다. 3. 특허의 유무효 문제 특허침해행위는 침해장치가 청구항의 권리범위 즉 문언상이나 동등론상의 권리범위에 해당하느냐를 결정하는 것인데 비하여 발급된 특허가 유효나 무효냐의 문제는 청구항이 신규성이 결여되거나 또는 진보성이 없는 것이냐에 달려 있다. 원고는 특허침해행위의 성립을 주장 입증할 책임이 있는데 비하여 피고는 원고의 특허가 무효라는 점을 주장 입증할 책임이 있다. 특허의 무효를 주장 입증하는 것은 침해행위의 성립을 입증하는 것보다는 어렵게 보인다. 왜냐하면 특허침해행위가 성립하느냐 하는 문제는 민사소송법상 불법행위에 대한 증명책임으로서 그 증명력의 정도는 증거의 우세라고 보는데 비하여 특허의 무효선언은 특허심판원의 무효심판을 구하여야만 하기 때문에 절차적 어려움이 훨씬 크다. 따라서 피고는 절차상 어려운 특허무효를 주장하기 보다는 쉬운 방법으로 자신의 침해장치가 선행기술에 이미 존재한다고 주장할 수 있다. 또한 이미 특허가 유효하다는 심결을 받은 경우에도 이러한 주장을 할 수 있다. 이를 나누어 보면, 피고가 1) 특허권자가 문언상 또는 동등론상의 침해를 주장하고 피고가 자신의 침해장치는 선행기술과 동일한 것이라고 주장하는 경우, 2) 특허권자가 문언상 또는 동등론상의 침해를 주장하고 피고가 자신의 침해장치는 선행기술의 용이한 변형이라고 주장하는 경우가 있다. 1)의 상황 즉 침해장치가 선행기술 자체와 동일한 경우에는 피고는 이를 가지고 특허침해 주장을 다투는데 사용할 수 있고 사실 침해장치가 선행기술에 존재한다는 사실만 가지고도 특허법의 원리상 청구항의 권리범위에 해당할 수는 없어서 결국 특허침해행위가 성립할 수 없다. 2)의 상황 즉 침해장치가 선행기술의 용이한 변형인 경우에는 어느 견해를 취하느냐에 의하여 결론이 달라진다. 적극설에 의하면 피고의 침해장치가 선행기술의 용이한 변형이라고 하더라도 특허침해행위가 성립할 수 없다고 본다. 그러나 제한설에 의하면 침해장치가 선행기술의 용이한 변형이라고 하더라도 그만으로는 특허침해행위가 성립되지 않는다고 볼 수는 없고 침해장치가 청구항의 권리범위에 속하지 않아야만 특허침해책임을 면할 수 있다. 따라서 제한설에 의하면 피고가 자신의 침해장치는 선행기술의 용이한 변형에 불과하다고 주장하더라도 원고는 이에 구애되지 않고 특허침해를 결정하는 일반원칙 즉 구성요소완비의 원칙(All Elements Rule)에 의하여 청구항의 구성요소의 전부가 침해장치에서 발견된다는 점을 주장 입증하는데 성공하면 특허침해소송에서 승소할 수 있다. 따라서 원고는 침해장치의 진보성까지 주장 입증할 필요는 없다. 4. 결론 선행기술은 특허출원 당시에 발명자가 청구항의 권리범위로 기재할 수 있었던 것을 제한함과 동시에 특허침해행위를 판단하는데 있어서 청구항의 권리범위도 제한한다. 결국 특허권자는 선행기술의 범위에 대하여는 특허를 받을 수 없고 특허를 받았다고 하여도 이는 무효이다. 따라서 특허침해소송의 피고가 자신의 침해장치가 선행기술과 동일한 것이라고 주장 입증하는데 성공하면 이미 특허침해행위는 성립할 수 없다. 그러나 피고가 자신의 침해장치가 선행기술의 용이한 변형이라고 주장하는 경우에는 이와는 다르다. 침해장치가 청구항의 권리범위에 해당하는 경우에 이 장치가 선행기술의 용이한 변형에 불과하다는 이유로 특허침해행위가 성립하지 않는다고 하면 이는 구성요소완비의 원칙에 어긋나는 것이다. 결국 선행기술이 청구항의 권리범위를 배제하는 범위는 선행기술의 용이한 변형까지 미쳐서는 안된다. 만약 이를 허용한다면 원고는 침해장치의 진보성을 입증하지 못하면 특허침해소송에서 패소하기 때문이다. 그러나 침해소송의 원고에게 침해장치의 진보성을 입증하라고 요구하는 것은 특허법상 아무런 근거가 없다. 이러한 경우에는 원칙으로 돌아가서 청구항의 모든 구성요소가 침해장치에서 발견되면 특허침해행위가 성립된다고 보아야 할 것이다. 남아 있는 문제는 침해장치를 청구항의 권리범위로 포함하는 특허가 과연 진보성이 있는가 하는 점이다. 선행기술의 변형이 모두 진보적인 것은 아니고 통상의 지식인에 비추어 보아 용이할 수도 있기 때문이다. 이 점에 대하여는 후일 관계되는 곳에서 자세히 논한다. 더불어 다음 편에서는 선행기술과 침해장치를 직접적으로 비교하여 침해행위의 성립을 판단하는 것이 특허법상 허용되는지 여부를 논한다.

특허법원은 특허법원 2001. 6. 14. 선고 2000허4114 판결에서 ‘발명의 내용을 구체적으로 한정하는 것이 아니라 발명이 가지는 효과 또는 그 특성을 나타내는 구성요소’ 즉 청구항의 기능적 구성요소는 한정사로 볼 수 없어 이를 가지고 선행기술과 구별하여 신규성을 판단할 수 없다고 판시하였다. 그러나 대법원은 ‘이 사건 출원발명 제1항에서 청구하는 인광체 입자는 구조에 의해서 특정하는 것이 곤란할 뿐 아니라 구조만으로 특정하려 할 때 종래의 인광체 입자와 기술적으로 구별하기 어렵다는 특성이 있고’ ‘이 사건 출원발명 제1항의 제2구성은 발명의 대상인 인광체 입자의 성질 또는 특성을 표현하고 있기는 하지만 제1구성을 한정하면서 발명을 특정하고 있는 사항이라고 봄이 상당하므로, 이 사건 출원발명 제1항의 진보성을 판단함에 있어서 간행물에 실린 발명과 대비하여야 할 구성에 해당한다.’고 판시함으로써 청구항의 기능적 구성요소가 한정사로 작용하는 것을 허용하였다. (대법원 2004. 4. 28. 선고 2001후2207 판결) 이 사건의 쟁점 중의 하나는 청구항에서 발명의 효과 또는 그 물리적 특성을 나타내는 것 즉 청구항의 기능적 구성요소가 발명을 한정하는 한정사로 작용하는가 만약 이러한 구성요소가 한정사로 작용한다면 이는 선행기술과 구별하여 신규성 진보성 등을 판단하는 자료가 되고 그렇지 않다면 이는 한정사로 볼 수 없어 결국 선행기술과 구별하는 자료가 될 수 없다. 1. 기능성이 특허의 대상이 될 수 있느냐 하는 점 기계가 원래 가지고 있는 본질적 기능은 특허대상이 될 수 없다고 보는 것이 특허법상의 원칙이다. 특허대상이 되는 것은 기계의 기능이 아니라 기계의 기능이 수행하는 실용적인 결과나 이러한 결과를 가져오는 물리적 구조를 말한다. 따라서 이러한 기능 자체에 대하여는 특허가 발급되지 않는다. 만약 기계의 기능에 대하여 특허를 부여하면 기계의 발명자는 타인이 가진 모든 기계가 수행하는 동일한 기능에 대하여 독점권을 가진다는 불합리한 결과가 된다. 따라서 기계 자체, 즉 물건특허를 받으려는 경우에는 물건의 물리적 구성요소(Elements)가 청구항의 권리범위가 되고, 기계가 수행하는 방법에 대한 특허를 받으려는 경우에는 그 방법이 가지는 각 단계(Steps)가 청구항의 권리범위가 된다. 다른 재산권과 마찬가지로 특허라는 독점권이 가지는 한계는 반드시 분명하게 결정되어야만 한다. 이러한 명확성이 바로 기술의 발전을 촉진하는 것이다. 그것은 기술혁신에 있어서 효과적인 투자를 할 수 있도록 유도하기 때문이다. 특허권자는 반드시 자신이 무엇을 소유하고 있는지를 알아야 하고 일반대중도 특허권자가 소유하고 있는 것과 소유하고 있지 않는 것을 알아야만 한다. 그러나 이러한 원칙에는 예외가 있다. 다른 유사한 기계에 의하여도 특허를 받은 발명이 만들어 질 수 있을 때에는 예외가 될 수 있다. 따라서 특허를 받은 방법 중의 어느 단계가 다른 유사한 기계나 인간의 손으로 만들어 질 수 있는 경우에는 예외적으로 이 내재적 기능의 원칙이 배제될 수도 있다. 최근에는 이 본래적 기능에 대한 특허 불가원칙을 지키던 견해가 변경되어 방법청구가 여러 가지 단계로 구성되어 있을 경우 발명이 특허를 받을 당시에는 오직 단 하나의 장치에 의해서만 그 방법을 실행할 수 있었을 경우도 특허가 허용된다고 본다. 2. 기능적 청구항 가. 청구항에서 사용된 기능적 용어 청구항에서 사용된 기능적 용어라는 것은 청구항이 발명을 기술함에 있어서 ‘발명이 무엇인가’를 말하는 것이 아니라 ‘발명이 무엇을 수행하는가’를 말하는 것이다. 이러한 기능적 용어는 청구항을 무효로 만드는데 그것은 앞서 말한 바와 같이 발명자가 자신이 발명하거나 명세서에서 공개하였던 것 이상으로 청구항의 권리범위로 주장할 수 있다는 점 이외에도 발명을 모호하고 애매한 방법으로 개념정의하기 때문에 서면명세요건에 위배될 수 있는 것이다. 기능성이라는 것은 청구항을 특정하게 하는 데에 있어 문제점을 보여준다. 왜냐하면 청구항에 들어있는 대상이 무엇인가를 분명하게 지칭하지 못하기 때문이다. 또한 통상의 지식인에 대하여 그 발명을 실시할 수 있도록 하는 능력부여 요건(Enablement)을 충족시키지 못한다는 단점도 있다. 기능적 용어가 사용된 청구항은 그 범위에 있어서 부당하게 넓은 권리범위를 주장할 수도 있고 명세서가 그러한 권리범위에 상응하는 교육요건을 충족시키지 못할 수도 있다. 나 견해의 대립 1) 부정설; 종래에는 청구항이 기능적 용어를 사용하고 있다면 이는 특허를 발급받을 수 없거나 이미 발급받은 특허라도 무효가 된다고 보았다. 이 부정설에 의하면 기능적 용어를 사용한 청구항은 그 모호한 용어로 인하여 권리범위가 불분명하게 한다. 이러한 청구항은 특허권자의 발명을 그가 원하는 효과를 달성하는 것에 의하여만 구별할 수 있기 때문이다. 즉 청구항이 기재하고 있는 특성이나 구조가 가지고 있는 기능에만 의하여만 다른 발명과 구별될 수 있다. 비록 실용적인 새로운 효과를 달성하는 하나의 구체적 수단을 발명한 사람이 이러한 구체적 수단에 대하여는 특허라는 독점권을 부여받을 수 있을지라도 그 구체적 수단이 가져오는 특정한 효과를 달성하는 모든 수단을 자기의 권리범위로 청구할 수 없다. 결국 발명자는 자신이 발명한 기계의 특정한 물리적 구조에 대하여는 특허를 받을 수 있으나 그 구조가 가지는 일반적 기능에 대하여는 특허를 받을 수 없다는 점을 종래의 통설은 그 배경으로 하고 있다. 특허법원은 이 종래의 통설적 입장에서 보아 결국 청구항의 기능적 구성요소는 한정사로서의 기능을 역할을 하지 않는 것으로 보고 이를 제외하고 선행기술과 비교하여 신규성이나 진보성을 판단하여야 한다고 보았다. 이 견해는 발명에 대하여 신규성을 부여하는 본질적인 특성은 그 특허가 종전의 기술적 문제를 해결하는 경향이 있다는 바로 그 이유만이라면 이것만으로서는 선행기술과 구별하여 신규성이 있다고 할 수는 없다. 2) 제한적 인정설: 근래에는 청구항에 사용된 기능적 용어는 그 자체로 특허를 무효로 하는 것은 아니고 만약 이러한 용어가 청구항을 부당하게 넓히거나 모호하게 만들지 않는 한 유효한 것으로 인정한다. 이 견해는 청구항에서 기능적 용어의 사용을 완전하게 배제하지는 않는다. 발명의 특성이나 효과를 나타내는 용어를 제한적으로 사용하여서도 통상의 지식인이 특허대상이 되는 물건이 가지는 본질적 특성을 정확하게 개념정의할 수 있다면 이는 비록 기능적인 용어를 사용한 것이라고 하여도 허용될 수 없는 청구항은 아니라는 것이다. 청구항에서 기능적 용어를 사용하면 이러한 기능적 용어의 사용으로 인하여 청구항의 권리범위를 정하는데 있어서는 불분명함은 물론 이러한 청구항의 용어가 포함하는 권리범위가 너무 넓다는 것이다. 첨단기술의 개발이 신속하게 진행되는 현대 정보화 사회에 있어서 우리가 현재 가지고 있는 정보를 넘어서는 다른 장치를 가지고 있을 수도 있고 우리의 상상력을 넘는 장치도 있을 수 있다. 이러한 장치는 이와 동일한 기능을 수행하면서 특허권자의 권리범위에 들 수도 있는 것이다. 그러나 이러한 청구항은 그 권리 범위가 너무 넓다. 다른 발명자들은 특허권자의 발명과 동일한 목적이나 효과 또는 특성을 가지는 더 새롭고 효율적인 장치를 개발해 낼 수 있는 것이다. 그러나 기능적 용어의 사용을 너무 제한하면 청구항의 명확성의 기준이 너무나 높아지는 문제가 발생한다. 결국 특허권자는 그의 명세서에서 발명의 모든 가능한 모형을 전부 공개하지 않으면 동일한 기능을 하는 발명에 대하여는 보호를 받을 수 없게 될런지도 모른다. 이러한 점은 발명자는 명세서에서 모든 구체적 모형을 반드시 공개할 필요가 없다는 기본원칙에도 반한다. 또한 만약 후일의 개량발명이 먼저 특허를 받은 발명개념을 포함하고 있다면 이러한 개량발명도 먼저 받은 특허의 권리범위에 포함된다는 원칙을 위반하는 것이다. 따라서 위 제한적 인정설에 의하면 구성요소가 발명의 효과에 관한 용어를 한정적으로 사용하더라도 그 발명이 속하는 계통의 통상의 지식인에 대하여 물건의 본질적으로 정확하게 개념을 지는 것이라면 청구항에서 사용될 수도 있다고 본다. 즉 청구항에 사용된 기능적 용어가 위 몇 가지의 문제점 즉 청구항의 불특정 문제, 능력부여 요건의 불충족문제, 선행기술과 구별이 어렵다는 문제 등등 을 해결하기만 한다면 이러한 기능적 용어는 사용이 가능하다는 것이다. 이 제한적 인정설에 의하면 우선 첫째 기능적이라는 말 자체가 아주 모호한 말로서 특허법상 여러 가지로 사용되기 때문에 단지 기능적이라는 이유로 특허가 거절된다는 것은 발명자에게 불리하게 작용하는 결과가 되고 둘째 기능적인 청구항이 단순히 원하는 효과를 얻기 위한 것에 불과하여 그 권리범위를 한정할 수 없기 때문이라는 이유만으로 특허를 거절할 수는 없다는 것이다. 따라서 특허출원인의 발명이 가지는 바람직한 효과가 한정되어 있어서 청구항에서 말하는 특허대상이 모호하지 않고 그 권리범위를 정확하게 할 수 있는 것이라면 청구항이 기능적이라는 이유만으로 특허가 거절될 아무런 이유가 없다는 것이다. 3. 대법원의 입장 원심인 특허법원이 부정설의 입장에 서 있는 것으로 보이는데 비하여 보인다. 대법원은 부정설을 채택하지 아니하고 있는 것은 분명하지만 그렇다고 하여 제한적인정설을 취하였다고 보기도 어렵다. 대법원의 위 판시에서 ‘청구항이 발명의 대상이나 특성을 표현하는 것이라고 하여도 이를 가지고 선행기술과 비교하는 구성요소로 보아야 한다’고 하여 기능적 청구항의 유효성을 인정하면서도 과연 제한적인정설이 우려하는 바 즉 발명의 불특정성, 능력부여 요건의 불충족 문제, 선행기술과의 구별 불가능성 등을 극복하고 있는지에 대하여는 아무런 심리와 판단을 한 바 없다. 즉 대법원은 ‘이 사건 출원발명 제1항의 제2구성은 발명의 대상인 인광체 입자의 성질 또는 특성을 표현하고 있기는 하지만’ ‘제1구성을 한정하면서 발명을 특정하고 있는 사항이라고 봄이 상당하므로’ 라고 설시하여 과연 제2구성요소가 한정사로서 작용함으로서 청구항의 특정이 가능한지, 통상의 지식인에 대하여 충분한 공개를 함으로서 발명을 실시하고 사용할 수 있는 능력을 부여하였는지, 더 나아가 선행기술과의 구별이 가능한지 등에 관하여는 아무런 심리와 판단을 한 바 없이 막바로 선행기술과 구별하는데 있어서 한정사로서 사용될 수 있다는 결론에 도달함으로서 위 2번째의 쟁점에 관한 심리를 한 바가 없다. 더구나 대법원은 구조만으로는 발명을 특정할 수 없는 경우에 특성이나 성질 등에 의하여 기능적 청구항을 허용하는 듯한 설시 즉 ‘이 사건 출원발명 제1항에서 청구하는 인광체 입자는 구조에 의해서 특정하는 것이 곤란할 뿐 아니라 구조만으로 특정하려 할 때 종래의 인광체 입자와 기술적으로 구별하기 어렵다는 특성이 있다’고 하여 기능적 청구항이 가지는 본질적인 문제점을 회피하고 있다. 이에 비하여 특허법원은 제2 쟁점 즉 기능적 청구항이 가지는 문제점을 이해하고 있으면서 특허출원인이 선행기술과의 구조적인 차이점을 제시하지 못하고 오직 기능적 용어를 가지고 선행기술과 구별하려고 시도하는 것을 허용하지는 않는다는 부정설의 입장에 서 있음이 명백하게 보인다. 그러나 대법원은 구성요소가 가지는 성질이나 특성 즉 구성요소의 기능성에 의하여만 선행기술과의 구별이 가능한 경우에 과연 이 기능적 청구항이 유효한가하는 문제 즉 기능적 용어를 사용함으로 인하여 청구항의 권리범위가 불명확하게 되고 통상의 지식인에게 충분한 공개를 하지 못하기 때문에 특허가 무효가 된다는 점에 대한 문제의식이 결여되어 있다. 따라서 부정설의 입장에서든 제한적 인정설의 입장에서든 기능적 청구항이 가지는 본질적인 문제점들에 대한 심리와 판단이 없이 대법원이 기능적 청구항의 유효성을 막바로 인정하였다는 비판을 면하기 어려울 것으로 보인다.

[판결요지] 청구항의 구성요소는 모두 신규성을 판단하는 기준이 되고 선행기술이 구성요소 중 하나라도 결여한다면 이는 신규성을 부정할 수 없다 [연구요지] 이 견해에 의하면 신규성을 부정하기 너무 어렵다는 비판이 있다 .선행기술을 회피하여 신규성을 인정받기 위해서는 단지 특허출원된 발명의 청구항을 작성하면서 선행기술이 가지고 있지 않는 구성요소를 추가하기만 하면 되기 때문이다 대법원 2004. 4. 28. 선고 2001후2207 판결에서 청구항의 구성요소가 성질 또는 특성 등에 의하여 물건을 특정하려고 하는 기재를 포함하는 경우에 특허가 출원된 발명의 신규성 및 진보성을 판단함에 있어서 이 구성요소를 신규성이나 진보성을 판단하는 한정사로 보아야 한다고 하였다. 이에 대하여 원심인 특허법원은 위 제2구성이 제1구성의 ‘봉입된 인광체 입자’를 구체적으로 한정하는 것이라기보다는 제1구성과 같이 인광체 입자를 봉입함으로써 생기는 효과 또는 그 물리적 특성을 나타내는 것에 지나지 않기 때문에 발명의 내용을 구체적으로 한정하는 기술구성이라고 볼 수 없어 결국 제2구성은 특허청구범위에 구성으로 기재되어 있지 않은 것과 마찬가지로 보아 특허의 발급을 거절하는 것이 타당하다고 보았다. 문제가 된 제2구성은 “상기 봉입된 인광체 입자는 피복되지 않은 인광체 입자의 초기 전기발광 명도와 같거나 그 명도의 약 50% 이상인 초기 전기발광 명도를 가지며, 상대습도 95% 이상의 환경에서 100시간 작동시킨 후 보유되는 발광 명도의 백분율이, 작동온도, 전압 및 진동수가 거의 같은 상태에서 100시간 작동시킨 후 보유되는 고유한 명도의 약 70% 이상인 것을 특징으로 하는 봉입된 전기발광성 인광체 입자”이다. 결국 이 사건에서 쟁점이 되는 것은,1. 청구항의 모든 구성요소가 발명을 한정하는가? 즉 청구항의 구성요소중에서 발명을 한정하는 구성요소와 발명을 한정하지 않는 구성요소가 존재할 수 있는가 하는 문제와 2. 청구항에서 발명의 효과 또는 그 물리적 특성을 나타내는 것 즉 기능적 용어를 사용할 수 있는가? 즉 발명의 구조가 아닌 특성이나 기능만이 선행기술과 차이가 있는 경우에 이를 청구항의 구성요소로 할 수 있는지 여부이다. 제1쟁점에 관하여 1. 청구항이란? 청구항이란 특허출원인이 특허출원서에 자신의 발명에 대하여 보호를 받기를 원하는 사항을 기재한 것을 말한다.(특허법제42조 제4항) 청구항은 발명의 구성에 없어서는 안되는 구성요소(Elements)나 단계(Steps)로 이루어진다. 특허출원서에 청구항을 기재할 것을 요구하는 이유는 특허를 받을 수 있는 발명 즉 특허대상을 특정(Particularity)하기 위한 것이다. 특허대상을 특정하기 위하여 특허법 제42조 제4항 제2호는 청구항에서 발명을 명확하고 간결하게 기재할 것을 요구한다. 그 이유는 첫째 특허침해를 구성하는 행위가 무엇인지를 분명하게 하여 침해행위자에게 경고를 하고, 둘째 청구항에 기재된 발명에 대한 특허심사를 쉽도록 하여 주기 위한 것이다. 특허출원된 발명이 특허법이 요구하는 청구항의 특정성의 요건 즉 특허대상을 특정하지 못하는 경우에는 특허의 발급이 거절되고 이미 발급된 특허라고 하더라도 무효가 될 수도 있다. 결국 청구항은 발명의 공식적 개념정의이며 특허라는 독점권이 가지는 권리범위를 설정한다. 신규성이나 진보성 또는 산업상 이용가능성은 바로 이 청구항에 의하여 주장된 바를 가지고 판단하며 특허침해행위의 성립여부도 바로 이 청구항의 권리범위가 어느 정도이냐에 달려있다. 2. 청구항의 구성요소 (Elements) 특허출원서의 청구범위에는 반드시 하나 이상의 청구항이 있어야 한다. 청구항은 발명의 기본을 이루는 구성요소(Elements)나 단계(Steps)를 기재하여 특허대상이 되는 발명의 핵심을 정확하게 지적하고 분명한 권리범위를 기재하여야 한다. 특허법이 이러한 것을 요구하는 이유는 특허출원인이 청구항에서 자신의 권리범위로 주장하는 특허대상을 확정하기 위한 것이다. 청구항은 발명의 구성에 없어서는 안되는 사항으로 기재되어야 한다. 따라서 청구항의 구성요소는 바람직한 것에 한정시킬 필요는 없지만 발명의 가장 본질적인 구성부분으로 기술된 것까지 생략할 수는 없다. 그러나 전체 장치의 구성요소를 모두 기재하거나 모든 필요한 구성요소를 기술할 필요는 없다. 예컨대, 어느 발명자가 A와 B의 구성요소를 새로 발명했다. 만약 선행기술이 없다면 발명자는 A라는 구성요소만 청구항에 포함하면 된다. 아무런 선행기술이 없더라도 B라는 구성요소까지 청구항에 포함시킨다면 불필요하게 자신의 청구항이 가지는 권리범위를 좁히기 때문이다. 그러나 선행기술이 A라는 구성부분을 이미 가지고 있다면 발명자는 A라는 구성요소에 B라는 구성요소를 조합하여야만 신규성을 회피할 수 있고 진보성의 판단을 받아 볼 여지가 있다. 3. 선행기술 단일(Single Prior Art Reference)의 원칙 특허출원된 발명이 특허를 출원하기 이전에 1) 일반대중에게 알려지거나, 2) 공연히 사용되거나, 3) 특허를 발급 받거나, 4) 출원공개된 선행 특허출원서에 기재된 경우에는 신규성이 상실된다. 위 1) 내지 4)의 각 선행기술을 합하여 현행기술수준(State of the Art)이라고 하는데 이 현행기술수준을 특허출원된 발명의 청구항과 실제로 비교하여 a) 선행기술이 청구항과 실질적 동일하고 b) 단 하나의 선행기술에서 특허출원된 발명의 청구항이 가지는 모든 구성요소가 발견되면 이는 신규성이 없는 발명으로서 특허를 받을 수 없다. 이것이 선행기술 단일(Single Prior Art Reference)의 원칙이라고 한다. 4. 핵심적인 구성요소와 비핵심적인 구성요소 문제는 특허출원된 발명의 청구항의 어느 구성요소가 핵심적인 구조적 특징이 아니고 별다른 기능을 하지 못하는 경우에 과연 이 구성요소를 가지고 선행기술과 비교하여 신규성을 판단하는 기초로 할 것인가에 대하여는 견해가 갈려져 있다. 소수설은 청구항의 핵심에는 어긋난 구조적 특징으로서 청구항과 관련하여 한정사로서의 기능을 가지지 못하는 구성요소는 비록 청구항에 기재 되었다고 하더라도 이를 무시하고 선행기술과 비교하여야 한다고 본다. 이러한 비핵심적인 구성요소나 아무런 기능을 하지 못하는 구성요소를 선행기술과 비교한 결과 선행기술이 다른 본질적인 구성요소를 모두 공개하면서 단지 이 구조적 특징만을 공개하지 않고 있다면 이는 신규성을 상실한다고 본다. 결국 이 소수설은 청구항의 구성요소 중에서 발명의 핵심적인 구성요소와 그렇지 않은 구성요소로 구분하는 것이다. 특허법원은 위 소수설을 따라 청구항의 하나의 구성요소가 물질의 특성이나 효과를 나타내는 것에 지나지 않아 한정사로 기능하지 않는 것은 청구항에 기재되어 있지 않은 것과 마찬가지로 보아 특허의 발급을 거절하는 것이 타당하다고 보았다. 그러나 통설은 특허출원된 발명의 구성요소가 단 하나의 선행기술에 모두 들어 있지 않고 두 가지 이상의 선행기술을 조합한 것에 들어 있는 것이라면 특허출원된 발명은 신규성을 가진다고 본다. 이 통설에 의하면 비록 a) 특허가 출원된 발명과 선행기술과의 차이점이 사소한 것이고, b) 이러한 사소한 차이가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 용이한 것이라고 하더라도 신규성을 상실하지는 않고 진보성의 문제로 된다. 따라서 통설에 의하면 신규성을 부정하기 위하여는 엄격한 기준이 요구되어 신규성을 인정 받기가 수월하다. 특허출원인이 선행기술을 회피하기 위하여는 선행기술이 가지고 있지 않은 구성요소를 추가하여 청구항을 작성하기만 하면 된다. 이러한 단점을 보완하기 위하여 최근에는 특허가 출원된 발명과 선행기술 사이에 사소하거나 용이한 차이점이 있어도 실질적으로 동일하면 선행기술은 후행발명을 예견하기 때문에 특허출원된 발명은 신규성이 없다고 보는 견해도 있다. 우리 대법원은 통설을 따라 위 대법원 2004. 4. 28. 선고 2001후2207 판결에서 청구항의 구성요소는 모두 신규성을 판단하는 기준이 되고 선행기술이 이 구성요소 중 하나라도 결여한다면 이는 신규성을 부정할 수 없다고 보았다. 그러나 이 견해에 의하면 신규성을 부정하기가 너무 어렵다는 비판이 있다. 선행기술을 회피하여 신규성을 인정받기 위하여는 단지 특허출원된 발명의 청구항을 작성하면서 선행기술이 가지고 있지 않은 구성요소를 추가하기만 하면 된다. 이때 추가되는 구성요소가 사소하거나 용이하거나 하여 선행기술과 실질적으로는 동일한 발명인가를 묻지는 않는다. 이러한 단점이 진보성의 판단에서 걸러질 수 있는가에 대하여도 의문이 있다. 왜냐하면 신규성을 판단하는 선행기술과 진보성을 판단하는 선행기술이 동일하지 않을 수도 있기 때문이다. 이는 신규성의 판단에 있어서 사용되는 선행기술 중에서 출원공개된 특허출원서에 공개된 발명은 진보성의 판단에 있어서의 선행기술에 포함되지 않을 수도 있기 때문이다. 따라서 선행기술에 비하여 사소한 구성요소를 추가한 청구항이 신규성이 있다고 인정된 이후에 진보성의 판단을 함에 있어서 이러한 사소한 구성요소의 진보성을 부정할 수 있는 선행자료가 오직 출원공개된 선특허출원서의 기재내용이라면 특허심사관은 이러한 자료를 들어서 특허출원된 청구항의 진보성을 부정할 수 없기 때문이다. 이 선행기술의 문제는 다른 글에서 다시 자세히 논하기로 한다. 이 판례연구의 다음 편에서는 위 2번째의 쟁점 즉 청구항에서 발명의 효과 또는 그 물리적 특성을 나타내는 것 즉 기능적 용어를 사용할 수 있는가? 즉 발명의 구조가 아닌 특성이나 기능만이 선행기술과 차이가 있는 경우에 이를 청구항의 구성요소로 할 수 있는지 여부에 대하여 논한다.