일반소비재 상품을 구입할 때 사람마다 구매 기준이 다를 수 있지만, 소비자들은 흔히 그 상품의 생산자를 구체적으로 살피기보다는 그 상품의 브랜드가 무엇인지 또는 상품의 전체적인 디자인과 기능성을 살펴보고 구입하는 경향이 강하다. 따라서, 일반소비재 생산자는 소비자의 그러한 구매성향을 반영하여 상품의 미감을 일으키는 요소와 함께 그 출처표시 기능을 일으키는 요소가 유기적으로 결합된 형태의 상품을 생산하여 판매하는 경향을 보이고 있다. 그런데, 브랜드는 상표법에 의해, 디자인은 의장법에 의해 등록해야만 보호를 받을 수 있다. 우리 상표법 2조에서는 상표라 함은 상품을 생산·가공·증명 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 기호·문자·도형·입체적 형상 또는 이들을 결합한 것 또는 각각에 색채를 결합한 것을 뜻하는 것으로 하고 있고, 우리 의장법 2조에서는 의장이라 함은 물품의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것을 말한다고 하여 그 차이점을 설명하고 있고, 일본의 법도 거의 동일하다. 사용표장이 의장적인기능을 다하고 있다고 해서 표장으로서의 자타 식별력이 당연히 부정되는 것은 아니므로, 동시에 상표에도 해당된다 우리 대법원 판결도 의장에 대해 상표사용으로 보는 일본판례와 같아 한편, 위 두 가지 요소가 유기적으로 결합된 표장상품의 생산, 판매가 과연 상표적 또는 의장적 사용에 해당하는지 여부가 법적인 의미를 가질 수 있다. 왜냐하면, 일본상표법 50조에서는 상표를 3년 이상 사용하지 않은 불사용 상표에 대해 취소심판을 청구하여 그 상표의 효력을 상실시킬 수 있도록 규정하고 있고, 우리 상표법 73조 또한 그와 동일하게 규정하고 있다. 표장의 상표적 사용과 관련한 일본의 판례가 있어 소개한다. 사안은 다음과 같다. 원고는 1996. 11. 6. 도형 1과 같이 ‘머리에 2개의 새털 장식을 붙인 인디언이 왼쪽을 바라보는 옆얼굴을 원형의 배경에 표시한 형태의 도형상표’를 지정상품류 구분 25류의 양복, 코트, 쉐터류 등을 지정상품으로 하여 상표출원하여 1998. 5. 15. 등록 제4145016호로 설정등록하였다. 피고는 2002. 4. 17. 특허청에 원고를 상대로 하여 3년간 불사용을 이유로 등록상표에 관하여 등록취소심판을 청구하였다. 이에 대해 원고는 티셔츠 또는 스웨터 등의 배부 또는 흉부의 거의 전체면 또는 상반부에 걸쳐, 도형 2와 같이 「SIOUX VALLEY」「DAYTONA」「INDIAN MOTORCYCLE」등의 영문자 문자와 각종의 도형을 다수 조합하여, 디자인(모양)화 하고, 그 중앙좌측부에 등록상표와 거의 동일한 도형(사용표장이라 함)을 위치하게 한 티셔츠, 츄리닝 또는 스웨터를 판매하거나 광고하였으므로 등록상표를 사용하였다고 주장하였으나, 특허청은 원고의 주장을 배척하고 3년간 등록상표를 사용하지 아니하였다는 이유로 등록상표의 등록을 취소하는 심결을 하였고, 이에 대해 원고가 동경고등재판소에 위 심결의 취소를 구하는 소송을 제기하였다. 이에 대해 동경고등재판소는 표장의 동일성과 관련하여 ‘사용표장 중 머리에 2개의 새털의 장식을 붙인 인디언이 왼쪽을 바라보는 옆얼굴을 나타내고 있는 구성부분은 등록상표와 거의 동일한 도형으로 이루어져 있고, 등록상표의 구성 중 식별성에 거의 영향을 미치지 않는 원형의 배경 테두리 구성 부분에 관하여 약간의 변경 내지 부가 (三角弧, 이중선의 원형, 「INDIAN MOTORCYCLE」등의 영문자의 부가)가 있을 뿐이므로 등록상표와 사용표장은 사회통념상 동일한 것으로 인정된다’고 판시하고, 나아가 상표적 사용과 관련하여, ‘티셔츠, 츄리닝 등의 배부 또는 흉부의 거의 전체면 또는 상반부에 걸쳐 「SIOUX VALLEY」「DAYTONA」「INDIAN MOTORCYCLE」등의 영문자와 각종 도형을 다수 조합하여 디자인(모양)화함으로써 전체로서 의장적인 기능을 다하고 있다고 말할 수 있으며, 사용표장은 그 구성요소로 볼 수도 있다. 그러나, 가령 피고가 주장하는 바와 같이 상표법 50조 소정의 사용의 의의를 한정적으로 해석한다고 하더라도 어떤 도형이 특정한 업무를 행하는 자의 상품 또는 서비스에 사용하는 표장으로서 상표법 2조 1항 소정의 상표에 해당되는지의 여부와 이것이 물품의 외형에 있어서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 창작으로서 의장법 2조 소정의 의장에 해당되는지의 여부는 차원을 달리하는 것이어서 전혀 모순 배반하는 것이 아니고, 물품에 의한 어떤 도형이 시각을 통하여 미감을 일으킬 경우에 이것을 접한 거래자 또는 수요자가 당해 표장을 사용하는 자의 업무에 관한 상품 또는 서비스임을 인식하는 것은 충분히 가능하기 때문에 상표와 의장의 쌍방에 해당되는 도형이라고 말하는 것에 아무런 지장이 없다. 그렇다면 사용표장이 그 자체로서 혹은 다른 문자나 도형과의 조합에 의한 의장적인 기 다하고 있다고 해서 표장으로서의 자타식별력이 당연히 부정되는 것은 아니므로 동시에 상표에도 해당된다 할 것이다. 사용표장의 위 사용양태에 비추어 보면, 사용표장은 위와 같은 영문자와 각종 도형을 조합한 전체의 안에 있고, 다른 문자나 도형과 분리 관찰하는 것이 불가능 또는 어렵다고 말할 정도로 일체불가분으로 결합되어 있다거나, 사용표장 부분만을 꺼내어 식별 인식할 수 없을 정도의 각별한 사정은 인정되지 않고, 거래자 또는 수요자는 사용표장에 착목하고 이를 독립된 도형상표로서 인식하는 것으로 인정된다’고 판시하면서 원고의 등록상표의 사용사실을 인정하여 특허청의 심결을 취소하는 판결을 선고하였다. 한편, 우리 대법원 2000. 12. 26. 선고 98도2743 판결에서도 의장과 상표는 배타적, 선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 의장이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 위 사용은 상표로서의 사용이라고 보아야 한다고 하여 일본의 판례와 그 궤를 같이 하고 있다.

●판결요지 월트디즈니가 저작한 미술저작물 미키마우스를 부착한 아동의류를 불법제조해 도소매업자에게 판매한 것은 저작권자의 저작재산권을 침해한 것이다 ●평석요지 미키마우스 캐릭터는 영상저작물의 저작권에 기하여 보호된다고 했어야 하는데 미술저작물의 저작권에 기하여 보호한다는 식의 공소제기와 이를 그대로 인정한 판결은 법리오해가 있다. 【判示內容】 1. 피고인은 1996년8월15일경부터 그해 9월15일경까지 사이에 부산부산진구범천4동1108호 ○○섬유란 상호의 공장내에서 저작권자인 월트디즈니가 저작한 美術著作物 미키마우스(Mickey Mouse)를 부착한 의류를 불법제조하여 이를 판매하기로 마음먹고, 위 미키마우스 캐릭터를 아동의류, 티셔츠등 옷가지에 부착하여 도합 5천2백78매 시가1천6백2만6천원상당을 저작권자로부터 위 미술저작물의 복제에 관한 허락을 받음이 없이 제조하여 이를 명불상 도소매 의류판매업자들에게 판매하거나 또는 판매목적으로 보관함으로써 저작권자의 저작재산권을 침해하였다. 2. 저작권법 위반의 有罪인정(벌금 3백만원) 【評 釋】 Ⅰ. 問題의 所在가. 캐릭터의 法的保護 對象判決은 「미키마우스」의 캐릭터의 법적 보호에 관한 것으로서, 캐릭터가 저작권에 의하여 보호될 수 있다는 것을 보여주고 있다. 캐릭터란 소설, 만화, 영화 등에 등장하는 인물이나 동물, 로봇 등으로서 그 외모나 소설, 만화, 영화 등의 이야기 내용에 의하여 독특한 개성이나 이미지를가지고 있는 것을 말한다. 즉, 캐릭터란 「미키마우스」와 같은 漫畵映畵의 登場人物 그 자체를 말한다(金文煥, 「외국의 캐릭터 보호제도」, 계간 저작권, 1990년 가을호 참조). 캐릭터는 그것이 가지고 있는 顧客吸引力 때문에 이를 상품에 이용하는 이른바 「캐릭터의 商品化」(character merchandising)가 널리 이루어지고 있다. 이러한 캐릭터의 상품화는 상표법, 의장법, 저작권법, 부정경쟁방지법 등에 의하여 일반적으로 보호된다. 특히 「미키마우스」캐릭터의 不正競爭防止法上 保護要件과 관련해서는 이미 우리 대법원은 중요한 의미를 갖는 판결을 선고한 바 있다(大法院 1996년9월6일 선고 96도139판결 公1996下 3077쪽). 또한 「톰과 제리」캐릭터에 대해서도 최근 같은 취지의 판시를 하였다(大法院 1997년4월22일 선고 96도1727판결 公1997上1679쪽). 대법원 1996년9월6일 선고 96도139판결에 관한 評釋으로는, 吳世彬, 「캐릭터의 不正使用과 不正競爭防止法, 違反罪의 成否」, 형사재판의 제문제[제1권], 박영사, 1997; 陶斗亭, 「商品캐릭터의 商品標識性」, 판례월보, 1997년2월; 丁相朝, 「캐릭터의 법적보호」, 계간 저작권, 1997년 봄호 등이 있다. 나. 著作權法에 의한 캐릭터의 保護 캐릭터의 저작권법에 의한 보호는 캐릭터가 등장하는 저작물의 종류에 따라 정해진다. 가령 캐릭터가 어떤 인기 만화의 주인공인 경우는 미술저작물의 저작권에 기하여 보호되고, 만화영화의 등장인물인 경우에는 映像著作物의 저작권에 기하여 보호된다. 특히 漫畵映畵 주인공의 캐릭터를 무단 복제하여 사용하는 경우는 映像著作物의 著作權에 기하여 손해배상을 청구하거나 복제 및 배포금지의 신청 혹은 형사고소를 한 예를 많이 찾아볼 수 있다. 예컨대 大法院 1997년4월22일 선고 96도1727판결은 만화영화 주인공으로 등장하는 「톰과 제리」캐릭터를 의류 등에 무단복제한 사건에서 위 캐릭터가 漫畵映畵著作物의 著作權에 기하여 保護될 수 있다는 것을 전제로 하였다. 다만 위 만화영화는 세계저작권협약(UCC) 발효일 이전에 창작된 것이므로, 피고인의 무단 복제행위가 저작권 침해에 해당되지 않는다고 판시하였을 뿐이다. 일본에서도 일련의 만화영화주인공을 의류등에 복제한 사건에서 해당 캐릭터들이 각 영상저작물의 저작권에 기하여 보호된다는 취지로 판시한 다수의 하급심 판결이 있다(東京地裁 1977년11월14일판결; 東京地裁 1978년12월22일판결; 大阪地裁 1979년8월14일판결등). 다. 「미키마우스」캐릭터는 映像著作物의 著作權에 기하여 保護 對象判決은 「미키마우스」캐릭터가 미술저작물의 저작권에 기하여 보호된다고 판시하고 있다. 그러나 미키마우스는 첫 유성 만화영화인 「증기선 월리」(Steamboat Willie)를 통해 처음으로 公表된 것으로서, 美國 저작권청에 등록된 著作權登錄證에는 저작물명 「증기선 윌리」, 공표일「1928년11월21일」, 저작자 「월트디즈니」, 저작물의 종류 「영상저작물」로 되어 있다. 따라서 미키마우스 캐릭터는 미술저작물이 아닌 映像著作物의 著作權에 기하여 保護되어야 마땅하다. 물론 캐릭터가 만화영화 주인공으로 등장하고 있더라도, 뽀빠이 캐릭터 처럼 1929년1월17일 5컷짜리 신문용 연재만화로 처음 公表되었다가 나중에 만화영화로 제작된 경우에는 미술저작물의 저작권에 기하여 보호기간을 산정하여야 할 것이다. 이와 관련하여 흥미있는 판결이 최근 일본에서 선고되었는데, 일본 最高裁判所 第1小法廷 藤井正雄재판장은 1997년7월17일 뽀빠이 캐릭터의 미술저작권은 이미 소멸되었다고 판시하였다(아사히신문 1997년7월18일 1면 참조). Ⅱ. 準據法 決定의 基準-베른 協約 第5條第2項3文- 앞서 본 것처럼 「미키마우스」캐릭터는 미국에서 창작된 영상저작물에 등장하는 주인공이다. 따라서 「미키마우스」캐릭터는 영상저작물의 저작권에 기하여 보호되어야 한다. 그런데 對象判決에서 문제가 된 위 캐릭터의 侵害地는 대한민국이다. 여기서 著作權法의 準據法 決定의 問題, 즉 저작권의 성립, 내용, 효과, 소멸 및 그 침해에 대한 보호의 준거법 문제가 생긴다. 그런데 이에 대해서는 국제조약이 존재한다. 즉 베른協約 제5조제2항제3문은 「보호의 범위와 저작자의 권리를 보호하기 위하여 주어지는 구제의 방법은 오로지 보호가 주장되는 국가의 법률의 지배를 받는다」고 규정하고 있다. 우리나라가 가입하여 1996년1월1일부터 발효되는 WTO/TRIPs협정 제9조제1항은 가입국에게 베른협약 제5조제2항 등의 준수의무를 부여하고 있다. 또한 베른협약 자체도 1996년8월21일부터는 우리나라에서 발효되고 있다. 그러므로 이에 따르면 미키마우스 캐릭터는 大韓民國의 著作權法에 의하여 同法이 인정되는 기간 동안만 보호를 받게 되는 것이다. 그러면 「톰과 제리」캐릭터 사건처럼 베른협약이 발효되기 이전에 발생한 저작권 침해 문제의 경우에는, 그 준거법을 어떻게 결정하는가? 우리 涉外私法은 저작권을 비롯한 지적재산권의 준거법에 관한 明文의 규정을 두고 있지 않다. 그러나 이 경우에도 屬地主義原則에 기초하여 거의 범세계적으로 승인되고 있는 이른바 保護國法主義를 적용할 수 있을 것이다(李好珽 「지적재산권의 준거법」, 지적재산권법강의, 홍문사 1997년 참조). 또한 우리 섭외사법 제13조제1항을 적용하여 저작권침해가 이루어진 不法行爲地法을 적용하는 방법도 있을 것이다. 그러므로 결국 이 경우에도 대한민국 저작권법이 적용되는 것이다. Ⅲ. 現行著作權法 제77조, 附則(87년7월1일부터 시행) 제2조제2항5호, 제3조1호가. 遡及保護의 原則 1996년7월1일부터 시행되는 附則 第3條는 「[법-꺾은 괄호는 筆者註, 이하 같음] 제3조제1항[…]에 의하여 새로이 보호되는 외국인의 저작물[…]로서 이 법시행전에 공표된 것(이하 回復著作物 등이라 한다)의 저작권[…]은 당해 회복저작물 등이 대한민국에서 보호되었더라면 인정되었을 보호기간의 잔여기간동안 존속한다」고, 法 第3條第1項은 「외국인의 저작물은 대한민국이 가입 또는 체결한 조약에 따라 보호된다」고 각 규정하고 있다. 즉, 1996년7월1일부터는 이른바 「소급보호」가 이루어지고 있는 것이다. 우리나라는 WTO/TRIPs 협정(96년1월1일 발효)과 베른협약(96년8월21일 발효), 세계저작권 협약(87년10월1일 발효)에 각 가입하고 있는데, 소급보호의 원칙은 WTO/TRIPs 협정 제70조 및 베른협약 제18조에 규정하고 있다. 우리나라가 1996년7월1일부터 소급보호를 시행하는 부칙규정을 둔 것은, 위 협정과 협약에 따라 이 원칙이 적용될 조건을 구체적으로 결정하기 위해서이다. 또한 WTO/TRIPs 협정 제9조제1항은 「회원국은 베른협약 제1조에서 제21조까지 및 그 부속서를 준수한다」고 규정하고 있다. 요컨대, 우리나라는 현행 저작권법으로는 보호되지 않던 1987년10월1일 이전 公表된 외국저작물을 1996년7월1일부터는 소급하여 보호하게 된다. 그러므로 미키마우스 캐릭터가 최초로 등장하는 映畵著作物 「증기선 윌리」는 우리나라의 현행 저작권법에 의하여 소급보호의 대상이 되며, 베른협약 제5조제2항3문에 따라 준거법을 결정하게 된다. 나. 베른協約 第5條第2項3文에 따라 現行著作權法 第77條 適用 현행 저작권법 제77조는 「영상저작물의 저작재산권은 공표한 때부터 50년간 존속한다」고 규정한다. 영상저작물 「증기선 윌리」는 1928년11월21일 공표되었다. 이에 따르면 「증기선 윌리」는 1929년1월1일부터 起算하여 (법 제40조) 50년이 종료되는 1979년12월31일 그 보호기간이 소멸된 것이 된다. 그러나 이에 대해서는 현행 저작권법이 1987년7월1일부터 시행될 때 마련한 附則(87년7월1일부터 시행)과 관련하여 몇가지 검토를 요한다. 다. 附則(87년7월1일부터 시행) 제2조제2항5호,제3조1호 부칙 제2조제2항5호는 「이 법시행전에 종전의 규정에 의하여 공표된 저작물로서 […] 종전의 법 제38조의 규정에 의한 영화의 저작권 귀속[…]은 종전의 규정에 의한다」고 규정하고 있다. 또한 附則 제3조1호는 「종전의 규정[舊저작권법]에 의한 보호기간이 이 법[현행 저작권법]에 의한 보호기간보다 긴 때에는 종전의 규정[舊저작권법]에 의한다」고 규정하고 있다. 현행 저작권법에 의하면 영상저작물 「증기선 윌리」는 우리나라에서 1979년12월31일에 그 저작권이 소멸된 것이 되는데, 과연 그런가? 이를 따져보기 위해서는 위 부칙 제3조1호에 따라 구저작권법에 의한 보호기간과 비교해 볼 필요가 있다. 그래서 이하에서는 映像著作物에 대한 舊著作權法上의 保護期間을 살펴보기로 한다. Ⅳ. 舊著作權法 제38조, 제30조제1항, 제33조 舊法 제38조는 「영화저작권은 독창성을 가진 것에 있어서는 제30조 내지 제33조의 규정을 적용[…]한다」고, 제30조제1항은 「발행 또는 공연한 저작물의 저작권은 저작자의 생존간 및 사후 30년간 보호한다」고, 제33조는 「관공서, 학교, 회사 또는 기타 사회단체가 저작자로서 발행 또는 공연한 저작물의 저작권은 발행 또는 공연한 날로부터 30년간 존속한다」고 각 규정한다. 따라서 舊法 제30조제1항에 따르면, 윌트디즈니의 死亡時點에 따라 영상저작물 「증기선 윌리」의 보호기간은 달라지게 된다. 윌트디즈니컴퍼니 코리아(주)의 직원이 검찰에 출석하여 진술한 내용에 따르면 윌트디즈니는 1965년에 사망하였다는 것이고, 브리태니커 백과사전 등에 의하면 윌트디즈니는 1966년11월15일 사망하였다는 것이다. 그러므로 映像著作物 「증기선윌리」는 윌트디즈니의 死亡時點이 ①1965년이면, 1966년1월1일 기산하여 1996년12월31일 소멸한 것이 되며, ②1966년12월15일이면, 1967년1월1일 기산하여 1997년12월31일 소멸하게 된다. 한편 「증기선 윌리」가 美國 著作權法上(1909년법 제26조) 雇用著作物(work made for hire)에 해당되는 것이고, 이에 따라 고용자인 윌트디즈니가 저작자로 된 것이라면, 「증기선 윌리」는 우리 舊저작권법 제33조에 따라 1929년1월1일 기산하여 1959년12월31일 그 보호기간이 만료된 것이 된다. Ⅴ. 結 論가. 要 約 미키마우스 캐릭터가 최초로 등장하는 「증기선 윌리」는 영상저작물이므로, 위 캐릭터는 영상저작물의 저작권에 의하여 보호된다. 위 영상저작물의 저작자는 윌트디즈니이며, 다만 위 영상저작물이 美國法上 고용저작물(즉, 우리 현행 저작권법 제9조)의 團體名義著作物)인지는 아직 불분명하다. 위 영상저작물은 1928년11월21일 公表되었고, 윌트디즈니는 1966년12월15일(혹은 1965년) 사망하였다. 나. 「증기선 윌리」에 대한 現行著作權法과 舊著作權法의 각 保護期間 比較 현행 저작권법 제77조에 따르면 「증기선 윌리」가 고용저작물인지의 여부에 상관없이 1929년1월1일 기산하여 1979년12월31일 그 저작권이 소멸되었다. 왜냐하면 현행법상 단체명의저작물의 보호기간도 공표시로부터 50년이기 때문이다. (제38조 本文). 그러나 舊저작권법에 의하면 만일 「증기선 윌리」가 雇傭著作物이라면 舊法 제33조에 따라 1929년1월1일 기산하여 1959년12월31일 소멸하게 되고, 고용저작물이 아니라면 舊法 제30조에 의하여 윌트디즈니의 사망시점에 따라 그 보호기간이 달라진다. 즉, 1965년1월1일 기산하여 1996년12월31일 소멸하게 되고, 1966년 사망한 것이라면 1967년1월1일 기산하여 1997년12월31일 소멸한 것이 된다. 그러므로 결국 현행 저작권법 附則(87년7월1일부터 시행) 제3조1호에 따라 현행 저작권법과 구저작권법의 각 보호기간을 비교하여 긴 쪽을 그 보호기간으로 정하면, 映像著作物 「증기선 윌리」는 1996년12월31일 이미 그 저작권이 소멸하였거나 아니면 오는 1997년12월31일 그 著作權이 消滅하게 된다. 다. 對象判決에 대한 評價 이 사건은 親告罪로서 윌트디즈니컴퍼니의 告訴에 의하여 처음 형사문제화되었다. 그런데 「미키마우스」캐릭터의 저작권법상의 보호문제를 둘러싸고서는 현행 저작권법상 保護期間의 消滅與否가 爭點이 될 것이 분명한데도 불구하고, 검찰 조사단계에서 이에 대한 세밀한 검토가 이루어지지 않았던 것으로 추측된다. 또한 재판과정에서도 이에 대해서 구체적인 변론등이 행하여지지 않았다. 이는 著作權法理의 연구가 피차 미진하였기 때문이 아닌가 생각된다. 그렇기 때문에 미키마우스 캐릭터는 영상저작물의 저작권에 기하여 보호된다고 했어야 하는데도 만연히 미술저작물의 저작권에 기해 보호된다는 식의 공소제기가 있었고, 이를 그대로 인정한 판결이 뒤따르게 된 것이다. 이 점에서 對象判決에는 法理誤解가 있는 것으로 사료된다. 물론 이 사건에 관한 한 영상저작물의 저작권에 기해 보호된다고 판시하였더라도 결론에는 변함이 없었을 것이다. 왜냐하면 피고인의 침해행위는 1996년8월15일경부터 같은해 9월15일경까지 이루어진 것이므로, 그 보호기간이 1996년12월31일 만료되느냐에 관계없이, 결론적으로는 미키마우스 캐릭터가 등장하는 영상저작물의 저작권을 침해한 것이 되기 때문이다. 다만 앞으로 있을 大韓民國 국민들의 利用行爲에 불안감을 덜어준다는 의미에서 「미키마우스」캐릭터의 著作權이 언제까지 存續하느냐에 대해서는 어떤 식으로든 언급이 있어야 한다고 생각한다. 만일 消滅된 (혹은 될) 저작권이라면 萬人의 自由利用(public domain) 상태에 놓이게 되는(혹은 될) 것이기 때문이다.

法律新聞 1482호 법률신문사 先使用者의 善意와 新規性擬制 일자:1982.8.26 번호:82나599 李鍾浣 辨理士 ============ 15면 ============ 原審判決=서울地方南部支院 1982년1월15일 宣告, 81카13114 判決 一. 序說 이件은 工業所有權에 基한 侵害禁止請求權을 被保全權利로 한 假處分申請事件인바 被請求人은 이 件의 基礎가 되는 實用新案權에 對하여 先使用者로서의 通常實施權을 가지며 위 實用新案權은 그 出願前에 試驗市販하였으므로 無效로 될 運命에 있어서 保全의 必要性이 없다고 抗辯하였으나 서울高等法院은 被申請人의 抗辯을 받아들이지 아니하고 申請人의 申請을 認容한 原審判決을 支持한 事件이다. 그런데 工業所有權에 基한 侵害禁止假處分申請事件에 있어서 被申請人이 先使用者로서의 通常實施權을 가진다고 抗辯하는 事例는 흔히 있을 수 있는 일인데 先使用者의 通常實施權의 要件이 되는 善意와 新規性擬制에 對한 判例가 全無한 狀態에서 實用新案登錄出願前에 試驗市販한 行爲가 新規性擬制事由로서의 試驗이라고 하고 試驗市販한 物件을 模倣한 行爲는 善意가 아니라고한 判示는 이것이 비록 下級審判決이라 할지라도 以後 이 判決이 工業所有權法學界는 勿論 工業所有權을 對象으로 하는 審判이나 訴訟에 미치는 영향은 至大할 것이라고 생각된다. 二. 事案 槪要 原審法院과 서울高等法院이 認定한 事實에 依하면 甲은 1979年初부터 성냥통의 新規考案을 爲하여 實驗과 硏究를 계속하던중 비로소 新規의 考案을 完成하여 同考案에 依한 성냥통을 製造 1980年6月頃 試驗的으로 서울地域에 市販하였고 그後 1980년8월1일 위 新規의 考案을 特許廳에 實用新案登錄出願하여 登錄第20160號로 實用新案登錄을 받았고 한편 乙은 甲이 實用新案登錄出願하기 前 甲이 試驗市販한 위 성냥통을 사들여 이를 模倣하여 1980년7월19일부터 위 성냥통과 똑같은 성냥통을 製造하기 爲한 紙管캡(Cap)시마기, 金型等을 購入하여 이 事件 성냥통을 서울地域에 市販하였다. 三. 判決要旨 위와같이 事實을 認定한 서울高等法院은 「甲이 本件성냥통을 試驗市販하였다 하더라도 그 事實만으로는 國內에서 公知되었거나 公然히 實施된 考案이라고 認定하기 어렵고 위 試驗市販은 實用新案登錄을 받을 수 있는 權利를 가진 者가 그 考案을 試驗한 것으로서 甲은 위 試驗市販日로부터 6月以內에 實用新案登錄出願을 하였으므로 實用新案法 第6條第1項第1號에 依하여 新規性을 擬制받을 수 있어 無效로 될 理由가 없고, 乙이 甲의 實用新案登錄出願前부터 위와같은 事業設備를 갖추고 甲의 新規考案과 같은 이 事件 성냥통을 製造한 것은 甲의 考案品을 模倣한 것으로서 이는 善意로 한 것이 아니라 하겠으므로 特許法 第47條에 依한 先使用者의 通常 實施權을 가질 수 없다고 하면서 被保全權利가 認定되고 保全의 必要性도 있다고 할 것이므로 甲의 申請은 理由가 있어 이를 認容한 原判決은 正當하다고 判決하였다. 위와같은 서울高等法院의 判決은 試驗市販한 行爲만으로는 公知되었다고 볼 수 없다는 點, 試驗市販行爲는 新規性擬制事由로서의 試驗으로 본다는 點, 實用新案登錄出願前에 試驗市販된 考案品을 模倣하여 그 出願前에 事業設備를 갖추고 이 事件 성냥통을 製造한 行爲는 善意라고 볼 수 없다는 點에서 注目하지 않을 수 없다. 四. 出願前 試驗市販과 無效可能性 (1) 實用新案登錄要件으로서의 新規性과 公知 公然實施 實用新案은 出願日을 基準으로하여 新規性이 있어야 登錄을 받을 수 있으며 出願日 現在 公知된 것이거나 公然히 實施된 考案은 登錄을 받을 수 없다(特許法 第6條第1項第1號, 實用新案法第 5條第1項第1號) 여기에서의 公知는 民事訴訟法 또는 刑事訴訟法上의 不要證事實인 公知와는 別個의 槪念이며 新規性에 反對되는 것으로 不特定多數人이 알거나 알 수 있는 狀態를 말한다(大法院 1982년7월13일선고 81후74判決) 따라서 試驗市販이던 本格市販이던 考案品이 市販되었다면 當該考案은 市販과 同時에 不特定多數人이 알거나 알 수 있는 狀態에 놓여져 新規性을 喪失하고 公知의 考案으로 돌아감이 分明하고 「試驗市販만으로 國內에서 公知되었거나 公然히 實施된 考案이라 認定하기 어렵다」는 趣旨의 서울高等法院判決은 違法을 免할 수 없다. (2) 新規性擬制事由로서의 試驗 出願日을 基準으로 하여 新規性이 있어야 實用新案登錄을 받을 수 있다는 要件을 끝까지 貫徹한다면 出願人에게 지나치게 가혹하거나 技術의 公開가 늦어져 오히려 産業發達에 장애를 초래할 念慮가 있다. 그리하여 特許法, 實用新案法, 의장법은 一定한 境遇에는 新規性을 喪失 公知되었다 하더라도 新規性을 擬制하여 주는 制度를 擇하였는바 이것이 곧 新規性 擬制 制度인 것이다.(特許法 第7條, 實用新案法 第6條, 의장법 第7條) 이러한 新規性 擬制制度의 新規性擬制事由中에는 發明이나 考案을 試驗하므로서 公知되었거나 刊行物에 記載된 境遇에는 新規의 것으로 본다는 規定이 있는바, 여기에서 試驗이라 함은 技術的 作用이나 效果의 試驗을 말하는 것이지 經濟的 效果의 試驗을 包含하지 아니한다고 解하는 데에 모든 學說이 一致하고 있으며 異說이 없다. 이와같이 試驗에 依하여 公知된 경우 新規性을 擬制하여 주는 것은 不注意한 發明者를 保護하려는 것이 아니고 性質上 實驗室이나 工場內에서는 試驗할 수 없어 不得已 公知된 경우에 이를 保護하자는데 있는 것이므로 秘密히 試驗할 수 있음에도 不拘하고 多衆이 보는 앞에서 試驗하는 것은 新規性擬制事由로서의 試驗이 아니고 特許(實用新案登錄)를 받을 수 있는 權利의 抛棄 以外의 아무것도 아니다. 따라서 試驗市販은 發明이나 考案의 技術的 作用이나 效果를 試驗하는 行爲가 아니므로 新規性擬制事由로서의 試驗이라 할 수 없겠고 단순한 市販에 不過하여 「試驗市販은 實用新案登錄을 받을 수 있는 權利를 가진 者가 그 考案을 試驗한 것으로서 新規性을 擬制받을 수 있다」고 한 서울高等法院의 判決은 違法을 免할 수 없다할 것이다. 나아가 이러한 新規性擬制의 適用을 받으려면 新規性擬制事由의 存在로서 足한 것이 아니라 一定期間內에 新規性擬制適用申請을 하여야 한다는 節次的 要件을 具備하여야 하며 이러한 節次的 要件은 新規性擬制의 效力發生要件인 것이다(大法院 1982년7월13일宣告 81후74判決) 따라서 그 出願前에 試驗市販한 事實이 있는 本件登錄實用新案은 新規性을 擬制받을 수 없는 것이고 實用新案法 第19條第1項第1號의 規定에 依하여 無效로 될 運命에 있다할 것이다. (3) 無效의 念慮가 있는 權利에 基한 假處分의 必要性 實用新案登錄權은 비록 無效事由가 있다 하더라도 所定의 節次에 의한 無效의 審決이 確定될 때까지는 有效하게 存續된다. 그러나 無效의 事由가 重大하고 明白하여 장래 無效審判請求ㅅ 認用될 수 있다고 보여질 때에는 이러한 實用新案權에 基한 假處分은 그 必要性이 없다고 하여야 할 것이다. 五. 先使用者의 通常實施權과 善意 (1) 위 事例를 보면「乙은 甲이 實用新案登錄出願을 하기 前 甲이 試驗市販한 위 성냥통을 사들여 이를 模倣하여 1980년7월19일부터 위 성냥통과 똑같은 성냥통을 製造하기 爲한 紙管캡, 시마기 金型等을 購入하여 이 事件 성냥통을 製造하고 서울地域에 市販하였다」 그런데 實用新案法 第29條가 準用하는 特許法 第47條는 「特許出願當時에 善意로 國內에서 그 發明의 實施事業을 하거나 事業設備를 하고있는 者는 그 特許發明에 對하여 事業의 目的範圍內에서 通常實施權을 가진다」고 規定하고 있다. 이러한 通常實施權을 先使用者의 通常實施權이라고 부르며 法政實施權의 一種이다 特許法이 先使用者의 通常實施權을 規定하고 있는 理由는 만일 特許出願當時에 善意로 그 發明의 實施事業을 하거나 事業設備를 가진 者가 있을 境遇 特許로 因하여 그 實施事業을 中斷하여야 하거나 當該 事業設備를 無用化 시키지 않으면 안된다면 이는 當該 事業者에게 가혹한 일일뿐 아니라 國家經濟上으로도 得策이 아니므로 이러한 者에게는 그 事業의 目的範圍內에서 通常實施權을 許與하여야 한다는 國家政策的 考慮에 있다는 것이 通說이다. 이와같이 이 制度는 國家政策的 考慮에서 特許權者의 權利를 制限하는 것이므로 그 要件을 嚴格히 解釋하므로서 事業設備者 및 國家經濟的 利益과 이에 相反하는 特許權者의 利益사이에 均衡을 이루도록 調和있게 運用하지 않으면 안될 것이다. (2) 先使用者의 通常實施權의 要件 特許法 第47條가 規定하고 있는 先使用者의 通常實施權의 成立要件으로서 그 첫째는 國內에서 當該發明의 實施事業을 하거나 當該發明의 實施를 爲한 事業設備를 갖추어야 한다는 것이다. 따라서 國外에서 實施事業을 한 경우, 當該 發明과는 다른 實施事業을 한 경우, 他目的을 爲한 事業設備가 遇然히 當該發明의 實施를 爲한 設備로 利用될 수 있는 경우 등에는 이러한 要件을 充足시킬 수 없음은 自明하다. 이 要件에 對한 詳說은 本稿의 目的에 벗어나므로 略한다. 그리고 둘째 要件은 위와같은 實施事業을 하거나 事業設備를 갖춘 時期가 特許出願 當時이어야 한다. 特許出願前이 아니고 特許出願 當時면 足하므로 特許出願日로부터 相當한 期間이 지난 後가 아니라면 이 要件은 充足되는 것으로 보아야 한다. 그러나 위의 事例는 特許出願前에 事業設備를 갖추었으므로 이에 對한 詳細는 略한다. 셋째, 要件으로서는 當該發明의 實施事業을 하거나 事業設備를 갖추는 것이 善意이어야 한다는 데에 있다. 이 點이 바로 本稿의 主要目的이므로 項을 바꾸어 詳述한다. (3) 善 意 先使用者의 通常實施權의 要件으로서의 善意는 知·不知를 意味하는 善意·惡意와는 別個의 槪念이며 「善良한 風俗에 反하지 아니하는」또는 「公序良俗에 反하지 아니하는」것이라고 解하여야 할 것이다. 善意에 對하여는 國內에 判例가 없고 오직 本件 서울高等法院의 判決이 있을 뿐이며「出願日 以前에 同種業者에게 納品한 事實이 있다면 그 의장은 사람의 눈에 띔으로써 바로 알려져 模倣할 수 있는 것이므로 그 新規性 내지 秘密性을 잃어 公知로 된다」고 한 大法院判例(大法院1982년7월13일선고 81후74判決)가 善意의 意義를 理解하는데 間接的인 參考가 될 뿐이다. 위 大法院判例는 出願以前에 販賣하여 不特定多數人이 알거나 알 수 있게 되면 卽 出願前에 公知되면 「바로 模倣의 自由性을 確認한 것이다. 出願前 公知된 發明이나 考案은 特別한 境遇를 除外하고는 特許를 받을 수도 없으며(特許法 第6條第1項, 實用新案法 第5條第1項), 第三者의 模倣을 막을 수도 없고 또 막아서도 안되는 當然한 法理를 闡明한데 不過하기는 하나 後述하는 善意의 意義에 關한 學說을 살피는데 參考가 된다고 생각된다. 善意의 意義에 關한 學說로서는 첫째, 出願者의 發明이 存在하는 것을 아는 것이라는 說이 있으나(日本國, 吉原隆次著特許法論 第123面) 이 說은 위 大法院 判例에서 보는 바와 같이 發明者가 그 發明의 內容을 不特定多數人에게 公知시킨 境遇에도 이를 模倣한 者에게 善意가 아니라고 하여야 하는 不合理가 있으며 심지어 發明者가 特許出願하지 않겠다고 宣言하고 그 發明을 公開하였다가 後에 特許出願한 境遇 出願하지 않겠다는 發明者의 말과 公開된 技術은 特許받을 수 없는 것이라는 法理를 믿고 이를 模倣한 者에게까지 善意가 아니라고 하게 되어 不當하다고 하지 않을 수 없다. 따라서 이 說은 取할바 못된다. 둘째, 特許出願의 事實을 모르는 것이라는 說이 있으나 이 說은 위 첫째의 說을 制限하여 解釋한 것으로 特許出願前 公知된 發明을 特許出願後에 特許出願된 事實을 알면서도 「特許出願前에 公知된 것이니 特許받을 수 없고 따라서 模倣이 可能한 것」이라고 믿은 者에게도 善意라고 할 수 없는 不合理가 있어 이 說 역시 妥當치 아니하다. 셋째 當該發明이 他人에게 屬하는 것이라는 事實을 알지 못하는 것이라는 說이 있으나 이 역시 위에서 본 바와같은 批判이 可能하므로 不當하여 取할바 못된다. 넷째 「不正의 意思없이」또는 「善良한 風俗에 反하지 아니하는」이라는 說이 있다. 이 說이 日本의 多數說(星子末雄 特許發明論 第397面, 永田菊四郞 工業所有權法詳論 第496面)인 듯하며 이 說이 妥當하다. 이제 本案을 살펴보면 甲을 그 出願田 그 考案品을 市販하므로서 그 考案을 不特定多數人이 알게하거나 알 수 있도록 公知시켰고 乙은 出願前 公知된 物品을 사들여 이를 模倣 그 出願前에 事業設備를 갖추었는바, 위 첫째 說이나 셋째 說의 立場에서 善意를 解한다면 이 경우에도 善意로 볼 수 없다 할 것이며 그러하다면 위 乙의 模倣行爲가 善意가 아니라는 서울 高等法院의 判決은 理解될 수도 있다. 그러나 서울 高等法院은 「甲의 考案品을 模倣한 것으로서 이는 善意로 한 것이 아니라 하겠으므로」라고 判示하므로서 위 넷째의 說의 立場에서 解한듯한 느낌을 갖게한다. 만일 위 넷째의 說의 立場에서 위와같이 判示하였다면 이는 不當한 것이 明白하다. 서울 高等法院이 善意에 關한 어떠한 說의 立場에서 判決하였는가는 따질바 못되고 또 實益도 없다. 技術의 模倣은 自然의 自由이고 人類의 歷史는 模倣의 歷史이므로 模倣을 不道德視할 理由는 없다. 다만 他人의 發明을 模倣하는 것을 放置한다면 技術의 進步發達이 늦어질 것이고 發明된 技術은 秘密속에 감추어져 이를 토대로한 技術의 改良이 不可能하여 産業의 發達이 늦어질 것이므로 發明者에게 一定期間 獨占權을 許與하므로서 超過利潤을 確保할 수 있도록 하는 特許制度에 依해서만이 技術의 模倣이 禁止될 뿐인 것이다. 따라서 模倣하였다하여 善意가 아니라고 斷定한 서울高等法院의 判決은 不當하다 하지 않을 수 없고 出願前公知된 技術을 模倣함은 自然의 自由이므로(上記大法院判決參照) 이를 들어 不正한 意思가 있다거나 善良한 風俗에 反하므로 善意가 아니라함은 더욱 不當하다 할 것이다. 그러므로 甲의 實用新案權이 그 出願前公知되었음을 理由로 所定의 無效審判節次에 依하여 無效로 審決되고 그 無效의 審決이 確定될때까지 卽 甲의 實用新案權이 有效하게 存續하는 限 乙은 甲의 實用新案權에 對하여 先使用者의 通常實施權을 가지며 이를 否定한 서울高等法院判決은 違法을 免할 수 없다.