동부건설과 동부주택건설이 ‘동부’라는 이름사용을 두고 벌인 법정다툼에서 각각 ‘1승1패’를 기록했다. 서울중앙지법 민사11부(재판장 이내주 부장판사)는 지난 1일 동부건설(주)가 자사의 아파트 브랜드인 ‘동부 센트레빌’을 두고 “동부주택건설의 ‘동부 브리앙뜨’는 동부 센트레빌의 상표를 침해한 것”이라며 동부주택건설(주)를 상대로 낸 상표권침해금지등 청구소송(2008가합387)에서 원고패소 판결을 내려 동부주택건설의 손을 들어줬다. 그러나 이에 앞서 지난 8월 같은 재판부는 동부주택건설(주)가 “‘동부’가 들어간 유사한 상호를 못쓰게 해달라”며 동부건설(주)를 상대로 낸 상호말소등기절차이행 청구소송(2007가합53230)에서는 원고패소 판결을 내려 반대로 동부건설의 손을 들어줬다. 이에따라 동부건설과 동부주택건설이 서로서로 ‘동부’를 두고 말소청구, 사용금지청구를 했을 경우 법규상 충돌이 발생해 이를 어떻게 해결해야 될지를 두고 법원이 고심에 빠졌다. 현행법상 명시적인 해결규정이 없는 ‘입법불비’상태이기 때문이다. 동부건설이 제기한 이번 상표침해금지사건에서 재판부는 “아파트가 분양되거나 거래될 경우 아파트 시공사의 ‘센트레빌’, ‘브리앙뜨’와 같은 서비스표와 ‘동부’나 ‘동부주택’과 같은 시공사의 상호 또는 약칭을 함께 사용하는 것이 현재의 거래관행이다”며 “소비자들은 해당 아파트를 서비스표 자체로 인식하거나 서비스표에 시공사의 상호 또는 약칭을 함께 사용한 형태로 인식하지, 시공사의 상호만으로 인지하지 않는 것으로 보인다”고 밝혔다. 즉 일반소비자들은 ‘동부 센트레빌’ 혹은 ‘센트레빌’이라고 칭하지 동부 센트레빌 아파트를 두고 ‘동부’라고 부르지 않는다고 본 것이다. 이는 상표의 문자자체를 두고 유사여부를 판단한 이제까지의 판결흐름에서 더 나아가 시장에서의 거래관행을 고려한 것이다. 이에 앞서 동부주택건설이 제기한 상호말소등기절차이행 청구소송에서 재판부는 “동부주택건설(주)의 상호와 동부건설(주)의 상호가 동일하지 않음은 그 외관·호칭에 있어 명백하다”며 “상호가 서로 확연히 구분할 수 없을 정도인지를 판단함에 있어서는 원칙적으로 상호를 구성하는 전체문자에 의해 생기는 외관, 호칭 또는 관념에 의해 판단해야지 상호 중 중첩되는 부분인 ‘동부’만을 두고 각 상호의 동일성을 판단할 수는 없다”고 판단했다. 따라서 개개의 판결문상으로는 전혀 충돌이 발생하지 않지만 두개의 판결은 서로 모순된 결과를 낳았다. 법원관계자는 “가정적으로 모두 유사하다고 봐 서로 금지청구를 했다면 어떻게 처리해야 될지가 미궁인 채로 남아있다”며 “보통 법규상 충돌이 발생했을 때는 일반적으로 신법우선원칙, 특별법우선원칙이 적용되고 있는데 이같이 상법상의 ‘상호’와 부정경쟁방지법상의 ‘상표’가 충돌했을 경우는 어떻게 봐야할지가 해결되지 않은 채 남아있다”고 말했다.

SK텔레콤의 등록상표인 'SPEED 011'은 전화통신업과 무선통신업에 한해 상표권이 인정된다는 대법원 판결이 나왔다. 이번 판결은 지난 2004년부터 시작된 국내 이동통신업계의 1.2위인 SKT와 KTF의 서비스표 분쟁에서 대법원이 최종적으로 SKT의 손을 들어줌으로써 분쟁이 일단락됐다. 대법원 특별3부(주심 이규홍 대법관)는 12일 SK텔레콤(주)이 (주)KTF 등을 상대로 낸 등록무효심결취소송상고심(☞2005후339)에서 "SKT의 서비스표의 식별력이 전화통신업과 무선통신업에서 인정된다"며 원고 일부승소 판결을 내린 원심을 확정했다. 재판부는 판결문에서 "해당 등록서비스표는 SK텔레콤이 전화통신업과 무선통신업 분야에서 지속적으로 사용함으로써 일반 수요자가 이를 SK텔레콤의 식별표지로 인식하고 있다고 봐야 한다"면서 "식별력을 취득했다고 판단한 원심은 정당하다"고 밝혔다. 재판부는 이어 "'SPEED 011' 상표가 국가의 정보통신 질서를 무너뜨릴 수 있다는 KTF와 LG텔레콤의 주장에 대해 "통신망 식별번호가 특정인의 사유재산인 것처럼 소비자를 기만할 것으로 보이지 않으며 품질을 오인하도록 만들 염려도 없다"고 덧붙였다. 그러나 재판부는 "SK텔레콤은 전화통신업과 무선통신업 외에 무선호출서비스업, 전보통신업, 텔렉스통신업, 팩시밀리통신업, 원격화면통신업, 컴퓨터통신업, 공중기업통신망서비스업에서도 'SPEED 011'의 식별력이 있다는 주장은 인정되지 않는다"고 밝혔다. 국내 통신업계 1위의 SK텔레콤은 2004년 5월 'SPEED 011' 상표 등록은 무효라며 KTF와 LG텔레콤이 제기한 등록상표 무효심판 청구를 특허심판원이 받아 들이자 특허법원에 소송을 제기해 전화통신업과 무선통신업에서의 서비스표권을 인정 받았다.

서비스표의 표장을 해당 업종과 필수적으로 관계된 물건에 붙이는 것도 '서비스표의 사용'에 해당해 원래 서비스표와 유사한 표장으로 봐야한다는 판결이 나왔다. 특허법원 제3부(재판장 문용호 부장판사)는 6일 죽 전문체인점을 운영하는 김모씨가 죽 관련된 식기 등을 만드는 '본죽'의 대표 성모씨 등 2명을 상대로 낸 상표에 대한 권리범위확인 소송(☞2005허9053)에서 "해당업종과 필수적으로 관계된 물건에 사용하는 상표도 원래 서비스표와 유사한 표장으로 봐야 한다"며 특허심판원의 심결을 취소하고 원고승소 판결을 내렸다. 재판부는 판결문에서 "서비스표의 사용은 서비스를 제공하는 장소에 부착한 간판에 서비스표를 표시한 행위, 지정서비스업에 관한 광고전단, 정가표 또는 거래서류에 서비스표를 붙여서 배포·사용하는 행위가 포함되고, 더 나아가 서비스 제공시 수요자에게 제공하는 물건에 서비스표를 붙이는 행위, 서비스 제공시 수요자에게 제공하는 물건에 서비스표를 붙인 것을 사용해 서비스를 붙이는 행위, 서비스의 제공시 그 제공에 수반되는 등 필수적으로 관계된 물건에 서비스표를 붙이는 행위도 이에 포함된다"고 밝혔다. 재판부는 이어 "등록서비스표와 유사한 표장을 상품에 사용하는 행위가 등록서비스표의 권리범위에 속하기 위해서는 그 상품이 지정서비스업과 관련해 '서비스표의 사용'의 개념범위내에 속하는 물건과 서로 동일하거나 유사해야 한다"며 "다만 서비스업과 상품 사이의 유사성을 지나치게 광범위하게 판단해서는 안되고 제공되는 서비스의 성질이나 내용, 제공수단, 제공장소와 상품의 밀접한 관계 여부, 서비스의 제공과 상품의 제조·판매가 동일한 사업자에 의해 행해지는 것으로 인식되는지 여부·유사한 표장을 사용할 경우 출처의 혼동을 초래할 우려가 있는지 여부 등을 따져 거래사회 통념에 따라 종합적으로 판단해야 한다"고 덧붙였다. 죽전문체인점 '본죽'을 운영하는 김씨는 죽 관련 용기 등을 만들어 판매하는 성모씨등이 지난해 9월 김씨의 서비스표 표장과 자신들이 죽용기 등에 사용하는 표장이 유사하지 않다며 특허심판원에 권리범위확인청구를 내 인용받자 특허법원에 소송을 냈었다.

언론보도와 유명인사들이 자주 이용했다는 이유만으로 '주지·저명성'을 인정하기 어렵다는 판결이 나왔다. 특허법원 제3부(재판장 朱基東 부장판사)는 4일 제이제이케터링 주식회사가 특허청장을 상대로 낸 거절결정취소 청구소송(2004허3485)에서 "미스터 차우는 국내에 주지·저명성이 없어 특허청의 서비스표등록거절은 부당하다"며 원고승소 판결을 내렸다. 재판부는 판결문에서 "미스터 차우 레스토랑은 지난 81년11월 이후 55회에 걸쳐 미국, 영국, 캐나다, 프랑스, 일본 등의 잡지와 신문에 기사가 게재되고 유명 연예인 등이 단골로 찾아가는 식당이긴 하나 전국적 또는 세계적인 조직망을 갖춘 체인점이 아니라 영국의 런던과 미국의 로스앤젤레스 및 뉴욕 등 단지 3개의 점포만이 있다"며 "주된 이용자가 한정된 부류의 사람들로 보이고 그 외 외국에서의 실제 인지도, 인용서비스표에 대한 선전광고비 내역이나 매출규모를 알 수 있는 자료도 없어 서비스표 출원 당시 외국의 수요자 사이에 현저하게 인식된 주지·저명 서비스표라고 할 수 없다"고 밝혔다. 재판부는 이어 "국내 유명 일간지와 유명 잡지에 '미스터 차우'레스토랑에 대한 보도가 있었지만 이 사실만으로 국내의 주지·저명 서비스표라고 인정하기에 부족하다"며 "원고의 서비스표 출원 당시 국내 수요자간에 현저하게 인식된 주지·저명 서비스표라고도 할 수 없다"고 덧붙였다. 재판부는 "주지·저명한 서비스표를 모방한 것으로 서비스표 출원을 거부하려면 모방하려는 서비스표가 출원 당시 국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 서비스표라고 현저하게 인식돼 있어야 하고, 주지·저명 서비스표와 동일 또는 유사한 서비스표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용해야 한다"고 설명했다. 지난 2001년6월 'Mr.CHOW'라는 서비스표를 등록출원하고 같은해 10월 서울송파구에 1호점을, 이듬해 5월 서울 모호텔에 2호점을 개설해 영업을 하고있는 제이제이케터링(주)은 2002년10월 특허청이 미국에 본사를 둔 'MR.CHOW'의 국내 진출을 저지하고 부당한 이득을 취하려는 부정목적의 출원이라며 서비스표등록을 거절하자 다시 특허심판원에 거절결정불복심판을 청구했다가 역시 기각되자 소송을 냈었다. 한편 미국의 '미스터차우' 엔터프라이즈는 국내 오리온그룹과 합작으로 지난 2002년1월 'MR. CHOW'와 'EUROCHOW'서비스표를 특허청에 출원하고 올해 서울에 미스타차우점을 내 영업을 하고 있다.