국내 기업이 독자적으로 인지도와 영업능력을 쌓았다면 해외업체가 먼저 동일한 상호를 사용하고 있더라도 상표등록을 할 수 있다는 대법원 판결이 나왔다. 대법원 특허2부(주심 김용덕 대법관)는 국내 외식업체 '와라와라'를 운영하는 (주)에프앤디파트너가 일본업체 가부시키가이샤 몬테로자를 상대로 낸 상표권 등록무효심결 취소소송 상고심(2012후894)에서 원고패소 판결한 원심을 깨고 최근 사건을 특허법원으로 돌려보냈다. 재판부는 판결문에서 "에프앤디파트너는 2003년부터 국내에서 'WARAWARA'라는 표장을 지속적으로 사용하면서 일본풍 주점을 운영하거나 일본풍 주점의 프랜차이즈업체를 영위함으로써 2007년 상표출원 당시 이미 표장에 관해 국내에서 독자적으로 상당한 인지도와 영업상 신용을 획득한 반면, 일본업체인 몬테로자가 먼저 사용한 '笑笑·わらわら(와라와라)'는 국내에 거의 알려지지 않았다"고 설명했다. 재판부는 이어 "몬테로자는 자사의 표장을 이용해 한국시장에 진출하려는 계획을 세운 바 없으며, 에프앤디파트너 역시 몬테로자와 접촉해 등록서비스표권을 거래하려 한 적이 없었던 점 등을 고려하면 'WARAWARA'는 애프앤디파트너가 자신의 독자적인 영업상 신용 및 인지도에 기초해 그 사업영역을 확장하기 위해 출원한 것으로 볼 수 있을 지언정 몬테로자가 먼저 사용한 서비스표들의 영업상 신용에 편승해 부당한 이익을 얻을 목적 또는 몬테로자의 국내시장 진입을 저지하거나 대리점계약의 체결을 강제할 목적 등 부정한 목적을 가지고 출원한 것으로 단정할 수 없다"고 밝혔다. 에프앤디파트너는 2001년부터 와라와라라는 상호로 일본식 주점 프랜차이즈 영업을 하다 2007년 'WARAWARA' 상표등록을 마쳤다. 몬테로자는 자신들이 먼저 사용한 상표를 부당하게 등록했다며 특허심판원에 상표등록무효를 청구했고, 몬테로자의 청구가 인용되자 에프앤디파트너는 소송을 제기했다. 특허법원은 "몬테로자가 먼저 사용한 '笑笑·わらわら(와라와라)'와 동일한 호칭의 'WARAWARA'는 동종 서비스업에 사용될 경우 출처의 오인이나 혼동을 일으킬 염려가 높다"며 원고패소 판결했다.

'UNITED COREA'의 상표권자가 알파벳 하나 다른 붉은 악마 티셔츠 밑의 'United Korea'의 사용금지를 주장할 수 없다는 판결이 나왔다. 서울중앙지법 민사12부(재판장 이두형 부장판사)는 최근 'UNITED COREA'의 상표권자인 정모씨가 "붉은 악마 공식응원 티셔츠에 'United Korea'를 사용하지 못하게 해달라"며 현대자동차(주), (주)보광훼미리마트를 상대로 낸 손해배상 청구소송(2010가합113880)에서 원고패소 판결을 내렸다. 재판부는 판결문에서 "문제된 표장은 'The Shouts of Reds. United Korea'라는 구절로 구성돼 있는데, 'United Korea'라는 부분은 원고의 상표 'UNITED COREA'와 그 호칭, 관념 등에서 유사하다고 볼 여지가 있다"고 밝혔다. 재판부는 이어 "그러나 'United Korea'는 '하나된 대한민국'이라는 의미의 문구를 영문으로 옮긴 것에 불과하고 이런 문구는 국민들의 통합이나 화합을 강조할 때 흔히 사용될 수 있는 표현에 불과하다"며 "또 'United Korea' 부분은 하단에 위치한 반면에 'Reds' 부분은 한 가운데 위치하고 있고 'Reds' 부분이 'United Korea' 부분보다 훨씬 큰 글자로 표시돼, 멀리서 봤을 때 'Reds' 부분이 가장 먼저 시선에 들어오는 만큼 'United Korea' 부분은 식별력이 거의 없거나 미약해 원고의 상표 등과 대비의 대상이 되는 중요부분에 해당한다고 볼 수 없다"고 덧붙였다. 재판부는 또 "일반수요자나 거래자가 이 사건 표장에 'United Korea'로 호칭, 관념함으로써 원고의 상표 등과 사이에 그 출처에 관해 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다고 보기 어렵다"며 "오인·혼동여부는 멀리서 관찰해 일반 수요자나 거래자가 상표에 대해 느끼는 직관적 인식을 기준으로 판별해야 하고, 전체적으로 수요자의 주의를 끌기 쉬운 부분을 대비해 유사여부를 판단해야 한다"고 설명했다.

'피자베네(pizzabene)'가 '카페베네(caffebene)'를 상대로 상표를 사용하지 말라고 낸 소송에서 법원이 카페베네의 손을 들어 줬다. 서울중앙지법 민사11부(재판장 강영수 부장판사)는 최근 피자베네라는 서비스표로 피자가게 영업을 하고 있는 최모씨가 "두 서비스표 모두 '선(善)', '양(良)', '좋은'이라는 의미를 갖고 있는 '베네(bene)'라고 약칭될 수 있는 만큼 '카페베네'는 피자베네의 서비스표권을 침해하는 것이다"라며 (주)카페베네를 상대로 낸 서비스표침해금지 청구소송(2010가합55359)에서 원고패소 판결을 내렸다. 재판부는 판결문에서 "'베네(bene)'부분은 '선(善)', '양(良)'이라는 의미를 가지는 접두어이고 이태리어로는 '좋은'이라는 뜻을 가진 형용사이기는 하지만 일반적으로 널리 알려진 단어라고 보기 어려워 일반 수요자들로서는 '베네(bene)'부분으로부터 어떤 관념을 도출해 내기 어려워 보인다"며 "원고 표장은 '좋은 피자' 정도로 관념될 것이고, 피고 표장은 '좋은 카페'정도로 관념될 것이므로 양 표장이 그 관념에 있어서 유사하다고 단정하기 어렵다"고 밝혔다. 재판부는 또 "'커피빈', '카페루카' 등과 같이 '커피' 내지 '카페'를 포함하는 커피전문점의 상호 또는 서비스표는 일체로서 사용되고 일반수요자들도 이를 전체로 인식, 호칭하는 것이 일반적이고, '피자헛', '미스터피자' 등과 같이 '피자'를 포함하는 피자전문점의 상호 또는 서비스표도 일체로서 사용되고 일반수요자들도 이를 전체로 인식, 호칭하는 것이 일반적이다"라며 "결국 일반 수요자나 거래자의 직관적인 인식을 기준으로 외관, 호칭, 관념을 관찰하면 양 표장이 서비스업의 출처의 오인, 혼동을 일으킬 우려가 있다고 보기는 어려워 서로 유사하다고 할수 없다"고 설명했다. 2006년 피자베네라는 서비스표로 출원을 해 2007년 등록을 하고 2010년4월부터 '피자베네'를 서비스표로 피자가게를 운영하고 있는 원고는 2008년6월경부터 현재까지 전국적으로 247개의 체인점을 갖고 커피, 차, 와플, 젤라또 등 간단한 음식판매를 하고 있는 '카페베네'를 상대로 소송을 냈다.

'UNITED COREA'의 상표권자가 알파벳 하나 다른 붉은 악마 티셔츠 밑의 'United Korea'의 사용금지를 주장할 수 없다는 법원결정이 나왔다. 서울중앙지법 민사50부(재판장 최성준 수석부장판사)는 최근 'UNITED COREA'의 상표권자인 정모씨가 "붉은 악마 공식응원 티셔츠에 'United Korea'를 사용하지 못하게 해달라"며 현대자동차(주), 삼성테스코(주), (주)보광훼미리마트를 상대로 낸 상표권사용금지가처분 신청사건(2010카합1859)에서 기각결정을 내렸다. 재판부는 결정문에서 "문제된 표장은 'The Shouts of Reds. United Korea'라는 구절로 구성돼 있는데, 'United Korea'라는 부분은 신청인의 상표 'UNITED COREA'와 그 호칭, 관념 등에서 유사하다고 볼 여지가 있다"고 밝혔다. 재판부는 이어 "그러나 'United Korea'는 '하나된 대한민국'이라는 의미의 문구를 영문으로 옮긴 것에 불과하고 이런 문구는 국민들의 통합이나 화합을 강조할 때 흔히 사용될 수 있는 표현에 불과하다"며 "'United Korea' 부분은 하단에 위치한 반면에 'Reds' 부분은 한가운데 위치하고 있고 'Reds'부분이 'United Korea'부분보다 훨씬 큰 글자로 표시돼, 멀리서 봤을 때 'Reds' 부분이 가장 먼저 시선에 들어오는 만큼 'United Korea' 부분은 식별력이 거의 없거나 미약해 신청인의 상표 등과 대비의 대상이 되는 중요 부분에 해당한다고 볼 수 없다"고 덧붙였다.

'다음세계'와 'e-다음세상'은 소비자를 혼동시킬 수 있는 유사상표라는 법원결정이 나왔다. 서울중앙지법 민사50부(재판장 최성준 수석부장판사)는 지난 4일 '다음세계'라는 이름으로 장의업 및 화장업을 하는 권모씨가 "인터넷 홈페이지에 'e-다음세상'이라는 표장을 사용하지 못하게 해달라"며 (주)이다음세상 등을 상대로 낸 서비스표 사용금지등 가처분신청사건(2010카합1313)에서 일부인용 결정을 내렸다. 재판부는 결정문에서 "'e-다음세상' 앞부분에 있는 'e-'는 일반적으로 '인터넷상'의 의미로 다른 문자와 결합돼 사용되는 것이 통상적이어서 독자적인 식별력을 가지고 있다고 보기 어렵다"며 "이것을 제외한 '다음세계'와 '다음세상'도 넷째 음절인 '계'와 '상'이 다르나 첫째, 둘째, 셋째 음절이 모두 동일해 전체적으로 대비할 경우 호칭이 매우 유사하다고 할 수 있다"고 밝혔다. 재판부는 또 "납골당, 공원묘원은 시신 또는 유골을 보관하는 장소로서 이에 대한 분양대행업도 그 업종의 특성상 장례절차와 밀접하게 관계돼 있을 수밖에 없다"며 "장의업, 화장업과 납골당 등의 분양대행업은 그 수요층 및 공급층이 중복되게 돼 일반 거래 통념상 유사하다고 볼 수 있어 소비자가 혼동을 일으킬 수 있다"고 설명했다.

우리나라 어학원이 사용하는 상표 '토플러스'는 미국 영어시험 '토플'과 혼동을 일으킬 만큼 유사하기 때문에 사용해서는 안된다는 대법원판결이 나왔다. 대법원 특별3부(주심 신영철 대법관)는 미국의 에듀케이쇼날 테스팅 서비스가 '토플러스' 상표를 사용하는 우리나라 P어학원을 상대로 낸 등록무효 청구소송 상고심(2008후2510)에서 원고승소 판결한 원심을 최근 확정했다. 재판부는 판결문에서 "'토플러스'는 우리나라의 영어 보급수준을 참작할 때 선사용상표 'TOEFL(토플)'에 '~하는 사람'을 의미하는 영어 접미사 'er'와 소유격 또는 복수형 어미 ''s'나 's'를 부가한 'TOEFLer's' 또는 'TOEFLers'의 한글발음이거나 영어단어 'plus(+)'를 결합한 'TOEFLplus(+)'의 한글발음에서 겹치는 '플' 발음을 생략한 것 등으로 일반 수요자들이 쉽게 인식할 수 있을 것으로 보이고 그 호칭도 선사용상표의 한글발음인 '토플' 뒤에 상대적으로 약한 발음인 '러스'를 부가한 정도라는 점에서 선사용상표와 유사한 면이 있다"고 밝혔다. 재판부는 또 "이 사건 등록상표는 '서적, 신문, 잡지, 학습지, 핸드북, 정기간행물'을 그 지정상품으로 하고 있는데 이러한 지정상품들은 선사용상표의 상품인 '영어시험 문제지'와 마찬가지로 출판물의 일종으로서 서로 유사할 뿐만 아니라 영어시험을 주관하고 관리하는 선사용상표의 영업성격상 이러한 출판물들에까지 그 사업영역이 확대될 수 있다는 점에 비춰보면 선사용상표의 영업과도 밀접한 경제적 견련성이 있다"고 설명했다. 재판부는 "이 사건 등록상표와 선사용상표의 수요자들도 영어시험을 준비하거나 영어를 공부하는 사람들로 상당부분 중복된다"며 따라서 "이 사건 등록상표는 저명한 선사용상표인 'TOEFL'이나 그 영업 또는 상품 등을 쉽게 연상해 출처에 혼동을 일으키게 할 염려가 있어 그 등록이 무효로 돼야 한다"고 판단했다. '토플' 상표를 가지고 있는 미국 에듀케이쇼날 테스팅 서비스는 우리나라 P어학원이 '토플러스' 상표등록을 하자 2007년 등록무효심판을 청구했다. 그러나 특허심판원이 "토플러스는 토플과 그 표장이 유사하지 않다"며 청구를 기각하자 특허법원에 소송을 냈다.

'SAMICK SPORTS'는 '삼익가구'상표와 유사성이 없다는 판결이 나왔다. 특허법원 특허2부(재판장 김의환 부장판사)는 지난달 19일 (주)소마가 "'SAMICK SPORTS'는 '삼익가구'의 권리범위에 속한다"며 백모씨를 상대로 낸 권리범위확인(상) 소송(☞2009허5349)에서 "음절수 차이로 상품출처의 혼동을 피할 수 있다"며 원고패소 판결을 내렸다. 재판부는 판결문에서 "'삼익가구'는 띄어쓰기 없이 검은색 바탕에 일체로 형성돼 있고, 표장의 배치상 '삼익'만으로 분리해 관찰되기 어려운 점 등에 비춰보면 일반수요자들로부터 '삼익가구'라는 문자부분 일체로 인식돼 호칭·관념된다"며 "'SAMICK SPORTS'는 'SPORTS'라는 영문자 부분이 아주 작을 뿐만 아니라 사용상품인 '활'과 관련해 상품의 성질을 나타내는 명칭에 불과해 'SAMICK' 부분만으로 호칭·관념된다"고 밝혔다. 재판부는 이어 "'삼익'과 'SAMICK'을 호칭으로 대비해 보면 비록 첫머리 '삼익'부분의 발음이 같다고 하더라도 일반 수요자들은 두 표장의 음절수의 차이로 인해 상품출처의 혼동을 피할 수 있는 것으로 판단되므로 호칭에 있어 유사하다고 볼 수 없다"고 덧붙였다. 재판부는 또 "두 상표를 관념으로 대비하면 '삼익'과 'SAMICK'이 자체로 어떠한 하나의 관념을 형성하는 문자라고 보기 어려울 뿐만 아니라, '삼익가구'는 '가구'라는 문자를 더 포함하고 있으므로 두 상표는 관념에 있어서도 유사하다고 보기 어렵다"고 지적했다. 재판부는 "소마의 주장처럼 두 상표의 지정상품이 운동용품 또는 레저용품으로 유사한 점이 있으나 표장이 서로 유사하지 않으므로 'SAMICK SPORTS'는 '삼익가구'의 권리범위에 속하지 않는다"고 설명했다. 백씨는 특허심판원에 소마를 상대로 소극적 권리범위확인심판을 청구했고, 특허심판원은 지난 6월 'SAMICK SPORTS'의 지정상품인 '활'은 '삼익가구'의 지정상품인 '시소, 탁구대, 야구용 배트'와 유사하지 않다는 이유로 백씨의 주장을 받아들이는 심결을 내렸다. 이에 소마는 7월 심결이 위법하다며 소송을 냈다.

LCD 패널용 유리기판 상표인 ‘JADE’와 전자수첩 상표인 ‘JADE POWER’는 유사표장이지만 용도와 판매부문이 달라 중복등록이 가능하다는 판결이 나왔다. 특허법원 특허2부(재판장 김의환 부장판사)는 최근 코닝 인코포레이티드사가 “JADE 등록거절결정은 부당하다”며 특허청장을 상대로 낸 거절결정(상) 소송(2009허4001)에서 “선등록상표와 표장은 유사하나 지정상품이 동일·유사하지 않다”며 원고승소 판결을 내렸다. 재판부는 판결문에서 “선등록 상표인 JADE POWER가 ‘제이드’로 약칭될 경우에는 코닝사의 JADE와 호칭이 동일하고, 연상되는 관념 역시 ‘비취’ 또는 ‘옥’ 등과 같이 동일하게 형성된다”며 유사한 표장에 해당한다고 밝혔다. 재판부는 그러나 “JADE의 지정상품인 LCD 패널용 유리기판은 LCD를 완성하기 위해 패널에 결합되는 유리시트형태의 부품인 반면, JADE POWER의 지정상품인 전자수첩 등 전자응용기기는 완성품으로 품질, 형상 및 용도 등이 서로 다르다”고 지적했다. 재판부는 이어 “JADE의 LCD 패널용 유리기판은 LCD 패널 생산업체에게 판매되고 있는 반면, JADE POWER의 전자수첩 등은 주로 가전제품 대리점이나 백화점 등에서 일반수요자에게 판매돼 판매부문 및 수요자 등이 서로 다르다”고 덧붙였다. 재판부는 또 “JADE의 LCD 패널용 유리기판이 JADE POWER의 전자수첩 등의 부품으로 사용될 수 있기는 하나 용도 및 판매부문 등의 측면에서 지정상품이 다르다”며 “JADE는 JADE POWER와 표장은 유사하나 지정상품이 동일·유사하지 아니해 상표법 제7조1항 제7호에 해당하지 아니하므로 상표등록을 받을 수 있다”고 설명했다. 코닝사는 지난해 3월 JADE 상표를 출원했으나 특허청은 8월 선등록 상표인 JADE POWER와 관련해 상표법 제7조1항 제7호에 해당한다며 거절결정을 했다. 코닝사는 9월 특허심판원에 거절결정의 취소를 구하는 심판(2008원9122)을 청구했으나 심판원은 지난 3월 받아들이지 않는 심판결정을 했다. 코닝사는 5월 심결을 취소해달라며 소송을 냈다.

‘비윤진’ 상표와 ‘보윤진(保潤珍)’ 상표는 호칭의 청감이 매우 유사해 유사상표에 해당한다는 판결이 나왔다. 하지만 법원은 ‘비윤진’ 상표와 ‘수려한 비윤(飛潤)’은 유사상표라고 할 수 없다고 판단했다. A사는 지난 2006년12월 ‘비윤진’ 상표를 출원해 2007년9월 등록을 했다. 그런데 B사가 2007년3월 ‘보윤진(保潤珍)’과 ‘수려한 비윤(飛潤)’ 상표를 출원해 지난해 4월 등록을 하면서 분쟁이 시작됐다. A사는 등록무효심판을 청구했고 특허심판원은 지난해 10월 ‘비윤진’이 ‘보윤진(保潤珍)’과 동일 또는 유사하지만 ‘수려한 비윤(飛潤)’과는 다르다는 결론을 내렸다(2008당1076, 2008당1075). 이에 A사와 B사는 각기 심결이 부당하다며 지난해 12월 소송을 냈다. 특허법원 제3부(재판장 노태악 부장판사)는 최근 A사와 B사가 서로를 상대로 낸 등록무효소송에서 모두 원고패소 판결을 내렸다(2008허13282, 2008허13275). 특허심판원의 심결이 타당하다는 결론이다. 재판부는 판결문에서 “오늘날 방송광고 선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자상표의 유사 여부의 판단에 있어 그 호칭의 유사여부가 가장 중요한 요소”라고 밝혔다. 재판부는 그러나 “‘비윤진’과 ‘수려한 비윤(飛潤)’은 수요자들에게 ‘비윤진’이 ‘비윤’부분만으로 분리인식될 가능성은 희박하다는 점에서 호칭 및 관념에 있어 서로 차이가 있다”며 동일 또는 유사한 상표가 아니라고 지적했다.

동부건설과 동부주택건설이 ‘동부’라는 이름사용을 두고 벌인 법정다툼에서 각각 ‘1승1패’를 기록했다. 서울중앙지법 민사11부(재판장 이내주 부장판사)는 지난 1일 동부건설(주)가 자사의 아파트 브랜드인 ‘동부 센트레빌’을 두고 “동부주택건설의 ‘동부 브리앙뜨’는 동부 센트레빌의 상표를 침해한 것”이라며 동부주택건설(주)를 상대로 낸 상표권침해금지등 청구소송(2008가합387)에서 원고패소 판결을 내려 동부주택건설의 손을 들어줬다. 그러나 이에 앞서 지난 8월 같은 재판부는 동부주택건설(주)가 “‘동부’가 들어간 유사한 상호를 못쓰게 해달라”며 동부건설(주)를 상대로 낸 상호말소등기절차이행 청구소송(2007가합53230)에서는 원고패소 판결을 내려 반대로 동부건설의 손을 들어줬다. 이에따라 동부건설과 동부주택건설이 서로서로 ‘동부’를 두고 말소청구, 사용금지청구를 했을 경우 법규상 충돌이 발생해 이를 어떻게 해결해야 될지를 두고 법원이 고심에 빠졌다. 현행법상 명시적인 해결규정이 없는 ‘입법불비’상태이기 때문이다. 동부건설이 제기한 이번 상표침해금지사건에서 재판부는 “아파트가 분양되거나 거래될 경우 아파트 시공사의 ‘센트레빌’, ‘브리앙뜨’와 같은 서비스표와 ‘동부’나 ‘동부주택’과 같은 시공사의 상호 또는 약칭을 함께 사용하는 것이 현재의 거래관행이다”며 “소비자들은 해당 아파트를 서비스표 자체로 인식하거나 서비스표에 시공사의 상호 또는 약칭을 함께 사용한 형태로 인식하지, 시공사의 상호만으로 인지하지 않는 것으로 보인다”고 밝혔다. 즉 일반소비자들은 ‘동부 센트레빌’ 혹은 ‘센트레빌’이라고 칭하지 동부 센트레빌 아파트를 두고 ‘동부’라고 부르지 않는다고 본 것이다. 이는 상표의 문자자체를 두고 유사여부를 판단한 이제까지의 판결흐름에서 더 나아가 시장에서의 거래관행을 고려한 것이다. 이에 앞서 동부주택건설이 제기한 상호말소등기절차이행 청구소송에서 재판부는 “동부주택건설(주)의 상호와 동부건설(주)의 상호가 동일하지 않음은 그 외관·호칭에 있어 명백하다”며 “상호가 서로 확연히 구분할 수 없을 정도인지를 판단함에 있어서는 원칙적으로 상호를 구성하는 전체문자에 의해 생기는 외관, 호칭 또는 관념에 의해 판단해야지 상호 중 중첩되는 부분인 ‘동부’만을 두고 각 상호의 동일성을 판단할 수는 없다”고 판단했다. 따라서 개개의 판결문상으로는 전혀 충돌이 발생하지 않지만 두개의 판결은 서로 모순된 결과를 낳았다. 법원관계자는 “가정적으로 모두 유사하다고 봐 서로 금지청구를 했다면 어떻게 처리해야 될지가 미궁인 채로 남아있다”며 “보통 법규상 충돌이 발생했을 때는 일반적으로 신법우선원칙, 특별법우선원칙이 적용되고 있는데 이같이 상법상의 ‘상호’와 부정경쟁방지법상의 ‘상표’가 충돌했을 경우는 어떻게 봐야할지가 해결되지 않은 채 남아있다”고 말했다.