오픈마켓인 쿠팡에서 물건을 판매하는 사업자가 자신의 상표권을 침해한 유사 상품이 쿠팡 내에서 판매되고 있는데도 쿠팡 측이 판매 중단 조치를 취하지 않았다면서 소송을 냈지만 1심에서 패소했다. 법원은 수십억 개의 상품이 판매되고 있는 오픈마켓의 특성을 고려할 때 오픈마켓인 쿠팡측이 상표권 침해 가능성이 있는 상품을 적극 검색해 삭제해야 할 의무까지 진다고 볼 수는 없다고 판단했다. 서울중앙지법 민사61부(재판장 권오석 부장판사)는 지난달 23일 쿠팡에서 상품을 판매하는 A 씨가 B 사와 쿠팡(소송대리인 법무법인 율촌)을 상대로 낸 손해배상청구소송(2021가합510647)에서 "B 사는 A 씨에게 2000만 원을 지급하라"며 원고일부승소 판결했다. 재판부는 쿠팡에 대한 A 씨의 손해배상청구는 모두 기각했다. 서울중앙지법 손해배상 청구 기각 A 씨는 쿠팡에서 탈취제 등을 판매했다. B 사가 유사한 제품을 쿠팡에서 판매하자, A 씨는 B 사가 상표권과 저작권을 침해했다며 소송을 냈다. A 씨는 쿠팡을 상대로도 "B 사가 내 상표권을 침해한 제품을 판매하는데도 판매 중단 조치를 취하지 않고 방치했다"며 소송을 냈다. 쿠팡 측은 "A 씨로부터 판매 중단 요청을 받고 A 씨에게 저작권 침해 상품을 특정해달라고 요청했지만, 회신을 받지 못해 조치를 취하지 못했을 뿐"이라며 "저작권 침해 행위를 방치하지 않았다"고 맞섰다. 재판부는 "판매자와 구매자 사이의 구체적 거래에 관여하지 않는 이른바 오픈마켓에서는 운영자가 제공한 인터넷 게시 공간에 타인의 상표권을 침해하는 상품 판매 정보가 게시되고 그 전자거래 시스템을 통해 이러한 상품에 대한 거래가 이뤄진다고 하더라도 그러한 사정만으로 곧바로 운영자에게 상표권 침해 게시물에 대한 불법행위 책임을 지울 수는 없다"고 밝혔다. 다만 "상표권 침해 게시물이 게시된 목적과 내용 등에 비춰볼 때 △오픈마켓 운영자가 제공하는 인터넷 공간에 상표권 침해 게시물의 불법성이 명백한 경우 △오픈마켓 운영자가 상표권 침해 피해자로부터 게시물 삭제 요구를 받거나 게시물이 게시된 사정을 구체적으로 인식하는 경우 △게시물에 대한 관리 및 통제가 가능한 경우 등에는 오픈마켓 운영자에게 해당 게시물을 삭제하고 상품 판매 중단 등 적절한 조치를 취할 것이 요구된다"면서 "이를 게을리해 상표권 침해를 용이하게 했을 때는 부작위에 의한 방조자로서 공동불법행위 책임을 진다"고 설명했다. 재판부는 "쿠팡은 판매 이용 약관에서 판매자에게 상표권 등의 권리를 침해하는 상품을 판매하지 않을 의무를 부과하고 있고, 특허권 침해 등 분쟁이 발생할 경우 판매 중단 조치를 위한 내부 절차를 두고 있다"며 "쿠팡은 A 씨로부터 판매 중단 요청을 받은 후 신고하려는 상품의 특정을 요청했으나, A 씨에게 아무런 회신을 받지 못했다"고 했다. 그러면서 "쿠팡에 입점한 판매자 수는 약 31만 개이고 판매되는 상품 수는 20억 개에 달한다"며 "이와 같이 많은 상품이 등록 및 판매되는 오픈마켓의 특성을 고려하면 A 씨가 쿠팡으로부터 판매 중단 대상인 상품을 구체적 개별적으로 특정해줄 것을 요청받고 아무런 대응을 하지 않았음에도 쿠팡이 권리 침해 또는 부정경쟁행위 가능성이 있는 상품을 적극적으로 검색해 미리 삭제해야 할 주의의무가 있다고 보기 어렵다"고 판시했다. 한편 재판부는 B 사가 A 씨의 상표권을 침해했다고 판단했다. 그러면서 B 사의 상표권 침해행위가 A 씨의 매출에 미친 영향과 침해 기간 등을 고려해 A 씨의 손해액을 2000만 원으로 정했다.

구성 부분을 분해해보면 흔한 형태의 제품이라도 그 결합으로 인해 기존에 존재하지 않았던 새로운 제품이 만들어졌다면 부정경쟁행위로부터 보호할 가치가 있는 상품이라는 판결이 나왔다. 서울고법 민사4부(재판장 이광만 부장판사)는 최근 루이비통 말레띠에가 알비이엔씨를 상대로 낸 손해배상 청구소송(2021나2032690)에서 원고패소 판결한 1심을 취소하고 "알비이엔씨는 루이비통에 7000만원을 지급하라"며 원고일부승소 판결했다. 구성 부분을 분해해보면 흔한 형태의 제품이라도 기존에 없던 새로운 제품 만들어졌다면 보호해야 알비이엔씨는 2017년 9월 '버킷백(양동이 모양과 같다고 해서 붙여진 이름으로, 가방 윗부분이 가방을 조이기 위한 조임끈과 조임끈이 관통하는 구멍이 있는 것이 특징)' 형태 가방인 '제니백'을 출시해 인터넷 쇼핑몰과 백화점 등 오프라인매장에서 판매했다. 루이비통은 같은해 11월 자사에서 2017년 3월 이미 출시해 판매하고 있는 버킷백 형태의 '네오노에' 제품과 제니백이 유사하다며 알비이엔씨를 상대로 "부정경쟁행위에 해당하므로 3억4000여만원의 손해를 배상하라"는 소송을 냈다. 1심은 "제품의 전체적인 인상에 상당한 차이가 있고, 이런 차이를 고려하면 모방한 상품이라고 인정할 수 없다"며 루이비통에 패소 판결했다. 루이비통 '네오노에' / 알비이엔씨 '제니백' 하지만 항소심 재판부는 루이비통의 일부 주장을 받아들였다. 재판부는 "루이비통의 제품과 같은 개별구성요소의 선택과 결합으로 인해 형성된 제품 형태를 지닌 선행 상품이 출시되거나 유통됐다고 볼 증거가 없다"며 "가방에서 흔히 사용되고 여러 형태가 다양하게 창작된 물품은 다양하고 많은 공지의 구성 형태를 어떻게 조합할 것인지도 상품 형태를 좌우하는 중요한 요소가 될 수 있다"고 밝혔다. 이어 "루이비통의 제품 형태는 비록 동종 제품의 구성 형태를 조합한 것일지라도 이를 상품의 기능·효용을 달성하거나 그 상품 분야에서 경쟁하기 위해 채용이 불가피한 형태 또는 동종의 상품이라면 흔히 가지는 개성이 없는 형태라고 볼 수 없다"며 "타인의 모방에 따른 부정경쟁행위로부터 보호를 부여할 가치가 있는 정도의 자금과 노력의 투여에 따라 루이비통이 구축한 것"이라고 설명했다. 그러면서 "알비이엔씨가 제품을 생산·판매한 행위는 루이비통 제품의 형태를 모방한 부정경쟁방지법 제2조 1호 자목의 부정경쟁행위에 해당하므로 루이비통이 입은 손해를 배상할 책임이 있다"고 판시했다.

특허발명의 진보성 유무를 판단할 때 새 발명자가 진보성 판단의 대상이 된 선행발명의 명세서에 나와있는 기존 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지 여부를 판단해서는 안 된다는 대법원 판결이 나왔다. 대법원 특별2부(주심 민유숙 대법관)는 최근 A씨가 B사를 상대로 낸 특허등록무효소송(2018후11728)에서 원고패소 판결한 원심을 파기하고 사건을 특허법원으로 돌려보냈다. A씨는 세라믹 용접 지지구에 관한 새로운 특허를 제출했다. 이에 기존에 세라믹 용접 지지구에 관한 특허를 가지고 있던 B사는 'A씨의 발명은 우리 선행발명 1내지 4로부터 쉽게 도출할 수 있는 결론이라 이를 무효로 해야 한다'며 2017년 특허심판원에 특허무효심판을 청구했다. 특허심판원은 "B사의 선행발명 1로부터 쉽게 도출할 수 있어 진보성이 부정된다"며 B사의 손을 들어줬다. 이에 반발한 A씨는 소송을 냈다. 특허법원은 A씨 특허의 진보성을 부정하고 원고패소 판결했지만, 대법원의 판단은 달랐다. 대법원은 특허발명에 대한 진보성을 판단할 때는 구성요소의 유기적 결합관계와 선행발명의 부정적 교시 등을 신중히 고려해 사후적 고찰을 하지 않도록 주의해야 한다고 지적했다. 재판부는 "발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(통상의 기술자)의 기술수준에 대해 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초해 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있는데도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴봐야 한다"고 밝혔다. 이어 "이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 된다"고 설명했다. 그러면서 "통상의 기술자 입장에서 해당 특허발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 사후적으로 판단하지 않는 한 선행발명 1로부터 이 사건 특허발명을 쉽게 도출할 수 있다고 보기 어려워 선행발명 1에 의해 특허발명의 진보성이 부정된다고 할 수 없다"며 "원심 판결에는 특허발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해해 판결에 영향을 미친 잘못이 있다"고 판단했다.

세계적인 스포츠 브랜드가 유명 선수의 이름을 딴 제품을 판매해 같은 이름의 상표권을 가진 사업자가 소송을 냈더라도 고유 브랜드 표시에 비춰 상품을 혼동할 가능성이 없다면 상표권 침해로 볼 수 없다는 판결이 나왔다. 특허법원 특허2부(재판장 김상우 부장판사)는 A씨가 아식스코리아를 상대로 낸 손해배상청구소송(2020나2196)에서 최근 원고패소 판결했다. 유명 스포츠 브랜드인 아식스코리아는 2018년 1월 세계적인 테니스 선수 '노박 조코비치(Novak Djokovic)'와 계약을 체결하고, 자신들이 제조한 제품에 그의 이름 등을 사용할 권리를 취득했다. 이후 아식스는 같은 해 3월부터 새로 출시한 남성용 테니스화에 '젤-레졸루션 7 노박', '코트 FF 노박', '코트 FF 노박 클레이' 등 조코비치의 이름인 '노박(NOVAK)'을 붙여 SNS와 홈페이지, 쇼핑몰 등에서 판매했다. 이 과정에서 아식스는 조코비치의 사진과 함께 제품 홍보를 했다. 일반수요자가 오인·혼동 일으킬 우려 없어 스포츠용품 업체를 운영하는 A씨는 "아식스가 제품명에 'NOVAK'을 사용해 우리의 등록상표권을 침해했다"며 소송을 냈다. A씨는 'NOVAK'이라는 상표를 사용해 야구 배트와 글러브, 티셔츠 등을 판매해왔다. 재판부는 "아식스 제품명에 포함된 'NOVAK'은 유명 스포츠 선수들이 스포츠 업체들과 협업계약 등으로 그 선수들의 이름을 사용할 수 있도록 하는 마케팅 방식의 일환으로 보일 뿐, 제품 출처 표시를 위한 것이 아니라고 판단된다"며 "제품명에 A씨의 표장과 동일·유사한 'NOVAK'이 표시됐다고 하더라도, 아식스 제품명에 포함된 'NOVAK'은 상표의 사용으로 인식된다고 보기는 어려워 A씨의 등록상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다"고 밝혔다. 특허법원 원고패소 판결 이어 "설령 A씨의 주장처럼 제품명 중 'NOVAK' 부분이 상표적으로 사용됐더라도, 아식스는 세계적인 유명 스포츠용품 브랜드로서 해당 제품에는 아식스만의 고유한 브랜드 표시와 문양이 새겨져 있다"며 "일반 수요자로서는 이 사건 제품이 아식스에 의해 생산된 물품임을 쉽게 확인할 수 있고, 기존 아식스 제품명에 'NOVAK'이라는 표장이 포함된 것으로서 보통의 운동화가 아니라 테니스화를 구매하고자 하는 일반 수요자라면 'NOVAK'이라는 표시에서 당연히 '노박 조코비치'를 떠올릴 것으로 보인다"고 설명했다. 그러면서 "일반 수요자나 거래자의 입장에서 이 사건 제품명을 보고서 A씨의 등록상표와의 관계에서 상품의 출처에 관해 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다고 볼 수 없다"며 "아식스의 표시행위를 A씨의 표장과 유사한 표장을 사용해 등록상표권을 침해한 행위로 보기 어렵다"고 판시했다.

빚을 갚기 위해 자신이 운영하던 출판사의 재고도서와 출판권을 양도하고 폐업했음에도, 이후 동일·유사한 상표를 재차 등록·출원한 것은 신의성실의 원칙에 위반돼 무효라는 대법원 판결이 나왔다. 대법원 특별1부(주심 박정화 대법관)는 A씨가 B씨를 상대로 낸 상표등록무효소송(2020후10827)에서 원고패소 판결한 원심을 파기하고 최근 사건을 특허법원으로 돌려보냈다. B씨는 1974년부터 'C출판사'라는 상호로 교재출판업을 했다. 그런데 B씨는 A씨의 아버지인 D씨에게 5억원의 빚을 지고 있었고, 이를 변제하기 위해 2012년 재고도서와 출판권 등 자산을 양도한 뒤 'C출판사'를 폐업했다. D씨는 그해 11월 'C'를 상호로 도서를 출판했고, 종래 C출판사에서 근무하던 직원 일부를 채용했다. 한편 D씨의 아들 A씨는 2015년 1월 'C출판'이라는 상호로 사업자 등록을 하고, 아버지로부터 사업장의 모든 권리와 자산 및 부채를 포괄 양수한 뒤 사업을 이어갔다. 그런데 B씨가 2013년 '도서출판 C'라는 명칭으로 직원을 채용하고 2015년 2월에는 상표 'C'를 출원해 등록하면서 갈등이 벌어졌다. A씨는 B씨가 등록한 상표는 무효라며 특허심판원에 심결 취소를 청구했지만 받아들여지지 않자 소송을 냈다. 재판에서는 B씨가 양도계약 후 유사·동일한 상표를 등록 출원한 것이 상표법에 저촉되는지가 쟁점이 됐다. 상표법 제7조는 '동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다'고 규정하고 있다. 재판부는 "B씨가 양도계약 등을 통해 A씨와 D씨가 해당 표장을 사용하고 있다는 사실을 알면서도 이와 동일 유사한 서비스표를 출원해 등록 받은 것은 A씨, D씨에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반된다"며 "B씨가 등록한 서비스표는 무효"라고 밝혔다. 앞서 특허법원은 "양도계약이 영업양도계약에 해당한다고 보기 어렵고, 선사용서비스표가 B씨 외의 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 서비스표에 해당하지 않는다"며 원고패소 판결했다.

가방 등의 상표로 'M.CM.C'를 등록한 것은 무효라는 대법원 판결이 나왔다. 유명 가방브랜드 'MCM'과 유사해 소비자들에게 혼동을 줄 우려가 있다는 취지다. 대법원 특별1부(주심 김선수 대법관)는 MCM이 A씨를 상대로 낸 상표등록 무효소송(2019후12179)에서 최근 원고패소 판결한 원심을 파기하고 사건을 특허법원으로 돌려보냈다. A씨는 2017년 가방과 지갑 등을 제조해 판매하며 'M.CM.C'를 상표로 등록했다. 이에 MCM은 2017년 "A씨가 등록한 상표는 2004년 우리가 등록한 상표와 유사해 무효"라며 특허심판원에 등록무효심판을 냈지만 기각되자 소송을 냈다. 특허법원은 "A씨가 등록한 상표는 'M.CM.C'와 함께 'MicMacLab'이 같이 표기돼 있고, A씨는 이를 '믹맥랩'으로 부르며 영업활동을 하고 있어, 일반 수요자들은 이를 '엠씨엠씨'가 아닌 '믹맥랩'으로 호칭할 가능성이 높아 'MCM'과 호칭면에서 유사하다고 보기 어렵다"며 "외관 역시 유사하지 않으므로 상품에 대한 오인·혼동을 일으킬 우려가 없다"고 판단해 A씨의 손을 들어줬다. 하지만 대법원의 판단은 달랐다. 대법원은 "A씨가 등록한 상표는 'M.CM.C' 부분이 굵은 글씨로 상단에 크게 위치해 소비자들에게 강한 인상을 주고 전체 상표에서 높은 비중을 차지해 강한 식별력을 가진다"며 "소비자들은 이를 '엠씨엠씨'라 발음하게 되고, 원고의 선등록상표는 '엠씨엠'으로 발음할 것"이라고 밝혔다. 이어 "원고와 피고의 등록상표 지정상품은 가방, 지갑 등으로 서로 유사할 뿐만 아니라 수요자층 역시 상당부분 중복된다”며 "'M.CM.C'는 저명한 선등록상표인 'MCM'을 쉽게 연상시켜 출처에 혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로 A씨의 상표등록은 무효"라고 판시했다.

특허무효심판에 대한 사실심이 끝나고 상고심 중 해당 특허에 대한 특허심판원의 정정심결이 있더라도 재심사유가 되지 않는다는 대법원 전원합의체 판결이 나왔다. 정정심결 확정을 재심사유로 본 기존 대법원 판례를 변경한 것이다. 대법원 전원합의체(주심 이기택 대법관)는 22일 A사가 B사를 상대로 낸 특허 등록 무효 확인소송(2016후2522)에서 원고승소 판결한 원심을 파기하고 사건을 특허법원으로 돌려보냈다. A사는 2015년 12월 "B사가 특허발명한 슬라이딩 도어 록킹구조가 진보성이 부정된다"며 특허심판원에 특허등록무효심판을 청구했다. 특허심판원은 2016년 5월 A사의 심판청구를 기각했고, 이에 반발한 A사는 소송을 냈다. 특허법원은 그해 10월 "B사의 특허발명은 선행발명들에 의해 진보성이 부정된다"며 A사의 손을 들어줬고, B사는 이에 불복해 상고했다. 그런데 B사는 상고 직후 특허심판원에 발명 청구범위를 변경하는 정정심판청구를 냈고, 특허심판원은 이를 인용해 정정심결을 내렸다. 이에 B사는 "정정심결이 확정됐으므로 판결에 기초가 된 행정처분이 다른 행정처분에 의해 변경됐다"며 "민사소송법에 따라 재심사유가 있으므로 특허법원 판결은 파기돼야 한다"고 주장했다. 상고심에서는 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후, 특허권에 대한 정정심결이 확정된 때가 재심사유에 해당하는지 여부가 쟁점이 됐다. 민사소송법 제451조는 재심사유를 규정하며 '판결의 기초가 된 민사나 형사의 판결 기타의 재판 또는 행정처분이 다른 재판이나 행정처분에 의하여 변경된 때 종국판결에 대해 재심의 소를 제기할 수 있다'고 정하고 있다. 앞서 대법원은 2001년 "정정심결이 확정된 경우 재심사유에 해당한다"는 판결을 내린 바 있다. 판결문 다운로드 대법원은 기존 판례를 변경할 필요가 있는지 따져보기 위해 이 사건을 전원합의체에 회부해 심리해왔다. 종래 판례에 대해 실무상 절차 반복에 따른 특허소송 종국 지연되는 이른바 '캐치볼 현상'이 지적됐기 때문이다. '캐치볼 현상'이란 특허법원이 무효 판결을 내리면 패소한 당사자가 상고심 중 특허심판원에 정정심판을 내고, 심판원이 이를 인용하면 당사자는 재심사유를 주장하며 사건을 파기시키는 것이다. 이에 실무계에서는 절차반복으로 소송이 불합리하게 지연될 가능성이 있다는 지적이 나왔다. 재판부는 "정정심결이 확정되더라도 민소법이 정한 '판결의 기초가 된 행정처분이 변경되었다'고 볼 수 없다"며 "정정심결이 확정되더라도 정정 전의 명세서 등에 따른 특허발명의 내용이 그에 따라 '확정적으로' 변경되었다고 단정하기 어렵다"고 지적했다. 이어 "특허권자가 사실심 변론종결 후에 확정된 정정심결에 따라 청구원인이 변경되었다는 이유로 사실심의 판단을 다툴 수 있도록 하는 것은 소송절차뿐만 아니라 분쟁의 해결을 현저하게 지연시키는 것으로 허용되지 않는다"며 "이같은 법리는 특허권의 권리범위 확인심판에 대한 심결취소소송, 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송, 정정청구에 대한 심결이 확정된 경우에도 마찬가지로 적용되어야 한다"고 밝혔다. 다만 "B사의 특허발명은 선해발명에 의해 진보성이 부정되지 않는다"며 진보성을 부정한 원심 판단을 파기하고 사건을 특허법원으로 돌려보냈다. 이에 조희대·박정화 대법관은 "특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 후에 정정심결이 확정되면 민소법이 정한 재심사유가 있다고 봐야한다"며 별개의견을 냈다. 이들은 "법원은 심결취소소송에서 '심결'의 위법성을 판단하는 것이지, '특허결정'의 위법성을 판단하는 것이라고 볼 수 없다"며 "정정심결의 확정으로 심리·판단의 대상이 변경되었는데도 상고심이 종전의 심판대상에 대해 판단하는 것은 처분에 대한 불복수단인 항고소송뿐만 아니라 일반 소송의 원칙에도 맞지 않다"고 지적했다. 대법원 관계자는 "대법원은 사실심 변론종결 이후 정정심결 확정을 상고이유로 받아들이지 않을 것"이라며 "향후 특허소송의 사실심에서 집중적인 심리가 이루어지고 이로써 특허분쟁이 신속하게 해결될 것으로 기대한다"고 밝혔다. 이번 전원합의체 판결문은 대법원 홈페이지(https://www.scourt.go.kr/sjudge/1579676827700_160707.pdf)에서도 전문을 확인할 수 있다.

'매직블럭'은 누구나 사용가능한 관용상표이긴 하지만 청소용 슬리퍼에는 사용할 수 없다는 특허법원 판결이 나왔다. 앞서 대법원은 '매직블럭'은 식별력이 없기 때문에 누구나 사용해 상표를 만들 수 있다고 판결했지만, 특허법원은 그 사용범위가 세척력 스펀지에 한정된다고 판단했다. 특허법원 특허1부(재판장 김경란 수석부장판사)는 종합생활용품 유통사 대표인 A씨가 '매직블럭' 상표권자 B씨를 상대로 낸 권리범위확인소송(2019허2066)에서 최근 원고패소 판결했다. B씨는 2017년 6월 A씨가 청소용 슬리퍼에 사용한 'Magic Block' 표장이 자신의 'Ultra Magic Block' 표장의 권리범위를 침해했다며 특허심판원에 심판을 청구했다. 특허심판원이 B씨의 손을 들어주자 이에 반발한 A씨는 소송을 제기했다. 재판부는 "'매직블럭'이라는 용어는 대법원에 의해 이른바 '관용상표'라고 판단됐는데, 그 지정상품은 세척력 스펀지"라며 "A씨의 'Magic Block' 표장이 사용되는 청소용 슬리퍼에는 이러한 스펀지가 사용되지 않는다. 'Magic Block'은 스펀지가 사용되지 않는 청소용 슬리퍼에 관해서도 그 식별력이 낮거나 관용되는 표장이라고 볼 수는 없다"고 밝혔다. 이어 "이 사건에서 문제가 된 두 표장의 가장 중요한 부분을 대비하면, 호칭면에서 동일하거나 극히 유사하다"며 "또한 양자 모두 '마술과 같은 블록'이라는 의미를 가지므로 관념면에서도 동일하다"고 설명했다. 그러면서 "양 상표가 동일한 지정상품인 청소용 슬리퍼에 사용되는 경우, 일반 수요자로서는 그 상품 출처에 관해 혼동을 일으킬 염려가 높다"며 "결국 A씨의 'Magic Block' 표장은 B씨의 등록상표권 보호범위에 속한다"고 판시했다.

'허니버터아몬드' 포장지에 표시된 의인화된 꿀벌과 버터, 아몬드 등의 그림부분은 식별력 있는 등록상표로 인정된다는 판결이 나왔다. 특허법원은 이 부분이 포장지의 디자인에 불과한 것이 아니라 상품의 출처표시를 위해 사용한 것이므로 상표로 볼 수 있다고 판단했다. 특허법원 특허2부(재판장 이제정 부장판사)는 종합식품회사 머거본이 과자류 제조업체인 길림양행을 상대로 낸 권리범위확인소송(2019허2868)에서 최근 원고패소 판결했다. 머거본은 지난해 7월 길림양행을 상대로 확인대상표장에 대한 소극적 권리범위확인심판을 특허심판원에 제기했다. 머거본은 길림양행의 등록상표인 허니버터아몬드의 문자부분은 원재료 표시에 해당해 식별력이 없고, 등록상표의 도형(그림)부분은 구성과 모티브가 동일·유사한 도형이 허니버터 아몬드 제품의 포장 디자인으로 다수 사용되고 있다며 식별력이 없거나 미약하다고 주장했다. 그러나 특허심판원은 이를 받아들이지 않았다. 이에 머거본은 지난 3월 소송을 제기했다. 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라 하더라도 자사상품의 출처표시 위해 사용됐다면 상표로 봐야 재판부는 "이 사건 등록상표의 문자 부분 '허니버터아몬드' 부분은 그 지정상품인 '가공된 아몬드', '구운 아몬드' 등과 관련해 '원재료' 등을 표시한 것으로 직감되므로 식별력이 없다"고 밝혔다. 그러나 "등록상표의 도형 부분 하단에는 꿀벌과 버터, 아몬드 등의 도형이 결합돼 있다"며 "버터 조각을 형상화한 미색의 육면체 도형들 위에 액체가 흘러 녹아내리는 듯한 진한 노란색의 구성부분을 결합해 전체적으로 꿀이 버터와 함께 흘러내리는 것을 묘사하고 있으며, 그 아래에는 아몬드가 무더기로 쌓여 있는 부분이 결합돼 있다"고 설명했다. A사 허니버터아몬드(왼쪽) · B사 허니버터아몬드(오른쪽) 또 "그 위에는 꿀벌을 의인화한 캐릭터 3마리가 버터 조각 위에서 만세를 부르거나 버터 조각을 들고 날아가는 등의 모습을 묘사하고 있다"며 "이같이 버터 조각, 아몬드, 꿀벌의 표현 방법 및 전체적인 구도 등이 지정상품과 관련해 흔히 사용되는 표현방식이라 보기 어렵고, 과자류 제품에서 제품 포장의 도안이 출처의 식별표지로서 기능하고 있다"고 지적했다. 그러면서 "공익상 특정인에게 이 같은 도안을 독점시키는 것이 적당하지 않다고 볼 근거도 없다"며 "따라서 이 사건 등록상표의 하단 도형 부분은 자타상품의 식별력이 있다"고 판시했다. 특허법원, 원고패소 판결 재판부는 아울러 "머거본은 길림양행이 이 등록상표를 포장지의 디자인으로 사용했기 때문에 식별력이 없다고 주장하고 있지만, 디자인과 상표는 배타적·선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위해 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 이를 상표로서의 사용이라고 봐야 한다"고 지적했다. 이어 "길림양행은 이 등록상표를 상표로 사용할 의사를 가지고 상표등록 출원을 했고 실제로 허니버터아몬드 제품의 포장지 전면에 이를 표시하는 방식으로 사용해 왔다"며 "등록상표 중 '허니버터아몬드' 문자 부분은 식별력이 없지만, 도형 부분은 상표로서의 표시기능이 인정된다"고 덧붙였다.

상표의 외관은 다소 다르더라도 발음이 같다면 선등록된 상표가 보호받아야 한다는 판결이 나왔다. 특허법원 특허5부(재판장 서승렬 부장판사)는 걸작떡볶이를 상표로 등록하려던 A씨가 특허청장을 상대로 낸 거절결정 취소소송(2018허5198)에서 최근 원고패소 판결했다. A씨는 2016년 '걸작떡볶이' 서비스표를 출원했는데, 특허청은 먼저 등록된 서비스표인 '걸짝'과 호칭이 유사하다며 거절했다. 선등록된 '걸짝'은 음식점업 등을 지정해 상표 등록이 돼 있었기 때문이다. 이에 A씨는 2017년 특허심판원에 불복심판을 청구했지만, 특허심판원은 "서비스표의 요부인 '걸작'과 선등록된 서비스표 '걸짝'은 호칭이 동일·유사하다"며 기각했다. A씨는 이에 불복해 소송을 냈다. 재판부는 "A씨가 출원한 서비스표의 모양과 선등록된 서비스표의 모양은 글자수와 그 모형 등에서 차이가 있어 외관이 유사하지는 않다"고 밝혔다. 그러나 "'걸작' 부분은 '걸짝'으로 발음되는데 이는 선등록된 서비스표와 발음이 동일해 호칭이 동일하다"고 지적했다. 특허법원, 원고패소 판결 그러면서 "'걸작'은 매우 훌륭한 작품 또는 우스꽝스럽거나 남의 주목을 끄는 사물이나 사람이라는 관념을 가지는데 반해, '걸짝'은 사전에 등재되어 있지 않은 조어이지만, '걸작'의 발음과 동일해 같은 관념을 떠올리게 한다"고 설명했다. 이어 "A씨가 출원한 상표와 선등록된 상표가 호칭(발음)과 관념면에서 동일하므로 동일·유사한 서비스업에서 같이 사용될 경우 일반수요자나 거래자로 하여금 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다"고 했다. A씨는 "'걸작떡볶이'는 떡볶이 등 분식류를 판매하는 음식점의 서비스표인 반면, '걸짝'은 주점 사업에 사용되고 있어 일반 수요자들이 오인·혼동할 가능성이 희박하다"고 주장했지만, 이 역시 받아들여지지 않았다. 재판부는 "A씨가 출원한 서비스표의 지정서비스업 중 '간이식당업, 관광음식점업, 레스토랑업, 스낵바업' 등은 선등록된 '걸짝'이 지정한 서비스업에 포함된다"며 "실제 사용하는 서비스업이 아닌 상표 등록 시 지정한 서비스업을 대비해야 하므로 A씨의 주장은 이유 없다"고 판시했다.