중국 대형로펌인 '따청(大成)'과 합병한 다국적 로펌 '덴톤스(Dentons)'가 우리나라에 서비스표를 등록하려 소송까지 냈지만 패소했다. 등록하려던 '大成 DENTONS'가 비슷한 업종으로 이미 선등록된 '대성'과 호칭 및 관념이 유사하다는 이유에서다. 특허법원 특허2부(재판장 이제정 부장판사)는 다국적 로펌 덴톤스 그룹이 특허청장을 상대로 낸 출원서비스 등록 거절 결정 취소소송(2018허8104)에서 최근 원고패소 판결했다. 덴톤스는 2015년 1월 '大成 DENTONS'를 법률서비스업으로 지정해 서비스표로 등록했다. 하지만 특허청은 2017년 "덴톤스가 출원한 서비스표는 2000년 법률연구조사업, 법무사업, 변리사업, 변호사업을 지정해 선등록된 '대성'과 호칭 및 관념이 유사하다"며 등록을 거절했다. 덴톤스는 이에 반발해 특허심판원에 불복 심판을 냈지만 기각당하자 "서비스표 중 'DENTONS' 부분은 선등록된 서비스표와 외관, 호칭, 관념이 다르다"며 소송을 냈다. 재판부는 "둘 이상 문자로 이뤄진 결합상표는 전체의 외관 등을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이지만, 상표 중 (일부분만으로도) 일반 수요자에게 인상을 심어주거나 그 부분만으로 독립해 상품의 출처표시기능을 수행하는 것이 있으면 해당부분을 가지고 상표의 유사여부를 대비·판단해야 한다"며 "'大成 DENTONS' 중 '大成'은 식별력을 가지는 중요부분"이라고 밝혔다. 특허법원, 원고패소 판결 이어 "일반 소비자들의 중국어 수준에 비추어 볼 때 '大成 DENTONS'는 '따청덴톤스'로 불리거나 5음절의 '대성덴톤스'로 불릴 가능성보다 앞 부분 한자의 한글 음역, 즉 대성(大成)으로 불리고 '크게 이루다'는 관념으로 인식할 여지가 많다"며 "덴톤스 그룹은 중국로펌 따청과 스위스 로펌 덴톤스가 합병한 것이므로 소비자들이 두 회사 상호를 결합한 세계 최대 다국적 로펌으로 인식할 것이라 주장하지만, 국내 일반 소비자들의 상식 수준 등에 비추어 외국 법률회사들의 이름이나 합병 여부를 쉽게 알 수 있다고 보기 어렵다"고 설명했다. 또 "'大成 DENTONS'와 '대성'은 글자체와 글자수 등 외관이 다르지만, '大成'은 식별력 있는 중요부분에 해당하고 선등록된 '대성'과 호칭 및 관념이 동일·유사해 비슷한 서비스 업종에서 사용될 경우 수요자나 거래자에 혼동을 일으킬 염려가 있다"고 판시했다.

해외 유명 호텔업체 상표와 유사한 상표를 국내 의류업체가 의류업 상표로 지정·등록한 것은 무효라는 판결이 나왔다. 유명 호텔의 이미지에 편승해 부당한 이익을 거두려 한다는 것이다. 특허법원 특허2부(재판장 이제정 부장판사)는 유명 호텔업체 페어몬트가 영원아웃도어를 상대로 낸 등록무효소송에서 최근 원고승소 판결했다(2018허7712). 북미지역 유명 호텔업체인 페어몬트(Fairmont)는 1991년 자사 상표를 호텔업으로 지정해 출원하고 1992년 등록했다. 영원아웃도어는 2017년 'Fairmont'라는 상표를 의류업으로 등록했다. 이에 페어몬트는 2017년 "영원아웃도어가 등록한 상표는 우리가 등록한 상표와 동일하거나 유사해 페어몬트의 명성에 편승해 부당한 이익을 얻으려 하는 것"이라며 등록무효심판을 청구했다. 그러나 특허심판원이 "페어몬트가 등록한 상품과 영원아웃도어의 상표는 (등록 업종이 달라) 경제적 견련관계가 없어 수요자를 기만할 염려 및 부정한 목적이 있다고 보기 어렵다"며 기각하자 소송을 냈다. 재판부는 "페어몬트는 세계 77개국에 호텔과 리조트를 보유하고, 86개국에서 상표권 또는 서비스표권을 등록했다"며 "또 1999년부터 페어몬트 상표가 부착된 셔츠와 모자, 샤워가운, 실내용슬리퍼 등을 호텔 내 매장에서 판매해왔고 2007년부터는 온라인스토어를 개설해 이를 판매하고 있다"고 밝혔다. 이어 "영원아웃도어가 등록한 상표와 페어몬트가 등록한 상표는 외관과 호칭이 동일·유사한데, 북미 지역 등에서 잘 알려진 이 상표를 영원아웃도어 측이 우연한 기회에 스스로 창작해 냈다고 보기는 어렵다"며 "특히 페어몬트가 판매하는 의류는 영원아웃도어가 등록한 상표와 동일하거나 유사하다"고 지적했다. 그러면서 "두 상표가 유사한데다 영원아웃도어가 상표 지정업으로 등록한 의류는 페어몬트가 판매하는 셔츠, 모자, 샤워가운 등 주요 수요층이 서로 중복되므로 수요자들이 두 회사의 제품이 서로 관계가 있는 것으로 오인할 우려가 있다"면서 "페어몬트의 이미지나 고객 흡인력에 편승해 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적으로 출원된 것으로 볼 수 있어 영원아웃도어의 상표 등록은 무효"라고 판시했다.

디자인권을 침해당했다고 주장하면서 법적 구제절차는 밟지 않고 상대방과 상대방의 거래처에 경고장을 보낸 것은 영업방해에 해당되므로 불법행위 책임을 져야 한다는 판결이 나왔다. 경고장은 자력구제의 성격 법치이념 훼손 우려 특허법원 특허25부(재판장 서승렬 부장판사)는 제조업체인 A사가 B씨를 상대로 낸 손해배상 청구소송(2017나2424)에서 최근 "1억3000여만원을 지급하라"며 원고일부승소 판결했다. B씨는 홈쇼핑 등을 통해 진공항아리를 판매하며 2014년과 2015년 제품과 관련한 '진공압착판'과 '누름판' 디자인 등록을 받았다. 한편 A사도 2014년 진공누름판과 밀봉캡 등에 대한 디자인 등록을 하고 진공항아리를 생산·판매했다. 생산자·거래처 신용에 영향 고도의 주의 요구 A사는 2014년 11월 C홈쇼핑을 통해 제품을 판매했는데, B씨는 당시 A사와 C홈쇼핑에 'A사의 진공항아리 제품을 광고·판매하는 것은 내 디자인권을 침해하는 행위이므로 금지하라. 불응하면 민·형사상 조치를 취하겠다'는 내용의 1차 내용증명통고서를 발송했다. 이에 C홈쇼핑은 A사에 '분쟁 종료시까지 제품 판매를 중단한다'고 통보했다. 이후 B씨는 2015년 재차 A사 거래처에 'A사가 만든 제품의 생산·판매는 부정경쟁행위 및 민법상 불법행위'라며 2차 내용증명통고서 발송했다. 이에 A사는 소송을 냈다. A사는 이와 별도로 2016년 B씨를 상대로 "B씨가 등록한 디자인은 신규성이 부정돼 무효"라며 소송을 냈고 승소했다. 재판부는 "B씨가 A사에 제품의 생산·판매를 금지하는 가처분을 구하는 등 사법적 구제절차를 밟지 않고 곧바로 A사와 그 거래처 등에 1차 및 2차 내용증명통고서 등을 발송한 것은 정당한 권리행사를 벗어나 고의 또는 과실로 위법하게 A사의 영업활동을 방해한 것으로 불법행위에 해당한다"고 밝혔다. 특허법원, 원고일부승소 판결 이어 "내용증명통고서와 같이 경고장을 발송하는 행위는 사법적 구제절차를 선취 또는 우회할 목적으로 이뤄지는 자력구제의 성격을 가지는 것으로 법적 제도를 통한 분쟁해결이라는 법치주의의 이념을 훼손할 우려가 크다"며 "등록디자인권자가 이러한 경고장을 발송할 때는 매우 신중할 것이 요구되고, 또 디자인권 등 침해 의심 제품의 생산자와 거래처 등에 대해서까지 경고를 할 때는 생산자의 영업상 신용을 훼손할 우려가 크기 때문에 고도한 주의가 요구된다"고 설명했다. 그러면서 "B씨는 A사가 제품을 홈쇼핑을 통해 판매한 것을 확인하자마자 별다른 검토 없이 내용과 문구가 매우 단정적인 1차 경고장(내용증명통고서)을 A사뿐만 아니라 거래처에도 발송해 결국 C홈쇼핑이 A사의 제품을 판매 중단했다"며 "B씨의 불법행위로 A사가 매출액 감소 및 업무상 신용훼손 등의 손해를 입었음이 인정되므로 B씨는 손해를 배상할 책임이 있다"고 판시했다.

영어 등 외국어로 변론을 진행하는 특허법원 국제재판부의 첫 사건 판결이 나왔다. 호주 철강회사가 발명한 금속 코팅된 강철 스트립의 진보성을 둘러싼 사건이다. 특허법원 특허3부(재판장 이규홍 부장판사)는 25일 호주 철강회사인 블루스코프 스틸 리미티드가 특허청장을 상대로 낸 특허심판원 심결에 대한 취소소송(2017허3720)에서 원고패소 판결했다. 블루스코프는 특허청에 금속 코팅된 강철 스트립 발명에 관한 특허출원을 냈지만 진보성 흠결을 이유로 반려됐다. 이에 특허심판원에 불복심판을 냈지만 기각되자 특허법원에 소송을 냈다. 블루스코프는 "선행발명들에는 기술적 과제나 해결수단에 대한 기재와 암시가 없으므로 진보성이 부정돼서는 안된다"고 주장했다. 그러나 재판부는 "블루스코프가 출원한 발명이 선행발명과 상이한 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서의 의의를 갖는다고 볼 수 없다"며 "그로 인해 이질적인 효과 등 특유한 효과를 갖는다고도 볼 수 없다"고 밝혔다. 이어 "출원발명으로만으로는 해당 기술분야에서 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 것에 불과하므로 진보성이 부정된다"고 판시했다. 특허법원 관계자는 "재판과정에서 변론기일에 2명의 전문가 증인에 대한 증인신문이 이뤄졌고, 외국인 증인에 대한 증인신문은 대부분 영어로 이루어졌다"며 "동시통역이 제공돼 재판진행의 효율이 높았다"고 말했다. 이어 "사건 판결의 효력은 국문 판결서를 기준으로 하고, 국문 판결서에 대해서는 법원에서 영문 번역문을 제공할 예정"이라고 설명했다. 지난해 6월 개정된 법원조직법에 따라 마련된 국제재판부에서는 소송당사자가 법정에서 영어 등 외국어 변론과 증거 제출이 가능하다. 국제재판부는 특허 관련 소송 중 외국인이나 외국법인이 당사자인 사건이 매년 급격하게 늘어남에 따라 우리나라가 국제 특허분쟁 해결의 중심지가 될 수 있도록 하기 위해 마련됐다. 현행법상 법정에서는 '국어 사용'이 원칙이지만, 소송 당사자들이 동의하면 외국어 변론이 가능하도록 예외를 둔 것이다. 국제재판부는 현재 특허법원과 서울중앙지방법원에 설치되어 있다.

의약분업 적용 예외지역이더라도 병원 내에 설치된 조제실은 병원업의 일부일 뿐 약국으로 볼 수 없다는 판결이 나왔다. 의약분업 원칙에 따라 의사는 처방을, 약사는 처방전에 따른 조제 업무만 할 수 있다. 다만 병원이나 약국의 접근이 쉽지 않은 지역은 의약분업 예외를 인정해 병원 내 조제 업무를 직접 할 수 있다. 특허법원 특허2부(재판장 이제정 부장판사)는 A씨가 B병원 원장 C씨를 상대로 낸 상표등록취소소송(2018허3994)에서 최근 원고승소 판결했다. C씨는 의약분업 예외지역으로 지정된 전남 나주에 개설된 'B병원' 대표로, 병원 1층에 소속 의사들이 발행하는 처방전에 따라 약을 조제하기 위한 조제실을 설치했다. 이후 C씨는 2012~2014년까지 약사를 고용해 조제 업무를 담당시켰다. 이 조제실의 유리층 상단에는 '약국' 표시가, 하단에는 'B병원' 표시가 부착돼 있었고 약 봉투에도 'B병원'이라 쓰여 있었다. 한편 C씨는 2010년 'B'를 건강관리업, 병원업, 약국업 등 상표로 등록했다. 이에 A씨는 2016년 특허심판원에 "B라는 상표는 약국업에 관해 3년 이상 국내에서 사용되지 않았다"며 등록취소 심판을 청구했다. 특허심판원은 "C씨가 B병원 내 개설된 약국에서 상표를 사용했다"며 A씨의 청구를 기각했다. 이에 반발한 A씨는 소송을 냈다. 특허법원, 약국 상표등록취소소송 원고 승소 판결 재판부는 "약사법 규정에 따라 약사가 아닌 자는 약국을 개설할 수 없고 의료기관 내에는 약국을 설치할 수 없다"며 "약사법상 약국의 개설요건은 의약분업 예외지역이라 해서 달라지지 않는다"고 밝혔다. 이어 "B병원 조제실은 의료기관 내부에 위치했고, 약사가 약국개설허가를 받은 사실도 없다"고 설명했다. 또 "의료기관 내 조제실처럼 약사의 업무범위에 속하는 일이 이뤄지는 곳이 모두 약국이라고 볼 수는 없다"며 "병원이 관리약사를 고용해 조제 업무에 따른 보험급여를 받는 일련의 영업은 병원업의 일부분에 해당하는 것"이라고 했다. 재판부는 '의약분업 예외지역이므로 약국업을 할 자격이 있고, 상표를 정당하게 사용했다'는 C씨의 주장도 "의약분업 예외지역은 약사가 의사 또는 치과의사의 처방전에 의하지 않고 의약품을 조제할 수 있거나 의사 또는 치과의사가 의약품을 직접 조제할 수 있는 지역의 범위를 정한 것일 뿐 의사 또는 치과의사에게 약국의 개설을 허용한 것이 아니다"라며 받아들이지 않았다.

특허심판원의 기존 심결을 취소하는 확정 판결에 따라 특허심판원이 관련 사건을 재심리할 때에도 당사자들에게 새로운 증거를 제출할 기회를 주는 등 정당한 심리 절차를 거쳐야 한다는 특허법원 판결이 나왔다. 특허법원 특허1부(재판장 김경란 수석부장판사)는 삼성전자가 엠앤케이홀딩스를 상대로 낸 등록무효소송(2018허4201)에서 최근 원고승소 판결했다. 삼성전자는 2015년 특허심판원에 특허발명 등록무효 심판을 청구했다. 특허심판원은 삼성전자의 청구를 인용했고, 상대방인 엠앤케이홀딩스는 불복해 특허법원에 소송을 냈다. 그런데 재판에서는 엠앤케이홀딩스가 승소했다. 특허심판원은 엠앤케이홀딩스의 승소를 확정한 대법원 판결이 나오자 올 3월 19일 삼성전자와 엠앤케이홀딩스 사건을 다시 심리하기로 하고 심판관 합의체를 지정했다. 특허법 제189조는 '심판관은 특허법원의 심결에 대한 소송·판결에 따라 (특허심판원의) 심결 또는 결정의 취소판결이 확정되었을 때에는 다시 심리를 하여 심결 또는 결정을 하여야 한다'고 규정하고 있다. 그런데 특허심판원은 이튿날인 같은 달 20일 두 기업에 사건을 우선 심판하기로 결정했다고 통지한 다음 하루 만인 21일 심리를 종결했다. 특허심판원은 이어 22일 곧바로 "당사자로부터 새로운 주장과 증거 제출이 없으며 취소판결에서 심결취소 기본이 된 이유는 특허심판원을 기속하므로 법원 취소판결 이유와 같이 진보성을 부정한다"며 삼성전자의 청구를 기각하는 결정을 내렸다. 이에 삼성전자는 "새 사건번호 부여 및 심판부 구성 후 이틀 만에 심리를 종결한 후 다음날 심판청구 기각 결정이 났다"며 "이 때문에 새로운 주장를 하거나 새로운 증거를 제출할 기회조차 가지지 못했는데, 이는 우리의 방어권 또는 절차적 이익을 침해해 위법한 심결"이라며 소송을 냈다. 재판부는 "특허법원이 심결을 취소하는 판결을 확정한 경우 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에 있어 발생하는 것"이라며 "특허법은 이 같은 경우 특허심판원이 다시 심리를 하도록 규정하고 있으므로, 심판 청구인으로서는 심결 취소 판결의 결론을 번복하기 족한 증명력을 가지는 증거를 새로 제출할 기회를 부여 받야아 한다"고 밝혔다. 이어 "따라서 특허심판원이 심결취소 판결 확정 이후 심판관 지정 통지, 우선심판 결정 통지, 심리 종결 통지를 하면서 상당한 기간을 부여하지 않아 심판 당사자들로 하여금 특허법에서 규정하고 있는 증거제출 기회나 심판절차 진행이나 심리에 관여할 수 있는 권리를 사실상 행사할 수 없도록 했다면 그 심결은 절차상 위법이 있다"고 판시했다.

상표의 디자인 모양 등 외관이 달라도 유명 영화제목인 '트랜스포머(TRANSFORMERS)'라는 문구가 포함돼 있다면 상표로 등록할 수 없다는 판결이 나왔다. 트랜스포머는 '로봇 관련 영화' 뿐만 아니라 '로봇 완구' 등으로 일반인에게 이미 잘 알려져 있어 저명성을 가진다는 이유에서다. 특허법원 특허2부(재판장 이제정 부장판사)는 미국 완구기업인 하즈브로(소송대리인 변호사 조태연·최하나·윤세영)가 국내 등산용품 제조업체인 플라터너스를 상대로 낸 상표등록무효소송(2018허2533)에서 최근 원고승소 판결했다. 재판부는 "두 기업이 등록한 상표는 도형의 결합 유무와 표장의 구성방식 등의 차이로 인해 외관은 다소 다르지만 관념 및 호칭인 '트랜스포머'는 유사하므로 결국 서로 유사한 표장에 해당한다고 볼 수 있고, 이는 당사자 사이에도 다툼이 없다"며 "영화의 제호인 '트랜스포머'가 국내에서 저명성을 획득하였음은 의문의 여지가 없고, 영화가 흥행시 그 제호 등이 상표사용권 계약 등을 통해 다양한 상품에 부착되는 것이 상거래의 실정으로, 변신로봇 완구 제품이 판매될 것으로 수요자들이 예측할 수 있다"고 밝혔다. 이어 "하즈브로는 트랜스포머 관련 완구제품을 최초로 출시한 후 국내 매출액이 2012년까지 1600만달러에 달하고, 그 기간 동안 사용한 광고비도 180만달러에 이른다"며 "트랜스포머는 국내에서도 '로봇 관련 영화'로서 뿐만 아니라 '로봇 완구' 등의 분야와 관련해 관계거래자 이외에 일반공중의 대부분에까지 널리 알려지게 됨으로써 수요자들 사이에 특정인의 상표로 인식되는 정도를 넘어서는 저명성을 획득하였다고 봄이 상당하다"고 판시했다. 특허법원 "특정상품 상표 넘어 일반인에 저명성 획득" 플라터너스는 지난 2013년 'TRANSFORMER' 문구가 포함된 상표를 등록하고 자사 제품에 이를 사용했다. 하즈브로는 2016년 "플라터너스가 등록한 상표와 본인들의 상표가 동일하다"며 특허심판원에 등록무효심판을 청구했다. 그러나 특허심판원은 "두 상표가 유사하긴하지만 (플라터너스가 제작한) 등산용품 관련업은 로봇 완구상품과 밀접한 경제적 관계가 있다고 볼 수 없어 소비자들의 혼동을 일으킬 염려가 없다"며 하즈브로의 청구를 기각했다. 이에 하즈브로는 소송을 냈다.

인기 막걸리 제품 가운데 하나인 '지평막걸리'의 '지평'은 지명이긴 하지만 상표로서의 식별력이 인정된다는 판결이 나왔다. 소비자들이 지평주조가 생산하는 특정 막걸리의 상품표지로 널리 인식하고 있어 상표로 쓸 수 있다는 것이다. 특허법원 특허5부(재판장 서승렬 부장판사)는 주류업자 A씨가 지평막걸리를 제조하는 지평주조를 상대로 낸 등록무효소송(2018허4867)과 권리범위확인소송(2017허8114)에서 최근 원고패소 판결했다. A씨는 지난 2월 지평주조가 막걸리 상표로 등록한 '지평'이 자신이 판매하는 막걸리 '지평선', '원지평'과 유사한 데다 '지평'이라는 이름은 지리적 명칭이자 산지표시에 불과하다며 특허심판원에 '지평'이라는 상표등록의 무효를 요구하는 심판을 청구했다. 상표법은 '현저한 지리적 명칭이나 그 약어 또는 지도만으로 된 상표'와 '상품의 산지·품질 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표'는 상표등록을 제한하도록 하고 있다. 특허심판원은 올 4월 "'지평'과 '지평선'은 관념이 유사하지만 외관과 호칭이 달라 구매자들이 혼동할 염려가 없고, 또 '지평'은 면사무소 소재지에 불과해 현저한 지리적 명칭에 해당하지 않는 데다 수요자나 거래자가 '지평'을 막걸리 산지로 인식하고 있다고 보기도 어렵다"며 A씨의 청구를 기각했다. A씨는 반발해 소송을 냈다. 재판부는 "상표법이 규정하고 있는 '현저한 지리적 명칭'에 해당하는지 여부를 판단할 때에는 교과서와 언론 보도, 설문조사 등을 비롯해 일반 수요자의 인식에 영향을 미칠 수 있는 여러 사정을 종합적으로 고려해야 한다"면서 "막걸리의 수요자나 거래자는 '지평'을 막걸리 산지가 아닌 '지평주조'가 생산·판매하는 막걸리의 상품표지로 인식하고 있는 것으로 보인다"고 밝혔다. 이어 "수요자나 거래자가 '지평'을 막걸리 산지로 인식하지 않고 오히려 지평양조장과 지평막걸리 표장의 요부(중요부분)로 인식하고 있는 것으로 보여 등록상표의 식별력이 인정된다"고 설명했다. 또 "'지평'은 2006년 12월 전까지 '리' 단위 행정구역에 불과했고, 그 이후에도 '면' 단위 행정구역의 지리적 명칭에 그쳐 전국 약 1192개에 달하는 면의 지리적 명칭 중 하나에 불과하다"며 "나아가 사전적으로도 '대지의 편평한 면', '사물의 전망이나 가능성 따위를 비유적으로 이르는 말' 등의 의미를 가지는 단어로 수요자나 거래자의 인지도를 객관적으로 확인할 수 있는 자료가 없다"고 판시했다.

쉬운 외국어 단어로 조합된 상표의 식별력 인정 여부와 관련한 특허법원 판결이 최근 잇따라 선고돼 화제다. ◇"'PEDALCRAFT'는 무효"= 특허법원 특허5부(재판장 서승렬 부장판사)는 외국에서 판매중인 페달크래프트(페달이 달린 카누·카약)를 국내로 수입·판매하려던 A씨가 'PEDALCRAFT'라는 상표를 국내에서 선점해 먼저 상표등록한 B씨를 상대로 낸 상표등록무효소송(2017허8183)에서 원고승소 판결했다. 외국에서 생산된 페달크래프트 제품을 수입·판매하려던 A씨는 B씨가 'PEDALCRAFT'라는 상표를 등록해 놓은 사실을 알고 2017년 8월 특허심판원에 등록상표무효심판청구를 냈다. 'PEDALCRAFT'는 페달이 달린 보트(배)를 통칭하는 개념인데 B씨가 이를 상표로 먼저 등록했다는 이유로 독점적으로 사용하는 것은 부당하다는 것이었다. 그러나 특허심판원은 같은해 11월 "우리나라 현재 영어수준에 비춰볼 때 'PEDALCRAFT'는 페달이 달린 배(보트)로 인식된다고 볼 수 없다"며 기각했다. 이에 A씨는 "'PEDAL'과 'CRAFT'는 쉬운 영어단어로 일반 수요자나 거래자에 '페달이 달린 배(보트)'라는 의미로 직감돼 자타상품의 식별력을 인정하기 어렵다"며 소송을 냈다. 재판부는 "상표법은 상품의 산지나 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없도록 하고 있는데, 이는 상품 유통과정에서 필요한 표시여서 누구나 사용할 필요가 있고, 사용을 원하기 때문에 특정인에게 독점배타적으로 사용할 수 없게 한 것"이라고 밝혔다. 'PEDALCRAFT' '페달로 움직이는 배'로 직감 상표등록 받아준 심결 무효 이어 "우리나라 영어보급실태와 교육수준에 비춰보면 일반 수요자나 거래자는 'PEDALCRAFT'는 'PEDAL'과 'CRAFT'가 결합된 표장임을 쉽게 알 수 있다"며 "pedal은 '페달', '페달식 추진의'라는 의미를 가진 쉬운 영어 단어이고 'craft'는 (탈 것이라는 뜻의) 중·고교 수준의 영어 단어"라고 설명했다. 그러면서 "특히 등록상표가 지정상품인 카약이나 카누 등에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자에게 '페달이 달린 배(보트)' 또는 '페달로 움직이는 배(보트)'와 같은 의미로 인식되거나 관련있는 것으로 직감된다"며 "B씨의 상표등록을 받아준 특허심판원의 심결은 무효"라고 지적했다. 재판부는 또 호주 특허청의 결정을 인용해 "호주 특허청에 이 사건과 동일한 표장이 상표등록출원 됐으나 호주 특허청은 'pedalcraft'가 운전자가 페달의 힘으로 가속도를 얻는 배를 의미해 페달의 힘을 사용하는 카누나 카약 등을 설명하는데 사용되므로 다른 거래자들도 유사한 상품에 사용할 수 있어야 한다며 상표등록을 거절한 바 있다"고 판시했다. ◇"'CHINATONG'은 유효"= 특허법원 특허4부(재판장 윤성식 부장판사)는 외국어교육 전문업체인 C사가 'CHINATONG'을 상표로 등록해 중국취업사이트 등을 운영하고 있는 D사를 상대로 낸 상표등록무효소송(2018허1851)에서 원고패소 판결했다. 재판부는 "CHINATONG은 띄워쓰기 없이 나열돼 사전에 등재되지 않은 문자표장으로 'CHINA'는 중국을 의미하지만, 'TONG'은 '통'으로 호칭되는 것으로 무엇을 담기 위한 용기로서 그릇의 의미를 가지는 통(桶)과 대롱을 뜻하는 통(筒), 편지 서류 전화 따위를 세는 단위인 통(通), 난리통, 장마통과 같이 어떤 일이 벌어진 환경이나 판국을 가리키는 등 매우 다양한 의미로 인식될 수 있다"고 밝혔다. 'CHINATONG' 외국어학원으로 곧바로 인식 안돼 사용으로 식별력 취득 이어 "TONG이라는 구성 자체가 C사의 주장처럼 '전문가' 또는 '정통한 자'라는 의미로 인식되더라도 교육정보제공업이나 외국어학원경영업 등에서는 일반 수요자나 거래자에게 그와 같은 의미로 곧바로 인식된다고 단정하기 어렵다"며 "특히 미국통, 영국통, 일본통 등의 표현은 흔히 발견되지만 (차이나통과 같이) 아메리카통, 잉글랜드통, 재팬통 등 외국어와 '통'이 결합된 형태로 지칭하는 경우는 드물다"고 설명했다. 그러면서 "D사의 CHINATONG 사이트에는 2011년 기준 8만7174명의 개인회원과 2만3155개의 기업회원이 가입했고, 2010년 네이버 중국취업 관련 웹사이트 1위를 기록했다"면서 "주요 언론매체에도 중국 취업 정보를 제공하며 수요자의 대다수에게 특정인의 서비스업으로 현저히 인식되고 있으므로, 설사 C사의 주장처럼 CHINATONG이 식별력이 없다하더라도 상표법이 정한 '사용에 의한 식별력'은 취득했다고 보는 것이 타당하다"고 판시했다. C사는 2007년 특허청에 '차이나통'을 상표로 출원했으나 D사가 이의신청을 하는 바람에 제동이 걸렸다. 당시 특허청은 "차이나통 등이 국내외에서 명칭으로 사용되거나 영화, 음악의 제목으로 사용되고 있다"며 C사의 상표등록을 거절했다. 이후 D사는 2013년 'CHINATONG' 상표를 냈고, 특허청은 당시 식별력 판단기준을 토대로 D사의 상표등록을 받아줬다. C사는 이에 반발해 소송을 냈다.

오리지널 약의 특허기간이 만료가 안 됐는데도, 이 약의 특허를 무효로 본 하급심 판결이 나오자 곧바로 제네릭(카피약)을 출시해 약값을 하락시킨 제약사에게 손해배상책임을 인정한 판결이 나왔다. 영국 제약회사 일라이 릴리 앤드 컴퍼니의 미국 자회사인 일라이 릴리는 중추신경계 질환 치료제인 '올란자핀'의 특허를 1991년 출원했다. 이 회사 한국 법인인 한국릴리는 1998년 '올란자핀'이 함유된 '자이프렉사정'을 국내에 판매했다. 한편 명인제약은 '자이프렉사정'의 카피약을 만들어 '올란자핀'의 특허만료일인 2011년 4월 24일 이후를 판매예정시기로 정해 건강보험심사평가원에 약가 등재 신청을 했다. 그런데 이 와중에 한미약품이 릴리를 상대로 올란자핀에 대한 특허무표심판소송을 냈고, 특허법원은 한미약품의 손을 들어줬다. 명인제약은 자신들이 낸 소송은 아니지만 특허법원의 올란자핀 특허무효 판결이 나오자 당초 정한 판매예정시기를 앞당겨 2010년 12월 6일로 변경한 뒤 카피약 판매에 나섰다. 카피약이 시중에 나오게 되면 오리지널 약의 가격은 보건복지부 고시에 따라 자동 하락하게 된다. 이 때문에 '자이프렉사정'의 건강보험 급여 상한금액이 2011년 2월부터 20%나 떨어졌다. 그러나 상황은 다시 반전됐다. 대법원이 올란자핀 특허를 무효로 판단한 특허법원 판결을 파기환송해 릴리의 올란자핀 특허가 그대로 유지된 것이다. 이에 릴리 측은 "특허가 2011년 4월까지 유효한데도 명인제약이 카피약 판매예정시기를 앞당겨 판매해 손해를 입었다"며 "4500여만원을 배상하라"고 소송을 냈다. 명인제약은 "특허가 무효라는 특허법원 판결을 신뢰해 제품 출시 시기를 앞당긴 것일 뿐 약가 등재 신청에 어떤 기망행위나 위법행위도 없었다"고 맞섰다. 특허법원 특허21부(재판장 김환수 수석부장판사)는 한국릴리가 명인제약을 상대로 낸 손해배상 청구소송(2017나2332)에서 "명인제약은 한국릴리에 2000여만원을 지급하라"며 최근 원고일부승소 판결했다. 재판부는 "릴리가 1998년부터 2011년 4월까지 13년간 국내에서 독점적 통상실시권자로 제품을 수입·판매해왔고, 30년가량 지속된 제약회사인 명인제약은 이런 사정을 충분히 알 수 있었다"며 "당시 특허발명에 대한 무효소송이 대법원에 계류중이고 특허권 존속기간이 만료되지 않은 점도 잘 알고 있었다"고 밝혔다. 이어 "보건복지부장관의 약제 결정 및 조정기준에 따라 오리지널 의약품에 대해 최초의 제네릭 의약품이 출시될 경우 오리지널 의약품의 약가를 20% 인하해 왔다는 점은 제약업계에 널리 알려져 있는 사실"이라며 "명인제약은 릴리의 제품과 성분·제형이 동일한 제네릭 의약품에 대해 약가등재 신청을 하고 즉시 판매할 경우 릴리 제품의 약가가 인하되고 이로 인해 릴리가 손해를 입을 수 있다는 점을 알고 있었다"고 설명했다. 그러면서 "명인제약은 독점적 실시권을 침해할 위험이 있다는 점을 잘 알면서도 위험을 감수하고 장래 제네릭 의약품 시장을 선점해 점유율을 높이기 위해 제품을 시판, 제네릭 의약품 전체 매출액 중 50% 이상을 점유하는 시장 선점 효과를 누렸다"며 "릴리는 오리지널 의약품의 특허권자로서 독점적 실시권을 부여받았음에도 특허권의 존속기간 동안 독점적 이익을 누리지 못하는 손해를 입었으므로 명인제약은 손해를 배상할 책임이 있다"고 판시했다.