상표법 제51조 제1항 제2호의 ‘상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 사용상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하는바, 상표가 도안화되어 있더라도 전체적으로 볼 때 그 도안화의 정도가 일반인의 특별한 주의를 끌어 문자의 기술적 또는 설명적인 의미를 직감할 수 없는 등 새로운 식별력을 가질 정도에는 이르지 못하여 일반 수요자나 거래자들이 사용상품을 고려하였을 때 품질·효능·용도 등을 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있으면 위 제51조 제1항 제2호의 상표에 해당한다. ☞ 확인대상표장 “참맑은”은 오돌토돌한 형태의 네모난 테두리 안에, ‘참’이라는 문자를 큰 글씨체로 하여 왼쪽에, ‘맑은’이라는 문자를 작은 글씨체로 하여 오른쪽에 세로로 각 배치하고, 이들 도형 및 문자를 모두 붉은 색으로 하여 구성한 표장인데, 우리나라의 국어교육 수준을 참작할 때 ‘참맑은’은 ‘참’의 고어로 일반인들에게 어렵지 않게 인식될 것으로 보이고, 전체적으로 볼 때 위와 같은 도안화의 정도만으로는 일반인의 특별한 주의를 끌어 문자의 기술적 또는 설명적인 의미를 직감할 수 없는 등 새로운 식별력을 가질 정도에 이르렀다고 할 수는 없으므로, 일반 수요자나 거래자들에게 ‘참 맑은’이라는 문자로서 인식된다고 할 것이고, ‘참 맑은’은 확인대상표장의 사용상품인 녹차(캔음료) 등에 사용될 경우에 일반 수요자나 거래자들에게 ‘매우 깨끗한, 잡스럽거나 더러운 것이 전혀 섞이지 않은’과 같이 사용상품의 품질 등을 나타내는 의미로 직감될 것으로 보이므로, 상표법 제51조 제1항 제2호 소정의 상표에 해당하여 이 사건 등록상표 “”와의 동일·유사 여부를 대비할 필요도 없이 그 권리범위에 속하지 아니한다고 한 사례

1. 상표에 관한 권리범위확인심판의 심결이 확정된 경우 그 심결이 민사·형사 등 침해소송을 담당하는 법원을 기속하지는 못한다고 하더라도, 상표법 제75조가 “상표권자·전용사용권자 또는 이해관계인은 등록상표의 권리범위를 확인하기 위하여 상표권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다”고 규정하고, 상표법 제86조 제2항에 의하여 준용되는 특허법 제186조 제2항은 ‘심결에 대한 소는 당사자, 참가인 또는 당해 심판이나 재심에 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자에 한하여 이를 제기할 수 있다’고 규정하여 권리범위확인심판과 그 심결취소소송을 명문으로 인정하고 있는 이상, 상표에 관한 권리범위확인심판절차에서 불리한 심결을 받은 당사자가 유효하게 존속하고 있는 심결에 불복하여 심결의 취소를 구하는 것은 위 상표법의 규정에 근거한 것으로서, 상표권이 소멸되거나 당사자 사이의 합의로 이해관계가 소멸하는 등 심결 이후의 사정에 의하여 심결을 취소할 법률상 이익이 소멸되는 특별한 사정이 없는 한 심결의 취소를 구할 소의 이익이 있다. 2. 원고가 2007. 3. 21. 피고를 상대로 특허심판원에 이 사건 소극적 권리범위확인심판을 제기하였으나 특허심판원이 2008. 4. 28. 확인대상표장이 이 사건 등록상표(등록번호 : 제522414)의 권리범위에 속한다는 이유로 청구를 기각하는 심결(이하 ‘이 사건 심결’이라 한다)을 한 점, 비록 피고가 이 사건 등록상표의 상표권 침해와 관련된 민사소송을 2006. 7. 11. 제기하여 2008. 7. 25. 원고 승소판결이 선고되었고, 그 과정에서 이 사건 심결이 먼저 내려져 위 민사판결에 고려될 수 있었으며 이 사건 심결취소소송의 상고심 계속 중 위 민사판결이 2010. 5. 13. 그대로 확정되었다고 하더라도 여전히 원고에게 불리한 이 사건 심결이 유효하게 존속하고 있는 점, 확정된 위 민사판결은 이 사건 심결취소소송을 담당하는 법원에 대하여 법적 기속력이 없으므로 원고는 위 민사판결이 확정되었음에도 불구하고 자신에게 불리한 이 사건 심결을 취소할 법률상 이익이 있고, 달리 이 사건 심결 이후 이 사건 등록상표의 상표권이 소멸되었다거나 당사자 사이의 합의로 이해관계가 소멸되었다는 등 이 사건 심결 이후 심결을 취소할 법률상 이익이 소멸되었다는 사정도 보이지 아니하는 점 등에 비추어 원고는 이 사건 심결의 취소를 구할 소의 이익이 있다고 할 것이다.

1. 민법 제406조의 채권자취소권의 행사로 인한 사해행위의 취소와 일탈재산의 원상회복은 채권자와 수익자 또는 전득자에 대한 관계에 있어서만 그 효력이 발생할 뿐이고 채무자가 직접 권리를 취득하는 것이 아니다. 2. 이 사건 실사용상표 "소문난삼부자" 등은 이 사건 등록상표 "삼부자"에 ‘소문난’이라는 문자 부분이 부가된 것인데, 부가된 문자 부분은 이 사건 등록상표 부분보다 글자 크기가 작고, 그 상단에 위치하거나 일정한 간격을 두고 그 좌측에 경사지게 결합되어 있는 등 그 사용 태양 자체로 일반 수요자나 거래자에게 부기적인 부분으로 인식될 것으로 보이고, 나아가 ‘소문난’은 이 사건 등록상표의 인지도나 명성 등을 강조하는 부기적인 표현에 불과하다고 할 것이므로 이 사건 등록상표와 결합하여 이 사건 등록상표와는 다른 새로운 관념이 형성된다고 볼 수도 없으므로 이 사건 실사용 상표들의 사용은 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표의 사용에 해당한다. ☞ 이 사건 상표등록취소심판의 보조참가인인 원고가 피청구인들인 甲과 乙을 수익자 및 전득자로 하는 별건 사해행위취소 청구 소송에서 승소확정판결을 받고 이 사건 소송이 대법원에 계속된 후에 그 판결을 집행함에 따라 甲과 乙의 상표등록이 말소되었다고 하더라도 그 효력은 이 사건 상표등록취소심판 청구인인 피고에게 미치지 아니하여 피고에 대한 관계에서는 甲과 乙이 여전히 상표권자로서 상표등록취소심판의 피청구인 적격을 가진다고 한 사례

상표법 제73조 제1항 제8호는 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우를 상표등록취소사유의 하나로 들면서, 다만 상표권자가 상당한 주의를 한 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있는 바, 위 규정의 취지는 상표권자에게 사용권을 자유롭게 설정할 수 있도록 하는 대신에 사용권자에 대한 감독의무를 부과하여 사용권자에 의한 등록상표의 부정사용행위에 대해서도 그 등록상표를 취소할 수 있도록 함으로써 소비자의 이익을 보호함은 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 보호하려는 데 있다고 할 것이다. 이러한 취지에 비추어 볼 때, 상표권자가 등록상표에 대한 전용사용권자 또는 통상사용권자의 부정사용행위에 대하여 상당한 주의를 하였다고 하기 위해서는 전용사용권자 또는 통상사용권자에게 오인·혼동행위를 하지 말라는 주의나 경고를 한 정도로는 부족하고, 사용실태를 정기적으로 감독하는 등의 방법으로 상표사용에 관하여 전용사용권자 또는 통상사용권자를 실질적으로 그 지배하에 두고 있다고 평가할 수 있을 정도가 되어야 하며, 그에 대한 입증책임은 상표권자에게 있다고 보아야 한다.

상표법 제73조1항 제8호 본문은 “전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우”를 상표등록 취소사유의 한가지로 정하면서, 그 단서에서 “다만, 상표권자가 상당한 주의를 한 경우에는 그러하지 아니하다”라고 규정하고 있다. 상표법 제73조1항 제8호 단서에서 규정하고 있는 상표권자의 ‘상당한 주의’라 함은 오인·혼동을 일으키지 말라는 주의나 경고를 한 정도로는 부족하고 사용실태를 실질적·정기적으로 감독하고 있었다던지 보고를 받고 있었다던지 하는 방법으로 사용권자를 실질적으로 그 지배 아래 두고 있는 것과 같은 관계가 유지되고 있다는 것이 인정되어야 할 것이다. 상표등록 취소사유를 정한 상표법 제73조1항 각호의 규정은 공익을 위한 제재적 성질을 가진 규정이고, 계속적인 양도·양수로 위 규정을 참탈하는 결과가 발생하는 것을 방지해야 할 필요가 있으므로 위 규정에 해당하는 행위의 책임은 그 등록상표권자의 승계인에게도 미친다고 보아야 한다.

① 이 사건 등록상표는 검은색 바탕에 흰 글씨체로 형성된 큰 고딕체의 한글 ‘삼익가구’로 인하여 오른쪽의 문자 부분이 도형 부분(삼익가구라는 문자가 방패 모양에 배치되어 있기도 하다)보다 눈에 두드러지는 점, 지정상품인 ‘시소, 탁구대, 야구용 배트’는 운동용품이나 레저용품으로서 가구라고는 보기 어려워 원고의 주장처럼 이 사건 등록상표 중 ‘가구’라는 글자가 위 지정상품과 관련하여 식별력이 없다고 보기 어려울 뿐만 아니라, ‘삼익가구’라는 글자가 띄어쓰기 없이 검은색 바탕에 일체로 형성되어 있는 점, 표장의 배치 상 ‘삼익’만으로 분리하여 관찰된다고 보기 어려운 점 등에 비추어 보면, 이 사건 등록상표는 일반 수요자들로부터 ‘삼익가구’라는 문자 부분 일체로 인식되어 호칭·관념된다고 봄이 상당하다. 한편, 확인대상표장은 ‘SPORTS’라는 영문자 부분이 아주 작을 뿐만 아니라, 그 사용상품인 ‘활’과 관련하여 볼 때 그 상품의 성질을 나타내는 명칭에 불과하므로, ‘SAMICK’ 부분만으로 호칭·관념된다고 할 것이다. ② 이 사건 등록상표는 ‘삼익가구’로 호칭되고, 확인대상표장은 ‘SAMICK’에 의하여 ‘삼익’으로호칭된다 할 것인바, 비록 첫머리 ‘삼익’ 부분의 발음이 같다고 하더라도 일반 수요자들은 위 표장들의 음절수의 차이로 인하여 상품 출처의 혼동을 피할 수 있는 것으로 판단되므로, 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 호칭에 있어서 유사하다고 볼 수 없고, ‘삼익’과 ‘SAMICK’이 그 자체로 어떠한 하나의 관념을 형성하는 문자라고 보기 어려울 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표는 ‘가구’라는 문자를 더 포함하고 있으므로, 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 그 관념에 있어서도 유사하다고 보기 어렵다. ③ 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 그 외관이 다르고, 그 호칭·관념에 있어서도 유사하다고 할 수 없으므로, 두 표장을 외관·호칭·관념의 면에서 전체적으로 관찰하여 볼 때 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있다고 할 수 없다.

상표법 제71조 제1항, 제73조 제3항의 규정 취지에 비추어 보면 어느 상표가 2개 이상의 지정상품에 관하여 등록이 되어 있는 경우 무효심판이나 불사용을 사유로 하는 취소심판을 청구함에 있어서는 무효원인이나 불사용취소사유가 있는 지정상품에 한해 무효심판이나 취소심판을 청구할 수 있다고 할 것이나, 상표법 제73조 제1항 제7호에 해당하는 것을 사유로 하여 취소심판을 청구하는 경우에는 등록상표 전부에 관하여 취소심판을 청구해야 하고, 특허심판원은 등록상표 전부에 대해 취소여부를 심판해야 한다. 그러나 피고가 특허심판원에 제출한 심판청구서의 청구의 이유에는 ‘이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제7호에 의하여 등록이 취소되어야 한다.’라고 기재되어 있는바, 이러한 경우 특허심판절차상 심판청구인인 피고로부터 심판청구취지를 이 사건 등록상표의 상표등록취소를 구하는 것으로 보정을 받은 후 절차를 진행하는 것이 온당한 처사이지만, 상표법 제73조 제1항 제7호에 해당하는 것을 사유로 하여 취소심판을 청구하는 경우에는 일부의 지정상품에 대하여 취소심판을 청구할 수 없고 특허심판원 또한 일부 취소의 심판을 할 수 없는 법리에 피고가 심판청구서의 청구의 이유란에 위 규정에 의한 등록의 취소만을 구하고 있을 뿐 일부 지정상품에 대한 등록의 취소를 구하는 이유에 관하여는 아무런 언급이 없는 점을 보태어 보면, 피고의 이 사건 심판청구는 상표법 제73조 제1항 제7호에 의하여 이 사건 등록상표의 등록을 취소하여 달라는 취지의 청구로 선해할 수 있고, 따라서 피고의 위 청구에 응하여 이 사건 등록상표의 지정상품 전부에 대해 등록을 취소한다는 특허심판원의 이 사건 심결에 어떠한 잘못이 있다고 할 수 없다.

어떤 상표가 지정상품의 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 일반 수요자나 거래자의 그 상표에 대한 이해력과 인식의 정도, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하고, 그 상표가 지정상품의 품질, 효능, 용도를 암시하는 정도에 그치는 경우에는 그에 해당하지 아니한다. 보석류를 지정상품으로 하는 이 사건 등록상표 ‘STAR JEWELRY’ 중 ‘JEWELRY’ 부분은 보석류의 보통명칭에 지나지 않아 식별력이 없지만, ‘STAR’ 부분은 그 의미가 곧 보석류 상품들과 직접적으로 연관된 것이라기보다는 간접적으로 연상되는 정도라고 보이고, 거래사회에서의 사용실태도 그와 다르지 아니하여 위 지정상품들의 품질이나 성질을 암시한다고 할 수 있을지언정 이를 직감하도록 한다고는 할 수 없을 것이라고 한 사례.