경피용 제제의 활성물질 중합체 담체로서 폴리아크릴레이트 감압접착제와 아미노 작용기를 가진 폴리머를 혼합·사용하는 구성이 각 특허공보인 을 제16, 17호증에 기재되어 있고, 튜로부테롤 염산염을 경피 치료제의 활성물질로 사용하는 구성이 각 특허공보인 을 제4호증 내지 제8호증에 기재되어 있으나, 위와 같이 몇 개의 특허공보에 개시되어 있는 사정만으로는 위 각 기재내용이 경피용 제제의 의약분야에서 주지관용기술에 해당한다고 할 수 없으므로, 거절결정 불복심판에 관한 이 사건 심결취소소송에 이르러 처음 제출된 위 각 특허공보는 거절이유 통지에 포함되지 않은 새로운 증거에 해당하여 이 사건 제1항 발명의 진보성을 부정하는 증거로 사용될 수 없다.

구 특허법 제53조 제1항의 규정에 의하면 실용신안등록출원을 한 자는 그 실용신안등록출원을 한 날부터 실용신안권의 설정등록 후 1년이 되는 날까지 그 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서의 실용신안등록청구범위에 기재된 사항의 범위 안에서 특허출원을 할 수 있다. 위 조항에서 말하는 ‘최초로 첨부된 명세서의 실용실안등록청구범위에 기재된 사항의 범위 안’이란 원출원서에 최초로 첨부된 명세서의 청구범위와 동일한 경우뿐 아니라, 내적부가로 청구범위를 감축하거나 청구항 또는 선택적 구성요소를 삭제한 경우도 포함되는 것으로 보아야 할 것이다. 또한, 실용신안등록출원서에 최초로 첨부된 명세서에 기재된 것이라도 그것이 실용신안청구범위 이외의 상세한 설명 또는 도면에만 기재되어 있는 것은 이중출원의 대상이 될 수 없다. 원출원 최초명세서의 상세한 설명에 ‘자화기(18)는 보자력이 높은 네오디뮴(Neodymium) 자석(Nd-Fe-B)을 비자성체 배관에 N극과 S극이 상호 마주보게 설치한 것을 사용한다.’(갑 제3호증 11-6면 <0024>)라고 기재되어 있기는 하나, 원출원의 최초명세서에 기재된 것이라도 그것이 실용신안청구범위가 아닌 상세한 설명 또는 도면에만 기재되어 있는 것은 이중출원의 대상이 될 수 없고, 위와 같은 부가구성은 ‘자화기’ 자체 또는 원출원 고안의 청구범위에 내재되어 있는 사항이라고 할 수 없으므로 내적부가에 의하여 청구범위를 감축한 것이라고 할 수도 없다. 따라서 이 사건 제1항의 발명의 ‘자화기’에 대한 구성은 원출원 최초명세서의 청구범위에 기재된 사항의 범위 안에 있다고 할 수 없다.

영어단어 ‘Think’는 인터넷 포털 검색사이트에서 관련 자료가 다수 검색될 정도로 기본적인 영어단어인 점, 이 사건 출원상표의 지정상품이 속한 상품류에 관하여 이 사건 출원상표의 표장인 ‘Think’가 포함된 상표들이 이 사건 출원상표의 출원 이전에 이미 10여 개 이상 등록되어 있었고, 그 출원 이후에도 다수의 상표가 등록되었던 점 등을 감안하면, 이 사건 출원상표는 그 지정상품이 속한 상품류에서는 자타 상품의 식별력이 부족하다고 할 것이다. 또한 기본적인 영어단어인 ‘Think’라는 표장을 특정인에게 독점시키는 것은 ‘Think’가 포함된 상표들의 집합 내지 상위개념으로 사용되고 인식되게 함으로써, 거래사회에서 ‘Think’가 포함된 상표들의 식별력을 희석화하는 결과를 발생하게 할 수도 있다고 할 것이어서 공익상으로도 바람직하지 못하다. 따라서 이 사건 출원상표는 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표로서 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하여 그 등록이 거절되어야 할 것이다. 또 상표의 등록적격성의 유무는 지정상품과의 관계에서 각 상표에 따라 개별적으로 판단되어야 하므로 출원상표와 동일·유사한 표장의 상표가 그 지정상품을 달리하여 상표등록이 되어 있다고 하더라도 출원상표의 경우에도 반드시 그 등록이 허용되어야 하는 것은 아니라고 할 것이다. 이 사건 출원상표가 그 지정상품을 신발류, 의류 등으로 하여 독일, 오스트리아 등에서 등록되고, 세계 각국을 지정국으로 하여 국제등록된 사실이 인정되기는 한다. 그러나 출원상표의 등록 여부는 우리나라의 상표법에 따라 그 지정상품과 관련하여 독립적으로 판단할 것이지 다른 나라의 등록례에 구애받을 것은 아니라고 할 것이다.

'FUJI'는 일본의 최고 높은 산인 후지산의 이름으로서 현저한 지리적 명칭에 해당하고, 'FUJI' 부분이 다른 문자와 결합되어 있다 하더라도 'FUJI' 부분 자체는 자타상품의 식별력이 없다고 한 사례.

구 특허법(2009년1월30일 법률 제9381호로 개정되기 전의 것) 제47조4항 제1호에서 정한 ‘특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우’에 해당되는지 여부를 판단할 때에는 특허청구범위의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체의 내용과 관련하여 보정 전후 특허청구범위 전체를 실질적으로 대비하여 판단하는 것이 합리적이고, 보정전의 청구항에 구성요소를 부가함으로써 형식적으로는 특허청구범위가 보정 전후에 달라졌다 하더라도 보정전의 다른 청구항에 기재된 구성으로서 발명의 상세한 설명에도 자세히 기재되어 있던 구성을 보정 후의 청구항에 단순히 부가하여 감축한 것에 지나지 않는 보정의 경우에는, 후출원인이나 제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 염려가 있거나 심사관이 선행기술을 새로 조사해야 하는 부담이 발생하여 심사의 신속한 진행이 현저히 저해되는 등의 특별한 사정이 없는 한 보정 전후 발명의 목적이나 기술적 사상이 변경된 것이 아니어서 위 조항이 규정한 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당하지 않는다고 봄이 상당하다.

이 사건 제1항 발명과 비교대상발명은 ‘컨테이너의 상태를 센싱하기 위한 센서가 구비되어 있는 본체부분이 외부와의 통신을 위한 안테나와 연결되어 접속되되, 안테나와 본체부분을 연결하는 부분이 컨테이너의 문사이를 통과하여 지나감으로써, 컨테이너 문이 닫힐 때 본체부분은 컨테이너 내부에, 안테나는 컨테이너 외부에 위치되는 구성’을 구비하고 있다는 점에서는 공통된다. 그러나 이 사건 제1항 발명은 ‘케이블 연결단자를 구비한 본체 모듈이, 일측 끝단에 본체 연결단자가 구성되고 타측에 안테나가 구비된 연결케이블과 접속되므로, 안테나가 구비된 연결케이블과 본체 모듈이 착탈될 수 있는 구성’인데 비하여, 비교대상발명에서는 ‘본체부분의 일부에 해당하는 서포트 암에서 연장되어 주형되는 안테나 암에 안테나가 구비되어 있으므로, 안테나가 구비된 안테나 암과 본체부분이 일체로 고정되는 구성’이라는 점에서는 차이가 있다. 이 사건 출원발명의 명세서의 전체적인 기재에 비추어 보면, 이 사건 제1항 발명의 ‘안테나가 구비된 연결케이블과 본체 모듈이 착탈될 수 있는 구성’은 ① 컨테이너 외부에 위치되도록 부착되는 안테나에 외력이 가해지더라도 안테나 연결케이블이 본체 모듈의 케이블 연결단자로부터 분리되기만 할 뿐 본체 모듈에는 별다른 손상이 일어나지 않도록 함으로써 이후 본체 모듈의 케이블 연결단자에 새로운 안테나 연결케이블을 연결하기만 하면 얼마든지 본체 모듈을 다시 사용할 수 있도록 하고, ② 또한, 연결케이블이 제거된 시간이 메모리에 저장되도록 하는 구성의 채택을 가능하게 함으로써 컨테이너에 대한 침입이 시도된 시점을 명확하게 확인할 수 있도록 하는 효과를 갖는 것이라고 볼 수 있다. 그런데 비교대상발명의 ‘본체부분의 일부에 해당하는 서포트 암에서 연장되어 주형되는 안테나 암에 안테나가 구비됨으로써, 안테나가 구비된 안테나 암과 본체부분이 일체로 고정되는 구성’은 ①’ 컨테이너 외부에 위치되도록 부착되는 안테나에 외력이 가해질 경우 이러한 외력이 컨테이너 내부의 본체부분에까지 그대로 영향을 미칠 수밖에 없어 컨테이너 내부의 본체부분까지도 함께 손상을 입을 위험성이 높고, 설사 외력의 정도가 미약하여 컨테이너 외부로 나와 있는 부분만이 파손되는 데 그치는 경우라 하더라도 주형으로 고정 결합되어 있는 ‘파손되지 않은 본체부분’까지 일체로 수리하여야 재사용이 가능하며, 만일 수리가 용이하지 않을 경우에는 결국 ‘파손되지 않은 본체부분’까지 포함하여 전체를 교체하여야 하는 문제점을 가진다고 할 것이고, ②’ 또한, 이 사건 제1항 발명의 ‘연결케이블이 제거된 시간이 메모리에 저장되도록 하는 구성’은 원천적으로 채택할 수 없다는 한계도 가진다고 할 것이어서(안테나 암이 본체부분과 주형되어 일체로 고정되는 구성만을 개시하고 있는 비교대상발명은 안테나 암이 본체부분과 분리되는 구성을 전제로 하고 있지 않으므로, 비교대상발명의 명세서에는 컨테이너 외부의 안테나와 컨테이너 내부의 본체부분이 분리되는 시점에 대한 정보를 저장한다는 인식 또한 나타나 있지 않다), 비교대상발명으로부터는 위에서 본 이 사건 제1항 발명의 효과를 기대할 수 없다. 또한, 비교대상발명의 명세서에는 ‘본체부분의 일부에 해당하는 서포트 암에서 연장되어 주형되는 안테나 암에 안테나가 구비됨으로써 안테나가 구비된 안테나 암과 본체부분이 일체로 고정되는 구성’만이 나타나 있을 뿐이고, 명세서 어디에도 이 사건 제1항 발명과 같은 ‘컨테이너 내부의 센서가 구비된 본체부분과 컨테이너 외부의 안테나 부분이 착탈 가능하도록 연결하는 방식’에 관하여 언급되어 있지도 않고 암시조차 되어 있지 않으므로 통상의 기술자가 비교대상발명의 대응구성으로부터 이 사건 제1항 발명의 ‘연결케이블과 본체 모듈이 착탈될 수 있는 구성’ 및 ‘연결케이블이 제거된 시간이 메모리에 저장되도록 하는 구성’을 용이하게 도출할 수 있다고 볼 수 없다. 따라서 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명과 그 구성상에 차이가 있을 뿐만 아니라 이로 인하여 비교대상발명으로부터는 기대할 수 없는 현저한 효과를 가지는 것이며, 위와 같은 차이는 단순히 통상의 기술자가 비교대상발명으로부터 별 어려움 없이 도출할 수 있는 정도의 범위를 넘어서는 것이다.

선등록상표 1, 2를 들어 이 사건 출원상표에 거절이유가 있다는 통지를 하였다 하더라도 위와 같은 이유를 이 사건 거절결정에서 거절이유로 삼지 않았다면, 위와 같은 이유는 거절결정에 대한 심판절차에서는 ‘거절결정의 이유와 다른 거절이유’에 해당한다고 할 것이므로, 피고(특허청장)로서는 이 사건 거절결정의 거절이유와 다른 거절이유에 해당하는 이유 즉, ‘이 사건 출원상표가 선등록상표 1, 2와 유사하다’는 이유를 들어 이 사건 거절결정을 적법하다고 하기 위해서는 이 사건 심결 전에 미리 출원인인 원고에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주었어야 한다. 그러함에도 피고는 위와 같은 절차를 취하지 아니하였으므로, 이 사건 심결은 절차상의 위법이 있다.

이 사건 출원상표는 ① ‘우리가족 행복 지킴이’가 아주 작게 배치되어 식별하기 어려운 점, ② 도형만으로 어떠한 관념이나 호칭을 도출해 내기 어려운 점, ③ 중앙에 배치되어 있는 문자인 ‘자연속’과 ‘愛’가 그 문자의 종류, 크기 및 색에 있어서 다소 다르다고 하더라도 일반 수요자나 거래자가 이를 분리하여 호칭한다고 보기 어려운 점 등에 비추어 보면 중앙에 크게 배치되어 있는 문자 부분에 의하여 ‘자연속애(에)’라고 호칭된다고 봄이 상당하므로, ‘자연애’라고 호칭되는 선등록상표와는 그 청감에 있어서 서로 구별된다고 할 것이다. 따라서 이 사건 출원상표와 선등록상표는 그 호칭에 있어서 그 출처의 혼동을 피할 수 있는 것으로 판단된다. 또 두 상표의 문자부분에 공통적으로 포함된 ‘자연’은 지정상품의 친환경적인 성질을 나타내거나 암시하는 용어인 점, 각종 식품류를 지정상품으로 하는 다수의 등록상표에 ‘자연’이라는 용어가 자주 포함되어 사용되고 있는 점 등에 비추어 보면, 두 상표는 그 지정상품과의 관계에서 관념이 전체 식별력에 기여하는 정도가 비교적 낮다고 할 것이므로, 비록 이 사건 출원상표와 선등록상표가 그 관념에 있어서 유사하다 하더라도 그 외관과 호칭에 있어서는 서로 다른 만큼 객관적·전체적·이격적으로 관찰할 때 두 상표가 동일·유사한 지정상품에 함께 사용된다 하더라도 일반 수요자들로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있다고 보기 어렵다. 따라서 두 상표는 유사한 표장이라 할 수 없다.

국내 발간 영한사전에서 ’INFUSION' 앞에 별표 표시가 없다고 하여 일반 소비자가 사전을 찾아보아야 반드시 그 의미를 알 수 있을 정도로 어려운 영단어라고 할 수 없을 뿐 아니라, 설사 일반 수요자가 사전을 찾아보지 않고는 출원상표의 전체적인 의미를 직감할 수 없다고 할지라도, 출원상표의 표장이 뜻하는 ‘쌀혼합물, 쌀추출물’ 등이 지정상품들과의 관계에 비추어 그 원재료로 현실적으로 사용되고 있거나 그 원재료로 사용되는 것으로 일반 수요자나 거래자가 인식하고 있을 것으로 보이고, 또 출원상표는 그 원재료나 가공방법을 직접적으로 표시한 것으로 지정상품의 특성을 광고할 때 등 그 유통과정에서 누구나 사용하고 싶어 하는 표장으로서 특정인으로 하여금 이를 독점적으로 사용하도록 하기에 적당하지 아니하며, 타인의 동종상품과의 관계에서 그 출처표시로서의 식별도 어려우므로, 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 기술적 표장에 해당한다.

가. 이 사건 출원서비스표 ‘경기도시공사’는 ‘경기도시공사’라는 한글 아래에 작은 글씨로 ‘Gyeonggi Urban Innovation Corporation’이라는 영문이 병기된 표장으로 구성되어 있다. 이 가운데 ‘경기’ 부분 자체는 현저한 지리적 명칭에 해당한다는 할 것이나, 그 나머지 부분인 ‘도시공사’ 및 ‘Urban Innovation Corporation’이, 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업과 관련하여 관용표장이나 기술적 표장에 해당한다고 볼 수는 없고, 또한, ‘도시공사’ 그 자체는 ‘도시개발사업을 수행할 목적으로 설립된 공공기업체’라는 의미를 갖고 있지만, 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업에 관하여 ‘도시공사’가 ‘업종을 표시하는 표장’이라고 볼 수도 없다. 오히려, ‘경기도시공사’는 불가분적으로 결합되어 그 전체가 ‘경기도의 도시개발사업을 수행할 목적으로 설립된 공공기업체’를 인식하게 하므로, 현저한 지리적 명칭인 ‘경기’에 결합된 ‘도시공사’ 부분이 단순히 부가적인 것이 아니라 새로운 관념을 낳게 하여 ‘경기도시공사’ 전체가 독자적인 식별력을 가지게 되는 경우라고 할 것이다. 나. ‘경기도시공사’는 불가분적으로 결합되어 그 전체가 ‘경기도의 도시개발사업을 수행할 목적으로 설립된 공공기업체’를 인식하게 하는 점, 지방공사는 지방공기업법에 의하여 지방자치단체가 설립하는 것이고(지방공기업법 제2조, 제49조 참조), 공사가 매각되는 경우 매수인이 상법상의 청산 절차 없이도 주식회사로의 설립등기를 신청할 수 있지만 이 경우 주식회사의 상호에 ‘공사’라는 명칭은 사용할 수 없으므로(같은 법 제53조, 75조의5 참조), ‘경기도시공사’라는 표장을 일반수요자나 거래업계에서 누구나 자유롭게 사용하도록 할 공익적인 필요성은 없는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 출원서비스표가 자타 상표를 식별할 수 없는 것이라고 할 수 없다.