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등록정정(특)
1. 구 특허법상의 정정심판 제도는 특허발명의 명세서나 도면에 잘못된 기재 또는 분명하지 아니한 기재가 있는 경우에 이를 바로 잡아 특허무효를 미리 방지할 뿐만 아니라, 특허권 분쟁이 있는 경우에 그 권리관계를 명확히 하고자 하는데 그 의의가 있는 것이므로, 구 특허법 제136조 제1항 제3호의 불명료한 기재에는 특허청구범위의 기재 내용 자체의 의미는 명백하더라도 발명의 카테고리가 분명하지 아니해 발명의 내용을 명백히 확정할 수 없는 경우도 포함된다고 봄이 타당하다. 2. 구 특허법 제136조 제1항 제3호는 명세서나 도면에 대해 ‘불명료하게 기재된 것을 석명하는 경우’라고만 규정하고 있을 뿐이고, ‘명세서나 도면에 대해 불명료하게 기재된 부분 전체를 석명하는 경우’라고 한정하고 있지 않은 점, 정정심판청구는 횟수의 제한이 없어 여러 차례에 걸쳐 할 수 있는 점, 구 특허법은 정정심판과 관련해 특허청구범위를 감축하는 경우에만 정정 후의 특허청구범위에 기재된 사항이 특허 출원시 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다고 규정하고 있을 뿐이고(제136조 제3항), 불명료한 기재를 석명하는 경우까지도 위와 같은 특허 요건을 구비해야 한다고 규정하고 있지 않은 점 등을 고려하면, 정정심판청구에서 그 정정대상으로 삼지 않은 다른 부분에 불명료한 기재가 있다고 하더라도, 이는 원칙적으로 별도의 정정심판이나 무효심판절차에서 다룰 사항에 불과하고 당해 정정심판청구를 기각할 사유는 되지 못한다고 봐야 한다.
2012-11-08
등록무효(특) 심결취소의소
특허권자는 특허무효심판청구가 있는 경우 심판청구서 부본을 송달받은 날이나 직권심리 이유를 통지받은 날로부터 일정한 기간 내에, 또는 심판청구인의 증거서류의 제출로 인하여 심판장이 허용한 기간 내에 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정을 청구할 수 있고{구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제133조의2 제1항 참조}, 이러한 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 이를 할 수 있으며, 심판관은 위 정정청구가 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 것일 때에는 특허권자에게 그 이유를 통지하고 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 하는바(구 특허법 제133조의2 제4항, 제136조 제2항, 제5항 참조), 의견서 제출 기회를 부여하게 한 위 규정은 정정청구에 대한 심판의 적정을 기하고 심판제도의 신용을 유지하기 위한 공익상의 요구에 기인하는 이른바 강행규정이다. 따라서 정정청구의 적법 여부를 판단하는 특허무효심판이나 그 심결취소소송에서 정정의견제출통지서에 기재된 사유와 다른 별개의 사유가 아니고 주된 취지에 있어서 정정의견제출통지서에 기재된 사유와 실질적으로 동일한 사유로 정정청구를 받아들이지 않는 심결을 하거나 그 심결에 대한 취소청구를 기각하는 것은 허용되지만, 정정의견제출통지서를 통하여 특허권자에게 의견서 제출 기회를 부여한 바 없는 별개의 사유를 들어 정정청구를 받아들이지 않는 심결을 하거나 그 심결에 대한 취소청구를 기각하는 것은 위법하다. ☞ 이 사건 정정청구에 대하여 심판관은 2010. 5. 19. 청구항 1의 정정사항 중 ‘맞대기 접합’을 ‘열융착 방식으로 맞대기 접합’으로 정정한 것은 이 사건 특허발명의 명세서에 기재되지 않은 것이어서 적법한 정정으로 인정되지 아니한다는 취지로 정정의견제출통지를 하였는데, 원심은, 청구항 1의 ‘맞대기 접합’을 ‘열융착 방식으로 맞대기 접합’으로 정정하는 것은 특허청구범위를 감축하는 경우에 해당하나, 청구항 2는 청구항 1의 종속항으로서 이 사건 정정청구에 의하여 ‘초음파 접합을 하는 것’에서 ‘열융착 방식에 의한 맞대기 접합과 초음파 접합을 함께 사용하는 것’으로 정정된다고 보고, 이러한 정정은 이 사건 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재되지 않은 사항이 추가되는 결과가 되므로, 이 사건 정정청구는 구 특허법 제133조의2 제4항, 제136조 제2항에 위배되어 받아들여질 수 없다는 취지로 판단한 사안에 대하여, 이 사건에서 정정불인정 이유의 판단대상으로 삼은 청구항이 원심판결에서는 이 사건 제2항 정정발명인 반면에 심판관의 정정의견제출통지서에서는 이 사건 제1항 정정발명이었고, 정정불인정의 구체적인 이유도 원심판결에서는 열융착 방식과 초음파 방식을 함께 사용하는 구성이 명세서에 없어 신규사항 추가라는 취지인 반면에 심판관의 정정의견제출통지서에서는 열융착 방식을 사용하는 구성이 명세서에 없어 신규사항 추가라는 취지이므로, 결국 원심은 심판관의 정정의견제출통지서에 기재된 사유와 다른 별개의 사유를 들어 이 사건 정정청구가 받아들여질 수 없다고 판단한 것이라고 본 사례(다만 원심의 위와 같은 판단은 이 사건 제2항 정정발명에 대한 잘못된 특허청구범위 해석을 전제로 한 것이고, 이 사건 정정청구는 정정의견제출통지서에 기재된 사유에 의하여 살펴보면 구 특허법 제133조의2 제4항, 제136조 제2항에 위배되어 받아들여질 수 없으므로, 원심이 이 사건 정정청구가 받아들여질 수 없다고 판단한 것은 결론에 있어서는 정당하다고 보아 상고를 기각한 사례)
2012-07-16
등록무효
구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것. 이하 같다) 제163조는 “심판의 심결이 확정 등록되거나 판결이 확정된 때에는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 그 심판을 청구할 수 없다”라고 하여 일사부재리의 원칙을 규정하고 있다. 종래 대법원은 일사부재리의 원칙에 해당하는지 여부는 심판의 청구시가 아니라 그 심결시를 기준으로 판단되어야 한다고 해석하였다. 그리하여 일사부재리의 원칙은 어느 심판의 심결이 확정 등록되거나 판결이 확정된(이하 두 경우 중 심판의 심결이 확정 등록된 경우만을 들어 설시하기로 한다) 후에 청구되는 심판에 대하여만 적용되는 것은 아니고, 심결시를 기준으로 하여 그 때에 이미 동일사실 및 동일증거에 의한 다른 심판의 심결이 확정 등록된 경우에는 당해 심판의 청구시기가 확정된 심결의 등록 전이었는지 여부를 묻지 아니하고 적용된다고 판시하여 왔다(대법원 2000. 6. 23. 선고 97후3661 판결, 대법원 2006. 5. 26. 선고 2003후427 판결 참조). 이와 같은 종래의 대법원판례에 따르면, 동일특허에 대하여 동일사실 및 동일증거에 의한 복수의 심판청구가 각각 있은 경우에 어느 심판의 심결(이를 ‘제1차 심결’이라고 한다)에 대한 심결취소소송이 계속하는 동안 다른 심판의 심결이 확정 등록된다면, 법원이 당해 심판에 대한 심결취소의 청구가 이유 있다고 하여 제1차 심결을 취소하더라도 특허심판원이 그 심판청구에 대하여 특허법 제189조 제1항 및 제2항에 의하여 다시 심결을 하는 때에는 일사부재리의 원칙에 의하여 그 심판청구를 각하할 수밖에 없다. 그러나 이는 관련 확정 심결의 등록이라는 우연한 사정에 의하여 심판청구인이 자신의 고유한 이익을 위하여 진행하던 절차가 소급적으로 부적법하게 되는 것으로 헌법상 보장된 국민의 재판청구권을 과도하게 침해할 우려가 있고, 그 심판에 대한 특허심판원의 심결을 취소한 법원의 판결을 무의미하게 하는 불합리가 발생하게 된다. 나아가 구 특허법 제163조의 취지는 심판청구의 남용을 방지하여 심판절차의 경제성을 도모하고 동일한 심판에 대하여 상대방이 반복적으로 심판에 응하여야 하는 번거로움을 면하도록 하는 데에 있다. 그러나 위 규정은 일사부재리의 효력이 미치는 인적 범위에 관하여 “누구든지”라고 정하고 있어서 확정 등록된 심결의 당사자나 그 승계인 이외의 사람이라도 동일사실 및 동일증거에 의하여 동일심판을 청구할 수 없으므로, 함부로 그 적용의 범위를 넓히는 것은 위와 같이 국민의 재판청구권의 행사를 제한하는 결과가 될 것이다. 그런데 구 특허법 제163조는 위와 같이 ‘그 심판을 청구할 수 없다’라고 규정하고 있어서, 위 규정의 문언에 따르면 심판의 심결이 확정 등록된 후에는 앞선 심판청구와 동일사실 및 동일증거에 기초하여 새로운 심판을 청구하는 것이 허용되지 아니한다고 해석될 뿐이다. 그러함에도 이를 넘어서 심판청구를 제기하던 당시에 다른 심판의 심결이 확정 등록되지 아니하였는데 그 심판청구에 관한 심결을 할 때에 이미 다른 심판의 심결이 확정 등록된 경우에까지 그 심판청구가 일사부재리의 원칙에 의하여 소급적으로 부적법하게 될 수 있다고 하는 것은 합리적인 해석이라고 할 수 없다. 그렇다면 일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 할 것이고, 심판청구 후에 비로소 동일사실 및 동일증거에 의한 다른 심판의 심결이 확정 등록된 경우에는 당해 심판청구를 일사부재리의 원칙에 의하여 부적법하다고 할 수 없다. 이와 달리 구 특허법 제163조에 정한 일사부재리의 원칙에 해당하는지 여부는 심판의 청구시가 아니라 그 심결시를 기준으로 판단되어야 한다고 판시한 대법원 2000. 6. 23. 선고 97후3661 판결과 대법원 2006. 5. 26. 선고 2003후427 판결의 취지는 이와 저촉되는 범위 내에서 변경하기로 한다.
2012-01-20
특허권침해금지 및 손해배상
특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록된 이상 비록 진보성이 없어 무효사유가 존재한다고 하더라도 이와 같은 심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 대세적(對世的)으로 무효로 되는 것은 아니다. 그런데 특허법은 제1조에서 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다고 규정하여 발명자뿐만 아니라 그 이용자의 이익도 아울러 보호하여 궁극적으로 산업발전에 기여함을 입법목적으로 하고 있는 한편, 제29조 제2항에서 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 특허출원 전에 공지된 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것에 대하여는 특허를 받을 수 없다고 규정함으로써 사회의 기술발전에 기여하지 못하는 진보성 없는 발명은 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 이른바 공공영역에 두고 있다. 따라서 진보성이 없어 본래 공중에게 개방되어야 하는 기술에 대하여 잘못하여 특허등록이 이루어져 있음에도 별다른 제한 없이 그 기술을 당해 특허권자에게 독점시킨다면 공공의 이익을 부당하게 훼손할 뿐만 아니라 위에서 본 바와 같은 특허법의 입법목적에도 정면으로 배치된다. 또한, 특허권도 사적 재산권의 하나인 이상 그 특허발명의 실질적 가치에 부응하여 정의와 공평의 이념에 맞게 행사되어야 할 것인데, 진보성이 없어 보호할 가치가 없는 발명에 대하여 형식적으로 특허등록이 되어 있음을 기화로 그 발명을 실시하는 자를 상대로 침해금지 또는 손해배상 등을 청구할 수 있도록 용인하는 것은 특허권자에게 부당한 이익을 주고 그 발명을 실시하는 자에게는 불합리한 고통이나 손해를 줄 뿐이므로 실질적 정의와 당사자들 사이의 형평에도 어긋난다. 이러한 점들에 비추어 보면, 특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 그 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고, 특허권침해소송을 담당하는 법원으로서도 특허권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다고 할 것이다. 이와 달리 신규성은 있으나 진보성이 없는 경우까지 법원이 특허권 또는 실용신안권 침해소송에서 당연히 권리범위를 부정할 수는 없다고 판시한 대법원 1992. 6. 2.자 91마540 결정 및 대법원 2001. 3. 23. 선고 98다7209 판결은 이 판결의 견해에 배치되는 범위에서 이를 변경하기로 한다. ☞ 위 법리에 따라 살펴보면, 명칭을 “드럼세탁기의 구동부 구조”로 하는 이 사건 제1 특허발명 중 특허청구범위 제31항의 경우 다른 구성들은 선행기술들에 이미 개시되어 있거나 그로부터 용이하게 도출할 수 있지만, 터브후벽부에 고정된 서포터 후단부를 노출된 베어링하우징 후단부 외주면에 밀착하여 진동을 감소시키는 작용효과를 가지는 ‘서포터·베어링하우징 밀착구성’의 기술사상은 선행기술들에 전혀 개시 또는 암시되어 있지 아니하므로, 진보성이 부정되어 그 특허가 무효로 될 것임은 명백하지 않다는 이유 등으로, 이와 달리 판단한 원심판결을 파기한 사례.
2012-01-20
등록무효(특)
1. 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제42조 제3항은 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하여야 한다고 규정하고 있는바, 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로, 위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다. 그리고 당해 발명의 성격이나 기술내용 등에 따라서는 명세서에 실시예가 기재되어 있지 않다고 하더라도 통상의 기술자가 그 발명을 정확하게 이해하고 재현하는 것이 용이한 경우도 있으므로 구 특허법 제42조 제3항이 정한 명세서 기재요건을 충족하기 위해서 항상 실시예가 기재되어야만 하는 것은 아니다. 2. 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 발명에 있어서, 그러한 수치한정이 단순히 발명의 적당한 실시 범위나 형태 등을 제시하기 위한 것으로서 그 자체에 별다른 기술적 특징이 없어 통상의 기술자가 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하다면, 그러한 수치한정에 대한 이유나 효과의 기재가 없어도 통상의 기술자로서는 과도한 실험이나 특수한 지식의 부가 없이 그 의미를 정확하게 이해하고 이를 재현할 수 있을 것이므로, 이런 경우에는 명세서에 수치한정의 이유나 효과가 기재되어 있지 않더라도 구 특허법 제42조 제3항에 위배된다고 할 수 없다.
2011-10-18
거절결정(특)
1. 구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제173조, 제174조 제1항, 제51조 제1항, 제47조 제1항 제3호, 제4항 제2호에 의하면, 특허거절결정에 대하여 불복심판을 청구하면서 하는 명세서 또는 도면의 보정은 ‘보정 후 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있을 것’이라는 요건을 충족하여야 하고, 특허청 심사관은 그 심사전치절차에서 그 보정이 위 요건을 충족하지 못하는 때에는 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다. 그런데 구 특허법 제47조 제4항 제2호의 취지는, 특허청 심사관이 위 요건을 충족하지 못한 보정에 대하여는 바로 보정각하결정을 할 수 있도록 하여 보정으로 새로이 발생되는 거절이유 등에 대하여 거절이유 통지와 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제함으로써 심사절차의 신속한 진행을 도모하기 위한 것이다. 따라서 구 특허법 제47조 제4항 제2호는 특허출원인의 절차적 이익을 보장하려는 구 특허법 제63조의 거절이유통지 제도의 취지상 보정 이전부터 이미 특허청구범위에 기재되어 있었던 사항으로서 특허출원인이 그에 대한 거절이유를 통지받지 못한 경우에는 적용되지 않고, 보정된 청구항이 통지된 거절이유를 여전히 해소하지 못한 경우와 통지된 거절이유는 해소하였으나 보정으로 인하여 새로운 거절이유가 발생한 경우에 적용된다고 할 것이다. 2. 보정 후 제8항 발명의 오이 모잘록균이 위 거절이유에 기재된 ‘항균효과’의 범위를 벗어나는 새로운 내용이라고 볼 수 없고, 나아가 거절이유로 든 비교대상발명 1에 기재된 참깨 모잘록균과 보정 후 제8항 발명에 기재된 오이 모잘록균은 동일한 모잘록균으로 그 대상작물에 차이가 있을 뿐이므로, ‘백굴채 추출물을 유효성분으로 함유하는 식물 흰가루병 또는 오이 모잘록균 병원균 방제용 조성물’인 보정 후 제8항 발명이 비교대상발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정된다는 사유는 특허청 심사관에 의하여 거절이유가 통지된 것이라고 볼 수 있고, 따라서 보정 후 제8항 발명은 보정 후에도 통지된 거절이유를 여전히 해소하지 못한 경우에 해당한다. 그렇다면 보정 후 제8항 발명이 구 특허법 제47조 제4항 제2호의 요건을 충족하지 못하였다는 이유로 이 사건 보정을 각하한 결정은 적법하다고 한 사례.
2011-10-04
등록무효(특)
1. 특허법 제33조 제1항 본문은 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고, 제133조 제1항 제2호는 제33조 제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사람이 출원하여 특허받은 경우를 특허무효사유의 하나로 규정하고 있다. 한편, 특허법 제2조 제1호는 “발명”이란 자연법칙을 이용하여 기술적 사상을 고도로 창작한 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 특허법 제33조 제1항에서 정하고 있는 “발명을 한 자”는 바로 이러한 발명행위를 한 사람을 가리킨다고 할 것이다. 따라서 발명자가 아닌 사람으로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 사람(이하 ‘무권리자’라 한다)이 발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경함으로써 그 기술적 구성이 발명자가 한 발명과 상이하게 되었다 하더라도, 그 변경이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에는 그 특허발명은 무권리자의 특허출원에 해당하여 그 등록이 무효라고 할 것이다. 2. 발명자에 해당하기 위하여는 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여할 것이 요구되나, 이는 발명의 특허요건으로서 요구되는 신규성·진보성을 갖추어야 한다는 것과는 구분된다. ☞ 이와 달리 원심이 발명자가 되기 위하여 그 발명이 신규성·진보성 등의 특허요건까지 구비하여야 한다고 판단한 것은 잘못이라고 할 것이지만, 이 사건 특허발명이 무권리자의 특허출원에 해당하는 이상, 이러한 원심의 잘못은 판결의 결과에 영향을 미치지 아니하여 원심판결을 파기할 사유가 되지 아니한다고 한 사례
2011-10-04
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달리(Dali)호 볼티모어 다리 파손 사고의 원인, 손해배상책임과 책임제한
김인현 교수(선장, 고려대 해상법 연구센터 소장)
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