서울중앙지방법원 제61민사부 판결
【사건】 2016가합574227 상표권침해금지청구 등의 소
【원고】 주식회사 엘지생활건강, 대표이사 미합중국인 차**(소송대리인 법무법인 광장, 담당변호사 김**, 최**)
【피고】 주식회사 에스엠브랜드마케팅, 대표이사 박**(소송대리인 법무법인 지평, 담당변호사 김**, 최**, 허**)
【변론종결】 2017. 6. 14.
【판결선고】 2017. 7. 14.
【주문】
1. 피고는 별지 1 목록 기재 표장을 별지 2 목록 기재 제품의 제품, 용기, 라벨, 포장, 선전광고물에 표시하기나, 위 표장을 표시한 별지 2 목목 기재 제품을 양도, 인도하거나 그 목적으로 전시, 수출 또는 수입하여서는 아니 된다.
2. 피고는 별지 1 목록 기재 표장을 별지 3 목록 기재 서비스업 및 그 서비스업을 하거나 할 별지 4 목록 기재 매장 영업의 선전광고물, 정가표, 거래서류, 간판, 내·외부 장식 또는 표찰에 표시하거나, 전시 또는 반포하여서는 아니 된다.
3. 피고는 피고의 본점, 지점, 영업소, 사무소, 창고에 보관 또는 전시하고 있는 별지 1 목목 기재 표장이 표시된 별지 2 목록 기재 제품의 완제품 및 반제품, 용기, 라벨, 포장, 별지 3 목록 기재 서비스업을 하거나 할 별지 4 목록 기재 매장의 간판, 내·외부 장식, 표찰 및 각 광고 선전물에 표시된 위 표장을 제거하되, 표장만 제거할 수 없는 경우 위 표장이 표시된 완제품 및 반제품, 용기, 라벨, 포장, 선전광고물, 간판, 내·외부 장식, 표찰 및 각 광고 선전물을 폐기하라.
4. 소송비용은 피고가 부담한다.
5. 제1, 2, 3항은 각 가집행할 수 있다.
【청구취지】
주문과 같다(원고의 청구 일부 감축에 따라1), 주문 제1항 기재 별지 2 목록 기재 제품에는 소장 첨부 별지 2 목록 기재 제품 중 ‘CD, DVD, 카메라 렌즈 등 전자제품’을 제외하고, 주문 제2항 기재 별지 3 목록 기재 서비스업에는 소장 첨부 별지 3 목록 기재 서비스업 중 ‘CD, DVD, 카메라 렌즈 등 전자제품 판매업’을 제외한다. 또한 소장 청구취지 제2, 3항에 각 기재된 ‘별지 4 목록 기재의 매장’을 ‘별지 3 목록 기재 서비스업을 하거나 할 별지 4 목록 기재 매장'으로 선해하고, 소장 청구취지 제1, 2항에 각 기재된 ‘표시, 사용’의 ‘사용’은 청구취지로서 적절하지 아니하므로 ‘표시’로 선해한다).
[각주1] 원고는 카메라, 음반, 음악이 수록된 전자제품 등을 지정상품으로 하는 원고의 등록상표 (등록번호 제0932734)의 상표등록이 취소되었음을 이유로, 2017. 6. 14. 이 사건 제4차 변론기일에서 피고의 CD, DVD, 카메라 렌즈 등 전자제품 판매행위에 대한 원고의 위 상표권 침해 주장 및 부정경쟁행위 주장을 모두 철회하였다(원고의 2017. 6. 9.자 준비서면 참조).
【이유】
1. 인정사실
가. 원고의 지위 및 등록상표 등
1) 원고는 2001. 4. 3. 주식회사 엘지씨아이에서 분할 설립된 회사로, 석유화학공업 제품의 제조, 가공 및 매매, 위생용품의 제조 및 매매, 식음료품 및 식음료품 첨가물의 수입, 제조, 가공 및 매매, 건강기능식품의 제조 및 판매, 화장품의 제조, 매매 및 이와 관련된 서비스상품의 매매업 등을 영위하고 있다.
2) 원고는 아래 각 등록상표 내지 등록서비스표(이하에서는 통틀어 ‘이 사건 각 상표’라고만 하고, 개별적으로 일컬을 때에는 ‘이 사건 제○상표’와 같은 방식으로 표기한다)의 상표권자이다.
3) 원고는 2007. 11.경부터 ‘숨37°’ 또는 ‘’를 원고가 제조하는 다양한 브랜드의 화장품 중 발효화장품을 대표하는 브랜드로 사용해 왔다(이하 위 표장 이 표시된 제품을 ‘숨 제품’이라 한다), 원고는 전국의 백화점 내 매장과 쇼핑몰, 면세점, 원고의 화장품 전문판매매장 등을 통해 숨 제품을 판매하고 있다. 원고는 2012년 말경에는 일본 현재 백화점에 숨 제품의 매장을 개설하였고, 2016년 2분기에는 중국 현지 백화점에 숨 제품의 매장을 개설하였으며, 중국 인터넷 온라인 쇼핑몰을 통해서도 숨 제품을 판매하기 시작하였다, 숨 제품의 연도별 매출액은 2010년 495억 원, 2011년 739억 원, 2012년 910억 원, 2013년 838억 원, 2014년 1,073억 원, 2015년 1,885억 원, 2016년 3,334억 원이다.
4) 원고는 숨 제품의 출시 초기인 2007년에는 잡지를 통해, 2008년부터는 TV, 케이블 TV, 신문, 잡지 등의 매체를 통해 상품 광고를 하였다. 원고가 그 광고비용으로 지출한 금액은 2007년 7,200만 원, 2008년 18억 5,800만 원, 2009년 19억 7,100만 원, 2010년 35억 3,200만 원, 2011년 35억 9,800만 원, 2012년 39억 4,100만 원, 2013년 34억 1,300만 원, 2014년 20억 6,200만 원, 2015년 35억 6,600만 원, 2016년 44억 7,800만 원이다, 숨 제품은 2008년부터 2016년에 이르기까지 슈어, 코스모폴리탄, 얼루이, 엘르, 싱글즈 등의 잡지사에서 주최하는 화장품 테스트에서 수분 크림, 안티에이징 크림 등이 최우수 제품으로 선정되었다.
5) 여론조사기관인 한국 갤럽이 2016. 11. 23.부터 2016, 11, 30.까지 서울, 수도권 및 5대 광역시에 거주하는 만 15세~54세의 여성 500명을 대상으로 실시한 온라인 설문조사 결과 브랜드의 인지도는 71.9%로 나타났다(표본오차 士4.4% 포인트, 95% 신뢰수준).
6) 이 사건 제1, 2상표는 이 사건 변론종결일 당시 적어도 국내 일반 수요자에게 자신의 상품 또는 영업을 나타내는 표지로 널리 알려져 있다.
나. 피고의 지위 및 사용표장 등
1) 피고는 2008. 8. 18. 설립된 회사로, 국내 연예기획사인 주식회사 에스엠엔터테인먼트(이하 ‘에스엠엔터테인먼트’라 한다)의 브랜드 관리, 소매업 사업을 비롯하여, 경영, 마케팅 자문, 계획 및 컨설팅업, 외식사업, 식품의 제조, 가공 및 판매업, 화장품 및 생활용품 제조 및 판매업, 편의점업 등을 영위하고 있다.
2) 피고는 2015년경부터 별지 4 목록 제2, 3, 4항 기재 각 장소(롯데백화점 본점 영플라자, 코엑스아티움, 동대문디자인플라자)에서 ‘SUM’이라는 상호로 에스엠엔터테인먼트 소속 연예인들 중 이른바 한류 스타와 관련한 기념품점을 운영하던 중, 대형할인 마트인 이마트와 제휴하여 식음료 관련 한류 상품까지 취급하는 종합소매점을 개점하기로 하고(을 4호증, 을 6호증의 5 내지 8, 을 6호증의 15, 19, 23, 27, 30), 2016. 3.경 별지 4 목록 제1항 기재 장소(에스엠엔터테인먼트 본사)에서 ‘SUM MARKET’이라는 상호의 종합소매점을 개점하였다(이하 피고가 별지 4 목록 제1 내지 4항 기재 각 장소에서 운영하는 매장을 통틀어 ‘이 사건 각 매장’이라 하고, 그 중 제1항 기재 매장을 칭할 때에는 ‘이 사건 청담 매장’이라 한다).
3) 이 사건 각 매장은 에스엠엔터테인먼트 소속 연예인들의 성명, 초상, 상징 등을 상품의 명칭이나 도안 일부로 활용하거나 그 소속 연예인들이 광고 또는 추천한 문구 제품, 생활용품, 음료 및 과자, 가공식품, 건강기능식품, 화장품 등을 판매하는 종합소매점[일명 셀러브리티 샵(celebrity shop, 유명 연예인 관련 상품 매장)]이다, 에스엠엔터테인먼트 소속 연예인들로는 동방신기(T.V.X.Q.), 슈퍼주니어(Super Junior), 샤이니(Shinee), 소녀시대(Girl's Generation), 레드벨벳(Red Velvet) 등이 있다. 이 사건 각 매장에는 위 소속 연예인들의 사진, 친필 싸인 등을 활용한 홍보물이 게시되어 있다.
4) 피고는 이 사건 각 매장에서 별지 1 목록 제1항 기재 표장인 , 제2항 기재 표장인 ‘SUM’(이하 통틀어 ‘피고 사용표장’이라 한다)을 아래 각 사진과 같이 간판, 벽면, 광고, 쇼핑백, 상품 가격표, 직원 유니폼 등에 표시하고 있다. 피고가 이 사건 각 매장에서 판매하는 화장품에는 해당 화장품 업체의 브랜드인 라운드어라운드, 네이처리퍼블릭, 식물나라 등이 표시되어 있고 피고 사용표장은 부착되어 있지 않다. 피고가 이 사건 각 매장에서 판매하는 음료 및 과자, 가공식품, 건강기능식품 중 이마트 자체브랜드와 제휴한 상품에는 그 상품에 SUM × emart 또는 SUM × PEACOCK과 같은 방식으로 피고 사용표장과 함께 이마트 자체브랜드를 표시하고 있다.
[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 1, 2호증, 갑 4 내지 7호증, 갑 9 내지 14호증, 갑 20, 27, 34, 35, 37, 44호증, 을 1, 4, 5, 6, 8호증, 을 14 내지 17호증, 을 21, 26, 28호증(각 가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재 또는 영상, 변론 전체의 취지
2. 당사자의 주장
가. 원고의 주장 요지
원고는, 다음과 같은 사유로 피고를 상대로 청구취지 기재와 같이 상표권 침해행위의 금지 및 침해행위를 조성한 물건의 폐기를 구한다.
1) 상표권 침해에 기한 침해금지 및 폐기청구
피고는 이 사건 각 매장에서 화장품 판매업, 음료·과자·가공식품·건강기능식품 판매업을 영위하면서 원고의 이 사건 각 상표와 유사한 피고 사용표장을 이 사건 각 상표권의 지정상품과 유사한 지정상품 또는 지정서비스업에 사용하고 있고, 이는 원고의 상표권을 침해하는 행위에 해당한다.
2) 부정경쟁행위에 기한 침해금지 및 폐기청구
가) 원고의 이 사건 각 상표의 표지인 은 국내에 널리 인식된 원고의 표지이다. 그런데 피고는 화장품을 판매하는 이 사건 각 매장에 원고의 이 사건 각 상표와 유사한 피고 사용표장을 표시함으로써 원고의 영업활동과 혼동하게 하고 있고, 이는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 한다) 제2조 제1호 (나)목에서 정한 부정경쟁행위에 해당한다. 또한 피고는 음료 제품에 위와 같이 주지·저명한 원고의 표지와 유사한 피고 사용표장을 표시하여 이 사건 각 매장에서 판매하고 있고, 이는 피고의 상품 및 피고의 영업활동을 원고의 상품 및 영업 활동과 혼동하게 하는 행위로서 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 및 (나)목에서 정한 부정경쟁행위에 해당한다.
나) 피고는 위와 같이 주지·저명한 원고의 표지와 유사한 피고 사용표장을 화장품, 음료, 과자, 가공식품, 건강기능식품 등에 부착하거나, 이를 판매하는 이 사건 각 매장의 영업에 표시하고 있다. 이는 위 표지의 출처의 단일성을 해하고 식별력을 손상하는 행위로서 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목에서 정한 부정경쟁행위에 해당한다.
다) 원고의 표지는 원고가 상당한 투자나 노력으로 만든 성과에 해당한다. 그런데 피고는 이 사건 각 매장을 운영하면서 원고의 위 표지의 저명성에 편승하기 위해 이와 유사한 피고 사용표장을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하여 무단으로 사용하였고, 그로 인하여 원고의 경제적 이익을 침해하고 있다. 이는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목에서 정한 부정경쟁행위에 해당한다.
나. 피고의 주장 요지
1) 상표권 비침해 : 이 사건 각 상표와 피고 사용표장의 비유사
피고는, 다음과 같은 사유로 피고 사용표장을 이 사건 각 매장 영업에 사용하는 행위는 원고의 상표권을 침해하는 행위가 아니라고 주장한다.
가) 외관, 호칭, 관념의 비유사 주장
이 사건 각 상표와 피고 사용표장인 은 알파벳의 서체 도안이 다르고, 콜론 표시의 유무, 한글의 병기 유무 및 구성 등에서 차이가 있어 외관이 유사하지 않다. 특히 원고의 숨 제품에 부착된 상표는 으로 ‘'(37도)가 항상 ‘’과 함께 표시되고 있고, ‘’ 부분도 상당한 시각적 효과가 있다. 이 사건 각 상표는 ‘숨' 또는 ’수움’, ‘숨삼십칠도’ 또는 ‘수움삼십칠도’ 등으로 호칭되는 반면, 피고 사용표장은 ‘썸’으로 호칭되므로 발성·모음·음의 장단의 차이가 있어 호칭도 유사하지 않다. 또한 이 사건 각 상표는 별다른 관념이 없거나 공기를 들이마쉬고 내쉬는 ‘숨’으로 관념되는 반면, 피고 사용표장은 ‘합계’ 내지 신조어인 ‘썸(남녀 사이의 호감)’ 등을 의미하므로 그 관념이 서로 다르다.
나) 거래실정을 고려한, 서비스업 등 출처의 오인·혼동 우려 부존재 주장
이 사건 각 매장을 방문하는 주된 수요자들은 유명 연예기획사인 에스엠엔터테인먼트 소속 연예인들의 10대 소녀 팬들로 이 사건 각 매장이 위 연예인들 관련 상품을 관매하는 곳임을 잘 알고 있다. 이 사건 각 매장 입구의 모습, 매장의 내부 구성과 인테리어, 홍보물, 취급상품의 형태와 종류 등도 모두 위 소속 연예인들의 이름, 초상, 이미지, 명성 등과 관련되어 있고, 위와 같은 영업형태는 유명 연예인 관련 상품 매장(셀러브리티 샵)인 이 사건 각 매장의 특성상 쉽게 바뀌지 않는다.
피고가 이 사건 각 매장에서 판매하는 주력 상품은 화장품이 아니라 생활용품, 식음료 등이다. 피고가 이 사건 각 매장에서 판매하는 화장품의 경우 해당 화장품 브랜드만을 그대로 표시할 뿐 거기에 피고 사용표장을 부착한 바 없고 음료 및 과자, 가공식품, 건강기능식품의 경우에는 피고 사용표장이 부착되어 있으나 그와 함께 상품의 출처(이마트 제휴상품)룰 명기하고 있어, 모두 상품 또는 서비스업의 출처 표시가 명확하다.
한편 피고 사용표장은 피고의 독자적 노력에 따라 개발한 것으로 원고의 이 사건 각 상표에 편승할 의도가 전혀 없고, 에스엠엔터테인먼트 소속 연예인들의 인기 등에 힘입어 출시 2년 여 만에 상당한 인지도를 얻고 있다.
반면에 원고의 주요 고객층은 고가의 화장품인 숨 제품을 구매하려는 중년 이상의 여성들로, 이들은 주로 백화점, 쇼핑몰의 화장품 코너 등 화장품 전문매장을 이용한다. 더욱이 원고는 이 사건 각 상표를 음료 및 과자, 가공식품, 건강기능식품에는 사용한 사실이 없다.
이러한 거래실정을 감안하면 일반 수요자들이 피고 사용표장이 표시된 이 사건 각 매장의 서비스업 내지 영업의 출처를 원고로 오인·혼동할 우려는 전혀 없다.
2) 부정경쟁행위의 부존재 : 이 사건 각 상표의 저명표장 미해당 등
피고는, 다음과 같은 사유로 피고 사용표장을 사용하는 행위가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목, (나)목, (다)목, (차)목에서 정한 부정경쟁행위에 해당하지 아니한다고 주장한다.
가) 이 사건 각 상표와 피고 사용표장은 서로 유사하지 않아 원고의 상품이나 영업활동과 혼동할 우려가 없다. 또한 이 사건 각 상표가 주지의 정도를 넘어 화장품 수요자가 아닌 일반 공중들 사이에서까지 널리 알려진 저명표장이라고 볼 수 없고, 이 사건 각 상표의 식별력이 손상되었다고 볼 수도 없다.
나) 피고 사용표장은 이 사건 각 상표를 무단으로 모방한 것이 아니라 피고의 독자적 노력에 따라 개발한 것으로 이 사건 각 상표의 주지성에 편승할 의도가 없고, 이 사건 각 상표를 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 무단으로 사용 한 경우에도 해당하지 아니한다.
3. 상표권 침해금지 및 폐기청구에 관한 판단
가. 상표의 유사 여부
1) 관련 법리
상표의 유사 여부는 두 개의 상표를 놓고 그 외관, 호칭, 관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 한다. 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성 부분이 결합한 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성 부분을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합한 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수 도 있다. 또한 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다(대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결 등 참조).
둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조). 다만 상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 그 부분만으로는 요부가 된다고 할 수 없고, 이는 일체 불가분적으로 결합된 것이 아닌 한 그 부분이 다른 문자 등과 결합되어 있는 경우라도 마찬가지이다(대법원 2006. 1. 26. 선고 2004후1175 판결 등 참조).
타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위는 상표권에 대한 침해행위가 된다. 여기서 유사상표의 사용행위에 해당하는지에 대한 판단은 두 상표가 해당 상품에 관한 거래실정을 바탕으로 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 거래자나 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때, 두 상표를 때와 장소를 달리하여 대하는 거래자나 일반 수요자가 상품 출처에 관하여 오인·혼동할 우려가 있는지의 관점에서 이루어져야 한다(대법원 2015. 10. 15. 선고 2014다216522 판결 등 참조).
2) 이 사건 각 상표와 피고 사용표장의 대비
가) 관찰의 방법
(1) 이 사건 제1상표인 ‘’과 이 사건 제3상표인 ‘'은 알파벳 대문자 ‘'와 ‘’ 사이에 ‘’(이 사건 제1상표의 경우, 동그라미 모양의 콜론) 또는 ‘’(이 사건 제3상표의 경우, 네모 모양의 콜론)이 결합된 상표이다. 그런데 ‘’, ‘’는 각기 그 자체로는 의미를 알 수 없는 알파벳의 조합이고, 또는 ‘’ 또는 ‘’는 문장부호 또는 영어의 발음기호(장모음)에 불과하여 독립하여 식별력이 없으며 ‘’ 와 ‘' 사이에 띄어쓰기 없이 이어져 있으므로, 전체 상표인 ‘’ 또는 ‘’을 피고 사용표장과 대비하여야 한다.
(2) 이 사건 제2상표인 ‘’는 알파벳 소문자 ‘’와 ‘’과 ‘’사이에(세모 모양의 콜론)과 숫자 ‘’ 및 기호 ‘'가 결합된 상표이다. 그런데 ‘’, ‘’과 ‘’ 또한 위와 마찬가지로 독립하여 식별력이 없고, 숫자 ‘’은 수량이나 순서를 나타내는 아라비아 숫자이고 ‘’는 각도나 온도를 나타내는 단위기호로서 식별력이 없거나 미약하다. 다만 위 (1)항에서 살펴본, 이 사건 제1, 3상표가 전체 상표로서 거래에 놓일 수 있는 것과 같은 이유로, 이 사건 제2상표 역시 이 사건 제1, 3상표의 소문자 형태로 단지 콜론의 모양에만 차이가 있는 ‘’을 피고 사용표장과 대비하여야 한다.
(3) 이 사건 제4상표인 ‘’은 이 사건 제3상표의 표장인 ‘’ 아래에 기재된 한글 ‘’이 2단으로 결합된 상표이다. 그런데 이 사건 제4상표는 외관상으로도 영문표장인 ‘’과 한글표장인 ‘’이 서로 명확히 분리되어 있고, 이를 분리하여 관찰하는 것이 부자연스러울 정도로 밀접하게 결합되어 있는 것도 아니며, 한글 표장인 ‘’은 영문표장인 ‘’을 한글로 읽은 것에 불과하다고 보이므로, ‘’과 ‘’으로 각기 분리관찰될 수 있다.
(4) 한편, 피고 사용표장은 ‘' 또는 ’SUM’으로 알파뱃 S, U, M으로 이루어져 있는데, 위 각 영문자는 불가분적으로 결합되어 있으므로 표장 자체가 요부에 해당한다.
(5) 따라서 이 사건 각 상표와 피고 사용표장의 유사 여부를 판단하면서 이 사건 각 상표 중 이 사건 제1, 3상표는 그 자체인 ‘’, ‘’을, 이 사건 제2, 4상표는 그 중 요부이거나 일부로 호칭될 수 있는 ‘’, ‘’을 각 피고 사용표장과 대비하기로 한다.
나) 외관, 호칭 및 관념의 대비
살피건대, 다옴과 같은 이유로 이 사건 각 상표의 표장과 피고 사용표장은 관념을 대비할 수는 없다고 하더라도 외관, 호칭이 서로 유사하여 이를 상표를 동일·유사한 지정상품, 지정서비스업에 함께 사용하는 경우 일반 수요자에게 상품·서비스업의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있으므로, 이들 상표는 전체적으로 서로 유사하다고 판단된다. 이에 반하는 피고의 주장[2, 나, 1) 가)항 주장 부분]은 받아들이지 아니한다.
① 이 사건 각 상표의 표장 ‘’, ‘’, ‘’과 피고 사용표장인 ‘’, ‘SUM’의 외관을 대비하면, 양자는 모두 알파벳 S, U, M(소문자 s, u는 대문자 S, U와 유사하고, m만이 대문자 M과 다소 차이가 있을 뿐이다)이 순차 결합된 형태로 구성되어 있다. 비록 피고 사용표장에는 콜론 부분이 없으며 피고 사용표장 중 ‘’은 알파벳의 서체가 글자의 끝부분이 예리한 각진 모양으로 되어 있지만, 이러한 문자의 전체적인 구성과 윤곽을 이격적·직관적으로 관찰하면 그 외관이 서로 유사하게 보일 수 있고, 양 표장에서 나타나는 글자체 등의 차이는 상표의 세세한 부분까지 정확하게 관찰하고 기억하지 않는 평균적인 주의력을 가진 일반 수요자가 이격적 관찰로는 쉽게 파악하기 어려운 세부적인 차이에 불과하다고 보인다.
② 이 사건 각 상표의 표장은 우리나라의 영어교육수준에 비추어 볼 때 ‘숨’, ‘쑴’, ‘수움’, ‘쑤움’으로 호칭될 가능성이 높고, 피고 사용표장은 ‘섬’, ‘썸’ 또는 ‘숨', ‘쑴’으로 호칭될 수 있다[일부 수요자의 경우 피고 사용표장이 표시된 이 사건 각 매장의 명칭인 ‘SUM MARKET’ ‘숨마켓’, 또는 ‘슴마켓’으로 기재하여 SNS에 올리기도 하였다(갑 29호증)], 이 사건 각 상표의 표장의 호칭과 피고 사용표장의 호칭온 모음이 ‘ㅜ’인지 ‘ㅓ’인지에 있어서 다소 차이가 있을 수 있으나, 그 정도의 차이만으로 전체 단어의 청감에까지 큰 영향을 미친다고 보기 어려울 뿐만 아니라(대법원 2010. 12. 23. 선고 2010후2940 판결, 대법원 2017. 7. 11. 선고 2014후2535 판결 등 참조), 피고 사용표장이 ‘숨’, 또는 ‘쑴’으로 호칭되는 경우에는 이 사건 각 표장의 호칭과 일치하므로, 양 표장은 전체적으로 호칭이 유사하다.
③ 이 사건 각 상표의 표장은 알파벳 ‘, ‘’과 콜론()을 결합한 아무런 뜻이 없는 조어로 된 상표로서 그 자체로는 특별한 관념이 있다고 할 수 없으므로 이를 표장 등의 관념은 대비대상이 되지 아니한다(대법원 2001. 11. 13. 선고 2001후1198 판결 참조).
다) 거래실정의 고려
위 나)항에 본 바와 같이 이 사건 각 상표의 표장과 피고 사용표장은 외관, 호칭이 전체적으로 서로 유사하다. 여기에 앞서 든 증거, 위 인정사실 및 변론 전체의 취지에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하여 앞서 본 법리에 비추어 보면, 피고 사용표장은 거래상 일반 수요자나 거래자로 하여금 그 서비스업 등의 출처에 대하여 오인·혼동하게 할 우려가 있다고 봄이 타당하다. 따라서 피고 사용표장은 이 사건 각 상표의 표장과 유사하다고 판단되고, 피고가 주장하는 여러 사정만으로는 이와 달리 보기 어렵다. 이에 반하는 피고의 주장[2. 나. 1) 나)항 주장 부분]은 받아들이지 아니한다.
① 피고가 피고 사용표장을 표시한 이 사건 각 매장에서 행하고 있는 영업은 문구제품, 생활용품, 음료 및 과자, 가공식품, 건강기능식품, 화장품 등을 판매하는 종합소매점업으로서, 이 사건 각 상표의 지정상품 또는 지정서비스업인 화장품 소매입, 화장품, 음료 및 과자, 가공식품, 건강기능식품과는 밀접한 관련이 있는 영업이다.
② 앞서 인정한 원고의 숨 제품의 매출액, 광고비용, 인지도에 대한 설문조사 결과 등에 비추어 보면, 숨 제품에 표시된 표장으로서 식별력 있는 부분인 은 지속적인 광고 및 관매 등에 의해 국내에서 상당히 높은 인지도를 취득한 상표로 보이고, 그 인지도는 과 알파벳 대문자라는 정도의 차이만 있을 뿐 전체적으로 동일한 구성인 이 사건 나머지 각 상표의 경우에도 마찬가지로 적용된다고 보인다.
③ 화장품 판매점의 경우 화장품 브랜드 이름 자체를 상호로 사용하는 경우도 있는데, 일반 수요자들에게 널리 알려진 이 사건 제1, 2상표와 실질적으로 동일한 이 사건 각 상표와 외관, 호칭이 유사한 피고 사용표장이 이 사건 각 매장의 간판, 가격표 등에 표시될 경우 보통의 주의력을 가진 일반 수요자나 거래자의 입장에서는 이 사건 각 상표가 연상되어 이 사건 각 매장이 원고가 숨 제품을 판매하기 위하여 운영하는 매장이라고 혼동할 가능성이 있다.
④ 위와 같이 이 사건 제1, 2상표가 널리 알려져 있고, 이 사건 각 상표의 지정상품이 화장품뿐만 아니라 음료 및 과자, 가공식품, 건강기능식품으로 정해져 있는 점 등을 고려하면, 이 사건 각 상표와 외관, 호칭이 유사한 피고 사용표장이 화장품 소매업, 음료·과자·가공식품·건강기능식품 판매업에 사용되는 경우 일반 수요자에게 이 사건 각 상표를 연상시킬 수 있어 양자를 혼동할 가능성은 더욱 높아진다. 피고의 주장과 같이 원고가 이 사건 각 상표를 음료 및 과자, 가공식품, 건강기능식품에 실제로 사용한 바 없다는 사정만으로는 이와 다르게 보기 어렵다.
⑤ 아래와 같은 사정에 비추어 보면, 이 사건 각 매장의 주된 수요자가 피고의 주장과 같이 10대 소녀 팬들에 한정된다고 보기 어렵고, 오히려 그 주된 고객층은 10대 소녀 팬들을 포함한 일반 수요자 외에 한류 열풍에 힘입어 일본, 중국 등 해외에서 한국으로 관광을 온 구매력 있는 외국인이라고 봄이 상당하다. 여기에 앞서 본 바와 같이 원고가 2012년부터는 일본에서 2016년부터는 중국에서 숨 제품을 판매하고 있는 점, 원고가 아래와 같이 국내에서도 고가의 화장품 외에 1~2만 원 대의 제품도 판매하고 있는 점 등을 함께 고려하면, 원고와 피고의 주된 고객층은 서로 겹칠 여지가 있다.
㉠ 이 사건 각 매장 중 별지 4 목록 제2, 3, 4항 기재 각 장소에 있는 매장은 2015년경부터 에스엠엔터테인먼트 소속 한류 스타의 기념품점으로 운영되었고, 별지 4 목록 제1항 기재 장소에 있는 매장은 2016. 3.경 이마트와의 제휴를 통해 식음료 관련 한류 상품까지 추가한 이른바 ‘마켓' 형식으로 개점하였다. ㉡ 이 사건 청담 매장이 에스엠엔터테인먼트의 한류 편의점이고, 그 방문객 중 85%가 외국인 관광객이며, 한류 팬들과 여고생으로 붐비고, 하루 평균 300명이 방문하는데 그 중 상당수가 일본, 중국 등 외국인 관광객이라는 내용의 언론 기사가 있다.2) ㉢ 피고 스스로도 이 사건 각 매장을 통해 글로벌 비즈니스로 확장 가능한 수익모델을 창출하는 것을 사업 목표로 하고 있고, 관광객 기념상품(수비니어), 여행상품 등을 주된 전시상품 중 하나로 선정하고 있으며, 이 사건 청담 매장을 한류 편의점이라고 평가하고 있고, 국내 및 오프라인에 한정하지 않고 해외 및 전자상거래로 영역을 확장함 계획을 가지고 있다.3) ㉣ 원고가 판매하는 숨 제품은 1~2만 원 대의 색조 화장품, 로션, 에센스, 스킨, 토너 등도 있고(갑 43호증 및 변론종결 이후 원고가 제출한 2017. 7. 4.자 참고자료), 원고의 다른 화장품 브랜드인 후(后)와는 달리 고급스러운 이미지를 내세우는 것도 아니어서(갑 39호증), 숨 제품이 반드시 고가의 화장품이라고 할 수는 없다. ㉤ 피고는 원고의 주요 고객층이 고가인 숨 제품을 구매하려는 중년 이상의 여성들이라고 주장하나, 숨 제품의 주요 구매층이 중년 이상의 여성이라는 점을 뒷받침할 충분한 자료가 없다.
[각주2] 을 1호증(제1, 6, 7쪽), 을 5호증의 2(제1쪽), 을 5호증의 3(제1쪽), 을 6호증의 3(제1, 3쪽), 을 6호증의 4(제7쪽), 을 6호증의 18(제6쪽) 등.
[각주3] 을 2호증의 1(제3, 4, 8, 10, 17쪽), 을 6호중의 5, 6, 7, 11.
⑥ 이 사건 각 매장의 성격이 에스엠엔터테인먼트 소속 연예인들의 기념품점 내지 한류 편의점이라는 사정을 고려하더라도, 그와 관련된 이 사건 각 매장 입구의 모습, 매장의 내부 구성과 인테리어, 홍보물, 취급상품의 형태와 종류 등의 구체적인 영업 태양은 각 매장의 규모나 피고의 영업방침, 사업전략 등에 따라 충분히 변동 될 수 있다고 보인다. 이와 같이 고정적인 거래실정이 아닌 변동가능한 임시적·부동적(浮動的)인 거래실정을 상표의 유사 여부 판단을 좌우하는 결정적인 고려요소로 쉽게 인정하기는 어렵다.
⑦ 앞서 본 바와 같이 피고 사용표장은 피고가 종합소매점업을 영위하는 이 사건 각 매장의 간판, 정가표 등에 표시되고 있는바, 이는 서비스표적 사용에 해당한다. 피고가 이 사건 각 매장에서 관매하는 화장품에는 피고 사용표장을 부착하지 않고 음료 및 과자, 가공식품, 건강기능식품에는 이마트 제휴 상품임을 표시하고 있더라도 이 사건 각 매장의 간판, 정가표 등에 표시된 피고 사용표장이 서비스의 식별표지로 사용된다는 점에는 영향이 없어 앞서 본 출처 오인·혼동의 우려를 제거하기에는 부족하다.
⑧ 피고가 제출한 을 1 내지 18호증, 을 28 내지 32, 34, 35, 36호증의 각 기재만으로는 피고 사용표장이 국내에서 상당한 인지도를 얻은 주지의 표장이라고 보기 어렵고, 달리 그렇게 볼만한 충분한 증거자료가 없다.
⑨ 피고가 피고 사용표장을 사용한 시기는 2015년경부터인데, 표장의 주요 구성을 ‘’으로 하는 이 사건 각 상표는 그 당시 이미 국내에서 상당히 알려진 상표로 보이는 점, 이 사건 제1, 2, 3상표의 출원시기가 모두 피고 사용표장의 사용 시기보다 앞서고, 이 사건 제1, 2상표는 선등록상표인 점 등에 비추어 보면, 피고는 이 사건 각 상표의 존재를 이미 인지하고 있던 상태에서 굳이 피고 사용표장을 이 사건 각 매장에 사용한 것으로 보인다.
⑩ 원고가 이 사건에서 침해대상 표장으로 특정하지는 아니하였으나, 갑 21호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 원고는 SUM Legendary Recovery를 표장으로 하는 상표(출원일 / 등록일 / 등록번호 : 2010. 10. 15. / 2011, 11, 9. / 제0889239호, 지정상품 제03류 화장품 등)의 등록상표권자인 사실이 인정되는바, 지정상품과의 관계에서 위 상표의 식별력 있는 요부는 ‘SUM'으로 보이므로, 원고는 화장품과 관련해서는 피고 사용표장의 주요부인 ‘SUM’과 동일한 ‘SUM’ 표장에 대하여도 이미 금지권을 가지고 있다.
나. 상품 또는 서비스업의 유사 여부
피고가 원고의 이 사건 각 상표의 지정상품 또는 지정서비스업인 화장품 소매업, 화장품, 음료 및 과자, 건강기능식품에 사용되는 ‘’과 유사한 피고 사용표장을 그 상품의 관매업을 영위하는 이 사건 각 매장에 사용하고 있어, 이 사건 각 상표의 지정상품 또는 지정서비스업은 피고 사용표장이 표시된 사용상품 또는 사용서비스업과 동일·유사하다.
따라서 그 용도와 생산 및 판매 부문, 거래자 및 수요자의 범위 등을 종합적으로 고려할 때 이들 상표가 거래통념상 동일·유사한 위 상품, 서비스업에 사용될 경우, 그로 인하여 일반 수요자가 그 서비스 등의 제공자를 원고인 것으로 서비스의 출처에 대하여 혼동을 일으킬 우려가 있다고 판단되므로, 이 사건 각 상표의 지정상품 또는 지정서비스업과 피고의 서비스업은 동일·유사하다고 봄이 타당하다.
다. 이 사건 각 상표권의 침해
피고가 이 사건 각 상표와 유사한 피고 사용표장을 동일·유사한 상품 또는 서비스업인 화장품, 음료 및 과자, 건강기능식품 등을 판매하는 종합소매점 운영을 위하여 표시하는 행위는 거래자나 일반 수요자로 하여금 위 상품이나 서비스업의 출처에 대하여 오인·혼동하게 할 우려가 있어 유사상표를 동일·유사한 서비스업 등에 사용하는 행위에 해당하므로, 이 사건 각 상표권에 대한 침해행위가 된다.
라. 정리
결국 피고는 피고 사용표장을 이 사건 각 상표의 지정상품과 동일·유사한 별지 2 목록 기재 제품의 제품, 용기, 라벨, 포장, 선전광고물에 표시하거나, 피고 사용표장을 표시한 별지 2 목록 기재 제품을 양도, 인도하거나 그 목적으로 전시, 수출 또는 수입하여서는 아니 되고, 피고 사용표장을 벌지 3 목록 기재 서비스업 및 그 서비스업을 하거나 할 별지 4 목록 기재 매장(이 사건 각 매장) 영업의 선전광고물, 정가표, 거래 서류, 간판, 내·외부 장식 또는 표찰에 표시하거나, 전시 또는 반포하여서는 아니 되며, 피고의 본점, 지점, 영업소, 사무소, 창고에 보관 또는 전시하고 있는 피고 사용표장이 표시된 별지 2 목록 기재 제품의 완제품 및 반제품, 용기, 라벨, 포장, 별지 3 목록 기재 서비스업을 하거나 할 별지 4 목록 기재 매장(이 사건 각 매장)의 간판, 내·외부 장식, 표찰 및 각 광고 선전물에 표시된 피고 사용표장을 제거하되, 표장만 제거할 수 없는 경우 피고 사용표장이 표시된 완제품 및 반제품, 용기, 라벨, 포장, 선전광고물, 간판, 내·외부 장식, 표찰 및 각 광고 선전물을 폐기할 의무가 있다.
(이 사건 각 상표권 침해로 인한 침해금지 및 폐기청구를 위와 같이 받아들이는 이상, 원고의 선택적 청구인 부정경쟁행위에 기한 침해금지 및 폐기청구에 관하여는 별도로 판단하지 아니한다.)
4. 결론
그렇다면, 원고의 청구는 이유 있어 모두 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.
판사 윤태식(재판장), 이한상, 권보원
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