P&G사가 출원한 'RICE INFUSIONS'(쌀추출물 함유) 상표에 대한 등록거절은 정당하다는 판결이 나왔다. 특허법원 특허3부(재판장 노태악 부장판사)는 최근 P&G사가 "어려운 영어단어에 해당해 일반 수요자가 쌀추출물이라는 의미를 직감할 수 없다"며 특허청장을 상대로 낸 거절결정(상) 소송(☞2009허6915)에서 "국내 영어보급 수준에 비춰 어려운 영단어로 볼 수 없고, 원재료 표시로 상표등록을 할 수 없다"며 원고패소 판결을 내렸다. 재판부는 판결문에서 "상표법 제6조1항 제3호가 상품의 원재료 등을 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없도록 한 것은 그러한 기술적 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서, 누구라도 사용할 필요가 있고 사용을 원하기 때문에 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 타인의 동종상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 이유가 있다"고 밝혔다. 재판부는 이어 "P&G사는 'NFUSION'은 국내 영한사전에 중요도를 표시하는 별표(★)가 전혀 표시돼 있지 않을 정도로 어려운 단어에 해당해 일반 수요자가 사전을 찾아보기 전에는 '쌀추출물' 등의 의미를 가지는 것으로 직감할 수 없다고 주장하나, 국내의 영어보급수준에 비춰보면 국내 발간 영한사전에서 별표 표시가 없다고 해서 일반 소비자가 사전을 찾아봐야 하는 어려운 영단어라고 할 수 없다"고 덧붙였다. 재판부는 또 "설사 일반 수요자가 사전을 찾아보지 않고는 'RICE INFUSIONS' 상표의 전체적인 의미를 직감할 수 없다고 해도, 상표의 표장이 뜻하는 '쌀추출물' 등이 우유, 치즈 등 지정상품들과의 관계에 비춰 원재료로 사용되는 것으로 일반수요자나 거래자가 인식하고 있을 것으로 보인다"고 설명했다. P&G사는 지난 2007년 'RICE INFUSIONS' 상표를 우유, 치즈제품, 빵 등을 지정상품으로 해 출원했는데, 특허청은 표장이 지정상품의 성분 및 가공방법의 의미를 직감시키는 표시라는 이유로 거절결정을 했다. P&G사는 특허심판원에서도 기각결정을 받자 지난해 9월 소송을 냈다.

특허청의 '경기도시공사' 상표등록거절은 부당하다는 판결이 나왔다. 특허법원 특허1부(재판장 김용섭 부장판사)는 최근 경기도시공사가 특허청장을 상대로 "'경기도시공사' 상표등록거절은 부당하다"며 낸 거절결정(상)소송(☞2009허2302)에서 "특허심판원 2008원10074 심결을 취소하라"며 원고승소 판결을 내렸다. 재판부는 판결문에서 "상표법 제6조1항 제4호에서 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표를 상표등록의 소극적 요건으로 규정한 취지는 누구에게나 자유로운 사용을 허용하고 어느 특정인에게 독점사용권을 부여하지 않으려는 데 있는 것"이라며 "현저한 지리적 명칭이란 용어자체가 특정상품과 관련해 일반 수요자들에게 즉각적인 지리적 감각을 전달할 수 있는 표장을 말한다"고 밝혔다. 재판부는 이어 "'경기도시공사'는 불가분적으로 결합돼 전체가 '경기도의 도시개발사업을 수행할 목적으로 설립된 공공기업체'를 인식하게 하므로, 현저한 지리적 명칭인 '경기'에 결합된 '도시공사' 부분이 부가적인 것이 아니라 새로운 관념을 낳게 해 '경기도시공사' 전체가 독자적 식별력을 가지게 되는 경우"라고 덧붙였다. 재판부는 또 "지방공사는 지방공기업법에 의해 지방자치단체가 설립하는 것이고, 공사가 매각되는 경우 매수인이 상법상의 청산절차 없이도 주식회사로 설립등기를 신청할 수 있지만 상호에 '공사'라는 명칭은 사용할 수 없는 점 등에 비춰 보면, 상표법 제6조1항 제7호의 기타 식별력 없는 표장에 해당한다고 볼 수도 없다"고 설명했다. 경기도시공사는 지난 2007년 특허청에 '경기도시공사' 상표등록출원을 했지만, '경기'가 현저한 지리적 명칭이라는 이유로 거절당하자 특허심판원에 불복심판청구를 냈다. 하지만 특허심판원도 지난 2월 같은 이유로 심판청구를 기각했고, 공사는 3월 소송을 냈다.

자신의 상호나 전화번호를 전화번호부에 등재되거나 인터넷포털사이트에 검색되도록 방치한 것도 상표의 사용에 해당한다는 판결이 나왔다. 특허법원 특허3부(재판장 노태악 부장판사)는 최근 유모씨가 “인터넷포털사이트 등에서 분쟁이 된 상표가 사용중인데도 권리범위확인심판을 각하한 것은 부당하다”며 류모씨를 상대로 낸 권리범위확인(상)소송(2009허4087)에서 “특허심판원 2008당3137 심결을 취소한다”며 원고승소 판결을 내렸다. 재판부는 판결문에서 “상표법 제2조1항 제6호 다목에 의하면 상표에 관한 광고에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위는 상표의 사용에 해당한다”며 “설령 광고의 형식을 취하고 있지 않더라도 이 행위와 같은 것으로 평가할 수 있는 정도라면 상표의 사용에 해당한다”고 밝혔다. 재판부는 이어 “전화번호부에 자기의 상호나 전화번호를 등재할 지 여부와 인터넷포털사이트에서 자기의 상호나 전화번호가 검색되도록 할지 여부는 자기가 선택하는 것”이라고 덧붙였다. 재판부는 또 “심판청구일 무렵까지 류씨의 상표가 전화번호부에 등재돼 있었을 뿐 아니라, 인터넷포털사이트에서 검색되고 있었다”며 “이런 사실을 알고도 류씨가 종전과 같이 그대로 뒀다면 상표법 제2조1항 제6호 다목에서 규정된 사용서비스업의 광고에 상표를 표시해 반포·전시하는 정도의 행위에 해당하는 것으로 평가할 수 있다”고 설명했다. 지난해 10월 유씨는 류씨의 상표가 자신의 상표의 권리범위에 속한다고 주장하며 권리범위확인심판을 청구했지만, 특허심판원은 류씨가 현실적으로 상표를 사용하지 않고 있다며 부적법 각하했다. 유씨가 2001년3월께 자신의 상표와 유사한 상표를 사용하지 말도록 요구한 후, 류씨가 다른 상호를 사용하고 있다는 이유에서였다. 그러자 유씨는 Daum, NAVER 등 인터넷포털사이트의 지역정보 검색이나 지도검색, 또는 전화번호 검색 등에서 여전히 류씨의 점포가 변경 전 상표로 검색되고 있고, 전화번호부에도 등재돼 있다며 소송을 냈다.

시중에 유통되는 일반 트럼프 카드에 특수염료를 칠해 일명 '타짜카드'을 제작·판매했더라도 상표법위반으로 볼 수 없다는 대법원판결이 나왔다. 대법원 형사2부(주심 전수안 대법관)는 상표법위반 등의 혐의로 기소된 이모(50)씨 등 2명에 대한 상고심(☞2009도3929)에서 유죄를 인정한 원심을 파기하고 최근 사건을 서울중앙지법으로 돌려보냈다. 재판부는 판결문에서 "상표권자로부터 상표를 양수한 자가 원래 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선을 했다면 실질적으로 생산행위를 하는 것과 마찬가지"라며 "이러한 경우에는 상표권자의 권리가 침해된다고 봐야하지만 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선에 해당하는지 여부는 상품의 성질 및 기능 등을 종합하여 판단해야 한다"고 밝혔다. 재판부는 "전문도박용 카드제조에 사용된 트럼프 카드는 모두 상표권자로부터 적법하게 구입했고, 카드 뒷면에 특수염료로 인쇄된 무늬와 숫자는 적외선 카메라 필터로만 식별이 가능할 뿐 육안으로는 식별이 불가능하다"며 "피고인들의 이 사건 카드제조·판매행위가 원 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선이라 평가되지 않는 한 원래 카드에 사용된 상표권은 상표권자가 카드를 판매함으로써 소진된 것으로 봐야한다"고 설명했다. 재판부는 이어 "일반 수요자로서는 원래 상품의 출처를 혼동할 염려가 없고, 카드에 특수염료로 인쇄한 행위가 원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공·수선이거나 상표의 출처표시기능이나 품질보증기능을 침해했다고 보기 어렵다"며 "이 같은 가공행위만으로 피고인들이 원래의 카드와 동일성이 없는 새로운 카드를 생산했다고 단정하여 상표법위반부분 공소사실을 유죄로 판단한 원심은 위법하다"고 판단했다.

LCD 패널용 유리기판 상표인 ‘JADE’와 전자수첩 상표인 ‘JADE POWER’는 유사표장이지만 용도와 판매부문이 달라 중복등록이 가능하다는 판결이 나왔다. 특허법원 특허2부(재판장 김의환 부장판사)는 최근 코닝 인코포레이티드사가 “JADE 등록거절결정은 부당하다”며 특허청장을 상대로 낸 거절결정(상) 소송(2009허4001)에서 “선등록상표와 표장은 유사하나 지정상품이 동일·유사하지 않다”며 원고승소 판결을 내렸다. 재판부는 판결문에서 “선등록 상표인 JADE POWER가 ‘제이드’로 약칭될 경우에는 코닝사의 JADE와 호칭이 동일하고, 연상되는 관념 역시 ‘비취’ 또는 ‘옥’ 등과 같이 동일하게 형성된다”며 유사한 표장에 해당한다고 밝혔다. 재판부는 그러나 “JADE의 지정상품인 LCD 패널용 유리기판은 LCD를 완성하기 위해 패널에 결합되는 유리시트형태의 부품인 반면, JADE POWER의 지정상품인 전자수첩 등 전자응용기기는 완성품으로 품질, 형상 및 용도 등이 서로 다르다”고 지적했다. 재판부는 이어 “JADE의 LCD 패널용 유리기판은 LCD 패널 생산업체에게 판매되고 있는 반면, JADE POWER의 전자수첩 등은 주로 가전제품 대리점이나 백화점 등에서 일반수요자에게 판매돼 판매부문 및 수요자 등이 서로 다르다”고 덧붙였다. 재판부는 또 “JADE의 LCD 패널용 유리기판이 JADE POWER의 전자수첩 등의 부품으로 사용될 수 있기는 하나 용도 및 판매부문 등의 측면에서 지정상품이 다르다”며 “JADE는 JADE POWER와 표장은 유사하나 지정상품이 동일·유사하지 아니해 상표법 제7조1항 제7호에 해당하지 아니하므로 상표등록을 받을 수 있다”고 설명했다. 코닝사는 지난해 3월 JADE 상표를 출원했으나 특허청은 8월 선등록 상표인 JADE POWER와 관련해 상표법 제7조1항 제7호에 해당한다며 거절결정을 했다. 코닝사는 9월 특허심판원에 거절결정의 취소를 구하는 심판(2008원9122)을 청구했으나 심판원은 지난 3월 받아들이지 않는 심판결정을 했다. 코닝사는 5월 심결을 취소해달라며 소송을 냈다.

다른 사람이 이미 등록한 상표를 사용했더라도 단순히 품질등급을 표시하기 위한 목적으로 사용했다면 상표법위반으로 볼 수 없다는 대법원판결이 나왔다. 대법원 형사1부(주심 김영란 대법관)는 상표법위반 혐의로 기소된 가구판매전문 인터넷쇼핑몰 운영자 박모(50)씨에 대한 상고심(2009도6534)에서 무죄를 선고한 원심을 최근 확정했다. 재판부는 판결문에서 “피고인은 단지 상품의 명칭 또는 품질등급을 표시하기 위해 ‘노블레스’라는 용어를 사용한 것으로 봄이 타당하다고 판단한 원심은 정당하다”고 밝혔다. 박씨는 ‘노블레스 가구’ 상표권자인 임모씨의 승낙없이 지난 2006~2007년 사이 ‘노블레스’라는 상표를 부착해 7억6,900만원 상당의 소파 4점을 판매한 혐의로 기소됐다. 박씨는 “제품의 품질등급을 표시하기 위해 ‘노블레스’라는 용어를 사용했을 뿐 상표권을 침해한 것이 아니다”라고 주장했고 1·2심은 “타인의 등록상표를 이용했더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니어서 상표의 사용으로 인식될 수 없다면 등록상표의 상표권을 침해한 것으로 볼 수 없다”며 무죄를 선고했다.

중소기업은행이 인력컨설팅업체의 'IBK' 상표를 무효로 해달라며 낸 소송에서 패소했다. 특허법원 특허1부(재판장 김용섭 부장판사)는 중소기업은행이 (주)IBK를 상대로 낸 등록무효소송(☞2009허504)에서 "(주)IBK의 상표등록 당시 중소기업은행의 영문약칭 'IBK'는 저명상표가 아니었다"며 지난 4일 원고패소 판결을 내렸다. 재판부는 판결문에서 "등록서비스표가 상표법 제7조1항 제3호, 제6호, 제9호, 제10호에 해당하기 위해서는 선사용 서비스표가 사후에 등록된 서비스표의 출원시 또는 등록여부 결정시 주지 또는 저명상표여야 하고, 제11호에 해당하기 위해서는 주지·저명하지는 않더라도 일반거래에서 특정인의 서비스표나 서비스업으로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 한다"고 밝혔다. 상표법 제7조는 상표등록을 받을 수 없는 상표의 예로 공익사업을 표시하는 저명한 표장(제3호), 저명한 상호(제6호), 현저하게 인식된 타인의 상표와 동일(제9호) 혹은 혼동 우려가 있는 상표(제11호) 등의 경우를 규정하고 있다. 재판부는 이어 "중소기업은행은 1987년12월께부터 'IBK'를 영문약칭이나 서비스표로 사용해 온 사실은 인정된다"면서도 "대부분 외국과의 거래를 위한 서류(문서)와 내부문서 또는 직원을 위한 자료로 사용되거나 제한된 수요자의 범위 내에서 사용돼 거래 일반 소비자들을 상대로 광범위하게 지속적으로 사용됐다고 보기 어렵다"고 밝혔다. 재판부는 또 "(주)IBK의 2001년12월 상표출원 또는 등록여부 결정시 중소기업은행의 영문약칭 'IBK'가 국내에서 저명상표에 해당한다거나 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 특정인의 서비스표나 서비스업이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 보기 어렵다"고 덧붙였다. 재판부는 "(주)IBK의 지정서비스업은 '기업경영 등 인사관련 서비스업'에 해당하는 데 비해 중소기업은행의 서비스표 지정서비스업은 모두 '금융업'에 해당해 업무영역을 달리한다"며 "동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표가 아니므로 상표법 제7조1항 제7호에 해당하지도 않는다"고 지적했다. (주)IBK는 지난 2001년12월 'IBK' 서비스표를 인력컨설팅업 등을 지정서비스업으로 해 등록했다. 이보다 앞서 1999년에 'IBK Capital Corporation'을 서비스표로 등록했던 중소기업은행은 특허심판원에 등록무효심판(2008당787)을 청구했으나 지난해 12월 기각당하자 1월 소송을 냈다.

선출원상표의 등록에 대한 무효심결이 확정됐더라도 후출원 상표권자의 상표등록까지 금지해서는 안 된다는 헌재결정이 나왔다. 헌법재판소 전원재판부는 지난달 30일 A사가 "선출원상표의 상표등록무효가 확정되면 후출원 상표권자의 상표등록까지 무효로 하고 있는 상표법 제7조3항은 재산권과 직업선택의 자유를 침해한다"며 낸 헌법소원 사건(2006헌바114)에서 재판관 8대 1의 의견으로 위헌결정을 내렸다. 이번 헌재결정에 따라 상표법 제7조3항은 이날부터 효력을 상실했다. 상표등록을 받을 수 없는 상표를 규정하고 있는 상표법 제7조3항은 타인의 등록상표가 상표등록 무효심결로 무효가 됐을 경우 후출원상표에 대해서도 상표등록을 받을 수 없도록 하고 있다. 또 선등록상표가 무효가 됐을 경우 이와 유사한 상표가 이미 시장에 공존하고 있었더라도 그 상표 역시 무효심결의 대상이 되도록 정하고 있다. 재판부는 "특허청은 구 상표법과 관계없이 후출원상표의 출원시 이와 동일 또는 유사한 타인의 선등록상표가 존재하는 경우 후출원상표의 등록을 거절할 수 있다"며 "또 선등록상표가 무효로 확정돼 소멸하더라도 소비자가 일정기간 동안 상표에 대한 기억과 신용이 남아있다고 판단될 경우 상표권이 소멸한 날로부터 1년이 경과하지 않으면 이와 동일 또는 유사한 상표의 등록을 거절할 수 있되 1년 이상 사용되지 않아 소비자의 오인·혼동의 우려가 없을 경우 등록을 허용하도록 하고 있다"고 밝혔다. 재판부는 따라서 "상표등록출원시에 상표법 제7조3항 부분을 적용해 상표등록을 거절할 수 있도록 하는 것은 동일 또는 유사한 상표의 공존을 억제해 소비자의 오인·혼동을 방지한다는 입법목적에 기여하는 바가 거의 없다"고 했다. 재판부는 이어 "상표법 제7조3항은 선등록상표에 대한 무효심결이 확정된 후라도 후등록상표를 무효로 심결할 수 있도록 하고 있다"며 "이 경우 선등록상표의 무효심결이 확정될 당시 이미 동일·유사한 상표가 공존하고 있는데 선등록상표 무효심결 확정 이후에 새롭게 후등록상표를 무효로 한다고 해서 소비자의 오인·혼동을 방지한다는 입법목적에 기여할 여지는 없다"고 지적했다. 이에따라 재판부는 "이 법률조항은 '무효의 소급효'에 배치돼 전체 상표법 체계에 혼란을 야기시킬 뿐만 아니라, 나아가 이미 상표등록을 마친 후출원자는 선등록상표가 무효로 확정된 이후에도 후등록상표가 무효로 됨으로써 정당한 이유없이 재산권인 상표권과 상표를 이용해 직업을 수행할 자유를 침해받게 된다"고 밝혔다. 반면 이공현 재판관은 "선등록상표의 무효심결이 확정되면 그 상표등록은 소급적으로 무효가 되지만 무효심결이 확정될 때까지 선등록상표가 존재하고 있었던 것은 객관적 사실"이라며 "일반소비자들의 상품출처의 오인·혼동을 막기 위해서라도 무효의 소급효라는 일반원칙에도 불구하고 상표등록무효에 있어서는 예외를 둘 필요성이 인정된다"며 반대의견을 냈다. A상표로 87년부터 침구류 사업을 해온 B씨는 C사가 98년 A상표와 유사한 A'상표를 출원·등록하자 2001년 A상표를 출원·등록한 뒤 C사에 대해 등록무효심판을 청구해 승소했다. 이후 C사와 이해관계에 있던 D씨가 2006년께 상표법 제7조3항의 규정을 들어 "A상표도 소멸등록된 A'상표와 유사하므로 무효로 해야한다"며 등록무효심판을 청구해 A상표 역시 무효심결이 내려지게 되자 B씨는 특허소송을 제기하고 헌법소원도 냈다.

상표권자라도 상표등록출원일 전에 발생한 저작권에 저촉될 경우, 저작권자의 동의없이는 상표를 사용할 수 없다는 판결이 나왔다. 서울북부지법 민사12부(재판장 배준현 부장판사)는 최근 미국 유명 의류브랜드 '본 더치(Von Dutch)'와 양도계약을 통해 권리를 넘겨받은 후, 국내에서 저작권양도등록을 마친 진모(46)씨가 같은 브랜드에 대해 국내에서 상표권등록을 마친 이모(54)씨 등 3명을 상대로 낸 표장사용금지 소송(2008가합3187)에서 원고 일부승소 판결했다. 재판부는 판결문에서 "저작물의 최초 발생국인 미국과 저작권의 보호를 구하는 국가인 우리나라는 모두 문학적·예술정 저작물의 보호를 위한 베른협약의 가입국인데, 여기서는 저작권 보호에 대해 본국법이 아닌 보호국법의 적용을 받는 보호국법주의를 채택하고 있다"며 "국제사법 제24조도 '지적재산권의 보호는 그 침해지법에 의한다'고 규정하고 있다"고 판시했다. 재판부는 이어 "상표법 제53조에 의해 이씨가 상표권자라고 하더라도 그 상표등록출원일 전에 발생한 전씨의 저작권과 저촉돼 그 지정상품에 대한 상표 사용은 저작권자 진씨의 동의를 얻지 않고는 등록상표를 사용할 수 없다"며 "진씨의 동의없이 본 더치 상표를 사용하는 것은 진씨의 저작권을 침해한다"고 덧붙였다. 원고 진씨는 '본 더치' 저작권을 양도 받아 2007년 7월4일 국내에서 저작권양도등록을 마친 저작권자다. 반면 피고 이씨는 '본 더치' 표장과 동일한 표장을 상표로 출원해 2007년 9월13일 상표권등록을 마친 상표권자다. 그러던 중 진씨는 "자신이 저작권자이기에 본 더치 표장이 부착된 상품의 생산, 판매, 수입, 수출, 배포, 판매를 금지해 달라"고 이씨 등에게 요청했다. 이에 이씨가 "저작물의 발생지인 미국법이 준거법"이라는 이유로 거부하자 소송을 냈다.

'수협캐피탈'이라는 대부업 상호는 '수협'과 혼동할 수 있어 수협에 대한 상표권침해에 해당된다는 판결이 나왔다. 대구지법 형사2부(재판장 이찬우 부장판사)는 1심에서 "수산업협동조합중앙회의 약칭 '수협'에 대한 상표법위반 등으로 벌금형을 받은 후 항소한 '수협캐피탈' 대표 김모(49)씨에 대한 항소심(2008노2681)에서 5일 "'수협캐피탈'과 '수협'은 극히 유사하다"며 김씨의 항소를 기각했다. 재판부는 판결문에서 "수산업협동조합중앙회는 1962년 관련법에 따라 설립돼 40년 이상 은행업무 등 신용사업을 하고 있을 뿐 아니라 1992년부터 수협유통, 수협용역, 수협사료 등 자회사를 설립해 '수협'이라는 약칭은 이미 일반일들 사이에 널리 인식돼 오고 있다"며 "김씨가 운영하는 '수협캐피탈'은 전체적인 외관, 관념 호칭에 있어 극히 유사해 상표권을 침해했다고 볼 수 있다"고 밝혔다. 이어 재판부는 "'수협캐피탈'이라는 상호가 일반수요자에게 수산업협동조합중앙회에서 서비스를 제공하는 것으로 인식케 한다는 이유로 등록거절됐음에도 계속 사용했다"며 "이는 저명상표인 '수산업협동조합'의 인지도에 편승하려 했던 것으로 부정경쟁행위에 해당한다"고 덧붙였다. 김씨는 2001년 8월부터 '수협캐피탈'이라는 상호로 대부업을 운영했다. 그러나 수산업협동조합중앙회가 운영하는 금융업체로 오인한 고객들의 문의가 잦아지자 수협중앙회는 2007년 7월 상표권 침해 등을 이유로 '수협' 상표사용을 중지할 것을 요청했다. 이에 김씨가 수협의 요청을 거부하고 운영을 계속하자 고발, 1심에서 벌금형을 선고하자 항소했다.