대법원 제3부 판결 【사건】 2016다222712 영업비밀침해금지 및 계약위반행위금지 등 【원고, 피상고인 겸 상고인】 1. ◇◇◇ 엘엘씨(◇◇◇ LLC), 미합중국 60017 일리노이주 ○○ ○○○○○ ○○○ ○○○ ○○ **, 대표자 ○○. ○○○ 정, 2. □□ □□□□□ 가부시끼가이샤(□□ □□□□□ 株式會社), 일본국 도쿄도 ○○○○○ ○○○ *쵸메 *방 *고, 대표자 ○○ 히로후미(○○ 浩文) 원고들 소송대리인 변호사 한상욱, 박성수, 이인재, 차경수, 김종석 【피고, 상고인 겸 피상고인】 주식회사 ◎◎, 서울 ○○구 ○○○로 ***(○○동), 대표이사 김○○, 조○○, 소송대리인 법무법인(유한) 광장 담당변호사 신영철, 곽부규, 권영모, 김운호, 류현길, 한양석, 법무법인(유한) 태평양 담당변호사 이인재, 권택수, 송우철, 전병하, 이후동, 김지현, 김성수, 이재엽 【피고 소송수계신청인】 ◎◎화학 주식회사, 서울 ○○구 ○○○로 ***(○○동), 대표이사 박○○, 소송대리인 법무법인(유한) 광장 담당변호사 신영철, 곽부규, 권영모, 김운호, 류현길, 한양석 【원심판결】 서울고등법원 2016. 4. 7. 선고 2015나2015922 판결 【판결선고】 2019. 12. 24. 【주문】 원심판결을 파기하고, 사건을 서울고등법원에 환송한다. 피고 소송수계신청인의 소송수계신청을 기각한다. 소송수계신청으로 인한 비용은 피고 소송수계신청인이 부담한다. 【이유】 상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 다음 제출된 상고이유보충서 등은 이를 보충하는 범위에서)를 판단한다. 1. 사건 경위와 원심 판단 원심판결 이유와 기록에 따르면 다음 사실을 알 수 있다. 가. 원고 ◇◇◇ 엘엘씨(◇◇◇ LLC, 이하 ‘원고 ◇◇◇’라 한다)는 석유 정제, 가스 가공, 석유화학 제품 생산, 주요 제조 산업의 기술 개발·기술 이전 등을 영업으로 하는 미합중국 법인인데, 1980년대에 올레플렉스(Oleflex) 공정의 개발에 성공하여 위 공정을 도입하려는 업체와 그 사용에 관한 라이선스(license) 계약을 체결하고 기술사용료를 지급받는 방식으로 사업을 하고 있다. 원고 □□ □□□□□ 가부시끼가이샤(□□ □□□□□ 株式會社, 이하 ‘원고 □□’라 한다)는 원고 ◇◇◇가 개발한 공정에 사용하기 위한 석유 정제, 석유화학 촉매의 제조·판매 등을 영업으로 하는 일본국 법인으로서 원고 ◇◇◇의 자회사이다. 나. 원고 □□는 원고 ◇◇◇로부터 올레플렉스 공정에 관한 라이선스 계약을 체결할 권한 등을 부여받았는데, 1989. 2. 8. 주식회사 동양나이론(1996년 주식회사 ◎◎티앤씨로 상호가 변경되었고, 1998년 피고 회사로 합병되었다. 이하 이들 회사를 통칭하여 ‘피고’라 한다)과 ○○ 남구에 생산능력 16만 5천 톤 규모의 올레플렉스 공정을 도입하여 ●● 1공장(DH-1)에 설치하고 이를 가동하는 내용의 엔지니어링 계약(이하 ‘이 사건 엔지니어링 계약’이라 한다)을 체결하였다. 이 사건 엔지니어링 계약 제5조 (a)항은 원고들이 피고에게 제공한 기술정보는 ●● 1공장의 건설, 개조, 유지, 보수와 가동에만 사용해야 하고, 복제하거나 제3자에게 개시하거나 그 전부 또는 일부가 다른 목적으로 사용해서는 안 되나, 위와 같은 제한 사항은 공지된 기술정보 등에는 적용되지 않는다고 정하고 있다. 그리고 제10조 (b)항은 이 사건 엔지니어링 계약이 해지되거나 또는 어떠한 유닛(unit)과 관련된 양도가 되었다고 해도 이 사건 엔지니어링 계약 제5조에서 정하는 기술정보의 기밀 유지와 사용에 관한 피고의 의무 등은 없어지지 않는다고 정하고 있다. 다. 피고는 이 사건 엔지니어링 계약에 따라 원고들로부터 엔지니어링 디자인 설명서(Engineering Design Specifications, 이하 ‘Schedule A'라 한다) 등을 제공받아 ●● 1공장을 완공하고 1991. 9.경부터 ●● 1공장을 가동하여 프로필렌을 생산하였고, 1996. 9. 9. 원고들과 합의하여 이 사건 엔지니어링 계약을 해지하였다. 라. 피고는 2013. 8.경 ●● 1공장 부지 내에 생산능력 30만 톤 규모의 이 사건 공장(DH-2)을 신축하기 위하여 주식회사 ☆☆산업(이하 ‘☆☆산업’이라 한다)과 이 사건 공장의 신축 공사계약을 체결하고 건설 공사를 착수하였으며, 2014. 6. 20. 이 사건 공사계약이 해지된 다음에는 자체적으로 공사를 계속하여 2015. 8.경 이 사건 공장을 완공하였다. 피고는 그 무렵부터 원심판결 변론종결 시까지 이 사건 공장을 가동하여 프로필렌을 생산하고 있다. 마. 원고들은 피고를 상대로 피고가 Schedule A를 사용하여 이 사건 공장을 건설하였다고 주장하면서, 선택적으로 ① 이 사건 엔지니어링 계약 제5조 (a)항 위반 또는 ② 구 부정경쟁방지법(1991. 12. 31. 법률 제4478호로 개정되어 1992. 12. 15. 시행된 것, 이하 같다) 제2조 제3호 (라)목의 영업비밀 침해행위, ③ 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(2018. 4. 17. 법률 제15580호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제2조 제1호 (차)목의 부정경쟁행위에 해당한다는 이유로, 이 사건 공장의 가동 중단과 손해배상 등을 청구하였다. 바. 원심은, 다음과 같은 이유로 피고가 이 사건 공장의 가동을 중단하고 손해를 배상할 의무 등이 있다고 판단하였다. 피고가 Schedule A에 포함된 원심판결 별지 1 목록 기재 이 사건 각 기술정보를 사용하여 이 사건 공장을 건설하였고, 피고가 이 사건 각 기술정보를 사용하여 공장을 건설하고 이를 가동하고 있는 행위는 이 사건 엔지니어링 계약 제5조 (a)항을 위반한 행위에 해당한다. 2. 이 사건 각 기술정보의 사용 가. 원심판결 이유와 기록에 따르면 다음 사실을 알 수 있다. (1) 올레플렉스 공정의 기본개념, 전체적인 흐름과 단위공정, 반응기·재생타워의 전체구조와 작동원리 등과 같은 개략적이고 일반적인 기술정보만으로 대규모의 올레플렉스 화학공장을 건설할 수 없다. 위와 같은 개략적이고 일반적인 기술정보나 공개된 특허 기술만을 가지고 공장 유닛(unit)을 설계하기 위해서는 많은 시간과 노력, 전문 인력이 필요하다. 이러한 공장을 건설하려면 PFD(Process Flow Diagram), P&ID(Piping and Instrument Diagram), 장치사양서(Specification) 등 실제로 공장을 건설·가동할 수 있을 정도로 구체화된 기술정보가 필요하다. (2) 피고는 이 사건 공장 건설의 입찰을 위하여 Schedule A를 일부 수정한 ITB(Invitation To Bid) 도면을 ☆☆산업 등 시공사에 제공하였고, ☆☆산업은 2013. 5.경 ▽▽▽▽ 인터내셔널 코퍼레이션(▽▽▽▽ International Corporation, 이하 ‘▽▽▽▽’라 한다)에 견적용으로 ITB 도면 중 일부를 제공하였다. ☆☆산업은 이 사건 공장 건설을 위한 시공사로 선정된 후인 2013. 10.경 ▽▽▽▽에 올레플렉스 공정에 들어가는 ‘반응기와 재생타워 인터널’ 장비 제작을 발주하기 위해 ITB 도면 중 해당 부분을 제공하였다. 그 후 ☆☆산업은 ITB 도면과 피고로부터 제공받은 기본데이터 등을 참고하여 이 사건 공장에 관한 상세설계가 반영된 설계도면(이하 ‘☆☆산업 최종도면’이라 한다)을 작성하였다. (3) Schedule A에 나타나 있는 반응기와 재생타워 등 여러 장치의 상세 구조나 구체적인 설치 위치, 연결과 배치 관계 등 설계의 기본 틀은 ITB 도면, ☆☆산업 최종도면에 이르기까지 유지되고 있다. ●● 1공장과 이 사건 공장에 설치된 4개 반응기의 ‘촉매 반응구역 길이(Catalyst Bed Depth)’는 각각 300mm, 275mm, 255mm, 225mm로 동일하고, 4개 반응기의 ‘촉매 반응구역 부피(Active Catalyst Volume)’의 비율이 22:24:26:28로 동일하며, 그 밖에도 구체적인 세부 수치 등이 일치하는 경우가 다수 발견된다. (4) 이 사건 공장은 ●● 1공장에 비하여 프로필렌 생산능력이 1.8배(30만 톤/16만 5천 톤) 증가되고 기존 설비의 문제점을 개선하여 여러 장치의 구체적인 수치가 다른 부분이 많이 나타나며 일부 장치가 추가되었다. 그리고 피고가 개발한 촉매가 사용되고 g-Proms, Fluent 등의 시뮬레이션 프로그램에 따라 이 사건 공장에 적용할 기본데이터를 피고가 자체적으로 도출함으로써 이 사건 각 기술정보 중 PFD의 기본데이터가 Schedule A와는 다르게 나타나는 부분이 있다. (5) 이 사건 각 기술정보가 이 사건 엔지니어링 계약 제5조 (a)항에서 정하고 있는 공지된 기술정보 등과 같은 사용·공개 금지의 예외사유에 해당한다고 볼만한 증거가 없다. 나. 위와 같은 사실관계에 비추어 보면, ☆☆산업 최종도면과 Schedule A는 다수의 차이점이 존재하기는 하지만, Schedule A에 나타나 있는 설계의 기본 틀은 ☆☆산업 최종도면에도 유지되어 있고, 이 사건 각 기술정보의 구체적인 세부 수치가 일치하는 경우가 발견되고 있으므로, 피고는 이 사건 각 기술정보의 일부를 이 사건 공장의 건설에 사용한 것으로 볼 수 있다. 원심판결의 이유 중 피고가 원고 ◇◇◇의 기술정보와 구분될 수 있는 독자적인 기술정보를 창작한 경우에 이르러야 이 사건 각 기술정보의 사용이 부정된다는 부분은 부적절하지만, 이 사건 각 기술정보의 사용을 인정한 원심 판단은 옳다. 원심판결에 피고의 상고이유 주장과 같이 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나는 사실오인 등의 잘못이 없다. 3. 이 사건 엔지니어링 계약의 준거법 외국적 요소가 있는 법률관계에 관하여 적용되는 준거법으로서의 외국법은 사실이 아니라 법으로서 법원은 직권으로 그 내용을 조사하고, 그러한 직권조사에도 불구하고 외국법의 내용을 확인할 수 없는 경우에 한하여 조리 등을 적용해야 한다(대법원 1990. 4. 10. 선고 89다카20252 판결, 대법원 2000. 6. 9. 판결 98다35037 판결 등 참조). 원고 ◇◇◇는 미합중국 법인, 원고 □□는 일본국 법인, 피고는 대한민국 법인으로 그 설립의 준거법이 다르고 원고들은 모두 외국에 본점이 있으며 원고들이 피고를 상대로 이 사건 엔지니어링 계약에 기초하여 이 사건 공장의 가동 중단과 손해배상 등을 청구하고 있으므로, 이 사건은 외국적 요소가 있는 사건으로 국제사법에 따라 준거법을 정해야 한다. 이 사건 엔지니어링 계약의 체결 당시 시행되던 구 섭외사법(2001. 4. 7. 법률 제6465호 국제사법으로 전부 개정되기 전의 것) 제9조에서는 ‘법률행위의 성립 및 효력에 관하여는 당사자의 의사에 의하여 적용할 법을 정한다. 그러나 당사자의 의사가 분명하지 아니한 때에는 행위지법에 의한다.’고 정하고 있으므로, 당사자 사이에 준거법 선택에 대한 합의가 있는 경우 그에 따라야 한다. 이 사건 엔지니어링 계약 제10조 (e)항 3문에서는 ‘이 계약은 미국 일리노이주 법에 따라 해석되고 당사자들 간의 법률관계는 이 법에 따라 결정된다.’고 정하고 있으므로, 이 사건 엔지니어링 계약의 성립과 효력에 관한 준거법은 미국 일리노이주 법이다. 그런데 원심은 이 사건 엔지니어링 계약의 준거법을 간과하고, 이에 대한 아무런 검토 없이 우리나라 법을 적용하여 이 사건 엔지니어링 계약 위반으로 인한 이 사건 공장의 가동 중단과 손해배상의무 등의 성립 여부를 판단하였다. 원심판결에는 준거법에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 않아 판결 결과에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 피고의 상고이유 주장은 정당하다. 4. 원고들과 피고의 나머지 상고이유 이 사건 엔지니어링 계약 위반에 따른 이 사건 공장의 가동 중단과 손해배상의무 등을 인정한 원심판결에 준거법에 관한 법리오해 등의 잘못이 있다는 피고의 상고이유를 받아들여 파기하는 이상, 우리나라 법의 적용을 전제로 한 이 부분 원심판결의 당부에 대한 피고의 나머지 상고이유에 관해서는 그 판단을 생략한다. 원심은 ➀ 이 사건 엔지니어링 계약 위반행위 부분과 함께 이와 선택적으로 병합된 ② 구 부정경쟁방지법 제2조 제3호 (라)목의 영업비밀 침해행위, ③ 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (차)목의 부정경쟁행위 부분에 대해서도 준거법을 검토하지 않고 우리나라 법에 따라 판단하였다. 그러나 준거법은 법원의 직권조사사항이므로, 우리나라 법의 적용을 전제로 한 원고들 패소 부분을 파기하고, 이 부분 원심판결의 당부에 대한 원고들의 상고이유에 관해서도 그 판단을 생략한다. 5. 피고 소송수계신청인의 소송수계신청 피고 소송수계신청인은 2018. 6. 4. 피고로부터 분할·설립되어 이 사건 소송과 관련된 권리·의무를 승계하였다고 주장하면서, 상고이유서 제출기간이 지난 다음에 소송수계신청을 하였다. 그러나 상고심 소송절차가 이와 같은 단계에 이르러 변론 없이 판결을 선고할 때에는 신설회사로 하여금 소송절차를 수계하도록 할 필요가 없으므로, 소송수계신청은 받아들이지 않는다(대법원 2014. 1. 16. 선고 2013다20106 판결 등 참조). 6. 결론 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하며, 피고 소송수계신청인의 소송수계신청은 이를 기각하고 그 비용은 피고 소송수계신청인이 부담하도록 하여, 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 대법관 이동원(재판장), 조희대, 김재형(주심), 민유숙

서울중앙지방법원 제63-3민사부 판결 【사건】 2019가합526830 부정경쟁행위금지청구 【원고】 주식회사 ◇◇◇○○갈비집, 소송대리인 법무법인 (유한) 다래, 담당변호사 이지은, 정영선 【피고】 박AA, 소송대리인 법무법인 (유한) 율촌, 담당변호사 황정훈, 황지행, 김하영 【변론종결】 2019. 10. 10. 【판결선고】 2019. 11. 21. 【주문】 1. 원고의 청구를 모두 기각한다. 2. 소송비용은 원고가 부담한다. 【청구취지】 1. 피고는, 가. ‘◇◇◇○○갈비집’ 혹은 ‘◇◇◇○○갈비’를 음식점 영업을 위한 간판, 물품의 포장 및 선전광고물에 표시, 게양, 반포하거나 사용해서는 안되고, 나. 별지 목록의 방식으로 서비스를 제공해서는 안된다. 2. 피고는 자신의 본점, 지점, 사무실, 창고, 차량에 게시중인 ‘◇◇◇○○갈비집’ 혹은 ‘◇◇◇ ○○갈비’를 표시한 물건, 포장, 광고, 정가표, 거래서류, 간판, 표찰을 각 폐기하고, 폐기할 수 없는 경우에는 그 부분 표시를 삭제하라. 【이유】 1. 기초사실 가. 원고의 음식점 영업 현황 1)2017년경 설립된 원고가 ‘◇◇◇○○갈비집’이라는 상호로 운영하는 식당(이하 ‘이 사건 식당’이라 한다)은 부산 ◇◇◇구 ○동에 위치하고 있으며, 망 윤BB가 1964년경 창업한 후, 그 아들인 윤CC, 이후 윤CC이 설립한 원고에 의해 55년간 영업이 계속되고 있다. 2) 이 사건 식당은 2015년 9. 30. 인기 TV프로그램인 ‘수요○○회’의 부산 맛집편에 방송되는 등 수차례 TV프로그램에 소개되었고, 유명 유투버들에 의해 이 사건 식당에서의 먹방이 촬영되어 상당한 조회수를 기록하고 있다. 그밖에 2002. 11. 6. 유명 일간지인 동○일보에 부산 맛집으로 소개되는 등 신문, 잡지, 각종 언론매체에 꾸준히 소개되고 있다. 3) 이 사건 식당의 연매출액온 2013년경 71억 원을 넘었고, 꾸준히 증가하여 2018년에는 약 119억 원에 이른다. 4) 이 사건 식당의 상호 ‘◇◇◇○○갈비집’(이하 ‘이 사건 1번 상호’라 한다)은 이 사건 식당이 창업될 때부터 55년간 사용되고 있으며 이 사건 식당 건물 벽면에 부착된 간판의 ‘◇◇◇ 소문난 ○○갈비집’(이하 ‘이 사건 2번 상호’이라 한다)이라는 상호와 함께 사용되고 있다(이하 이 사건 1번 상호와 이 사건 2번 상호를 함께 이를 때는 ‘이 사건 상호’라 한다). 이 사건 상호가 표시된 이 사건 식당의 간판의 모습은 아래와 같이, 건물벽면과 외부 주차장 간판에는 이 사건 2번 상호가, 출입문에는 이 사건 1번 상호가 표시되어 있다. 이 사건 식당은 한옥을 개조하여 만든 건물에서 운영되고 있어, 입구부터 기와를 얹은 대문과 마당을 지나 건물에 들어가면, 신발을 벗고 방에 들어가 좌식으로 음식을 먹는 공간이 제공된다. 5) 이 사건 식당의 대표 메뉴는 두툼한 갈비에 칼집을 내에 굽는 생갈비구이, 양념갈비구이인데, 숯불에 가운데가 볼록하게 솟고 구멍이 있는 철판 위에서 갈비를 구운 후, 오목하고 둥글게 파인 철판 가장자리 부분에 갈비의 양념을 부어 감자사리를 끓여 내는 서비스를 제공하고 있다(이하, 위와 같이 갈비구이 후 감자사리면을 오목하고 둥글게 파인 철판 가장자리 부분에 끓여 제공하는 서비스 방식을 ‘이 사건 서비스 방식’이라 한다). 이 사건 식당에서 사용되는 불판과 이 사건 서비스 방식으로 요리된 모습은 아래와 같다. 6) 포털사이트 네○버 검색창에 이 사건 2번 상호를 검색하면 블로그글 3370건, 이 사건 2번 상호와 감자사리를 함께 검색하면 1525건의 블로그글이 검색된다. 또 포털사이트 구글에서 이 사건 2번 상호와 감자사리를 함께 검색하면 10,800개의 검색결과가 표시되며, 리뷰는 1072건이 검색된다. 나. 피고의 음식점 영업 현황 1) 피고는 2019. 3.경부터 서울 ○○구 ○○동에서 ‘◇◇◇○○갈비집’이라는 상호로 영업을 개시하였다(이하 피고가 운영하는 위 식당을 ‘피고 식당’이라 한다). 2) 피고 식당의 대표 메뉴도 생갈비구이, 양념갈비구이이며, 갈비구이 후에는 감자 사리면을 오목하고 둥글게 파인 불판 가장자리 부분에 끓여 제공하고 있다(이와 같은 방식으로 조리된 모습은 별지 기재와 같다, 이하 ‘피고의 사리제공방식’이라 한다) 3) 피고 식당은 양옥 단독주택을 개조한 공간으로 테이블과 의자가 제공되는 홀에서 음식을 먹게 되는 구조이다. [인정근거] 다툼 없는 사실, 각 가지번호를 포함한 갑 제1 내지 15호증, 갑 제18호증, 갑 제23호증, 갑 제25호증의 1, 2, 을 제7호증의 각 기재, 변론 전체의 취지 2. 원고의 주장 이 사건 상호와 이 사건 서비스 방식이 결합된 이 사건 식당의 종합적 외관(이하 ‘이 사건 영업표지’라 한다)은 이른바 트레이드 드레스(Trade Dress)로서 독립한 영업의 표지를 이루고, 국내에 널리 알려졌다. 그런데 피고는 이 사건 1번 상호와는 동일하고, 이 사건 2번 상호와는 ‘소문난’ 부분의 차이만 있어 유사한 ‘◇◇◇ ○○갈비집’이라는 상호를 사용하고, 이 사건 서비스 방식과 매우 유사한 피고 사리제공방식으로 음식을 제공하여 피고 식당을 운영하고 있다. 피고의 위와 같은 행위는 이 사건 식당의 종합적 외관에 해당하는 이 사건 영업표지를 모방하는 행위이고, 이로써 소비자로 하여금 이 사건 식당과 피고 식당을 혼동하게 하고, 마치 피고 식당이 원고의 ○○동 지점인 것처럼 오인하게 한다. 이러한 피고의 행위는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 한다) 제2조 제1호 나목의 부정경쟁행위에 해당한다. 또 피고가 이 사건 상호와 이 사건 서비스 방식을 모방하여 피고 식당을 운영하는 것은, 55년의 전통과 부산의 대표 맛집으로 인정받는 원고의 저명성과 인지도 등을 이용하려 하는 것이다. 이는 원고가 수십 년 동안 노력하여 이룬 성과인 이 사건 영업 표지를 공정한 상거래 관행 혹은 경쟁질서에 반하여 무단히 도용하는 것으로, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 카목의 부정경쟁행위에 해당한다. 피고의 위와 같은 부정경쟁행위는 부정경쟁방지법 제10조에 따라 금지 및 예방조치가 필요하므로 청구취지 기재와 같이 구한다. 3. 판단 가. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 나목의 부정경쟁행위 여부 원고는 이 사건 영업표지가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 나목의 ‘국내에 널리 인식된 타인의 영업임을 표시하는 표지’임을 전제로 주장한다. ‘국내에 널리 인식된 타인의 영업임을 표시하는 표지’는 국내 전역 또는 일정한 범위에서 거래자 또는 수요자들이 그것을 통하여 특정 영업을 다른 영업과 구별하여 널리 인식하는 경우를 말하는 것으로서 ‘국내에 널리 인식된 타인의 영업임을 표시하는 표지’인지는 사용 기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 거래실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌는지가 우선의 기준이 된다(대법원 2013. 5. 9. 선고 2011다64102 판결). 또 식별력이 없거나 미약한 성질표시상표가 사용된 결과 주지성을 취득하였다는 점은 엄격한 기준에 의하여 판단하여야 하고, 그 상표가 어느 정도 선전광고된 사실이 있다는 것만으로는 이를 추정할 수 없으며 구체적으로 그 상표 자체가 수요자간에 현저하게 인식되었다는 것이 증거에 의하여 명확하게 되어야 하는 점(대법원 2008. 9. 11. 선고 2007도10562 판결)에 비추어 이 사건 영업 표지 중 이 사건 상호와 관련된 부분 또한 이를 고려하여 판단해야 한다. 이 사건 식당이 55년 이상 같은 지역에서 영업을 계속해왔고, 유명 언론매체나 TV프로그램에 부산지역의 맛집으로 여러 차례 보도되었으며, 2015년경부터 수십억 원 이상의 매출을 올리고 있음은 위에서 본 것과 같다. 그러나 다음과 같은 이유로 이와 같은 사정만으로는 이 사건 영업표지가 국내에 널리 인식된 영업표지라고 보기 어렵고, 각 가지번호를 포함한 갑 제1 내지 34호증의 기재만으로는 이를 인정하기 부족하다. 이와 다른 전제에 선 원고의 주장은 더 나아가 보지 않아도 이를 받아들일 수 없다. 1) 이 사건 1번 상호는 ‘◇◇◇ ○○갈비’, 이 사건 2번 상호는 ‘◇◇◇ 소문난 ○○갈비’로서 지리적 명칭인 ‘◇◇◇’와 상품의 성질을 표시하는 ‘○○갈비’로만 이루어 졌거나, 여기에 ‘소문난’ 부분이 결합된 상표로서, 식별력이 미약하다. 이에 대하여 원고는, 이 사건 상호는 원고가 55년간 독점적으로 사용하면서 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 주장한다. 그러나 갑 제24호증, 을 제10 내지 12호증의 각 기재에 의하면, ‘○○갈비’라는 상호을 사용하는 식당이 상당수 존재하고, 1972. 9.에는 ‘북창◇◇◇○○갈비집’이라는 상표가 등록된 적도 있는 사실, 현재 이 사건 식당 인근에 ‘◇◇◇ 이름난 ○○갈비집’이라는 상호의 식당도 영업중이며, 원고는 주차장 입간판에 이 사건 식당의 상호를 ‘원조 ◇◇◇ 소문난 ○○갈비집’으로 표시하기도 했던 사실 등이 인정된다. 이러한 사정에 비추어 원고가 이 사건 상호를 55년간 독점적이고 배타적으로 사용하였고 그로 인하여 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 보기는 어렵다. 2) 원고는 이 사건 상호가 표시된 간판의 모양이 검은색 바탕에 독특한 한글서예체로 식별력을 갖는다거나, 이 사건 서비스 방식의 특수성이 이 사건 상호와 결합하여 이 사건 식당만의 독특한 외관을 형성하여, 이 사건 식당의 종합적 외관이 이 사건 영업표지로서 식별력을 갖는다는 취지로 주장한다. 그러나 각 가지번호를 포함하는 을 제1 내지 6호증의 각 기재에 의하면, 검은색 간판에 흰색의 한글서예체로 표현된 간판은 다른 음식점이나 영업점에서도 흔히 발견할 수 있는 사실, 불고기, 갈비 등 육류 구이 요리한 후 그 구이를 구웠던 원형 불판(동그랗고 가운데가 불룩하며 끝부분은 오목한 형태)의 오목한 부분에 사리면을 끓이는 음식이 제공되는 방식은 다른 육류 구이 요리전문점에서도 쉽게 발견되는 사실 등이 인정된다. 이러한 사정에 비추어 이 사건 상호가 표시된 간판의 색깔, 서예체, 혹은 이 사건 서비스 방식이 이 사건 상호의 식별력을 높여주는 요소로 작용한다고 보기는 어렵다. 3) 이 사건 식당의 매출이 수년간 수십억 원 이상이었고, 최근 100억 원을 넘었다거나, 이 사건 식당의 인터넷 포털사이트 검색결과 상당한 정보량이 검색된다는 등의 사정이 일응 이 사건 식당의 유명도를 가늠할 자료가 된다고 볼 수는 있다. 그러나 객관적인 지표나 선정기준 등이 포함된 동종 외식업체의 매출 규모나 정보검색결과 등과의 비교 없이, 위와 같은 자료만을 근거로 이 사건 영업표지의 주지성을 인정하기는 부족하다. 나. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 카목의 부정경쟁행위 여부 원고는 이 사건 영업표지가 트레이드 드레스로서 원고의 성과물에 해당하는데, 피고가 이를 도용하였다는 취지로 주장한다. 상행위를 의미하는 ‘트레이드(Trade)’와 전체적인 외관, 외양을 의미하는 ‘드레스(Dress)’의 조합에 의한 용어인 ‘트레이드 드레스(Trade Dress)’는 어문상으로는 상행위와 관련된 상품 등의 외관, 외양을 의미하는데, 상품이나 서비스의 출처를 표시하는 문자나 기호 또는 도형들과는 달리, 상품이나 서비스의 포장, 색채의 조합 그리고 도안을 포함하는 ‘상품이나 서비스의 전체적인 이미지’가 포함되고,1)영업소의 형태와 외관, 내부 디자인, 장식, 표지판, 근로자의 작업복 등 ‘영업의 종합적인 이미지’ 또한 포함될 수 있다. ‘상품이나 서비스의 전체적인 이미지’ 혹은 ‘영업의 종합적인 이미지’가 트레이드 드레스로 보호받기 위하여는, ① 본질적으로 식별력이 있거나(inherently distinctive), 2차적 의미(secondary meaning, 사용에 의한 식별력)를 획득함으로써 식별력이 있어야 하고, ② 비기능적(non-functional)이어야 하며, ③ 트레이드 드레스에 의하여 침해자의 상품 출처에 관하여 소비자에게 혼동의 가능성(likelihood of confusion)을 야기하여야 한다는 요건을 갖추어야 한다(서울중앙지방법원 2014가합524716 판결 참조). [각주1] 예컨대 “McDonald’s”나 “KFC”는 소비자가 그들의 등록상표를 보고서 다른 업체와 쉽게 구별할 수 있겠지만, 그러한 상표가 없더라도 그들의 전반적인 영업형태를 보고서 그것이 “McDonald’s”인지 “KFC”인지, 아니면 “Burger King” 등의 다른 패스트푸드 업체인지를 한눈에 알아차릴 수 있다. 이 사건 영업표지인 이 사건 상호, 이 사건 서비스 방식이 그 자체로 식별력을 갖추었거나 사용에 의한 식별력을 갖추었다고 보기 어려움은 위 가항에서 본 바와 같다. 이에 대하여 원고 소송대리인은 ① 이 사건 서비스 방식으로 제공하는 불판은 이 사건 식당의 창업자가 직접 고안한 갈비구이에 특화된 디자인으로 가운데가 높게 돌출되어 솟은 중심부가 형성되어 있고, 중심부면 위부분에는 작고 둥근 홈이 일정간격으로 파여 있으며 볼록 솟은 중심부와 아래 오목한 부분으로 연결되는 면에는 세로로 길쭉한 형태의 작은 홈이 파여 있다는 점에서 시중 음식점에서 흔히 유통되는 불고기용 불판과는 다르고, ② 일반적인 고깃집에서는 갈비구이 요리 후 냉면사리를 끓여주는 반면 이 사건 서비스 방식은 감자사리가 제공된다는 면에서 식별력이 있다는 취지로 주장한다. 위에서 든 증거들, 각 가지번호를 포함한 갑 제13, 14호증, 갑 제26호증, 을 제3호증의 각 기재, 변론전체의 취지에 의하면, 이 사건 서비스 방식에서 제공되는 불판의 모양이 다른 불고기구이집이나 갈비집 등에서 제공되는 모양과 다른, 원고 소송대리인이 주장하는 것과 같은 특징이 있고, 이 사건 식당에 대한 일부 언론보도, 소비자들의 리뷰에서 이 사건 식당의 불판 모양의 특징 혹은 사리면이 감자면이라는 점 등에 관한 내용이 언급되기도 한 사실 등은 인정된다. 그러나 위에서 든 증거들에 의하면, 통상적인으로 고깃집에서 갈비나 불고기 등을 굽기 위해 제공되는 불판과 이 사건 식당의 불판 모양은 모두 둥근 모양에 무쇠 등 금속으로 제작되어 가운데 부분이 솟아있고 가장자리 부분이 옴폭하게 파여 있으며 여러 개 구멍이 뚫려 있는 등 상당 부분 유사한 형태를 띠고 있는 점도 인정된다. 또 갈비구이 후 제공되는 사리면의 재료가 감자 전분으로 만든 사리면이라는 차이가 있지만, 냉면사리 등을 사리면으로 제공하는 식당과 기본적으로 쫄깃한 식감의 국수를 제공한다는 점에서 유사하다. 이러한 사정에 비추어 원고 소송대리인이 주장하는 위와 같은 특징이 소비자로 하여금 다른 고깃집과 구별하여 이 사건 식당을 떠올리게 하는 식별력을 갖춘 요소에 해당한다고 인정하기는 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 이 사건 영업표지를 트레이드 드레스로서 보호되어야 하는 성과로 보기는 어렵다. 이 부분 원고의 주장은 더 나아가 볼 필요 없이 이를 받아들일 수 없다. 4. 결론 결국 원고가 주장하는 피고 식당 운영방식이 부정경쟁행위가 된다고 볼 수는 없어 이와 다른 전제에 선 이 부분 원고의 청구는 더 나아가 볼 필요 없이 이를 모두 받아들일 수 없다. 원고의 청구를 모두 기각한다. 판사 이진화(재판장), 박원규, 박태일

서울중앙지방법원 제26민사부 판결 【사건】 2018가합545827 영상물 복제금지 등 【원고(선정 당사자)】 주식회사 ○○○씨앤엠, 소송대리인 변호사 오승종 【피고】 주식회사 □□, 소송대리인 법무법인 제하 담당변호사 전세준, 소송대리인 변호사 장원선 【변론종결】 2019. 10. 25. 【판결선고】 2019. 11. 15. 【주문】 1. 원고(선정당사자)의 청구를 기각한다. 2. 소송비용은 원고(선정당사자)가 부담한다. 【청구취지】 피고는 피고가 운영하는 http://◇◇hon.com/ 및 http://◇◇hon.co.kr/ 각 사이트를 통하여, 그 이용자들이 원고(선정당사자, 이하 ‘원고’라 한다)의 별지2 목록 기재 영상물로서 별지3 목록 기재 디엔에이(DNA) 정보(주식회사 비○컴퍼니가 별지2 기재 영상물에서 오디오를 추출하고 이를 디지털 숫자로 변환하여 해당 영상물의 동일성을 식별하기 위한 특징, 즉 디엔에이로 생성한 것으로서 해당 영상물의 0분, 10분, 20분 구간에서 3초 동안의 오디오 특징을 16진수로 표현한 것) 또는 별지4 목록 기재 영상물의 자켓이미지1)에 포함된 정보를 담고 있는 디지털파일을 공중의 다운로드가 가능한 상태로 업로드 하게 하거나 다운로드를 받을 수 있도록 하여서는 아니 된다. [각주1] 별지2, 3 기재만으로 영상물들이 특정되었으므로 별지4는 따로 첨부하지 아니한다. 【이유】 1. 기초사실 가. 원고는 영상물유통업 등을 영위하는 우리나라 회사이고, 원고를 제외한 별지1 목록 기재 선정자들(이하 ‘선정자들’이라 한다)은 각 일본법에 의하여 설립된 회사들인데, 선정자들은 별지2 목록 기재 각 해당 영상물(이하 ‘이 사건 영상물’이라 한다)로서 별지3 목록 기재 각 디엔에이(DNA) 정보를 담고 있는 영상물을 제작하였거나, 그에 대한 복제권 및 공중송신권을 보유한 회사들이다. 한편, 원고는 2013. 3.경부터 선정자들로부터 이 사건 영상물에 대한 복제, 배포 및 전송 등에 관한 배타적 권리 등을 설정받는 내용의 배타적발행권 설정계약을 체결하였다. 나. 피고는 ○○혼(http://◇◇hon.com/, http://◇◇hon.co.kr/)이라는 이름의 웹 하드 사이트(이하 ‘이 사건 사이트’라 한다)를 운영하면서 그 이용자들이 각종 콘텐츠 파일을 업로드 할 수 있도록 저장 공간인 스토리지를 제공하고, 다른 이용자들이 대가를 지불하면 위 파일을 언제든지 다운로드할 수 있는 서비스를 제공하고 있다. 다. 원고는 2013. 6. 20.경부터 2018. 6. 28.경까지 여러 번에 걸쳐 피고가 원고 및 선정자들의 이 사건 영상물을 무단으로 복제 및 전송하고 있다고 주장하면서 피고에게 이 사건 영상물에 대한 저작권 침해행위를 중지하여 줄 것을 요청하는 내용의 통지를 하였다. [인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 1, 2, 4 내지 7호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재, 변론 전체의 취지 2. 본안 전 항변에 관한 판단 피고는 원고를 선정당사자로 위임하는 것에 관한 선정자들의 진정한 의사 여부를 확인할 수 없거나 그 당사자선정에 관한 절차가 위법하여 이 사건 소는 부적법하다는 취지로 주장한다. 그러나 갑 5, 13호증의 각 기재, 원고가 2018. 7. 12.자로 제출한 당사자 선정서의 전체적인 형식 및 구체적인 기재내용 등에 비추어 보면, 선정자들이 원고를 선정당사자로 적법하게 선정한 사실이 인정되므로, 피고의 위 주장은 이유 없다. 3. 본안에 관한 판단 가. 원고의 주장 이 사건 영상물은 음란한 내용을 담고 있지만 저작권법의 보호대상이 되는 저작물에 해당한다. 그런데 이 사건 사이트 이용자들은 이 사건 영상물의 저작권자인 선정자들 또는 이 사건 영상물에 관한 배타적권리를 설정 받은 원고의 허락을 받지 아니한 채 이 사건 사이트를 통하여 이 사건 영상물을 업로드 하여 다른 이용자들이 이를 다운로드할 수 있도록 함으로써 원고 및 선정자들의 복제권 및 전송권을 침해하고 있고, 피고는 이러한 사정을 알면서도 이 사건 사이트 이용자들의 저작권 침해행위를 방조하면서 경제적 이득을 취하고 있다. 피고의 이러한 행위는 원고 및 선정자들의 저작권 내지 배타적발행권을 침해하는 행위에 해당하므로, 원고는 피고에 대하여 이 사건 영상물에 대한 저작권 침해정지 및 침해예방을 청구한다. 나. 이 사건 영상물이 저작권법의 보호대상인 저작물인지 여부 살피건대, ① 저작권법은 저작자의 권리와 이에 인접하는 권리를 보호하고 저작물의 공정한 이용을 도모함으로써 문화 및 관련 산업의 향상발전에 이바지함을 목적으로 하고 있고(저작권법 제1조), 2006. 12. 28. 법률 제8101호로 개정되기 전에는 저작물을 ‘문학·학술 또는 예술의 범위에 속하는 창작물’(같은 법 제2조 제1호)로 정의하였다가 이후 ‘인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물’로 개정한 점, ② 특허법,2)상표법,3)디자인보호법4)에는 선량한 풍속에 반하는 지식재산권은 보호대상이 아님을 명백히 하고 있으나, 이와 달리 ‘보호받지 못하는 저작물’을 열거하고 있는 저작권법 제7조5)에는 이러한 규정이 없는 점, ③ 음란성에 대한 평가는 사회적·역사적 맥락에 따라 변화하는 데 이러한 유동적·상대적 개념을 저작권 보호범위의 기준으로 삼는 것은 적절하지 아니한 점, ④ 저작권법을 통하여 창작물과 이에 대한 권리를 보호하더라도 형법 등을 통하여 음란물의 제작이나 유통을 처벌하여 사회적 해악을 제거하는 것이 가능한 점 등에 비추어 보면, 저작권법의 보호대상이 되는 저작물이라 함은 저작권법 제7조에 열거된 보호받지 못하는 저작물에 속하지 아니하면서도 인간의 정신적 노력에 의하여 얻어진 사상 또는 감정을 말, 문자, 음, 색 등에 의하여 구체적으로 외부에 표현한 것으로서 ‘창작적인 표현형식’을 담고 있으면 족하고, 그 표현되어 있는 내용 즉 사상 또는 감정 그 자체의 윤리성 여하는 문제 되지 아니한다고 할 것이므로, 설령 그 내용 중에 부도덕하거나 위법한 부분이 포함되어 있다 하더라도 저작권법상 저작물로 보호된다(대법원 1990. 10. 23. 선고 90다카8845 판결, 대법원 2015. 6. 11. 선고 2011도10872 판결 등 참조). [각주2] 제32조(특허를 받을 수 없는 발명) 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명에 대해서는 제29조제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다. [각주3] 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) ① 제33조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다. 4. 상표 그 자체 또는 상표가 상품에 사용되는 경우 수요자에게 주는 의미와 내용 등이 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 어긋나는 등 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 상표 [각주4] 제34조(디자인등록을 받을 수 없는 디자인) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 디자인에 대하여는 제33조에도 불구하고 디자인등록을 받을 수 없다. 2. 디자인이 주는 의미나 내용 등이 일반인의 통상적인 도덕관념이나 선량한 풍속에 어긋나거나 공공질서를 해칠 우려가 있는 디자인 [각주5] 제7조(보호받지 못하는 저작물) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것은 이 법에 의한 보호를 받지 못한다. 1. 헌법·법률·조약·명령·조례 및 규칙 2. 국가 또는 지방자치단체의 고시·공고·훈령 그 밖에 이와 유사한 것 3. 법원의 판결·결정·명령 및 심판이나 행정심판절차 그 밖에 이와 유사한 절차에 의한 의결·결정 등 4. 국가 또는 지방자치단채가 작성한 것으로서 제1호 내지 제3호에 규정된 것의 편집물 또는 번역물 5. 사실의 전달에 불과한 시사보도 그리고 영상물이 성행위 장면 등을 내용으로 삼고 있다 하더라도 그것이 아무런 창작적인 표현 없이 남녀의 실제 성행위 장면을 단순히 녹화하거나 몰래 촬영한 것이 아니라면 그 창작성을 부인할 수 없고, 영상물이 음란물에 해당하는 경우 형법, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 등에 의하여 배포, 판매, 전시 등의 행위가 처벌되는 등으로 해당 영상저작물의 저작권자가 그 배포권, 판매권, 전시권 등 권리행사에 제한을 받을 수 있으나, 저작권자의 의사에 반하여 영상저작물이 유통되는 것을 막아달라는 취지의 저작권 등의 침해정지청구권까지 제한되는 것은 아니라고 보는 것이 타당하다. 이러한 법리에 비추어 보건대, 갑 15호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 영상물은 그 내용의 대부분이 남녀의 성행위나 성기 노출 등의 장면으로 구성되어 있으나, 이 사건 영상물이 음란물이라고 하더라도 시나리오를 바탕으로 이를 구체화하는 ‘기획과정’에서 촬영 장소와 배우의 선정, ‘촬영과정’에서 영상에 고정될 수 있는 실연과 배경의 선택, 촬영 조명 미술 작업, ‘편집과정’에서 하나의 영상물로 완성하기 위하여 촬영된 필름의 삭제, 연결 작업 등을 거쳐 제작과정에 참여한 저작자의 창작적인 표현형식을 담고 있는 사실이 인정되므로, 이 사건 영상물은 저작물로서 저작권법의 보호대상이 된다고 보아야 한다. 다. 이 사건 사이트 이용자들에 의한 저작권 침해행위의 존재 여부 갑 8, 24, 35 내지 38호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 사이트 이용자들이 원고나 선정자들로부터 이용허락을 받지 않은 채 이 사건 영상물을 이 사건 사이트에서 업로드 또는 다운로드 한 사실이 인정된다. 위와 같이 이 사건 사이트 이용자들이 이 사건 영상물을 이 사건 사이트에 업로드 하여 그 저장 공간에 저장하거나 이를 다운로드 하여 이용자 자신의 컴퓨터 하드디스크 등에 저장하는 행위는 위 영상물을 유형물인 중앙서버 또는 컴퓨터의 하드디스크에 고정하는 경우(저권법 제2조 제22호)에 해당하여 원고나 선정자들의 복제권을 침해하는 것이고, 또 그 이용자들이 이 사건 사이트의 저장 공간에 이 사건 영상물 파일을 업로드 하여 이를 다른 회원들의 다운로드가 가능하도록 한 행위는 공중의 구성원이 개별적으로 선택한 시간과 장소에서 접근할 수 있도록 이용에 제공하는 경우(저작권법 제2조 제10호)에 해당하여 원고나 선정자들의 전송권을 침해하는 것이다. 따라서 이 사건 사이트 이용자들에 의해 현재 이 사건 영상물에 관한 원고나 선정자들의 저작권을 침해하는 행위가 이루어지고 있는 것으로 볼 수 있다. 라. 피고가 저작권 침해행위를 방조하였는지 여부 1) 관련 법리 온라인서비스제공자가 제공한 인터넷 게시공간에 타인의 저작권을 침해하는 게시물이 게시되었고 그 검색 기능을 통하여 인터넷 이용자들이 위 게시물을 쉽게 찾을 수 있다 하더라도, 위와 같은 사정만으로 곧바로 위 서비스제공자에게 저작권 침해 게시물에 대한 불법행위책임을 지울 수는 없다. 다만 저작권 침해 게시물이 게시된 목적, 내용, 게시기간과 방법, 그로 인한 피해의 정도, 게시자와 피해자의 관계, 삭제 요구의 유무 등 게시에 관련한 쌍방의 대응태도, 관련 인터넷 기술의 발전 수준, 기술적 수단의 도입에 따른 경제적 비용 등에 비추어, 위 서비스제공자가 제공하는 인터넷 게시공간에 게시된 저작권 침해 게시물의 불법성이 명백하고, 위 서비스제공자가 위와 같은 게시물로 인하여 저작권을 침해당한 피해자로부터 구체적·개별적인 게시물의 삭제 및 차단 요구를 받은 경우는 물론, 피해자로부터 직접적인 요구를 받지 않은 경우라 하더라도 그 게시물이 게시된 사정을 구체적으로 인식하고 있었거나 그 게시물의 존재를 인식할 수 있었음이 외관상 명백히 드러나며, 또한 기술적, 경제적으로 그 게시물에 대한 관리·통제가 가능한 경우에는, 위 서비스제공자에게 그 게시물을 삭제하고 향후 같은 인터넷 게시공간에 유사한 내용의 게시물이 게시되지 않도록 차단하는 등의 적절한 조치를 취하여야 할 의무가 있으므로, 이를 위반하여 게시자의 저작권 침해를 용이하게 하는 경우에는 위 게시물을 직접 게시한 자의 행위에 대하여 부작위에 의한 방조자로서 공동불법행위책임이 성립한다(대법원 2010. 3. 11. 선고 2009다4343 판결 등 참조). 2) 판단 살피건대, 갑 26호증, 을 2 내지 4, 15, 16, 18 내지 24호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정들을 고려하면, 피고는 이 사건 영상물이 이 사건 사이트에 게시되어 있었음을 구체적으로 인식하였다고 보기 어렵고, 또한 이 사건 영상물에 관하여 저작권법 및 그 시행령에서 정한 불법적인 전송을 차단하는 기술적인 조치를 모두 취하였다고 봄이 타당하다. 따라서 피고가 이 사건 영상물의 복제권 및 전송권 등 저작권의 침해행위에 도움을 주지 아니하여야 할 주의 의무를 위반하였다고 볼 수 없다. 가) 저작권법 제104조 제1항은 다른 사람들 상호 간에 컴퓨터를 이용하여 저작물 등을 전송하도록 하는 것을 주된 목적으로 하는 온라인서비스제공자(이하 ‘특수한 유형의 온라인서비스제공자’라 한다)에게 권리자의 요청이 있는 경우 해당 저작물 등의 불법적인 전송을 차단하는 기술적인 조치 등 ‘필요한 조치’를 하여야 한다고 규정하면 서 ‘필요한 조치’ 등에 관한 사항은 대통령령으로 정하도록 규정하고 있다. 그 위임에 따라 저작권법 시행령 제46조 제1항은 ‘필요한 조치’의 내용으로 “1. 저작물 등의 제호 등과 특징을 비교하여 저작물 등을 인식할 수 있는 기술적인 조치, 2. 제1호에 따라 인지한 저작물 등의 불법적인 송신을 차단하기 위한 검색제한 조치 및 송신제한 조치, 3. 해당 저작물 등의 불법적인 전송자룰 확인할 수 있는 경우에는 그 저작물 등의 전송자에게 저작권침해금지 등을 요청하는 경고문구의 발송”을 규정하고 있다. 나) 위와 같은 저작권법 및 그 시행령의 취지는 저작물 등의 불법적인 전송으로부터 저작권 등을 보호하기 위하여 특수한 유형의 온라인서비스제공자에게 가중된 의무를 지우면서도 다른 한편으로는, 이러한 입법 목적을 고려하더라도 기술적 한계 등으로 인하여 불법적인 전송을 전면적으로 차단할 의무를 부과할 수는 없다는 점을 고려하여 ‘권리자의 요청’이 있는 경우에 대통령령으로 규정하고 있는 ‘필요한 조치’를 취하도록 제한된 의무를 부과하려는 것이다. 따라서 특수한 유형의 온라인서비스제공자가 저작권법 시행령 제46조 제1항이 규정하고 있는 ‘필요한 조치’를 취하였다면 저작권법 제104조 제1항에 따른 필요한 조치를 한 것으로 보아야 하고, 실제로 불법적인 전송이라는 결과가 발생하였다는 이유만으로 달리 판단하여서는 아니 된다(대법원 2017. 8. 31.자 2014마503 결정 등 참조). 다) 이 사건의 경우, 피고는 이 사건 사이트를 통하여 그 이용자들이 저작물을 복제 또는 전송할 수 있도록 하고, 파일을 업로드 한 사람에게 포인트 적립 등 상업적 이익을 제공하거나, 파일을 다운로드 받는 사람이 비용을 지급하도록 하는 것을 주된 사업으로 하는 사실이 인정되므로, 저작권법 제104조 제1항에서 규정한 “다른 사람들 상호 간에 컴퓨터를 이용하여 저작물 등을 전송하도록 하는 것을 주된 목적으로 하는 온라인서비스제공자” 즉 ‘특수한 유형의 온라인서비스제공자’에 해당하여 저작권법 제104조 제1항에 따라 권리자의 요청이 있는 경우 해당 저작물 등의 불법적인 전송을 차단하는 기술적인 조치 등 필요한 조치를 취할 의무가 있다. 그러나 앞서 본 바와 같이 기술적 한계 등으로 인하여 특수한 유형의 온라인서비스제공자에게 저작물 등의 불법적인 전송을 전면적으로 차단할 의무를 부과할 수는 없으므로, 피고에게는 이 사건 영상물의 업로드 및 다운로드를 전면적으로 차단할 의무가 있다고 볼 수는 없고, 다만 저작권법 시행령 제46조 제1항에 따른 기술적 조치를 다하여 불법적인 전송을 방지해야 할 의무가 인정될 뿐이다. 라) 한편, 저작권법 시행령 제46조 제1항뿐만 아니라 전기통신사업법 제2조 제13호, 전기통신사업법 시행령 제30조의 3 제1항 제1, 2호에서도 피고와 같은 ‘특수한 유형의 부가통신사업자’에게 기술적 조치의무를 부과하고 있다. 이와 같은 기술적 조치의 종류에는 ① 검색어 기반 필터링(금칙어 설정을 통한 검색 제한 조치), ② 해쉬 기반 필터링(파일마다 고유한 해쉬값이 존재하므로 이를 이용하여 저작물을 인식·차단하는 방법), ③ 특징 기반 필터링[원본파일이 가지고 있는 고유한 특성(‘DNA’라고 한다)을 이용하여 저작물을 인식·차단하는 방법]이 있고, 이 중 특징 기반 필터링이 가장 효과적인 수단으로 알려져 있다. 그러나 방송통신위원회가 특수한 유형 부가통신사업자의 기술적 조치의무를 구체화하기 위하여 마련한 ‘특수한 유형 부가통신사업자의 불법음란정보 유통 방지 가이드라인’에 따르면 검색어 기반 필터링과 해쉬값 필터링은 불법음란정보의 유통방지를 위한 기술적 조치에 포함되어 있으나, 특징 기반 필터링은 여기에 포함되어 있지 않다. 마) 설령, 피고와 같은 특수한 유형의 온라인서비스제공자에게 이러한 특징 기반 필터링 방법에 의한 기술적 조치를 취할 의무가 있다고 하더라도, 특징 기반 필터링의 경우 저작물에 대한 DNA 추출을 위한 자료의 제공 등 저작권자의 협조가 반드시 필요하므로, 저작권자의 협조가 없는 경우에까지 일률적으로 그 의무의 이행을 강제할 수는 없다. 또한 온라인서비스제공자들에게만 과다한 비용을 부담시킬 수 없고 그들의 시스템이나 네트워크상에 지나친 부담을 줄 수 없다는 점도 함께 고려되어야 한다. 따라서 특수한 유형의 온라인서비스제공자에게는 현 상태의 기술수준, 저작물의 성격, 기술적 조치 실행에 필요한 비용과 시간, 저작권자의 협조 정도 등을 고려하여 합리적으로 기대할 수 있는 수준의 저작권법 제104조 제1항, 그 시행령 제46조 제1항의 기술적 조치를 취하여 저작물의 불법적인 전송을 차단할 의무가 있다고 보아야 한다. 그런데 이 사건의 경우, 무려 7,701개에 이르는 이 사건 영상물에 대하여 특징 기반 필터링을 하기 위해서는 그 DNA 추출을 위한 비용이 상당히 많이 소요될 것으로 보이고, 또 피고는 원고의 협조를 받아 이 사건 사이트에서 특징 기반 필터링을 행하고 있는 업체인 주식회사 뮤○○를 통하여 이 사건 영상물의 DNA를 추출해서 특징 기반 필터링을 함으로써 이 사건 영상물의 불법적 전송을 차단할 의사가 있다는 점을 분명히 밝히고 있음에도, 원고는 이 사건 영상물의 DNA 추출을 위한 자료를 제공하는 등의 협조를 거의 하지 않고 있다. 그러므로 이러한 상황에서 피고에게 피고의 비용으로 이 사건 영상물의 특징(DNA)을 추출하여 필터링함으로써 이 사건 영상물의 업로드 및 다운로드를 차단할 의무가 있다고 보기도 어렵다. 바) 그럼에도, 피고는 2014. 3. 4.경부터 2019. 1. 9.경까지 이 사건 사이트에 게시된 260,741편의 이 사건 영상물을 삭제하였고, 394,338개의 금칙어와 958,512개의 해쉬값을 설정하는 등의 기술적 차단조치도 취하였으며, 이 사건 영상물을 업로드 한 이 사건 사이트 이용자의 판매자격을 영구히 정지시키는 조치도 취한 바 있다. 또한 피고는 2018. 12. 12. 이 사건 사이트 이용자들이 이 사건 영상물을 게시하고 다른 이용자들이 이를 다운로드 받는 과정에서 수익을 얻는 등으로 저작권 침해를 방조하였다는 범죄사실로 기소되기는 하였으나, 그 공소사실에 기재된 저작권 침해 대상 영상물은 2016. 6. 28.부터 2018. 3. 8.경까지 119건에 불과하여 이 사건 영상물 7,701건의 2%에도 미치지 못한다. 한편 저작권법 시행령 제77조 제1항에서는 저작물 불법 전송의 미차단율(다운로드 기준)이 5% 미만일 경우에는 과태료를 부과하지 않고 있는데, 이는 기술적 차단조치의 한계를 고려한 것으로 보인다. 따라서 이 사건 영상물 중 극히 일부에 대한 불법 전송의 결과가 발생하였다고 하더라도, 이를 근거로 곧바로 피고가 불법적인 전송을 차단하는 기술적인 조치를 제대로 취하지 아니하였다고 단정할 수는 없다. 사) 원고는 이 사건 사이트의 검색화면에서 이 사건 사이트에 게시된 순서에 따라 자동적으로 부여되는 게시물의 고유번호를 이용하여 이 사건 영상물을 검색하는 방법으로 이 사건 영상물이 이 사건 사이트에 게시되고 있음을 확인하였는데, 이러한 검색방법은 검색 이전에 이 사건 영상물의 게시번호를 알고 있어야 가능한 방법으로, 이 사건 사이트 이용자들이 사용하는 통상의 검색방법이라고 보기 어렵다. 뿐만 아니라 원고가 이 사건 사이트에서 검색이 된다고 주장하는 이 사건 영상물은 대부분 검색만 가능할 뿐 다운로드는 차단되어 있다. 아) 원고는 저작권법 시행령 제45조에 따라 피고에게 불법적인 전송을 차단하는 조치 등을 요청하면서도 영상물의 제목 등을 일본어로만 기재하여 제출하였고, 또한 앞서 본 바와 같이 피고가 2018. 2.경 차단기술사업자인 ‘주식회사 뮤○○’와 사이에 위 사업자의 DNA 필터링 기술을 기반으로 원고가 보유한 저작물의 권리보호를 위한 기술적 조치를 시행하기 위한 ‘영상저작물 필터링 업무 수행 계약’을 체결하였음에도, 원고는 위 사업자에게 현재까지 이 사건 영상물 중 약 805편만의 DNA를 추출하여 필터링을 하게 하는 것에 그침으로써, 원고의 주장과 달리, 실제로는 위와 같은 불법적인 전송을 차단하기 위한 적극적인 의지를 보이지 않고 있다. 오히려 피고는 원고 주장의 부당함을 본안의 소로 다투기 위해 원고를 상대로 서울중앙지방법원 2017가합505655호로 침해의 정지 등 청구권 부존재 확인의 소를 제기하였다가, 2018. 5. 30. 확인의 이익이 없음을 이유로 각하판결이 선고되자, 다시 곧바로 원고를 상대로 서울고등법원 2018카소3호로 제소명령을 신청하여 2018. 6. 19. 발령된 제소명령에 따라 원고가 비로소 이 사건 소를 제기하게 한 사실이 인정될 뿐이다. 마. 소결론 결국, 피고는 이 사건 사이트 이용자들이 이 사건 영상물에 관한 원고나 선정자들의 복제권·전송권 등의 저작권을 침해한 행위에 대하여 이를 방조한 책임을 부담한다고 볼 수 없으므로, 원고는 피고에 대하여 이 사건 영상물에 관하여 청구취지 기재와 같은 저작권의 침해정지 또는 침해예방을 구할 수 없다고 보아야 한다. 4. 결론 그렇다면, 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다. 판사 정완(재판장), 권순현, 박상훈

대법원 제1부 판결 【사건】 2019도11970 저작권법위반 【피고인】 1. 이AA (7*년생), 2. 주식회사 ◇◇◇, 소재지 서울 ○○구 ○○○로 ***, **층, 대표이사 김○○ 【상고인】 검사(피고인들에 대하여) 【변호인】 법무법인 세종(피고인들을 위하여), 담당변호사 윤재윤, 송봉주, 주석호, 황지원 【원심판결】 서울중앙지방법원 2019. 7. 26. 선고 2018노3426 판결 【판결선고】 2019. 10. 31. 【주문】 상고를 모두 기각한다. 【이유】 상고이유를 판단한다. 원심은 판시와 같은 이유로 피고인들에 대한 공소사실에 대하여 범죄의 증명이 없다고 보아, 이를 무죄로 판단하였다. 원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 저작권법 위반죄에서의 창작성 및 실질적 유사성에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다. 그러므로 상고를 모두 기각하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 대법관 권순일(재판장), 이기택, 박정화(주심), 김선수

특허법원 제1부 판결 【사건】 2019허2066 권리범위확인(상) 【원고】 전AA, 대전 ○○구 ○○○로**번길 *-** (○○동) ○○○○, 소송대리인 변호사 이창무, 소송대리인 변리사 손○○ 【피고】 조BB, 인천 ○구 ○○로**번길 * (○○동), 소송대리인 변리사 이○○ 【변론종결】 2019. 9. 19. 【판결선고】 2019. 10. 24. 【주문】 1. 원고의 청구를 기각한다. 2. 소송비용은 원고가 부담한다. 【청구취지】 특허심판원이 2019. 1. 2. 2017당1670호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 【이유】 1. 기초사실 가. 이 사건 등록상표 1) 등록번호 / 출원일 / 등록일 : 상표등록 제980419호 / 2011. 4. 26. / 2013. 7. 8. 2) 표장 : 3) 지정상품 : 상품류 구분 제21류의 세탁 및 청소용구{전가식은 제외}, 가구닦는 솔, 가구용 먼지털이, 가정용 비전기식 광택장치 및 기계, 가정용 스펀지, 광택용 가중(걸레), 구두 광택용 천, 금속제 청소용 패드, 깃총채, 램프유리닦는 솔, 막힌 배수관 청소용 플런저, 먼지닦는 천[걸레], 먼지털이, 몹걸레(Mops), 바닥닦기용 천, 비전기식 광택기구, 비전기식 청소용구, 빗자루, 빨래집게, 빨래통, 빨래판, 세탁물건조대, 세탁물걸이, 세탁용 솔, 소스팬 닦는 금속제 솔, 수동식 청소용구, 수동식 카펫털개, 수세미, 쓰레기통, 쓰레받이, 위생걸레, 유리닦개, 접시닦는 솔, 청소용 강철울, 청소용 걸레, 청소용 면걸레, 청소용 스크레버, 청소용 털걸레, 청소용 패드, 카펫청소기, 탱크 및 용기세척용 솔, 휴지통, 청소용슬리퍼, 청소용 스펀지, 가구닦이용 스펀지, 주방용 스펀지, 녹제거용 스펀지, 밀대, 밀대용 청소패드, 자동차 세차용 스펀지, 목욕용 스펀지 나. 확인대상표장 1) 심판청구 당시 특정된 표장: 2) 실사용 표장 : 및 동일한 형태를 가지면서 색채가 빨강색인 것(갑제1, 5호증) 3) 사용상품 : 청소용 슬리퍼 4) 사용자 : 원고 다. 이 사건 심결의 경위 1) 피고는 원고를 상대로 하여 특허심판원에 적극적 권리범위확인심판을 청구하여 원고가 사용하는 표장 이 이 사건 등록상표권의 권리범위에 속한다고 주장하였다. 2) 특허심판원은 이 사건을 2017당1670호로 심리한 다음 2019. 1. 2. 양 상표는 표장이 유사하고 지정상품이 동일하므로 일반 수요자가 상품 출처에 관하여 혼동을 일으킬 염려가 있으므로 위 확인대상표장은 이 사건 등록상표권의 권리범위에 속한다는 취지의 심결(이하 ‘이 사건 심결’이라 한다)을 하였다. [인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5호증(가지번호가 있는 것은 이를 포함한다)의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지 2. 확인대상표장에 대한 특정의 적법여부 원고는 피고가 심판청구시 특정한 확인대상표장은 실사용 표장과 상이하므로 그 특정이 부적법하여 심판청구가 각하되었어야 한다고 주장한다. 확인대상표장과 실사용표장은 아래와 같다. 실사용 표장은 와 같이 그 상품인 슬리퍼의 전면부에 표시된 부분으로 영문 Magic과 Block이 상하로 병기되어 있고, Magic 부분에 비해 Block 부분이 더 작은 크기로 표현되어 있는 점에서 양 표장은 공통점을 가진다. 반면, 확인대상표장과 달리 실사용 표장은 영문부분이 대각선 방향으로 경사지게 배치되어 있고, 영문 문자부분에 불꽃 모양의 도형이 배치되어 있으며, 배경에는 청색 또는 분홍색이 채색되고 여기에 그보다 밝은 색의 가로줄이 표기되어 있다는 점에서 확인대상표장과는 차이가 있다(맨 아래쪽에는 작은 글씨로 2줄의 문장이 표기되어 있는데, 이는 상품에 대한 설명부분으로 출처표시의 기능을 수행하지 않음이 명백하여 표장에 포함되지 않는다). 그런데, 실사용 표장은 관찰자가 관찰하는 방향에 따라 기울어져 있기도 그렇지 않기도 한데, 이 경우 문자부분이 가장 잘 보이는 각도로 관찰하게 되면 글자의 배치형태에서 확인대상표장과 차이가 있다고 할 수 없다. 또한, 실사용 표장의 배경색과 가로방향 줄무늬는 위 상품이 가진 전체적 디자인적 형태가 반영된 것이므로 이것이 출처표시의 기능면에서 큰 비중을 차지한다고 보기는 어렵고, 표장에 포함된 불꽃 모양의 도형 역시 뒤에서 보는 바와 같이 문자부분에 비해 높은 식별력을 가진다고 보기는 어려우며, 일반 수요자가 크게 주목하지 않는 부가적 부분이라 할 것이다. 따라서, 확인대상표장은 실사용 표장과는 다소 차이가 있지만, 실사용 표장에 포함된 위와 같은 특징들은 표장의 동일성 여부에 영향을 주지 않는 부가적 부분이라 할 것이므로, 이러한 부가적 특징을 생략한 채 확인대상표장과 같이 특정하였다고 하더라도 확인대상표장은 여전히 실사용 표장과 동일하다고 보아야 할 것이어서(대법원 2011. 12. 27. 선고 2001후577 판결 참조), 확인대상표장은 적법하게 특정되었다고 할 것이다. 그러므로 이를 다투는 원고의 주장은 받아들이지 않는다. 다만, 확인대상표장이 상표권의 객관적 보호범위에 포함되는지 여부를 판단함으로써 당사자 사이의 분쟁을 예방하거나 조속히 종결시키기 위한 권리범위확인심판제도의 기능 및 취지에 비추어 볼 때, 위와 같은 부가적 특징이 반영된 실사용 표장을 대상으로 판단을 하는 것이 보다 적절할 것으로 보이고, 양 표장은 동일성 범위 내에 있으며, 피고 역시 실사용 표장을 확인대상표장으로 하여 판단을 구하고 있으므로(이 법원 제3회 변론조서 참조), 여기에서는 실사용 표장을 확인대상표장으로 삼아 판단하기로 한다. 3. 당사자 주장의 요지 가. 원고 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 표장(이하 ‘이 사건 등록상표’라 한다)과 유사하지 않음에도 그와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다. 나. 피고 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 유사하므로 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다. 4. 이 법원의 판단 가. 법리 1) 상표권의 권리범위확인심판에서 확인대상표장의 전체 또는 일부가 이에 해당하는지 여부의 판단시점은 심결시라고 보아야 한다(대법원 1999. 11. 12. 선고 99후24 판결 등 참조). 2) 상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 오인·혼동의 염려가 있는지에 따라 판단하여야 한다. 또한 상표의 유사 여부의 판단은 두 개의 상표 자체를 나란히 놓고 대비하는 것이 아니라 때와 장소를 달리하여 두 개의 상표를 대하는 일반 수요자에게 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지의 관점에서 이루어져야 하고, 두 개의 상표가 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 경우에는 두 개의 상표는 서로 유사하다고 보아야 한다(대법원 2016. 7. 14. 선고 2015후1348 판결 참조). 3) 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다. 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다. 그리고 상표의 구성 부분이 요부인지는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조). 나. 구체적 판단 확인대상표장이 사용된 상품인 청소용 슬리퍼는 이 사건 등록상표의 지정상품에 포함되어 있으므로 양 상표는 상품이 동일하고, 이 점에 관하여 당사자 사이에 다툼도 없다. 그러므로 이하에서는 표장면에서 유사 여부에 관하여 보기로 한다. 1) 요부의 추출 가) 이 사건 등록상표 이 사건 등록상표는 영문 UltraMagic이 윗줄에, 국문 ‘울트라매직블록’과 영문 Block이 아래줄에 나란히 배치되고, 이 문자부분을 중심으로 삼각형 형태의 붉은 색 도형이 배치되어 있는 결합상표이다. UltraMagic에서 Ultra 부분과 Magic 부분이 띄어지지 않은 채 나란히 배치되어 있지만 Magic 부분의 첫글자 M이 대문자로 표기되어 있어 일반 수요자의 높지 않은 주의력에 비추어 보더라도, 이는 Ultra와 Magic이 결합되어 있음을 쉽게 인식할 수 있을 것으로 보인다. 그런데, Ultra는 ‘극단적인’, 어떤 영역을 넘어선다는 의미의 ‘초(超), 과(過) 등’의 의미를 가지는 영어단어로서, 어떤 대상물이 가진 특징의 정도를 강조하기 위해 쓰이는 형용사로서 많이 쓰이는 단어이므로 나머지 문자부분에 비해 상대적으로 그 식별력을 낮아 보인다. 또한 Magic과 Block은 윗줄과 아랫줄로 서로 분리배치되어 표기되어 있지만, ‘매직 블록’이라는 용어는 일반 수요자들 사이에서 세척용 스펀지의 일종을 의미하는 것으로 상당한 정도로 알려져 있으므로(대법원 2013. 12. 12. 선고 2013후2446 판결),1)이러한 주지적 특성으로 인해 두 문자 부분이 상하로 분리배치되어 있다고 하더라도, 일반 수요자들은 이들을 묶어 ‘Magic Block’으로 인식할 개연성이 크다고 할 것이다. [각주1] 이 사건에서 상표권은 ‘매직블럭 매직폼’이라는 표장으로 그 상표권자는 피고였다(원고 제출 참고자료 1). 한편, 이 사건 등록상표에 결합되어 있는 도형은 여러 개의 빨간색 선이 대각선 방향으로 병렬배치되어 이루어진 것으로 삼각형 또는 배의 돛을 연상시키는 형태를 가지고 있으나, 위 도형은 전체가 문자부분의 배경으로 표현되어 있고, 도형의 아래쪽의 빨간색 줄 역시 문자부분의 상행과 하행을 구분하는 경계 역할을 수행하고 있으며, 문자 부분이 도형부분에 비해 검정색으로 진하게 표기되어 있는 점에 비추어 보면, 이 사건 출원상표에서 위 도형부분은 문자 부분에 비해 식별력이 더 낮아 보인다. 따라서, 이 사건 등록상표의 요부는 윗줄의 Magic, 아래줄의 Block 부분으로 이루어진 부분이라고 할 것이고, 이는 ‘매직블록’으로 호칭될 것이며, ‘마술과 같은 블록’ 정도의 의미로 받아들여질 것이다. 이에 대하여 원고는 청소용 슬리퍼에 관하여 ‘Magic Block’이라는 용어의 식별력이 높지 않으므로 결국 이 사건 등록상표는 ‘UltraMagic’ 또는 ‘UltraMagic Block’으로 인식될 것이라고 주장한다. 살피건대, 갑 제4, 24호증의 각 기재에 의하면, 확인대상표장이 사용되는 상품은 슬리퍼의 일종으로서 청소기능을 가진 사실, 실제 거래시장에서 청소용 슬리퍼는 청소용품의 일종으로 취급되는 경우가 많은 사실을 인정할 수 있다. 그러나 한편, ‘매직블럭’이라는 용어는 법원에 의해 이른바 ‘관용상표’라고 판단되었는데, 그 지정상품은 세척력 스펀지인 사실, 확인대상표장이 사용되는 청소용 슬리퍼에는 이러한 스펀지가 사용되지 않는 사실, 이 사건 심결일 현재 ‘Magic Block’ 부분을 포함하는 표장이 청소용 슬리퍼에 관하여 상표출원되거나 등록된 예는, 이 사건 등록상표권자인 피고가 출원하거나 피고에게 권리가 이전된 예(갑 제22, 32호증)와 소외 정CC 명의로 등록된 ‘◇◇ 매직블럭(갑 제20호증)’외에는 찾아볼 수 없는 사실은 앞서 인정하였거나, 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑 20, 22, 30 내지 32호증의 각 기재 및 영상에 의해 인정할 수 있다. 이를 종합하여 보면, ‘Magic Block’이라는 용어가 위와 같은 특징을 가지는 스펀지가 사용되지 않는 청소용 슬리퍼에 관하여도 그 식별력이 낮거나 관용되는 표장이라고 볼 수는 없으므로, 원고의 위 주장은 받아들이지 않는다. 또한 원고는, 이 사건 등록상표의 문자부분을 구성하는 ‘Ultra’, ‘Magic’, ‘Block’ 모두 식별력이 없거나 미약하므로 이 사건 등록상표는 문자 전체인 ‘UltraMagic Block’ 또는 ‘UltraMagic’으로 인식되어야 한다고도 주장한다. 살피건대, 영어단어 Magic은 마법과 같은 정도로 뛰어난 정도의 의미를 가지고 그러한 의미로 받아들여지기는 하나, 앞서 본 바와 같이 ‘Magic Block’이라는 용어가 가진 주지적 특성으로 인해, 일반 수요자의 주의력을 기준으로 하면 이 사건 등록상표의 위 문자부분 중 ‘Magic’과 ‘Block’이 결합된 ‘Magic Block’ 부분의 식별력이 두드러질 것으로 보이므로, 이에 반하는 원고의 위 주장 역시 받아들이지 않는다. 나) 확인대상표장 확인대상표장은 영문 Magic과 그 아랫줄에 영문 Block이 배치되어 있고, Magic 부분에 불꽃 모양의 도형이 배치되어 있는 결합상표이다. 그런데, 도형의 색채가 연하게 표현되어 일반 수요자들이 기울일 높지 않은 주의력을 기준으로 보면 그 형태가 쉽게 인식될 것으로 보이지 않고, 문자부분이 굵고 진하게 표현된 반면, 도형 부분은 상대적으로 가늘고 연하게 표현되어 있으며, 문자부분에 대해 배경으로 배치되어 있는 점에 비추어 보면, 문자부분에 비해 식별력이 높지 않아 보인다. 또한 앞서 본 바와 같이 비록 Magic과 Block은 윗줄과 아랫줄에 분리배치되어 있지만, ‘매직블록’이라는 용어가 일반 수요자들 사이에서 상당한 정도로 알려져 있으므로, 이러한 주지적 특성으로 인해 두 문자 부분이 상하로 분리되어 있다고 하더라도, 일반 수요자들은 이들을 묶어 ‘Magic Block’으로 인식할 개연성이 높다고 할 것이다. 따라서, 확인대상표장의 요부는 윗줄에는 Magic, 아래줄에는 Block이 배치된 부분이라고 할 것이고, 이는 ‘매직블록’으로 호칭되며, ‘마술과 같은 블록’ 정도의 의미로 받아들여질 것이다. 2) 대비 이러한 양 표장의 요부를 대비하면, 외관, 호칭면에서 동일하거나 극히 유사하다. 또한 양자 모두 ‘마술과 같은 블록’이라는 의미를 가지므로 관념면에서도 동일하다고 할 것이다. 따라서 이러한 양 상표가 동일한 지정상품인 청소용 슬리퍼에 사용되는 경우, 일반 수요자로서는 그 상품 출처에 관하여 혼동을 일으킬 염려가 높다고 보아야 할 것이므로, 결국 확인대상표장은 이 사건 등록상표권의 보호범위에 속한다고 할 것이다. 또한 피고가 심판청구당시 확인대상표장으로 특정한 역시 이 사건 등록상표의 요부와 외관이 극히 유사하고, 호칭 및 관념이 동일하므로, 양 상표가 동일한 지정상품인 청소용 슬리퍼에 사용되는 경우, 일반 수요자로서는 그 상품 출처에 관하여 혼동을 일으킬 염려가 높다고 보아야 할 것이므로, 위 표장 역시 이 사건 등록상표권의 보호범위에 속한다고 할 것이다(원고는 확인대상표장이 상표적으로 사용되지 않았고, 원고의 사용이 상표법 제90 제1항 제2호에 해당한다고도 주장하였으나, 제2회 변론기일에 이르러 위 주장을 철회하였으므로, 이에 관하여서는 판단하지 않는다). 그러므로 이와 같이 판단한 이 사건 심결에는 원고가 주장하는 위법이 있다고 할 수 없다. 5. 결론 그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 판사 김경란(재판장), 김병국, 정희영

특허법원 제2부 판결 【사건】 2019허2868 권리범위확인(상) 【원고】 주식회사 ○○○, 부산 영도구, 대표이사 ○○○, 소송대리인 변호사 ○○○ 【피고】 주식회사 ○○○○, 광주시 오포읍, 대표이사 ○○○, 소송대리인 법무법인 ○○, 담당변호사 ○○○, ○○○, 특허법인 ○○, 담당변리사 ○○○ 【변론종결】 2019. 7. 18. 【판결선고】 2019. 10. 2. 【주문】 1. 원고의 청구를 기각한다. 2. 소송비용은 원고가 부담한다. 【청구취지】 특허심판원이 2019. 3. 19. 2018당2243호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 【이유】 1. 기초사실 가. 피고의 이 사건 등록상표(갑 제1호증) 1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 2015. 3. 12. / 2015. 10. 7. / 제1134685호 2) 구성 : 3) 지정상품 : 상품류 구분 제29류의 가공된 아몬드(벌꿀과 버터가 첨가된 것에 한함), 구운 아몬드(벌꿀과 버터가 첨가된 것에 한함), 볶은 아몬드(벌꿀과 버터가 첨가된 것에 한함), 조리한 아몬드(벌꿀과 버터가 첨가된 것에 한함), 보존처리한 아몬드(벌꿀과 버터가 첨가된 것에 한함) 나. 확인대상표장(갑 제2, 3호증) 1) 구성 : 2) 사용상품 : 상품류 구분 제29류의 꿀과 버터가 첨가된 볶은 아몬드, 꿀과 버터가 첨가된 가공된 아몬드, 꿀과 버터가 첨가된 구운 아몬드, 꿀과 버터가 첨가된 보존처리한 아몬드, 꿀과 버터가 첨가된 조리한 아몬드 3) 사용자 : 원고 다. 이 사건 심결의 경위(갑 제2호증) 1) 원고는 2018. 7. 18. 특허심판원에 피고를 상대로 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하면서 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 2) 이에 특허심판원은 위 사건을 2018당2243호로 심리한 후 2019. 3. 19. 「확인대상표장은 이 사건 등록상표와 그 표장을 구성하는 모티브나 표장에서 느껴지는 지배적인 인상이 매우 유사하여 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 있고, 지정상품(사용상품)이 동일·유사하므로 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다.」는 이유로 원고의 심판 청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. [인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지 2. 이 사건 심결의 위법 여부 가. 원고 주장의 요지 아래와 같은 이유로 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 할 것임에도, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하였으니 위법하다. 1) 이 사건 등록상표에서 문자 부분인 ‘허니버터아몬드’, ‘HONEY BUTTER ALMOND’ 부분은 원재료 표시에 해당하여 식별력이 없다. 또한 이 사건 등록상표의 도형 부분은 구성과 모티브가 동일·유사한 도형이 허니버터 아몬드 제품의 포장 디자인으로 다수 사용되고 있는 점, 피고는 거래처와 상품 용량에 따라 포장 디자인에 이 사건 등록상표의 도형 부분을 다양하게 변형하여 사용하였고, 제품 포장지의 앞면 또는 뒷면에는 ‘(주) ◇◇양행’ 또는 ‘’ 상표를 사용하는 등 별도의 상품출처 표시를 사용한 점, 상품출처 표시가 아닌 포장지의 디자인으로 사용된 점, 수요자 설문조사결과 일반 수요자들도 이 사건 등록상표의 도형 부분을 상품 출처표시로 인식하고 있지 않았던 점 등에 비추어 식별력이 없거나 미약하다. 만일, 이 사건 등록상표 중 도형 부분에 식별력이 인정될 수 있을만한 부분을 굳이 찾는다면 ‘’와 같이 아몬드를 꿀벌로 표현한 캐릭터 도안 정도라고 보아야 한다. 2) 확인대상표장에서 문자 부분인 ‘허니버터아몬드’, ‘HONEY BUTTER ALMOND’ 부분은 원재료 표시에 해당하여 식별력이 없고, 도형 부분 중 중심적 식별력이 인정되는 부분은 ‘’ 부분이고, 나머지 도형 부분은 포장 디자인으로 사용된 것에 불과하여 식별력이 없다. 만일, 나머지 도형 중 식별력이 인정될 수 있을만한 부분을 굳이 찾는다면 ‘’와 같이 의인화된 꿀벌 캐릭터 도안 정도라고 보아야 한다. 3) 이 사건 등록상표에는 확인대상표장의 중심적 식별력이 인정되는 부분인 ‘’ 부분에 대응되는 부분이 존재하지 않고, 양 상표의 식별력이 있는 부분이라고 볼 수 있는 꿀벌의 캐릭터 도안도 기본적인 특징과 표현 기법이 상이하여 유사하지 않으므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다. 나. 이 사건 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부에 대한 판단 이 사건 등록상표의 지정상품과 확인대상표장 사용상품이 동일·유사하다는 점에 관하여는 당사자 사이에 다툼이 없으므로, 이하 양 상표의 표장의 유사 여부에 관하여 살피기로 한다. 1) 관련 법리 상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 오인·혼동의 염려가 있는지에 따라 판단하여야 한다. 특히 도형상표들에 있어서는 그 외관이 주는 지배적 인상이 동일·유사하여 두 상표를 동일·유사한 상품에 다 같이 사용하는 경우 일반 수요자에게 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다면 두 상표는 유사하다고 보아야 한다. 또한 상표의 유사 여부의 판단은 두 개의 상표 자체를 나란히 놓고 대비하는 것이 아니라 때와 장소를 달리하여 두 개의 상표를 대하는 일반 수요자에게 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지의 관점에서 이루어져야 하고, 두 개의 상표가 그 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 경우에는 두 개의 상표는 서로 유사하다고 보아야 한다(대법원 2016. 7. 14. 선고 2015후1348 판결 등 참조). 2) 판단 가) 이 사건 등록상표의 식별력 이 사건 등록상표의 문자 부분 ‘허니버터아몬드’, ‘HONEY BUTTER ALMOND’ 부분은 그 지정상품인 ‘가공된 아몬드(벌꿀과 버터가 첨가된 것에 한함), 구운 아몬드(벌꿀과 버터가 첨가된 것에 한함)’ 등과 관련하여 ‘원재료’ 등을 표시한 것으로 직감되므로 식별력이 없다. 한편, 이 사건 등록상표의 도형 부분은 전체적으로 노란색 계열의 색채를 바탕으로 한 표지를 갈색 테두리로 감싸고 있으며, 상단에는 “”와 같은 무늬가 결합되어 있고, 그 아래 마치 벌집을 연상시키는 “”와 같은 도형이 형성되어 있으며, 그 하단에는 ‘’와 같은 도형이 결합되어 있다. 그런데 그 하단 도형을 상세히 살펴보면, 버터 조각을 형상화한 미색의 육면체 도형들 위에 액체가 녹아내리는 듯한 진한 노란색의 구성 부분을 결합하여, 전체적으로 꿀이 버터와 함께 흘러내리는 것을 묘사하면서 그 아래에는 ‘’와 같이 묘사된 아몬드가 무더기로 쌓여 있는 부분이 결합되어 있으며, 그 위에는 꿀벌을 의인화한 캐릭터 3마리가 ‘’, ‘’, ‘’와 같이 버터 조각 위에서 만세를 부르거나 버터 조각을 들고 날아가거나 꿀단지 상단에서 꿀이 묻은 도구를 들고 있는 등의 모습을 묘사하고 있는데, 위와 같은 버터조각, 아몬드, 꿀벌의 표현 방법 및 전체적인 구도 등이 지정상품과 관련하여 흔히 사용되는 표현방식이라고 보기는 어렵고, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정에 비추어 볼 때, 과자류 제품에서 제품 포장의 도안이 출처의 식별표지로서 기능하고 있으며, 공익상 특정인에게 위와 같은 도안을 독점시키는 것이 적당하지 않다고 볼 근거도 없으므로, 이 사건 등록상표의 위 하단 도형 부분은 자타상품의 식별력이 있다고 보아야 한다. 나) 이 사건 등록상표와 확인대상표장의 외관 유사 여부 아래와 같은 이유로 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 일반 수요자의 직관적 인식을 기준으로 두 상표의 외관을 전체적, 이격적으로 관찰할 때 그 외관이 주는 지배적 인상이 유사하다. (1) 양 표장은 ‘’, ‘’와 같이 짙은 노란색을 기본 바탕으로 하여, 한 눈에 들어올 정도로 크고 굻게 표시된 한글 부분 ‘허니버터아몬드’가 유사한 글자체로 표지의 상단 부분에 결합되어 있으며, 한글 부분 하단에 상대적으로 작고 가는 글씨로 ‘HONEY BUTTER ALMOND’가 결합되어 있고, 문자 부분의 하단 대부분을 차지하는 면적에 꿀이 흘러내리는 버터 및 아몬드 무더기, 꿀벌 3마리를 묘사한 도형이 비슷한 구도로 배치되어 있다는 점에서 공통된다. (2) 특히, 양 표장의 도형 부분은 ① 꿀벌을 사실적으로 묘사한 것이 아니라 귀엽게 의인화한 캐릭터로 표현하고 있다는 점, ② 도형 부분의 중앙 상단에서 직육면체 모양의 꿀이 흘러내리는 버터조각을 들고 아래의 아몬드로 꿀과 버터 녹인 것을 떨어뜨리고 있는 가장 큰 꿀벌 캐릭터, 오른쪽 하단에 꿀단지가 위치해 있고 그 위에 꿀이 묻은 도구를 들고 있는 두 번째로 큰 꿀벌 캐릭터, 뒷부분에 연한 미색의 육면체 모양 버터가 상당량 쌓여 있으며 그 위에 꿀이 흘러내리고 있는 버터 더미 위에서 만세를 부르고 있는 가장 작은 크기의 꿀벌 캐릭터가 결합되어 전체적으로 하나의 스토리 또는 동화적 장면을 표현하고 있다는 점, ③ 버터 조각 무더기 아래에 펜으로 질감을 표현한 아몬드가 쌓여있다는 점에서 모티브가 동일하고, 전체적인 구성과 거기서 주는 지배적 인상이 유사하다. (3) 한국갤럽에서 실시한 소비자 인식 조사 결과(을 제7호증)에 의하면, 전국 20~49세 남녀 300명을 상대로 ‘’, ‘’를 보여주고, 두 제품을 장소와 시간을 달리하여 접할 경우 제조 회사에 대해 혼동할 가능성이 있다고 생각하는지를 묻는 질문에 대해 응답자의 99%가 혼동할 가능성이 있다고 답변하였고, 그 이유로 포장에서 사용된 전반적인 색상, 톤(92.3%), 벌, 버터, 꿀 등 개별 그림 이미지 및 그 배치(85.9%) 등을 들었다. (4) 다만 양 표장은 의인화된 꿀벌의 세부적인 형상(‘’, ‘’), 꿀단지의 형상(‘’, ‘’), 상단 무늬(‘’, ‘’). 갈색 테두리 유무, ‘’ 표시의 유무 등에서 차이가 있으나, 위 한국갤럽의 소비자 인식 조사 결과에 비추어 볼 때, 이는 이격적 관찰로는 쉽게 파악하기 어려운 정도의 차이에 불과하다고 보인다. 다) 원고 주장에 대한 판단 (1) 원고는, 이 사건 등록상표의 도형 부분과 구성 및 모티브가 동일, 유사한 도형이 동종 상품의 포장 디자인으로 다수 사용되고 있어서 이 사건 등록상표의 식별력이 없거나 미약하다고 주장한다. 그러나 원고가 구성 및 모티브가 유사하다고 주장하는 아래 포장 디자인들(갑 제6호증의 1~10)에 관하여 살펴보면, <나라통상>의 제품 포장지를 제외하고는 이 사건 등록상표와 그 도형의 외관이 유사하다고 보기는 어려우므로, 이와 같은 사정만으로 이 사건 등록상표의 도형 부분의 식별력이 없어졌거나 미약하게 되었다고 단정할 수 없다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다. (2) 또한 원고는, 피고가 거래처와 상품 용량에 따라 이 사건 등록상표의 도형 부분을 다양하게 변형하여 사용하였고, 제품 포장지의 앞면 또는 뒷면에는 ‘(주) ◇◇양행’ 또는 ‘’ 상표를 사용하는 등 별도의 상품출처 표시를 사용한 점에 비추어 이 사건 등록상표의 식별력이 없거나 미약하다고 주장하나, 상표권자가 동일한 상품군에 대해 여러 상표를 전략적으로 구분하여 서로 다른 상표를 사용한다는 이유만으로 이들 상표들의 출처표시기능이 부정된다고 할 수 없고, 하나의 상품에 둘 이상의 상표가 표시될 수 있으므로(대법원 2013. 2. 14. 선고 2011도13441 판결 등 참조), ‘’ 상표가 제품에 표시되어 있더라도 이 사건 등록상표는 그와 별도로 상품 식별표지로 기능을 할 수 있다고 할 것이므로, 원고의 위 주장은 이유 없다. (3) 원고는, 피고가 이 사건 등록상표를 포장지의 디자인으로 사용하였기 때문에 이 사건 등록상표는 식별력이 없다고도 주장하고 있다. 그러나 디자인과 상표는 배타적·선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 위 사용은 상표로서의 사용이라고 보아야 할 것이고(대법원 2009. 5. 14. 선고 2009후665 판결 등 참조), 그것이 상표로서 사용되고 있는지는 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양, 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용 경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지에 의하여 판단하여야 한다(대법원 2013. 3. 28. 선고 2010다58261 판결, 대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결 등 참조). 그런데 ① 피고는 이 사건 등록상표를 상표로 사용할 의사를 가지고 상표등록 출원을 하였고 실제로 허니버터아몬드 제품의 포장지 전면에 이 사건 등록상표를 표시하는 방식으로 사용하여 온 점, ② 이 사건 등록상표 중 ‘허니버터아몬드’ 문자 부분은 식별력이 없고, 도형 부분만이 지정상품과 관련하여 식별력이 있는 점, ③ 다양한 연령층의 소비자들이 저렴한 가격 등의 이유로 높지 않은 주의력으로 제품을 고르는 과자, 스낵 등의 상품에는, 새로운 제품을 쉽게 이해할 수 있도록 초코파이, 새우깡, 허니버터아몬드 등의 식별력 없는 문자상표를 제품의 상표로 흔히 사용하고 있어, 포장 전면에 표시된 도형상표가 상품의 식별표지로서 주로 사용되고 있는 점, ④ 수요자들 역시 과자, 스낵 등의 상품의 경우 포장 전면에 표시된 도형으로 제품의 출처를 식별하는 것이 일반적인 점 등을 고려할 때, 이 사건 등록상표 중 도형 부분은 상표로서의 출처표시기능이 인정된다고 보아야 한다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다. (4) 원고는, 수요자 설문조사 결과(갑 제13호증)에 의하면, 이 사건 등록상표의 도형 부분은 상품출처표시로 인식되지 않음을 알 수 있다고 주장한다. 그러나 갑 제13호증의 기재에 의하면, 아래와 같이 5개 제품의 이미지를 응답자들에게 제시하면서 어느 회사의 제품인지 구분할 수 있는지 묻는 설문에 대해 30%는 구분할 수 있다고 답변하였고, 52.8%는 구분할 수 없다고 답변하였는데, 표장의 식별력은 구체적으로 어느 특정회사의 제품인지 알 수 있어야 하는 것이 아니고 어느 누군가의 상품 표지라고 인식할 수 있으면 충분하며, 위와 같이 구분할 수 없다는 답변이 나온 데에는 이 사건 등록상표(A)와 확인대상상표(D)의 외관의 유사성에 기인한 측면도 있는 것으로 보이고, 30%가 포장지의 도형만으로 어느 회사의 제품인지 구분할 수 있다고 응답한 점까지 더하여 보면, 위 설문에서 52.8%가 어느 회사 제품인지 구분할 수 없었다는 취지로 답변하였다는 사정만으로 이 사건 등록상표의 도형 부분이 상품출처로서 식별력이 없다고 단정할 수 없다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다. (5) 원고는, 이 사건 등록상표에는 확인대상표장의 중심적 식별력이 인정되는 부분인 ‘’ 부분에 대응되는 부분이 존재하지 않기 때문에 양 표장이 유사하지 않다고 주장한다. 그러나 일반 수요자가 ‘’ 부분을 별도의 표장으로 인식한다 하더라도, 앞서 본 바와 같이 확인대상표장의 거의 대부분을 차지하는 ‘꿀벌, 버터, 꿀, 아몬드, 꿀통’ 등의 도형 부분이 이 사건 등록상표의 도형 부분과 유사한 점에 비추어 볼 때, 일반 수요자들은 이 사건 등록상표 사용자가 ‘’ 표장을 부가하여 사용하는 것으로 혼동할 여지가 있다. 즉, 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 아몬드 제품의 일반 수요자 입장에서 전체적·이격적으로 관찰할 때 그 외관이 주는 지배적 인상 및 관념이 유사하고, 비록 ‘머거본’으로 인하여 호칭 등에 있어 일부 차이가 있을 수 있고, 도형 부분 중 일부 요소에 있어서 차이가 있기는 하지만, 일반 수요자들로서는 여전히 확인대상표장을 이 사건 등록상표와 별개의 출처표시로 인식하기 어려워 그러한 차이점만으로는 양 표장의 외관의 유사성을 압도하여 이를 부정할 정도에까지 이르렀다고 볼 수 없으므로, 결국 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 함께 사용될 경우 일반 수요자 또는 거래자들에게 출처의 오인·혼동을 초래할 우려가 있다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다. (6) 원고는, 이 사건 등록상표와 확인대상표장의 보충적 요부라고 할 수 있는 꿀벌 캐릭터의 도안(‘’, ‘’)이 얼굴의 형상, 몸통의 형태, 날개의 모습을 나타내는 표현기법 및 디자인의 기본적인 특징이 전혀 달라서 일반 수요자에게 주는 이미지가 상이하므로 표장이 유사하다고 볼 수 없다고 주장한다. 그러나 이 사건 등록상표의 도형 부분은 버터조각, 아몬드, 꿀벌의 표현 방법 및 전체적인 구도가 유기적으로 표현된 전체로서 식별력을 가지는 것이지 개별 꿀벌의 세부적인 형태만을 분리하여 그 세부적 형태만이 식별력을 가진다고 볼 수 없다. 나아가 아래 비교표에서 보는 바와 같이 양 표장의 꿀벌 캐릭터들은 꿀벌의 수, 작업 행위, 표정, 형상 등이 유사하고, 원고가 주장하는 일부 차이점은 일반 수요자들이 전체적, 이격적으로 관찰할 경우 쉽게 파악하기 어려운 세부적인 차이에 불과하다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다. 라) 종합적 판단 이와 같이 두 표장은 그 외관이 주는 지배적인 인상이 유사하여 동일·유사한 상품에 다 같이 사용하는 경우 일반 수요자에게 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있으므로 서로 유사하다고 할 것이다. 다. 소결론 그러므로 확인대상발명이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 판단한 이 사건 심결은 적법하다. 3. 결론 그렇다면 이 사건 심결은 적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 판사 이제정(재판장), 김기수, 이지영

서울고등법원 제4민사부 판결 【사건】 2018나2015169 부정경쟁행위금지 등 【원고, 피항소인 겸 항소인】 1. 인터 ◇◇◇ 시스템스 비브이, 2. ◇◇◇코리아 유한회사 【피고, 항소인 겸 피항소인】 1. 주식회사 A, 2. B 【제1심판결】 의정부지방법원 고양지원 2018. 2. 2. 선고 2016가합691 판결 【변론종결】 2019. 7. 4. 【판결선고】 2019. 8. 22. 【주문】 1. 이 법원에서 추가된 청구를 포함하여 제1심판결(이 법원에서 소 취하로 실효된 부분 제외)을 다음과 같이 변경한다. 가. 피고들은 공동하여 원고 인터 ◇◇◇ 시스템스 비브이에게 20,200,000원, 원고 ◇◇◇코리아 유한회사에게 8,200,000원 및 각 이에 대하여 2019. 4. 12.부터 2019. 8. 22.까지 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라. 나. 원고들의 나머지 청구를 모두 기각한다. 2. 소송 총비용 중 1/5은 원고들이, 나머지는 피고들이 각 부담한다. 3. 제1의 가항은 가집행할 수 있다. 【청구취지 및 항소취지】 1. 청구취지 피고들은 공동하여 원고 인터 ◇◇◇ 시스템스 비브이(이하 ‘원고 ◇◇◇’라 한다)에게 25,790,092원, 원고 ◇◇◇코리아 유한회사(이하 ‘원고 ◇◇◇코리아’라 한다)에게 8,858,828원 및 각 이에 대하여 2019. 4. 12.부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율로 계산한 돈을 지급하라(원고들은 이 법원에서 2019. 7. 3.자 청구취지 및 청구원인 변경신청서를 통해 청구취지를 위와 같이 최종적으로 변경함으로써, 제1심에서의 도메인이전등록 청구 부분을 취하하고, 손해배상청구 부분의 청구금액을 감축하였으며, ‘i○○○b’ 호스트명 사용에 따른 부정경쟁행위에 의한 손해배상청구 부분을 추가하였다). 2. 항소취지 가. 원고 제1심판결 중 원고들 패소부분을 취소한다. 피고들은 원고 ◇◇◇에게 도메인 “C”의 등록을 이전하라. 피고들은 공동하여 원고 ◇◇◇에게 38,422,309원, 원고 ◇◇◇코리아에게 1,269,264원 및 각 이에 대하여 이 사건 소장 부본 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 비율로 계산한 돈을 지급하라. 나. 피고 제1심판결 중 피고들 패소 부분을 취소하고, 위 취소 부분에 해당하는 원고들의 청구를 모두 기각한다. 【이유】 1. 기초사실 이 법원의 이 부분 판결 이유는 제1심판결 이유 ‘1. 기초사실’ 부분 기재와 같으므로, 민사소송법 제420조 본문에 의하여 인용한다(이하에서 제1심판결 이유를 인용할 경우에도 같다). 다만 제1심판결 이유 4쪽 7행 중 ‘피고 A는 피고 B의 위와 같은 도메인이름 이전 이후’ 부분을 ‘피고 B는 2006년경부터’로 수정하고, 4쪽 15행의 [별지 1]과 17행의 [별지 2]를 이 법원 판결 이유 별지 1과 별지 2로 변경한다. 2. 피고들의 상품표지 ‘Malmer’의 사용 및 모방 제품 판매로 인한 부정경쟁행위에 관한 부분 가. 피고들의 손해배상책임의 발생 이 법원의 이 부분 판결 이유로서 당사자의 주장 및 판단은 제1심 판결 이유 ‘3. 가. 당사자의 주장’ 중 ‘1) 원고들의 주장 중 가) 손해배상책임의 발생에 관한 주장’ 부분(14쪽 5행부터 16쪽 8행까지 해당 부분)과 ‘2) 피고들의 주장’ 부분(16쪽 15행부터 18쪽 4행까지 해당 부분) 및 ‘3. 나. 손해배상책임의 발생요건에 관한 판단’ 부분(18쪽 5행부터 28쪽 9행까지 해당 부분) 기재와 같다. 나. 피고들의 손해배상책임의 범위 1) 원고들은 피고들이 위 부정경쟁행위로 인하여 별지 1 및 별지 2 각 기재와 같이 피고 A의 판매가액에 평균 영업이익률 6.3%를 곱한 금액 상당의 이익을 얻었다는 이유를 들어 부정경쟁방지법 제14조의2 제2항에 따라 피고들의 위 이익을 원고들의 손해액으로 추정하여 2014년도분까지의 이익을 원고 ◇◇◇의 손해로, 2015년도분부터의 이익을 원고 ◇◇◇코리아의 손해로 주장하면서, 피고들에 대하여 원고 ◇◇◇에게 5,502,882원(= Malmer 상품표지를 부착한 제품 판매로 인한 손해 3,130,029원 + 모방 제품 판매로 인한 손해 2,372,853원), 원고 ◇◇◇코리아에게 1,717,016원(= Malmer 상품표지를 부착한 제품 판매로 인한 손해 1,315,692원 + 모방 제품 판매로 인한 손해 401,324원) 및 각 이에 대한 지연손해금의 지급을 구한다. 2) 먼저 피고들의 상품표지 ‘Malmer’의 사용에 따른 부정경쟁행위로 인한 원고 ◇◇◇코리아의 손해액에 관하여 본다(원고들의 ‘Malm, MALM’ 상품표지가 2015. 1. 1. 이전에 주지성을 가진 것으로 인정되지 않는 이상, 원고 ◇◇◇의 이 부분 청구는 받아들이지 않는다). 가) 앞서 본 바와 같이 원고들의 ‘Malm, MALM’의 상품표지가 주지성을 갖게 된 2015. 1. 1. 이후 기간에 해당하는 피고 A의 별지 1 기재 각 제품별 판매 수량과 판매가는 별지 1 해당 부분 기재와 같고, 을 제22호증의 기재에 의하면, 피고 A의 재무제표에 따른 연도별 영업이익률은 아래 표 기재와 같으며, 그 평균값은 6.3%인 사실은 인정된다. 그러나 위 영업이익률은 피고 A의 재무제표에 따른 전체 사업에 관한 수치일뿐 피고 A의 ‘Malmer’ 상품표지를 표시한 별지 1 기재 각 제품에 한정된 실제 영업이익에 관한 수치로 보기는 어려운 점을 감안하면, 위 인정사실만으로는 별지 1 기재 각 제품별 원고 ◇◇◇코리아의 손해 부분(2015년 이후) 기재 금액을 피고들이 2015. 1. 1.부터 위 부정경쟁행위로 인해 얻은 이익이라고 보기는 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 나) 다만 피고들의 2015년부터 2017년까지의 위 부정경쟁행위로 인해 원고 ◇◇◇코리아에게 손해가 발생한 사실은 인정되나, 이 법원에 제출된 자료만으로는 원고 ◇◇◇코리아가 실제 입은 손해액이나 손해추정액(부정경쟁방지법 제14조의2 제1항 내지 제4항)을 산정하기 어려우므로, ‘손해가 발생한 사실은 인정되나 위 손해추정규정에 따른 손해액을 산정하기 어려운 때’에 해당하고, 이에 원고 ◇◇◇코리아의 손해액은 부정경쟁방지법 제14조의2 제5항에 따라 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초한 상당한 손해액으로 산정하여야 한다. 이에 따라, 앞서 인정한 피고들의 부정경쟁행위 해당 기간, 별지 1 기재 제품별 판매 수량 및 판매가, 피고 A 사업 전체의 영업이익률, 위 각 증거들에 의하여 인정되는 별지 1 기재 제품별 입고 가격, 별지 1 기재 제품들의 2015년부터 2017년 사이 기간 동안 판매가에 피고 A의 평균 영업이익률 6.3%를 곱한 금액은 1,315,692원인 점 등을 종합하여 보면, 피고들의 위 부정경쟁행위로 인한 원고 ◇◇◇코리아의 손해액은 1,000,000원 정도로 봄이 상당하다. 3) 다음으로 피고들의 모방 제품 판매에 따른 부정경쟁행위로 인한 원고들의 손해액에 관하여 본다. 앞서 본 바와 같이 피고들이 원고들 제작 상품의 형태를 모방한 별지 2 순번 4, 12, 14, 15, 17번 기재 각 해당 제품별로 부정경쟁행위에 해당하는 판매 기간(각 상품 출시일로부터 3년 이내), 판매 수량과 판매가는 별지 2 해당 부분 기재와 같고, 피고 A의 연도별 영업이익률은 위 2)의 가)항 기재 표의 내용과 같으며, 그 평균값은 6.3%인 사실은 인정된다. 그러나 위 영업이익률은 피고 A의 재무제표에 따른 전체 사업에 관한 평균 수치일 뿐 위 모방 제품에 한정된 실제 영업이익에 관한 수치로 보기는 어려운 점을 감안하면, 위 인정사실만으로는 별지 2 기재 각 제품별 원고들의 손해 부분 기재 금액을 피고들이 위 부정경쟁행위로 인해 얻은 이익이라고 보기는 어렵다. 다만 피고들의 위 부정경쟁행위로 인해 원고들에게 손해가 발생한 사실은 인정되나, 이 법원에 제출된 자료만으로는 원고들이 실제 입은 손해액이나 손해추정액(부정경쟁방지법 제14조의2 제1항 내지 제4항)을 산정하기 어려우므로, ‘손해가 발생한 사실은 인정되나 위 손해추정규정에 따른 손해액을 산정하기 어려운 때’에 해당하고, 이에 원고들의 손해액은 부정경쟁방지법 제14조의2 제5항에 따라 변론 전체의 취지와 증거 조사의 결과에 기초한 상당한 손해액으로 산정하여야 한다. 이에 따라, 앞서 본 바와 같은 피고들의 모방 제품 판매 기간, 판매 수량 및 판매가, 피고 A의 사업 전체의 영업이익률, 위 각 증거에 의하여 인정되는 별지 2 기재 제품별 입고 가격, 위와 같이 인정된 피고들의 모방 제품에 대한 판매가에 피고 A의 위 평균 영업이익률 6.3%를 곱한 금액은 518,245원[= 원고 ◇◇◇의 손해 기간 해당분 286,482원(=순번 4의 181,216원 + 순번 12의 36,176원 + 순번 14의 18,830원 + 순번 15의 50,260원) + 원고 ◇◇◇코리아의 손해 기간 해당분 순번 17의 231,763원(= 25,186원 + 112,392원 + 94,185원)]인 점 등을 종합하여 보면, 피고들의 위 부정경쟁행위로 인한 원고들의 손해액은 각 200,000원 정도로 봄이 상당하다. 3. 피고들의 호스트명 ‘i○○○b’ 사용으로 인한 부정경쟁행위에 관한 부분 가. 피고들의 손해배상책임의 발생 1) 당사자의 주장 가) 원고들 피고들은 2006년경부터 원고들의 저명하고 국내에 널리 인식된 영업표지 ‘I○○○’가 포함된 호스트명 ‘i○○○b’를 이용하여 이 사건 인터넷 도메인 ‘C’으로 접속하면 연결되는 피고 A의 인터넷 쇼핑몰 사이트를 통해 원고들의 가구 등 제품과 동일 내지 유사한 제품을 판매함으로써 원고들의 영업과 혼동하게 하여 선택적으로 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (나)목, (다)목, (카)목에 해당하는 부정경쟁행위를 하였다. 나) 피고들 피고들은 위 호스트명이 포함된 이 사건 도메인을 광고 또는 영업 목적으로 외부로 노출하여 사용한 적이 없으므로, 일반 소비자들이 위 호스트명을 통해 피고 A의 인터넷 쇼핑몰로 유입될 수 없어 원고들의 영업과 피고들의 영업이 혼동될 수 없다. 2) 판단 가) 앞서 살핀 증거들에 의해 인정된 원고들의 영업 및 상품 판매와 광고 현황, 그 규모와 내역, 피고들의 가구 판매업 운영 경위, 원고 ◇◇◇와 피고 B 사이의 표지 사용에 관한 분쟁 경위 및 원고 ◇◇◇가 2009. 3. 25. 국내 일간지에 ‘I○○○’ 등 표지의 무단 사용에 대한 경고문을 게재하였던 경위, 원고들 제품에 대한 소비자들의 인지도 등에 비추어 보면, 원고들의 영업표지 ‘I○○○’는 늦어도 2009. 4.부터는 국내에서 널리 인식된 표지에 해당한다고 봄이 상당하다. 나) 그리고 앞서 본 증거들에 을 제24 내지 32호증의 각 기재와 이 법원의 D 주식회사에 대한 사실조회결과를 종합하면, 소비자들이 피고 B가 2006. 4. 27. 웹호스팅업체 D 주식회사를 통해 아이디 ‘i○○○b’로 계정을 부여받아 개설된 이 사건 인터넷 도메인 ‘C’으로 접속하면 2016. 6.경까지는 피고 A(2009. 6. 18. 설립)가 운영하는 인터넷 쇼핑몰 사이트로 연결되었고, 피고 A는 그 인터넷 쇼핑몰에서 가구 등을 판매하였으며, 피고 B는 2019. 6. 18. 위 계정을 탈퇴한 사실이 인정되므로, 이 사건 인테넷 도메인의 호스트명 ‘i○○○b’는 피고 A의 영업표지로서의 기능과 역할을 하였다고 볼 수 있다. 다) 또한 원고들의 영업표지 ‘I○○○’와 피고 A의 영업표지 ‘i○○○b’는 주요 부분을 이루는 ‘i○○○’ 부분의 철자가 완전히 동일하고, 피고 A의 영업표지에 추가된 ‘b’ 부분은 일반 수요자들에게 피고 A의 영업이 원고들의 영업과 구별되는 특정 의미를 갖는 표현으로 인식되지는 않는 점을 종합하면, 위 각 표지의 전체적인 외관과 호칭 및 개념이 유사하다 할 것이다. 라) 그런데 위 각 증거들에 의하면, 피고 A는 위 인터넷 쇼핑몰에서 앞서 모방 제품 판매 여부 판단에서 보았듯이 원고들의 가구 등 제품과 품목과 형태 등이 동일 내지 유사한 제품을 판매하였던 사실이 인정되므로, 그로 인해 일반 소비자들은 피고 A의 인터넷 쇼핑몰에서의 영업이 원고들의 영업에 해당하거나 적어도 원고들과 피고 A의 각 영업이 자본이나 조직 등 면에서 상호 관련되어 있다고 오인·혼동할 여지가 상당하였던 것으로 보인다. 마) 따라서 피고 A는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (나)목에 정해진 영업주체 혼동행위에 해당하는 부정경쟁행위를 하였다 할 것이므로, 피고 A와 그 대표이사로서 부정경쟁행위를 주도한 피고 B는 부정경쟁방지법 제5조, 상법 제389조 제3항, 제210조에 따라 공동하여 원고에게 위 부정경쟁행위로 인해 발생한 원고의 손해를 배상할 책임이 있다[위와 같이 인정된 부정경쟁행위에 기한 손해배상책임과 선택적 관계에 있는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목과 (카)목에 정해진 각 부정경쟁행위에 의한 손해배상책임은 별도로 판단하지 않는다]. 나. 피고들의 손해배상책임의 범위 1) 원고들은 피고들의 위 부정경쟁행위로 인해 2009. 4.부터 2016년까지 피고 A의 매출액에 평균 영업이익률 6.3%를 곱한 금액 상당액으로서 96,578,558원의 이익을 얻었다는 이유를 들어 부정경쟁방지법 제14조의2 제2항에 따라 피고들의 위 이익을 원고들의 손해액으로 추정하여 2014년도분까지의 이익을 원고 ◇◇◇의 손해로, 2015년도분부터의 이익을 원고 ◇◇◇코리아의 손해로 주장하면서, 피고들에 대하여 원고 ◇◇◇에게 20,287,210원, 원고 ◇◇◇코리아에게 7,141,812원 및 각 이에 대한 지연손해금의 지급을 구한다. 2) 을 제31호증의 기재와 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고 A가 2009년부터 2016년까지 피고 A의 인터넷 쇼핑몰을 통해서 가구 등 판매로 이룬 매출액은 아래 표 기재 금액 이상인 사실이 인정되고, 피고 A의 재무제표에 따른 전체 사업에 관한 평균 영업이익률은 6.3%인 사실은 앞서 본 바와 같다. 그러나 위 영업이익률은 피고 A의 재무제표에 따른 전체 사업에 관한 평균 수치일 뿐이고, 위 각 증거만으로는, 피고 A의 인터넷 쇼핑몰을 통한 매출이 오로지 호스트명 ‘i○○○b’를 이용한 이 사건 도메인으로 연결된 결과라고 단정하기는 어려운 점을 감안하면, 위 인정사실만으로는 위 매출액에 평균이익률을 곱한 금액을 피고 A가 위 부정경쟁행위로 인해 얻은 이익이라고 보기는 어렵다. 다만, 피고들의 위 부정경쟁행위로 인해 원고들에게 손해가 발생한 사실은 인정되나, 이 법원에 제출된 자료만으로는 실제 입은 손해액이나 손해추정액(부정경쟁방지법 제14조의2 제1항 내지 제4항)을 산정하기 어려우므로, ‘손해가 발생한 사실은 인정되나 위 손해추정규정에 따른 손해액을 산정하기 어려운 때’에 해당하고, 이에 원고들의 손해액은 부정경쟁방지법 제14조의2 제5항에 따라 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초한 상당한 손해액으로 산정하여야 한다. 이에 따라, 앞서 인정한 피고들의 ‘i○○○b’ 표지 사용 경위, 부정경쟁행위 해당 기간, 피고 A의 인터넷 쇼핑몰을 통한 매출액, 피고 A 사업 전체의 영업이익률, 피고 A의 위 매출액에 평균 영업이익률 6.3%를 곱한 금액은 2009년부터 2014년까지 기간 동안 20,287,210원, 2015년부터 2016년까지의 기간 동안 7,141,812원인 점 등을 종합하여 보면, 피고들의 위 부정경쟁행위로 인한 원고 ◇◇◇의 2009. 4.부터 2014년까지의 손해액은 20,000,000원, 원고 ◇◇◇코리아의 2015년부터 2016년까지의 손해액은 7,000,000원 정도로 봄이 상당하다. 4. 결론 그렇다면, 피고들은 공동하여 원고 ◇◇◇에게 20,200,000원(= 200,000원 + 20,000,000원), 원고 ◇◇◇코리아에게 8,200,000원(= 1,000,000원 + 200,000원 + 7,000,000원) 및 각 이에 대하여 위 부정경쟁행위일 이후로서 원고가 구하는 바에 따라 2019. 4. 12.부터 피고들이 그 이행의무의 존부나 범위에 관하여 항쟁함이 상당한 이 법원 판결 선고일인 2019. 8. 22.까지 민법이 정한 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지 구 소송촉진 등에 관한 특례법 제3조 제1항 본문의 법정이율에 관한 규정(2019. 5. 21. 대통령령 제 29768호로 개정되기 전의 것)이 정한 범위 내에서 원고가 구하는 바에 따라 연 12%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다. 따라서 원고들의 위 인정범위 내의 청구는 이유 있어 인용하고, 나머지 청구는 이유 없어 기각하여야 할 것인데, 제1심판결은 이와 일부 결론이 달라 부당하므로, 이 법원에서 추가된 청구를 포함하여 제1심판결(이 법원에서 소 취하로 실효된 부분 제외)을 변경하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 판사 홍승면(재판장), 구민승, 박지연

대법원 제1부 판결 【사건】 2016후526 거절결정(상) 【원고, 피상고인】 ◇◇◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇◇◇◇◇◇, 독일, 대표자 ○○○ 디어쉘, ○○ 폴크머, 소송대리인 변리사 박윤원, 강명구 【피고, 상고인】 특허청장, 소송수행자 류○○ 【원심판결】 특허법원 2016. 2. 3. 선고 2015허3993 판결 【판결선고】 2019. 7. 10. 【주문】 원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다. 【이유】 상고이유를 판단한다. 1. 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제3호는 ‘상품의 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함한다)·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없다.’라고 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 그와 같은 표장은 상품의 특성을 기술하기 위하여 표시되어 있는 기술적 표장으로서 자타 상품을 식별하는 기능을 상실하는 경우가 많을 뿐만 아니라, 설령 상품 식별의 기능이 있는 경우라 하더라도 상품 거래상 누구에게나 필요한 표시이므로 어느 특정인에게만 독점적으로 사용하게 하는 것은 공익상으로 타당하지 아니하다는 데에 있다(대법원 2014. 10. 15. 선고 2012후3800 판결, 대법원 2000. 2. 22. 선고 99후2549 판결 등 참조). 어떤 상표가 위 규정에서 정한 상표에 해당하는지 여부는 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2007. 11. 29. 선고 2007후3042 판결 등 참조). 한편 두 개 이상의 구성부분이 결합하여 이루어진 이른바 결합상표에 있어서는 구성부분 전체를 하나로 보아서 식별력이 있는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 2015. 2. 26. 선고 2014후2306 판결, 대법원 1992. 2. 11. 선고 91후1427 판결 등 참조). 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 따라 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다. 2. 가. 원심판결 이유와 원심에서 적법하게 채택한 증거에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다. 1) 이 사건 출원상표·서비스표는 “”로 구성되어 있고, 상품류 구분 제4류의 electrical energy(전기에너지), 제35류의 arranging of contracts for supply of electrical energy(전기에너지 공급계약 알선업) 등을 지정상품·서비스업으로 한다. 2) 이 사건 출원상표·서비스표는 코드와 플러그를 형상화한 도형 부분인 “”이 문자 부분인 “”와 결합하여 전체적으로 볼 때 전기 내지 전원 연결과 관련이 있음을 나타내고 있고, 이 사건 심결 당시 실제 거래사회에서 ‘플러그를 형상화한 도형’과 ‘charge’는 ‘전기에너지 충전’을 표현하는 표시로 흔히 사용되고 있다. 3) 이 사건 출원상표·서비스표를 전체적으로 볼 때 문자 부분을 이루는 영어 단어 ‘charge’와 ‘now’의 의미 및 도형 부분의 의미로부터 인식할 수 있는 관념 외에 각 구성 부분의 결합에 따라 전체로서 새로운 관념이 생겨난다거나 새로운 식별력을 형성하고 있다고 보기 어렵다. 나. 위와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴본다. 우리나라의 영어 보급수준과 충전용 전자기기가 보편화된 거래사회의 실정을 고려하면 수요자들로서는 이 사건 출원상표·서비스표 “”의 관념을 ‘지금 충전하라’는 의미로 인식할 수 있다. 이 사건 출원상표·서비스표가 지정상품인 전기에너지 및 지정서비스업인 전기에너지 공급계약 알선업에 사용될 경우 수요자들은 ‘바로 충전할 수 있는 전기에너지 및 이를 상품으로 하는 영업’으로 지정상품·서비스업의 용도나 사용방법을 직감하게 된다. 이러한 이 사건 출원상표·서비스표의 표시는 전기에너지 충전과 관련한 거래에 있어서 누구에게나 필요한 표시이므로 어느 특정인에게만 독점적으로 사용하게 하는 것은 공익상으로도 타당하지 않다. 따라서 이 사건 출원상표·서비스표는 지정상품·서비스업의 용도나 사용방법을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당한다고 보아야 한다. 다. 그럼에도 원심은, 이 사건 출원상표·서비스표가 지정상품·서비스업의 용도, 시기, 제공내용 등을 암시할 뿐 이를 직접적으로 표시하거나 수요자들에게 직감하게 한다고 볼 수는 없고, 특정인이 독점적으로 사용할 수 없는 상표·서비스표에도 해당하지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 구 상표법 제6조 제1항 제3호에서 규정하는 ‘상품의 용도나 사용방법을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표’에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다. 3. 그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 대법관 권순일(재판장), 이기택, 박정화(주심), 김선수

대법원 제3부 판결 【사건】 2018다287362 손해배상(지) 【원고, 피상고인】 주식회사 ◇◇◇◇, 부천시 ○○로***번길 **, 1층(○○동), 대표이사 이○○, 소송대리인 변호사 김준효 【원고승계참가인, 피상고인】 주식회사 □□메탈, 김포시 ○○읍 ○○○○로**번길 **(○○리), 대표이사 강○○ 【피고, 상고인】 주식회사 △△△△△△△, 대구 ○구 ○○로 ***, *층(○○동*가), 대표이사 김○○, 소송대리인 변호사 최승재 【원심판결】 서울고등법원 2018. 10. 11. 선고 2015나2047271 판결 【판결선고】 2019. 4. 25. 【주문】 상고를 모두 기각한다. 상고비용은 피고가 부담한다. 【이유】 상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 다음 제출된 상고이유보충서 등은 이를 보충하는 범위에서)를 판단한다. 1. 특허가 무효로 확정되면 특허권은 특허법 제133조 제1항 제4호의 경우를 제외하고는 처음부터 없었던 것으로 간주된다(특허법 제133조 제3항). 그러나 특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약의 대상인 특허권이 무효로 확정된 경우 특허발명 실시계약이 계약 체결 시부터 무효로 되는지는 특허권의 효력과는 별개로 판단하여야 한다. 특허발명 실시계약을 체결하면 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권 침해로 인한 손해배상이나 그 금지 등을 청구할 수 없고, 특허가 무효로 확정되기 전에는 특허권의 독점적·배타적 효력에 따라 제3자의 특허발명 실시가 금지된다. 이러한 점에 비추어 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아니라면 특허 무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 특허 무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다(대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666, 42673 판결 등 참조). 따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한, 특허권자는 원칙적으로 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간 동안 실시료의 지급을 청구할 수 있다. 2. 원심은 다음 사실을 인정하고 있다. 원고와 피고는 2011년 6월경 구두로 “원고는 피고에게 이 사건 발명에 관한 통상실시권을 허락하고, 피고는 원고에게 실시료로 월 650만 원을 지급한다.”는 이 사건 약정을 하였다. 피고가 2014. 3. 1.부터 실시료 지급을 지체하여 원고는 2014. 5. 21. 이 사건 약정을 해지하였다. 원심은 이러한 사실관계를 기초로, 그 이후에 이 사건 발명이 무효로 확정되었다는 사정만으로는 이 사건 약정이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수 없어 원고와 원고 승계참가인의 미지급 실시료 청구가 권리남용에 해당하지 않고, 피고는 2014. 3. 1.부터 계약이 해지된 2014. 5. 21.까지 미지급 실시료 17,403,225원을 지급할 의무가 있다고 판단하였다. 그 밖에 이 사건 약정 자체에 별도의 무효사유가 있었다고 볼 만한 사정도 없다. 원심의 판단은 위에서 본 법리에 비추어 정당하고, 상고이유 주장과 같이 특허권 남용에 관한 법리를 오해하거나 전부명령의 효력을 잘못 판단하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다. 3. 피고의 상고는 이유 없으므로 이를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 대법관 이동원(재판장), 조희대, 김재형(주심), 민유숙

서울중앙지방법원 제63-3민사부 판결 【사건】 2018가합504499 부정경쟁행위 금지 등 청수 【원고】 주식회사 ◇◇무역, 소송대리인 법무법인 (유한) 한결, 담당변호사 윤복남 【피고】 이AA, 소송대리인 변호사 남광순 【변론종결】 2019. 5. 2. 【판결선고】 2019. 5. 30. 【주문】 1. 피고는, 가. 별지 제2목록 기재 디자인 중 같은 목록 1-1, 2-1, 3-1의 각 500㎖ 포장지 디자인을 제외한 나머지 디자인이 포함된 술병을 제조, 판매, 수입해서는 안되고, 나. 피고의 집, 사무실, 매장, 영업소, 공장, 창고에 보관·전시 중인 가항 기재 술병을 폐기하라. 2. 원고의 나머지 청구를 기각한다. 3. 소송비용의 30%는 원고가, 70%는 피고가 각 부담한다. 4. 제1항은 가집행할 수 있다. 【청구취지】 별지 제1목록 상품표지 또는 별지 제2목록 기재 디자인 중 같은 목록 1-1, 2-1, 3-1 의 각 500㎖ 포장지 디자인(이하 ‘별지 2 포장지 디자인’이라 한다)이 포함된 술병 또는 포장용기를 추가하여 주문 1항과 같이 구하는 것 외에는 주문 제1항과 같다. 【이유】 1. 인정사실 가. 원고의 대표자 이BB은 2003년경부터 중국 산동성 연태시에 소재하는 산동연태양주유한공사(이하 ‘산동연태유한공사’라 한다)로부터 통칭 연태고량주(‘烟台古酿酒’, 연태구냥주, 통칭 연태고량주, 이하 ‘이 사건 상품’이라 한다)를 독점적으로 수입하기 시작했다. 원고는 위 이BB을 대표자로 하여 2010. 2. 22. 설립된 후에도 산동연태유한공사로부터 이 사건 상품을 독점적으로 수입해왔고, 산동연태유한공사로부터 ‘烟台古酿酒’ 표시의 한국 내 독점사용권, 이 사건 상품의 한국 내 독점판매권을 약속받았다. 이 사건 상품의 한자표시 ‘烟台古酿酒'는 연태(烟台, 산둥의 옛 지명) 지방에서 만들어진 고량주(高粱酒)를 뜻하는 ‘烟台高粱酒’와는 별도로 연태지방의 옛 방식으로 만들었다는 의미이다(이하 별지 1 목록 상품표지인 이 사건 상품의 한자표시 중 ‘烟台古酿’ 부분을 ‘이 사건 한자표시’라 한다). 이 사건 상품은 또, 별지 3 원고의 상품 술병세트와 같이 500㎖, 250㎖, 125㎖ 3가지 용량으로 디자인된 술병(이하 ‘이 사건 술병세트’라 한다)에 담아 판매되고 있는데, 원고와 산동연태유한공사는 이 사건 상품의 수입 초기부터 이 사건 술병세트와 같은 모양의 술병은 한국 내에서만 유통하기로 합의하였다. 이BB과 원고가 이 사건 상품을 수입, 판매해 온 이래로 이 사건 상품은 연간 3,400억 원 정도 규모로 추산되는 중국음식점에서의 고량주 판매시장에서 2015년 116억 원, 2016년 152억 원, 2017년 198억 원의 매출을 올리고 있다. 나. 피고는 2017년경부터 중국 연태항방주업유한공사가 생산한 가야 연태고량주(별지2 목록 기재 각 디자인과 같은 모양의 포장지, 술병 등에 담긴 고량주, 이하 ‘이 사건 경쟁상품’이라 한다)를 수입, 판매하기 시작했다. 피고는 2017. 9. 13.경 별지5 기재와 같은 상표를 등록하였다. [인정근거] 다툼 없는 사실, 각 가지번호를 포함한 갑 제1 내지 11호증, 을 제3호증의 1, 2의 각 기재, 변론 전체의 취지 2. 원, 피고의 주장 가. 원고의 주장 이 사건 상품은 국내에 수입될 무렵부터 통칭 ‘연태고량주’로 불리면서 큰 인기를 얻었고, ‘국민 고량주’라고 불릴 만큼 시장점유율이 높다. 피고는 ‘연태烟台’가 지명이고, ‘고량주(高粱酒)’가 일반명사에 불과한 점을 이용하여, 이 사건 경쟁상품에 ‘연태고량주’(‘烟台高粱酒’, 혹은 ‘烟台古酿酒'로 표시함)라는 제품명을 표시하고, 이 사건 술병 세트와 별지 4와 같은 포장박스(이 사건 술병세트 중 500㎖ 용량의 종이포장박스이다, 이하 ‘이 사건 포장박스’라 한다)와 유사한 별지 2 목록 기재와 같은 디자인의 포장박스, 술병세트에 이 사건 경쟁상품을 담아 판매하고 있다. 피고의 이러한 행위는 널리 인식된 상품표지인 이 사건 한자 표시, 혹은 이 사건 술병세트와 이 사건 포장박스와 동일하거나 유사한 상품을 수입, 판매하여 원고의 이 사건 상품과 혼동하게 하는 행위이거나, 원고의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과를 무단히 사용하여 원고의 경제적 이익을 침해하는 행위이다. 위 행위들은 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(2018. 4. 17. 법률 제15580호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 부정경쟁방지법'이라 한다) 제2조 제1호 가목 혹은 같은 조 차목{현행 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(2018. 4. 17. 법률 제15580호로 개정된 것, 이하 ‘현행 부정경쟁방지법’이라 한다)에서는 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목은 그대로 유지되었으나 제2조 제1호 차목은 카목으로 변경되어, 현행 부정경쟁방지법 시행일인 2018. 7. 17. 이후 피고들의 행위에는 현행 부정경쟁방지법 제2조 제1호 카목이 적용된다. 그러므로 원고의 주장 중 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목과 관련한 주장은 ① 2018. 7. 17. 이전 피고들의 행위에 대하여는 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목을, ② 2018. 7. 17. 이후 피고들의 행위에 대하여는 현행 부정경쟁방지법 제2조 제1호 카목을 각 청구원인으로 주장하는 것으로 본다. 다만 편의상 이하에서는 이 부분 원고 주장을 통틀어 ‘구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목’이라 한다}의 부정경쟁행위에 해당하므로1), 금지하여야 한다. [각주1] 원고는 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목과 같은 차목의 부정경쟁행위를 선택적으로 주장한 것으로 보인다. 나. 피고의 주장 이 사건 한자표시는 주지성이 인정되거나, 독립한 상품표지로 인정되기 어려워 ‘널리 인식된 타인의 상품표지’라고 볼 수 없다. 피고는 별지 5 기재와 같이 ‘烟台高粱’, ‘烟台古酿’이 모두 포함된 등록상표를 가지고 있기 때문에 이 사건 경쟁상품에 이를 사용할 뿐이고, 이 부분이 이 사건 상품의 출처를 인식하게 하는 표지라고 볼 수도 없다. 이 사건 술병세트, 이 사건 포장박스 역시 다른 중국술에서도 흔히 사용되는 일반적으로 사용되는 형태로서, 차별적 특징이 이 사건 상품에 독특한 개성을 부여하는 수단이거나 개별화되어 주지성을 갖추었다고 볼 수 없다. 설령 이 부분이 주지성 있는 상품표지로 인정되더라도, 별지 2 목록 기재와 같은 이 사건 경쟁상품의 술병, 포장지 디자인 등은 이 사건 술병세트, 이 사건 포장박스와 그 모양이 확연히 달라 구별이 가능하므로 혼동가능성이 있다고 볼 수 없다. 따라서 피고가 별지 2 목록 기재와 같은 디자인의 술병, 포장지 등이 사용된 이 사건 경쟁상품을 수입, 판매한다고 하더라도 그러한 행위로 이 사건 상품의 거래자나 수요자가 혼동을 일으킬만한 부정경쟁행위라고 볼 수 없다. 또 이 사건 한자표시나 이 사건 술병세트, 포장박스가 원고의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과라고 보기도 어렵고, 피고가 이를 공정한 상거래 관행이나 경쟁 질서에 반하는 방법으로 무단히 사용한 것도 아니므로, 원고의 이 사건 청구는 모두 이유 없다. 3. 판단 가. 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목 해당여부 (1) 관련 법리 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목의 타인의 상품임을 표시한 표지(이하 ‘상품표지'라 한다)가 국내에 널리 인식되었는지 여부는 그 사용기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 상품거래의 실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부가 일응의 기준이 된다. 일반적으로 상품의 포장용기는 상품의 출처를 표시하는 기능을 가진 것은 아니고, 다만 어떤 포장용기에 표시된 문양, 색상 또는 도안 등이 상품에 독특한 개성을 부여하는 수단으로 사용되고, 그것이 장기간 계속적, 독점적, 배타적으로 사용되거나 지속적인 선전광고 등에 의하여 그 색상, 도안 등이 갖는 차별적 특징이 거래자 또는 수요자에게 특정한 품질을 가지는 특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화되고 우월적 지위를 획득할 정도에 이른 경우에만 비로소 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목에서 정하는 ‘국내에 널리 인식된 타인의 상품임을 표시한 표지(표지)'에 해당된다고 할 것이다. 또 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목 소정의 상품표지의 유사 여부 내지 혼동 가능성에 관한 판단에 있어서는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상품표지를 전체적·객관적·이격적으로 관찰하여 외관, 호칭, 관념의 어느 하나가 형식적으로 유사하다 하더라도 거래사정을 감안하여 혼동의 염려가 없다면 그 유사성 내지 혼동가능성은 부정된다 할 것이고, 특히 상품표지가 도형, 문양, 문자, 기호, 색깔 등 여러 요소로 이루어진 경우에 그 표지의 구성요소를 자의적으로 나누어 그 일부에만 초점을 두고 표지들의 유사 여부 내지 혼동가능성을 판단할 것이 아니라 상품의 출처를 표시함에 기여하고 있는 일체의 자료를 고려하여 그 표지가 수요자 내지 거래자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 종합적으로 관찰·비교하는 이른바 전체적 관찰이 필요하다 할 것이고, 상품 표지가 외관상 또는 관념상 그 구성요소를 분리관찰하는 것이 부자연스럽다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합된 것이 아닌 한 수요자의 주의를 끄는 주요 부분을 분리하여 그 부분을 기준으로 유사 여부를 판단하는 이른바 분리관찰 내지 요부관찰도 보완적 수단으로 이루어져야 한다 할 것인바, 상품의 용기나 포장에 상표, 상호 또는 상품명 등 식별력 있는 요소가 표시되어 있는 경우에는 그 부분이 지나치게 작다든가 제품 설명서에만 기재되어 있는 등으로 특별히 눈에 띄지 않거나, 용기나 포장의 전체 구성에 비추어 현저히 그 비중이 낮다고 보여지는 경우가 아닌 한 그 상표나 상호, 상품명 등의 표기 부분은 상품표지로서의 용기나 포장의 주요 부분으로 보아 그 부분의 유사 여부 등도 고려하여 다른 표지와의 유사성 내지 혼동가능성 여부를 판단하여야 한다(대법원 2001. 2. 23. 선고 98다63674 판결, 2001. 4. 10. 선고 98도2250 판결, 대법원 2001. 9. 14. 선고 99도691 판결 등 참조). (2) 판단 (가) 주지성이 인정되는 상품표지 판단 다음과 같은 이유로, 이 사건 술병세트의 구성과 디자인{위 기초사실에서 본 것처럼 이 사건 술병세트는 별지 3 기재와 같은 구성과 디자인으로 이루어져있다. 500㎖, 250㎖, 125㎖ 3가지 용량의 병은 아래 (나)항에서 상술하는 것처럼 500㎖ 병의 경우 원통형 투명 병에 금색 뚜껑, 250㎖의 경우 가운데가 오목하게 들어간 모양의 투명한 병에 금색 뚜껑, 125㎖의 경우 한쪽은 단면, 반대쪽은 곡면인 역 D자 모양 병에 금색 뚜껑인 형태이며, 세 종류의 병에는 모두 붉은 색 한자 ‘烟台古酿’이 표시되어 있다, 이하 같다)은 이 사건 상품의 출처를 표시하는 차별적 특성을 가진 상품표지로서 주지성이 인정되고, 이 사건 한자표시 부분이나 이 사건 포장박스는 이 사건 상품을 연상시키는 개별화된 상품표시로서 주지성이 인정된다고 보기는 어렵다. 1) 원고는 이BB의 개인사업자 시절을 포함하여 십여년 이상 이 사건 상품을 이 사건 술병세트와 이 사건 포장박스에 담아 수입, 판매해 왔으며, 이 사건 상품은 매년 수백억 원 상당의 판매량을 기록하고, 중국음식점 내 고량주 판매시장의 상당한 점유율을 가지고 있음은 앞서 본 바와 같다. 2) 한편 갑제15호증의 기재에 의하면, 국내 중국술 소비자의 66%가 고량주 브랜드 중 “연태고량주/연태구냥”를 알고 있다고 답하고, 36%가 가장 먼저 “연태고량주/연태구냥”을 떠올린다고 답한 사실, 연태고량주라는 상품을 알고 있는 응답자의 66%가 이 사건 술병세트를 다른 고량주 상품과 구별하여 알고 있고, 그 이유로 병의 모양이나 술병세트의 전체적인 느낌 등을 든 사실이 인정된다. 그러나 위 증거에 의하더라도 국내 중국술 소비자를 상대로 한 조사에서 응답자의 상당수가 고량주의 한자표시 자체를 잘못 알고 있거나 잘 모른다고 답한 사실, 이 사건 술병세트가 다른 상품과 구별되는 이유로 한자나 글자표시를 고른 응답자는 전체의 23%에 불과한 사실 또한 인정된다. 3) 위 1), 2)와 같은 사정을 종합하여 보면, 중국술 특히 고량주 소비자들은 대부분 이 사건 술병세트의 구성, 디자인 등으로 이 사건 상품과 다른 상품을 구별하는 것으로 보인다. 그렇다면 이 사건 술병세트의 구성과 디자인은 널리 알려진 이 사건 상품의 표지로 판단된다. 나아가 이 사건 한자표시 또한 주지성이 인정되는 상품표지라고 할 수 있는지에 관하여 본다. 원고의 주장에 의하더라도 이 사건 상품의 정확한 한글 표시는 ‘烟台古酿酒’를 중국식으로 발음한 “연태구냥주”이지만, 통칭하여 “연태고량주”로 불린다는 것으로, 일반소비자들은 이 사건 상품의 정확한 한자표기에 대한 인식은 부족한 것으로 보인다. 여기에 위에서 든 갑제15호증의 기재에 의하더라도 소비자들은 이 사건 상품의 정확한 한자표시 뿐만 아니라 고량주의 한자표시도 모르는 경우가 많다는 것이어서, 이러한 사정을 종합하여 보면, 중국술 특히 고량주의 소비자들이라고 하더라도 ‘烟台高粱’과 ‘烟台古酿’을 구분하여 인식하는 경우는 많지 않은 것으로 판단된다. 결국 이 사건 한자표시가 이 사건 상품의 출처를 표시하는 표지라거나 널리 알려진 것으로 보기는 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 또 이 사건 포장박스에 관하여 본다. 갑제2호증의 3 기재에 의하면, 이 사건 상품은 2017년경부터 비로소 대형마트 등에서 판매가 시작되었고, 그 전까지는 중국음식점을 통해서만 판매되었던 사실이 인정된다. 그런데 음식점에서 주류 등이 판매되는 경우, 손님이 바로 섭취할 수 있도록 포장 등이 제거되고 제공되는 관행에 비추어, 일반 소비자로서는 그와 같은 유통과정에서 이 사건 포장박스를 확인하거나 접할 가능성이 거의 없었을 것으로 보이고, 달리 이 사건 포장박스의 디자인 등이 소비자들에게 널리 인식되었음을 인정할 증거가 없다. 이 사건 술병세트를 제외한 원고의 상품표지에 관한 주장은 받아들이지 않는다. (나) 이 사건 경쟁상품과 혼동가능성 위에서 든 증거들에 의하면, 이 사건 경쟁상품의 별지 2 포장지 디자인을 제외한 나머지 별지2 목록 기재 디자인(이하 ‘별지 2 각 술병 디자인'이라 한다)은 다음과 같은 점에서 이 사건 술병세트의 구성, 디자인과 유사하여, 혼동가능성이 인정된다. 1) 이 사건 경쟁상품도 이 사건 술병세트와 같이 500㎖, 250㎖, 125㎖ 세 가지 용량의 패키지로 구성되었다. 각 용량별 병의 모양도 모두 비슷한 크기에 500㎖의 경우 원통형 투명 병에 금색 뚜껑, 250㎖의 경우 가운데가 오목하게 들어간 모양의 투명한 병에 금색 뚜껑, 125㎖의 경우 한쪽은 직선면, 반대쪽은 곡면인 D자 모양 병에 금색 뚜껑으로 구성된 점에서 상당히 유사하다(250㎖ 용량의 병 양쪽 면의 돌기 유무의 차이, 125㎖ 용량의 병 곡선부분의 방향의 차이 외에는 거의 동일하다). 2) 이 사건 경쟁상품도 이 사건 술병세트와 같이 전체적으로 투명한 유리병에 금색 뚜껑, 앞면의 붉은 색으로 ‘烟台高粱’과 ‘烟台古酿’이 세로쓰기(125㎖의 경우에만 가로쓰기) 한자로 적혀있다. 특히 이 사건 상품의 한자표시부분과, 이 사건 경쟁상품의 한자표시 부분은 완전히 동일하거나 ‘高粱’과 ‘古酿’만 다르다. 3) 피고가 이 사건 경쟁상품에 대하여 별지 5 기재와 같은 상표를 등록해두었고, 피고의 상표는 ‘烟台高粱’과 ‘烟台古酿’ 등의 한자 표기와 형상화한 문양이 결합된 형태인 사실은 인정된다(을제3호증의 1, 2). 그러나 이 사건 경쟁상품에 표시된 ‘烟台高粱’과 ‘烟台古酿’ 등의 한자 표기 부분은 이 사건 술병세트와 같이 붉은 글씨로 눈에 띄게 표시된 반면, 피고의 상표 중 집을 형상화한 문양부분은 500㎖과 125㎖ 용기에는 투명바탕에 하얀색으로 작게 부착되고, 250㎖ 용기에는 투명한 술병에 양각으로 부조되어 유심히 관찰하지 않으면 발견하기 어렵다. 이는 원고의 상표(별지 6과 같다)가 ‘烟台古酿’의 한자 표기 부분과 마차를 형상화한 문양부분이 결합된 상표인데, 이 사건 술병세트 중 500㎖과 125㎖ 용기에는 ‘烟台古酿’의 한자 부분만 표기되고, 250㎖ 용기에만 한자와 투명한 술병에 양각으로 문양부분이 부조된 방식과 매우 유사하다. (다) 소결론 따라서 피고는 널리 인식된 원고의 상품표지인 이 사건 술병세트의 구성과 디자인이 유사하여 혼동가능성이 있는 별지 2 각 술병 디자인에 담긴 이 사건 경쟁상품을 수입, 판매하고 있다. 이 부분 피고의 행위는 구 부정경쟁방지법 제2조 1호 가목에 해당한다. 나. 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목 해당여부 피고가 이 사건 한자표시나 이 사건 포장박스를 사용한 것이 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목에 해당하는지에 관하여 본다. 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목은 ‘구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목 내지 자목의 부정경쟁행위 외에 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위'를 부정경쟁행위의 하나로 규정하고 있다. 이는 기술의 변화 등으로 나타나는 새롭고 다양한 유형의 부정경쟁행위에 적절하게 대응하기 위하여 신설된 보충적 일반조항으로서 종래의 지식재산권 관련 제도 내에서는 예상할 수 없어 기존 법률로는 미처 포섭할 수 없었던 유형의 행위를 금지할 필요성이 발생할 경우에 대비하여 입법된 것이다. 한편, 특정한 표장에 관한 보호를 주장하는 자는 이를 상표로 등록하거나 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목 내지 아목에 기하여 자신의 표장을 모방한 행위에 대하여 금지를 구하는 방법으로 보호받을 수 있는 것이다. 따라서 상표권이나 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목 내지 아목에 의하여 보호받을 수 없는 표장에 대하여 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목의 보충적 일반조항에 따른 금지청구를 허용하여 그 보호 범위를 확장하는 것은 위와 같이 기존의 법률 체계가 요구하는 보호요건의 존재를 무의미하게 만들 뿐 아니라, 자신의 행위가 기존의 다른 법률 조항에서 금지되는 행위에 해당하지 아니한다고 판단한 시장 참여자의 입장에서도 불측의 제재를 가하는 것이 되어 법적 안정성을 저해할 우려가 있다. 그러므로 위와 같은 경우에 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목을 적용하는 것은 해당 표장이 이룬 성과의 정도, 사회적·경제적 가치, 모방의 정도, 양 당사자 사이의 보호가치 있는 이익의 형량 등 제반 사정을 종합적으로 고려하여 매우 예외적으로 신중하게 이루어져야 한다. 이 사건의 경우를 보더라도, 앞서 본 것처럼 일반적인 중국술, 고량주의 소비자가 이 사건 한자표시나 고량(高粱)주와 고량(古酿)주의 의미나 한자의 차이를 제대로 알지 못하는 이상, 피고가 이 사건 경쟁상품에 이 사건 한자표시와 같이 연태고량주(烟台古酿酒)라고 표시하는 것이 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용하는 것으로 보기는 어렵다. 이 사건 포장박스의 사용 또한 앞서 본 것처럼 대부분의 소비자가 이 사건 상품을 중국음식점 등에서 구매함으로써 이 사건 상품의 포장박스를 접할 기회가 많지 않은 것으로 보여, 설령 피고가 이 사건 경쟁상품을 이 사건 포장박스와 유사한 별지 2 포장지 디자인을 사용하였다고 하더라도 그러한 사정만으로 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용하는 것으로 보기 어렵다. 이 부분 원고의 주장 또한 받아들이기 어렵다. 다. 부정경쟁방지법2)제4조에 따른 금지청구 [각주2] 구 부정경쟁방지법이나 현행 부정경쟁법의 각 제4조는 내용에 차이가 없어, ‘부정경쟁방지법’이라고만 한다. 국내에 널리 인식된 상품표지 또는 영업표지에 관한 부정경쟁행위로 인하여 자신의 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있어 부정경쟁방지법 제4조 제1항에 의하여 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있는 자에는 그러한 표지의 사용에 관하여 고유하고 정당한 이익을 가지고 있는 자도 포함된다(대법원 1997. 2. 5.자 96마364 결정 등 참조). 앞서 본 것처럼 원고는 산동연태유한공사로부터 독점적 판매권을 보장받아 십여년 전부터 이 사건 술병세트에 담긴 이 사건 상품을 독점적으로 수입, 판매해 왔으므로, 원고는 이 사건 술병세트와 같은 상품 표지의 사용에 고유하고 정당한 이익이 있다고 판단된다. 따라서 원고는 이 사건 술병세트와 유사한 별지 2 각 술병 디자인으로 이 사건 경쟁상품을 수입, 판매하는 피고의 부정경쟁행위에 대하여 부정경쟁방지법 제4조 제1항에 따라, 부정행위의 금지 및 예방조치를 구할 수 있다. 그렇다면 원고의 부정경쟁행위 및 예방조치 청구에 따라, 피고는 별지 2 각 술병 디자인이 포함된 술병을 제조, 판매, 수입해서는 안되고, 피고의 집, 사무실, 매장, 영업소, 공장, 창고에 보관·전시 중인 위 술병을 폐기해야 한다. 4. 결론 원고의 이 사건 청구 중 별지 2 각 술병 디자인이 포함된 술병의 제조, 판매, 수입 금지 및 피고의 집, 사무실, 매장, 영업소, 공장, 창고에 보관·전시 중인 위 술병의 폐기 청구 부분은 이를 받아들이고, 나머지 이 사건 한자표시가 담긴 술병 또는 포장용기, 별지 2 포장지 디자인 포장용기의 제조, 판매, 수입금지 및 폐기청구는 이를 각 기각한다. 원고의 이 사건 청구는 위 인정범위 내에서만 이를 받아들인다. 판사 이진화(재판장), 박원규, 박태일