사건의 개요 ○ 청구인은 2012. 9. 27. 사기미수죄로 징역 1년 형이 확정되어 인천구치소에 수용되어 있던 사람으로서, 2010. 10. 1. OO진을 상대로 대여금 지급을 구하는 민사소송을 제기하였으나 패소하자 2012. 5. 11. 항소하였고, 청구인의 소송대리인인 변호사 박OO은 위 항소심 사건의 상담을 위해서는 일반 접견만으로 충분하지 않다고 생각하여, 항소심 계속 중이던 2012. 10. 16. 인천구치소 변호인 접견실에 접견 신청을 하였으나, 민사소송사건의 대리인인 변호사는 변호인에 해당하지 않는다는 이유로 불허되었다. ○ 이에 청구인은 소송대리인인 변호사와의 접견을 시간은 일반 접견과 동일하게 회당 30분 이내로, 횟수는 다른 일반 접견과 합하여 월 4회로 제한하는 것은 위헌이라고 주장하면서 2012. 10. 23. 이 사건 헌법소원심판을 청구하였다. 심판대상 ? 구 ‘형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률 시행령’(2008. 10. 29. 대통령령 제21095호로 전부개정되고, 2014. 6. 25. 대통령령 제25397호로 개정되기 전의 것) 제58조 제2항 및 ‘형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률 시행령’(2014. 6. 25. 대통령령 제25397호로 개정된 것) 제58조 제2항 중 각 ‘수형자’에 관한 부분, ‘형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률 시행령’(2008. 10. 29. 대통령령 제21095호로 전부개정된 것) 제58조 제3항이 청구인의 기본권을 침해하는지 여부이다. 심판대상조항의 내용은 다음과 같다. ○ 구 형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률 시행령(2008. 10. 29. 대통령령 제21095호로 전부개정되고, 2014. 6. 25. 대통령령 제25397호로 개정되기 전의 것) 제58조(접견) ② 변호인과 접견하는 미결수용자를 제외한 수용자의 접견시간은 회당 30분 이내로 한다. ○ 형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률 시행령(2014. 6. 25. 대통령령 제25397호로 개정된 것) 제58조(접견) ② 변호인(변호인이 되려고 하는 사람을 포함한다. 이하 같다)과 접견하는 미결수용자를 제외한 수용자의 접견시간은 회당 30분 이내로 한다. ○ 형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률 시행령(2008. 10. 29. 대통령령 제21095호로 전부개정된 것) 제58조(접견) ③ 수형자의 접견 횟수는 매월 4회로 한다. 결정주문 ○ 구 ‘형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률 시행령’(2008. 10. 29. 대통령령 제21095호로 전부개정되고, 2014. 6. 25. 대통령령 제25397호로 개정되기 전의 것) 제58조 제2항 및 ‘형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률 시행령’(2014. 6. 25. 대통령령 제25397호로 개정된 것) 제58조 제2항 중 각 ‘수형자’에 관한 부분, ‘형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률 시행령’(2008. 10. 29. 대통령령 제21095호로 전부개정된 것) 제58조 제3항은 헌법에 합치되지 아니한다. ○ 위 시행령 조항들은 2016. 6. 30.을 시한으로 개정될 때까지 계속 적용된다. 이유의 요지 ○ 수형자를 격리하고 교정, 교화하여 사회에 복귀하도록 하는 형집행법의 목적을 달성하기 위해서는 무엇보다 수형자의 안전한 구금이 확보되어야 한다. 이를 위해서 교정시설은 교정시설의 안전과 질서를 유지해야 할 과제를 안게 된다. 규율과 질서의 문란으로 인하여 수형자의 생명 혹은 신체에 위험이 야기되면, 행형의 본질적 목표인 수형자 교육을 통한 재사회화는 말할 것도 없고, 시설처우의 기본적 전제조건인 구금확보가 불가능하게 되며, 나아가 수형자의 안전에도 직접적으로 영향을 미칠 수 있다. 수형자의 접견 시간 및 횟수를 제한하는 것은 교정시설 내의 수용질서 및 규율을 유지하고 수형자의 신체적 구속을 확보하기 위한 것으로서(헌재 2013. 8. 29. 2011헌마122; 헌재 2013. 9. 26. 2011헌마398 참조), 목적의 정당성이 인정되고, 소송대리인인 변호사와의 접견을 일반 접견에 포함시켜 그 시간 및 횟수를 제한하는 것은 이러한 입법목적의 달성에 기여하므로 수단의 적절성 또한 인정된다. ○ 수형자가 소송대리인인 변호사와 주고 받는 서신의 내용은 일정한 경우 검열이 가능하고, 전화통화 또한 청취, 녹음이 가능하다(형집행법 제43조 제4항, 형집행법 시행규칙 제28조 제1항). 따라서 수형자와 소송대리인인 변호사가 서신이나 전화통화를 통해 소송상담이나 준비를 하는 경우 그 내용이 교정시설 측에 그대로 노출될 수 있으므로, 이로 인해 수형자와 변호사는 상담과정에서 위축될 수 있다. 특히 수형자가 국가, 교정시설의 장 등을 상대로 교정시설 등에서의 부당처우를 다투는 내용의 소송일 경우에는 당사자대등의 원칙에 따른 무기평등이나 공정한 재판을 받을 권리가 훼손될 가능성이 더 커진다(헌재 2013. 9. 26. 2011헌마398 참조). 뿐만 아니라 서신수수는 접견에 비해 의견교환이 효율적이지 않고, 전화통화는 통화시간이 원칙적으로 3분으로 제한되어 있어(형집행법 시행규칙 제25조 제3항), 소송상담이나 준비의 주된 수단으로 사용하기에는 한계가 있다. 이러한 점들에 비추어 보면, 수형자가 소송대리인인 변호사와 서신수수, 전화통화를 하는 것이 가능하다 하더라도, 그 재판청구권을 실효적으로 보장하기 위해서는 소송대리인인 변호사와의 접견 시간 및 횟수를 적절하게 보장하는 것이 필수적이다. ○ 그럼에도 불구하고 심판대상조항들은 수형자와 소송대리인인 변호사 사이의 접견 시간을 일반 접견과 동일하게 30분 이내로 제한하고 있다. 일반 접견실 운영의 현실적 문제로 인해, 일반 접견에는 교정시설에 따라 적게는 회당 7분 내지 10분의 시간이 부여된다. 다만 헌재 2013. 8. 29. 2011헌마122 결정에 따라 변호사 접견도 접촉차단시설이 없는 변호인 접견실에서 이루어지게 되면서, 대체적으로 일반 접견실에서보다는 많은 접견 시간이 30분 이내의 범위에서 부여되고 있다. 일반 접견실 대신 변호인 접견실을 사용하는 것으로 인한 반사적 효과로 소송대리인인 변호사와의 접견에 과거보다 많은 시간이 주어지고는 있지만, 접견 시간의 최소한을 정하지 않은 심판대상조항들이 그대로 존재하는 이상, 추후 접견실의 현실적 운영 문제 등으로 실제 접견 시간이 다시 줄어들 수 있는 가능성은 언제든지 열려 있다. 과거 일반 접견실에서 소송대리인인 변호사 접견에 주어지던 적게는 7분 내지 10분의 시간은 수형자의 재판청구권을 보장하기에 적절한 시간이라 보기 어렵다. 입법기술상, 예컨대 소송대리인인 변호사의 접견 시 원칙적으로 최소 30분 이상의 시간을 보장하되, 접견 수요 등으로 인하여 이와 같은 최소시간을 보장하기 어려운 특별한 사정이 있는 경우에는 예외적으로 일정한 범위 내에서 최소시간을 단축할 수 있도록 규정하는 것이 가능하다. 위와 같이 규정한다면 교정시설 내의 수용질서 및 규율의 유지를 도모하면서 동시에 수형자의 재판청구권을 실효적으로 보장할 수 있을 것이다. ○ 또한 심판대상조항들은 수형자와 소송대리인인 변호사 사이의 접견 횟수를 일반 접견과 합하여 월 4회로 제한하고 있다. 소송대리인인 변호사와의 접견은 수형자로 하여금 변호사의 조력을 받을 수 있게 함으로써 재판청구권을 보장하는 것을 목적으로 하는 반면, 가족, 친구 등과의 접견은 수형자의 교화 및 갱생 등을 목적으로 한다(헌재 2009. 9. 24. 2007헌마738 참조). 수형자의 입장에서 변호사의 도움을 받을 권리의 핵심 중 하나는 필요한 시기에 즉시 도움을 구할 수 있는지 여부인데(헌재 2013. 8. 29. 2011헌마122 참조), 위와 같이 목적이 서로 다른 소송대리인인 변호사와의 접견 횟수와 가족, 친구 등과의 일반 접견 횟수를 합산하다 보니, 수형자가 소송을 제기당하는 등 수형자 스스로 소송상담이나 준비의 필요성을 예상할 수 없거나, 동시에 복수의 소송이 진행 중이어서 여러 건의 소송준비가 필요하거나, 또는 사건이 복잡하여 일정 시간 내에 여러 차례의 소송상담이나 준비가 필요한 등의 경우에는 적시에 변호사로부터 조력을 받지 못할 가능성이 있다. 예컨대 소송대리인인 변호사의 접견 횟수를 일반 접견과 별도로 정하면서 그 횟수를 적절히 제한한다면, 교정시설 내의 수용질서 및 규율의 유지를 도모하면서도 수형자의 재판청구권을 실효적으로 보장할 수 있을 것이다. ○ 이상의 사정들을 종합하면, 심판대상조항들에서 소송대리인인 변호사와의 접견 시간을 일반 접견과 동일하게 제한하면서, 접견 횟수 또한 일반 접견의 횟수에 포함시키는 것은 그 입법목적을 달성하기 위해 수형자의 재판청구권을 덜 제한하는 방안이 있음에도 필요한 한도를 넘어 과도하게 제한하는 것이므로, 침해최소성의 원칙에 위반된다. ○ 비록 심판대상조항들로 인하여 수형자의 신체적 구속 확보와 교정시설 내의 수용질서 및 규율 유지를 보다 효과적으로 도모할 수 있고, 이로 인하여 달성할 수 있는 공익이 중대하기는 하나, 심판대상조항들은 법률전문가인 변호사와의 소송상담의 특수성을 고려하지 않고 소송대리인인 변호사와의 접견을 그 성격이 전혀 다른 일반 접견에 포함시켜 접견 시간 및 횟수를 규정함으로써 수형자의 재판청구권을 지나치게 제한하고 있다. 이와 같이 심판대상조항들로 인해 달성되는 공익보다 침해되는 사익이 훨씬 중대하므로, 심판대상조항들은 법익의 균형성 원칙에도 위반된다. ○ 결국 심판대상조항들은 과잉금지원칙을 위반하여 수형자인 청구인의 재판청구권을 침해한다. 다만, 심판대상조항들의 위헌성은 수형자의 일반 접견에 대해 시간 및 횟수를 제한하는 것 자체에 있는 것이 아니라, 소송대리인인 변호사와의 접견 시간 및 횟수에 대한 별도의 규정을 두지 않고 일반 접견에 포함시켜 이를 제한하는 데 있다. 만약 심판대상조항들에 대하여 단순위헌결정을 하여 바로 그 효력을 상실시킬 경우, 수형자의 다른 일반 접견의 시간 및 횟수를 제한할 수 있는 근거 조항까지 없어지게 되어 법적 공백으로 인한 혼란이 발생할 우려가 있다. 따라서 심판대상조항들에 대하여 단순위헌결정을 하는 대신 헌법불합치결정을 하되, 심판대상조항들은 행정입법자가 개정할 때까지 계속 적용하기로 한다. 행정입법자는 되도록 빠른 시일 내에 개선입법을 해야 할 의무가 있으므로, 늦어도 2016. 6. 30.까지 개선입법을 마련하여야 하고, 그때까지 개선입법이 이루어지지 않으면 심판대상조항들은 2016. 7. 1.부터 효력을 상실한다. 반대의견(재판관 김창종) 이유의 요지 ○ 심판대상조항들은 소송대리인인 변호사와의 접견을 일반 접견과 동일하게 시간은 30분 이내, 횟수는 다른 일반 접견과 합하여 월 4회로 제한하고 있지만, 형집행법은 이에 대해서 폭넓은 예외를 인정함으로써 그로 인한 피해를 최소화할 수 있는 장치를 마련해 두고 있다. 따라서 평소에 교정성적이 양호한 수형자 등에 대하여는 교정시설의 장의 재량 판단에 따라 얼마든지 접견 시간 및 횟수에 대하여 예외를 인정할 수 있다. ○ 수형자는 소송대리인인 변호사와의 접견의 시간 및 횟수가 일반 접견과 동일하게 제한됨으로써 변호사와의 충분한 의사소통에 어느 정도 불편함이 따른다 하더라도, 접견 외에도 여러 가지 방법을 통해 변호사의 도움을 받을 수 있다. 수용자는 문서 등을 집필할 수도 있고(형집행법 제49조 제1항), 같은 교정시설의 수용자 아닌 다른 외부 사람과는 교정시설의 장의 허가 없이도 원칙적으로 서신을 주고받을 수 있으며(형집행법 제43조 제1항, 제2항), 수용자가 보내거나 받는 서신은 법령에 어긋나지 않는 한 횟수를 제한하지 않고 있을 뿐 아니라(형집행법 시행령 제64조), 수용자가 밖으로 내보내는 서신은 원칙적으로 봉함한 상태로 교정시설에 제출하도록 하고 있으며(형집행법 시행령 제65조 제1항 본문), 수용자가 주고받는 서신의 내용도 ‘서신의 상대방이 누구인지 확인할 수 없는 때’ 등 특별한 경우 외에는 원칙적으로 검열받지 아니한다(형집행법 제43조 제4항). 그러므로 소송대리인인 변호사는 소송준비를 위하여 필요한 서류 등을 접견 전후에 제한 없이 서신의 형식으로 수형자에게 전달하여 미리 검토하게 할 수 있고, 수형자 역시 자신의 변호사와 제한 없이 서신을 주고받는 방법을 통하여 상호간에 충분한 의견교환이 가능하다. 나아가 수형자도 형의 집행과 도망의 방지라는 구금의 목적을 반하지 않는 범위에서는 자신의 재판에 직접 출석하여 변론할 권리를 가지고(헌재 2012. 3. 29. 2010헌마475 참조), 수형자가 민사ㆍ행정ㆍ가사 소송 출석을 위하여 출정을 신청하면 교도소장은 선고기일이 아닌 한 이를 허가하여야 하므로(민사재판 등 소송 수용자 출정비용 징수에 관한 지침 제3조), 수형자는 법정에 직접 출석하여 변론하는 기회에 자신의 소송대리인인 변호사와 충분한 의견교환을 할 수 있으며, 그 밖에 교정시설의 장의 허가를 받아 소송대리인인 변호사와 전화통화를 하는 것도 가능하다(형집행법 제44조 제1항). 이와 같이 수형자는 소송준비를 위하여 소송대리인인 변호사와 접견하는 방법 이외에도 다른 여러 가지 제도적 장치를 통하여 충분히 변호사와 의견교환을 하거나 변호사의 도움을 받을 수 있는 길이 열려 있기 때문에 심판대상조항들로 인하여 수형자의 재판청구권이 침해당한다고 보기 어렵다. ○ 소송대리인인 변호사와의 접견 환경도 과거에 비해 크게 개선되었다. 헌법재판소는 2013. 8. 29. 2011헌마122 사건에서 구 ‘형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률 시행령’ 제58조 제4항에 대해 헌법불합치 결정을 하였고, 이에 따라 위 조항은 소송대리인인 변호사와의 접견 또한 접촉차단시설이 없는 장소에서 하도록 개정되었다. 또한, 헌법재판소는 2013. 9. 26. 2011헌마398 사건에서 교정시설의 장이 수형자와 헌법소원심판사건의 국선대리인인 변호사와의 접견내용을 녹취한 것이 위험임을 확인함으로써, 더 이상 교정시설의 장이 헌법소원 등 소송대리인인 변호사와의 접견내용을 녹음, 기록할 수 없도록 하였다. 이에 따라 현재는 교정시설에서 수형자와 소송대리인인 변호사의 접견을 원칙적으로 접촉차단시설 및 녹취시설이 없는 기존의 변호인 접견실에서 실시하고 있으며, 접견 시간 또한 일반 접견실에서보다는 많은 시간이 부여되고 있다. ○ 소송대리인인 변호사와의 접견만을 특별하게 취급하는 것은 수형자가 변호사 아닌 소송대리인들과 접견하는 경우와 비교할 때 합리적 이유 없이 차별 취급하는 문제를 발생시킨다. 예컨대, 친권자, 후견인 등과 같은 법정대리인, 소액사건의 경우 당사자의 배우자, 직계혈족, 형제자매(소액사건심판법 제8조)는 법원의 허가 없이도 소송대리인이 될 수 있고, 단독사건의 경우 법원의 허가를 받으면 변호사가 아닌 사람도 소송대리인이 될 수 있다(민사소송법 제88조 제1항, 제2항, 민사소송규칙 제15조). 특히 변리사는 특허, 실용신안, 디자인 또는 상표에 관한 특허법원에서의 심결 등 취소소송 절차에서 소송대리인이 될 수 있다(변리사법 제8조). 수형자가 소송대리인인 변호사와의 접견 시에 충분한 소송준비와 의사소통을 할 수 있도록 그 접견 횟수와 시간을 일반 접견과 달리 정하여야 한다면, 변호사 아닌 다른 소송대리인들의 경우도 동일하게 취급하는 것이 마땅하고, 변호사만을 특별하게 대우하여야 할 어떠한 합리적 근거를 찾기 어렵다. ○ 이러한 점을 종합하면 심판대상조항들이 입법목적 달성에 필요한 범위를 넘어 수형자와 변호사 사이의 접견권을 제한한다고 볼 수 없으므로, 심판대상조항들은 침해의 최소성 요건도 갖추었다. ○ 수형자와 소송대리인인 변호사의 접견 시간 및 횟수가 일반 접견과 동일하게 제한되어 의사소통이나 소송수행 준비에 다소 불편을 겪을 가능성이 있더라도, 서신수수 등 접견 이외의 여러 가지 방법을 통하여 얼마든지 변호사의 도움을 받을 수 있는 길이 있는 점에 비추어 보면 심판대상조항들로 인해 수형자가 입게 되는 불이익의 정도는 그리 크지 않다. 반면에 심판대상조항들로 달성하려는 교정시설의 안전과 질서 유지라는 공익은 수형자가 입게 되는 불이익보다 훨씬 크다. 따라서 심판대상조항들은 수형자에 대한 기본권 제한과 공익목적의 달성 사이에 법익균형성도 갖추었다. 결정의 의의 ○ 이 사건 결정은 종전에 헌법재판소가 수형자와 변호사의 접견을 일반 접견에 포함시켜 월 4회로 접견 횟수를 제한하는 것은 수형자의 재판청구권을 침해하지 않는다고 판시한 헌재 2004. 12. 16. 2002헌마478 결정을 이 결정과 저촉되는 범위 내에서 변경하였다. ○ 헌법재판소는 2013. 8. 29. 2011헌마122 사건에서 미결수용자가 변호인과 접견하는 경우를 제외하고는 수용자의 접견을 접촉차단시설이 설치된 장소에서 하도록 규정한 구 형집행법 시행령 제58조 제4항에 대하여 헌법불합치 결정을 하였고, 2013. 9. 26. 2011헌마398 사건에서는 교정시설의 장이 수형자와 헌법소원 사건의 국선대리인인 변호사와의 접견내용을 녹음, 기록한 행위가 위험임을 확인하여 교정시설에서 헌법소원 등의 소송대리인인 변호사와의 접견내용을 녹음, 기록하는 것을 금지한 바 있다. 이 사건 결정으로 수형자와 소송대리인인 변호사와의 접견 시간 및 횟수 또한 개선될 것으로 보여, 앞으로 수형자의 재판청구권이 보다 실효적으로 보장될 것이라고 예상된다.

아메리칸 유니버시티는 1893년 미국 워싱턴 D.C에 설립된 이래 100년 이상 'AMERICAN UNIVERSITY'를 학교 명칭으로 사용하고 있어 교육서비스를 받기 원하는 사람들이 대부분 대학교 명칭으로 알고 있다. 일반인들이 합리적인 정보를 바탕으로 AMERICAN UNIVERSITY를 미국의 특정 대학 명칭으로 쉽게 인식할 수 있어 식별성이 있다며 AMERICAN UNIVERSITY의 서비스표 출원신청을 거절한 특허심판원의 심결을 취소한 사안.

특허법 제224조 제3호는 같은 조 제1호의 특허된 것이 아닌 물건, 특허출원 중이 아닌 물건, 특허된 것이 아닌 방법이나 특허출원 중이 아닌 방법에 의하여 생산한 물건을 생산?사용?양도하기 위하여 광고 등에 그 물건이 특허나 특허출원된 것 또는 특허된 방법이나 특허출원 중인 방법에 따라 생산한 것으로 표시하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시(이하 ‘특허된 것 등으로 표시’라 한다)를 하는 행위를 금지하고 있다. 위 규정의 취지는 특허로 인한 거래상의 유리함과 특허에 관한 공중의 신뢰를 악용하여 공중을 오인시키는 행위를 처벌함으로써 거래의 안전을 보호하는 데에 있다고 할 것이다. 이러한 취지에 비추어 볼 때, 특허된 것 등으로 표시한 물건의 기술적 구성이 청구범위에 기재된 발명의 구성을 일부 변경한 것이라고 하더라도, 그러한 변경이 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이 보통 채용하는 정도로 기술적 구성을 부가·삭제·변경한 것에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 효과에 특별한 차이가 생기지도 아니하는 등 공중을 오인시킬 정도에 이르지 아니한 경우에는, 위 물건에 특허된 것 등으로 표시를 하는 행위가 위 규정에서 금지하는 표시행위에 해당한다고 볼 수 없다. ☞ 피고인 2 회사의 특허 발명은 납골함 보관공간에 가스를 주입하여 진공 또는 고압력 상태로 유지하여 유골의 부패와 변질을 최소화하는 납골함 안치대에 관한 것으로 그 가스주입구의 위치가 안치대의 후방에 형성되어 있는데, 피고인들이 실제 제조한 물건의 가스주입구는 안치대의 전방에 형성되어 있음에도, 피고인 2 회사의 대표이사인 피고인 1이 피고인 2 회사의 홈페이지에 특허받은 것이라고 광고한 사안에서, 가스주입구의 설치 위치 변경은 통상의 기술자가 보통 채용하는 정도의 기술적 구성의 변경에 불과하고, 그로 인하여 발명의 효과에 특별한 차이가 생기지도 아니하는 사정 등을 고려하여, 피고인들이 실제 제조한 물건에 이루어진 기술적 구성의 변경은 특허로 인한 거래상의 유리함과 특허에 대한 공중의 신뢰를 악용하여 공중을 오인시킬 정도에 이르지 아니하였다고 할 것이므로, 피고인들의 광고행위가 특허법 제224조에서 금지하는 허위표시에 해당한다고 볼 수 없어 검사의 상고를 기각함

[1] 특허법 제2조 제3호는 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있는바, 특허청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명(이하 ‘제조방법이 기재된 물건발명’이라고 한다)의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 위와 같은 발명의 유형 중 ‘물건의 발명’에 해당한다. 물건의 발명에 관한 특허청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하는 것이므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다. [2] 따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다. [3] 한편 생명공학 분야나 고분자, 혼합물, 금속 등의 화학 분야 등에서의 물건의 발명 중에는 어떠한 제조방법에 의하여 얻어진 물건을 구조나 성질 등으로 직접적으로 특정하는 것이 불가능하거나 곤란하여 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 사정이 있을 수 있지만, 이러한 사정에 의하여 제조방법이 기재된 물건발명이라고 하더라도 그 본질이 ‘물건의 발명’이라는 점과 특허청구범위에 기재된 제조방법이 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 수단에 불과하다는 점은 마찬가지이므로, 이러한 발명과 그와 같은 사정은 없지만 제조방법이 기재된 물건발명을 구분하여 그 기재된 제조방법의 의미를 달리 해석할 것은 아니다. [4] 이와 달리, 제조방법이 기재된 물건발명을 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 있는지 여부로 나누어, 이러한 특별한 사정이 없는 경우에만 그 제조방법 자체를 고려할 필요가 없이 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 선행기술과 대비하는 방법으로 진보성 유무를 판단해야 한다는 취지로 판시한 대법원 2006. 6. 29. 선고 2004후3416 판결, 대법원 2007. 5. 11. 선고 2007후449 판결, 대법원 2007. 9. 20. 선고 2006후1100 판결, 대법원 2008. 8. 21. 선고 2006후3472 판결, 대법원 2009. 1. 15. 선고 2007후1053 판결, 대법원 2009. 3. 26. 선고 2006후3250 판결, 대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후4328 판결 등을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 모두 변경하기로 한다. ☞ 명칭을 ‘폴리비닐알코올계 중합체 필름 및 편광필름’으로 하는 이 사건 특허발명 중 청구항 6, 7 발명은 편광필름의 제조공정 전에 PVA 원료를 물로 세정하여 PVA를 미리 일정 범위 내로 제거함으로써 PVA 필름의 제조과정에서 용출되는 PVA로 인하여 편광필름에 결점이 생기는 것을 방지할 수 있는 기술인데, 비교대상발명들에는 그러한 기술사상이 전혀 개시 또는 암시되어 있지 아니하므로 그 진보성이 부정된다고 할 수 없다고 한 원심 판단 부분은 수긍한 반면, 원심이 곧바로 그에 따라, 청구항 6의 방법에 의해 제조된 물건인 ‘편광필름’을 그 특허청구범위로 하는 청구항 9, 10 발명의 진보성도 부정되지 않는다고 판단한 부분은 ‘제조방법이 기재된 물건발명’의 해석방법에 관한 법리를 오해한 위법이 있다는 이유로 파기한 사안 ☞ 이 판결에 대하여는 관여 법관의 의견이 일치되었음

1. 국제사법 제2조 제1항은 “법원은 당사자 또는 분쟁이 된 사안이 대한민국과 실질적 관련이 있는 경우에 국제재판관할권을 가진다. 이 경우 법원은 실질적 관련의 유무를 판단함에 있어 국제재판관할 배분의 이념에 부합하는 합리적인 원칙에 따라야 한다”고 규정하고, 제2항은 “법원은 국내법의 관할 규정을 참작하여 국제재판관할권의 유무를 판단하되, 제1항의 규정의 취지에 비추어 국제재판관할의 특수성을 충분히 고려하여야 한다”고 규정하고 있다. 따라서 법원은 당사자 사이의 공평, 재판의 적정, 신속 및 경제를 기한다는 기본이념에 따라 국제재판관할을 결정하여야 하고, 구체적으로는 소송당사자들의 공평, 편의 그리고 예측가능성과 같은 개인적인 이익뿐만 아니라 재판의 적정, 신속, 효율 및 판결의 실효성 등과 같은 법원 내지 국가의 이익도 함께 고려하여야 하며, 이러한 다양한 이익 중 어떠한 이익을 보호할 필요가 있을지는 개별 사건에서 법정지와 당사자의 실질적 관련성 및 법정지와 분쟁이 된 사안과의 실질적 관련성을 객관적인 기준으로 삼아 합리적으로 판단하여야 한다(대법원 2010. 7. 15. 선고 2010다18355 판결 등 참조). ☞ 사용자인 원고와 종업원인 피고 사이에 맺어진 근로계약에 따라 직무발명(이하 ‘이 사건 직무발명’이라 한다)이 완성되고 피고가 이 사건 직무발명에 기초하여 외국에서 등록된 특허권을 근거로 원고의 외국 거래처에 특허침해금지 경고문을 보내자 원고가 피고에 대하여 영업방해금지를 청구함으로써 원고가 위 특허권에 대하여 통상실시권을 취득하는지 여부가 영업방해금지청구의 선결문제로 된 사건에서, 원고는 대한민국 법률에 의하여 설립된 법인이고 피고는 대한민국 국민으로서 대한민국에 거주하고 있으며, 피고가 이 사건 직무발명을 완성한 곳이 대한민국인 점, 원고가 통상실시권을 가지는지 여부는 특허권이나 실용신안권의 성립이나 유?무효 등에 관한 것이 아니어서 그 등록국이나 등록이 청구된 국가 법원의 전속관할에 속하지도 아니하는 점을 들어 대한민국에 국제재판관할권이 있다고 한 사안 2. 직무발명에서 특허를 받을 권리의 귀속과 승계, 사용자의 통상실시권의 취득 및 종업원의 보상금청구권에 관한 사항은 사용자와 종업원 사이의 고용관계를 기초로 한 권리의무 관계에 해당한다. 따라서 직무발명에 의하여 발생되는 권리의무는 비록 섭외적 법률관계에 관한 것이라도 그 성질상 등록이 필요한 특허권의 성립이나 유?무효 또는 취소 등에 관한 것이 아니어서, 속지주의의 원칙이나 이에 기초하여 지식재산권의 보호에 관하여 규정하고 있는 국제사법 제24조의 적용대상이라 할 수 없다. 직무발명에 대하여 각국에서 특허를 받을 권리는 하나의 고용관계에 기초하여 실질적으로 하나의 사회적 사실로 평가되는 동일한 발명으로부터 발생한 것이며, 당사자들의 이익보호 및 법적 안정성을 위하여 직무발명으로부터 비롯되는 법률관계에 대하여 고용관계 준거법 국가의 법률에 의한 통일적인 해석이 필요하다. 이러한 사정들을 종합하여 보면, 직무발명에 관한 섭외적 법률관계에 적용될 준거법은 그 발생의 기초가 된 근로계약에 관한 준거법으로서 국제사법 제28조 제1항, 제2항 등에 따라 정하여지는 법률이라고 봄이 타당하다. 그리고 이러한 법리는 실용신안에 관하여도 마찬가지로 적용된다고 할 것이다. ☞ 원고와 피고 사이의 근로계약에 관한 준거법이 대한민국 법률인 이상 원고가 이 사건 직무발명에 기초하여 외국에서 등록되는 특허권 및 실용신안권에 관하여 통상실시권을 취득하는지 여부에 관한 준거법도 위 근로계약에 관한 준거법인 대한민국 법률인데, 이 법률은 직무발명 완성 당시 시행되던 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 이전의 것, 이하 ‘구 특허법’이라 한다) 제39조 제1항 및 구 특허법을 준용하는 구 실용신안법(2006. 3. 3. 법률 제7872호로 개정되기 이전의 것) 제20조 제1항이고, 원고는 위 법률에 의하여 이 사건 직무발명에 기초하여 외국에서 등록되는 특허권 및 실용신안권에 대하여도 통상실시권을 가진다고 한 사안

2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정된 특허법 부칙 제3조와 그 개정 전의 구 특허법 제174조에 의하여 구 특허법 제173조의 심사전치절차에서의 심사에 준용되는 특허법 제51조 제1항 본문은 “심사관은 제47조 제1항 제2호 및 제3호에 따른 보정이 같은 조 제2항 및 제3항을 위반하거나 그 보정(같은 조 제3항 제1호 및 제4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정은 제외한다)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다.”라고 규정하고 있고, 제47조 제3항은 “제1항 제2호 및 제3호에 따른 보정 중 특허청구범위에 대한 보정은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 할 수 있다”면서 그 제1호에는 ‘청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 특허청구범위를 감축하는 경우’를, 제4호에는 ‘제2항에 따른 범위를 벗어난 보정에 대하여 그 보정 전 특허청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 특허청구범위를 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 보정하는 경우’를 각 규정하고 있다. 특허법 제51조 제1항이 위와 같이 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정되면 그 보정을 각하하도록 하면서도 ‘청구항을 삭제하는 보정’의 경우를 그 대상에서 제외하고 있는 취지는, 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우에는 그 보정을 각하함으로써 새로운 거절이유에 대한 거절이유통지와 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제하여 심사절차의 신속한 진행을 도모하되, ‘청구항을 삭제하는 보정’의 경우에는 청구항을 한정?부가하는 보정 등 다른 경우와 달리 그로 인하여 새로운 거절이유가 발생하더라도 위와 같은 보정의 반복에 의하여 심사관의 새로운 심사에 따른 업무량 가중 및 심사절차의 지연의 문제가 생기지 아니하므로 그에 대하여 거절이유를 통지하여 보정의 기회를 다시 부여함으로써 출원인을 보호하려는 데 있다. 이러한 규정의 취지에 비추어 볼 때, 단순히 ‘청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제된 청구항을 인용하던 종속항에서 인용번호를 그대로 둠으로써 특허법 제42조 제3항, 제4항에서 정한 명세서 기재요건을 충족하지 않은 기재불비가 발생한 경우’뿐만 아니라, ‘청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제한 청구항을 직?간접적으로 인용하던 종속항에서 그 인용번호를 잘못 변경함으로써 위와 같은 기재불비가 발생한 경우’에도, 이에 대해 거절이유를 통지하여 보정의 기회를 다시 부여하더라도 또 다른 보정의 반복에 의하여 심사관의 새로운 심사에 따른 업무량 가중 및 심사절차의 지연의 문제가 생길 염려가 없음은 마찬가지이므로, 이들 경우 모두가 위 규정에서 말하는 ‘청구항을 삭제하는 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우‘에 포함된다고 할 것이다. ☞ 심사전치보정으로 청구항 제23항을 삭제하면서 삭제된 청구항 제23항을 간접적으로 인용하던 청구항 제25항에서 인용번호를 당초의 제24항에서 제22항으로 잘못 변경한 것은 특허법 제51조 제1항 괄호의 ‘청구항을 삭제하는 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우’에 해당하므로, 심사관이 거절이유를 통지하여 출원인에게 보정의 기회를 부여하지 아니하고 곧바로 보정각하결정을 한 것은 위법하다고 본 원심판단이 정당하다고 보아 상고를 기각한 사안

1. 2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정된 특허법 부칙 제3조와 그 개정 전의 구 특허법 제174조에 의하여 구 특허법 제173조의 심사전치절차에서의 심사에 준용되는 특허법 제51조 제1항에 의하면, 심사관은 심사전치보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다. 위 규정에서 ‘새로운 거절이유가 발생한 것’이란 해당 보정으로 인하여 이전에 없던 거절이유가 새롭게 발생한 경우를 의미하는 것으로서, 이러한 경우에 그 보정을 각하하도록 한 취지는 이미 거절이유가 출원인에게 통지되어 그에 대한 의견제출 및 보정의 기회가 충분히 부여되었음에도 그 보정으로 인하여 거절이유가 새롭게 발생하여 그에 대한 거절이유통지와 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제함으로써 심사절차의 신속한 진행을 도모하는 데에 있다고 할 것이다. 이러한 취지에 비추어 보면, 심사관이 ‘발명이 명확하고 간결하게 기재되지 아니하여 특허법 제42조 제4항 제2호의 명세서 기재요건을 구비하지 못한 기재불비가 있다’는 거절이유를 통지함에 따라 이를 해소하기 위한 보정이 이루어졌는데, 그 보정 이후 발명에 대한 심사 결과 신규성이나 진보성 부정의 거절이유가 발견된다고 하더라도, 그러한 거절이유는 보정으로 청구항이 신설되거나 실질적으로 신설에 준하는 정도로 변경됨에 따라 비로소 발생한 경우와 같은 특별한 사정이 없는 한 보정으로 인하여 새롭게 발생한 것이라고 할 수 없으므로, 심사관으로서는 그 보정에 대한 각하결정을 하여서는 아니 되고, 위와 같은 신규성이나 진보성 부정의 거절이유를 출원인에게 통지하여 의견제출 및 보정의 기회를 부여하여야 한다. 2. 특허거절결정에 대한 불복심판청구를 기각한 심결의 취소소송에서 법원은 특허거절결정을 유지한 심결의 위법성 여부를 판단하는 것일 뿐 특허출원에 대하여 직접 특허결정 또는 특허거절결정을 하는 것은 아니다. 따라서 심사관이 특허출원의 보정에 대한 각하결정을 한 후 ‘보정 전의 특허출원’에 대하여 거절결정을 하였고, 그에 대한 불복심판 절차에서 위 보정각하결정 및 거절결정이 적법하다는 이유로 심판청구를 기각하는 특허심판원의 심결이 있었던 경우, 그 심결취소소송에서 법원은 위 보정각하결정이 위법하다면 그것만을 이유로 곧바로 심결을 취소하여야 하는 것이지, 심사관 또는 특허심판원이 하지도 아니한 ‘보정 이후의 특허출원’에 대한 거절결정의 위법성 여부까지 스스로 심리하여 이 역시 위법한 경우에만 심결을 취소할 것은 아니다.

특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 한편 확인대상발명에서 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다. 그리고 여기서 ‘양 발명에서 과제의 해결원리가 동일’한지 여부를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서의 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2009. 6. 25. 선고 2007후3806 판결 등 참조). ☞ 확인대상발명이 특허발명(이 사건 제1항 발명)과 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심에서 차이가 없어 과제의 해결원리가 동일하고, 구성의 변경에도 불구하고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 차이를 보이는 변경된 구성은 관용적으로 채택되는 기술수단에 불과하여 통상의 기술자가 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도라고 판단되므로, 이와 달리 부수적인 차이를 들어 확인대상발명이 특허발명의 구성과 균등하지 않아 그 권리범위에 속하지 않는다고 본 원심을 파기한 사안

1. 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여야 할 것이되, 거기에 기재된 문언의 의미내용을 해석함에 있어서는 문언의 일반적인 의미내용을 기초로 하면서도 발명의 상세한 설명의 기재 및 도면 등을 참작하여 객관적?합리적으로 하여야 하고, 특허청구범위에 기재된 문언으로부터 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재 및 도면을 보충하여 그 문언이 표현하고자 하는 기술적 구성을 확정하여 특허발명의 보호범위를 정하여야 한다. 2. 이 사건 제25항 발명은 화상형성장치의 감광드럼에 관한 것으로서, 전자사진 감광드럼의 회전 정확도를 개선하고, 구동력이 전달되지 않을 때[화상 비형성 기간(non-image-formation period)] 주 조립체와 처리 카트리지 사이의 구동력 전달 기구의 축이음(coupling)이 단절되어서 처리 카트리지를 주 조립체로부터 분리시키는 작동성을 개선하는 것 등을 그 목적으로 한다. 그런데 이 사건 제25항 발명은 그 특허청구범위의 기재만으로는 ‘복수개의 코너부가 있는 비-원형 횡단면을 가지는 비틀린 돌출부와 구멍’이 어떻게 위와 같은 발명의 목적을 달성하는지, ‘위와 같은 돌출부가 구멍에 결합’된다는 것의 기술적 의미가 무엇인지 등을 제대로 알기 어려워 그 기술적 구성이 명확하다고 할 수 없다. 이 사건 제25항 발명의 특징적 구성인 ‘복수개의 모서리부가 있는 비-원형 횡단면을 가지는 비틀린 돌출부와 구멍’을 비교대상발명 1의 나사(111a, 111b)와 대비하여 보면, 그 형상과 상호 유기적 구조가 서로 다르고, 또한 이로 인하여 양 발명에서 감광드럼(드럼)이 주 조립체(장치 본체)에 장착되고 분리되는 구조, 감광드럼(드럼)이 구동력을 전달받아 회전하는 구조 등에서도 차이가 발생한다. 따라서 이 사건 제25항 발명은 비교대상발명 1에 의하여 그 신규성이 부정되지 아니한다. 나아가 위와 같이 비교대상발명 1에는 이 사건 제25항 발명의 특징적 구성이 나타나 있지 않을 뿐만 아니라, 이를 암시하거나 시사하는 내용도 기재되어 있지 아니하다. 그리고 이러한 구성상의 차이로 인하여 감광드럼의 회전 정확도 및 분리 작동성 개선의 효과의 면에서도 양 발명은 현저한 차이가 있으므로, 이 사건 제25항 발명은 비교대상발명 1에 의하여 그 진보성도 부정되지 아니한다.

특허권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고 또한 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등[특허법(2014. 6. 11. 법률 12753호로 개정되기 전의 것. 이하 같다) 제99조 제2항, 제4항 참조] 그 권리의 행사에 일정한 제약을 받아 그 범위에서는 합유와 유사한 성질을 가진다. 그러나 일반적으로는 특허권의 공유자들이 반드시 공동 목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 특허권을 보유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특허법에 특허권의 공유를 합유관계로 본다는 등의 명문의 규정도 없는 이상, 특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하지 아니하는 등의 특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일반규정이 특허권의 공유에도 적용된다고 할 것이다(상표권의 공유에 관한 대법원 2004. 12. 9. 선고 2002후567 판결 등 참조). 그런데 앞에서 본 특허법 제99조 제2항 및 제4항의 규정 취지는, 공유자 외의 제3자가 특허권 지분을 양도받거나 그에 관한 실시권을 설정받을 경우 그 제3자가 투입하는 자본의 규모ㆍ기술 및 능력 등에 따라 그 경제적 효과가 현저하게 달라지게 되어 다른 공유자 지분의 경제적 가치에도 상당한 변동을 가져올 수 있는 특허권의 공유관계의 특수성을 고려하여, 다른 공유자의 동의 없는 지분의 양도 및 실시권 설정 등을 금지한다는 데에 있다. 그렇다면 특허권의 공유자 상호간에 이해관계가 대립되는 경우 등에 그 공유관계를 해소하기 위한 수단으로서 각 공유자에게 민법상의 공유물분할청구권을 인정하더라도 공유자 이외의 제3자에 의하여 다른 공유자 지분의 경제적 가치에 위와 같은 변동이 발생한다고 보기 어려워서 위 특허법 제99조 제2항 및 제4항에 반하지 아니하고, 달리 분할청구를 금지하는 특허법 규정도 없으므로, 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용될 수 있다. 다만 특허권은 발명실시에 대한 독점권으로서 그 대상은 형체가 없을 뿐만 아니라 각 공유자에게 특허권을 부여하는 방식의 현물분할을 인정하면 하나의 특허권이 사실상 내용이 동일한 복수의 특허권으로 증가하는 부당한 결과를 초래하게 되므로, 특허권의 성질상 그러한 현물분할은 허용되지 아니한다고 봄이 상당하다. 그리고 위와 같은 법리는 디자인권의 경우에도 마찬가지로 적용된다고 할 것이다.