대법원 제3부 판결 【사건】 2017다212095 저작권침해금지등청구의소 【원고, 상고인】 ◇◇◇ 리미티드 (◇◇◇◇.com Limited), 몰타, 세인트 줄리안 STJ****, ○○○○○로드, ○○○ 비즈니스센터 *층, 대표이사 ○ ○○○○○ 크누쏜 (○○○○ ○○○○○○ Knutsson), 소송대리인 법무법인(유한) 광장, 담당변호사 노호경, 오충진, 이은우 【피고, 피상고인】 주식회사 □□□□엔터테인먼트, 서울 ○○구 ○○○○로**길 *-*, *동 ***호, 대표이사 김○○, 소송대리인 법무법인(유한) 태평양, 담당변호사 강태욱, 권택수, 유재규, 이재엽 【원심판결】 서울고등법원 2017. 1. 12. 선고 2015나2063761 판결 【판결선고】 2019. 6. 27. 【주문】 원심판결을 파기하고, 사건을 서울고등법원에 환송한다. 【이유】 상고이유를 판단한다. 1. 상고이유 제1점, 제2점에 대하여 가. (1) 저작권법 제2조 제1호는 저작물을 ‘인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물’로 규정하여 창작성을 요구하고 있다. 여기서 창작성은 완전한 의미의 독창성을 요구하는 것은 아니라고 하더라도, 창작성이 인정되려면 적어도 어떠한 작품이 단순히 남의 것을 모방한 것이어서는 아니 되고 사상이나 감정에 대한 저작자 자신의 독자적인 표현을 담고 있어야 한다(대법원 2011. 2. 10. 선고 2009도291 판결, 대법원 2017. 11. 9. 선고 2014다49180 판결 참조). 게임 저작물(이하 ‘게임물’이라 한다)은 어문저작물, 음악저작물, 미술저작물, 영상저작물, 컴퓨터프로그램 저작물 등이 결합되어 있는 복합적 성격의 저작물로서, 컴퓨터 게임물이나 모바일 게임물에는 게임 사용자의 조작에 의해 일정한 시나리오와 게임 규칙에 따라 반응하는 캐릭터, 아이템, 배경화면과 이를 기술적으로 작동하게 하는 컴퓨터프로그램 및 이를 통해 구현된 영상, 배경음악 등이 유기적으로 결합되어 있다. 게임물은 저작자의 제작 의도와 시나리오를 기술적으로 구현하는 과정에서 다양한 구성요소들을 선택·배열하고 조합함으로써 다른 게임물과 확연히 구별되는 특징이나 개성이 나타날 수 있다. 그러므로 게임물의 창작성 여부를 판단할 때에는 게임물을 구성하는 구성요소들 각각의 창작성을 고려함은 물론이고, 구성요소들이 일정한 제작 의도와 시나리오에 따라 기술적으로 구현되는 과정에서 선택·배열되고 조합됨에 따라 전체적으로 어우러져 그 게임물 자체가 다른 게임물과 구별되는 창작적 개성을 가지고 저작물로서 보호를 받을 정도에 이르렀는지도 고려해야 한다. (2) 저작권의 보호 대상은 인간의 사상 또는 감정을 말, 문자, 음, 색 등에 의하여 구체적으로 외부에 표현한 창작적인 표현형식이므로, 저작권의 침해 여부를 가리기 위하여 두 저작물 사이에 실질적인 유사성이 있는지를 판단할 때에는 창작적인 표현형식에 해당하는 것만을 가지고 대비해 보아야 한다(대법원 2013. 8. 22. 선고 2011도3599 판결 참조). 나. 이러한 법리와 아울러 적법하게 채택된 증거들에 의하여 알 수 있는 아래와 같은 사정들을 종합하여 보면, 원고 게임물은 선행 게임물과 구별되는 창작적 개성을 갖추고 있어 저작물로서 보호 대상이 될 수 있다. (1) 원고 게임물(팜 ○○○ ○○, Farm ○○○○○○ ○○○○)은 농작물을 기본적인 캐릭터로 하여 게임 속의 특정한 타일이 3개 이상의 직선으로 연결되면 함께 사라지면서 그 수만큼 해당 타일의 점수를 획득하는 방법으로 각 단계마다 주어지는 목표 타일 수에 이르도록 하는 매치-3-게임(match-3-game)의 형식을 취하고 있다. 기존에도 다양한 형태의 매치-3-게임이 있었지만, 원고 게임물은 과일, 야채, 콩, 태양, 씨앗, 물방울 등을 형상화한 기본 캐릭터를 중심으로, 방해 캐릭터로는 당근을 먹는 토끼, 전투 레벨의 악당 캐릭터로는 너구리를 형상화한 캐릭터(란시드)를 사용하여 ‘농장(Farm)’을 일체감 있게 표현한 게임이라는 점에서 기존에 존재하던 게임물과 구별되는 특징이 있다. (2) 원고 게임물은 기본 보너스 규칙, 추가 보너스 규칙을 기본으로 하여 히어로 모드, 전투 레벨, 알 모으기 규칙, 특수 칸 규칙, 양동이 규칙, 씨앗과 물방울 규칙, 방해 규칙 등을 단계별로 순차 도입하였다. 이와 같이 도입된 규칙으로 인해 원고 게임물을 진행하면서 달성해야 할 목표의 수나 종류가 다양해지므로, 사용자는 방해가 되는 요인을 제거하거나 회피하면서 게임에서 정한 목표를 달성하는 과정에서 새로운 재미와 신선함을 느끼게 된다. 원고 게임물은 각 단계별로 목표를 달성해야 하는 방식이지만, 앞 단계에서 추가된 특수 규칙이 그 이후 단계에서 추가·변경되거나 다른 규칙과 조합되어 새로운 난이도를 만들어 내기 때문에 게임의 전개와 표현형식에 영향을 미치게 된다. (3) 원고 게임물은 작은 스마트폰 화면에서 효과적으로 게임 내용을 구현하면서 사용자가 쉽고 재미있게 게임할 수 있도록, 아래와 같이 입체감 있는 다양한 요소들을 결합하여 표현하였다. ➀ 맵 화면에서 단계를 나타내는 아이콘인 노드는 입체감 있는 단추 모양을 기본으로, 성공하지 못한 일반 레벨은 무표정한 얼굴과 회색, 사용자가 도달한 일반 레벨은 웃는 얼굴과 파란색, 전투 레벨은 악당(란시드)의 얼굴과 보라색을 조합하여 표현하였다. 사용자가 도달한 가장 마지막 레벨은 노드 주변으로 하얀 빛이 원형으로 퍼져나가는 효과와 목표 달성 시 노드에서 별이 등장하고, 새로운 레벨에서는 하얀색의 폭죽이 회전하면서 퍼져나가는 화려한 시각적 효과를 제시한다. 이러한 표현들은 사용자가 맵 화면에서 진행상황 등을 쉽게 파악할 수 있게 해준다. ➁ 각 단계의 목표 달성에 도움이 되는 부스터는 원형의 아이콘의 형태로 화면 하단에 위치하고, 시간이 지나면 자동으로 채워지다가 일정 시간이 지나면 사용할 수 있게 되는데, 부스터를 사용할 수 있을 때까지 남은 시간을 시계처럼 표현하여 사용자가 부스터 사용 때까지 남은 시간을 효율적으로 파악할 수 있게 해준다. ➂ 원고 게임물은 히어로 모드가 진행되는 동안에는 게임 보드 바깥쪽에 반짝거리는 효과를 부가하여 단계의 목표를 달성한 사용자에게 성취감과 새로운 기분을 느끼게 한다. ➃ 양동이 규칙은 양동이 모양의 특수 칸 주위에서 타일을 3회 맞추어 특수 칸을 단계적으로 성숙시키면 특수 칸으로부터 물방울 모양의 캐릭터 4개가 튀어나와 게임보드 임의의 칸에 원래 있던 캐릭터를 없애고 그 자리를 차지하게 된다. 이를 통해 사용자에게 마치 물이 들어 있는 양동이에서 물이 퍼져나가 농장의 작물에 물을 공급하는 인상을 주면서, 예측할 수 없는 돌발 변수로 인해 새로운 난이도와 재미를 제공하게 된다. ➄ 씨앗과 물방울 규칙은 물방울 캐릭터를 인접한 칸에 위치한 특수 타일인 씨앗과 위치를 바꾸면 물방울이 있던 칸을 포함한 주위의 5칸을 보너스 점수와 회복 기능을 겸비한 특수 기능을 가진 잔디 칸으로 바꾸도록 하였는데, 이를 통해 사용자가 직접 씨앗에 물을 주어 잔디로 키우는 체험을 하는 듯한 느낌을 준다. ➅ 전투레벨은 사용자가 게임시작 전 게임상 화폐를 사용하여 3단계로 난이도를 조절할 수 있고, 악당 캐릭터(란시드)가 이동할 수 없는 상태에서 지정된 타일로만 공격해야 한다. 이때 목표 달성 비율(%)을 나타내는 숫자와 보라색 원형 바의 변화를 통해 목표 달성 정도를 보여주면서 악당 캐릭터의 모습도 3단계로 변하게 되는데, 이를 통해 사용자에게 목표 달성에 대한 정보를 제공함과 더불어 악당 캐릭터의 변화된 모습을 통해 성취감도 느끼게 한다. ➆ 원고 게임물은 다른 타일과 맞추더라도 점수를 얻을 수 없는 특수 캐릭터를 표정이 뿌루퉁하고, 캐릭터 주변이 분홍색 테두리가 나타나며, 검은색 얼룩이 4방향으로 묻어 있는 모습으로 표현하였다. 이와 같은 캐릭터로 바꾸는 특수 칸을 보라색의 진흙탕처럼 표현하였는데, 악당 캐릭터(란시드)와 같은 보라색을 사용함으로써 사용자가 쉽게 파악할 수 있도록 하였다. ➇ 방해 규칙은 수집대상 캐릭터로는 당근을, 특수한 방해 캐릭터로는 토끼를 설정하여, 당근 캐릭터의 아래에서 토끼의 은신처가 불룩한 형태로 나타나고, 토끼가 위 칸까지 점프했다가 내려온 후 당근 캐릭터 1개를 먹는 모습으로 표현하였다. 토끼를 그대로 두면 잠시 사라졌다가 다시 나타나기 때문에 사용자가 이를 막기 위해 토끼 주변의 타일을 맞추면 토끼가 다음 3턴 동안 기절하게 된다. 이때 토끼의 눈동자의 방향이 흐트러지고 머리 위에서 별이 회전하는 모습으로 익살스럽게 표현되므로, 사용자가 방해 캐릭터인 토끼를 기절시키는 성취감과 함께 토끼의 기절 상태를 쉽게 확인할 수 있게 된다. (4) 원고 게임물의 개발자가 그 동안 축적된 게임 개발 경험과 지식을 바탕으로 원고 게임물의 성격에 비추어 필요하다고 판단된 요소들을 선택하여 나름대로의 제작 의도에 따라 배열·조합함으로써, 원고 게임물은 개별 구성요소의 창작성 인정 여부와 별개로 특정한 제작 의도와 시나리오에 따라 기술적으로 구현된 주요한 구성요소들이 선택·배열되고 유기적인 조합을 이루어 선행 게임물과 확연히 구별되는 창작적 개성을 갖게 되었다. 다. 원고 게임물의 창작적 개성에 비추어 원고 게임물과 피고 게임물(포레스트 매니아, Forest Mania)의 실질적 유사성에 관하여 본다. (1) 피고 게임물은 원고 게임물과 같은 매치-3-게임(match-3-game)의 형식으로, 기본 캐릭터로는 농작물 대신 숲속에 사는 동물인 여우, 하마, 곰, 토끼, 개구리 등을 형상화한 캐릭터를, 방해 캐릭터로는 토끼 대신 늑대를, 악당 캐릭터로는 너구리(란시드) 대신 원시인(우가우가)을 사용하였고, 양동이 대신 그루터기를, 씨앗과 물방울 대신 엘프와 버섯을 사용하였다. 그러나 피고 게임물은 원고 게임물과 동일한 순서로 히어로 모드, 전투 레벨, 알 모으기 규칙, 특수 칸 규칙, 양동이 규칙(그루터기 규칙), 씨앗과 물방울 규칙(엘프와 버섯 규칙), 방해 규칙 등을 단계적으로 도입하여 원고 게임물의 제작 의도와 시나리오에 따라 기술적으로 구현된 주요한 구성요소들의 선택과 배열 및 조합을 그대로 사용하였다. (2) 그뿐만 아니라 원고 게임물이 위와 같이 채택한 ➀ 노드의 모양과 색상, 특수 효과, ➁ 화면 하단의 부스터 아이콘의 형태, ➂ 히어로 모드의 반짝임, ➃ 양동이 규칙(그루터기 규칙), ➄ 씨앗과 물방울 규칙(엘프와 버섯 규칙), ➅ 전투레벨, ➆ 특수 캐릭터, ➇ 방해 규칙에서의 전개와 표현형식을 그대로 또는 캐릭터만 바꾸어 사용하였다. 결국 피고 게임물은 이러한 개별적인 요소들이 원고 게임물과 마찬가지로 구체적으로 어우러져 사용자에게 원고 게임물에서 캐릭터만 달라진 느낌을 주고 있다. (3) 피고 게임물은 구름과 풍선 레벨 시스템 등을 도입하여 사용자에게 부가적인 보상을 지급하고, 특정 레벨에서 가장 높은 점수를 받은 사람을 표시하며, 다른 사용자를 라이벌로 표시하는 등 원고 게임물에 나타나 있지 아니한 구성요소를 일부 추가하였다. 그러나 이러한 구성요소는 게임의 주된 진행과 직접 관련이 없는 보상 방식에 대한 것이고, 피고 게임물에서 차지하는 질적 또는 양적 비중이 아주 작다. 또한 피고 게임물에 적용된 코뿔소 아이템과 전기코일 규칙 및 풍선 규칙은 업데이트를 통해 적용된 것으로 최초 출시 당시에는 없었던 것이다. (4) 위와 같은 사정들을 종합하여 보면, 피고 게임물은 원고 게임물의 제작 의도와 시나리오가 기술적으로 구현된 주요한 구성요소들의 선택과 배열 및 유기적인 조합에 따른 창작적인 표현형식을 그대로 포함하고 있으므로, 양 게임물은 실질적으로 유사하다고 볼 수 있다. 라. 그런데도 원심은 원고 게임물의 제작 의도와 시나리오가 기술적으로 구현된 주요한 구성요소들의 선택·배열·조합에 따른 창작적 개성 등을 제대로 심리하지 아니한 채 원고 게임물과 피고 게임물이 실질적으로 유사하지 않다고 판단하였다. 이 부분 원심의 판단에는 게임 저작물의 창작성과 실질적 유사성에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 2. 결론 그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 대법관 민유숙(재판장), 조희대(주심), 김재형, 이동원

특허법원 제5부 판결 【사건】 2018허5198 거절결정(상) 【원고】 A, 소송대리인 법무법인 인의, 담당변호사 추승우 【피고】 특허청장, 소송수행자 B 【변론종결】 2018. 11. 30. 【판결선고】 2019. 2. 22. 【주문】 원고의 청구를 기각한다 소송비용은 원고가 부담한다. 【청구취지】 특허심판원이 2018. 5. 29.자로 2017원45호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 【이유】 1. 기초사실 가. 이 사건 소송의 경과 1) 원고는 2016. 2. 23. 아래 나.항 기재와 같이 ‘’라는 서비스표(이하 ‘이 사건 출원서비스표’라고 한다)를 출원하였는데, 특허청 심사관은 2016. 8. 1. 원고에게 “이 사건 출원서비스표의 요부 ‘걸작’은 아래 다.항 기재와 같은 ‘’, ‘’, ‘’이라는 서비스표(이하 순서대로 ‘선등록서비스표 ○’이라 하고, 통틀어서 ‘선등록서비스표들’이라 한다)와 호칭이 유사하여 표장이 유사하고, 지정서비스업이 동일 또는 유사하여 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제7호에 해당한다.”는 거절이유로 의견제출통지를 하였다. 2) 특허청 심사관은 2016. 12. 2. 원고가 지정기일인 2016. 10. 1.까지 의견서 제출이 없었고, 재심사한 결과 2016. 8. 1.자 거절이유를 번복할 만한 사항을 발견할 수 없다는 이유로 이 사건 출원서비스표에 대하여 거절결정을 하였다. 3) 이에 원고는 2017. 1. 3. 특허심판원 2017원45호로 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였다. 4) 특허심판원은 2018. 5. 29. “이 사건 출원서비스표는 그 요부인 ‘걸작’으로 호칭되고, 선등록서비스표들은 ‘걸짝’으로 호칭되어 이들 서비스표는 그 호칭이 서로 동일·유사하고, ‘걸작’의 발음이 ‘걸짝’인 것을 고려하면, 이들 서비스표의 관념이 비유사하다고 할 수도 없으므로, 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표들과 유사한 서비스표에 해당한다. 그리고 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표들은 모두 그 지정서비스업으로 간이식당업 등을 포함하고 있으므로 양 서비스표의 지정서비스업은 서로 동일·유 사한 서비스업에 해당한다. 따라서 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표들과의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.”라는 취지로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다(이하 ‘이 사건 심결’이라 한다). 나. 이 사건 출원서비스표 1) 출원번호/출원일 : 제41-2016-8433호/2016. 2. 23. 2) 구성 : 3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제43류의 간이식당업, 관광음식점업, 레스토랑업, 뷔페식당업, 샐러드바업, 서양음식점업, 스낵바업, 식당 및 음식물 조달 서비스업, 식당체인업, 카페업, 패스트푸드식당업, 한식점업 4) 출원인 : 원고 다. 선등록서비스표들 1) 선등록서비스표 1 가) 등록번호/출원일/등록일 : 서비스표등록 제257051호/2011. 10. 11./2013. 4. 19. 나) 구성 : 다) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제43류의 간이식당업, 간이음식점업, 관광음식점업, 극장식주점업, 다방업, 레스토랑업, 무도유흥주점업, 바(bar)서비스업, 뷔페식당업, 서양음식점업, 셀프서비스식당업, 스낵바업, 식당체인업, 식품소개업, 음식조리대행업, 음식준비조달업, 일반유흥주점업, 일반음식점업, 일본음식점업, 제과점업, 주점업, 중국음식점업, 카페업, 카페테리아업, 칵테일라운지서비스업, 패스트푸드식당업, 한국식 유흥주점업, 한식점업, 항공기기내식제공업, 휴게실업, 돼지고기전문식당업, 돼지고기전문 식당체인업, 소고기전문식당업 , 소고기 전문식당체인업, 돼지숯불구이전문식당업, 돼지숯불구이전문식당체인업, 소고기숯불구이전문식당업, 소고기숯불구이전문식당체인업 라) 이 사건 심결일 당시 권리자 : C1) [각주1] 갑 제21호증의 1, 2, 3의 각 기재에 의하면, 원고가 이 사건 소가 계속중인 2018. 11. 9. C로부터 양 도를 원인으로하여 선등록서비스표 1, 2, 3에 대하여 권리의 전부이전등록을 마친 사실은 인정되나, 구 상표법 제7조 제2항에 의하면, 상표등록출원인이 해당 규정의 타인에 해당하는지는 상표등록결정 및 상표등록거절결정의 어느 하나에 해당하는 결정 시를 기준으로 하므로, 이 사건 심결시에는 여전히 선등록서비스표들은 C의 권리이었으므로, 선등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제7호에서의 타인의 서비스표에 해당한다. 2) 선등록서비스표 2 가) 등록번호/출원일/등록일 : 서비스표등록 제257052호/2011. 10. 11./2013. 4. 19. 나) 구성 : 다) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제43류의 간이식당업, 간이음식점업, 관광음식점업, 극장식주점업, 다방업, 레스토랑업, 무도유흥주점업, 바(bar)서비스업, 뷔페식당업, 서양음식점업, 셀프서비스식당업, 스낵바업, 식당체인업, 식품소개업, 음식조리 대행업, 음식준비조달업, 일반유흥주점업, 일반음식점업, 일본음식점업, 제과점업, 주점업, 중국음식점업, 카페업, 카페테리아업, 칵테일라운지서비스업, 패스트푸드식당업, 한국식 유흥주점업, 한식점업, 항공기기내식제공업, 휴게실업, 돼지고기전문식당업, 돼지고기전문식당체인업, 소고기 전문식당업, 소고기 전문식당체인업, 돼지숯불구이전문식당업, 돼지숯불구이전문식당체인업, 소고기숯불구이전문식당업, 소고기숯불구이전문식당체인업 라) 이 사건 심결일 당시 권리자 : C 3) 선등록서비스표 3 가) 등록번호/출원일/등록일 : 서비스표등록 제233610호/2011. 2. 25./2012. 6. 11. 나)구성 : 다) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제43류의 간이식당업, 간이음식점업, 관광음식점업, 극장식주점업, 다방업, 레스토랑업, 무도유흥주점업, 바(bar)서비스업, 뷔페식당업, 서양음식점업, 셀프서비스식당업, 스낵바업, 식당체인업, 식품소개업, 음식조리대행업, 음식준비조달업, 일반유흥주점업, 일반음식점업, 일본음식점업, 주점업, 중국음식점업, 카페업, 카페테리아업, 칵테일라운지서비스업, 패스트푸드식당업, 한국식 유흥주점업, 한식점업, 항공기기내식제공업, 휴게실업, 돼지고기전문식당업, 돼지고기 전문식당체인업, 소고기전문식당업, 소고기 전문식당체인업, 돼지숯불구이 전문식당업, 돼지숯불구이 전문식당체인업, 소고기숯불구이전문식당업, 소고기숯불구이전문식당체인업 라) 이 사건 심결일 당시 권리자 : C [인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1~9, 21호증(가지번호 있는 것은 가지번호를 포함한다, 이하 같다)의 각 기재, 변론 전체의 취지 2. 원고의 주장 요지 가. 이 사건 출원서비스표는 ‘걸작’ 부분과 ‘떡볶이’ 부분이 서로 불가분적인 밀접한 관련을 맺어 그 결합상태와 정도가 매우 강하고, ‘걸작’ 부분은 이 사건 출원서비스표에서 높은 비중을 차지하지 않을 뿐만 아니라, 문자 ‘떡볶이’에 비하여 상대적으로 강한 식별력을 갖고 있다고 볼 수 없으므로 ‘걸작’ 부분이 이 사건 출원서비스표의 요부로 볼 수 없다. 따라서, 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표들을 전체로서 대비하면, 외관, 호칭, 관념면에서 모두 상이하여 유사하다고 볼 수 없다. 나. 이 사건 출원서비스표 중 걸작 부분을 요부로 보더라도, 선등록서비스표 1은 걸과 짝의 색이 상이하여 ‘걸’과 ‘짝’이 별개의 의미를 내포하고 있음을 유도하고 있으므로 ‘여성(걸:girl)과 짝을 이룬다’ 정도로 관념되고, 선등록서비스표 2, 3은 ‘GIRL’ 부분으로부터 여성과 관련된 인식을 더 강하게 관념할 것으로 보이므로, 호칭이 유사하더라도 외관 및 관념이 매우 상이하여 이 사건 출원서비스표가 선등록서비스표들과 유사하다고 볼 수 없다. 다. 이 사건 출원서비스표는 널리 알려져 있을뿐만 아니라 떡볶이 등 분식류를 판매하는 음식점의 서비스표로 사용되는 반면, 선등록서비스표들은 주점 사업에 사용되고 있어 양 서비스표들의 구체적인 거래실정이 상이하므로, 양 서비스표들이 공존하더라도 일반 수요자 등이 지정서비스업의 출처를 오인·혼동할 가능성이 희박하다. 라. 이 사건 출원서비스표는 실질적으로 떡볶이 등 음식점업의 서비스표에 해당하고, 선등록서비스표들은 유흥주점업의 서비스표에 해당하므로 양 서비스업은 유사하지 아니하다. 3. 이 사건 출원서비스표가 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부 가. 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표 1의 표장의 유사 여부 1) 관련 법리 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다. 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다. 그리고 상표의 구성 부분이 요부인지는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 참조). 그리고 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다. 2) 이 사건 출원서비스표의 요부 을 제1~3호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 이 사건 출원서비스표 중 ‘’ 부분은 일반 수요자에게 그 서비스표에 관한 인상을 심어주거나 기억연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 서비스업의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부로 봄이 타당하다. ① 이 사건 출원서비스표 ‘ ’는 ‘’ 부분, ‘’ 부분, ‘’ 부분, ‘’ 부분이 결합되어 구성된 표장임을 쉽게 알 수 있고, 특히 문자 ‘’과 ‘’ 부분은 불가분적으로 결합되어 있지 아니하고 도형 ‘’로 인하여 시각적으로도 구분되며, 그 결합으로 인하여 각각의 문자의 의미를 합한 것 이상의 새로운 관념을 낳는 것도 아니다. ② 이 사건 출원서비스표 중 ‘’ 부분은 ‘매우 훌륭한 작품’, ‘우스꽝스럽거나 유별나서 남의 주목을 끄는 사물이나 사람’이라는 뜻을 지니는 단어로, 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업의 성질을 직감하게 하는 것으로 볼 수 없으므로, 이 사건 출원서비스표 중 ‘’ 부분이 식별력이 없거나 미약하다고 보기는 어렵다. ③ 반면 ‘’ 부분은 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업인 ‘간이식당업' 등과 관련하여 서비스업에서 제공되는 음식을 나타내는 것에 불과하여 식별력이 없거나 미약하고, 도형 ‘’도 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업인 ‘간이식당업’ 등에서 제공되는 물품인 숟가락을 나타낸 도형으로서 식별력이 없거나 미약하며, ‘’는 ‘떠먹는 국물’이라 표시되어 있지만 전체표장에서 차지하는 비중이 극히 작아 자세히 보지 아니하면 문자를 식별하기도 어렵고, 그 의미 또한 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업인 ‘간이식당업’ 등을 이용하는 방법 등에 불과하여 식별력이 없거나 미약하다. ④ 원고 스스로도 자신의 홈페이지에서 ‘걸작메뉴’, ‘걸작은 믿을 수 있는 좋은 재료만을 고집합니다', ‘걸작브랜드’, ‘걸작을 만들다’라고 표시하는 등 자신이 영위하고 있는 서비스업을 ‘걸작’ 부분으로만 호칭, 기재하고 있다. 3) 유사성 판단 가) 외관의 대비 이 사건 출원서비스표 ‘ ’와 선등록서비스표 1 ‘’은 도형의 존재 유무, 글자수 등에서 차이가 있어 외관이 유사하지 아니하다. 나) 호칭의 대비 을 제1호증의 기재에 의하면, 이 사건 출원서비스표의 요부인 ‘걸작’ 부분은 ‘걸짝’으로 발음되는데, 이는 선등록서비스표 1의 ‘걸짝’과 그 발음이 동일하여 이 사건 출원서비스표의 요부의 호칭은 선등록서비스표 1의 호칭과 동일하다. 다) 관념의 대비 앞서 본 바와 같이 이 사건 출원서비스표의 요부 ‘걸작’ 부분은 ‘매우 훌륭한 작품’, ‘우스꽝스럽거나 유별나서 남의 주목을 끄는 사물이나 사람'이라는 관념을 가지고, 선등록서비스표 1 ‘’은 사전에 등재되지 않은 조어이기는 하지만, ‘걸작’의 발음 ‘걸짝’과 동일하여 걸작의 관념인 ‘매우 훌륭한 작품’, ‘우스꽝스럽거나 유별나서 남의 주목을 끄는 사물이나 사람’이 떠오른다. 이에 원고는 선등록서비스표 1 ‘’은 ‘걸’ 부분과 ‘짝’ 부분이 색깔을 다르게 표시하여, 용이하게 ‘걸’과 ‘짝'이 결합된 표장임을 알 수 있고 이로부터 걸(girl) 즉 여성과 짝을 이룬다는 관념이 떠오른다고 주장하나, 일반수요자나 거래자가 별도의 설명 없이 선등록서비스표 1이 영문자 ‘girl’의 한글음역 ‘걸’과 한글 ‘짝’이 결합된 표장임을 인식한 이후 여성과 짝을 이룬다는 관념을 직감하기는 어려워 보이고, 설령 선등록서비스표 1로부터 여성과 짝을 이룬다는 관념이 인식될 여지가 있다고 하더라도, 앞서 본 바와 같이 선등록서비스표 1로부터 그 발음이 동일한 ‘걸작’의 관념이 직감되기도 하므로, 선등록서비스표 1이 ‘걸작’의 관념이 직감되는 한 이 사건 출원서비스표와 관념이 유사하다고 볼 수 있다. 따라서 관념이 전혀 상이하여 출처의 오인·혼동의 여지가 없다는 취지의 원고 주장은 이유 없다. 라) 정리 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표는 외관이 유사하지 아니하지만, 이 사건 출원서비스표의 요부와 선등록서비스표 1의 호칭이 동일하고, 관념면에서도 선등록서비스표 1이 ‘걸작’으로 될 수 있어 양 표장의 관념이 동일·유사하여 양 서비스표가 동일·유사한 서비스업에 같이 사용되는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 서비스업의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 서로 유사한 표장에 해당한다. 4) 원고 주장에 대한 판단 원고는 이 사건 출원서비스표를 사용하는 가맹점이 2018년 7월 100여개 이상이고, 이 사건 출원서비스표는 포털서비스, 드라마, 언론기사, 블로그 등을 통하여 지속적으로 홍보 및 소개가 이루어지고 있는 떡볶이 등 분식류를 판매하는 음식점에 사용된 반면, 선등록서비스표 1은 개별 룸 공간을 제공하고 주류 및 안주류를 판매하는 주점 사업에 사용되고 있어 양 서비스표들은 구체적인 거래실정이 상이하므로. 양 서비스표들이 공존하더라도 일반 수요자 등이 지정서비스업의 출처를 오인·혼동할 가능성이 희박하다고 주장한다. 살피건대 갑 제12, 14, 15호증의 각 기재에 의하면, 이 사건 출원서비스표가 사용된 가맹점이 이 사건 심결일인 2018. 5. 29.과 가까운 2018. 6. 29. 국내에 100여개 이상이 존재하는 사실과 이 사건 출원서비스표가 2015년경부터 신문기사나 블로그 등에서 지속적으로 소개되거나 광고된 사정은 각 인정된다. 그러나 앞서 든 증거에 의하면, 이 사건 출원서비스표는 2015년경부터 사용되기 시작하여 비교적 짧은 기간 동안 사용된 것으로 보이고, 이 사건 출원서비스표가 사용된 서비스업의 국내에서의 매출액, 시장점유율 등을 알 수 있는 자료가 없으므로, 원고가 주장하는 위와 같은 사정만으로 이 사건 심결일에 이 사건 출원서비스표가 선등록서비스표 1과의 관계에서 출처의 혼동을 명확히 피할 수 있을 정도로 일반 수요자나 거래자에게 알려져 있다고 단정하기는 어렵다. 또한 이 사건 출원서비스표는 원고가 구체적 거래실정을 제시하는 간이식당업 등뿐만 아니라 구체적 거래실정을 제시하고 있지 아니한 카페업 등도 지정서비스업에 포함하고 있다. 따라서 원고가 구체적 거래실정을 제시하지 아니한 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업인 카페업 등은 선등록서비스표 1과의 출처의 혼동을 명확히 피할 수 있을 정도로 구체적 거래실정이 다르다고 인정할 수도 없다. 나. 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표 1의 지정서비스업의 유사 여부 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업 중 ‘간이식당업, 관광음식점업, 레스토랑업, 뷔페식당업, 서양음식점업, 스낵바업, 식당체인업, 카페업, 패스트푸드식당업, 한식업’은 선등록서비스표 1의 지정서비스업에 포함되고, 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업 중 ‘샐러드바업’, ‘식당 및 음식물 조달 서비스업’은 선등록서비스표 1의 지정서비스업인 ‘스낵바업’, ‘음식준비조달업’ 등과 제공되는 서비스의 성질이나 내용, 제공 방법과 장소, 서비스 제공자, 수요자의 범위 등 거래 실정 등에 비추어 유사하다고 판단되므로, 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업은 선등록서비스표 1의 지정서비스업과 동일·유사하다. 이에 원고는, 이 사건 출원서비스표는 떡볶이 등 음식점업에 사용되고, 선등록서비스 표 1은 유흥주점업에 사용되므로 양 서비스업은 유사하지 아니하다는 취지로 주장하나, 실제 사용하는 서비스업이 아닌 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업과 선등록서비스표 1의 지정서비스업을 대비하여야 하므로, 이와 다른 전제에 선 원고의 위 주장은 이유 없다. 다. 소결 이상의 검토결과를 종합하면, 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표 1과 표장이 유사하고, 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업은 선등록서비스표의 지정서비스업과 동일·유사하므로, 이 사건 출원서비스표가 선등록서비스표 2, 3과 유사한지 여부에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다. 4. 결론 그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하고, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 판사 서승렬(재판장), 정윤형, 김동규

특허법원 제1부 판결 【사건】 2018허7347 거절결정(상) 【원고】 주식회사 원고, 대표이사 A, 소송대리인 변리사 박○○, 정○○ 【피고】 특허청장, 소송수행자 B 【피고보조참가인】 주식회사 피고, 대표이사 C, 소송대리인 팬코리아 특허법인, 담당변리사 김○○, 박○○ 【변론종결】 2019. 1. 17. 【판결선고】 2019. 2. 19. 【주문】 1. 원고의 청구를 기각한다. 2. 소송비용은 보조참가로 인한 비용을 포함하여 원고가 부담한다. 【청구취지】 특허심판원이 2018. 8. 8. 2017원1198호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 【이유】 1. 기초사실 가. 이 사건 출원상표서비스표(갑 제3호증) 1) 출원번호 / 출원일 : 제45-2016-5673호 / 2016. 7. 11. 2) 구성 : 3) 지정상품 및 지정서비스업 : - 상품류 구분 제16류의 위생지, 종이제 냅킨, 종이제 점보롤 화장지, 종이제 물수건, 종이제 티슈, 화장실용 휴지, 화장제거용 종이티슈, 화장지, 물티슈, 산업용 종이타월, 해동지, 주방용 화장지, 여행용 티슈, 종이제 타월, 두루마리 휴지, 화장실용 물티슈, 유아용 종이제 티슈, 유아용 종이제 물수건, 애완동물용 종이제휴지, 세안용지 - 서비스업류 구분 제35류의 화장지 도매업, 화장지 온라인 도매업, 인터넷을 통한 화장지 판매대행업, 위생지 도매업, 위생지 소매업, 위생지 판매알선업, 인터넷을 통한 위생지 판매대행업, 물티슈 도매업, 물티슈 소매업, 물티슈 판매대행업, 물티슈 판매알선업, 인터넷을 통한 물티슈 판매대행업, 화장제거용 종이티슈 도매업, 화장제거용 종이티슈 소매업, 화장제거용 종이티슈 판매알선업, 인터넷을 통한 화장제거용 종이티슈 판매대행업 나. 선등록상표(갑 제2호증) 1) 등록번호 / 출원일 / 등록일 : 제1134570호 / 2015. 3. 20. / 2015. 10. 7. 2) 구성 : 3) 지정상품 : - 상품류 구분 제16제류의 시가용 밴드, 가정용 접착제(문방구용은 제외), 종이제 쓰레기봉투, 주방용 호일, 종이제 또는 판지제 간판, 종이제 기(旗), 종이제 화분커버, 강아지 훈련용 일회용 대소변 패드, 종이제 변기시트커버, 자수용 도안형지, 종이용지, 화장지, 사진제판용 수정잉크, 문방구, 포장용 플라스틱제 필름, 여권커버, 종이제 크림용기, 종이제 상자, 포장용 종이제 또는 플라스틱제 포대, 종이제 식탁장식품, 페인트용 솔, 문풍지, 교육용 생물체조직, 편지개봉기, 제본재료, 봉랍(封蠟), 종이제 턱받이, 묵주, 비자기식 신용카드, 인쇄물(서적 및 정기간행물은 제외), 그림, 혼응지제 조각품, 인화된 사진, 모형제작용 재료, 서적 4) 등록권리자 : 피고보조참가인 다. 이 사건 거절결정 및 심결의 경위 1) 특허청 심사관은 2016. 12. 20. 원고에게 ‘이 사건 출원상표서비스표는 선등록상표와 표장 및 지정상품이 유사하여 구 상표법(2016. 6. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제7호에 해당한다.' 등의 거절이유를 담은 의견제출통지를 하였다(갑 제4호증). 2) 원고는 2017. 1. 6. 위 거절이유에 대한 의견서 등을 제출하였으나, 특허청 심사관은 2017. 2. 23. ‘원고의 의견서 등에 의하여 재심사하더라도 위 거절이유가 해소되지 않았다.'는 이유로 거절결정을 하였다. 3) 원고는 위 거절결정에 불복하여 특허심판원에 2017원1198호로 거절결정 불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2018. 8. 8. ‘이 사건 출원상표서비스표는 그 표장이 선등록상표의 표장과 외관은 다르지만 호칭 및 관념이 동일·유사하여 전체적으로 유사하고 그 지정상품도 유사하여 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.'는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. [인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5호증의 각 기재, 변론 전체의 취지 2. 원고 주장의 요지 가. 이 사건 출원상표서비스표 및 선등록상표의 표장에 포함되어있는 ‘NO BRAND' 또는 ‘No Brand' 부분은 ‘상표(브랜드)를 붙이지 않고 포장비 및 광고비 등의 원가를 줄여 저렴한 가격에 판매하는 상품'을 의미하는 일반적인 용어로서 상품의 속성 및 특성을 직접적으로 나타내는 판매상품의 성질표시에 해당하여 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하다. 나. 또한 상표를 부착하지 않은 상태로 저렴한 가격으로 상품을 판매하고자 하는 판매자라면 누구라도 이를 사용할 필요가 있으므로 사회통념상 공익상으로 보아 특정인에게 그 사용을 독점시키는 것이 적합하지 않다. 다. 따라서 이 사건 출원상표서비스표 및 선등록상표의 표장의 요부를 ‘NO BRAND' 또는 ‘No Brand'로 보아 유사하다고 판단한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다. 3. 이 사건 심결의 위법 여부 : 구 상표법 제7조 제1항 제7호 해당 여부 가. 판단 기준 상표의 유사 여부는 두 개의 상표를 놓고 그 외관, 호칭, 관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성 부분이 결합한 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성 부분을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합한 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있으며, 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다(대법원 1995. 12. 22. 선고 95후1395 판결, 대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결 등 참조). 한편, 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다(대법원 2006. 1. 26. 선고 2003도3906 판결, 대법원 2006. 11. 9. 선고 2006후1964 판결, 대법원 2011. 1. 27. 선고 2010도7352 판결, 대법원 2014. 6. 26. 선고 2012다12849 판결 등 참조). 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 보아야 한다. 그리고 상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조). 나. 표장의 유사 여부 1) 외관의 대비 이 사건 출원상표서비스표인 ‘'는 두루마리 화장지에 사람 얼굴의 형상을 포함한 도안인 ‘'과 영어 단어로 이루어진 조어 ‘’가 결합된 표장이다. 한편, 선등록상표인 ‘'는 노랑색 정사각형 안에 사람 얼굴 형상의 도안과 영어 단어로 이루어진 조어로 이루어진 표장이다. 이 사건 출원상표서비스표와 선등록상표의 표장은 도안의 모양, 색상, 문자의 색상 및 대소문자 등에 차이가 있으므로, 양자는 그 외관이 동일·유사하다고 보기 어렵다. 2) 호칭·관념의 대비 살피건대, 갑 제6 내지 14호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다), 을 제4 내지 20, 23호증의 각 기재 또는 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정에 비추어 볼 때, 이 사건 출원상표서비스표와 선등록상표의 요부는 모두 ‘NO BRAND' 또는 ‘No Brand'라고 봄이 상당하고, 이 경우 양자는 그 호칭 및 관념이 유사하다. 가) 상표의 구성 부분이 식별력이 없거나 미약한지 여부는 그 구성 부분이 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 한다(대법원 2006. 5. 25. 선고 2004후912 판결 등 참조). 나) 인터넷 국어·영어 사전, 사회복지학사전, 경제용어사전, 두산백과 등에서 ‘노브랜드 상품' 또는 ‘노브랜드'에 대하여 ‘원가를 줄이기 위하여 포장을 간소화하거나 상표를 붙이지 않고 파는 상품' 또는 ‘상표가 붙어 있지 않은' 등을 뜻하는 것으로 설명되어 있기는 하다. 그러나 ‘노브랜드' 또는 ‘no brand' 등이 국립어학원이 발행한 ‘표준 국어대사전'에 등재되어 있지 않고, 이외에 영어사전 등에 등재되었음을 인정할 자료가 없다. 다) 또한, 1995. 10. 13.자 연합뉴스에 위 나)과 같은 의미로 ‘노브랜드'라는 용어가 사용되고 있기는 하지만, 1990년부터 선등록상표가 출원 전인 2014년까지 ‘노브랜드'를 기사에 포함한 뉴스기사는 266건에 불과하고, 이중 상당수인 171건은 이 사건 출원상표·서비스표의 지정상품과 무관한 의류상표인 주식회사 노브랜드(Nobland)와 관련된 것이어서 원고가 제출한 갑 제12호증의 기재만으로는 ‘NO BRAND' 또는 ‘No Brand'가 이 사건 출원상표·서비스표의 지정상품과 관련하여 위 나)와 같은 의미로 사용된다고 단정할 수 없다. 라) 이외에 원고가 ‘NO BRAND' 또는 ‘No Brand'가 실제 거래계에서도 나)항과 같은 의미로 사용된다고 제출한 갑 제14호증에 의하더라도 검색된 제품의 대부분이 피고보조참가인의 제품인 것으로 보인다. 마) 오히려 영어사용권 국가인 미국, 호주 등에서 2017년도에 ‘NOBRAND' 등이 상표로 등록되기도 하였다. 바) 이와 같은 사정들을 종합하면, ‘NO BRAND' 또는 ‘No Brand'는 ‘아니요', ‘어떤 …도 없는', ‘금지' 등의 뜻을 가지는 영어단어 ‘no'와 ‘상표’를 뜻하는 영어 단어 ‘brand’가 결합된 조어에 불과하여 상품의 속성 및 특성을 직접적으로 나타내는 판매 상품의 성질표시에 해당한다거나 사회통념상 공익상으로 보아 특정인에게 그 사용을 독점시키는 것이 적합하지 않다고 볼 수 없다. 아) 피고 보조참가인은 2015. 4. 두루마리 화장지에 ‘No Brand’를 처음으로 사용한 이래 2018. 11. 기준으로 이 사건 출원상표·서비스표의 지정상품과 관련하여 화장지, 물티슈, 세정티슈, 미용티슈 등 9개 제품에 선등록상표를 사용하여 판매하고 있고, 2017. 12.까지의 누적 매출액이 약 298억 원에 이르고 있다. 따라서 ‘NO BRAND’ 또는 ‘No Brand’는 화장지류에 관하여 피고 보조참가인의 상품을 표시하는 것으로 널리 인식되어 있는 것으로 보인다. 자) 따라서 이 사건 출원상표서비스표 및 선등록상표 중 ‘NO BRAND’ 또는 ‘No Brand’ 부분은 화장지류와 관련하여 일반 수요자에게 널리 알려져 있어 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력을 갖고 있고, 그 부분이 일반 수요자에게 강한 인상을 주거나 전체 상표에서 높은 비중을 차지한다고 볼 수 있으므로, 그 부분이 요부에 해당한다고 할 것이고, 달리 도안 부분이 식별력이 있다고 볼 수 없다. 3) 대비 결과 이상에서 본 바와 같이, 이 사건 출원상표서비스표는 선등록상표와 외관이 다르기는 하나, 요부가 ‘NO BRAND’ 또는 ‘No Brand’로 유사하여 그 호칭 및 관념이 동일하다. 따라서 양 표장이 유사한 상품에 함께 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있으므로 서로 유사하다. 다. 지정상품·서비스업의 유사 여부 이 사건 출원상표서비스표의 지정상품은 위생지, 종이제 냅킨 등의 화장지류이고, 지정서비스는 위 상품들과 결련된 서비스인데, 선등록상표의 지정상품에는 화장지가 포함되어 있으므로 결국 양 표장의 지정상품·서비스업은 실질적으로 유사하다(당사자 사이에 다툼이 없다1)). [각주1] 이 사건 제1회 변론조서 참조 라. 종합 : 심결의 위법 여부 오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라 할 것인바(대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결 참조), 이상과 같은 제반사정을 종합하여 위 법리에 비추어 보면, 이 사건 출원상표서비스표와 선등록상표는 비록 그 외관이 다르고 관념이 동일하다고 할 수 없다고 하더라도 이 사건 출원상표가 요부만으로 호칭될 경우 선등록상표와 그 호칭이 동일·유사하고 그 지정상품도 실질적으로 동일·유사하여 일반 수요자가 양 상표를 혼동할 가능성이 높다고 할 것이므로, 이 사건 출원상표서비스표를 선등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 함께 사용할 경우 수요자로 하여금 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 매우 크다. 따라서 이 사건 출원상표는 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 상표 등록이 거절되어야 할 것이므로, 이와 같이 판단한 이 사건 심결에는 원고가 주장하는 바와 같은 위법사유가 없다. 4. 결론 그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 판사 김경란(재판장), 진현섭, 김광남

특허법원 제2부 판결 【사건】 2018허8104 거절결정(상) 【원고】 ◇◇◇ 그룹(어 스위스 베라인), ◇◇◇◇◇◇◇ Group(a Swiss Verein), 소송대리인 변리사 이○○,소송복대리인 변리사 배○○ 【피고】 특허청장, 소송수행자 A 【변론종결】 2019. 1. 10. 【판결선고】 2019. 1. 31. 【주문】 1. 원고의 청구를 기각한다. 2. 소송비용은 원고가 부담한다. 【청구취지】 특허심판원이 2018. 9. 20. 2017원2036 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 【이유】 1. 기초사실 가. 원고의 이 사건 출원서비스표 1) 국제등록번호 / 국제등록일 / 우선권주장일 : 제1263973호 / 2015. 1. 22. / 2015. 1. 21. 2) 구성 : 3) 지정서비스업 :서비스업류 구분 제45류의 Legal services; legal research services; providing information relating to legal matters; issuing of legal information; providing legal advice; legal consultancy services; legal enquiry services; legal services relating to business; legal support services; public record investigation services; preparation of legal reports; patent and trademark agency services; company formation and registration services; provision of information, consultancy and advisory services relating to the aforesaid services. 나. 선등록서비스표 1) 등록번호 / 출원일 / 등록일 / 갱신등록일 : 서비스표등록 제62452호 / 1999. 7. 22. / 2000. 7. 12. / 2011. 3. 9. 2) 구성 : 3) 지정서비스업 :서비스업류 구분 제42류의 법률연구조사업, 법무사업, 변리사업, 변호사업 4) 등록권리자 :이정일 다. 이 사건 심결의 경위 1)원고의 이 사건 출원서비스표에 관한 국제서비스표등록출원에 대하여 특허청 심사관은 2017. 3. 29. “이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표와 그 호칭 및 관념이 유사하고 지정서비스업도 유사하여 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있다”는 이유로 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호에 의하여 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 상표법’이라 한다) 제7조 제1항 제7호에 의하여 이 사건 출원서비스표의 등록을 거절하는 결정을 하였다. 2)원고는 위 거절결정에 불복하여 특허심판원에 거절결정불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2018. 9. 20. 위 거절결정과 동일한 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다(2017원2036). [인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지 2. 원고 주장의 요지(심결취소 사유) 이 사건 출원서비스표는 전체로서 호칭되고 인식되거나 ‘DENTONS’ 부분이 식별력 있는 요부에 해당하여 선등록서비스표와는 외관, 호칭, 관념이 달라 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다. 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다. 3. 판단 가. 관련 법리 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하고, 상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합 상태와 정도, 지정 상품과의 관계, 거래 실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조). 나아가 결합상표 중 일부 구성 부분이 요부로 기능할 수 있는 식별력이 있는지를 판단할 때에는, 해당 구성 부분을 포함하는 상표가 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 다수 등록되어 있거나 출원공고되어 있는 사정도 고려할 수 있고(대법원 1996. 3. 22. 선고 95후1494 판결, 대법원 2009. 4. 23. 선고 2008후5151 판결 등 참조), 이는 등록 또는 출원공고된 상표의 수나 출원인 또는 상표권자의 수, 해당 구성 부분의 본질적인 식별력의 정도 및 지정 상품과의 관계, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 보이는 사정의 유무 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 하며(대법원 2017. 3. 9. 선고 2015후932 판결 등 참조), 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다. 한편, 지정서비스업의 유사 여부는 동일 또는 유사한 서비스표를 사용하였을 때 동일한 영업 주체가 제공하는 서비스로 오인될 우려가 있는지 여부를 기준으로 하여 판단하되, 제공되는 서비스의 성질이나 내용, 제공 방법과 장소, 서비스의 제공자, 수요자의 범위 및 서비스 제공에 관련된 물품이 일치하는지 여부 등 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2005. 5. 12. 선고 2003후1192 판결, 대법원 2018. 11. 9. 선고 2016후1376 판결 등 참조). 나. 표장의 동일·유사 여부 1) 외관의 대비 이 사건 출원서비스표, ‘’는 전반부에 궁서체의 한자어 ‘’과 후반부에 고딕체 영문 대문자 ‘’가 결합된 표장인 반면, 선등록 서비스표 ‘’은 궁서체의 한글 문자 표장으로서, 두 표장은 글자체, 문자의 구성, 글자수 등에 차이가 있어 그 외관은 서로 다르다. 2) 호칭 및 관념의 대비 가) 이 사건 출원서비스표는 다음과 같은 이유로 식별력 있는 요부에 해당하는 ‘’으로 호칭·관념될 수 있다. ① 이 사건 출원서비스표는 원고 상호의 일부인 ‘’와 ‘’이 결합된 표장으로서, 이들의 결합으로 새로운 관념을 형성하지는 않는 것으로 보이고, 그 중 ‘’은 ‘크게 이루다’는 의미를 가지는 단어로 지정서비스업인 법률서비스업과의 관계에서 강한 인상을 주는 점에서 식별력을 가진다. ② 이 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업과 동일·유사한 서비스업에 대하여 다수 등록되어 있거나 출원공고되어 있다는 등과 같이 식별력을 부정하거나 미약하게 할 만한 사정도 보이지 않는다. ③ 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업에 관한 일반 수요자나 거래자가 결합된 서비스표 전체로서 호칭 및 관념하는 거래실정이 있다고 볼 만한 증거가 없다. 오히려 국내 일반 소비자들의 중국어 수준에 비추어 볼 때 ‘따청덴톤스’로 불리거나, 5음절의 ‘대성덴톤스’로 불릴 가능성 보다는 표장의 전반부를 구성하는 한자의 한글 음역에 해당하는 ‘대성’()으로 호칭되고, ‘크게 이루다’는 관념으로 인식할 여지가 충분하다. ④ 이에 대하여 원고는, 는 중국의 로펌(law firm)인, ‘따청()’ 스위스의 로펌인 덴톤스()가 합병함에 따라 두 회사의 상호를 결합하여 만든 조어로서 세계 최대의 다국적 로펌이라는 새로운 관념을 형성한다고 주장하나, 갑 제6 내지 12호증의 각 기재만으로는 국내 일반 소비자들의 상식 수준 등에 비추어 외국 법률회사들의 이름이나 합병 여부를 쉽게 알 수 있다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없는 바, 이 사건 출원서비스표를 보고 원고가 주장하는 것과 같은 관념을 떠올릴 것이라고 쉽게 단정할 수 없다. 나) 이 사건 출원서비스표를 구성하는 ‘’은 그 부분만으로 독립하여 서비스업의 출처를 표시할 수 있는 식별력 있는 요부에 해당한다고 할 것이고, 이 사건 출원서비스표의 요부와 선등록서비스표는 호칭과 관념이 동일·유사하다. 3) 소결론 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표와 외관은 다르지만 호칭 및 관념이 동일·유사하여 두 서비스표가 동일·유사한 지정서비스업에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 서비스업의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있으므로, 결국 두 서비스표는 표장이 서로 유사하다. 다. 지정서비스업의 유사 여부 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업은 일반 소비자들에게 사건 및 법률 정보와 조언 등을 제공하는 법률 관련 서비스업이라는 점에서 선등록서비스표의 지정서비스업과 일반 거래의 통념상 동일한 영업 주체에 의하여 제공되는 서비스로 오인될 우려가 있으므로 서로 동일하거나 유사한 지정서비스업에 해당한다. 라. 이 사건 심결의 위법 여부 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표와 그 표장 및 지정서비스업이 동일·유사하므로 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 등록이 거절되어야 한다. 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다. 4. 결론 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 판사 이제정(재판장), 나상훈, 이지영

특허법원 제2부 판결 【사건】 2018허7712 등록무효(상) 【원고】 ◇◇◇◇ 호텔 매니지먼트 엘.피. (◇◇◇◇◇◇◇◇ Hotel Management L.P.), 미국, 소송대리인 변리사 김○○, 남○○ 【피고】 주식회사 □□아웃도어, 소송대리인 변리사 한○○ 【변론종결】 2018. 12. 20. 【판결선고】 2019. 1. 24. 【주문】 1. 특허심판원이 2018. 7. 27. 2017당1774 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. 【청구취지】 주문과 같다. 【이유】 1. 기초사실 가. 피고의 이 사건 등록상표 (갑 제1호증) 1) 등록번호 / 출원일 / 등록결정일 / 등록일 :상표등록 제1250168호 / 2015. 12. 11. / 2017. 4. 25. / 2017. 5. 2. 2) 구성 : 3) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 의류, 유니폼, 아노락, 리어타드 및 타이즈, 팬티/반바지 및 브리프, 신발, 스포츠의류, 겉옷, 팬츠, 속옷, 방한용 마스크(의류), 점퍼, 티셔츠, 스타킹, 양말, 목도리, 스카프, 장갑(가죽/수피/모피제 장갑 포함), 모자, 의복용 벨트 나. 원고의 선등록서비스표 (갑 제7호증) 1) 등록번호 / 출원일 / 등록일 / 갱신등록일 :서비스표등록 제17019호 / 1991. 3. 28. / 1992. 8. 4. / 2013. 1. 29. 2) 구성 : 3) 지정서비스업 :서비스업류 구분 제43류의 호텔업 다. 원고의 선등록서비스표 등 아래 표 기재와 같은 원고의 선등록서비스표와 선사용상표/서비스표를 통틀어 ‘선등록서비스표 등'이라 한다. 라. 이 사건 심결의 경위 1)원고는 2017. 6. 12. 피고를 상대로 특허심판원에 ‘이 사건 등록상표는 국내에서 특정인의 표장으로 알려진 선등록서비스표와 표장이 동일·유사하여 상품의 출처에 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있어 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호에 의하여 전부 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 상표법'이라 한다) 제7조 제1항 제11호에 해당하고, 이 사건 등록상표는 국내외에서 특정인의 서비스업을 표시하는 것으로 널리 알려진 선등록서비스표와 동일·유사하여 원고의 명성에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적으로 출원된 것이므로 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하여 등록이 무효로 되어야 한다'고 주장하면서 등록무효심판(2017당1774)을 청구하였다. 2)특허심판원은 2018. 7. 27. ‘이 사건 등록상표의 지정상품과 선등록서비스표의 지정서비스업 사이에 경제적 견련 관계가 없어 수요자를 기만할 염려 및 부정한 목적을 가지고 출원한 것으로 보기 어려워 구 상표법 제7조 제1항 제11호 및 제12호에 해당한다고 할 수 없다'는 이유를 들어 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. [인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 9호증의 각 기재 및 영상(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함, 이하 같다), 변론 전체의 취지 2. 원고 주장의 요지(심결취소 사유) 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 이 사건 등록상표는 선등록서비스표 등의 상품 또는 서비스와 동일·유사하거나 경제적 견련성이 있어 국내 수요자들 사이에서 출처에 관하여 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있으므로 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하여 등록이 무효로 되어야 한다. 또한, 이 사건 등록상표의 출원일 당시 원고의 선등록서비스표 등은 국내·외 수요자들 사이에서 호텔업 등에 관한 원고의 표지로 널리 알려져 있었고, 피고는 선등록서비스표 등의 명성 및 고객 흡인력에 편승하여 부당한 이득을 얻으려는 등 부정한 목적으로 이 사건 등록상표를 출원하였으므로 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하여 등록이 무효로 되어야 한다. 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다. 3. 구 상표법 제7조 제1항 제12호 해당 여부 가. 관련 법리 구 상표법 제7조 제1항 제12호는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(이하 ‘모방대상상표'라 한다)가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 모방 대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표 권리자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다. (1) 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 한다. (2) 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일·유사 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일·유사 내지 경제적 견련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 한다. (3) 한편 위와 같은 판단은 등록상표의 출원시를 기준으로 해야 한다(대법원 2013. 5. 9. 선고 2011후3896 판결 등 참조). 나. 선등록서비스표 등의 인지도 1) 인정사실 갑 제3 내지 29, 37, 42 내지 44, 55호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합해 보면 다음과 같은 사실이 인정된다. 가) Fairmont는 1831년부터 1894년까지 생존하였던 광업자이자 미국의 상원의원 이었던 James Graham Fair의 딸들이 샌프란시스코에 호텔을 지으면서 그들의 성(Family name)인 Fair에서 만든 조어로서, 1907년경부터 호텔의 이름으로 사용되기 시작하였다. 나) 원고는 캐나다 토론토에 본사를 두고 국제적인 호텔 매니지먼트 사업을 하는 법인으로서, 캘거리, 두바이, 런던, 몬트리얼 및 상하이에 지사를 두고 있고, 워싱턴 디씨, 로스엔젤레스, 베이징, 프랑크푸르트, 홍콩, 모스크바 등에 해외 영업부를 두고 있다. 다) 원고는 미국에서, ① 호텔업을 지정서비스업으로 하여, 선등록서비스표(), 선사용서비스표 3()에 대하여 1974. 4. 23., 선사용서비스표 1-1()에 대하여 1974. 4. 30. 각 서비스표 등록을 하였고, ② 셔츠, 모자 등을 지정상품으로 하여, 선사용상표 1-3()에 대하여 2014. 1. 14. 상표 등록을 하였다. 라) 원고는 1900년대 초반부터 현재까지 세계 여러 지역에서 호텔과 콘도 건립 및 운영 사업을 해 오고 있는데, 북미 지역을 벗어나 2002년 두바이에 호텔을 건립한 이후 유럽 각국, 중국, 인도, 이집트, 케냐, 멕시코, 사우디아라비아 등 세계 각지에 77개의 호텔과 리조트(별지 1 참조)를 보유하고 있고, “FAIRMONT HERITAGE PLACE”와 “FAIRMONT RESIDENCES”라는 명칭의 콘도 및 고급 주거지 사업 등도 하고 있다. 원고는 자신이 소유하거나 운영하는 호텔과 리조트 등에 아래 표에서 보는 바와 같이 선등록서비스표 등을 사용하고 있고, 86개 이상의 국가에서 이와 관련한 상표권 또는 서비스표권 등록을 하였다. 마) 원고는 약 110년 동안 호텔업 등을 영위하면서 많은 상을 받았는데, 그 중 2011년부터 2015년까지 주요 수상 내역은 별지 2 기재와 같다. 바) 원고가 운영하는 페어몬트 호텔은 1907년 샌프란시스코에서 처음 영업을 시작한 이후 수 십 년간 여러 언론 매체를 통해 다양하게 소개되어 왔다. 원고는 1998년경부터 온라인 웹사이트(www.fairmont.com)를 개설하여 호텔 예약업무 및 호텔 등에 대한 홍보를 직접 하고 있다. 또한 동영상 공유 사이트인 유튜브(www.youtube.com)에 다양한 홍보영상이 업로드 되었는데, 그 중 2007. 12. 11.경 업로드 된 원고의 호텔과 리조트에 관한 홍보동영상은 2016. 10. 25.을 기준으로 1,802,571회 시청된 것으로 확인되었다. 그밖에 원고는 소셜네트워크서비스 중 하나인 트위터에 ‘Fairmont Hotels(페어몬트 호텔스)’로 계정 등록을 하여 호텔과 리조트에 관한 정보 및 소식을 알리고 있고, 페이스북 및 인스타그램에 ‘Fairmont Hotels and Resorts'로 각 계정 등록을 하여 원고가 운영하는 호텔과 관련한 각종 영상을 올리고, 행사 안내 등을 하고 있다. 사) 지난 수 십 년간 넬슨 만델라, 지미 카터, 빌 클린턴, 보리스 옐친 등 각국의 정치인들, 엘리자베스 영국 여왕 부부, 찰스 영국 황태자 부부, 스웨덴 국왕 부부 등 왕족들, 빌 게이츠 등 기업인, 스티븐 스필버그, 클린트 이스트우드, 아놀드 슈왈츠제네거 등 영화감독 및 배우, 가수 등이 세계 각지에서 운영 중인 페어몬트(Fairmont) 호텔에 투숙하였다. 아) 페어몬트 호텔은 여러 영화의 배경이 되었는데, ① Fairmont San Francisco 호텔을 배경으로 한 영화로는, 1958년 개봉한 알프레드 히치콕 감독의 ‘현기증', 1983년 개봉한 클린트 이스트우드 감독의 ‘서든 임팩트', 1994년 개봉한 아놀드 슈왈츠제네거 주연의 ‘주니어', 1996년 개봉한 숀 코네리, 니콜라스 케이지 주연의 ‘더 락(The Rock)'이 있고, ② Fairmont Winnipeg 호텔을 배경으로 한 영화로는 2004년 개봉한 리차드 기어, 제니퍼 로페즈 주연의 ‘Shall we dance'가 있으며, ③ Fairmont Le Manoir Richelieu 호텔을 배경으로 한 영화로는 2003년 개봉한 안젤리나 졸리 주연의 ‘머나먼 사랑(Beyond Borders)'이 있고, ④ Fairmont Le Chateau를 배경으로 한 영화로는 1996년 개봉한 크리스 오도넬, 산드라 블록 주연의 ‘러브 앤 워(In Love and War)'가 있다. 자) 원고는 1999년 7월경부터 선등록서비스표 등을 부착한 셔츠, 모자, 샤워가운, 실내용 슬리퍼 등을 원고가 소유하거나 운영하는 호텔 내 매장(Fairmont store)에서 판매해 왔고, 2007년경부터는 온라인 스토어(www.fairmontstore.com)를 개설하여 위 제품들을 판매하고 있다. 원고는 위 제품들을 지정상품으로 하여 미국, 캐나다, 유럽, 러시아, 태국, 터키, 베트남, 인도, 일본 등 세계 여러 나라에서 상표등록을 받았다. 2) 판단 위 인정사실 및 앞서 든 증거들에 의하여 알 수 있는 선등록서비스표 등의 사용 기간, 방법, 태양, 광고·선전 내역, 수상 내역, 거래 실정 등을 고려하면 선등록서비스표 등은 이 사건 등록상표의 출원일인 2015. 12. 11. 무렵 호텔업과 관련하여 적어도 북미 지역을 비롯한 외국의 수요자나 거래자들에게 원고의 서비스업을 표시하는 것으로 인식될 수 있을 정도로 널리 알려져 있었다고 볼 수 있다. 다. 표장의 동일·유사 여부 이 사건 등록상표와 선등록서비스표 등은 모두 영문자 ‘fairmont'가 포함되어 있다. 이 사건 등록상표가 고딕체의 영어 대문자 및 소문자로 구성되어 있는 반면, 선사용서비스표 1-1은 명조체의 영어 대문자, 선사용서비스표 1-2는 고딕체의 영어 대문자, 선사용상표 1-3은 명조체의 영어 대문자로 각 구성되어 있고, 선사용서비스표 2는 첫 글자인 대문자 F를 나머지 글자들에 비해 크고 과장된 곡선으로 처리한 것 외에는 소문자 필기체의 영문자로 구성되어 있으며, 선사용서비스표 3은 선사용서비스표 2와 동일한 문자 표장에 장식적 문양의 도안이 결합된 표장으로서, 위 각 표장들은 대소문자 여부, 글자체, 도안의 결합 여부 등의 차이만 있을 뿐 전체적인 구성과 문자의 배열이 유사하여 그 외관이 전체적으로 유사하다. 이 사건 등록상표와 선등록서비스표 등은 모두 한글 음역에 해당하는 ‘페어몬트' 내지 ‘페어먼트'로 발음되므로 호칭이 동일하고, 각 표장은 모두 조어에 해당하여 특별한 관념을 떠올리기는 어렵다(피고는, 이 사건 등록상표가 미국 웨스트 버지니아주의 도시 이름에서 따온 것이라고 주장하나, 일반 소비자의 입장에서 이 사건 등록상표를 보고 미국의 도시를 떠올리기는 쉽지 않은 것으로 보인다). 이 사건 등록상표와 선등록서비스표 등은 외관과 호칭이 동일·유사하므로 전체적으로 유사하다. 라. 부정한 목적이 있는지 여부 앞서 든 증거와 갑 제32 내지 35, 38호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 이 사건 등록상표는 출원 당시 적어도 북미 지역을 비롯한 외국의 수요자나 거래자 사이에 원고의 서비스업을 표시하는 것으로 널리 알려진 선등록서비스표 등을 모방함으로써, 선등록서비스표 등에 축적된 양질의 이미지나 고객흡인력에 무상으로 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 등의 부정한 목적을 가지고 출원되었다고 보는 것이 타당하다. 가) 앞서 본 선등록서비스표 등의 사용 기간과 방법, 태양, 광고·선전 내역, 수상 이력, 각종 언론 매체를 통한 노출 정도 등을 종합해 보면, 선등록서비스표 등은 이 사건 등록상표의 출원일인 2015. 12. 11.경 북미 지역을 비롯한 외국에서 특정인의 서비스업을 표시하는 것으로 널리 알려진 표장이다. 반면 피고가 우연한 기회에 선등록서비스표 등과 유사한 이 사건 등록상표를 스스로 창작해 내었다고 보기는 어렵다. 나) 이 사건 등록상표의 지정상품 중 겉옷, 티셔츠, 모자는, 원고가 미국에서 상표등록을 받은 선사용상표 1-3의 지정상품으로 원고가 호텔 내 매장과 온라인 스토어에서 직접 판매하고 있는 셔츠, 모자, 샤워가운, 실내용 슬리퍼 등과 동일하거나 유사하다. 다) 또한 유명 호텔 브랜드를 가진 업체들이 그동안 소비자들로부터 확보한 신뢰감 및 양질감 등을 활용하여 호텔 브랜드와 연계하여 의류업 등으로 사업 영역을 확장해 오고 있는 점, 실제로 세계적인 호텔 체인인 W 호텔, Rits Carton 호텔, Four Seasons 호텔, Grand Hyatt 호텔에서도 온라인 매장을 통해 호텔의 표장이 부착된 샤워가운, 모자, 티셔츠, 바지 등을 판매해 오고 있는 점, 국내에서도 워커힐이나 신라 호텔 등 호텔업을 지정서비스업으로 하는 서비스표권자가 상품류 제25류에 해당하는 지정상품에 대해 상표등록을 받은 바 있는 점 등을 고려해 보면, 이 사건 등록상표의 나머지 지정상품들도 선등록서비스표 등의 사용서비스업인 호텔업과 경제적 견련 관계가 있는 것으로 보인다. 라) 이 사건 등록상표는 선등록서비스표 등과 그 구성 및 외관이 유사한데다가 이 사건 등록상표의 지정상품인 의류 등은 선등록서비스표 등의 사용서비스업(호텔업) 및 사용상품(셔츠, 모자, 샤워가운, 실내용 슬리퍼 등)과 주요 수요층이 서로 중복되므로, 이 사건 등록상표가 지정상품에 표기될 경우 일반 수요자들이 이를 원고 또는 원고와 특수 관계에 있는 자에 의하여 생산·판매되는 상품으로 오인할 우려가 있는 것으로 보인다. 마. 소결론 이 사건 등록상표는 지정 상품에 대하여 그 출원 당시 적어도 북미 지역을 비롯한 외국의 수요자들에게 원고의 호텔업을 표시하는 것이라고 인식되어 있던 선등록서비스표 등을 모방하여 선등록서비스표 등에 체화된 양질의 이미지나 고객 흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 등의 부정한 목적을 가지고 출원된 것이라고 할 것이므로, 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하여 나머지 무효 사유에 관하여 나아가 살펴볼 필요 없이 그 등록이 무효로 되어야 한다. 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다. 4. 결론 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 판사 이제정(재판장), 나상훈, 이지영

대법원 판결 【사건】 2017후2819 등록무효(특) 【원고, 상고인】 주식회사 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇, 서울 ○○구 ○○○○로 ****, *층 (○○동, ○○빌딩), 대표이사 박○○, 소송대리인 특허법인 로얄, 담당변리사 안○○ 【피고, 피상고인】 □□□□ 주식회사, 수원시 ○○구 ○○로 *** (○○동, □□□□), 대표이사 김○○, 김○○, 고○○, 소송대리인 법무법인(유한) 율촌, 담당변호사 김철환, 황정훈, 소송복대리인 변리사 김○○, 김○○, 소송대리인 리앤목 특허법인, 담당변리사 이○○, 이○○, 최○○, 엄○○, 김○○, 김○○, 이○○ 【원심판결】 특허법원 2017. 10. 27. 선고 2017허2727 판결 【판결선고】 2019. 2. 21. 【주문】 상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다. 【이유】 상고이유를 판단한다. 1. 상고이유 제2점에 관하여 가. (1) 구 특허법(2013. 3. 22. 법률 제11654호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제133조 제1항 전문은 “이해관계인 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.”라고 규정하고 있다. 여기서 말하는 이해관계인이란 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람을 말하고, 이에는 당해 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 사람도 포함된다. 이러한 법리에 의하면 특별한 사정이 없는 한 특허권의 실시권자가 특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 없다는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없다. (2) 그 이유는 다음과 같다. 특허권의 실시권자에게는 실시료 지급이나 실시 범위 등 여러 제한 사항이 부가되는 것이 일반적이므로, 실시권자는 무효심판을 통해 특허에 대한 무효심결을 받음으로써 이러한 제약에서 벗어날 수 있다. 그리고 특허에 무효사유가 존재하더라도 그에 대한 무효심결이 확정되기까지는 그 특허권은 유효하게 존속하고 함부로 그 존재를 부정할 수 없으며, 무효심판을 청구하더라도 무효심결이 확정되기까지는 상당한 시간과 비용이 소요된다. 이러한 이유로 특허권에 대한 실시권을 설정받지 않고 실시하고 싶은 사람이라도 우선 특허권자로부터 실시권을 설정받아 특허발명을 실시하고 그 무효 여부에 대한 다툼을 추후로 미루어 둘 수 있으므로, 실시권을 설정받았다는 이유로 특허의 무효 여부를 다투지 않겠다는 의사를 표시하였다고 단정할 수도 없다. (3) 이와 달리 실시권자라는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하지 않는다는 취지로 판시한 대법원 1977. 3. 22. 선고 76후7 판결, 대법원 1983. 12. 27. 선고 82후58 판결을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 이를 모두 변경하기로 한다. 나. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다. (1) 원심판결 이유와 기록에 의하면 다음의 사실을 알 수 있다. (가) 원고는 명칭을 ‘AMVP 모드에서 영상 부호화 방법’으로 하는 이 사건 특허발명(특허등록번호 제1492105호)의 특허권자로서, 동영상 관련 표준특허풀인 MPEG LA(www.mpegla.com)의 ‘HEVC Patent Portfolio License' 프로그램(이하 ‘HEVC 라이선스 프로그램’이라 한다)에 이 사건 특허권을 등재하여 라이선서(Licensor)로 등록되어 있다. (나) 피고는 HEVC 라이선스 프로그램에 자신의 특허권을 등재한 라이선서(Licensor)임과 동시에 위 특허풀 목록에 있는 특허발명을 실시할 권리를 가진 라이선시(Licensee)로 등록된 자로서, 이 사건 특허발명과 같은 종류의 동영상 압축기술을 사용한 영상 관련 물품을 제조‧판매하는 자이다. (다) 이 사건 특허발명에 대한 무효심결이 확정되는 경우에는 HEVC 라이선스(license) 계약 제6.1조에 따라 원고와 MPEG LA 사이의 계약은 실효되고, 이 사건 특허발명은 HEVC 라이선스 프로그램에서 제외되므로, 피고로서는 아무런 제약 없이 이 사건 특허발명을 실시할 수 있게 된다. (2) 이러한 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 보면, 피고는 이 사건 특허발명의 실시권자로서 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상으로 불이익을 입어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 자에 해당한다. 따라서 피고가 이 사건 특허발명에 대한 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당한다고 판단한 원심판결은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다. 2. 상고이유 제1점에 관하여 당사자가 변론종결 후 주장·증명을 제출하기 위하여 변론재개신청을 한 경우 당사자의 변론재개신청을 받아들일지 여부는 원칙적으로 법원의 재량에 속한다. 그러나 변론재개신청을 한 당사자가 변론종결 전에 그에게 책임을 지우기 어려운 사정으로 주장·증명을 제출할 기회를 제대로 갖지 못하였고, 그 주장·증명의 대상이 판결의 결과를 좌우할 수 있는 주요한 요증사실에 해당하는 경우 등과 같이, 당사자에게 변론을 재개하여 그 주장·증명을 제출할 기회를 주지 않은 채 패소의 판결을 하는 것이 행정소송법 제8조 제2항에서 준용하도록 규정하고 있는 민사소송법이 추구하는 절차적 정의에 반하는 경우에는 법원은 변론을 재개하고 심리를 속행할 의무가 있다. 따라서 법원이 변론을 재개할 의무가 있는지 여부는 위와 같은 예외적인 요건 등을 갖추고 있는지 여부에 의하여 판단하여야 한다(대법원 2018. 7. 26. 선고 2016두45783 판결, 대법원 2013. 4. 11. 선고 2012후436 판결 등 참조). 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 변론종결 전에 원고에게 책임을 지우기 어려운 사정으로 원고가 주장·증명을 제출할 기회를 제대로 갖지 못하였고, 그 주장·증명의 대상이 판결의 결과를 좌우할 만큼 주요한 요증사실에 해당하는 등 원심 법원이 변론을 재개하여 심리를 속행해야 할 예외적인 사정이 있었다고 보기 어렵다. 따라서 원고가 원심 변론종결 후 참고서면을 제출하였음에도 원심이 변론을 재개하지 않았다 하더라도 거기에 상고이유 주장과 같이 변론재개의 필요성에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다. 3. 상고이유 제3점에 관하여 원심은 이 사건 특허발명의 특허출원서에 ‘우선권 주장의 취지 및 이 사건 선출원의 표시’가 기재되지 않아 이 사건 특허발명에 대하여 구 특허법 제55조에 따른 우선권 주장의 효력이 인정될 수는 없으므로, 결국 이 사건 특허발명에 대하여 구 특허법 제29조 제2항 또는 제29조 제3항 본문의 규정을 적용할 때에는 구 특허법 제52조 제2항 본문에 따라 이 사건 모출원의 국제출원일인 2012. 1. 20.에 출원된 것으로 보아야 한다고 판단하였다. 원심판결 이유를 관련 법리에 비추어 살펴보면, 원심의 이러한 판단은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 구 특허법 제52조 제2항, 제55조 제2항의 규정에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다. 4. 상고이유 제4점에 관하여 확대된 선출원에 관한 구 특허법 제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여 판단할 것인데, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 것이다(대법원 2001. 6. 1. 선고 98후1013 판결, 대법원 2008. 3. 13. 선고 2006후1452 판결 등 참조). 원심은, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제7항의 한정사항과 선행발명 1의 대응되는 구성은 ‘공간 AMVP 후보자의 움직임 벡터가 현재 예측 유닛의 크기 및 위치에 따라 결정된다’는 점에서 실질적으로 동일하다고 판단하였다. 원심판결 이유를 위 법리에 비추어 살펴보면, 원심의 이러한 판단은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 구 특허법 제29조 제3항의 확대된 선출원 규정에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다. 5. 결론 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 대법원장 김명수(재판장), 조희대, 권순일, 박상옥, 이기택(주심), 김재형, 박정화, 안철상, 민유숙, 김선수, 이동원, 노정희, 김상환

특허법원 제25부 판결 【사건】 2017나2417(본소) 디자인권침해금지 등 청구의 소, 2017나2424(반소) 손해배상(기) 【원고(반소피고), 항소인 겸 피항소인】 A 【피고(반소원고), 피항소인 겸 항소인】 주식회사 □□□□□ 【제1심판결】 서울중앙지방법원 2017. 10. 12. 선고 2015가합537108(본소),2016가합540590(반소) 판결 【변론종결】 2018. 8. 24. 【판결선고】 2018. 10. 26. 【주문】 1. 당심에서 교환적으로 변경된 원고(반소피고)의 본소청구를 모두 기각한다. 2. 제1심판결의 반소청구에 관한 부분을 다음과 같이 변경한다. 가. 원고(반소피고)는 피고(반소원고)에게 130,000,000원과 그중 100,000,000원에 대하여는 2016. 1. 1.부터 2017. 10. 12.까지, 30,000,000원에 대하여는 2016. 1. 1.부터 2018. 10. 26.까지 각 연 5%의, 각 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라. 나. 피고(반소원고)의 나머지 반소청구를 기각한다. 3. 소송총비용은 본소, 반소를 통틀어 그 70%는 원고(반소피고)가, 나머지는 피고(반소 원고)가 각각 부담한다. 4. 제2의 가.항은 가집행할 수 있다. 【청구취지】 [본소] 1. 피고(반소원고, 이하 ‘피고'라 한다)는, 별지 목록 기재 제품을 생산, 사용, 양도, 대여, 수출 또는 수입하거나 그 제품의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시 포함)을 하여서는 아니 된다. 2. 피고는 피고의 본점, 지점, 사무소, 영업소, 공장 및 창고에 보관 중인 별지 목록 기재 제품과 이 제품의 제조에 사용되는 금형, 기계, 기구 등 일체의 설비를 폐기하라. 3. 피고는 원고(반소피고, 이하 ‘원고’라 한다)에게 100,000,100원 및 이에 대하여 이 사건 본소 소장 부본 송달일 다음날부터 2015. 9. 30.까지는 연 20%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라(원고는 당심에 이르러 금지청구의 대상이자 손해배상청구의 청구원인을 구성하는 별지 목록 기재 제품을 변경함으로써 각 청구를 교환적으로 변경하는 한편 손해배상청구 중 지연손해금 부분의 청구취지를 위와 같이 일부 감축하였다). [반소] 원고는 피고에게 846,000,000원 및 이에 대하여 2016. 1. 1.부터 2017. 7. 17.자 반소 청구취지 및 청구원인 변경신청서 부본 송달일까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라. 【항소취지】 [원고] 1. 제1심판결의 본소에 관한 부분 중 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(2018. 4. 17. 법률 제15580호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 부정경쟁방지법’이라 한다) 제2조 제1호 차목에 기한 청구 부분을 취소하고, 본소 청구취지와 같은 판결을 구한다(원고가 처음에는 제1심판결의 본소에 관한 부분 전부에 대하여 항소하였으나, 2018. 3. 7. 당심의 제1회 변론기일에서 제1심판결의 본소에 관한 부분 중 디자인권 침해 부분에 대해서는 불복하지 아니한다고 진술하고, 2018. 4. 5.자 항소취지 및 원인 변경신청서에서도 제1심판결 중 본소 부분에 대한 불복범위를 위와 같이 한정하여 제1심판결의 본소에 관한 부분 중 디자인권 침해 부분에 대한 항소를 취하하였으므로, 본소에 관한 당심의 심판범위는 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목에 관한 부분으로 한정된다). 2. 제1심판결의 반소에 관한 부분 중 원고 패소 부분을 취소하고, 그 부분에 해당하는 피고의 반소청구를 기각한다. [피고] 제1심판결의 반소에 관한 부분 중 아래에서 추가로 지급을 명하는 부분에 해당하는 피고 패소 부분을 취소한다. 원고는 피고에게 330,000,000원 및 이에 대하여 2016. 1. 1.부터 2017. 7. 17.자 반소 청구취지 및 청구원인 변경신청서 부본 송달일까지는 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라(피고가 제1심판결의 반소에 관한 부분 중 불복하는 부분은 재산상 손해 중 330,000,000원에 관한 부분이다). 【이유】 1. 기초사실 가. 원고의 지위 및 등록디자인권과 원고 제품 1) ‘◎◎실리콘산업’(이하 ‘◎◎’이라 한다)이라는 상호로 진공밀폐용기 등을 생산·판매하던 F은 2000년경부터 원형 진공항아리를 생산·판매하였다. 한편 ◎◎에서 근무하던 B은 2002년 말경 ◎◎에서 퇴직하고 ‘◆◆◆’라는 상호로 진공밀폐용기 등을 생산·판매하였으며, B의 동서(同壻)인 원고가 2006년경 ‘◆◆◆’의 대표자가 되었다. 원고는 2006년 말경부터 ‘이○’이라는 상표를 사용하여 ‘0.6ℓ, 1.5ℓ, 5ℓ, 7ℓ, 12ℓ, 22ℓ, 32ℓ’ 등 원형 진공항아리 7종을 생산·판매하였으며, 2014년경부터는 7ℓ짜리를 8ℓ짜리로 교체하고, 3ℓ짜리와 45ℓ짜리를 추가하여 총 9종의 원형 진공항아리를 생산·판매하되, 22ℓ, 32ℓ, 45ℓ로 구성된 원형 진공항아리 점보특대형세트와 3ℓ, 5ℓ, 8ℓ, 12ℓ, 22ℓ로 구성된 원형 진공항아리 기본형세트 등을 홈쇼핑 등을 통해 판매하였다(이하 원고의 이러한 원형 진공항아리 제품을 ‘원고 제품’이라 한다). 2) 원고와 B은 2013. 3. 6. ‘식품보관용기의 진공압착판’에 관한 디자인을 출원하여 2014. 1. 14. 등록받았다(등록번호 제0725947호, 이하 ‘이 사건 등록디자인’이라 한다). 3) 원고와 C은 2014. 3. 11. ‘식품보관용기의 누름판’에 관한 디자인을 출원하여 2014. 9. 29. 등록받았다(등록번호 제0764625호, 뒤에서 보는 바와 같이 이 디자인은 등록무효가 되었으므로 이하 ‘이 사건 무효디자인’이라 한다). 나. 피고의 등록디자인권 및 피고 제품 1) 피고는 2014. 6. 26. ‘식품 보관용 진공누름판’(등록번호 제0772728호), ‘진공누름판용 밀봉캡’(등록번호 제0772729호), ‘식품 보관용 진공누름판’(제0772722호)에 관한 각 디자인을 출원하여, 2014. 11. 19. 모두 등록받았다(이하 이를 통틀어 ‘피고의 등록 디자인들’이라 하고, 그중 등록번호 제0772728호를 ‘피고의 등록디자인’이라 한다). 2) 피고는 2014. 10.경부터 ‘숨 쉬는 황토진공항아리 자○○○’, ‘숨 쉬는 진공항아리 황○○’ 등의 표장을 사용하여 별지 기재와 같은 원형 진공항아리(이하 ‘피고 제품’이라 한다)를 생산·판매하였는데, 이러한 피고 제품에는 피고의 등록디자인들이 적용되었다. 3) 피고 제품은 0.6ℓ, 1.8ℓ, 3ℓ, 6ℓ, 10ℓ, 15ℓ, 22ℓ, 32ℓ, 45ℓ 등 총 9종이고, 피고는 인터넷 쇼핑몰 및 홈쇼핑 등을 통해 3ℓ, 6ℓ, 10ℓ, 15ℓ 및 22ℓ로 구성된 기본형 세트, 32ℓ 및 45ℓ로 구성된 2종 특대세트, 22ℓ, 32ℓ 및 45ℓ로 구성된 점보특대형 세트, 10ℓ, 15ℓ 및 22ℓ로 구성된 대용량 세트 등을 판매하였다. 다. 관련 사건의 경과 1) 피고가 2015. 5. 14. 원고와 B을 상대로 특허심판원 2015당3192호로 이 사건 등록디자인은 신규성이나 창작비용이성이 부정된다고 주장하며 등록무효심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2015. 12. 30. 피고의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 이에 피고가 2016. 1. 29. 원고와 B을 상대로 특허법원 2016허663호로 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였으나, 특허법원은 2016. 5. 27. 피고의 청구를 기각하였고, 그 판결은 2016. 6. 14. 그대로 확정되었다. 2) 피고가 2015. 5. 14. 원고와 C을 상대로 특허심판원 2015당3191호로 이 사건 무효디자인은 신규성이나 창작비용이성이 부정된다고 주장하며 등록무효심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2015. 12. 30. 피고의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 이에 피고가 2016. 1. 29. 원고와 C을 상대로 특허법원 2016허656호로 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였고, 특허법원은 2016. 5. 27. 이 사건 무효디자인은 신규성이 부정되어 그 디자인등록이 무효가 되어야 한다는 이유로 위 심결을 취소하는 판결을 선고하였으며, 그 판결은 2016. 6. 16. 그대로 확정되었다. 3) 피고가 2015. 5. 14. 원고와 B을 상대로 특허심판원 2015당3193호로 피고 제품의 진공누름판이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니한다는 확인을 구하는 소극적 권리범위확인심판을 청구하였고, 특허심판원은 2015. 12. 30. 피고의 등록디자인이 이 사건 등록디자인과 유사하지 아니하다는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 심결을 하였다. 이에 원고와 B은 2016. 2. 18. 피고를 상대로 특허법원 2016허1178호로 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였으나, 특허법원이 2016. 3. 17. 원고와 B이 인지 및 송달료 보정에 응하지 아니하였다는 이유로 소장을 각하하고, 그 각하명령이 그 무렵 확정됨에 따라 위 심결도 그대로 확정되었다. [인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5, 9, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 35호증, 을 제1 내지 7, 10, 11, 12, 21, 22, 24, 25, 27, 28호증의 각 기재(가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다), 변론 전체의 취지 2. 원고 본소청구의 당부 가. 원고 주장의 요지 형상, 모양, 색채, 질감, 용량을 포함한 원고 제품의 디자인(이하 ‘원고 제품 디자인’이라 한다), 구성 및 일반형, 점보특대형과 같은 품명은 원고가 수년간 비용과 시간을 투자하여 개발한 원고의 성과물인데, 피고가 원고 제품을 모방한 피고 제품을 생산·판매함으로써 이러한 원고의 성과물을 무단으로 사용한 것은 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목 소정의 부정경쟁행위에 해당한다. 따라서 피고는 본소 청구취지의 제1항 및 제2항 기재와 같은 금지의무와 폐기의무를 이행하고, 원고에게 본소 청구취지 제3항 기재와 같은 손해배상금과 그에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다. 나. 판단 앞서 본 기초사실 및 앞서 든 증거와 을 제5, 23 내지 28호증의 각 기재 및 영상에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정에 의하면, 원고 제품의 디자인, 구성 및 품명이 원고의 상당한 투자나 노력으로 만들어진, 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목 소정의 성과에 해당한다고 보기 어려울 뿐만 아니라 피고 제품이 원고의 성과물을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 사용한 것에 해당한다고 보기도 어려우며, 달리 이를 인정할 증거도 없다. 따라서 당심에서 교환적으로 변경된 원고의 본소청구는 더 나아가 살펴볼 필요 없이 모두 이유 없다. ① 기초사실에서 본 바와 같이 원형 진공항아리는 원고가 최초로 개발한 것이 아니라 F이 2000년경 최초로 개발하여 생산·판매한 것이다. ② 원고가 주장하는 원고 제품 디자인의 주요 특징 중 형상, 모양 및 색채, 즉 원통형 형상의 황토색 용기와 그 전면부에 직사각형의 스티커를 부착한 것은 아래 표에서 보는 바와 같이 F이 ‘누름판을 내설한 용기’를 명칭으로 하여 1987. 2. 26. 출원한 고안의 형상 및 F이 판매하던 원형 진공항아리 제품과 매우 유사하다. ③ 원고가 주장하는 원고 제품의 재질은 기존의 일반적인 플라스틱류(폴리프로필렌, 폴리카보네이트 등)로 만든 용기와 별다른 차이가 없다. ④ 기초사실에서 본 바와 같이 이 사건 무효디자인이 등록무효라는 취지의 판결이 확정되었고, 피고 제품의 진공누름판과 이 사건 등록디자인을 비교하면 공통점들은 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지된 것이거나 ‘식품보관용 진공누름판(압착판)’이라는 물품이 기본적으로 갖추어야 할 형태에 불과한 반면, 측면에서 본 누름부재의 형상, 보조뚜껑 및 누름부재 상부면에 표현된 문양 및 손잡이 형상의 존재 여부, 연결줄의 구체적 형상 등과 같은 요부에서 차이가 있어 양자는 전체적으로 심미감이 다르므로, 피고 제품의 진공누름판은 이 사건 등록디자인과 유사하지 아니하여 그 보호범위에 속하지 아니한다. ⑤ 또한, 원고 제품과 피고 제품은 아래에서 보는 바와 같이 뚜껑 상면의 모양, 손잡이의 종류와 형상 등에서 차이가 있으므로 피고 제품이 원고 제품과 유사하다고 보기도 어렵다. ⑥ 원고 제품의 구성, 즉 진공항아리 용량의 크기와 종류는 거래계의 필요에 따라 적절하게 조절할 수 있는 것으로, F도 원고 제품의 생산 이전부터 다양한 용량(0.5ℓ, 1.5ℓ, 3ℓ, 6ℓ, 10ℓ, 20ℓ, 30ℓ, 40ℓ 등)의 원형 진공항아리를 생산·판매한 것으로 보인다. 더욱이 기초사실에서 본 바와 같이 원고 제품의 각 용량과 그에 대응하는 피고 제품의 각 용량이 일치하는 것도 아니다. ⑦ ‘기본형’, ‘점보특대형’ 등의 용어는 제품 크기를 구분하는 데 일반적으로 사용되는 용어로서 식별력이 없으며, 원고가 제출한 증거만으로는 원고가 그러한 용어를 개발하는 데 상당한 투자나 노력을 들였다거나, 그러한 용어가 원형 진공항아리와 관련하여 식별력이 있다거나, 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 보기 어려우며, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 3. 피고 반소청구의 당부 가. 인정사실 앞서 든 증거들과 갑 제29, 30, 31호증, 을 제8, 9, 13, 15, 16, 22, 31, 33, 36, 38, 39호증의 각 기재, 이 법원의 주식회사 ◇◇◇쇼핑(이하 ‘◇◇쇼핑'이라 한다) 및 주식회사 △△쇼핑(이하 ‘△△쇼핑'이라 한다)에 대한 각 사실조회결과, 당심 증인 박기태의 증언에 변론 전체의 취지를 종합하면 다음과 같은 사실이 인정된다. 1) 원고의 1차 내용증명통고서 발송과 주식회사 △△쇼핑의 피고 제품 판매 중단 피고는 2014. 11. 5. 및 2014. 11. 12. △△쇼핑의 홈쇼핑 방송을 통하여 피고 제품을 판매하였다. 이를 알게 된 원고와 이 사건 무효디자인의 공동디자인권자이던 C(이하 ‘원고 등'이라 한다)은 2014. 11. 18. 피고에게 다음과 같은 내용의 내용증명통고서를 발송하였고, 그 통고서는 그 무렵 피고에게 도달하였다. 원고 등은 2014. 11. 18. 피고 제품을 판매하던 △△쇼핑과 ▲▲▲산업에도 각각 ‘피고 제품을 광고·판매하는 행위는 원고 등의 디자인권을 침해하는 행위이므로 피고 제품에 대한 판매·광고 등 일체의 행위를 금지하여야 하고, 앞으로 계속 피고 제품을 판매하는 경우 디자인권 침해의 공범으로서 책임을 면할 수 없으며, 그에 대해서 민·형사상 모든 조치를 취할 것’이라는 내용의 내용증명통고서를 발송하였고, 그 각 통고서는 그 무렵 △△쇼핑과 ▲▲▲산업에 도달하였다. 이러한 내용증명통고서를 수령한 △△쇼핑은 원고와 피고 사이의 분쟁 종료 시까지 피고 제품의 판매를 중단한다는 조치를 취하였다. 또한, 원고 등은 2014. 12. 4. 피고 제품을 판매하던 D(상호: 시공간)과 주식회사 ■■■(이하 ‘■■■'이라 한다)에도 각각 위와 같은 내용의 내용증명통고서를 발송하 으며, 그 각 통고서는 그 무렵 D과 ■■■에 각각 도달하였다. 2) 피고의 1차 회신서 발송 피고는 원고 등으로부터 위와 같은 내용증명통고서를 받고 2014. 12. 3.경 원고 등에게 ‘피고 제품은 피고의 등록디자인들에 기하여 생산된 것으로 원고 등의 디자인권을 침해하는 것은 아니라고 하면서 원고 등의 통고 행위를 자제할 것과 ▲▲▲산업, △△쇼핑에 보낸 통고서의 철회 또는 사과 공문을 발송할 것을 요구'하는 내용의 회신서를 발송하였고, 그 회신서는 그 무렵 원고에게 도달하였다. 또한, 피고의 거래업체인 ■■■은 2014. 12. 9.경, D은 2014. 12. 15.경 각각 원고에게 ‘피고 제품은 피고의 등록디자인들에 기하여 생산된 것으로 원고 등의 등록디자인과 유사하지 아니하여 원고 등의 등록디자인권을 침해하는 것이 아니라고 하면서 원고가 보낸 통고서 및 기타 일체의 행위를 철회할 것을 요구하는 한편 허위사실 유포 및 영업방해에 대한 민·형사상 조치를 취할 것’이라는 내용의 회신서를 보냈다. 3) 피고의 2차 회신서 발송 피고는 2014. 12. 12. 원고 등에게 ‘원고 등이 위 내용증명통고서에서 한 주장은 자의적 해석에 불과하고, 피고가 원고 등의 디자인권을 침해한 바가 없으므로, 원고 등이 조치한 통고문 기타 일체의 행위를 철회할 것을 요구하며, 답변이 없을 경우 원고 등의 행위에 대하여 민·형사상 조치를 취할 수 있다는 내용의 2차 회신서를 다시 발송하였고, 그 회신서는 그 무렵 원고에게 도달하였다. 4) 피고 제품의 홈쇼핑 판매 중단 피고는 2015년 4월경 홈쇼핑 벤더업체인 주식회사 청우스토리(이하 ‘청우스토리’라 한다)를 통하여 홈쇼핑 방송업체인 ◇◇쇼핑에서 2016. 5.경부터 2016. 6.경까지 매주 1회씩 약 10회에 걸쳐 피고 제품을 홈쇼핑 방송으로 판매하는 것을 추진하여, 그 방송 절차1)의 중간단계인 QM 인스펙션(inspection) 단계를 통과하였다. 통상 이 단계를 통과하면 사실상 방송 판매가 확정되는데, ◇◇쇼핑은 그 무렵 청우스토리 담당자인 김GG에게 원고 측으로부터 ‘피고 제품이 원고 측의 이 사건 등록디자인권 등을 침해한 제품으로 △△쇼핑도 2014. 11.경 디자인권 침해 문제로 피고 제품의 판매를 중단하였다’는 취지의 이야기를 들었다며, ◇◇쇼핑에서 피고 제품을 판매하기 어렵다는 이야기를 하였고, 결국 피고 제품의 ◇◇쇼핑 판매는 무산되었다. [각주1] 2015년 당시 ◇◇쇼핑의 홈쇼핑 판매 절차는 ① 입점 제안 → ② 제안 검토 → ③ 상품기획자(MD) 상담 → ④ QM I◇◇pection(◇◇쇼핑의 품질관리팀 직원이 직접 공장을 방문하여 생산과정 및 생산제품에 대한 최종 실사를 하는 것을 말한다) → ⑤ 상품선정위원회(확정시) → ⑥ 품질검사 → ⑦ 계약체결의 단계로 이루어졌다. 5) 원고의 2차 내용증명통고서 발송 한편 원고는 2015. 4. 27. 그 대리인인 법무법인 (유한) 율촌(이하 ‘율촌’이라 한다)을 통하여 피고뿐만 아니라 피고 제품을 판매하던 ■■■, E(상호: ○○몰), D에게 다음과 같은 내용의 내용증명통고서를 발송하였다. 또한, 원고는 같은 날 그 대리인인 율촌을 통하여 홈쇼핑 벤더업체인 주식회사 ○○글로벌(이하 ‘○○글로벌’이라 한다)에도 ‘피고 제품이 이 사건 등록디자인 및 무효디자인과 유사하므로 피고 제품의 생산·판매는 디자인권 침해, 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 자목 또는 차목 소정의 부정경쟁행위 및 민법상 불법행위에 해당하는바, 귀사는 홈쇼핑 벤더업체로서 이러한 침해행위 등에 대한 방조책임을 부담하게 되므로, 이 사건 등록디자인 및 무효디자인과 유사한 제품을 생산, 사용, 양도, 양도를 위해 전시하는 행위를 용이하게 해주는 직접·간접의 모든 행위를 즉시 중단하여야 하며, 이에 응하지 아니하는 경우 민·형사상 법적 절차를 취할 것을 고지한다'는 내용의 내용증명통고서를 발송하였고, 그 통고서는 그 무렵 ○○글로벌에 도달하였다. 원고는 2015. 5. 22. 피고의 거래업체인 주식회사 ☆☆☆코리아(이하 ‘☆☆☆’라 한다)에도 ‘피고 제품이 원고 등의 디자인권 침해 및 부정경쟁행위에 해당하므로 ☆☆☆가 관련 분쟁에 연루되지 않도록 주의하라’는 취지의 통지서 및 그에 첨부한 2015. 4. 27.자 피고에 대한 2차 내용증명통고서를 내용증명우편으로 발송하였고, 그 내용증명우편은 그 무렵 ☆☆☆에 도달하였다. 6) B의 문자메시지 발송 및 거래처 방문 행위 원고의 동업자이자 이 사건 등록디자인의 공동디자인권자인 B은 피고의 거래처들에 ‘피고 제품은 원고의 특허를 침해한 것으로 율촌을 대리인으로 선임하여 디자인권 침해행위 및 부정경쟁행위 중지요청을 하였으므로, 이 사건에 연루되어 피해가 없도록 현재 유통 중인 피고 제품을 모두 수거한 다음 그 보관장소 및 수량을 알려달라고 요구하고, 이를 이행하지 않는 경우에 수신인을 상대로 민·형사상 법적 절차를 취할 것’이라는 내용의 문자메시지를 보내고, 직접 피고의 거래처들을 방문하여 원고가 피고 및 피고의 거래처들에 보낸 위와 같은 내용증명을 보여주기도 하였다. 7) 피고의 오프라인 판매 중단 피고는 2013. 10.경 ☆☆☆와 ‘☆☆☆에게 피고 제품의 오프라인(백화점, 할인점, 일반유통상가, 재래시장) 독점 판매권을 부여’하는 취지의 물품공급계약(이하 ‘물품공급 계약’이라 한다)을 체결하고, 계약금 2억 원을 받았으며, ☆☆☆는 피고로부터 피고 제품을 공급받아 ▲▲▲산업 등 판매업체에 이를 판매하였다. 그러나 원고가 2014. 11. 18.경 ▲▲▲산업 등 판매업체에 대해서, 2015. 5. 22.경 ☆☆☆에 대해서 위와 같이 각각 내용증명통고서를 보내자 ▲▲▲산업 등 판매업체는 ☆☆☆에 피고 제품을 반품하였다. ☆☆☆는 2015년 6월 내지 8월경 피고와의 물품공급계약을 해지하고, 이후 피고를 상대로 선수금반환청구의 소를 제기하였으며, 그 소송에서 ‘피고가 ☆☆☆에게 위 계약금 중 1억3천만 원과 이에 대하여 2016. 1. 1.부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율에 의한 지연이자를 지급한다’는 취지의 조정이 성립하였다(의정부지방법원 고양지원 2015머72652호). 8) 관련 시장의 경쟁 관계 국내에서 원고와 피고 및 F 외에 원형 진공항아리를 생산·판매한 업체는 없는 것으로 보이므로, 원고 제품, 피고 제품 및 F의 제품이 경쟁관계였던 것으로 보이고, 특히 홈쇼핑과 온라인 판매에서는 원고 제품과 피고 제품이 경쟁관계였던 것으로 보인다. 나. 원고의 손해배상책임 성립 여부 앞서 본 기초사실 및 위 인정사실에 앞서 든 증거들에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 내지 사정을 보태어 보면, 원고가 피고에 대하여 피고 제품의 생산·판매를 금지하는 가처분을 구하는 등 사법적 구제절차를 밟지 아니한 채 곧바로 위 인정사실에서 본 바와 같이 피고 및 피고의 거래처 등에게 1차 및 2차 내용증명통고서 등을 발송하거나 고지한 일련의 행위들(이하 ‘이 사건 불법행위’라 한다)은 정당한 권리행사를 벗어나 고의 또는 과실로 위법하게 피고의 영업활동을 방해한 것으로 민법 제750조의 불법행위에 해당한다고 봄이 타당하고, 이러한 원고의 불법행위로 인하여 피고가 매출액 감소 및 업무상 신용 훼손 등의 손해를 입었음이 인정되므로, 원고는 피고에게 이러한 손해를 배상할 책임이 있다. ① F과 B 및 B과 원고의 관계 등에 비추어 보면 원고는 플라스틱 재질의 갈색 원형 진공항아리가 원고 제품 판매 이전에 이미 개발되어 시중에서 판매되고 있음을 알았던 것으로 보인다. ② 등록디자인권자라고 하더라도 독자적인 판단에 따라 누구에게나 어떠한 행위든 임의로 요구할 권리가 있다고 볼 수는 없으며, 재판받을 권리에 의해 원칙적으로 정당화되는 제소 및 소송수행과 달리 이 사건의 내용증명통고서와 같은 경고장을 발송하는 행위는 사법적 구제절차를 선취 또는 우회할 목적으로 이루어지는 자력구제의 성격을 가지는 것으로 법적 제도를 통한 분쟁 해결이라는 법치주의의 이념을 훼손할 우려가 크므로, 등록디자인권자가 이러한 경고장을 발송할 때는 매우 신중할 것이 요구된다. 또한, 디자인권 등의 침해 의심 제품의 경우 그 생산자 외에 그 생산자의 거래처 등에 대해서까지 침해 의심 제품의 판매·광고 등에 대한 경고 등을 할 때는 그로 인하여 생산자의 영업상 신용을 훼손할 우려가 크므로 생산자에 대해서 그러한 경고 등을 할 때보다 침해 여부 판단에 더욱 세심하고 고도한 주의가 요구된다. 그런데 원고는 피고 제품의 홈쇼핑 판매를 확인하자마자 별다른 검토 없이 피고뿐만 아니라 피고의 거래처들에까지 일괄하여 그 내용과 문구가 매우 단정적인 1차 내용증명통고서를 발송하였고, 그로 인하여 △△쇼핑은 피고 제품의 홈쇼핑 판매를 중단하기까지 하였다. ③ 이에 피고가 원고에게 피고 제품은 피고의 등록디자인들에 기하여 생산·판매된 것이라고 고지하였음에도 원고는 아무런 조치를 취하지 아니하였을 뿐만 아니라, 피고가 다시 ◇◇ 쇼핑을 통하여 홈쇼핑 판매를 추진하자 원고는 ◇◇ 쇼핑에도 피고 제품이 이 사건 등록디자인권 등을 침해하는 제품이라고 주장하여 피고 제품의 홈쇼핑 판매를 막았고, 재차 피고뿐만 아니라 피고 거래처들에게 일괄하여 2차 내용증명통고서를 발송하였다. 그런데 2차 내용증명통고서에 피고의 등록디자인 및 F이 생산·판매하는 제품 등에 관한 검토 내용이 없는 것으로 보아, 원고는 피고의 위와 같은 고지에도 불구하고 피고 제품이 이 사건 등록디자인권 등을 침해하거나 부정경쟁행위에 해당하는지 등에 대해서 신중하고 세심하게 검토하지 아니한 채 그 내용과 문구가 매우 단정적인 2차 내용증명통고서를 발송한 것으로 보인다. ④ 위와 같은 통고를 받은 피고의 거래처들로서는 피고 제품이 이 사건 등록디자인권 등을 침해하였는지를 객관적으로 알기 어려울 뿐만 아니라, 원고 및 원고의 대리인인 법무법인으로부터 피고 제품이 이 사건 등록디자인권 등을 침해한다는 단정적인 내용의 통고를 받고도 법적 분쟁에 휘말릴 위험을 무릅쓰고 피고 제품의 판매를 강행하기를 기대하기도 현실적으로 어려울 것으로 보인다. ⑤ 원고와 피고는 소수의 판매자만이 있던 진공항아리 제품 시장에서 주요한 경쟁 관계에 있었던 것으로 보인다. ⑥ 원고로서는 경쟁업자인 피고의 거래처에 등록디자인권 침해 등에 관한 경고장을 발송하면 피고와 그 거래처 간의 거래관계가 중단될 수 있고, 그러한 경우 그 거래관계를 다시 원상으로 회복시키기 어려워 경쟁업자인 피고가 회복하기 어려운 타격을 받을 수 있음은 쉽게 예측할 수 있다. ⑦ 앞서 본소청구의 당부에서 본 바와 같이 피고 제품은 이 사건 등록디자인의 보호범위에 속하지 아니할 뿐만 아니라 기초사실에서 본 바와 같이 그러한 취지의 특허심판원 심결도 확정되었으며, 이 사건 무효디자인은 그 등록이 무효가 되었다. ⑧ 원고는 피고 제품이 원고 등의 등록디자인의 보호범위에 속하는지에 대하여 특허심판원과 특허법원의 판단이 달랐으며, ‘원고가 피고 및 피고의 거래처에 내용증명통고서를 발송하여 피고의 업무를 방해하였다'는 내용의 범죄사실에 대하여 혐의없음 처분을 받았다는 사정을 들고 있으나, 앞서 인정한 사정들에 비추어 보면 그러한 사정만으로 원고의 손해배상책임이 조각된다고 보기 어렵다. 다. 손해배상액의 산정 1) 재산상 손해에 관한 피고 주장의 요지 원고의 위와 같은 불법행위로 아래에서 보는 바와 같이 피고는 합계 4억 3,000만 원(= ① 홈쇼핑 판매 관련 일실이익 116,675,655원 + ② 오프라인 유통 관련 일실이익 내지 적극적 손해 합계액 262,574,346원 + ③ 금형 관련 소극적 손해 50,749,999원) 상당의 재산상 손해를 있었으므로, 원고는 피고에게 그 손해배상으로 4억 3,000만 원과 그에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.2) [각주2] 피고는 1심에서 8억 4,600만 원[= TV 홈쇼핑 판매 관련 일실이익 중 일부 청구로서 2억 9,600만 원 + ☆☆☆코리아와의 계약 관련 일실이익 중 일부 청구로서 2억 원 + 금형 비용 등 관련 적극적 손해 중 일부 청구로서 3억 원(예비적으로는 소극적 손해로도 주장) + 위자료 5,000만 원]과 이에 대한 지연손해금의 지급을 구하였으나, 당심에서 제출한 2018. 8. 23.자 준비서면을 통하여 최종적으로 위와 같이 주장을 변경하되, 손해배상청구의 청구취지를 감축하지는 아니하였다. 한편 이러한 피고의 1심에서의 반소청구에 대하여 1심은 소극적 손해와 적극적 손해를 구분하지 아니한 채 홈쇼핑 판매 일실이익, 금형 비용에 대한 법정 이자 상당액, ☆☆☆에 대한 계약금 2억 원 반환으로 인하여 발생한 손해, 그 외 다수 계약이 무산되면서 상당한 비용이 소요되었을 것으로 보이는 점 등을 참작하여 피고가 1억 원의 재산상 손해를 입었다고 인정하였다. 가) 홈쇼핑 판매 관련 일실이익에 관한 주장 (1) 주위적 주장 △△쇼핑과 ◇◇쇼핑은 피고 제품을 홈쇼핑을 통하여 판매하였거나 판매하기로 계획하였던 회사이므로, 원고의 불법행위가 없었다면 2014년 11월경 이후 위 회사들이 피고 제품을 판매하였을 개연성이 매우 크다. 따라서 원고의 불법행위로 인한 2014. 11.부터 2015. 12.까지 피고 제품의 일실 매출액은 같은 기간에 △△쇼핑 및 ◇◇쇼핑을 통한 원고의 TV 홈쇼핑 매출액(이하 ‘원고의 홈쇼핑 전체 매출액’이라 한다) 1,866,810,488원3)중 원고 제품 판매비율(7.5회/9회) 상당액이다. 따라서 피고의 홈쇼핑 판매 관련 일실이익은 이러한 일실 매출액에 피고의 2014년도 영업이익률(이하 ‘피고의 영업이익률’이라 한다) 7.5%를 곱하여 산출한 116,675,655원[= 원고의 홈쇼핑 전체 매출액 1,866,810,488원 × 그중 원고 제품 판매비율 7.5회/9 회 × 피고의 영업이익률 7.5%, 원 미만 버림, 이하 같다]이다. [각주3] 이는 피고가 원고의 거래처원장(을 제29호증의 2, 3)에 기하여 산정한 금액으로서 구체적 내역은 다음과 같다. 1,866,810,488원 = 2014. 11.~12. 원고의 △△쇼핑 매출액 155,513,700원(을 제29호증의 2) + 2015년도 원고의 △△쇼핑 매출액 435,351,720원(을 제29호증의 2) + 2014. 11.~12. 원고의 ◇◇쇼핑 매출액 99,091,846원(을 제29호증의3) + 2015년도 원고의 ◇◇쇼핑 매출액 1,176,853,222원(을 제29호증의 3) (2) 예비적 주장 설령 위와 같은 일실이익이 인정되지 않는다고 하더라도, 2014년경 진공항아리 제품 시장에서 피고의 시장점유율이 50%이므로, 2014. 11.부터 2015. 12.까지 △△쇼핑 및 ◇◇쇼핑을 통한 원고 제품 매출액(이하 ‘원고 제품의 홈쇼핑 매출액’이라 한다) 2,230,580,855원4)중 50%에 해당하는 1,115,290,427원 상당을 피고 제품의 일실 매출액으로 볼 수 있다. 따라서 피고의 홈쇼핑 판매 관련 일실이익은 적어도 이러한 일실 매출액에 피고의 영업이익률 7.5%를 곱하여 산정한 83,646,782원[= 2,230,580,855원 × 피고의 시장점유율 50% × 피고의 영업이익률 7.5%]이 된다. [각주4] 이는 피고 1심에 제출된 원고의 거래처원장 및 이 법원의 △△쇼핑과 ◇◇쇼핑에 대한 각 사실조회결과에 기하여 산정한 금액으로서 구체적 내역은 다음과 같다. 2,230,580,855원 = 2014. 11.~12. 원고 제품의 △△쇼핑 매출액 155,513,700원(이 법원의 △△쇼핑에 대한 사실조회결과) + 2014. 11.~12. 원고 제품의 ◇◇쇼핑 매출액 99,091,846원(을 제29호증의 3) + 2015년도 원고 제품의 △△쇼핑 매출액 434,914,620원(이 법원의 △△쇼핑에 대한 사실조회결과) + 2015년도 원고 제품의 ◇◇쇼핑 매출액 1,541,060,689원(이 법원의 ◇◇쇼핑에 대한 사실조회결과) 나) 오프라인 유통 관련 재산상 손해 (1) 주위적 주장 피고가 ☆☆☆와 물품공급계약을 체결하고 받은 계약금 2억 원은 최소한의 보장수익금이므로 원고의 불법행위가 없었더라면 피고는 적어도 2억 원의 이익을 얻을 수 있었다. 또한, ☆☆☆는 피고에게 최소 54억 원 이상의 피고 제품을 판매하여 주기로 약속하였으므로, 원고의 불법행위가 없었다면 피고는 위 54억 원 상당의 매출액에서 위 계약금 2억 원을 공제한 52억 원에 피고의 영업이익률 7.5%를 곱하여 산출한 3억 9,000만 원5)상당의 이익을 얻을 수 있었다. 이러한 사정들에 비추어 보면, 원고의 불법행위로 인한 피고의 오프라인 판매 관련 일실이익은 적어도 262,574,346원6)이 된다. [각주5] 3억 9,000만 원 = 2014년~2016년 예상 매출액 합계 52억 원(= 2014년 예상 매출액 4억 원 + 2015년 예상 매출액 25억 원 + 2016년 예상 매출액 25억 원 - ☆☆☆의 계약금 2억 원) × 피고의 영업이익률 7.5% [각주6] 피고는 이러한 일실이익의 산정근거로 262,574,346원(=4억3,000만 원 - 홈쇼핑 판매 관련 일실이익 116,675,655원 - 금형 관련 소극적 손해 50,749,999원)을 주장하나, 그중 4억3,000만 원이 어떻게 산정된 금액인지는 밝히지 아니하였다. (2) 예비적 주장 원고의 불법행위로 인하여 피고와 ☆☆☆ 사이의 물품공급계약이 해지됨에 따라 위 계약금 2억 원의 반환과 관련하여 피고와 ☆☆☆는 피고가 ☆☆☆에게 그중 1억 3,000만 원과 이에 대하여 2016. 1. 1.부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율에 의한 지연이자를 지급하기로 합의하였으므로, 피고로서는 그 합의금 상당의 적극적 손해를 입었다.7) [각주7] 피고는 2018. 8. 23.자 준비서면을 통하여 ☆☆☆의 계약금 2억 원과 관련된 손해는 예비적으로 적극적 손해로도 주장한다고 하였을 뿐 구체적으로 손해배상액을 특정하지는 아니하였으나, 위 준비서면의 전체적 취지 등에 비추어 보면 피고가 ☆☆☆에게 지급하기로 한 합의금 상당액을 적극적 손해라고 주장하는 것으로 보인다. 다) 금형 비용 관련 소극적 손해 피고가 피고 제품의 생산을 위한 금형 3개의 대금 중 4억 원8)(부가가치세 제외)을 지급하였음에도 원고의 불법행위로 인하여 피고 제품을 생산하지 못하였으므로, 적어도 각 금형의 2014년도 감가상각비 합계 50,749,999원(= 19,250,000원 + 25,666,666원 + 5,833,333원) 상당의 소극적 손해를 입었다. [각주8] 4억 원 = 1억 5,000만 원(을 제34호증의 1) + 2억 원(을 제34호증의 2) + 5,000만 원(을 제34호증의 3) 2) 피고 주장에 대한 검토 가) 홈쇼핑 판매 관련 일실이익에 관한 주장의 당부 (1) 주위적 주장의 당부 피고가 주위적으로 주장하는 홈쇼핑 판매 관련 일실이익은 원고의 홈쇼핑 전체 매출액을 기초로 하여 그중 원고 제품의 매출액이 차지하는 비율을 7.5회/9회로 추정 하여 산정한 것일 뿐만 아니라 원고의 불법행위가 없었다면 홈쇼핑을 통한 위 기간 중 원고 제품의 매출이 모두 피고 제품의 매출로 대체되었을 것을 전제로 하여 산정한 것 이다. 그런데 을 제29호증의 1, 2, 3의 각 기재와 이 법원의 △△쇼핑 및 ◇◇쇼핑에 대한 각 사실조회결과만으로는 원고의 홈쇼핑 전체 매출액 중 원고 제품의 매출액이 차지하는 비율이 피고 주장과 같다거나 위 기간 중 홈쇼핑을 통한 원고 제품의 매출이 모두 피고 제품의 매출로 대체될 수 있었음을 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 이에 관한 피고의 주위적 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다. (2) 예비적 주장의 당부 이는 진공항아리 제품 시장에서 피고의 시장점유율이 50%임을 전제로 하는 것인데 이를 인정할 증거도 없거니와, 달리 원고의 이 사건 불법행위로 인한 피고 제품의 일실 매출액이 원고 제품의 홈쇼핑 매출액 중 50%에 상당한 금액이라고 볼 만한 증거도 없다. 오히려 갑 제41, 42호증의 각 기재와 변론 전체의 취지에 의하면 원고와 피고 외에 제3자도 원통형 진공항아리 제품을 판매하는 것으로 보인다. 따라서 이에 관한 피고의 예비적 주장 역시 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다. 나) 오프라인 유통 관련 재산상 손해에 관한 주장의 당부 (1) 주위적 주장의 당부 피고와 ☆☆☆ 사이의 부속약정서(을 제33호증의 2) 제4에서는 ☆☆☆가 피고로부터 2014년에 4억 원 상당의 피고 제품을, 2015년과 2016년에 각각 25억 원 상당의 피고 제품을 매입하여야 한다고 규정한 점은 인정된다. 그러나 을 제33호증의 1, 2의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정, 즉 물품공급계약서 제3조 제2항에서 ☆☆☆의 주문에 따라 피고가 피고 제품을 납품하기로 규정하고, 제5조에서 피고 제품의 공급가격도 상품공급 시 상호 협의하여 결정하기로 규정하였고, 부속약정서 제1조에서도 피고 제품의 공급가격으로는 ☆☆☆의 적정이윤이 보장되지 않는 경우나 원가 상승의 사유가 발생한 경우에는 가격을 다시 협상할 수 있도록 규정한 점, 물품공급계약서 제7조 제4항에서 “☆☆☆는 ☆☆☆에게 주어진 유통망을 적극활용, 판매에 최선을 다해야 하며, 만약 계약기간 내에 판매망이 충분히 확보가 안 되었을 때에는 피고가 이 계약을 해지할 수 있다.”라고 규정하는 한편 제8조에서는 계약기간을 1년으로 하되 당사자 간에 계약해지의 의사표시가 없으면 자동 연장되는 것으로 규정하였으나, 부속약정서 제2조 제1항에서는 계약 기간 1년을 3년을 수정하고 제2항에서는 “계약해지는 상호 심각한 하자를 발생시켜 상대방에게 손해를 발생시키지 않을 경우 1년씩 자동연장되는 것”으로 수정한 점, 반면 물품공급계약서나 그 부속약정서에 위 제7조 제4항에 따른 계약 해지의 경우 ☆☆☆가 부담할 위약금이나 기타 책임사항 등에 관하여 아무런 규정을 두지 않은 점 등에 비추어 보면, 부속약정서 제4조는 물품공급계약서 제7조 제4항에서 제시한 ‘충분한 판매망'을 구체화하기 위하여 ☆☆☆가 2014년부터 2016년까지 피고로부터 매입하여야 할 피고 제품의 금액을 일응 정한 것에 불과한 것으로 보이며, 여기서 정한 합계 54억 원이 피고와 ☆☆☆ 사이에 확정된 거래금액이라고 보기 어렵다. 한편 물품공급계약서 제6조 제2항에서 계약금 2억 원에 대해서는 매월 말일 상품대금 결제시 공제액이 2억 원에 달할 때까지 결제금액에서 10%씩 차감하여 공제하기로 규정한 점에 비추어 보면, ☆☆☆가 물품공급계약에 따라 피고에게 지급한 2억 원은 계약금이자 선수금의 성격을 가진다고 봄이 타당하므로, 위 2억 원은 매출액에 해당하는 것일 뿐 그 전부가 피고 제품의 매출이익에 해당한다고 보기는 어렵다. 따라서 이에 관한 피고의 주장도 이유 없다. (2) 예비적 주장의 당부 불법행위로 인한 재산상 손해는 위법한 가해행위로 인하여 발생한 재산상 불이익, 즉 그 위법행위가 없었더라면 존재하였을 재산 상태와 그 위법행위가 가해진 현재의 재산 상태의 차이를 말하는 것이고, 그중 적극적 손해는 기존의 이익이 상실되는 것을 말한다(대법원 1998. 7. 10. 선고 96다38971 판결 등 참조). 앞서 인정사실에서 본 바와 같이 피고와 ☆☆☆ 사이에 피고가 물품공급계약 해지로 인하여 ☆☆☆에게 계약금 2억 원 중 1억 3,000만 원과 그에 대하여 연 20%의 비율에 의한 지연손해금을 지급하기로 하는 조정이 성립하였고, 더 나아가 을 제38, 39호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면 이러한 조정에 따라 ☆☆☆가 피고의 예금채권에 대하여 채권압류 및 추심명령을 받아 이를 집행한 사실, 피고가 ☆☆☆에게 95,893,903원을 지급한 사실이 인정된다. 그러나 위에서 본 바와 같이 물품공급계약의 계약금 2억 원은 선수금의 성격을 가지는 것이어서 그 금액 전부가 피고 제품의 판매이익에 해당하지 아니하며, 물품공급 계약의 해지로 인하여 피고 역시 피고 제품을 생산·공급하는 데 드는 비용을 지출하지 않게 된 점, 원고의 이 사건 불법행위로 인한 ▲▲▲산업 등 판매업체의 피고 제품 반품액이 구체적으로 특정되지 않은 점 등을 고려하면, 피고와 ☆☆☆ 사이의 위와 같은 조정합의금 전부가 원고의 불법행위로 인한 적극적 손해에 해당한다고 보기는 어렵다. 따라서 이에 관한 피고의 예비적 주장 역시 받아들이기 어렵다. 다) 금형 비용 관련 소극적 손해에 관한 주장의 당부 금형은 피고 제품을 생산하기 위한 것이므로, 금형의 감가상각비 역시 피고 제품을 생산·판매하는 데 소요되는 비용에 해당한다. 그런데 일실이익은 제품의 판매액에서 그 제품을 생산·판매하는 데 소요되는 비용을 공제하여 계산하는 것이 일반적이므로, 일실이익이 인정되는 경우에 특별한 사정이 없는 한 일실이익 산정 기간 중의 감가상가비를 그 일실이익과 별개의 소극적 손해로 보기는 어렵다. 따라서 아래에서 보는 바와 같이 2014년도 피고의 일실이익을 포함하여 원고의 이 사건 불법행위로 인한 피고의 재산상 손해를 인정하는 이상, 금형의 2014년도분 감가상각비가 일실이익과 별개의 소극적 손해라는 피고의 주장은 받아들일 수 없다. 3) 민사소송법 제202조의2에 의한 손해액의 산정 다만 위 인정사실에 비추어 보면 피고가 원고의 이 사건 불법행위로 인하여 재산상 손해를 입었음은 경험칙상 명백하나 구체적인 손해액을 증명하는 것이 사안의 성질상 어려운 경우에 해당한다고 보인다. 따라서 앞서 본 사실 및 사정에다가 민사소송법 제202조의2에 따라 변론 전체의 취지와 앞서 본 증거 및 갑 제12, 39호증, 을 제9호증의 2, 제31호증 1, 2, 3, 제33호증의 1, 2, 제36호증의 각 기재, 당심에서의 주식회사 △△쇼핑 및 ◇◇쇼핑에 대한 각 사실조회회신결과 및 당심 증인 박HH의 증언과 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 또는 사정을 보태어 보면, 원고의 불법행위로 인하여 피고에게 발생한 재산상 손해는 1억 3,000만 원이라고 봄이 상당하다. ① 피고가 2014. 11.경 2회에 걸친 △△쇼핑의 홈쇼핑 판매를 통해 121,545,000원 상당의 피고 제품을 판매하였고, △△쇼핑에서 추가 판매가 더 예정되어 있었다. 그리고 피고를 제외하고는 원고가 유일하게 △△쇼핑에서 원통형 진공항아리를 홈쇼핑 방송을 통하여 판매한 것으로 보인다. 따라서 원고의 불법행위가 없었다면 피고는 △△쇼핑에서 홈쇼핑 방송을 통해 피고 제품의 매출을 더 올릴 수 있었을 것으로 보인 다.9) [각주9] 피고가 주장하는 것처럼 △△쇼핑의 매출액만을 가지고 손해액을 계산하면 22,141,062원이 정도가 된다. ② 2015년 당시 ◇◇쇼핑의 홈쇼핑 방송계약은 ‘㉠ 입점제안, ㉡ 제안검토, ㉢ MD 상담, ㉣ QM 인스펙션, ㉤ 상품선정위원회, ㉥ 품질검사, ㉦ 계약체결’ 등의 단계를 거쳐 체결되며, 통상 QM 인스펙션 단계를 통과하면 홈쇼핑 방송이 확정되는데, 2015년 당시 피고 제품은 QM 인스펙션 단계를 통과한 직후 방송을 하지 않기로 결정되었다. 이는 원고가 직접 ◇◇쇼핑이나 피고와 ◇◇쇼핑 사이의 벤더업체인 청우스토리에 ‘피고 제품이 원고 등의 등록디자인권을 침해하거나 원고 측에 대한 부정경쟁행위에 해당한다'는 취지의 내용증명통고서 등을 보낸 것은 아니지만, 원고가 △△쇼핑 등에 이러한 취지의 내용증명통고서 등을 보냄에 따라 원고와 피고 사이의 분쟁이 알려져 그렇게 된 것으로 보인다. 따라서 원고의 불법행위가 없었다면 피고는 ◇◇ 쇼핑을 통해서도 피고 제품을 상당량 판매할 수 있었을 것으로 보인다. ③ 앞서 본 바와 같이 ☆☆☆가 피고에게 지급한 2억 원은 계약금 및 선수금의 성격이 있으며, 물품 공급 시에 물품 공급 가액의 10%에 해당하는 금액을 위 2억 원에서 차감하기로 한 점, 비록 피고와 ☆☆☆ 사이의 공급계약 부속약정서에서 ☆☆☆가 3년간 합계 54억 원 상당의 피고 제품을 판매하기로 한 것이 확정된 거래금액은 아니라고 하더라도 일응의 거래 가액을 정한 것으로 보이는 점 등을 고려하면, 원고의 불법행위가 없었다면 피고로서는 ☆☆☆를 통한 오프라인 판매로 상당한 판매이익을 얻었을 것으로 보인다. 4) 위자료 인정 여부 가) 피고의 주장 피고는, 원고의 불법행위로 인하여 영업상 신용과 명예 등이 훼손되어 입은 손해와 원고의 불법행위로 인하여 손해 발생은 인정은 되지만 손해액을 증명하기 어려운 인터넷 쇼핑몰 등 다른 판매경로에 관한 일실이익 등을 포함하여 50,000,000원의 위자료 지급을 구한다. 나) 판단 일반적으로 타인의 불법행위로 인하여 재산권이 침해된 경우 재산적 손해의 배상만으로는 회복할 수 없는 정신적 손해가 있다는 특별한 사정이 없는 한 그 재산적 손해의 배상에 의하여 정신적 고통도 회복된다고 보아야 할 것인바(대법원 1998. 7. 10. 선고 96다38971 판결, 대법원 2003. 7. 25. 선고 2003다22912 판결 등 참조), 앞서 본 인정사실 등에 의하더라도 피고가 위에서 인정한 재산적 손해의 배상만으로는 회복할 수 없는 정신적 손해를 입었다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 피고의 위자료에 관한 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다. 5) 원고의 나머지 주장에 대한 판단 원고는, 피고가 원고의 내용증명 우편 발송행위가 형사상 업무방해죄에 해당한다는 이유로 원고를 고소하고, 그에 대한 검찰의 무혐의 처분에 대하여 항고하였을 뿐만 아니라, 원고를 형사고소한 사실을 ◇◇쇼핑과 같은 원고 및 피고의 거래처에 통보하였는데, 이는 피고가 그 스스로 피고의 손해의 발생 또는 확대에 관하여 중대한 과실이 있는 경우이거나 피고의 이러한 행위로 인하여 원고의 매출액이 감소하는 등 상당한 타격을 입었으므로 모든 손해를 원고가 배상하여야 한다는 취지의 피고 주장은 형평과 신의칙의 법리에 비추어 도저히 인정되기 어렵다고 주장한다. 그러나 원고가 주장하는 위와 같은 사정만으로 피고가 손해의 발생 또는 확대에 관하여 중대한 과실이 있다고 보기 어렵고, 원고 주장과 같은 피고 행위로 인하여 원고의 매출액이 감소하였음을 인정할 증거도 없으므로, 원고의 위 주장은 더 나아가 살펴 볼 필요 없이 이유 없다. 마. 소결 이상에서 본 바를 종합하면, 원고는 피고에게 재산상 손해 1억 3천만 원과 그중 1억 원에 대하여는 원고의 불법행위가 종료된 날 이후로 피고가 구하는 바에 따라 2016. 1. 1.부터 원고가 그 이행의무의 존부나 범위에 관하여 항쟁함이 상당하다고 인정되는 제1심판결 선고일인 2017. 10. 12.까지, 3천만 원에 대하여는 위 2016. 1. 1.부터 원고가 그 이행의무의 존부나 범위에 관하여 항쟁함이 상당하다고 인정되는 당심판결 선고일인 2018. 10. 26.까지 각 민법 소정의 연 5%의, 각 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법 소정의 연 15%의 각 비율에 의한 지연손해금을 지급할 의무가 있다. 4. 결론 그렇다면 당심에서 교환적으로 변경된 원고의 본소청구는 이유 없어 이를 모두 기각 한다(제1심판결의 본소에 관한 부분 중 디자인권 침해를 청구원인으로 하는 부분은 원고가 항소를 취하함에 따라 그대로 확정되었고, 본소 중 부정경쟁행위를 청구원인으로 하는 구 소는 당심에서 이루어진 청구의 교환적 변경으로 취하되어 이에 대한 제1심판결은 실효되었다). 한편 피고의 반소청구 중 재산적 손해에 관한 부분은 위 인정범위 내에서 이유 있어 이를 인용하고, 나머지 청구는 이유 없이 이를 기각하며, 피고의 반소청구 중 위자료에 관한 부분은 이유 없어 이를 기각하여야 할 것인데, 제1심판결 중 이에 관한 부분은 결론을 달리하여 부당하므로, 반소 중 재산적 손해 부분에 관한 피고의 일부 항소와 반소 중 위자료 부분에 관한 원고의 항소를 받아들여 제1심판결을 주문 제2항과 같이 변경한다. 이에 주문과 같이 판결한다. 판사 서승렬(재판장), 정윤형, 김동규

특허법원 제3부 판결 【사건】 2017허3720 거절결정(특) 【원고】 ◇◇◇◇◇ 스틸 리미티드(◇◇◇◇◇◇◇◇◇ STEEL LIMITED), 오스트레일리아, 대표자 ○○○ ○○ 모튼, 소송대리인 변호사 한상욱, 이춘수, 소송대리인 변리사 이○○ 【피고특허청장】 소송수행자 배○○, 송○○, 김○○ 【피고보조참가인】1)△△제강 주식회사, 서울 ○구 ○○로*길 **(○○동, ○○타워), 대표이사 장○○, 소송대리인 특허법인 에이아이피, 담당변리사 정○○ 【변론종결】 2018. 11. 23. 【판결선고】 2019. 1. 25. [각주1] 이 법원이 2018. 10. 29. 피고보조참가인의 참가를 허가하지 아니하는 결정을 하였으나, 이에 대하여 피고보조참가인이 즉시항고를 하여 현재 그 절차가 계속 중인 바, 피고보조참가인은 민사소송법 제75조 제1항에 의하여 위 결정이 확정될 때까지 소송행위를 할 수 있다. 【주문】 1. 원고의 청구를 기각한다. 2. 소송비용 중 보조참가로 인한 부분은 피고보조참가인이, 나머지 부분은 원고가 각 부담한다. 【청구취지】 특허심판원이 2017. 3. 29. 2015원2751 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 【이유】 1. 기초 사실 가. 원고의 이 사건 출원발명(갑5호증) 1) 발명의 명칭 : 금속 코팅된 강철 스트립(METAL-COATED STEEL STRIP) 2) 국제출원일 / 우선권주장일 / 번역문제출일 / 출원번호 : 2009. 3. 13. / 2008. 3. 13. / 2010. 6. 30. / 제10-2010-7014576호 3) 청구범위(2015. 6. 18. 보정된 것) [청구항 1] 강철 스트립에 내식성(corrosion-resistant) 알루미늄-아연-실리콘-마그네슘 합금의 코팅을 형성하기 위한 용융 도금 코팅 방법에 있어서, 상기 방법은 상기 강철 스트립을 알루미늄, 아연, 실리콘 및 마그네슘을 포함하는 용융 도금 코팅 처리조를 통해 통과시키는 과정(이하 ‘구성요소 1’) ; 및 상기 코팅의 두께는 30㎛ 이하이고, 또한 직경 5mm의 임의의 코팅 부분에서 40% 이하의 코팅 두께 변화를 갖는 합금 코팅을 상기 스트립에 형성시키는 과정을 포함하여(이하 ‘구성요소 2’), 코팅의 미세 조직에서 마그네슘 실리사이드(Mg2Si) 입자 분포는 상기 코팅의 표면에서 마그네슘 실리사이드 입자가 10 중량% 이하로 존재하도록 하는 것을 특징으로 하는 용융 도금 코팅 방법(이하 ‘구성요소 3’) [청구항 2~8, 10] 각 기재 생략 [청구항 9, 11~26] 각 삭제 4) 주요 내용 [각주2] ‘내식성(corrosion-resistant)’이란 부식이나 침식을 잘 견디는 성질, 즉 부식(corrosion)에 대한 내구성을 의미한다[철강용어사전, 한국철강협회 웹사이트(www.kosa.or.kr) 참조]. [각주3] ‘컷-에지 보호(cut-edge protection)’란 절단된 부위를 “”와 같이 부식되는 현상으로부터 보호하는 것을 의미한다[호주 철강협회 eLibrary 웹사이트(www.steel.org.au) 참조]. 나. 선행발명들 1) 선행발명 1(갑8호증) 2002. 11. 8. 공개되어 일본 공개특허공보 特開2002-322527호에 실린 ‘Al-Zn-Mg계 합금 도금 철강 제품’에 관한 것으로서, 그 주요 내용 및 주요 도면은 아래와 같다. 2) 선행발명 2(갑9호증) 2000. 11. 28. 공개되어 일본 공개특허공보 特開2000-328214호에 게재된 ‘표면외관이 양호한 고내식성 Mg 함유 용융 Zn－Al계 합금 도금 강판’에 관한 것으로서, 그 주요 내용 및 주요 도면은 아래와 같다. 3) 선행발명 3(갑10호증) 2005. 2. 10. 공개되어 일본 공개특허공보 特開2005-36304호에 실린 ‘도금 외관이 우수한 용융 Zn－Mg－Al계 도금 강판의 제조방법’에 관한 것으로서, 그 주요 내용은 아래와 같다. [각주4] 선행발명 3의 원문에는 “梨地狀”으로 기재되어 있다. 당사자가 제출한 번역문에 기재되어 있는 ‘크레이프 형상’은 외관이 배(梨)의 표피의 반점과 같은 형상을 띠거나 바둑판 비슷하게 짠 직물 형상을 띠는 것을 의미한다. [각주5] 선행발명 3의 원문에 기재되어 있는 “羽根”의 사전상 의미는 “모감주에 구멍을 뚫어 새의 깃을 몇 개 꽂은 것” 또는 “배드민턴의 셔틀콕”이다. [각주6] ‘가스 와이핑(gas wiping)’은 에어나이프(air knife, 노즐을 통해 압축공기나 압축질소가스를 분사하는 장치)를 사용하여 압축공기나 압축질소가스를 도금강판의 표면에 부착된 도금층에 충돌시킴으로써 도금 부착량을 조절하는 기술이다[Engineering Dictionary, ENGNET(Engieering Network) 웹사이트(www.engnetglobal.com) 참조]. [각주7] ‘초정(初晶)’은 용융 금속에서 처음으로 나오는 결정을 의미한다. 4) 선행발명 4(갑11호증) 2002. 5. 9. 공개되어 일본 공개특허공보 特開2002-129300호에 게재된 ‘내식성과 가공성이 우수한 표면 처리 강판과 그 제조법’에 관한 것으로서, 그 주요 내용은 아래와 같다. 다. 이 사건 심결의 경위 1) 특허청 심사관은 원고의 이 사건 출원발명에 관하여, 2014. 6. 20. 원고에게 「이 사건 출원발명의 전체 청구항인 청구항 1~26은 명확성 요건을 결여한 기재불비의 위법이 있다. 또한 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’)은 ① 청구항 1~3, 6~20, 22, 26을 비교대상발명8)1~6으로부터, ② 청구항 4, 5, 21을 비교대상발명 1~6으로부터, ③ 청구항 23~25를 비교대상발명 1~5, 7로부터 각각 쉽게 발명할 수 있으므로, 이 사건 출원발명의 전체 청구항은 그 진보성이 부정된다. 결국 이 사건 출원발명은 위와 같은 이유 등으로 인해 특허를 받을 수 없다.」는 취지의 의견제출통지(갑6호증)를 하였다. [각주8] 이 사건 출원발명에 대한 심사단계에서는 비교대상발명 1~7이 제시된 바 있고, 이 사건 심판 및 이 사건 소송에서는 선행발명 1~4가 제출되었는데, 이들 선행발명과 비교대상발명의 관계는 오른쪽의 대비표와 같다. 2) 이에 원고가 2014. 12. 18. 보정 전 청구항 1~9를 삭제하고, 보정 전 청구항 10~26을 청구항 1~10으로 기재하며, 청구항 1 등을 인용하는 청구항 11을 신설하는 내용을 담은 명세서 등 보정서(을1호증)와 의견서(을2호증)를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2015. 2. 16. 여전히 이 사건 출원발명 중 2014. 12. 18.자로 보정된 청구항 1~10에 대한 진보성 부정의 거절이유가 해소되지 아니하였다는 이유로 이 사건 출원발명에 대한 거절결정(갑2호증)을 하였다. 3) 그러자 원고는 2015. 5. 19. 특허심판원에 위 거절결정에 대하여 불복심판을 청구하는 한편, 2015. 6. 18.자로 기존에 청구항 9에 제시되어 있던 코팅의 두께가 30㎛ 이하인 구성을 청구항 1에 부가하고, 기존의 청구항 9, 11을 삭제하는 내용의 심사전치보정을 하였으나(갑4, 5호증), 특허청 심사관은 2015. 7. 9. 다시 원고에게 여전히 2015. 6. 18.자로 보정된 청구항 1~8, 10의 진보성 부정의 거절이유가 해소되지 아니하여 원결정을 유지한다는 내용의 심사전치출원에 대한 심사결과 통지를 하였다(을3호증). 4) 그 후 특허심판원은 위 심판청구를 2015원2751 사건으로 심리하여, 2017. 3. 29. 「이 사건 출원발명 중 청구항 1의 구성요소 1은 선행발명 1 또는 선행발명 2의 대응 구성요소와 실질적으로 동일하고, 구성요소 2는 통상의 기술자가 선행발명 3 및 선행발명 4에 개시된 내용으로부터 쉽게 도출할 수 있으며, 구성요소 3은 통상의 기술자가 선행발명 1~4에 개시된 내용으로부터 쉽게 도출할 수 있는 정도에 불과하다. 따라서 청구항 1은 통상의 기술자가 선행발명 1~4의 결합에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 그 진보성이 부정되고, 특허출원에 있어서 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있으면 그 출원은 일체로서 거절되어야 한다.」는 이유를 들어 원고의 위 심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결(갑1호증)을 하였다. 2. 당사자의 주장 요지 및 쟁점의 정리 가. 원고 다음과 같은 이유로 이 사건 출원발명 중 청구항 1은 선행발명들에 의하여 그 진보성이 부정된다고 볼 수 없는데도, 이 사건 심결은 이와 다르게 판단하였으니 위법하다. 1) 먼저 이 사건 출원발명 중 청구항 1의 기술적 과제는 마그네슘 실리사이드에 의해 야기되는 표면 결함인 모틀링(반점)을 줄임으로써 코팅된 표면의 외관을 개선하고자 하는 것인 데 비하여 선행발명들에는 위 기술적 과제에 대한 인식이 없다. 2) 또한 청구항 1은 마그네슘과 실리콘의 코팅 두께 방향 농도 구배를 제어하면 코팅 표면의 마그네슘과 실리콘이 코팅 내부로 확산되어 코팅 표면에서의 마그네슘 실리사이드 입자의 응집이 방지된다는 기술사상에 기초한 모틀링 방지수단을 제시하고 있고, 그 구체적인 해결수단은 단거리에서의 두께 변화 제어이다. 이와 관련하여 청구항 1에 제시되어 있는 “직경 5mm의 임의의 코팅 부분에서 40% 이하의 코팅 두께 변화”라는 것은 원고가 직접 창출한 파라미터이다. 그런데 선행발명들에는 코팅 표면에서의 마그네슘 실리사이드 형성을 억제하기 위한 방법으로서 단거리에서 코팅 두께 변화를 제어한다는 기술수단이 제시되어 있지 않다. 3) 따라서 통상의 기술자는 청구항 1의 기술적 과제나 그 해결수단에 대한 기재나 암시도 없는 선행발명들로부터 청구항 1을 쉽게 발명할 수 없다. 4) 한편, 거절결정에 대한 불복사건의 심결취소소송에서 새로운 거절이유의 추가는 허용되지 아니하는 바, 청구항 1의 진보성 부정에 관한 아래 나.항과 같은 주장 중에서 선행발명 4에 선행발명 3을 결합하는 방법에 의한 진보성 부정 주장과 선행발명 3에 의한 진보성 부정 주장은 이 사건 심사 및 심판 단계에서 제기된 바 없는 새로운 거절이유에 해당하므로, 이에 의하여 청구항 1의 진보성이 부정될 수 없는 것이기도 하다. 나. 피고 및 피고보조참가인 이 사건 출원발명 중 청구항 1은 통상의 기술자가 ① 선행발명 1에 선행발명 3을 결합하는 방법, ② 선행발명 2에 선행발명 3을 결합하는 방법, ③ 선행발명 4에 선행발명 3을 결합하는 방법에 의하거나 또는 ④ 선행발명 3에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것에 불과하여 그 진보성이 부정된다. 그런데 특허출원에서 청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우 어느 하나의 청구항에라도 거절이유가 있는 때에는 그 특허출원 전부가 거절되어야 하므로, 이 사건 출원발명은 전체로서 그 등록이 거절되어야 하고, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다. 다. 이 사건의 쟁점 결국 이 사건의 쟁점은, 이 사건 출원발명 중 청구항 1이 선행발명 1에 선행발명 3을 결합하는 방법에 의하여 또는 선행발명 2에 선행발명 3을 결합하는 방법에 의하여 그 진보성이 부정되는지 여부, 청구항 1에 대한 진보성 부정 이유 중 선행발명 4에 선행발명 3을 결합하는 방법 또는 선행발명 3에 의하는 방법의 경우 이 사건 출원발명에 대한 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회가 부여된 바 없는 새로운 거절이유에 해당하는지 여부 및 만약 새로운 거절이유에 해당하지 않는다면 청구항 1이 선행발명 4, 3에 의하여 또는 선행발명 3에 의하여 그 진보성이 부정되는지 여부가 된다. 이하 차례로 살펴보기로 한다. 3. 이 사건 출원발명 중 청구항 1의 진보성 부정 여부 가. 통상의 기술자의 기술수준 이 사건에서 통상의 기술자의 기술수준은 금속(기계) 분야의 학사학위 소지자로서 도금 실무 경력이 5년 정도인 사람을 기준으로 한다.9) [각주9] 이 점에 관하여는 당사자 사이에 다툼이 없다(2018. 11. 23. 제1차 변론조서 참조). 나. 선행발명 1과의 대비 1) 구성요소별 대응 관계 2) 공통점 및 차이점 분석 가) 구성요소 1 부분 청구항 1의 구성요소 1과 이에 대응하는 선행발명 1의 구성요소는 모두 강철 스트립에 내식성 알루미늄-아연-실리콘-마그네슘 합금의 코팅을 형성하기 위한 용융 도금 코팅 방법에 있어서, 강철 스트립을 용융 도금 코팅 처리조(도금욕)10)를 통과시키는 과정을 포함한다는 점에서 아무런 차이가 없다. [각주10] 괄호 안에 함께 적은 것은 이 사건 출원발명 중 청구항 1의 구성요소에 대응하는 선행발명 1의 구성요소를 의미한다. 이하 청구항 1과 선행발명 1을 대비함에 있어서는 모두 같은 방식으로 표기한다. 나) 구성요소 2 부분 청구항 1의 구성요소 2는 용융 도금 코팅 방법 중 코팅의 두께가 30㎛ 이하이고, 직경 5mm의 임의의 코팅 부분에서 40% 이하의 코팅 두께 변화를 갖는 합금 코팅을 스트립에 형성시키는 과정에 관한 것으로서, 코팅의 두께 및 일정 거리에서의 두께 편차 범위를 한정하고 있는 데 비하여, 선행발명 1에는 이에 대응되는 구성이 제시되어 있지 않다는 점에서 차이를 보이고 있다. 다) 구성요소 3 부분 청구항 1의 구성요소 3과 이에 대응하는 선행발명 1의 구성요소는 모두 코팅의 미세조직에서 마그네슘 실리사이드 입자 분포가 코팅 표면에서 10 중량% 이하(통상 5~10% 정도) 존재하는 점에서 실질적으로 동일하다. 다. 차이점에 대한 검토 다음과 같은 이유로 구성요소 2에 의해 청구항 1과 선행발명 1 사이에 존재하는 차이점은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 3을 결합하는 방법에 의하여 쉽게 극복할 수 있고, 그에 따라 청구항 1은 그 진보성이 부정된다고 보아야 한다. 1) 관련 법리 발명자가 새롭게 창출한 물리적, 화학적, 생물학적 특성 값(파라미터)을 이용하거나 복수의 변수 사이의 상관관계를 이용하여 발명의 구성요소를 특정한 발명을 파라미터 발명이라고 한다. 이와 같이 성질 또는 특성 등에 의하여 물건을 특정하려고 하는 기재를 포함하는 파라미터 발명의 진보성은 파라미터가 갖는 기술적 의의를 파악하여 이를 중심으로 판단되어야 할 것인데, 파라미터가 선행발명에 의하여 공지된 물건의 특성이나 성질을 표현방식만 바꾸어 표시한 경우에 그 파라미터 발명은 선행발명과의 관계에서 발명에 대한 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일․유사한 것으로 보아야 할 것이므로, 신규성 및 진보성이 부정된다. 반면, 파라미터가 공지된 발명과는 상이한 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서의 의의를 갖고 그로 인해 이질적인 효과 등 특유한 효과를 갖는 경우에는 진보성이 부정되지 않을 수 있는데, 이에 해당하기 위해서는 파라미터가 공지된 발명과는 상이한 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서의 의의를 갖고 파라미터와 이질적인 효과 등 특유한 효과 사이에 인과관계가 있다는 것이 명세서에 구체적으로 기재되어 있거나 통상의 기술자가 명세서의 기재로부터 위와 같은 기술수단으로서의 의의 및 인과관계를 추론할 수 있어야 한다. 한편, 파라미터의 도입 자체에 대하여는 위와 같은 기술적 의의를 인정할 수 없는 경우라도, 대부분의 파리미터 발명은 새롭게 도입한 파라미터를 수치로 한정하는 형태를 취하고 있는데, 그와 같은 경우에는 수치한정발명에도 해당한다고 볼 수 있으므로, 그 진보성 판단에 수치한정발명의 법리를 적용할 수 있다. 즉, 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기는 경우에는 진보성이 부정되지 않는 것으로 보아야 하는 것이다. 2) 구체적인 검토 가) 먼저 구성요소 2에서 “직경 5mm의 임의의 코팅 부분에서 40% 이하의 코팅 두께 변화” 부분은 직경 5mm라는 ‘거리’와 그 거리 범위에서 40% 이하라는 ‘코팅 두께 변화’를 변수로 하여 이들의 상관관계를 통하여 발명의 구성요소를 한정하고 있는 것으로서 선행발명 1에는 제시된 바 없는 새로운 파라미터에 해당한다. 나) 또한 청구항 1을 전체적으로 해석하면 구성요소 2에서 직경 5mm의 임의의 코팅 부분에서 40% 이하의 코팅 두께 변화를 갖도록 하는 것은 구성요소 3과 같이 코팅 표면에서 마그네슘 실리사이드 입자가 10 중량 % 이하로 존재하도록 하기 위한 것이다. 여기에 아래와 같은 이 사건 출원발명의 명세서(갑5호증) 기재를 종합하면 결국 구성요소 2에 제시된 위 파라미터는 코팅 표면에 마그네슘 실리사이드 입자의 형성을 억제하고 그에 따라 얼룩진 표면으로 나타나는 모틀링 위험을 감소시킨다는 기술적 과제를 해결하기 위한 것임을 알 수 있다. 다) 그런데 알루미늄-아연-실리콘-마그네슘 합금의 코팅 제조방법에 관한 것으로서 이 사건 출원발명 및 선행발명 1과 기술분야가 동일한 선행발명 3의 아래와 같은 명세서(갑10호증) 기재에 의하면, 선행발명 3은 마그네슘 실리사이드(Mg2Si)를 비롯하여 금속간 화합물 등에 의해 야기되는 코팅의 외관 결함을 개선하는 것을 기술적 과제로 한다. 즉, 선행발명 3은 마그네슘 실리사이드에 의한 코팅 표면의 결함을 직접적으로 인식하고 있고, 그 개선을 기술적 과제에 포함하고 있다. 또한 금속 코팅 제품의 품질 향상을 위하여 코팅 표면의 반점이나 요철 등과 같은 결함을 개선하는 것은 해당 기술분야에서 기본적으로 해결해야 할 기술적 과제이기도 하다. 라) 나아가 청구항 1은 용융 도금 코팅 방법에 관한 것으로서 물건을 생산하는 방법의 발명인데, 구성요소 2에 제시된 방법은 최종적으로 생산된 물건(코팅 제품)이 일정 거리에서 일정 범위 내의 두께 편차라는 특성을 갖도록 하는 과정이라는 것일 뿐이고, 구체적으로 어떠한 방법을 통해 이러한 특성을 보유하는 제품을 생산하는 것인지에 대해서는 침묵하고 있다. 즉, 최종 생산물이 이와 같은 범위의 코팅 두께를 갖도록 하는, 공지기술과 구분되고 기술적 의미가 있는 실질적인 수단을 제시하고 있다고 보기도 어렵다. 마) 뿐만 아니라 이 사건 출원발명의 명세서(갑5호증)에는 아래와 같이 코팅 두께 변화가 스트립 표면을 가로질러 5mm 거리 내에서 통상의 코팅 두께보다 40% 이하가 되도록 조절되면, 코팅 표면 영역에서 마그네슘 실리사이드 입자가 10 중량% 이하 존재하게 되며, 그에 따라 모틀링 위험을 낮출 수 있다는 내용만이 반복적으로 기재되어 있는 것에 불과하여, 위 파라미터와 마그네슘 실리사이드 입자 분포 달성 및 궁극적으로 모틀링 감소라는 효과 사이에 인과관계가 있다는 점이 구체적으로 제시되어 있다거나 통상의 기술자가 명세서 기재로부터 이를 추론할 수 있다고 할 수도 없다. 바) 위와 같은 사정들을 종합하면 구성요소 2의 파라미터가 공지된 발명과는 상이한 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서의 의의를 갖고, 그로 인해 이질적인 효과 등 특유한 효과를 갖는다고 볼 수 없다. 따라서 파라미터의 도입 자체에 대하여는 그 기술적 의의를 인정할 수 없는 것이어서, 파라미터의 도입만을 근거로 청구항 1에 진보성이 부여될 수는 없다. 사) 다만, 구성요소 2가 코팅의 두께를 30㎛ 이하로 하고, 직경 5mm의 임의의 코팅 부분에서 40% 이하의 코팅 두께 변화를 갖는 것으로 코팅의 두께 및 그 변화의 범위를 수치로 한정하고 있고, 그에 따라 청구항 1은 수치한정발명에도 해당한다고 볼 수 있으므로, 이들 수치한정의 의미에 관하여 본다. (1) 먼저 구성요소 2 중 코팅의 두께가 30㎛ 이하인 부분은 아래와 같은 이유로 해당 기술분야에서 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하다. (가) 코팅의 두께 30㎛ 이하는 선행발명 3의 실시예 1, 2(갑10호증, 식별번호 [0023], [0026] 참조)에 제시된 코팅의 두께를 포함하는 수치이다. 즉, 선행발명 3에서 Zn-3% Mg-11% Al-0.2% Si로 구성된 합금 코팅이 실시예 1의 경우 135mg/㎥의 도금량을 갖는데, 이를 두께로 환산11)하면 24.1㎛가 되고, 실시예 2의 경우 90mg/㎥의 도금량을 갖는데, 이를 두께로 환산하면 16.1㎛가 되는 바, 이러한 수치는 구성요소 2에서 코팅의 두께가 30㎛ 이하인 것에 포함된다. [각주11] Zn-3% Mg-11% Al-0.2% Si의 조성을 갖는 합금의 밀도는 약 5.59g/㎤이므로, 이를 기초로 환산한다. (나) 나아가 산업자원부 기술표준원에서 이 사건 출원발명의 우선권주장일 이전인 2007. 8. 23. 개정하여 그 무렵 공개한 한국산업규격(을4호증, 42면 부표 D.1 참조)에 의하면, 용융 55% 알루미늄-아연 합금 도금 강판 중 AZ090의 경우 그 두께가 0.02mm, AZ100의 경우 그 두께가 0.023mm인 것으로 제시되어 있고, 이들 수치를 ㎛ 단위로 환산하면 각각 20㎛, 23㎛에 해당하여 역시 구성요소 2의 코팅 두께 30㎛ 이하에 포함되는 것이기도 하다. (다) 한편, 이 사건 출원발명의 명세서에는 코팅 두께와 관련하여 그와 같이 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생긴다는 점에 대해 아무런 언급이 없다. (라) 결국 구성요소 2에서 코팅 두께가 30㎛ 이하라는 것은 선행발명 3에 제시되어 있는 합금 코팅의 두께를 포함하는 수치에 해당할 뿐만 아니라, 해당 기술분야에서 통상적으로 사용되는 코팅 두께의 범위로서 도금 강판의 사용목적이나 사용환경 등에 따라 적절히 선택되어 질 수 있는 것에 불과하다. (2) 다음 구성요소 2 중 직경 5mm의 임의의 코팅 부분에서 40% 이하의 코팅 두께 변화 부분 역시 아래와 같은 이유로 해당 기술분야에서 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하다. (가) 이 사건 출원발명의 우선권주장일 당시 강철 스트립 표면에 합금 코팅층을 형성하는 방법으로 용융 도금 코팅 방법이 주로 사용되었다. 구체적으로 강철 스트립은 열처리로를 통과한 후 용융 금속 합금 처리조(bath) 안으로 통과하게 되는데, 금속 합금은 가열 인덕터에 의해 용융된 상태로 처리조에 유지되고, 강철 스트립은 처리조 내에서 하나 이상의 싱크롤 주위를 통과하며 처리조 바깥으로 상향 이동되고, 처리조를 통해 통과하면서 금속 합금으로 코팅된다. 코팅 처리조를 벗어난 후에 금속 합금이 코팅된 스트립은 에어나이프(air knife)와 같은 코팅 두께 조절장치를 통과하는데, 코팅된 표면은 이 부분에서 와이핑 가스 분사를 거치게 되면서 최종적으로 코팅 두께가 조절된다. 코팅의 두께는 공기압과 스트립으로부터의 노즐 거리를 조절하는 것으로 제어된다(갑5호증, 식별번호 <0010>~<0012>, 증인 토마스 프로섹의 증언). (나) 그런데 용융 도금 코팅 방법에 의한 합금 코팅층의 두께가 불균일할 경우에는 크랙(crack) 등의 결함 발생 가능성이 높을 뿐만 아니라 코팅층 표면이 평활하지 못해 코팅 외관의 미감을 저해하게 되므로, 코팅층의 두께를 균일하게 하는 것은 해당 기술분야의 일반적 과제이다(증인 토마스 프로섹의 일부 증언). (다) 또한 평활(平滑)하고 아름다운 표면 외관을 확보한다는 선행발명 3의 명세서(갑10호증, 식별번호 [0018] 참조) 기재에 의하면, 선행발명 3 역시 코팅층 표면을 고르게 한다는 기술적 과제를 포함하고 있다고 볼 수 있다. (라) 한편, 종래 합금 코팅 제조과정에서 5mm라는 단거리에서의 두께 변화를 조절하는 방법을 사용하지 않은 이유는, 그 당시의 제품 규격이 이를 규정한 바 없고, 이와 같은 규격에 대한 규정 없이도 최종 제품의 품질에 큰 차이가 없었기 때문이다(증인 토마스 프로섹의 일부 증언). (마) 또한 구성요소 2에서 코팅의 두께가 30㎛ 이하이면서 직경 5mm의 임의의 코팅 부분에서 40% 이하의 코팅 두께 변화라는 것은 코팅의 두께가 18~30㎛의 범위에 걸칠 수 있다는 것을 의미하여 그 수치범위 자체가 상당히 광범위할 뿐만 아니라, 이는 앞서 본 용융 도금 코팅 방법에서의 코팅 두께 조절장치인 에어나이프에 의해 통상적으로 행해지는 수준의 범위에 불과하다(증인 이호종의 증언). (바) 나아가 이 사건 출원발명의 명세서에는 코팅 두께 변화와 관련하여 그와 같이 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생긴다는 점에 대해 구체적인 언급이 없다. (3) 결국 구성요소 2에서의 수치한정은 모두 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기지 않는 단순한 수치한정에 해당하므로, 이와 같은 수치한정을 포함하는 청구항 1은 선행발명 1에 선행발명 3을 결합하는 방법에 의해 쉽게 발명할 수 있는 것에 불과하다고 보아야 한다. 라. 원고의 주장에 대한 판단 1) 이에 대하여 원고는, 청구항 1이 마그네슘 실리사이드에 의한 표면 결함, 즉 모틀링의 발생을 줄이기 위한 것인 데 비하여, 선행발명들에는 위 기술적 과제에 대한 인식조차 없으므로, 청구항 1의 진보성이 부정되어서는 아니 된다는 취지로 주장한다. 그러나 비록 선행발명 1은 우수한 내식성을 갖는 합금 도금 제품을 제공하는 것을 기술적 과제로 하고 있을 뿐, 표면 결함 문제에 대해서는 명시적으로 언급하고 있지 않으나, 앞서 본 바와 같이 선행발명 3은 마그네슘 실리사이드를 비롯한 금속간 화합물 등에 의해 야기되는 도금의 외관 결함을 개선하는 것을 기술적 과제로 하고 있다. 즉, 선행발명 3은 마그네슘 실리사이드에 의한 도금 표면의 결함을 직접적으로 인식하고 있고, 그 개선을 기술적 과제에 포함하고 있다. 그런데 강철 스트립에 합금 코팅을 하는 것은 기본적으로 강철 스트립 제품의 내식성 향상 등을 목적으로 하는 것이지만, 내식성 향상과 도금 표면의 결함을 제어한다는 것은 양립할 수 없는 기술적 과제라기보다는 해당 기술분야에서 함께 고려되고 추구되어야 할 기본적 과제에 해당한다고 보아야 한다. 따라서 통상의 기술자는 합금 코팅의 내식성 향상에 관한 선행발명 1에 선행발명 1과 기술분야가 동일하고 코팅 표면의 결함을 억제하는 것을 기술적 과제로 하는 선행발명 3을 결합할 동기가 충분하고, 그러한 결합을 시도하는 과정에 별다른 기술적 어려움도 없다고 할 것이다. 결국 원고의 이 부분 주장은 받아들일 수 없다. 2) 또한 원고는, 선행발명들에는 청구항 1과 같이 마그네슘과 실리콘의 두께 방향 농도구배를 이용하여 마그네슘과 실리콘이 코팅층의 내부로 확산되도록 함으로써 모틀링 발생을 억제한다는 기술사상이 제시되어 있지 않으므로, 청구항 1의 진보성이 부정되어서는 아니 된다는 취지로 주장한다. 그러나 이 사건 출원발명의 명세서에는 30㎛ 이하의 코팅 두께와 직경 5mm의 임의의 코팅 부분에서 40% 이하의 두께 변화가 마그네슘과 실리콘의 두께 방향 농도구배에 어떠한 영향을 미치는지에 대해 구체적으로 제시되어 있지 않고, 이러한 관계를 통상의 기술자가 명세서의 구체적인 기재 없이도 당연히 추론할 수 있는 기술상식에 해당한다고 볼 수 없는 이상, 청구항 1이 마그네슘과 실리콘의 두께 방향 농도구배를 이용하는 것이라고 단정할 수 없다. 따라서 이를 전제로 한 원고의 위 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 받아들일 수 없다. 마. 검토 결과의 정리 이상에서 살핀 바를 종합하면, 이 사건 출원발명 중 청구항 1은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 3을 결합하는 방법에 의하여 쉽게 발명할 수 있어 그 진보성이 부정된다. 4. 결론 그렇다면 이 사건 출원발명 중 청구항 1의 진보성이 부정된다고 보는 이상, 특허출원에서 청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우 어느 하나의 청구항에라도 거절이유가 있는 때에는 그 특허출원 전부가 거절되어야 한다는 법리에 따라, 이 사건 출원발명에 대한 특허등록을 거절한 결정이 옳다고 본 이 사건 심결에는 원고의 주장과 같은 위법사유가 존재하지 않고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없다. 판사 이규홍(재판장), 우성엽, 이진희

대법원 제1부 판결 【사건】 2017후523 등록무효(특) 【원고, 피상고인】 서AA, 소송대리인 특허법인 신지(담당변리사 이○○) 【피고, 상고인】 주식회사 △△△, ○○시 ○○읍 ○○로 ***-** (○○리), 대표이사 곽○○, 소송대리인 변리사 이○○ 【원심판결】 특허법원 2017. 2. 7. 선고 2016허6753 판결 【판결선고】 2019. 1. 17. 【주문】 원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다. 【이유】 상고이유를 판단한다. 1. 상고이유 제2, 3점에 관하여 가. 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이 반복 실시할 수 있고, 발명이 목적하는 기술적 효과의 달성 가능성을 예상할 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성되어 있으면 발명은 완성되었다고 보아야 한다. 발명이 완성되었는지는 청구범위를 기준으로 출원 당시의 기술수준에 따라 발명의 설명에 기재된 발명의 목적, 구성, 작용효과 등을 전체적으로 고려하여 판단하여야 하고, 반드시 발명의 설명 중의 구체적 실시례에 한정되어 인정되는 것은 아니다(대법원 2013. 2. 14. 선고 2012후3312 판결, 대법원 1993. 9. 10. 선고 92후1806 판결 등 참조). 나. 위 법리와 원심에서 적법하게 채택한 증거에 비추어 살펴본다. (1) 피고가 출원하여 등록된 이 사건 특허발명(특허번호 제1197414호)의 이름은 “침수 시 누전방지장치”이다. 청구범위 제1항(이하 “제1항 발명”이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다)은 연결단자에 연결되는 누전방지용 도전성 금속판의 구조적 개선을 통해 연결단자대의 침수 시 누전 및 감전 방지와 부하에 대한 정상적인 전원공급을 보장하고, 플러그를 콘센트에 꽂았을 때 언제나 그 누전방지용 금속판이 교류전원의 중성점단자에 연결되는 것을 보장함으로써 사용자의 실수에 의한 오동작을 예방할 수 있는 침수 시 누전방지장치를 제공하기 위한 발명이다. 또한 이 사건 제2 내지 제16항 발명은 이 사건 제1항 발명을 직·간접적으로 인용하는 발명이다. (2) 이 사건 특허발명의 명세서에는 이 사건 특허발명의 구성요소들에 대한 구조와 작동내용, 구성요소들의 상호관계 등을 비롯하여, 발명의 목적을 달성하기 위한 수단으로 연결단자대의 주변에 배치된 누전방지 도전체에 대한 여러 가지 실시례와 도면 및 감전 방지 등의 효과가 어떤 경우에 잘 나타날 수 있는지에 대해 구체적으로 기재되어 있다. (3) 이 사건 특허발명은 물건의 발명으로 침수 시 제2 연결단자에서 나온 전류가 물을 통해 누전방지 도전체에 흘러들어가고 다른 곳으로는 감전을 유발시킬 정도 이상의 전류가 흐르지 않도록 함으로써 누전 및 감전을 방지해주는 것을 특징으로 하고 있을 뿐, 누설전류의 수치를 한정하고 있지 않다. 따라서 통상의 기술자는 발명의 설명의 실시례와 도면을 통해 설치 환경이나 장소에 따라 누전과 감전이 방지될 수 있도록 누전방지 도전체의 구조를 적절하게 변경할 수 있다. (4) 원심판결 기재 피고의 검증 시료 1은 누전방지 도전체가 연결단자대의 하부면, 양 측면 및 상부면을 모두 덮고, 상부면의 평판 도전체는 연결단자대의 앞뒷면의 상단 일부를 추가로 덮으며, 양 측면의 누전방지 도전체 일부와 상부면 평판 도전체 전부를 플라스틱판으로 덮는 구조이다. 이 사건 제1항 발명은 그 청구범위에 누전방지 도전체의 형태에 대해 ‘연결단자대의 측방의 적어도 일부, 연결단자대의 상방의 적어도 일부, 연결단자대의 측방 및 상방 각각의 적어도 일부 중 적어도 어느 한 가지를 포위하는 형태로 제2연결단자(J2)의 주변에 배치된 누전방지 도전체를 구비하여’라고 기재되어 있다. 발명의 설명에는, “도 5에 기재된 것처럼 두 상부도체부 사이를 비워두는 것도 바람직하나, 그 두 상부도체부의 폭을 약간 좁혀 작업공간이 마련되면 두 상부도체부를 연결하여 몸체부 상부를 전부 덮어도 무방할 것이다”(식별번호 [43]), “누전방지 도전체는 …… 그 형상에 특별한 제한이 없다. 제2연결단자(J2) 주변에 더 넓은 면적의 누전방지 도전체가 배치될수록 누설전류의 방지 효과는 더 커진다”(식별번호 [49]), “도 5의 두 상면도체부를 연결하여 바닥도체부, 측면도체부 그리고 상부도체부가 제2연결단자(J2)를 포위하면서 연결단자를 일주하는 폐고리 구조로 구성할 수도 있다”(식별번호 [50])라고 기재되어 있다. 따라서 피고의 검증 시료 1은 이 사건 제1항 발명의 누전방지 도전체에 포함된다고 볼 수 있으므로, 그에 대한 실험 결과는 이 사건 제1항 발명의 효과를 판단하는 근거자료가 될 수 있다. 원심이 실시한 피고의 검증 시료 1에 대한 검증 결과에 나타난 누설전류 수치와 누전차단기가 작동하지 않은 사정 등을 종합하면, 통상의 기술자가 이 사건 제1항 발명의 연결단자대 및 누전방지 도전체가 목적하는 기술적 효과를 달성할 수 있다는 것을 예상할 수 있다. (5) 결국 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 출원당시의 기술수준에 따라 그 청구범위에 기재된 구성요소들을 반복 실시할 수 있고, 발명이 목적하는 기술적 효과의 달성 가능성을 예상할 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성되어 있으므로 발명으로 완성되었다고 볼 수 있고, 이 사건 제1항 발명을 인용하는 이 사건 제2 내지 제16항 발명도 마찬가지이다. 그럼에도 원심은 피고의 검증 시료 1이 이 사건 특허발명에 따른 누전방지장치에 해당되지 않고, 이 사건 특허발명이 완성된 발명으로 인정받기 위해서는 이 사건 특허발명의 명세서에 기재된 실시례 중에서 이 사건 특허발명의 기술적 효과 달성이 확인되어야 한다는 전제에서, 이 사건 특허발명의 명세서에 기재된 실시례에 따라 제작된 검증 시료들의 검증 결과에서 이 사건 특허발명의 ‘연결단자대 및 누전방지 도전체’가 목적하는 기술적 효과 달성이 확인되지 않는다는 등의 이유로, 이 사건 특허발명이 완성된 것이라고 볼 수 없다고 판단하였다. 이러한 원심판결에는 미완성 발명에 관한 법리 등을 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다. 2. 결론 그러므로 나머지 상고이유에 관한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 대법관 김선수(재판장), 권순일, 이기택(주심), 박정화

특허법원 제2부 판결 【사건】 2018허3994 등록취소(상) 【원고】 A 【피고】 B 【변론종결】 2018. 10. 25. 【판결선고】 2018. 11. 22. 【주문】 1. 특허심판원이 2018. 4. 13. 2016당2230 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. 【청구취지】 주문과 같다. 【이유】 1. 기초사실 가. 피고의 이 사건 등록서비스표 1) 등록번호 / 출원일 / 등록일 : 서비스표등록 제195400호 / 2009. 4. 6. / 2010. 3. 23. 2) 구성: 3) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제44류의 건강관리업, 건강진단업, 병원업, 약국업, 요양소업, 의료업, 치과업, 한의원업 나. 이 사건 심결의 경위 1)원고는 2016. 7. 26. 피고를 상대로 특허심판원에 ‘이 사건 등록서비스표는 정당한 이유 없이 그 지정서비스업 중 약국업에 관하여 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 않았다'는 이유로 그 서비스표등록의 취소를 구하는 심판을 청구하였다. 2)특허심판원은 2018. 4. 13. ‘피고가 빛가람병원 내에 개설된 약국에서 이 사건 등록서비스표를 사용하려는 의사에 따라 취소심판청구일 전 3년 이내에 사용하였으므로, 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 상표법'이라 한다) 제73조 제1항 제3호에 해당하지 않는다'는 이유로 원고의 청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다(2016당2230). [인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지 2. 당사자들 주장의 요지 가. 원고 피고는 이 사건 등록취소심판 청구일 전 3년 이내에 이 사건 등록서비스표를 ‘약국업'에 사용한 사실이 없으므로 이 사건 등록서비스표는 ‘약국업'에 대하여 그 등록이 취소되어야 한다. 나. 피고 피고는 이 사건 등록취소심판 청구일 전 3년 이내에 이 사건 등록서비스표를 그 지정서비스업인 ‘약국업'에 정당하게 사용하였다. 3. 판단 가. 관련 법리 1) 구 상표법 제73조 제1항 제3호의 사용의사 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있도록 ‘상표로서' 사용되고 있는지 여부는 상품과의 관계, 상품 등에 표시된 위치, 크기 등 당해 표장의 사용 태양, 등록상표의 알려진 정도 및 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여, 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2012. 1. 27. 선고 2011후3025 판결 등 참조). 그런데 불사용으로 인한 상표등록취소심판제도는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 그 목적이 있으므로, 구 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항에서 규정하는 ‘등록상표의 사용' 여부 판단에 있어서는 상표권자 또는 그 사용권자가 자타상품의 식별표지로서 사용하려는 의사에 기하여 등록상표를 사용한 것으로 볼 수 있는지 여부가 문제될 뿐 일반 수요자나 거래자가 이를 상품의 출처표시로서 인식할 수 있는지 여부는 등록상표의 사용 여부 판단을 좌우할 사유가 되지 못하고(대법원 2013. 2. 28. 선고 2012후3206 판결 등 참조), 이러한 법리는 서비스표권에도 마찬가지로 적용된다. 다만, 사용하려는 의사는 서비스표권자의 주관적, 내면적인 의사에 해당하므로 이는 외형적으로 드러나는 사정을 종합하여 객관적으로 결정해야 하는데, 일반 수요자나 거래자가 그 표시된 표장을 서비스업의 출처표시로서 인식할 수 있는 경우라면 곧바로 서비스권자 등이 식별표지로서 사용하려는 의사가 있었다고 볼 수 있지만, 그렇지 아니한 경우에는 그러한 사용의사를 추단할 수 있는 객관적인 사정이 있어야 비로소 서비스권자 등이 식별표지로서 사용하려는 의사에 기하여 등록서비스표를 사용한 것으로 볼 수 있다(특허법원 2018. 9. 14. 선고 2017허7180 판결 참조). 2) 관련 규정 등 가) 약사법상 약국 및 의약분업 제도 약사법 제2조 제3호는 “약국”이란 약사나 한약사가 수여할 목적으로 의약품 조제 업무(약국제제를 포함한다)를 하는 장소이나 다만 의료기관의 조제실은 예외로 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제20조 제1항에 의하면, 약사 또는 한약사가 아니면 약국을 개설할 수 없으며, 같은 조 제2항에 의하면, 약국을 개설하려는 자는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장에게 개설등록을 하여야 하고, 같은 법 제23조 제1항에 의하면, 약사 및 한약사가 아니면 의약품을 조제할 수 없으며 약사 및 한약사는 각각 면허 범위에서 의약품을 조제하여야 하고, 같은 법 제23조 제3항에 의하면, 의사 또는 치과의사는 전문의약품과 일반의약품을 처방할 수 있고, 약사는 의사 또는 치과의사의 처방전에 따라 전문의약품과 일반의약품을 조제하여야 한다. 이는 약사 또는 한약사가 아닌 자는 약국을 개설할 수 없고, 약사가 근무하는 곳이라도 의료기관의 조제실은 약사법상 약국에 해당하지 않으며, 아래에서 보는 바와 같이 의약분업의 원칙에 따라 일부 예외에 해당하는 사유를 제외하고는 의사 또는 치과의사는 처방을, 약사는 처방전에 따른 조제 업무만을 할 수 있음을 의미한다. 나) 의약분업 예외사유 약사법 제23조 제4항은 같은 조 제1항에도 불구하고 의사 또는 치과의사는 약국이 없는 지역에서 조제하는 경우(제1호) 및 입원환자(제4호) 등의 경우 자신이 직접 조제할 수 있다고 규정하고 있다. 그 중 제1호 사유는 병원이나 약국의 접근이 쉽지 않은 지역(의약분업 예외지역) 등에서 의약분업의 예외를 인정하는 것으로, 의약분업 예외지역으로 지정된 지역에 설립된 의료기관의 의사는 입원환자를 위한 원내처방 뿐만 아니라 의약분업 원칙상 금지되었던 내원환자를 위해 발행한 원외처방에 따른 조제 업무까지 직접 할 수 있음을 의미한다. 이에 따라 의약분업 예외지역의 의사는 해당 의료기관의 입원 및 내원환자에 대한 조제 업무를, 의약분업 예외지역에 개설된 약국에서 근무하는 약사는 처방전 없이 전문의약품을 사용하여 조제할 수 있으나, 의약분업 예외지역에 개설된 의료기관의 의사라고 하더라도 다른 의료기관이 발행한 처방전에 따른 조제 업무를 할 수 있다거나 약국을 개설할 권한이 있는 것은 아니다. 다) 의료기관의 조제실 의료법 제18조 제1항은 의사나 치과의사는 환자에게 의약품을 투여할 필요가 있다고 인정하면 약사법에 따라 자신이 직접 의약품을 조제할 수 있는 경우가 아니면 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 처방전을 작성하여 환자에게 내주거나 발송(전자 처방전만 해당된다)하여야 한다고 규정하고 있고, 약사법 제23조 제7항은 의료기관의 조제실에서 조제 업무에 종사하는 약사는 의료법 제18조에 따라 처방전이 교부된 환자를 위하여 의약품을 조제하여서는 아니 된다고 규정하고 있다. 또한 의료법 제36조 제1호, 의료법 시행규칙 제34조의 의료기관의 종류별 시설기준 별표 3에 의하면 의료기관에는 조제실을 갖출 수 있고, 의료법 제36조 제5호, 의료법 시행규칙 제38조 제2항 제1호에 의하면 병원급 의료기관에는 약사 또는 한약사를 두어야 하며, 이에 따라 별표 5의 2는 의료기관에 두는 약사 및 한약사의 정원을 규정하고 있는데, 이에 의하면 요양병원은 1인 이상의 약사 또는 한약사를 두어야 한다. 위 규정들에 의하면 의약분업 예외가 적용되지 않는 한 의사는 외래환자1)에 대한 원외처방만 할 수 있을 뿐 조제를 직접 할 수는 없고, 의료기관의 조제실에 근무하는 관리약사 또한 해당 의료기관의 의사가 입원환자에 대해 내린 원내처방에 따른 조제 업무만을 할 수 있을 뿐, 해당 의료기관에서 발행한 원외처방전 및 다른 의료기관에서 발행한 처방전에 따른 조제 업무는 할 수 없다. [각주1] 해당 의료기관에 입원하지 않고 통원진료를 받는 환자를 의미한다. 라) 조제료·약제비 등 지급 국민건강보험법상 건강보험 사업은 보험자인 국민건강보험공단(보험급여의 관리, 보험급여비용 지급, 징수금 부과 및 징수), 의료공급자인 요양기관(의약분업으로 의료법에 의하여 개설된 의료기관과 약사법에 의한 약국이 구분된 요양기관으로 법상 당연 지정되어 있다), 가입자(수급권자)인 국내에 거주하는 국민의 3각 관계로 이루어져 있다. 보험급여의 지급은, 가입자가 요양기관을 방문하여 진료를 받은 후, 요양기관이 건강보험심사평가원에 요양급여비용에 대한 심사청구를 하고, 건강보험심사평가원은 그 청구된 내용이 국민건강보험법 및 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 등의 기준에 부합하는지 여부를 심사하여 지급금액을 확정한 다음 심사결과를 요양기관 및 국민건강보험공단에게 통보하고, 국민건강보험공단은 이에 따라 요양기관에게 요양급여비용을 지급하는 과정으로 이루어져 있다. 이에 따라 약사법에 의해 개설된 약국에서 약사가 조제 업무를 수행하는 경우에는 국민건강보험공단에 조제 내역을 신고하면 개설 약사가, 의료기관의 조제실에 근무하는 관리약사가 조제 업무를 수행하는 경우에는 의료기관이 관리약사의 조제 내역을 신고하면 의료기관이 보험급여를 받는다. 마찬가지로 의약분업 예외지역에 설치된 의료기관에서 의사가 직접 조제한 경우 및 의약분업 예외지역임에도 불구하고 의료기관의 조제실에 근무하는 관리약사를 별도로 두어 관리약사의 조제 내역을 신고하면 각 의료기관이 보험급여를 받는다. 나. 판단 1) 인정사실 갑 제4, 5호증, 을 제2, 4, 5, 7호증의 각 기재 및 영상, 증인 C의 일부 증언에 변론 전체의 취지를 종합하면 다음과 같은 사실이 인정된다. ① 피고는 의약분업 예외지역으로 지정된 ○○시 ○○면 D에 개설된 ‘빛가람병원'의 대표자로, 위 병원 1층에는 위 병원 의사들이 발행하는 원내·원외처방전에 따라 약을 조제하기 위해 필요한 의약품과 조제설비 등이 설치된 공간이 마련되어 있다(이하 ‘이 사건 1층 시설'이라 한다). ② 피고는 2012. 5. 24.부터 2014. 2. 3.까지 약사 C을 고용하여 이 사건 1층 시설에서 위 병원에서 발부된 처방전에 따른 조제 업무를 담당하게 하였다. ③ 이 사건 1층 시설의 유리창 상단에는 큰 글씨로 된 ‘약국' 표시가, 하단에는 작은 글씨로 된 ‘빛가람병원' 표시가 부착되어 있고, 위 시설에서 조제된 약은 ‘빛가람병원'이 표기된 약봉투에 담겨 교부되고 있다. 2) 검토 위 인정사실에 앞서 살펴 본 약사법 등 관련 규정을 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 이 사건 1층 시설은 약국이라기 보다는 의료기관 내의 조제실에 해당하는 것으로 보인다. 한편, 조제실에서 약사에 의한 조제 업무가 이루어졌다고 하더라도 이는 병원 업무로서 행해진 것일 뿐, 피고 주장과 같이 조제실에 ‘약국' 또는 ‘빛가람병원'이라고 표시하고, 약봉투에 ‘빛가람병원'을 표시하였다고 하여 피고가 이 사건 등록서비스표를 정당하게 ‘약국업'에 사용한 것으로 보기는 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다. ① 을 제1호증의 1, 을 제8, 9호증은 이 사건 취소심판이 청구된 2016. 7. 26. 이후의 자료에 불과하여 취소심판청구일 전 3년 이내에 이 사건 등록서비스표를 사용한 사실을 증명하기에는 부족하다. ② 의약분업 예외지역에 설치된 의료기관이 진료·처방·조제까지 실시하는 관계로, 국민건강보험공단은 약제비 청구가 법령에 위반된다고 판단되는 경우 약제비 상당의 요양급여비용을 의료기관으로부터 징수하되 그 징수 방법으로 국민건강보험공단이 의료기관에 지급할 보험급여에서 과다 지급된 약제비 상당액을 전산상 상계하는 방법으로 환산한다. 을 제1호증의 2 내지 4(원외처방 약제비 정산 통보)는, 빛가람병원의 원외처방에 따라 국민건강보험공단이 약제비 청구기관에 지급한 요양급여비용을 건강보험심사평가원에서 심사한 결과 잘못 지급되거나 과다 지급되는 등의 사유가 있어 과지급된 부분을 민법 제750조에 따라 빛가람병원으로부터 회수한다는 통지에 불과한 것으로 보인다. ③ 증인 C은, 이 법정에서 자신이 빛가람병원에 근무하면서 이 사건 1층 시설에서 빛가람병원의 의사들이 발부한 원내 및 원외 처방뿐만 아니라 다른 의료기관에서 발급한 처방전에 따라 조제 업무를 하였다는 취지로 진술하였으나, 위 증인의 증언은 아래와 같은 점에 비추어 이를 그대로 믿기 어렵다. ㉮ 증인 C은 ‘외부에서 처방전을 받아가지고 온 경우에 같은 약이 없는 경우 지을 수 없는 이유를 설명하고 돌려보내기도 하고 비슷한 약이 있으면 대체조제를 해서 준 경우가 있다. 빛가람병원에서 처방받지 않은 경우는 많지 않지만 가끔 있다. 처방전만 있으면 아무 약국이나 가서 조제를 할 수 있다고 생각해서 그냥 처방전을 가지고 와서 조제를 원하는 경우가 있었다'(녹취서 7, 8면)라고 진술하였다가, 다른 병원에서 나온 처방전에 따른 조제를 한 사실이 있는지 라는 물음에, ‘있기는 있는데 거의 소화를 하지 못해서 돌려보낸 적은 있다'(녹취서 10면)라고 진술하였고, 빛가람병원에 내원하지 않고 외부에서 약국을 방문한 환자 수가 얼마나 되는지 라는 물음에, ‘작지는 않았으나 올 때마다 진료를 받고 처방전을 받아오라고 말했던 것 같다'고 진술하는 등 그 진술 내용이 불명확하거나 일관되어 있지 않다. ㉯ 다른 병원의 처방전에 기한 조제 업무를 하더라도 빛가람병원이나 C은 국민건강보험공단으로부터 요양급여를 받을 수 없고, 빛가람병원에 고용되어 급여를 받은 관리약사에 불과한 C이 약사법 및 의료법 규정을 위반하면서까지 다른 병원의 처방전에 기한 조제 업무를 할 만한 특별한 동기도 없다. ④ 약사법의 규정에 따라 약사가 아닌자는 약국을 개설할 수 없고, 의료기관 내에는 약국을 설치할 수 없으며, 이와 같은 약사법상 약국의 개설요건은 의약분업 예외 지역이라 해서 달라지지 않는다. 이 사건 1층 시설은 의료기관 내부에 위치하고 있어 약사법 제2조의 약국개설요건에 부합하지 않고, 이 사건 1층 시설에 대하여 약사가 약국개설허가를 받은 사실을 인정할 증거도 없다. ⑤ ‘약국업'의 사전적 의미는 약사가 약을 조제하여 파는 영업으로, 위와 같은 정의에 따르더라도 약을 조제하여 얻은 이익의 귀속 주체는 약사가 되어야 한다. 그런데 관리약사의 조제 업무에 따른 요양급여의 수급자는 조제 업무를 담당한 관리약사가 아닌 ‘빛가람병원'이므로 그 이익의 귀속주체가 약사가 아닌 점, 의료기관 내의 조제실과 같이 약사의 업무범위에 속하는 일이 이루어지는 곳이 모두 약국이라고 볼 수는 없는 점 등에 비추어 보면, 빛가람병원이 관리약사를 고용하여 조제 업무에 따른 보험급여를 받는 일련의 영업은 ‘병원업'의 일부분에 해당하는 것으로 보인다. ⑥ 서비스표권의 등록과 서비스표권의 사용은 달리 보아야 하므로, 일정한 등록요건을 구비한 서비스표권에 대해 등록을 허용할 수 있다 하더라도 그 사용에 요구되는 행정적 규제를 준수하지 않는 것까지 정당한 사용으로 보기는 어려운 반면, 행정규정을 준수할 수 없는 서비스권자는 통상사용권 부여 등의 방법을 통해 행정법규를 위반하지 않으면서도 얼마든지 서비스표권자로서의 권리를 행사할 수 있는 방법이 있다. 3) 피고의 기타 주장에 관한 판단 피고는, 빛가람병원이 설치된 지역은 의약분업 예외지역이므로 진료행위와 약의 조제/판매행위를 동시에 할 수 있어 약국업을 할 수 있는 자격이 있고, 이에 따라 빛가람병원 1층에 약국을 개설하여 고용된 약사로 하여금 조제 업무를 담당하게 하였으므로 이 사건 등록서비스표를 지정서비스업인 ‘약국업'에 정당하게 사용한 것이라고 주장한다. 의약분업 예외지역은 약사가 의사 또는 치과의사의 처방전에 의하지 않고 의약품을 조제할 수 있거나 의사 또는 치과의사가 의약품을 직접 조제할 수 있는 지역의 범위를 정한 것일 뿐 의사 또는 치과의사에게 약국의 개설을 허용한 것이 아니다. 피고가 약사가 아닌 이상 의약분업 예외지역이라고 하여 약국을 개설할 자격이 있는 것은 아니고, 피고가 고용한 약사는 의료기관 조제실에서 근무하는 관리약사로서 일반의약품 판매나, 자신이 근무하는 병원 이외의 의료기관이 발행한 처방전에 따른 조제 업무를 할 수는 없다. 나아가 피고가 운영하는 빛가람병원에서 고용한 관리약사가 빛가람병원의 1층에 마련된 조제실에서 빛가람병원의 의사가 발행한 처방전에 따른 조제 업무를 한 것을 가리켜 ‘약국업'을 한 것이라고 보기도 어렵다. 피고의 위 주장은 이유 없다. 다. 이 사건 심결의 위법 여부 피고가 제출한 증거들만으로는 피고가 이 사건 등록취소심판 청구일로부터 3년 이내에 이 사건 등록서비스표를 ‘약국업'에 정당하게 사용하였다고 보기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하여 약국업에 대하여 등록이 취소되어야 한다. 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다. 4. 결론 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 판사 이제정(재판장), 나상훈, 이지영