대법원 제3부 판결 【사건】 2016두42883 법인세징수및부과처분취소 【원고, 피상고인 겸 상고인】 □□전자 주식회사, 수원시 ○○구 ○○로 *** (○○동), 대표이사 김○○, 김○○, 고○○, 소송대리인 법무법인(유한) 광장, 담당변호사 김경태, 김명섭, 신영철, 장성원, 류성현 【피고, 상고인 겸 피상고인】 동수원세무서장, 소송수행자 최○○, 최○○, 곽○○, 최○○, 김○○, 이○○, 박○○, 소송대리인 법무법인(유한) 화우, 담당변호사 이홍훈, 김용택, 강찬, 소송대리인 법무법인 가온, 담당변호사 강남규, 윤석환, 이승훈, 안지영, 석웅, 소송대리인 변호사 최승재 【원심판결】 서울고등법원 2016. 5. 24. 선고 2015누47043 판결 【판결선고】 2018. 12. 27. 【주문】 상고를 모두 기각한다. 상고비용은 각자 부담한다. 【이유】 상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 각 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다. 1. 원고의 상고이유에 대하여 가. 국세기본법 제14조 제1항이 규정하는 실질과세의 원칙은 소득이나 수익, 재산, 거래 등의 과세대상에 관하여 그 귀속 명의와 달리 실질적으로 귀속되는 자가 따로 있는 경우에는 형식이나 외관을 이유로 그 귀속 명의자를 납세의무자로 삼을 것이 아니라 실질적으로 귀속되는 자를 납세의무자로 삼겠다는 것이므로, 재산의 귀속 명의자는 이를 지배·관리할 능력이 없고, 그 명의자에 대한 지배권 등을 통하여 실질적으로 이를 지배·관리하는 자가 따로 있으며, 그와 같은 명의와 실질의 괴리가 조세를 회피할 목적에서 비롯된 것인 경우에는, 그 재산에 관한 소득은 그 재산을 실질적으로 지배·관리하는 자에게 귀속된 것으로 보아 그를 납세의무자로 삼아야 하고, 이러한 원칙은 법률과 같은 효력을 가지는 조세조약의 해석과 적용에 있어서도 이를 배제하는 특별한 규정이 없는 한 그대로 적용된다(대법원 2012. 10. 25. 선고 2010두25466 판결 등 참조). 나. 원심은 그 판시와 같은 사실을 인정한 다음, 아일랜드 법인인 ○○○○○○○○○○○○ Ventures International Licensing(이하 ‘○V IL’이라 한다)의 설립목적과 운영현황, 인적·물적 설비, 거래에 관한 의사결정 과정, 사용료 소득의 지배·관리 등 그 판시와 같은 사정에 비추어 볼 때, ○V IL은 형식상 거래당사자의 역할만을 수행하였을 뿐, 원고가 2010년에 ○V IL에 지급한 이 사건 사용료 소득의 실질귀속자는 ○V IL의 지배회사로서 미국법인인 ○○○○○○○○○○○○ Ventures Global Licensing, L.L.C(이하 ‘○V US’라 한다)이고, 이러한 형식과 실질의 괴리는 오로지 ｢대한민국과 아일랜드간의 소득 및 양도소득에 대한 조세의 이중과세회피와 탈세방지를 위한 협약｣을 적용받아 조세를 회피할 목적에서 비롯된 것으로 볼 수 있다는 이유로, 이 사건 사용료 소득에 대하여 위 조세협약을 적용할 수 없다고 판단하였다. 다. 원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면 원심의 그 이유설시에 부적절한 부분이 있기는 하나, 이 사건 사용료 소득에 대하여 위 조세협약을 적용할 수 없다고 본 결론은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 실질귀속자의 판단기준 및 그 증명책임에 관한 법리오해, 채증법칙 위반, 이유모순 등의 위법이 없다. 2. 피고의 상고이유에 대하여 가. 구 법인세법(2010. 12. 30. 법률 제10423호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 법인세법’이라 한다) 제2조 제1항 제2호 등은 외국법인에 대하여는 국내원천소득이 있는 경우에만 법인세 납세의무가 있는 것으로 규정하고, 제2조 제5항, 제98조 제1항은 외국법인에 대하여 제93조 제9호 등의 일정한 국내원천소득의 금액을 지급하는 자는 해당 법인세를 원천징수할 의무가 있다고 규정하고 있다. 그런데 구 법인세법 제93조는 “외국법인의 국내원천소득은 다음 각 호와 같이 구분한다.”라고 하면서, 제9호에서 “다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 권리·자산 또는 정보(이하 이 호에서 ‘권리 등’이라 한다)를 국내에서 사용하거나 그 대가를 국내에서 지급하는 경우의 당해 대가 및 그 권리 등의 양도로 인하여 발생하는 소득. 다만, 소득에 관한 이중과세방지협약에서 사용지를 기준으로 하여 당해 소득의 국내원천소득 해당 여부를 규정하고 있는 경우에는 국외에서 사용된 권리 등에 대한 대가는 국내지급 여부에 불구하고 이를 국내원천소득으로 보지 아니한다. 이 경우 특허권, 실용신안권, 상표권, 디자인권 등 권리의 행사에 등록이 필요한 권리(이하 이 호에서 ‘특허권 등’이라 한다)는 해당 특허권 등이 국외에서 등록되었고 국내에서 제조·판매 등에 사용된 경우에는 국내등록 여부에 관계없이 국내에서 사용된 것으로 본다.”라고 규정하고 있다. 한편 ｢대한민국과 미합중국간의 소득에 관한 조세의 이중과세 회피와 탈세방지 및 국제무역과 투자의 증진을 위한 협약｣(이하 ‘한미조세협약’이라 한다) 제14조 제4항은 “본 조에서 사용되는 ‘사용료’라 함은 다음의 것을 의미한다.”라고 하면서 제a호에서 ‘문학·예술·과학작품의 저작권 또는 영화필름·라디오 또는 텔레비전 방송용 필름 또는 테이프의 저작권, 특허, 의장, 신안, 도면, 비밀공정 또는 비밀공식, 상표 또는 기타 이와 유사한 재산 또는 권리, 지식, 경험, 기능, 선박 또는 항공기의 사용 또는 사용권에 대한 대가로서 받는 모든 종류의 지급금’을 규정하고, 제6조는 “이 협약의 목적상 소득의 원천은 다음과 같이 취급된다.”라고 하면서 제3항에서 “제14조 제4항에 규정된 재산의 사용 또는 사용할 권리에 대하여 동 조항에 규정된 사용료는 어느 체약국 내의 동 재산의 사용 또는 사용할 권리에 대하여 지급되는 경우에만 동 체약국 내에 원천을 둔 소득으로 취급된다.”라고 규정하고 있다. 나. 구 법인세법 제93조 제9호 단서 후문은 외국법인이 특허권 등을 국외에서 등록하였을 뿐 국내에서 등록하지 아니한 경우라도 그 특허권 등이 국내에서 제조·판매 등에 사용된 때에는 그 사용의 대가로 지급받는 소득을 국내원천소득으로 보도록 정하였으나, 국제조세조정에 관한 법률 제28조는 “비거주자 또는 외국법인의 국내원천소득의 구분에 관하여는 소득세법 제119조 및 법인세법 제93조에도 불구하고 조세조약이 우선하여 적용된다.”라고 규정하고 있으므로, 국외에서 등록되었을 뿐 국내에는 등록되지 아니한 미국법인의 특허권 등이 국내에서 제조·판매 등에 사용된 경우 미국법인이 그 사용의 대가로 지급받는 소득을 국내원천소득으로 볼 것인지는 한미조세협약에 따라 판단하지 아니할 수 없다. 그런데 한미조세협약의 문맥과 그 문언의 통상적 의미를 고려할 때, 한미조세협약 제6조 제3항, 제14조 제4항은 특허권의 속지주의 원칙상 특허권자가 특허물건을 독점적으로 생산, 사용, 양도, 대여, 수입 또는 전시하는 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 그 효력이 미친다고 보아 미국법인이 국내에 특허권을 등록하여 국내에서 특허실시권을 가지는 경우에 그 특허실시권의 사용대가로 지급받는 소득만을 국내원천소득으로 정하였을 뿐이고(대법원 2007. 9. 7. 선고 2005두8641 판결 등 참조), 한미조세협약의 해석상 특허권이 등록된 국가 외에서는 특허권의 침해가 발생할 수 없어 이를 사용하거나 그 사용의 대가를 지급한다는 것을 관념할 수도 없다. 따라서 미국법인이 특허권을 국외에서 등록하였을 뿐 국내에는 등록하지 아니한 경우에는 미국법인이 그와 관련하여 지급받는 소득은 그 사용의 대가가 될 수 없으므로 이를 국내원천소득으로 볼 수 없다(대법원 2014. 11. 27. 선고 2012두18356 판결). 다. 원심이 같은 취지에서, ○V US에 실질적으로 귀속된 이 사건 사용료 중 국내에 등록된 특허권의 사용료에 해당하는 부분만 구 법인세법 제93조 제9호가 정한 외국법인의 국내원천소득에 해당하고 나머지 사용료는 국내원천소득에 해당하지 아니하므로 이 사건 처분 중 위 나머지 사용료에 대응하는 부분은 위법하다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같이 특허권의 사용대가로 지급받은 소득의 국내원천소득 해당 여부에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 없다. 3. 결론 그러므로 상고를 모두 기각하고, 상고비용은 각자 부담하도록 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 대법관 김재형(재판장), 민유숙, 이동원(주심)

특허법원 제1부 판결 【사건】 2018허4201 등록무효(특) 【원고】 □□전자 주식회사 【피고】 ◇◇◇◇◇◇◇ 주식회사 【변론종결】 2018. 9. 18. 【판결선고】 2018. 11. 1. 【주문】 1. 특허심판원이 2018. 3. 22. 2018당(취소판결)36호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. 【청구취지】 주문과 같다. 【이유】 1. 기초사실 가. 종전 사건의 경위 1) 원고는 2015. 4. 24. 특허심판원에 2015당2972호로 ‘인트라 예측 모드 복호화 방법'에 관한 특허(국제출원일 : 2011. 8. 12. / 우선권주장일 : 2010. 8. 17. 및 2011. 6. 30. / 등록일 : 2014. 3. 6. / 특허번호 : 특허 제1373819호, 이하 ‘이 사건 특허발명'라 하고, 각 청구항을 부를 경우 ‘이 사건 제○항 발명'이라 한다)의 특허권자인 피고를 상대로, ‘피고는 이 사건 특허발명에 관하여 2010. 8. 17.자 특허출원 제2010-79529호와 2011. 6. 30.자 특허출원 제2011-64301호의 선출원들에 기초한 우선권 주장을 하고 있으나, 이 사건 특허발명은 선출원들에 기재되지 않은 내용을 포함하고 있으므로, 그 특허요건에 대한 판단은 국제출원일인 2011. 8. 12.을 기준으로 해야 한다. 이 경우 이 사건 제13, 14, 16, 17항 발명은 비교대상발명1)1, 2의 결합에 의하여, 이 사건 제15항 발명은 비교대상발명 1 내지 3 및 비교대상발명 42)의 결합에 의하여 각 그 진보성이 부정되므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다.'등의 취지로 주장하면서, 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판을 청구하였다. [각주1] 원고가 관련 사건 및 이 사건 소송에서 제출한 증거들은 다음 표와 같다. [각주2] 비교대상발명 4는 2011. 7. 22. JCT-VC의 웹사이트에 문서번호 “JCTVC-F906-version 2”로 공개된 발명으로, 이 사건 소송에서는 증거로 제출되지 아니하였다. 2) 특허심판원은 2016. 11. 28. ‘이 사건 특허발명에 대한 진보성 판단은 국제출원일인 2011. 8. 12.을 기준으로 해야 하고, 이에 따르면 이 사건 제13, 14, 16, 17항 발명은 비교대상발명 1, 2에 의하여, 이 사건 제15항 발명은 비교대상발명 1 내지 3에 의하여 각 그 진보성이 부정되므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다.'는 이유로 원고의 위 심판청구를 인용하는 종전 심결을 하였다(갑 제3호증, 이하 ‘종전 심결'이라 한다). 3) 피고는 종전 심결에 불복하여 이 법원에 2016허9820호로 ‘종전 심결 중 이 사건 제14항 내지 제16항 발명에 대한 부분을 취소한다.'는 취지로 심결취소의 소를 제기하였고, 이 법원은 2017. 10. 19. 이 사건 제14항 내지 제16항은 선행발명 1, 2의 결합에 의하여 진보성이 부정되지 아니하므로 피고의 청구를 인용하는 판결을 하였다(갑 제4호증, 이하 ‘종전 심결취소판결'이라 한다). 4) 원고는 종전 심결취소판결에 불복하여 대법원에 2017후2628호로 상고하였으나 2018. 2. 28. 상고기각(심리불속행)되어 종전 심결취소판결은 2018. 3. 2. 확정되었다. 나. 이 사건 심결의 경위 1) 종전 심결취소판결의 확정에 따라 특허심판원은 2018. 3. 19. 원고와 피고에게 새로운 심판번호인 2018당(취소판결)36호 및 새로운 심판관 합의체에 의하여 다시 심판하게 되었음을 통지하였다(갑 제6호증). 3) 특허심판원은 우선심판결정일 다음날인 2018. 3. 21. 원고와 피고에게 심리종결 통지를 하였고(갑 제8호증), 위 심리종결통지는 2018. 3. 22. 원고에게 송달되었다. 4) 특허심판원은 위 심리종결통지일이 원고에게 송달된 날인 2018. 3. 22. ‘특허심판원에 당사자로부터 새로운 주장과 증거의 제출이 없으며, 취소판결에서 심결 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하므로, 특허법원 취소판결의 이유와 같이 이 사건 제14항, 제15항 및 제16항 특허발명은 비교대상발명 1, 2에 의해 그 진보성이 부정되지 않는다.'는 이유로 이 사건 제14항, 제15항 및 제16항에 대한 심판청구를 기각하는 심결을 하였다(이하 ‘이 사건 심결'이라 한다). [인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 11호증의 각 기재, 변론 전체의 취지 2. 원고 주장의 요지 가. 이 사건 심결은 사건번호 부여 및 심판부 구성 후 이틀 만에 심리를 종결한 후 다음날 결정되었다. 따라서 원고로서는 이 사건 심결절차에서 새로운 주장을 하거나 새로운 증거를 제출할 기회를 가지지 못하였으므로, 원고의 방어권 또는 절차적 이익을 침해한 이 사건 심결은 위법하다. 나. 이 사건 제14, 16항 발명은 선행발명 1, 2, 4의 결합에 의하여 그 진보성이 부정되고, 이 사건 제15항 발명은 선행발명 1 내지 4의 결합 또는 선행발명 1, 2, 4 내지 6의 결합에 의하여 각 그 진보성이 부정된다. 따라서 이 사건 제14 내지 16항 발명은 모두 그 진보성이 부정됨에도 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다. 3. 이 사건 심결의 절차적 위법 여부 : 원고의 2. 가. 주장에 대한 판단 가. 관련 법리 심판은 특허심판원에서의 행정절차이며 심결은 행정처분에 해당하고 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하며 그 소송물은 심결의 실체적, 절차적 위법성 여부라 할 것이므로 당사자는 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결 취소소송단계에서 주장·입증할 수 있다(대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결 참조). 한편, 특허법(2014. 6. 11. 법률 제12753호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제189조 제3항에서는 “제1항에 따른 판결에서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허 심판원을 기속한다.”고 규정하고 있으나, 심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에 있어서 발생하는 것이므로, 취소 후의 심리과정에서 새로운 증거가 제출되어 기속적 판단의 기초가 되는 증거관계에 변동이 생기는 등의 특단의 사정이 없는 한, 특허 심판원은 위 확정된 취소판결에서 위법이라고 판단된 이유와 동일한 이유로 종전의 심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 없고, 여기에서 새로운 증거라 함은 적어도 취소된 심결이 행하여진 심판절차 내지는 그 심결의 취소소송에서 채택, 조사되지 않은 것으로서 심결취소판결의 결론을 번복하기에 족한 증명력을 가지는 증거라고 보아야 할 것이다(대법원 2008. 6. 12. 선고 2006후3007 판결, 대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후96판결 등 참조). 그리고 같은 조 제2항에서는 “심판관은 제1항에 따라 심결 또는 결정의 취소판결이 확정되었을 때에는 다시 심리를 하여 심결 또는 결정을 하여야 한다.”고 하여 다시 심리를 하도록 규정하고 있고, 제163조가 “이 법에 의한 심판의 심결이 확정된 때에는 그 사건에 대하여는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다”고 규정하고 있는 점에 비추어 특허를 무효로 한다는 심결에 대한 취소판결이 확정되어 특허심판원에서 다시 심리하는 경우 심결이 확정되지 않은 상태이므로 심판청구인으로서는 심결취소판결의 결론을 번복하기에 족한 증명력을 가지는 증거를 새로 제출할 기회를 부여받아야 하다. 따라서 특허심판원으로서는 심결취소판결이 확정되어 다시 심리하게 되었을 때에는 심판절차에 관한 특허법 규정에 따라 심판청구인으로 하여금 새로운 증거를 제출할 수 있도록 기간을 부여하고, 새로운 증거가 제출된 경우 피청구인에게도 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 할 것이고, 만약 특허심판원이 심결취소판결 확정 이후 심판관지정통지, 우선심판결정통지, 심리종결통지를 하면서 상당한 기간을 부여하지 않아 심판당사자들로 하여금 특허법에서 규정하고 있는 증거제출 기회나 심판절차 진행이나 심리에 관여할 수 있는 권리를 사실상 행사할 수 없도록 하였다면 그 심결은 절차상 위법이 있다 할 것이다. 나. 구체적 검토 살피건대, 이 사건 심결은 2018. 3. 19.자 심판번호 부여 및 심판부 구성통지, 2018. 3. 20.자 우선심판결정 통지 및 2018. 3. 21.자 심리종결 통지를 거쳐 2018. 3. 22. 결정이 이뤄진 사실은 앞서 본 바와 같다. 원고로서는 적어도 심판번호가 부여되고 심판부가 구성되어야 새로운 증거를 제출할 수 있다고 할 것인데, 이 사건 심결은 심판번호 부여 및 심판부가 구성된 후 불과 이틀 만에 그 심리가 종결되고, 다음날 결정이 이뤄져 원고는 심결취소판결의 결론을 번복하기에 족한 증명력을 가지는 증거를 새로 제출할 기회가 전혀 없었다. 또한 위 2018. 3. 20.자 우선심판결정 통지서에는 4개월 내에 심리가 종결될 예정이라고 기재되어 있어 원고로서는 그 통지일 바로 다음날인 2018. 3. 21. 그 심리가 종결될 것이라고는 전혀 예측이 불가능하였던 것으로 보인다. 특히 이 사건 심결은 원고가 심리종결통지를 받은 날과 같은 날 결정이 이뤄졌으므로 원고는 구 특허법 제162조 제4항에 따라 심리재개신청을 할 기회조차 없어 원고의 방어권에 실질적인 영향을 미쳤다고 봄이 상당하다. 따라서 위와 같은 사정들을 종합하여 보면, 이 사건 심결은 원고로 하여금 특허법에서 규정하고 있는 증거제출 기회나 심판절차 진행이나 심리에 관여할 수 있는 권리를 사실상 행사할 기회 없이 이루어졌으므로 결국 심판청구인의 방어권 또는 절차적 이익을 침해하여 위법하다. 4. 결론 그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 판사 김경란(재판장), 진현섭, 김광남

서울고등법원 제4민사부 판결 【사건】 2018나2040806 출판금지 및 손해배상 【원고, 항소인】 A 【피고, 피항소인】 1. B, 2. 주식회사 ◎◎ 【제1심판결】 서울중앙지방법원 2018. 7. 11. 선고 2016가합10952 판결 【변론종결】 2018. 10. 25. 【판결선고】 2018. 12. 6. 【주문】 1. 원고의 항소를 기각한다. 2. 항소비용은 원고가 부담한다. 【청구취지 및 항소취지】 제1심판결을 취소한다. 피고들은 별지 1 목록 기재 각 저작물을 출판, 판매, 광고, 배포하여서는 아니 된다. 피고들은 공동하여 원고에게 100,000,000원 및 이에 대하여 이 사건 소장 부본 송달일 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 비율로 계산한 돈을 지급하라. 【이유】 1. 기초사실 가. 원고는 1999. 7.경 C 발행 월간지 『D』 에 수필, ‘E’이 당선되면서 문단에 등단한 수필 작가로서, 2001년경 그동안 발표한 50여 편의 작품을 책 한 권으로 엮은 수필집 『F』(이하 ‘이 사건 수필집’이라 한다)를 출간하였다. 나. 이 사건 수필집에는 ‘G’이라는 수필(이하 ‘이 사건 수필’이라 한다)이 실려 있는데, 해당 수필은 국판(A5, 148×210mm) 크기의 판형에 통상적인 편집으로 약 5쪽 분량의 글로서, ‘아버지와 함께 외출하였던 치매 걸린 노모가 단오제의 인파 속에서 동행한 아버지의 손을 놓치면서 행방불명이 되었다가, 전주의 부랑아 보호소에서 극적으로 딸인 원고를 다시 만나게 된다’는 사연을 중심으로, 어머니를 잃어버린 것에 대한 자식으로서의 죄책감, 어머니를 찾으려고 애쓰는 과정, 그 과정에서 떠올리는 과거에 대한 회상을 포함한 여러 가지 상념 등을 주요 내용으로 하고 있다. 다. 피고 B은 1985년경 『H』에 소설 ‘I’가 당선되면서 문단에 등단한 소설가로서, ‘J’라는 제목의 장편 소설(이하 ‘이 사건 소설’이라 한다)을 집필하였고, 피고 주식회사 ◎◎(변경 전 상호 ‘◎◎과 ◎◎사', 이하 ‘피고 회사’라 한다)는 2008. 11.경 이 사건 소설을 출판·배포하였다. 라. 이 사건 소설은 전체 분량은 국판(A5, 148×210mm) 크기의 판형에 통상적인 편집으로 약 270쪽 분량이 나오는 글로서, 2남 2녀를 둔 ‘엄마(박소녀)’가 실종되는 사건을 계기로, 잃어버린 ‘엄마’를 찾기 위해 ‘큰딸(지헌)’과 ‘큰아들(형철)’, 그리고 아버지(‘엄마’의 남편)가 각각 자신의 기억 속에 있는 ‘엄마’에 대한 기억을 떠올리는 것을 주된 내용으로 하며, 1장은 ‘큰딸'의 입장에서, 2장은 ‘큰아들’의 입장에서, 3장은 ‘아버지’의 입장에서, 4장은 ‘엄마’가 작은딸 등 다른 가족 구성원을 지켜보는 입장에서, 에필로그는 다시 ‘큰딸’의 입장에서 각 서술되어 있는 것을 특징으로 한다(다만 극 중 화자는 2인칭 시점, 3인칭 시점 등을 넘나든다). 즉, 이 사건 소설에서 ‘엄마’의 실종과 가족들이 ‘엄마’를 찾아다니며 겪게 되는 사건들을 제외한 나머지 부분은, ① 위 가족들의 ‘엄마’에 대한 회상 혹은 ② ‘엄마’의 직접 서술로 재구성한 ‘엄마’의 인생 이야기로 구성되어 있다. [인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제2, 3, 4호중, 을 제1호증의 1(가지번호가 있는 경우 각 가지번호를 포함한다. 이하 같다)의 각 기재, 변론 전체의 취지. 2. 원고 주장의 요지 이 사건 소설은 이 사건 수필집이 출간된 이후에 작성된 것으로서 이 사건 수필과 이 사건 소설은 소재, 에피소드, 등장인물, 줄거리, 주제 등이 현저히 유사하므로 이 사건 수필에 의거하여 집필·출판된 것이라고 할 것이고, 이 사건 수필과 이 사건 소설은 별지 2 목록 기재와 같이 부분적·문자적으로 유사할 뿐만 아니라 포괄적·비문자적으로도 유사하여 실질적 유사성도 인정되므로, 피고들의 이 사건 소설의 집필, 출판행위는 원고의 이 사건 수필에 대한 저작재산권과 저작인격권을 침해한다(원고는 저작권 중 침해되는 권리를 구체적으로 특정하지는 아니하였으나, 저작재산권 중 복제권과 2차적 저작물작성권의, 저작인격권 중 성명표시권과 동일성유지권의 침해를 주장하고 있는 것으로 보인다). 따라서 원고는 피고들을 상대로 이 사건 소설이 수록된 별지 1 목록 기재 각 저작물의 출판 등 금지 및 원고의 저작재산권 및 저작인격권의 침해로 인한 손해 중 일부로서 100,000,000원 및 이에 대한 지연손해금의 지급을 구한다. 3. 판단 가. 의거관계의 존부 1) 관련 법리 저작권법이 보호하는 복제권이나 2차적저작물 작성권의 침해가 성립하기 위하여는 대비대상이 되는 저작물이 침해되었다고 주장하는 기존의 저작물에 의거하여 작성되었다는 점이 인정되어야 한다. 이와 같은 의거관계는 기존의 저작물에 대한 접근 가능성, 대상 저작물과 기존의 저작물 사이의 유사성이 인정되면 추정할 수 있고, 특히 대상 저작물과 기존의 저작물이 독립적으로 작성되어 같은 결과에 이르렀을 가능성을 배제할 수 있을 정도의 현저한 유사성이 인정되는 경우에는 그러한 사정만으로도 의거관계를 추정할 수 있다. 그리고 두 저작물 사이에 의거관계가 인정되는지 여부와 실질적 유사성이 있는지 여부는 서로 별개의 판단으로서, 전자의 판단에는 후자의 판단과 달리 저작권법에 의하여 보호받는 표현뿐만 아니라 저작권법에 의하여 보호받지 못하는 표현 등이 유사한지 여부도 함께 참작될 수 있다(대법원 2014. 5. 16. 선고 2012다55068 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2013다8984 판결 등 참조). 2) 판단 가) 접근가능성 존부 갑 제2, 5, 6호증의 각 기재에 의하면, 이 사건 수필이 수록된 이 사건 수필집은 2001. 9.경 출판되어 국내 대형 서점 및 인터넷 서점을 통해 판매되었고, 2015. 8.경에는 초판 3쇄가 발행되었던 사실, 위 수필집 표지 뒤편에는 K, L, M 등의 추천사가 실려 있고, 에세이 전문 월간지인 ‘N’의 2006년 6월호 및 7월호에 이 사건 수필집에 대한 소개글이 실리기도 한 사실을 인정할 수 있으므로, 피고 B이 이 사건 소설의 집필 시점 이전 또는 집필 도중에 이 사건 수필을 접하였을 가능성이 있다고 보인다. 나) 현저한 유사성 존부 이 사건 수필과 이 사건 소설은 심신장애 상태에 있는 어머니의 실종이라는 소재는 유사하나, 뒤에서 보는 바와 같이 주제, 줄거리 등 사건의 전개, 등장인물의 설정 및 상호관계 등에 차이가 있고, 이 사건 수필에서의 ‘엄마를 잃어버린 지 열사흘 째’(이 사건 수필집 117쪽), ‘느이 어머니를 있어버렸다’(이 사건 수필집 115쪽)라는 표현과 이 사건 소설에서 ‘엄마를 잃어버린 지 일주일째다'(이 사건 소설 10쪽), ‘엄마를 잃어버린 지 구 개월째다’(이 사건 소설 256쪽), ‘형, 엄마를 잃어버렸대’(이 사건 소설 84쪽), ‘너는 엄마를 잃어버렸다’(이 사건 소설 16쪽)라는 표현이 유사하더라도 이는 어머니를 잃어버렸다는 소재를 선택함에 따라 필수불가결하게 따르는 표현들로 보이고, 이 사건 수필에서 ‘단오제 인파 속에서 아버지는 어머니 손을 놓친 것이었다’(이 사건 수필집 116쪽)라는 표현과 이 사건 소설에서 ‘엄마가 지하철 서울 역에서 아버지의 손을 놓친 그 때 너는 중국에 있었다’(이 사건 소설 17쪽), ‘엄마는 인파에 떠밀려 아버지 손을 놓쳤고 허둥지둥 하는 사이에 지하철이 출발해 버린 것이다’(이 사건 소설 18쪽)라는 표현이 아버지가 어머니의 손을 놓쳤다는 부분에서 유사하다 하더라도 이는 어머니의 실종을 소재로 한 문학작품에서 전형적으로 수반될 수 있는 사건이라 할 것이므로 그것만으로는 이 사건 수필과 이 사건 소설이 독립적으로 작성되어 같은 결과에 이르렀을 가능성을 배제할 수 있을 정도의 현저한 유사성이 인정된다고 보기 어렵다.1) [각주1] 원고는, 이 사건 소설에서 이 사건 수필집의 다른 수될들 소재와 모티브(가락지, 어머니의 생일을 챙기는 것을 사양한 것, 어머니의 심부름으로 편지를 쓴 것 등), 2006. 3.경 인터넷에 게재한 원고의 수필 ‘O’의 ‘바티칸’, ‘시스티나 성당’, ‘베드로 성당’, ‘피에타상’ 등의 소재가 유사하여 의거관계가 인정된다고도 주장하나, 위와 같은 소재나 모티브가 이 사건 소설에서 사용되었다고 하더라도 전자의 경우 위 소재들은 그 시대 어머니들의 전형적인 모습들 중 하나이고 후자의 경우 위 소재들은 바티칸 여행에서 느낀 소회를 표현하는데 사용된 것으로서 이 사건 소설에서는 ‘엄마’를 떠올리고 ‘엄마'를 부탁하는 대상으로 사용되어 소재의 사용방법이 다르므로 위 소재의 유사성만으로는 이 사건 수필과 이 사건 소설이 독립적으로 작성되어 같은 결과에 이르렀을 가능성을 배제할 수 있을 정도로 현저히 유사하다고 보기는 어렵다. 다) 정리 따라서 이 사건 소설은 이 사건 수필에 의거하여 작성된 것이라고 보기 어렵다. 나. 실질적 유사성의 존부 1) 관련 법리 저작권의 보호 대상은 사람의 정신적 노력에 의하여 얻어진 사상 또는 감정을 말, 문자, 음, 색 등에 의하여 구체적으로 외부에 표현한 창작적인 표현형식이다. 표현되어 있는 내용 즉 아이디어나 이론 등의 사상 또는 감정 그 자체는 설사 그것이 독창성·신규성이 있다 하더라도 저작권의 보호 대상이 되지 않는다. 저작권의 침해 여부를 가리기 위하여 두 저작물 사이에 실질적인 유사성이 있는가의 여부를 판단함에 있어서는 창작적인 표현형식에 해당하는 것만을 가지고 대비하여야 한다. 소설 등에 있어서 추상적인 인물의 유형 혹은 어떤 주제를 다루는 데 있어 전형적으로 수반되는 사건이나 배경 등은 아이디어의 영역에 속하는 것들로서 저작권법에 의한 보호를 받을 수 없다(대법원 2000. 10. 24. 선고 99다10813 판결 참조). 실질적 유사성에는 작품 속의 근본적인 본질 또는 구조를 복제함으로써 전체로서 포괄적·비문언적 유사성이 인정되는 경우와 작품 속의 특정한 행이나 절 또는 기타 세부적인 부분이 복제됨으로써 양 저작물 사이에 문장 대 문장으로 대칭되는 부분적·문자적 유사성이 인정되는 경우가 있다. 위 두 가지 유사성 중 어느 하나가 있는 경우에는 실질적 유사성이 인정된다. 한편, 어문저작물 중 소설, 극본, 시나리오 등과 같은 극적 저작물은 등장인물과 작품의 전개과정의 결합에 의하여, 등장인물이 일정한 배경 하에서 만들어 내는 구체적인 사건들의 연속으로 이루어진다. 이러한 사건이 유사하더라도 아이디어 부분이라고 할 수 있는 주제 등을 다루는 데 있어 전형적으로 수반되는 사건, 배경, 필수 장면이라면 포괄적·비문언적 유사성은 인정되기 어렵다. 이와 달리 아이디어의 차원을 넘어 표현에 해당하는 사건 등이 유사한 경우에는 포괄적·비문언적 유사성이 인정될 수 있다. 2) 부분적·문자적 유사성의 존부 원고는 별지 2 목록 표의 기재와 같이, 이 사건 수필과 이 사건 소설 사이에 문장 대 문장으로 대칭되는 수준의 유사성이 있다고 주장한다. 그러나 갑 제3, 4호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실 및 사정들에 비추어 보면, 별지 2 목록 표 중 ‘이 사건 수필’란 기재 부분과 같은 표 중 ‘이 사건 소설’란 기재 부분 사이에 일부 유사한 표현이 있다고 하더라도, 그것만으로 문장 대 문장 수준에서 대칭되는 유사성이 있어 양자 사이에 실질적인 유사성이 있다고 보기는 어렵다. ① 별지 2 목록 표 중 연번 2, 4, 6 내지 10의 ‘이 사건 수필’란 기재 부분과 같은 표 중 ‘이 사건 소설’란 기재 부분의 경우, 보통의 독해 방법으로 읽어가며 비교해 보더라도 문자적 또는 문언적으로 일치한다고 보기 어렵다. ② 별지 2 목록 표 중 연번 1, 3, 5의 ‘이 사건 수필’란 기재 부분과 같은 표 중 ‘이 사건 소설’란 기재 부분의 경우, 아래 [표1]과 같이 일부 유사한 표현이 있다. 그러나 [표1] 연번 1, 3의 ‘이 사건 수필’란 기재 부분을 보면, ‘아버지가 어머니의 손을 놓쳐 어머니가 실종된 사건’에 관하여 서술하는 과정에서 포함될 수밖에 없는 통상의 표현으로 보이는바 그 표현 자체에 창작성이 있다고 보기 어렵다. [표1] 연번 5의 ‘이 사건 수필’란 기재 부분의 경우 창작성이 있다고 보이고, 같은 표 중 ‘이 사건 소설’란 기재 부분과 유사하다고도 보이나, 부분적·문자적 유사성을 판단함에 있어서는 질적인 측면과 양적인 측면을 모두 고려하여야 함에 비추어 보면, 위와 갈은 유사성만으로 이 사건 수필과 이 사건 소설 사이에 부분적·문자적 유사성이 있음을 인정하기는 어렵다. 3) 포괄적·비문언적 유사성의 존부 가) 주제 이 사건 수필은 “어머니의 실종, 어머니를 다시 찾기까지의 지난한 과정, 어머니를 찾았을 때의 감동과 이를 도와준 이들에 대한 감사”를, 이 사건 소설은 “‘엄마’의 실종을 통해 가족들이 ‘엄마’의 고단하면서도 헌신적이었던 삶을 깨닫고, 그럼에도 ‘엄마’를 소외시켜 왔던 과거에 대하여 반성함”과 “가족들이 알지 못했던 ‘엄마’ 개인의 삶을 조명 함”을 각기 주제로 하고 있는바, 양 저작물의 주제가 동일하다고 보기 어렵다. 또한 ‘어머니의 실종, 어머니를 다시 찾기까지의 지난한 과정’과 같은 주제는 P의 ‘Q’, R의 ‘S’에서도 등장하고 있는 주제로서(을 제6호증의 1, 2) 원고만의 창작성 있는 주제라고 보기도 어렵다. 나) 줄거리 등 사건의 전개 ① 원고가 ‘줄거리 등 사건의 전개’와 관련하여 유사성이 있다고 주장하는 내용은 별지 3 목록 표 중 ‘원고 주장 유사 내용’과 같고, 이와 관련한 이 사건 수필의 내용 및 이 사건 소설의 내용은 위 표 중 ‘이 사건 수필의 내용’란 및 ‘이 사건 소설의 내용’란 기재와 같다. 그런데 이 사건 수필과 이 사건 소설 중 각 해당 부분은 위 표 중 ‘평가’란 기재와 같이 어머니(‘엄마’)가 실종된 경위 등에 있어서 일부 유사점을 보이기는 하나, 실종된 어머니(‘엄마’)를 찾는 과정[가족들이 어머니(‘엄마’)를 찾아다니기 시작한 시점, 그 과정에 지인들의 도움이 있었는지 여부, 실종된 어머니(‘엄마’)가 들렀던 장소 등]과 그 결과, 어머니(‘엄마’)가 삶을 마무리하는 시기와 그 방식, 각 저작물의 마지막 부분의 문장이 내포하는 의미 등에 있어 상당한 차이가 있다. ② 이 사건 수필과 이 사건 소설에서 ㉠ 아버지가 인파가 많은 장소에서 어머니(‘엄마’)를 잃어버린다는 부분, ㉡ 딸(‘큰딸’)이 직업적 상황으로 어머니(‘엄마’)의 실종에 바로 대처하지 못하는 부분은 서로 유사하다고 하더라도, 이는 ‘어머니의 실종’을 소재로 한 문학작품 등에서 전형적으로 수반될 수 있는 사건, 배경, 장면으로서 아이디어의 영역에 속하는 것이라고 할 것이므로 저작권의 보호대상으로 보기 어렵다. ③ 나아가 이 사건 수필은 어머니가 실종되었던 당시의 경험을 표현하는 내용이 작품의 주요 부분을 이루고 있는 반면, 이 사건 소설은 실종된 ‘엄마’를 찾는 과정 자체에 대한 내용보다는 ‘엄마’의 실종이라는 사건을 계기로 가족들(큰딸 지헌, 큰아들 형철, 아버지 등)이 ‘엄마’와 함께 했던 과거를 각자 자신의 시각에서 재구성하는 내용, ‘엄마’ 스스로가 자신의 삶을 되돌아보는 내용(이 부분에서 독자는 가족들의 서술만으로는 알 수 없었던 ‘엄마’의 삶의 새로운 일면들을 알게 된다)이 작품의 주요 부분을 이루고 있는 등 그 이야기의 전개방식이 상이하다(이러한 차이는 양 저작물의 장르 내지 분량의 차이가 아니라, 이야기 구조의 본질적인 차이에 기인한다). 다) 등장인물의 설정 및 상호 관계 (1) 어머니(‘엄마’) 이 사건 수필의 어머니와 이 사건 소설의 ‘엄마’는 실종 당사자로서 사건의 발단이 되는 인물인 점, 실종 당시 60대 후반의 노령으로 중병(치매·뇌졸증 후유증)을 앓고 있었던 점, 실종 당시 초라한 모습을 하고 있었던 점에 있어 공통된다. 그러나 이러한 설정들은 ‘어머니의 실종’과 같은 소재가 전형적으로 예정하고 있는 설정으로서 그 창작성을 인정하기 어렵다. 한편, 이 사건 수필의 어머니는 ‘젊은 날엔 치마폭에서 센바람이 일고 카랑한 목소리로 육남매를 지켰던 어머니’라고 하여(이 사건 수필집 118쪽) 자녀들을 키우느라 많은 고생을 한 강인한 어머니상으로 표현되고 있는 반면, 이 사건 소설의 ‘엄마’는 ‘자녀들을 키우느라 고생을 한 강인한 어머니’라는 한 마디로는 수렴될 수 없는 여러 가지 측면을 지닌 복합적 인물로 표현되고 있어서, 등장인물의 설정이 동일하다고 보기도 어렵다. (2) 딸(‘큰딸') 이 사건 수필의 딸과 이 사건 소설의 ‘큰딸’은 양 저작물의 전체 또는 일부분에서 화자의 역할을 하고 있는 점, 직업(이 사건 수필에서는 교사, 이 사건 소설에서는 작가)이 있으며 직업과 관련된 일(이 사건 수필에서는 교생 실습, 이 사건 소설에서는 중국 북페어 참가)로 인해 어머니의 실종에 곧바로 대처하지 못한 점, 일 등으로 바빠 어머니에게 소홀했던 것을 반성하고 있는 점, 실종된 어머니를 찾기 위해 열심히 노력한 점에 있어 공통된다. 그러나 이러한 설정들은 ‘어머니의 실종’과 같은 소재가 전형적으로 예정하고 있는 설정으로서 창작성을 인정하기 어렵다. 한편 이 사건 수필의 딸은, “직장인이랍시고 터미널 배웅조차 소홀했었다”는 등(이 사건 수필집 115쪽) 평소 일 등으로 인하여 어머니에게 소홀했던 점을 반성하고 있기는 하나, 그가 느끼는 죄책감은 어머니의 실종에 즉각 대응하지 못했던 사실 자체에 기인하고 있다. 반면 이 사건 소설의 ‘큰딸’은 ‘엄마’의 실종에 즉각 대응하지 못했던 사실보다는, ‘엄마’의 실종을 계기로 ‘엄마’의 인생 내지 ‘엄마’와의 관계 전반을 회상하면서, ‘엄마’의 헌신에도 불구하고 자신이 ‘엄마’에게 무심했으며 ‘엄마’를 소외시켜 왔던 것에 대하여 죄책감과 후회를 느끼고 있다는 점에서, 그 설정이 동일하다고 보기도 어렵다2). [각주2] 원고는 이 사건 수필의 마지막 부분에서 딸이 어머니에게 “불쌍한 나의 어머니, 오늘 하얀 카네이션 한 송이 올리고 싶어라.”라는 헌사를, 이 사건 소설의 마지막 부분에서 ‘큰딸’이 ‘엄마’에게 “엄마를, 엄마를 부탁해-”라는 헌사를 하고 있는바 이 부분에 실질적 유사성이 있다는 취지로 주장하나, 두 부분 사이에 문장 대 문장으로 대응되는 유사성이 있다고 보기 어려울 뿐만 아니라, 이 사건 수필의 마지막 부분은 어머니에 대한 헌사를 하는 것이고, 이 사건 소설의 마지막 부분은 어머니를 잘 보살펴 달라는 당부를 하는 장면이므로 양 부분의 포팔적·비문언적 유사성도 인정하기 어렵다. (3) 그 외 등장인물들 ① 아버지 이 사건 수필의 아버지와 이 사건 소설의 ‘아버지’는 인파 속에서 어머니(‘엄마’)의 손을 놓침으로써 실종 사건의 단초를 제공하는 인물이라는 점, 어머니(‘엄마’)의 실종 후 식음을 전폐하고 그 행방을 찾아다닌다는 점에 있어 공통된다. 그러나 이러한 설정들은 아이디어의 영역에 속하거나, ‘어머니의 실종’과 같은 소재가 전형적으로 예정하고 있는 설정으로서 원고만의 창작적인 표현에 해당한다고 보기 어렵다. 또한 아래 (4) ②항에서 보는 바와 같이 이 사건 소설의 ‘아버지’는 아내에게 무심한 남편으로 그려져 있어 정신이 혼미한 어미니를 위해 꽃나들이를 나서곤 했던 이 사건 수필의 아버지와는 인물의 성격에 차이가 있다. ② 자녀들 이 사건 수필과 이 사건 소설은 어머니(‘엄마’)에게 양 저작물의 화자 역할을 하는 딸(‘큰딸’) 외에도 여러 자녀들이 있었다는 점, 자녀들이 실종된 어머니(‘엄마’)를 열심히 찾아다닌다는 점에 있어 공통된다. 그러나 이 사건 수필의 어머니와 이 사건 소설의 ‘엄마’의 연령은 60대 후반 정도로, 당시의 시대상에 비추어 보면 여러 자녀를 두고 있는 설정은 전형적이라고 보이고, 자녀들이 실종된 어머니(‘엄마’)를 열심히 찾아다닌다는 설정도 ‘어머니의 실종’과 같은 소재가 전형적으로 예정하고 있는 설정으로 보인다. ③ 딸의 남편(‘큰딸의 연인') 이 사건 수필과 이 사건 소설은 딸(‘큰딸')에게 남편 내지 연인이 있다는 점에서 공통된다. 그러나 이러한 인물 설정 그 자체는 ’어머니의 실종’ 당시 ‘딸’과 ‘큰딸’의 연령 등에 비추어 보면 전형적인 인물 설정이라고 보인다. 한편, 이 사건 수필의 딸의 남편은 어머니를 찾으러 전주의 부랑아 보호소로 가는 딸과 동행하는 등 실종된 어머니를 찾는 데 직접적으로 조력하는 모습이 표현되고 있는 반면, 이 사건 소설의 ‘큰딸의 연인’은 로마에서 열리는 세미나에 참석하면서 ‘큰딸'과 동행하고, 세미나가 끝난 후 예정되어 있었던 점심 약속에 참석하는 대신 바티칸 시국 관광 프로그램을 신청한 ‘큰딸’의 충동적인 행동을 참아주는 모습 정도가 표현되고 있을 뿐이어서 그 설정이 동일하다고 보기도 어렵다. (4) 상호 관계 ① 모녀관계 이 사건 수필의 딸은 실종된 어머니를 찾지 못해 괴로워하고, 어머니를 찾기 위해 서울의 부녀 보호소와 시립병원, 전주의 부랑아 보호소를 찾아다니는 등(이 사건 수필집 116, 117쪽) 어머니와의 관계가 원만하였던 것으로 표현되고 있다. 이 사건 소설의 ‘큰딸’은 실종된 ‘엄마’를 찾기 위해 동분서주하기는 하지만, 혼자 사는 ‘큰딸’을 걱정하는 ‘엄마’의 연락을 한 달 가까이 받지 않을 만큼 ‘엄마’에게 무심하며(이 사건 소설 85쪽), 집에서 키우는 진돗개의 새 개집을 사 줄 돈을 주었는데도 돈을 아끼느라 개집을 사주지 않았다고 ‘엄마’를 오해하기도 하고(이 사건 소설 61쪽), 서울에 올 때 자녀들에게 줄 술과 떡을 해 오려는 ‘엄마’에게 “막내가 술주정하면 책임질 거냐, 제발 좀 현명하게 굴어라. 그 떡 해와야 아무도 안 먹는다”고 말하여 엄마에게 상처를 주는(이 사건 소설 196쪽) 딸로 표현되고 있으며, ‘엄마’의 실종 후 그런 자신의 모습을 되돌아보고 후회하며 반성하고 있는바, 양 저작물에 표현된 모녀관계가 유사하다고 보기는 어렵다. ② 부부관계 이 사건 수필의 아버지는 정신이 혼미한 어머니를 위해 꽃나들이를 자주 갔고, 어머니가 실종된 당일에도 어머니의 답답함을 풀어주고자 함께 외출한 것이었다는 등(이 사건 수필집 116쪽) 어머니와의 관계가 금슬이 좋고 원만하였던 것으로 표현되고 있다. 반면 이 사건 소설의 ‘아버지'는 걸음이 늦어 뒤처지면서 천천히 가자고 부탁하는 ‘엄마’를 배려하지 않고 늘 앞서서 걸었으며(이 사건 소설 167~168쪽) ‘엄마’가 장에 탈이 나서 며칠씩 굶을 때에도 따뜻한 물 한 잔도 떠 준 적이 없었던(이 사건 소설 171쪽) 무심한 남편으로 표현되고 있는바, 양 저작물에 표현된 부부관계가 유사하다고 보기는 어렵다. 라) 소결 위 가)항 내지 다)항을 종합해 보면, 이 사건 소설과 이 사건 수필은 일부 유사한 점이 있기는 하나, 저작권법의 보호대상인 창작적 표현형식의 측면에 있어서는 별다른 유사점을 발견하기 어려워 양자 사이에 포괄적·비문언적 유사성이 인정된다고 보기는 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다. 다. 소결론 이 사건 수필과 이 사건 소설 사이에는 의거관계나 실질적 유사성이 인정되지 않으므로, 피고의 이 사건 소설에 관한 원고의 저작권 침해를 전제로 하는 원고의 청구는 더 나아가 살펴 볼 필요 없이 이유 없다. 4. 결론 그러므로 원고의 이 사건 청구는 이유 없어 기각하여야 한다. 제1심판결은 이와 결론을 같이하여 정당하므로, 원고의 항소는 이유 없어 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 판사 홍승면(재판장), 김윤선, 민달기

서울중앙지방법원 판결 【사건】 2017가소7083597 손해배상(지) 【원고】 박AA, 소송대리인 법무법인 경인, 담당변호사 박진수, 안형록, 최이선, 박소정 【피고】 석BB, 소송대리인 변호사 황민호, 소송복대리인 변호사 이영필, 안재한 【변론종결】 2018. 10. 11. 【판결선고】 2018. 10. 23. 【주문】 1. 피고는 원고에게 3,000,000원과 이에 대하여 2017. 11. 23.부터 2018. 10. 23.까지는 연 5%, 그 다음날부터 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라. 2. 원고의 나머지 청구를 기각한다. 3. 소송비용은 이를 2분하여 그 1은 피고가, 나머지는 원고가 각 부담한다. 4. 제1항은 가집행할 수 있다. 【청구취지】 피고는 원고에게 20,000,000원과 이에 대하여 이 사건 소장 부본 송달 다음날부터 갚는 날까지는 연 15%의 비율로 계산한 돈을 지급하라. 【이유】 이 사건 변론에 나타난 여러 증거를 종합하면, 위 로고는 의류판매업을 하는 원고가 2016. 10. 28.경 창작한 응용미술저작물로 원고가 저작권을 갖고 있는 사실, 그런데 피고가 부산 서면에서 술집을 경영하면서 2017. 7.경부터 2개월 정도 위 로고를 흉내내어 동일하게 만든 디자인을 넣은 간판을 사용하고 이를 인터넷이나 전단지에 넣어 피고의 술집을 홍보한 사실을 인정할 수 있다. 따라서 피고는 원고의 저작권을 침해하였다고 할 것이므로, 이로 인하여 원고가 입은 손해를 배상할 책임이 있다. 다만 손해가 발생한 사실은 인정되나 저작권법 제125조의 규정에 따른 손해액을 산정하기 어려우므로 같은 법 제126조에 의하여 변론의 취지 및 증거조사의 결과를 참작하여 손해액을 3,000,000원으로 정한다. 그렇다면 피고는 원고에게 3,000,000원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다 할 것이므로 원고의 청구는 위 범위 내에서 이유 있어 인용하고 나머지 청구는 이유 없어 기각한다. 판사 성기문

특허법원 제2부 판결 【사건】 2018허2533 등록무효(상) 【원고】 □□□□, 인코포레이티드(□□□□□□, INC.), 미합중국 【피고】 주식회사 △△△△△ 【변론종결】 2018. 9. 13. 【판결선고】 2018. 10. 25. 【주문】 1. 특허심판원이 2018. 1. 4. 2016당2195 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. 【청구취지】 주문과 같다. 【이유】 1. 기초사실 가. 피고의 이 사건 등록상표 (1) 출원일 / 등록결정일 / 등록일 / 등록번호 : 2012. 4. 6. / 2013. 3. 13. / 2013. 4. 15. / 상표등록 제964011호 (2) 표장 : (3) 지정상품 : 상품류 구분 제6류의 금속제 텐트 팩, 등산용 금속제 피턴, 등산용 아이스네일, 등산용 아이젠(Eisen) 나. 원고의 선사용상표들 (1) 선사용상표 1 (가) 출원일 / 등록일 / 갱신등록일 / 등록번호 : 1985. 7. 15. / 1986. 11. 24. / 2016. 2. 18. / 상표등록 제133964호 (나) 표장 : (다) 지정상품 - 상품류 구분 제16류의 화투 - 상품류 구분 제18류의 승마용안장 - 상품류 구분 제28류의 금속제완구, 목제완구, 죽제완구, 지제완구, 포제완구, 플라스틱제완구, 고무제완구, 완구악기, 세트완구, 인형용피복, 마스코트인형, 마네킹인형, 어린이용삼륜차, 바둑돌, 바둑판, 장기짝, 장기판, 당구대, 당구큐, 당구용공, 마작용구, 트럼프, 다이아몬드게임, 골패, 테니스라켓, 낚시대 (2) 선사용상표 2 (가) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 2007. 4. 4. / 2008. 8. 20. / 상표등록 제757870호 (나) 표장 : (다) 지정상품 : 상품류 구분 제28류의 완구, 오락 및 유희용구 (3) 선사용상표 3 (가) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 2007. 4. 4. / 2008. 8. 20. / 상표등록 제757871호 (나) 표장 : (다) 지정상품 : 상품류 구분 제28류의 완구, 오락 및 유희용구 (4) 선사용상표 4 (가) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 2008. 7. 25. / 2010. 10. 18. / 상표등록 제839981호 (나) 표장 : (다) 지정상품 - 상품류 구분 제16류의 출판물, 신문 - 상품류 구분 제21류의 플라스틱제 물통, 멜라민 접시, 멜라민 컵 - 상품류 구분 제24류의 침대용 린넨제품 - 상품류 구분 제28류의 완구(Toys), 오락 및 유희용구(game and playthings), 가정용 깜짝상자 (5) 선사용상표서비스표(이하 ‘선사용상표 5’라 한다.) (가) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 2007. 3. 29. / 2009. 10. 7. / 상표서비스표등록 제29219호 (나) 표장 : (다) 지정상품 / 서비스업 - 상품류 구분 제9류의 DNA 칩, 투약용 디스펜서, 실험실용 이화학기기, 광학기기(안경/사진기기는 제외), 영화기기, 사진기기, 안경, 콘택트렌즈, 구명장치, 전기음향영상기기, 전기통신기기, 전자응용기기, 컴퓨터소프트웨어, 자기식카드, 음향 또는 영상의 기록용/송신용 또는 재생용 장치, 자동판매기 및 동전작동식 기계장치, 금전등록기, 계산기, 컴퓨터, 소화기 - 상품류 구분 제28류의 오락 및 놀이용구, 체조용품 및 운동용품(다른 류에 속하는 것은 제외한다), 크리스마스트리용 장식품 - 서비스업류 구분 제41류의 훈련제공업, 연예물공연업, 연예물제작 배급업, 연예인 공연서비스업, 연예정보제공업, 스포츠서비스업, 오락설비공급업, 오락시설의 제공 및 운영업, 텔레비젼오락업, 휴일캠프오락서비스업, 교육적 목적의 전시회조직업, 문화적 목적의 전시회조직업, 연예 목적의 전시회준비업, 예술작품전시회업, 전람회 개최관리업 다. 이 사건 심결의 경위 (1) 원고는 2016. 7. 25. 특허심판원에 피고를 상대로, “이 사건 등록상표는 국내에서 특정인의 상품 및 서비스를 표시하는 것으로 이미 알려져 있는 선사용상표들과 표장이 유사하고 그 지정상품도 선사용상표들과 유사하거나 경제적 견련관계가 인정되는 것으로서 수요자를 기만할 염려가 있으므로, 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것, 이하 ‘구 상표법’이라 한다) 제7조 제1항 제11호에 해당한다. 또한 이 사건 등록상표는 저명한 선등록상표들과 사실상 동일한 상표로서, 저명상표의 출처표시 기능을 희석화하거나 창작성이 인정되는 타인의 상표를 극히 유사하게 모방하는 등 부정한 목적으로 출원된 상표이므로, 구 상표법 제7조 제1항 제12호에도 해당한다”는 취지로 주장하면서, 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판(2016당2195)을 청구하였다. (2) 특허심판원은 2018. 1. 4. “이 사건 등록상표는 그 등록결정 당시 ‘로봇 완구' 및 ‘로봇 관련 영화' 등의 분야에서 국내 수요자 또는 거래자들 사이에 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있는 선사용상표들과 표장이 유사하기는 하지만, 그 지정상품은 선사용상표들의 사용상품과 밀접한 경제적 견련관계가 있다고 볼 수 없어 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용되더라도 상품출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 볼 수 없으므로, 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하지 않는다. 나아가 이 사건 등록상표는 선사용상표들과의 관계에서 선사용상표들이 가지는 양질의 이미지나 고객흡입력에 편승하여 부당한 이익을 얻거나 선사용상표들의 사용자에게 손해를 입히려고 하는 등의 부정한 목적을 가지고 있다고 볼 수 없으므로, 구 상표법 제7조 제1항 제12호에도 해당하지도 않는다”는 이유로, 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. [인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함)의 각 기재, 변론 전체의 취지 2. 원고 주장의 요지(심결취소사유) 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시 선사용상표들은 영화 서비스와 관련하여 특정인의 표장으로 국내에 널리 알려져 있었고, 그 표장은 이 사건 등록상표와 유사하며, 영화가 일반 대중에게 좋은 의미로 널리 알려질 경우에는 그 제호나 등장인물의 이름 또는 캐릭터가 상표사용권 계약 등을 통해 이 사건 등록상표의 지정상품과 같은 다양한 상품에 부착되어 판매되는 것이 상거래 실정이고, 실제로 선사용상표들의 표장이 새겨진 캐릭터 상품이 원고에 의해 판매되고 있다는 점 등을 감안할 때 이 사건 등록 상표가 그 지정상품에 사용될 경우 원고 및 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산 또는 판매되는 것으로 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있으므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다. 또한 이 사건 등록상표의 출원 당시 선사용상표들이 국내외에서 원고의 표지로 널리 알려져 있었음에도 불구하고 피고는 이와 거의 동일한 이 사건 등록상표를 출원하였던 것인바, 이 사건 등록상표는 선사용상표들의 신용 및 명성에 편승하여 부당한 이익을 목적으로 사용하는 상표로서 구 상표법 제7조 제1항 제12호에도 해당한다. 따라서 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다. 3. 구 상표법 제7조 제1항 제11호 해당 여부 가. 관련 법리 구 상표법 제7조 제1항 제11호는 “상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표는 상표등록을 받을 수 없다.”라고 규정하고 있는바, 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 할 필요까지는 없고, 국내 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있으면 되며, 이러한 경우 그 선사용상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용되고 있거나, 또는 어떤 상표가 선사용상표와 동일·유사하고, 선사용상표의 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래실정 등에 비추어, 그 상표가 선사용상표의 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다. 그리고 어떤 상표가 수요자 기만의 염려가 있는지 여부는 그 상표의 등록결정시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2004후1304 판결, 대법원 2010. 1. 28. 선고 2009후3268 판결 등 참조). 한편, 선사용상표가 사용상품에 대한 관계거래자 이외에 일반공중의 대부분에까지 널리 알려지게 됨으로써 저명성을 획득하게 되면, 그 상표를 주지시킨 상품 또는 그와 유사한 상품뿐만 아니라 이와 다른 종류의 상품이라고 할지라도 상품의 용도 및 판매거래의 상황 등에 따라 저명상표권자나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산 또는 판매되는 것으로 인식될 수 있고 그 경우에는 어떤 상표가 선사용상표의 사용상품과 다른 상품에 사용되더라도 수요자로 하여금 상품의 출처를 오인·혼동하게 하여 수요자를 기만할 염려가 있다. 여기서 선사용상표가 저명상표인가는 상표의 사용, 공급, 영업활동의 기간·방법·태양 및 거래범위 등을 고려하여 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2015. 10. 15. 선고 2013후1207 판결 등 참조). 나. 판단 (1) 이 사건 등록상표와 선사용상표들의 표장의 유사 여부 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표는 ‘’ 과 같이 도형과 영문자가 2단으로 구성된 표장이고, 선사용상표들은 ‘’, ‘’, ‘’, ‘’, ‘’와 같이 한글과 영문자, 도형이 일렬(一列) 또는 상하(上下)로 구성된 표장들로서, 도형의 결합 유무, 표장의 구성 방식 등의 차이로 인하여 그 외관은 다소 다르다. 그러나 관념 및 호칭에 있어서, 이 사건 등록상표는 도형 ‘’과 문자 ‘’가 결합된 표장으로서 그 결합으로 인하여 특별한 관념이 도출되지 않으므로 도형 부분과 문자 부분이 분리되어 거래에 놓일 수 있을 것이고, 선사용상표들은 그 중 검정색 바탕에 문자가 음각의 형태로 구성된 표장이 있기는 하지만 모두 문자 부분만으로 자연스럽게 관찰될 수 있으며, 이 경우 위 표장들은 문자 부분인 ‘TRANSFORMER', ‘TRANSFORMERS'에 의해 ‘변압기' 등으로 관념되고 영어의 음운법칙에 따라 ‘트랜스포머' 또는 ‘트랜스포머스'로 동일 또는 유사하게 호칭될 것이므로, 결국 이 사건 등록상표와 선사용상표들의 표장은 서로 유사한 표장에 해당한다고 볼 수 있다(이 점에 관하여는 당사자 사이에 다툼이 없다). (2) 선사용상표들이 알려진 정도 및 이 사건 등록상표가 수요자에게 출처의 오인·혼동을 일으키게 하는지 여부 갑 제9 내지 11, 16, 20, 23호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함)의 각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하면, 영화 ‘트랜스포머'가 2007. 6. 28. 세계 최초로 한국에서 개봉되어 관객수 7,389,696명으로 개봉 당시 박스오피스 순위 2위, 역대 박스오피스 순위 7위를 기록하였고, 이 영화를 홍보하기 위해 개봉 전 마이클 베이 감독, 주연배우 우들린 샤이아 파보프 및 메간 폭스가 한국에 와서 기념행사를 참석하는 등 트랜스포머 시리즈에 대한 이벤트를 진행한 바 있는 사실, 원고는 2007. 6. 2. ‘트랜스포머' 관련 완구 제품을 MOCOM 엔터테인먼트를 통해 국내에 최초로 출시한 후 1개월 동안 10만개를 판매하였고, 2008. 8. 1. 자회사인 □□□□코리아를 설립하여 국내에서 완구를 본격적으로 판매하기 시작한 사실, 그 후 영화 ‘트랜스포머' 2편이 2009. 6. 24. 국내에서 개봉되어 관객수 7,392,990명으로 개봉 당시 박스오피스 순위 3위, 역대 박스오피스 순위 9위를 기록하였고, 다시 ‘트랜스포머' 3편이 2011. 6. 29. 국내에서 개봉되어 관객수 7,784,743명으로 개봉 당시 박스오피스 순위 1위, 역대 박스오피스 순위 10위를 기록한 사실, 자회사 □□□□코리아를 설립한 2008년 이래 원고의 국내 매출액은 2012년까지 1,600만 달러에 달하고, 광고비 지출은 180만 달러에 이르는 사실 등을 인정할 수 있다. 위 인정사실에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들, 즉 ① 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2013. 3. 13. 전까지 국내에서 개봉된 3편의 ‘트랜스포머' 영화 시리즈가 모두 크게 흥행하여 누적 관객수가 2,250만 명을 넘는 등 위 영화의 제호인 ‘트랜스포머'가 국내에서 저명성을 획득하였음은 의문의 여지가 없는 점, ② 이와 같이 영화 등이 일반 대중에게 널리 알려질 경우 그 제호 등이 상표사용권 계약 등을 통해 다양한 상품에 부착되어 판매되는 것이 상거래의 실정이라고 할 수 있는데다가, 영화 ‘트랜스포머'는 ‘변신 로봇'을 주제로 한 것이라는 차별적 특징을 가지고 있어 그 영화의 흥행에 따라 ‘변신 로봇'에 관한 완구 제품이 많이 판매될 것이라고 수요자들이 쉽게 예측할 수 있는 점, ③ 실제로 원고는 영화 ‘트랜스포머'(1편)의 흥행에 힘입어 2007. 6. 2. 한국에 ‘트랜스포머' 관련 완구 제품을 최초로 출시한 후 1개월 동안 약 10만 개를 판매하고, 2008. 8. 1. 자회사인 □□□□코리아를 설립하여 국내에서 완구를 본격적으로 판매하기에 이르렀으며, 그 후 영화 ‘트랜스포머' 2편 및 3편이 연달아 흥행함에 따라 원고의 국내 매출액이 2012년까지 1,600만 달러에 달하고, 그 기간 동안의 광고비도 180만 달러에 이르는 등 원고의 사용상품인 완구 제품의 인지도도 그 지속적인 판매 및 광고와 함께 ‘트랜스포머' 영화의 인지도 및 후속편들의 잇따른 흥행과 연동되어 급격한 성장세를 보인 점 등을 앞서 본 법리에 비추어 보면, ‘트랜스포머'를 포함하는 구성의 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2013. 3. 13. 당시 국내에서 ‘로봇 관련 영화'로서 뿐만 아니라 ‘로봇 완구' 등의 분야와 관련하여 관계거래자 이외에 일반공중의 대부분에까지 널리 알려지게 됨으로써 수요자들 사이에 특정인의 상표로 인식되는 정도를 넘어서는 저명성을 획득하였다고 봄이 상당하다. 그리고 사정이 이러한 이상 선사용상표들과 유사한 이 사건 등록상표가 선사용상표들의 사용상품과 다른 ‘금속제 텐트 팩, 등산용 금속제 피턴, 등산용 아이스네일, 등산용 아이젠(Eisen)' 등의 지정상품에 사용되더라도 그러한 상품이 원고나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산·판매되거나 제공되는 것으로 인식됨으로써 그 상품의 출처를 오인·혼동하게 하여 수요자를 기만할 염려가 있다고 할 것이다. 다. 이 사건 심결의 위법 여부 결국 이 사건 등록상표는 선사용상표들과의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제11호의 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하여 무효로 되어야 할 것이므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 위법하다. 4. 결론 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 판사 이제정(재판장), 나상훈, 이지영

서울중앙지방법원 제62민사부 판결 【사건】 2017가합578165 상표권침해 【원고】 제주특별자치도개발공사, 소송대리인 법무법인 건양 담당변호사 최건, 변호사 박소연 【피고】 주식회사 ◇◇크리에이션, 소송대리인 변호사 박지흔 【변론종결】 2018. 10. 12. 【판결선고】 2018. 11. 9. 【주문】 1. 피고는, 가. 별지 목록 제3 ~ 6, 9, 10항 기재 각 표장을 피고가 판매하는 음료병과 그 포장 용기, 팸플릿, 거래서류, 홈페이지에 표시하여서는 아니 되고, 나. 별지 목록 제3 ~ 6, 9, 10항 기재 각 표장을 표시한 제품을 제조·보관·판매·양도하여서는 아니 되며, 다. 별지 목록 제3 ~ 6, 9, 10항 기재 각 표장을 부착한 피고가 판매하는 음료병과 그 표장이 표시된 포장 용기, 팸플릿, 거래서류를 폐기하고, 홈페이지 게시물에서 그 표장을 삭제하라. 2. 원고의 나머지 청구를 기각한다. 3. 소송비용 중 1/2은 원고가, 나머지는 피고가 각각 부담한다. 4. 제1항은 가집행할 수 있다. 【청구취지】 피고는 별지 목록 기재 각 표장을 피고가 판매하는 음료병과 그 포장 용기, 팸플릿, 거래서류, 홈페이지에 표시하여서는 아니 되며, 별지 목록 기재 각 표장을 표시한 제품을 제조·보관·판매·양도하여서는 아니 되며, 별지 목록 기재 각 표장을 부착한 피고가 판매하는 음료병과 그 표장이 표시된 포장 용기, 팸플릿, 거래서류를 폐기하고, 홈페이지 게시물에서 그 표장을 삭제하라는 취지의 판결. 【이유】 1. 기초 사실 가. 당사자들의 지위 1) 원고는 지방공기업법 제49조, 제주특별자치도 개발공사 설치 조례에 따라 청정 지하수의 난개발 방지 및 주민의 복지 증진과 지역사회 발전 등을 목적으로 1995. 1. 경 제주특별자치도가 전액 출자하여 설립한 법인으로 1998년경부터 ‘삼다수’라는 표지를 사용하여 생수 제품을 출시, 판매하여 왔다. 2) 피고는 2013년 화성시에서 제주도로 본사를 이전한 후 ‘미네랄용암수’라는 음료 제품을 생산, 판매하였고, 2016. 12.경부터 ‘제주 한라수’라는 표지를 사용한 음료 제품을 생산, 판매하고 있다. 나. 원고의 상품 표지들 1) 이 사건 등록상표들 ○ 이 사건 제1 등록상표 - 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 2012. 2. 9. / 2013. 3. 7. / 제0957122호 - 표장 : - 지정상품 : 제32류(채소 또는 과실 가공음료, 청량음료, 광천수, 생수, 식탁용 미네랄 워터, 맥주 등) ○ 이 사건 제2 등록상표 - 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 2012. 2. 9. / 2013. 3. 7. / 제0957125호 - 표장 : - 지정상품 : 제32류(채소 또는 과실 가공음료, 청량음료, 광천수, 생수, 식탁용 미네랄 워터, 맥주 등) ○ 이 사건 제3 등록상표 - 출원일 / 등록일 / 등록번호: 2012. 2. 9. / 2013. 3. 7. / 제0957127호 - 표장 : - 지정상품 : 제32류(채소 또는 과실 가공음료, 청량음료, 광천수, 생수, 식탁용 미네랄 워터, 맥주 등) ○ 이 사건 제4 등록상표 - 출원일 / 등록일 / 등록번호: 2012. 2. 10. / 2013. 3. 7. / 제0957130호 - 표장 : - 지정상품 : 제32류(채소 또는 과실 가공음료, 청량음료, 광천수, 생수, 식탁용 미네랄 워터, 맥주 등) 2) 이 사건 사용표지들(사용 상품 : 생수) ○ 이 사건 제1 사용표지(2리터 제품용) - 표장 : - 2007. 11. 23. 출원되어 2008. 12. 18. 제772986호로 등록된 등록상표이기도 함. ○ 이 사건 제2 사용표지(0.5리터 제품용) - 표장 : - 2007. 11. 23. 출원되어 2008. 12. 18. 제772987호로 등록된 등록상표이기도 함. ○ 이 사건 제3 사용표지 - 2010 서울 G20 정상회의 기념 제품의 표지 ○ 이 사건 제4 사용표지 - 일명 태연, 규현 기념 제품의 표지 ○ 이 사건 제5 사용표지 - 표장 : 다. 피고의 사용표장들 피고는 2016. 12.경부터 별지 목록 제3 ~ 6항 기재 각 표장을 혼합음료 제품 용기에 표시하여 혼합음료 제품을 판매하였고, 현재는 별지 목록 제7, 8항 기재 각 표장을 혼합음료 제품 용기에 표시하여 혼합음료 제품(제주 용암해수를 정제하여 염도를 제거하고 각종 미네랄을 첨가하여 만든 음료)을 판매하고 있다. 라. ‘제주 한라수’ 표장의 상표출원 경과 제32류 상품을 포함한 2개류 상품들을 지정상품으로 한 ‘제주 한라수’, ‘濟州 漢拏水’ 표장에 관한 제3자의 상표등록출원에 대하여 특허청은 2012년경 ‘제주’와 ‘한라'는 제주도와 한라산 명칭이 결합된 것으로 현저한 지리적 명칭에 해당하고, ‘수’는 지정상품의 일반적인 명칭에 해당하며, ‘제주 한라(산) 물’을 직감케 하여 식별력이 없다는 이유로 거절결정을 하였다. 마. 관련 사건의 경과 원고는 피고를 상대로 서울중앙지방법원 2017카합80606호로 별지 목록 제3 ~ 7항 기재 각 표장에 관한 사용금지가처분 신청을 하였다. 그 법원은 2017. 9. 4. ‘① 별지 목록 제3 ~ 6항 기재 각 표장은 국내에 널리 인식된 원고의 생수 제품 표지인 이 사건 제1, 2 사용표장과 비교해 도형의 색상이나 전체적인 배치, 형상이 매우 유사하고, 문자의 전체적인 배치, 형태도 매우 유사하여 수요자들에게 상품 출처에 오인, 혼동을 일으킬 우려가 있으므로, 피고의 별지 목록 제3 ~ 6항 기재 각 표장의 사용 행위는 부정경쟁행위에 해당하고, ② 별지 목록 제7항 기재 표장은 이 사건 제1, 2 사용표장과 비교해 도형과 문자의 색상이 달라 전체적인 외관이 유사하지 않고, 호칭과 관념도 달라 수요자들에게 상품 출처에 오인, 혼동을 일으킬 우려가 있다고 보기 어렵고, 이 사건 제1 ~ 4 등록상표와는 외관이 현저히 다르므로, 피고의 별지 목록 제7항 기재 표장의 사용 행위는 부정경쟁행위나 상표권 침해에 해당하지 않는다’는 이유로 생수 제품에 한해 별지 목록 제3 ~ 6항 기재 각 표장에 관한 사용금지가처분 신청을 받아들이고, 나머지 신청을 기각하는 결정을 하였다. [인정 근거] 갑 제1 ~ 5, 7 ~ 11, 13호증(가지번호 포함, 이하 같다), 을 제1, 4, 5호증의 각 기재, 변론 전체의 취지 2. 당사자들의 주장 가. 원고의 주장 1) 별지 목록 기재 각 표장은 이 사건 등록상표들과 유사하므로 피고의 별지 목록 기재 각 표장 사용 행위는 이 사건 등록상표들의 상표권 침해에 해당한다. 2) 이 사건 제1 ~ 4 사용표지는 원고의 생수 제품을 표시하는 것으로 국내에 널리 인식된 표지이다. 별지 목록 제3 ~ 8항 기재 각 표장은 이 사건 제1 ~ 2 사용표지와 유사하여 원고의 제품과 혼동을 일으킨다. 별지 목록 제7, 8항 각 표장은 이 사건 제3, 4 사용표지와도 유사하여 원고의 제품과 혼동을 일으킨다. 따라서 피고의 별지 목록 제3 ~ 8항 기재 각 표장 사용 행위는 「구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 (2018. 4. 17. 법률 제15580호로 개정되기 전의 것, 이하 구 부정경쟁방지법이라 한다) 제2조 제1호 가목이 정한 부정경쟁행위에 해당한다. 3) 이 사건 사용표지들은 원고의 상당한 투자와 노력으로 만들어진 성과물에 해당한다. 별지 목록 기재 각 표장의 사용행위는 이 사건 사용표지들의 브랜드 가치와 인지도에 편승하기 위하여 문자 부분에서 원고의 ‘한라수’를, 문자 외 부분에서 ‘제주 삼다수’의 것을 도용한 것으로, 이는 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목이 정한 부정경쟁행위에 해당한다. 4) 따라서 원고는 피고에 대해 상표법 제107조 제1항 및 제2항, 구 부정경쟁방지법 제4조 제1항 및 제2항 제1호, 제4호에 따라 별지 목록 기재 각 표장 사용 행위의 금지 또는 예방 청구와 함께 이를 위하여 필요한 조치 및 조성 물건의 폐기를 구한다. 나. 피고의 주장 1) 별지 목록 제3 ~ 6, 9, 10항 기재 각 표장의 사용이 이 사건 등록상표들의 상표권 침해에 해당하고, 이 사건 제1, 2 사용표지가 원고의 상품 표지로 국내에 널리 인식된 표지이며, 별지 목록 제3 ~ 6항 기재 각 표장의 사용이 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목의 부정경쟁행위 해당한다는 점에 대해서는 다투지 않는다. 2) 그러나 별지 목록 제1, 2, 7, 8항 기재 각 표장은 이 사건 등록상표들과 유사하지 않을 뿐만 아니라 그 각 표장의 문자 부분(‘제주 한라水’, ‘JEJU Halla water’)은 생수 또는 음료용 물인 피고 상품과의 관계에서 원재료 또는 산지를 직감케 하는 것으로 이 사건 등록상표들의 상표권의 효력이 미치지 않는다. 3) 별지 목록 제7, 8항 기재 각 표장은 이 사건 제1 ~ 4 사용표지와 유사하지 않고, 이 사건 제3, 4 사용표지는 국내에 널리 인식된 표지로 볼 수도 없다. 4) 피고는 피고가 생산, 판매하는 제품의 물의 산지를 표현하고자 제주도와 한라산 형상을 표시하였고, J Creation이라는 피고 상호를 병기하였다. 피고의 표장 사용행위는 원고의 성과물을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 사용한 것이 아니므로 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목의 부정경쟁행위에 해당하지 않는다. 3. 별지 목록 제3 ~ 6, 9, 10항 기재 각 표장에 대한 판단 별지 목록 제3 ~ 6항 기재 각 표장의 사용이 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목이 정한 부정경쟁행위에 해당하고, 별지 목록 제9, 10항 기재 각 표장의 사용이 이 사건 등록상표들의 상표권 침해에 해당하는 점에 관하여는 당사자 사이에 다툼이 없다. 따라서 피고는 별지 목록 제3 ~ 6, 9, 10항 기재 각 표장을 사용해서는 아니 되고 부정경쟁행위나 침해행위를 조성한 물건을 폐기할 의무가 있으므로, 별지 목록 제3 ~ 6, 9, 10항 기재 각 표장을 피고가 판매하는 음료병과 그 포장 용기, 팸플릿, 거래서류, 홈페이지에 표시하여서는 아니 되고, 별지 목록 제3 ~ 6, 9, 10항 기재 각 표장을 표시한 제품을 제조·보관·판매·양도하여서는 아니 되며, 별지 목록 제3 ~ 6, 9, 10항 기재 각 표장을 부착한 피고가 판매하는 음료병과 그 표장이 표시된 포장 용기, 팸플릿, 거래서류를 폐기하고, 그 표장이 표시된 홈페이지 게시물 삭제하여야 한다. 4. 별지 목록 제1, 2, 7, 8항 기재 각 표장에 대한 판단 가. 상표권 침해 여부에 대한 판단 1) 법리 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 주된 인식 부분이 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 주된 인식 부분을 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다. 그리고 상표에서 주된 인식 부분은 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표의 구성 부분 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 주된 인식 부분이 된다고 할 수 없다(대법원 2017. 3. 9. 선고 2015후932 판결) 한편 상표법 제90조 제1항 제2호의 ‘상품의 산지·품질·원재료·효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’에 해당하는지는 상표가 지니고 있는 관념, 사용 상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하고, 상표가 도안화되어 있더라도 전체적으로 볼 때 그 도안화의 정도가 일반인의 특별한 주의를 끌어 문자의 기술적 또는 설명적인 의미를 직감할 수 없는 등 새로운 식별력을 가질 정도에 이르지 못하여 일반 수요자나 거래자들이 사용상품을 고려하였을 때 산지· 품질·원재료·효능 등을 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있으면 상표법 제90조 제1항 제2호의 상표에 해당한다(대법원 2011. 5. 26. 선고 2009후3572 판결 참조) 2) 판단 이 사건 등록상표들과 별지 목록 제1, 2, 7, 8항 기재 각 표장은 다음과 같다. 이 사건 등록상표들은 산 모양으로 보이는 작은 도형, 영문자 ‘JEJU'와 ’hallasu’, 한자 ‘水’를 도안한 부분이 위에서 아래로 순차적으로 배열된 구성이고(다만 이 사건 제4 등록상표는 ‘JEJU' 부분이 빠져 있다), ‘hallasu’는 세로로 표시되어 있다. ‘hallasu’는 ‘한라수’의 소리를 알파벳으로 표시한 것으로 보인다. ‘hallasu’는 존재하는 단어가 아니어서 이 사건 등록상표들의 구성에서 특정 관념이 바로 도출되지는 않는다. 피고가 실제 사용하는 표장은 별지 목록 제7, 8항 기재 각 표장이고, 별지 목록 제1, 2항 기재 각 표장은 별지 목록 제7항 기재 표장의 문자 부분으로 볼 수 있다. 별지 목록 제7, 8항 기재 각 표장은 파란색 바탕에 흰색의 산과 구름 모양의 도형을 포함하고 있고, 별지 목록 제7항 기재 표장은 주된 문자로 위에서부터 순차적으로 ‘J·Creation', ‘제주’, ‘한라水’를 포함하고 있으며, 별지 목록 제8항 기재 표장은 주된 문자로 위에서부터 순차적으로 ‘J·Creation’, ‘JEJU', ‘Halla water’를 포함하고 있다. 문자 부분에 의해 이 사건 등록상표들은 ‘제주 할라수 수’(또는 ‘할라수 수', ‘할라수’)로, 별지 목록 제1, 2항 기재 각 표장은 ‘할라수’와 ‘제주 할라수’로, 별지 목록 제7항 기재 표장은 ‘◇◇크리에이션 제주 할라수'(또는 ‘◇◇크리에이션’, ‘제주 할라수', ‘할라수’)로, 별지 목록 제8항 기재 표장은 ‘◇◇크리에이션 제주 할라 워터’(또는 ‘◇◇크리에이션’, ‘제주 할라 워터’, ‘할라’)로 각각 호칭된다. 이에 따라 이 사건 등록상표들과 별지 목록 제1, 2, 7, 8항 기재 각 표장은 호칭에서 ‘제주 할라수’(또는 ‘할라수’, ‘제주 할라')라는 점이 공통된다. 그런데 갑 제8호증(설문조사 결과 보고서)의 기재에 의하면, ‘한라수’의 식별력에 대한 수요자의 인식도 조사 결과로 ① ‘한라수' 하면 조사 대상자의 약 70% 이상이 ‘제주도’(약 40%), ‘한라산’(약 20%), 또는 ‘제주도 또는 한라산의 물’을 연상하고, 약 20% 이상이 깨끗함의 이미지를 연상한다고 나왔고, ② ‘한라수 생수’ 하면 조사 대상자의 약 60%가 제주도에서 만들었거나 제주도 또는 한라산의 물로 만든 생수로 생각하고, 약 35%가 깨끗함의 이미지를 생각한다고 나왔으며, ③ 조사 대상자의 89% 이상이 ‘한라수’에 대한 설명으로 ‘제주도 한라산 인근의 수원지에서 취수한 물’이라는 것에 동의한다고 나온 사실이 인정된다[갑 제42호증의 기재에 의하면, 원고가 의뢰해 실시된 설문조사 결과에서도 ‘한라수’라는 생수 또는 음료 제품의 원재료(수원지)가 어디에 해당한다고 생각되느냐는 선택형 질문에 ‘한라산 주변의 지하수’라는 응답이 70.9%, ‘제주도 인근의 용암해수’라는 응답이 15.2%로 나왔다]. 이 같은 사실에 비춰 보면, 수요자의 압도적 다수가 ‘한라수’의 ‘한라’ 부분에 대해 제주도 한라산으로 인식하고 있다고 인정할 수 있다(‘한라수’에 대해 깨끗함의 이미지를 연상하는 사람들도 제주 한라산을 생각하였기 때문에 그런 이미지를 연상하였을 것으로 보인다). ‘水’는 수요자라면 누구나 ‘수’로 읽는 ‘물’이라는 뜻의 한자임을 알 것으로 보인다. 따라서 ‘한라수(水)’ 또는 ‘제주 한라수(水)’ 문자가 생수 또는 생수 유사 상품에 사용될 때는 수요자나 거래자는 ‘한라수(水)’ 또는 ‘제주 한라수(水)'를 ‘제주도 한라산'과 ’물(수)’이 결합한 단어로 직감하고, 한라산 인근 또는 제주도의 물로 만든 상품으로 인식한다고 볼 수 있다. 결국 ‘한라수’ 또는 ‘제주 한라수’ 문자는 생수 또는 생수 유사 상품과의 관계에서는 현저한 지리적 명칭과 상품의 원재료를 표시하는 것이거나 상품의 산지를 표시하는 것으로 식별력을 인정할 수 없어 상표법 제90조 제1항 제2호, 제4호에 따라 상표권의 효력이 미치지 아니하는 상표에 해당한다. 그렇다면 이 사건 등록상표들의 상표권의 효력은 ‘한라수(水)’ 또는 ‘제주 한라수(水)’의 문자 부분에는 미치지 않는다. 이 같은 사정에 비추어 정제한 제주 용암해수를 주성분으로 한 음료인 피고 제품에 사용되는 별지 목록 제1, 2, 7, 8항 기재 각 표장이 이 사건 등록상표들의 상표권 침해에 해당하는지를 본다. ‘한라수’, ‘제주 한라수’인 별지 목록 제1, 2항 기재 각 표장에 대해서는 이 사건 등록상표들의 호칭과 유사하다고 하더라도 앞에서 본 이유로 상표권의 효력이 미치지 아니하므로, 별지 목록 제1, 2항 기재 각 표장 사용은 이 사건 등록상표들의 상표권 침해에 해당하지 않는다. 별지 목록 제7항 기재 표장에 관하여 보면, ‘제주 한라水’ 부분은 앞에서 본 이유로 식별력이 없고 식별력이 있는 부분은 ‘J·Creation’ 부분이라 할 것이어서 이 사건 등록상표들과 유사하지 않으므로, 별지 목록 제7항 기재 표장 사용은 이 사건 등록상표들의 상표권 침해에 해당하지 않는다. 별지 목록 제8항 기재 표장에 관하여 보면, 우선 전체적인 외관은 이 사건 등록상표들과 전혀 다르다. 표장 중 가운데에 표시된 ‘JEJU Halla water' 부분만을 이 사건 등록상표들과 대비하더라도 이 사건 등록상표들은 ‘JEJU’, ‘hallsu', ‘水’가 세로로 배열되어 있고 ‘水’ 부분도 도안화되어 상당한 비중을 차지하고 있으므로, 이 사건 등록상표들과 외관이 유사하다고 볼 수 없다. 또한 별지 목록 제8항 기재 표장 중 알파벳으로 표기된 부분을 발음 나는 대로 읽을 때인 ‘제주 할라 워터’는 그 가운데 ‘제주 할라' 부분이 이 사건 등록상표들과 호칭, 관념이 유사하나, ‘제주 할라’ 또는 ‘제주 한라’ 부분은 앞에서 본 이유로 식별력을 인정할 수 없고, 그 외에 남는 이 사건 등록상표 중 한자인 ‘水' 부분과 알파벳 ‘water’ 부분은 관념은 동일하나 호칭이 다른 데다, 이처럼 식별력이 없거나 호칭과 외관이 다른 부분을 빼고 나면 ‘J·Creation’ 부분만 남는데 이 부분은 이 사건 등록상표들과 무관하다. 따라서 별지 목록 제8항 기재 표장은 이 사건 등록상표들과 유사하지 않으므로, 별지 목록 제8항 기재 표장의 사용도 이 사건 등록 상표들의 상표권 침해에 해당하지 않는다. 나. 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목의 부정경쟁행위 해당 여부에 대한 판단 이 사건 제1 ~ 4 사용표지가 원고의 상품임을 표시하는 표지로 국내에 널리 인식되었는지 여부와, 별지 목록 제7, 8항 기재 각 표장과 이 사건 제1 ~ 4 사용표지의 유사 여부가 쟁점이다. 1) 먼저 이 사건 제1, 2 사용표지 부분에 관하여 살펴본다. 이 사건 제1, 2 사용표지가 원고의 생수 상품을 표시하는 표지로 국내에 널리 인식된 표지인 사실은 당사자 사이에 다툼이 없다. 양 표장을 대비하여 보면, 파란색 바탕에 현저한 지리적 명칭이자 산지를 표시하는 문자 ‘제주’, ‘JEJU' 부분과 산 모양의 도형 부분을 포함하고 있는 점에서 공통된다. 그러나 산의 색상 및 구체적 형상과 차지하는 비중이 다르고, 특히 ‘J·Creation’ 부분을 제외하더라도 두드러진 문자 부분은 ‘제주 삼다수’와 ‘제주 할라수’(또는 ‘제주 할라 워터’)로 그 호칭과 관념이 전혀 다르다. 원고는 ‘한라수’와 ‘삼다수’는 유사하여 수요자에게 혼동이 일어날 수 있다고 인정할 만한 근거를 제시하지 못하였다. 따라서 양 표장은 외관, 호칭이 다르고 그에 따른 관념 역시 달라 별지 목록 제 7, 8항 기재 각 표장을 사용한 것이 수요자에게 피고 상품을 원고 상품과 혼동을 일으킨다고 할 수 없으므로, 피고가 별지 목록 제7, 8항 기재 각 표장을 사용하는 행위는 이 사건 제1, 2 사용표지와 관련하여 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목의 부정경쟁행위에 해당하지 않는다. 2) 다음으로 이 사건 제3, 4 사용표지 부분에 관하여 살펴본다. 갑 제7호증, 을 제4호증의 각 기재에 의하면, ‘삼다수’가 원고의 생수 상품을 표시하는 것으로 국내에 널리 인식된 표지인 사실은 충분히 인정된다. 그러나 갑 제8 ~ 11호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, 이 사건 제3, 4 사용표지는 ‘2010 서울 G20 정상회의’나 ‘태연, 규현’을 기념하기 위하여 원고가 한시적으로 사용한 표지임을 알 수 있고, 그 증거들만으로는 이 사건 제3, 4 사용표지에서 ‘제주 삼다수’ 부분을 제외한 나머지 도형이나 색채 부분이 원고의 생수 상품을 표시하는 것으로 국내에 널리 인식된 표지로 인정하기 부족하다. ‘한라수’가 ‘삼다수’와 유사하여 혼동이 일어난다고 볼 수 없음은 앞에서 본 바와 같고, 이 사건 제3, 4 사용표지에서 ‘삼다수’ 문자 부분을 제외한 나머지의 도형이나 색채 부분 이미지가 국내에 널리 인식된 표지로 볼 수 없는 이상, 이 사건 제3, 4 사용표지와 별지 목록 제7, 8항 기재 각 표장의 혼동 가능성은 따로 판단하지 않는다. 따라서 피고가 별지 목록 제7, 8항 기재 각 표장을 사용하는 행위는 이 사건 제 3, 4 사용표지와 관련해서도 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목의 부정경쟁행위에 해당하지 않는다. 다. 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목의 부정경쟁행위 해당 여부에 대한 판단 별지 목록 제1, 2, 7, 8항 기재 각 표장이 이 사건 제1 ~ 4 사용표지와 유사하지 않음은 앞에서 본 바와 같다. 별지 목록 제1, 2, 7, 8항 기재 각 표장은 상표권 침해 여부 판단에서 본 바와 같은 이유로 주된 인식 부분이 ‘’ 부분인 이 사건 제5 사용표지와 유사하다고 할 수 없다. 이 사건 사용표지들이 원고의 상당한 투자와 노력으로 만들어진 성과에 해당한다고 하더라도 별지 목록 제1, 2, 7, 8항 기재 각 표장이 이 사건 사용표지들과 유사하다고 볼 수 없는 이상, 피고의 별지 목록 제1, 2, 7, 8항 기재 각 표장 사용 행위는 원고의 성과를 무단으로 사용하는 행위에 해당한다고 할 수 없으므로, 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목의 부정경쟁행위에 해당하지 않는다. 5. 결론 그렇다면 원고의 청구는 앞에서 인정한 범위 내에서 받아들이고, 나머지 청구는 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 판사 함석천(재판장), 양상익, 박혜림

특허법원 제5부 판결 【사건】 2017허8114 권리범위확인(상) 【원고】 A 【피고】 주식회사 지평주조 【변론종결】 2018. 7. 20. 【판결선고】 2018. 10. 5. 【주문】 1. 원고의 청구를 기각한다. 2. 소송비용은 원고가 부담한다. 【청구취지】 특허심판원이 2017. 10. 25. 2017당2156호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 【이유】 1. 기초사실 가. 이 사건 심결의 경위 원고는 2017. 7. 10. 피고를 상대로 특허심판원 2017당2156호로 아래 다.항 기재 확인대상표장이 아래 나.항 기재 피고의 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니 한다는 확인을 구하는 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 이에 특허심판원은 2017. 10. 25. 다음과 같은 점에 비추어 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. ○ 확인대상표장의 구성 중 ‘지평’ 부분은 그 사용상품인 막걸리의 산지 표시로 볼 수 없어 식별력이 있으므로 상표법 제90조 제1항 제2호에 해당하지 아니한다. ○ 확인대상표장의 ‘원’ 부분은 접두사로 사용되는 경우 식별력이 없거나 미약한 ‘원조(元祖), 최초(最初)’라는 의미로 인식되어 식별력이 없거나 미약하므로, 확인대상표장은 ‘지평’ 부분만으로 호칭 및 관념될 수 있고, 그러한 경우 이 사건 등록상표와 호칭 및 관념이 서로 유사하다. ○ 확인대상표장의 사용상품 막걸리는 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일·유사하다. 나. 피고의 이 사건 등록상표 ○ 등록번호 / 출원일 / 등록일 : 상표등록 제1119582호 / 2014. 11. 13. / 2015. 7. 24. ○ 구 성 : ○ 지정상품 : 상품류 구분 제33류의 막걸리, 법주, 소주, 쌀로 빚은 술, 약주, 인삼주, 청주, 탁주, 합성청주, 알코올성 음료(맥주는 제외), 증류주, 약용주(藥用酒). ○ 권리관계 : 이 사건 등록상표는 피고의 대표이사 B이 출원하여 등록받았으나, 양도를 원인으로 하여 2016. 12. 12. 상표권이 피고 앞으로 이전등록이 되었다. 다. 확인대상표장 ○ 구성 : ○ 사용상품 : 막걸리 [인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지 2. 이 사건 심결의 위법 여부 가. 원고의 주장 1) 확인대상표장 ‘'과 이 사건 등록상표 ‘'을 대비하면, 외관이 유사하지 아니한다. 또한, 확인대상표장은 ‘원'과 ‘지평'을 분리하여 관찰하기도 어려우므로, 확인대상표장과 이 사건 등록상표를 전체관찰하면 호칭 및 관념도 유사하지 아니하다. 2) 확인대상표장의 구성 중 ‘지평' 부분은 현저한 지리적 명칭으로서 구 상표법1)(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제51조 제1항 제3호에 해당하고, 그 사용상품인 막걸리의 산지를 표시하는 기술적 표장으로서 구 상표법 제51조 제1항 제2호에도 해당하므로, 이 사건 등록상표의 상표권의 효력이 미치지 아니 한다.2) [각주1] 원고는 2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정된 상표법의 적용을 주장하나, 2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정된 상표법 부칙 제2조 제1항은 “이 법은 이 법 시행 이후 출원한 상표등록출원부터 적용한다.”라고 규정하고, 이 사건 등록상표의 출원일은 위 개정 상표법 시행일인 2016. 9. 1. 이전임이 기록상 명백하므로 이 사건에는 구 상표법이 적용된다. [각주2] 원고는 2018. 3. 22. 준비서면에서 상표법 제90조 제1항 제2호 및 제3호를 주장하는 한편 다른 준비서면에서는 이 사건 등록 상표의 무효사유로 구 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제4호를 주장하나, 위에서 본 바와 같이 이 사건에는 구 상표법이 적용되므로 이 판결에서는 모두 구 상표법의 조항을 기재한다. 3) 이 사건 등록상표 ‘'은 구 상표법 제6조 제1항 제3호의 산지 표시에 해당하고, 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 현저한 지리적 명칭에 해당하여 무효가 될 것이 명백하다. 4) 따라서 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다. 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다. 나. 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 보호범위에 속하는지 여부 1) 관련 법리 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다. 그리고 상표의 구성 부분이 요부인지는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 참조). 2) 확인대상표장의 요부 확인대상표장 ‘' 중 ‘원' 부분은 접두사로 사용되어, 거래사회에서 ‘원조(元祖)' 또는 ‘최초(最初)'라는 의미를 직감시키므로, 막걸리 및 그 제조·판매업과 관련하여 식별력이 미약하고, 또한 ‘원' 부분과 결합된 식별력 있는 부분만으로 약칭되거나 관념되는 것이 일반적으로 보인다. 반면 아래에서 살펴보는 바와 같이 확인대상표장 중 ‘지평' 부분은 현저한 지리적 명칭이나 막걸리의 산지 표시로 보기 어렵고, 막걸리와 관련하여 식별력이 인정된다. 따라서 확인대상표장은 ‘지평' 부분으로 인하여 전체적으로 식별력이 인정되므로 ‘지평' 부분만으로 분리되어 호칭, 관념되는지에 관계없이 ‘지평' 부분이 확인대상표장의 요부라고 봄이 타당하다. 이와 다른 전제에서 확인대상표장이 ‘지평' 부분만으로 분리되어 호칭, 관념될 수 없어 ‘지평' 부분이 요부가 될 수 없다는 취지의 원고의 주장은 이유 없다. 3) 검토 확인대상표장 ‘'과 이 사건 등록상표 ‘'은 글자 수와 글자체가 다르지만, 확인대상표장의 요부인 ‘지평'과 이 사건 등록상표는 모두 한글로 표기된 ‘지평'이라는 문자부분으로 구성된 것으로 외관이 유사하고, 호칭과 관념이 동일하여, 확인대상표장을 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 확인대상표장은 전체적으로 보아 이 사건 등록상표와 유사하다. 또한, 확인대상표장의 사용상품인 막걸리는 이 사건 등록상표의 지정상품 중 막걸리와 동일하다. 따라서 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 보호범위에 속한다. 다. 확인대상표장이 구 상표법 제51조 제1항 제3호 소정의 현저한 지리적 명칭으로 된 상표에 해당하는지 여부 1) 관련 법리 현저한 지리적 명칭으로 된 상표에는 상표권의 효력이 미치지 않는다. 이러한 상표는 그 현저성과 주지성으로 말미암아 상표의 식별력을 인정할 수 없으므로 누구에게나 자유로운 사용을 허용하고 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 주지 않으려는 데에 입법 취지가 있다. 여기서 ‘현저한 지리적 명칭'이란 일반 수요자에게 널리 알려져 있는 것을 뜻한다. 지리적 명칭이 현저한 것으로 볼 수 있는지는 교과서, 언론 보도, 설문조사 등을 비롯하여 일반 수요자의 인식에 영향을 미칠 수 있는 여러 사정을 종합적으로 고려하여 합리적으로 판단하여야 한다(대법원 2018. 2. 13. 선고 2017후1335 판결 등 참조). 2) 검토 가) 갑 제10 내지 27호증의 각 기재 및 영상에 의하면, ① ‘지평'은 경기 양평군 지평면(이하 ‘지평면'이라 한다)의 지리적 명칭의 약칭으로도 볼 수 있는 사실, ② 지평면에는 ‘지평의병·지평리전투 기념관', ‘지평지구전투전적비', ‘지평양조장', ‘지평향교', ‘송현리 효자 정문', ‘수곡서원', ‘선정비림', ‘이적장군 묘비', ‘구둔영화마을', ‘가나안농군학교', ‘양평○○낚시터', ‘구둔역', ‘양평○○○ 골프 클럽' 및 ‘양평 미○○캠프' 등의 유적지 내지 관광지가 있는 사실, ③ 지평면에서 ‘봉미산 성황대제', ‘가루매마을 배꽃문화 축제' 및 ‘양평 해바라기 축제' 등의 행사 내지 축제가 열리는 사실, ④ 인터넷 포털사이트 다음에서 ‘지평면전원주택'을 검색하면 약 8,180건의 블로그 글이 검색되는 사실은 인정된다. 나) 그러나 앞서 든 증거와 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 각 사실 및 사정을 위 법리에 비추어 보면, 위 인정사실만으로는 확인대상표장 중 ‘지평' 부분이 수요자나 거래자에게 지평면을 가리키는 지리적 명칭으로 직감될 정도에 이르렀다고 보기 어려우므로, ‘지평'이 현저한 지리적 명칭의 약어에 해당한다고 볼 수 없다. ① ‘지평'은 1908년 9월경 ‘양근군'과 ‘지평군'이 합병하여 양평군으로 된 이후부터 2006년 12월경 ‘지제면'이 ‘지평면'으로 개칭되기 전까지는 ‘리' 단위 행정구역에 불과한 경기 양평군 지제면 지평리의 지리적 명칭에 불과하였고, 그 이후에도 ‘면' 단위 행정구역의 지리적 명칭에 불과하다. 더욱이 2017년을 기준으로 전국에 1,192개의 ‘면'이 존재하므로, ‘지평'이 지평면으로 개칭된 이후 약 9년간 지평면의 지리적 명칭으로 사용되었다고 하더라도 전국적으로 약 1,192개에 달하는 면의 지리적 명칭 중 하나에 불과하다. ② 또한, ‘지평'은 사전적으로 ‘대지의 편평한 면', ‘사물의 전망이나 가능성 따위를 비유적으로 이르는 말' 등의 의미를 가지는 단어이다. ③ 지평면에 위 인정사실에서 본 바와 같은 유적지 및 관광지가 존재하고 다양한 행사 및 축제가 열리기는 하나, 이러한 유적지, 관광지 및 행사, 축제가 유명하다고 볼 만한 자료가 없을 뿐만 아니라, 나아가 이러한 유적지, 관광지 및 행사, 축제 등의 유명성으로 인하여 지평면이 유명하게 되었다고 볼 만한 자료도 없다. 지평면에는 지평이라는 지리적 명칭을 사용한 ‘지평의병·지평리전투 기념관', ‘지평지구전투전적비', ‘지평양조장' 및 ‘지평향교' 등이 존재하기도 하지만, 최근에는 ‘양평○○○ 골프 클럽', ‘양평 미○○캠프' 및 ‘양평 해바라기 축제'와 같이 군 단위의 지리적 명칭인 ‘양평'이 주로 사용되는 것으로 보인다. 또한, 피고 측이 생산한 ‘지평막걸리'도 양평 지평막걸리, 양평의 지평막걸리 등으로도 지칭되는 것으로 보인다. ④ 달리 지평면과 관련하여 교과서, 언론 보도, 설문조사 등 수요자나 거래자의 인지도를 객관적으로 확인할 수 있는 자료가 없다. 다) 따라서 확인대상표장은 구 상표법 제51조 제1항 제3호 소정의 ‘현저한 지리적 명칭으로 된 상표'에 해당하지 아니한다. 라. 확인대상표장이 구 상표법 제51조 제1항 제2호 소정의 ‘산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’에 해당하는지 여부 1) 관련 법리 구 상표법 제51조 제1항 제2호는 등록상표의 상품과 동일 또는 유사한 상품의 산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에는 상표권의 효력이 미치지 않는다고 규정하였다. 이 규정에서 말하는 상품의 ‘산지'라 함은 그 상품이 생산되는 지방의 지리적 명칭을 말하고 반드시 수요자나 거래자에게 널리 알려진 산지만을 말하는 것은 아니라고 할 것이며, ‘보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표'라 함은 상표의 외관상의 태양구성 뿐만 아니라 상품에 사용되는 그 사용방법 등이 통례에 비추어 산지표시로서 보통으로 사용되는 것을 의미한다 할 것이다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2004도4420 판결 등 참조). 2) 검토 가) 앞서 본 바와 같이 ‘지평'은 다양한 의미가 존재하는 점에다가, 갑 제30호증의 기재만으로는 지평면이 막걸리의 산지 내지 막걸리를 생산·판매하는 업체가 많은 지역으로 막걸리의 수요자나 거래자에게 알려졌다거나, 객관적으로 지평면에서 막걸리 생산·판매업이 상당한 규모로 이루어졌음을 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없는 점을 보태어 보면, 거래사회에서 막걸리의 상품표지에 생산지의 지명을 사용하는 경우가 종종 있다는 점을 감안하더라도, 막걸리의 수요자나 거래자가 확인대상표장 중 ‘지평' 부분을 막걸리의 산지를 표시한 것으로 직감할 수 있다고 보기 어렵다. 오히려 갑 제29호증, 을 제1 내지 6호증의 각 기재와 영상 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정에 비추어 보면, 막걸리의 수요자나 거래자는 확인대상표장 중 ‘지평' 부분을 막걸리의 산지표시가 아닌, 피고가 생산·판매하는 막걸리의 상품표지로 인식할 것으로 보인다. 따라서 확인대상표장의 사용상품인 막걸리가 실제로 지평면에서 생산된다고 하더라도, 확인대상표장이 구 상표법 제51조 제1항 제2호 소정의 ‘상품의 산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표'에 해당한다고 볼 수 없다. ① C은 1925년경부터 경기 양평군 지제면 지평리에서 ‘지평주조'라는 상호로 ‘지평양조장'에서 막걸리를 생산·판매하였으며, 피고 대표이사 B의 조부(祖父)인 D이 1960년경 C으로부터 ‘지평주조'의 영업을 인수한 이래 B의 부(父)인 E를 거쳐 B에 이르기까지 피고 측은 약 90년 동안 이 사건 등록상표가 요부에 해당하는 ‘지평주조', ‘지평양조장', ‘지평막걸리' 등과 같은 영업표지 내지 상품표지를 사용하여 지평양조장에서 막걸리를 생산·판매하였다. 피고 대표이사인 B은 2016. 5. 13. 개인사업체이던 지평주조를 법인사업체로 전환하여 주류 제조 및 도·소매, 판매업을 목적으로 하는 피고를 설립하고 그 대표이사로 취임하였다. 설립과 동시에 B으로부터 지평양조장을 비롯하여 지평주조의 영업을 일체로 승계한 피고 역시 설립된 이후 지평양조장을 운영하면서 이 사건 등록상표를 사용하여 막걸리를 생산·판매하였다. ② 지평면에서 막걸리를 생산·판매하는 업체는 피고와 소외 회사3)뿐이고(이 점에 대해서는 당사자 사이에 다툼이 없다), 그나마 소외 회사는 최근에야 비로소 막걸리를 생산·판매하기 시작한 것으로 보이며, 그 이전에 ‘지평'이라는 문구가 포함된 표장을 사용하여 막걸리를 생산·판매한 사람은 피고 측뿐이었다. 지평면사무소는 피고 측이 지평양조장에서 생산하는 탁주를 지평면의 특산물로 소개하였다. ③ 지평양조장은 국내에서 가장 오래된 양조장 중 하나로, 2014. 7. 1. 문화재청에 등록문화재로 등록되었다. 피고 측은 지평양조장에서 생산하는 막걸리를 ‘지평주조'와 ‘지평양조장'의 이름을 따서 ‘지평막걸리'로 지칭하였고, 수요자나 거래자도 피고 측이 생산한 막걸리를 ‘지평막걸리'로 호칭하는 것으로 보인다. B은 그중 요부로 볼 수 있는 ‘지평'을 이 사건 등록상표로 출원하여 등록받았다. ④ 지평양조장에서 생산되는 ‘지평 생 옛막걸리4)'는 한국전통주백과에 등재되었는데, 거기서는 대한민국의 90년의 역사가 담긴 대한민국에서 가장 오래된 양조장에서 나오는 막걸리로 소개되었다. ⑤ 피고 측이 운영하는 지평양조장과 지평막걸리는 “M○○ 공감! 특별한 세상”, “C○○ 전통주의 화려한 부활”, “K○○ 6시 내고향 ‘경기명주' - 지평막걸리” 및 “K○○ 백년의 가게 ‘세월의 향을 빚다'” 등의 TV 프로그램에서 소개되었고, 조○일보, 일○스포츠 등의 국내의 신문사를 통해서도 소개되었으며, ‘막걸리이야기'라는 제호의 책에도 소개되었다. ⑥ 피고의 설립 이전에 지평주조라는 상호로 지평양조장에서 막걸리 제조업을 영위한 B의 매출액은 2014년에 2,727,476,159원, 2015. 1. 1.부터 2015. 6. 30.까지 1,925,596,537원5)에 이르렀고, 피고의 매출액도 2015년 4,288,272,896원(B의 2015년 상반기 매출액을 포함한 금액이다), 2016년 4,420,280,084원에 이르렀으며, 2017년 상반기에만 4,503,851,280원에 이르는 등 피고 측의 ‘지평막걸리' 매출액은 매년 급격하게 증가하는 추세에 있다. ⑦ 확인대상표장의 실제 사용태양 ‘'에서 보는 바와 같이 제품 용기에 부착된 라벨의 좌측 상단에 ‘물 맑은 양평'이라는, 산지를 직감할 수 있는 별도의 표장이 표시되어 있다. [각주3] 원고가 본부장으로 있는 ‘농업회사법인원지평양조 주식회사'를 말한다. [각주4] ‘지평생막걸리’와 동일하나, 한국전통주백과에서는 표장에 없는 ‘옛’자를 부가하였다. [각주5] 2015. 1. 1.부터 2015. 6. 30.까지 181일 중 2015. 6. 10.부터 2015. 6. 30.까지 21일을 제외한 160일로 일할계산하면 1,684,505,226원(원이하 버림)이다. 나) 확인대상표장의 사용상품인 원고 측의 막걸리 제품이 ‘지평면'에서 생산되는 점을 감안하여 확인대상표장 중 ‘지평' 부분이 원고 제품의 생산지인 ‘지평면'을 표시하는 것으로 보더라도, 아래와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 확인대상표장이 원고 측 막걸리의 생산지인 ‘지평면'을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표에 해당한다고 보기도 어렵다. ① 확인대상표장은 ‘원조(元祖)' 또는 ‘최초(最初)'라는 의미를 갖는 ‘원' 부분과 ‘지평' 부분을 띄어쓰기 없이 동일한 글자체로 횡서한 것이어서 시각적으로는 ‘원' 부분과 ‘지평' 부분이 구분되지 아니한다. 그런데 이처럼 ‘원'자를 표장에 부기하는 경우에 통상적으로는 ‘원'을 ‘元'으로 표시한다든지, ‘원' 부분을 다른 부분과 띄어쓰기 하거나 색이나 글자체를 달리하여 표장의 다른 부분과 구분되도록 한다든지, ‘원' 대신에 ‘원조' 또는 ‘元祖'라는 문구를 사용한다. ② 앞서 본 바와 같이 확인대상표장이 실제로 사용된 막걸리 제품 용기에 부착된 라벨의 좌측 상단에는 ‘물 맑은 양평'이라는, 산지를 직감할 수 있는 표장이 표시되어 있다. 다) 따라서 확인대상표장은 구 상표법 제51조 제1항 제2호에도 해당하지 아니한다. 마. 이 사건 등록상표의 등록무효 여부에 관한 원고 주장의 당부 상표법이 규정하는 상표에 관한 권리범위확인심판은 등록상표와 확인대상표장을 대비하여 출처의 오인·혼동을 초래할 만한 동일·유사성이 있는지 여부 또는 구 상표법 제51조 제1항 각 호의 상표권의 효력 제한 사유의 유무 등을 심리하여 확인대상표장이 등록상표의 상표권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인해 주는 절차로서, 그 심결이 확정되면 누구든지 같은 사실 및 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없는 일사부재리의 효력이 생긴다(구 상표법 제77조의26). 그러나 이는 그 확인 대상표장이 당해 상표에 관한 상표권의 효력이 미치는 객관적 범위에 속하는지 여부만을 확정하는 것일 뿐 거기에서 나아가 그 등록상표가 유효한지 여부 또는 상표권의 침해를 둘러싼 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 확정하는 의미를 가지는 것은 아니다. 따라서 설령 등록상표에 등록무효사유가 존재한다고 하더라도 등록무효심결이 확정되지 아니한 이상 등록상표로서의 효력은 여전히 유지되고(대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결 참조), 등록상표의 등록무효 여부에 대한 최종적인 확정은 등록무효심판 절차에서, 상표권침해를 둘러싼 개별 당사자 사이의 권리관계에 관한 최종적인 판단은 상표권침해소송에서 각각 다루어지게 된다. 한편, 등록상표의 상표권에 근거하여 타인이 사용하고 있는 표장의 사용금지나 그 사용으로 인한 손해의 배상을 구하는 상표권침해소송에서는, 등록상표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 상표권에 기초한 침해금지 등의 청구가 권리남용에 해당한다는 주장이 받아들여질 수 있다(위 대법원 2010다103000 전원합의체 판결 참조). 그러나 이는 그 권리의 부존재나 무효를 확인하거나 확정하는 것이 아니라, 단지 그 사건의 분쟁 당사자 사이에 권리행사의 제한사유가 존재한다는 것을 인정하는 의미를 가질 뿐이고, 그 판결의 효력도 그 소송 당사자 사이에서만 미치는 것이므로, 상표권침해소송에서 권리남용의 항변으로 등록무효사유의 주장을 인정하더라도 이는 그 당사자 사이에서 상대적 효력만을 가질 뿐이다. 반면, 권리범위확인심판은 그 심결이 확정되면 심판의 당사자뿐만 아니라 제3자에게도 일사부재리의 효력이 미치게 되므로, 등록상표의 대세적 효력은 등록무효심판에 의해서만 부정할 수 있다고 할 것이다(대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후3698 전원합의체 판결의 다수의견에 대한 보충의견 참조). 그러므로 심결에 대세적 효력이 있는 권리범위확인심판에서 등록무효심결이 확정되지 아니하였음에도 상표등록의 무효사유를 주장하는 것은 허용될 수 없다고 봄이 타당하다. 따라서 이 사건 등록상표가 구 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제4호에 해당하는 무효사유가 있으므로 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다는 원고의 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다. 바. 소결 확인대상표장과 이 사건 등록상표는 표장이 유사하고, 확인대상표장의 사용상품은 이 사건 등록상표의 지정상품 중 일부와 동일하며, 확인대상표장이 구 상표법 제51조 제1항 제2호, 제3호에 해당하여 이 사건 등록상표권의 효력이 제한되는 경우도 아니므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다. 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 위법하지 아니하다. 3. 결론 따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다. 판사 서승렬(재판장), 정윤형, 김동규

특허법원 제5부 판결 【사건】 2018허4867 등록무효(상) 【원고】 A 【피고】 주식회사 지평주조 【변론종결】 2018. 8. 24. 【판결선고】 2018. 10. 5. 【주문】 1. 원고의 청구를 기각한다. 2. 소송비용은 원고가 부담한다. 【청구취지】 특허심판원이 2018. 4. 25. 2018당460호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 【이유】 1. 기초사실 가. 이 사건 심결의 경위 원고는 2018. 2. 19. 아래 나.항 기재 피고의 이 사건 등록상표가 아래 다.항 기재 선등록상표와 표장 및 지정상품이 유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하고, 현저한 지리적 명칭이므로 상표법 제33조 제1항 제4호에 해당하며, 산지표시이므로 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하며, 피고를 상대로 특허심판원 2018당460호로 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 2018. 4. 25. 다음과 같은 점에서 이 사건 등록상표가 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제3호, 같은 항 제4호 및 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다는 이유로, 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. ○ 이 사건 등록상표 ‘’과 선등록상표 ‘’은 관념이 유사하지만, 외관과 호칭이 달라 상품의출처에 대한 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 없으므로, 유사하지 아니하다. ○ 이 사건 등록상표 ‘’은 경기 양평군에 속하는 면사무소 소재지의 지리적 명칭에는 해당하나, 면사무소 소재지에 불과하여 현저한 지리적 명칭에 해당한다고 볼 수 없다. ○ 원고가 제출한 증거만으로는 수요자나 거래자가 ‘지평’을 막걸리의 산지로 인식하고 있다고 보기 어렵다. 나. 피고의 이 사건 등록상표 ○ 등록번호/출원일/등록결정일/등록일 : 상표등록 제1119582호/2014. 11. 13./2015. 6. 9./2015. 7. 24. ○ 구성 : ○ 지정상품 : 상품류 구분 제33류의 막걸리, 법주, 소주, 쌀로 빚은 술, 약주, 인삼주, 청주, 탁주, 합성청주, 알코올성 음료(맥주는 제외), 증류주, 약용주(藥用酒). ○ 권리관계 : 이 사건 등록상표는 피고의 대표이사 B이 출원하여 등록받았으나, 양도를 원인으로 하여 2016. 12. 12. 피고 앞으로 이전등록이 되었다. 다. 선등록상표 ○ 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일 : 상표등록 제718305호/2006. 11. 15./2007. 7. 25./2017. 10. 30. ○ 구성 : ○ 지정상품 : 상품류 구분 제33류의 법주, 탁주 등. ○ 등록권리자 : 김제시 [인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지 2. 이 사건 심결의 위법 여부 가. 원고의 주장 1) ‘지평'은 경기 양평군 지평면(이하 ‘지평면'이라 한다)의 약어로서, ‘지평'의 이름을 딴 지평의병과 지평리 전투가 유명하며, 지평면에는 지평향교, 효자정문 등 각종 문화유산이 있고, 수○낚시터, 구둔역 등의 관광지로도 유명하며, 봉미산성황대제, 가루매마을 배꽃문화축제 등 각종 축제가 매년 개최되고 있으므로, ‘지평'은 상표법 제33조 제1항 제4호 소정의 현저한 지리적 명칭의 약어에 해당한다. 2) 지평면에 있는 지평양조장에서 1925년부터 막걸리를 생산하였고, 국내는 물론 해외의 언론도 지평양조장에서 생산된 지평막걸리를 보도하였으며, 지평막걸리를 인터넷에서 검색하여보면 블로그 글만 해도 다음 사이트에 15,500건, 네이버 사이트에 11,229건이 게재되는 등 ‘지평'은 막걸리의 산지표시로 알려졌으므로, ‘지평'은 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘막걸리'에 관하여 상표법 제33조 제1항 제3호 소정의 산지표시에 해당한다. 3) 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제4호에 해당하여 등록이 무효로 되어야 한다. 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다(원고는 심판절차에서와 달리 이 사건 소송절차에서는 상표법 제33조 제1항 제7호의 등록무효사유를 주장하지 아니하였고, 이러한 등록무효사유는 변론주의의 적용을 받으므로, 이 사건 등록상표가 상표법 제33조 제1항 제7호 또는 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지는 판단하지 아니한다). 나. 이 사건 등록상표가 구 상표법 제6조 제1항 제4호1)에 해당하는지 여부 [각주1] 원고는 2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정된 상표법의 적용을 주장하나, 2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정된 상표법 부칙 제2조 제1항은 “이 법은 이 법 시행 이후 출원한 상표등록출원부터 적용한다.”라고 규정하고, 이 사건 등록상표의 출원일은 위 개정 상표법 시행일인 2016. 9. 1. 이전임이 기록상 명백하므로, 이 사건 등록상표에는 구 상표법이 적용된다. 1) 관련 법리 구 상표법 제6조 제1항 제4호에서 말하는 ‘현저한 지리적 명칭'이란 단순히 지리적, 지역적 명칭을 말하는 것으로서 지정상품이나 지정서비스업과의 사이에 특수 관계가 있음을 인식할 수 있어야 하는 것은 아니지만, 그 지리적 명칭이 우리나라 수요자나 거래자들에게 널리 알려졌어야 한다(대법원 2000. 6. 13. 선고 98후1273 판결 등 참조). 지리적 명칭이 현저한 것으로 볼 수 있는지는 교과서, 언론 보도, 설문조사 등을 비롯하여 일반 수요자의 인식에 영향을 미칠 수 있는 여러 사정을 종합적으로 고려하여 합리적으로 판단하여야 한다(대법원 2018. 2. 13. 선고 2017후1342 판결 참조). 2) 검토 가) 갑 제4 내지 22호증, 을 제1호증의 각 기재 및 영상에 의하면, ① ‘지평'은 지평면의 지리적 명칭의 약칭으로 사용되기도 하는 사실, ② 지평면에는 ‘지평의병·지평리 전투 기념관', ‘지평지구전투전적비', ‘지평양조장', ‘지평향교', ‘송현리 효자 정문', ‘수곡 서원', ‘선정비림', ‘이적장군 묘비', ‘구○영화마을', ‘가○○농군학교', ‘양평수○낚시터', ‘구둔역', ‘양평○○○ 골프 클럽' 및 ‘양평 미○○캠프' 등의 유적지 내지 관광지가 있는 사실, ③ 지평면에서 ‘봉미산 성황대제', ‘가루매마을 배꽃문화축제' 및 ‘양평 해바라기 축제' 등의 행사 내지 축제가 열리는 사실, ④ 인터넷 포털사이트 다음에서 ‘지평면전원주택'을 검색하면 약 8,180건의 블로그 글이 검색되는 사실은 인정된다. 나) 그러나 을 제2, 33, 37, 38, 43, 46, 52호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 보태어 인정되는 다음의 각 사실 및 사정을 위 법리에 비추어 보면, 위 인정사실만으로는 경기 양평군 지평면이 국내 수요자나 거래자에게 널리 알려진 지리적 명칭에 해당한다거나 ‘지평'이 수요자나 거래자에게 지평면을 가리키는 지리적 명칭으로 직감될 정도로 널리 알려졌다고 보기 어려우므로, ‘지평'이 현저한 지리적 명칭의 약어에 해당한다고 볼 수 없다. ① ‘지평'은 1908년 9월경 ‘양근군'과 ‘지평군'이 합병하여 양평군으로 된 이후부터 2006년 12월경 ‘지제면'이 ‘지평면'으로 개칭되기 전까지는 ‘리' 단위 행정구역에 불과한 경기 양평군 지제면 지평리의 지리적 명칭에 불과하였고, 그 이후에도 ‘면' 단위 행정구역의 지리적 명칭에 불과하다. 더욱이 2017년을 기준으로 전국에 1,192개의 ‘면'이 존재하므로, ‘지평'이 지평면으로 개칭된 이후 약 9년간 지평면의 지리적 명칭으로 사용되었다고 하더라도 전국적으로 약 1,192개에 달하는 면의 지리적 명칭 중 하나에 불과하다. ② 또한, ‘지평'은 사전적으로 ‘대지의 편평한 면', ‘사물의 전망이나 가능성 따위를 비유적으로 이르는 말' 등의 의미를 가지는 단어이다. ③ 지평면에 위 인정사실에서 본 바와 같은 유적지 및 관광지가 존재하고 다양한 행사 및 축제가 열리기는 하나, 이러한 유적지, 관광지 및 행사, 축제가 유명하다고 볼 만한 자료가 없을 뿐만 아니라, 나아가 이러한 유적지, 관광지 및 행사, 축제 등의 유명성으로 인하여 지평면이 유명하게 되었다고 볼 만한 자료도 없다. 지평면에는 지평이라는 지리적 명칭을 사용한 ‘지평의병·지평리전투 기념관', ‘지평지구전투전적비', ‘지평양조장' 및 ‘지평향교' 등이 존재하기도 하지만, 최근에는 ‘양평○○○ 골프 클럽', ‘양평 미○○캠프' 및 ‘양평 해바라기 축제'와 같이 군 단위의 지리적 명칭인 ‘양평'이 주로 사용되는 것으로 보인다. 또한, 피고 측이 생산한 ‘지평막걸리'도 양평 지평막걸리, 양평의 지평막걸리 등으로도 지칭되는 것으로 보인다. ④ 달리 지평면과 관련하여 교과서, 언론 보도, 설문조사 등 수요자나 거래자의 인지도를 객관적으로 확인할 수 있는 자료가 없다. 다. 이 사건 등록상표가 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지 여부 1) 관련 법리 구 상표법 제6조 제1항 제3호가 상품의 산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정한 것은, 상품의 산지는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시이므로 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점 배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상 요청과 이러한 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어려우므로 상품의 산지를 이른바 기술적 표장으로 보아 이를 상표로 사용하는 것을 허용할 수 없다는 데 그 이유가 있고(대법원 2000. 5. 12. 선고 98다49142 판결 참조), 어떠한 상표가 기술적 표장만으로 된 상표에 해당하는지는 그 상표의 관념, 그 지정상품이 일반적으로 지닌 공통된 품질과 효능, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하며, 수요자나 거래자들이 지정상품의 산지, 품질 등을 표시한 것으로 인식할 수 없는 것은 이에 해당하지 아니한다(대법원 1997. 5. 23. 선고 96후1729 판결 참조). 2) 검토 가) 앞서 본 바와 같이 ‘지평'은 사전적으로도 여러 의미가 존재하는 점에다가, 갑 제31호증의 기재만으로는 지평면이 막걸리의 산지 내지 막걸리를 생산·판매하는 업체가 많은 지역으로 막걸리의 수요자나 거래자에게 알려졌다거나, 객관적으로 지평면에서 막걸리 생산·판매업이 상당한 규모로 이루어졌음을 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없는 점을 보태어 보면, 거래사회에서 막걸리의 상품표지에 생산지의 지명을 사용하는 경우가 종종 있음을 감안하더라도, 막걸리의 수요자나 거래자가 ‘지평'을 막걸리의 산지로 직감할 수 있다고 보기는 어렵다. 오히려 갑 제1, 27, 29, 30, 32호증, 을 제3 내지 64호증의 각 기재(가지번호가 있는 것은 가지번호를 포함한다, 이하 같다) 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정에 비추어 보면, 막걸리의 수요자나 거래자는 ‘지평'을 막걸리의 산지가 아닌, 피고가 생산·판매하는 막걸리의 상품표지로 인식할 것으로 보인다. ① C은 1925년경부터 경기 양평군 지제면 지평리에서 ‘지평주조'라는 상호로 ‘지평양조장'에서 막걸리를 생산·판매하였으며, 피고 대표이사 B의 조부(祖父)인 D이 1960년경 C으로부터 ‘지평주조'의 영업을 인수한 이래 B의 부(父)인 E를 거쳐 B에 이르기까지 피고 측은 약 90년 동안 이 사건 등록상표가 요부에 해당하는 ‘지평주조', ‘지평양조장', ‘지평막걸리' 등과 같은 영업표지 내지 상품표지를 사용하여 지평양조장에서 막걸리를 생산·판매하였다. 피고 대표이사인 B은 2016. 5. 13. 개인사업체이던 지평주조를 법인사업체로 전환하여 주류 제조 및 도·소매, 판매업을 목적으로 하는 피고를 설립하고 그 대표이사로 취임하였다. 설립과 동시에 B으로부터 지평양조장을 비롯하여 지평주조의 영업을 일체로 승계한 피고 역시 설립된 이후 지평양조장을 운영하면서 이 사건 등록상표를 사용하여 막걸리를 생산·판매하였다. ② 지평면에서 막걸리를 생산하는 업체로 널리 알려진 것은 피고 또는 피고가 운영하는 지평양조장뿐이며, 지평면사무소는 피고 측이 지평양조장에서 생산하는 탁주를 지평면의 특산물로 소개하였다. ③ 지평양조장은 국내에서 가장 오래된 양조장 중 하나로, 2014. 7. 1. 문화재청에 등록문화재로 등록되었다. 피고 측은 지평양조장에서 생산하는 막걸리를 ‘지평주조'와 ‘지평양조장'의 이름을 따서 ‘지평막걸리'로 지칭하였고, 수요자나 거래자도 피고 측이 생산한 막걸리를 ‘지평막걸리'로 호칭하는 것으로 보인다. B은 그중 요부로 볼 수 있는 ‘지평'을 이 사건 등록상표로 출원하여 등록받았다. ④ 지평양조장에서 생산되는 ‘지평 생 옛막걸리2)'는 한국전통주백과에 등재되었는데, 거기서는 대한민국의 90년의 역사가 담긴 대한민국에서 가장 오래된 양조장에서 나오는 막걸리로 소개되었다. ‘막걸리를 ○○', ‘막걸리 ○○' 및 ‘막걸리 ○○○'의 제호로 발행된 막걸리와 관련 도서에도 피고 측의 ‘지평막걸리'가 소개되었다. [각주2] ‘지평생막걸리’와 동일하나, 한국전통주백과에서는 표장에 없는 ‘옛’자를 부가하였다. ⑤ 피고 측이 운영하는 지평양조장과 지평막걸리는 “M○○ 공감! 특별한 세상”, “C○○ 전통주의 화려한 부활”, “K○○ 6시 내고향 ‘경기명주' - 지평막걸리” 및 “K○○ 백년의 가게 ‘세월의 향을 빚다'” 등의 TV 프로그램에서 소개되었고, 아래와 같이 각종 언론 매체에 소개되었으며, 그 밖의 다수의 인터넷 블로그에서도 피고 측의 ‘지평막걸리'가 소개되었다. ⑥ 피고의 설립 이전에 지평주조라는 상호로 지평양조장에서 막걸리 제조업을 영위한 B의 매출액은 2011년 693,595,068원, 2012년 1,203,621,079원, 2013년 1,697,420,517원, 2014년 2,727,476,159원, 2015. 1. 1.부터 2015. 6. 30.까지 1,925,596,537원3)에 이르는 등 ‘지평막걸리' 매출액이 매년 급격하게 증가하는 추세에 있다. [각주3] 2015. 1. 1.부터 2015. 6. 30.까지 181일 중 2015. 6. 10.부터 2015. 6. 30.까지 21일을 제외한 160일로 일할계산하면 1,684,505,226원(원 미만 버림)이다. ⑦ 인터넷 포털사이트 네이버에서 ‘지평막걸리'를 검색하면 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2015. 6. 9.까지 1,571건의 웹사이트, 3,767건의 블로그글, 275건의 뉴스, 756건의 카페글, 319건의 동영상, 108건의 지식IN 글 및 26건의 지식백과 글이 검색된다. 인터넷 포털사이트 다음에서도 ‘지평막걸리'를 검색하면 8,920건의 웹문서, 5,010건의 블로그글, 249건의 뉴스, 4,480건의 카페글 및 14건의 동영상이 검색된다. 나) 이에 대하여 원고는, 지평양조장 및 지평막걸리가 막걸리의 수요자나 거래자에게 주지하므로, 수요자나 거래자는 이 사건 등록상표를 막걸리의 산지로 인식할 수 있다는 취지로 주장한다. 그러나 앞서 본 바와 같이 수요자나 거래자가 ‘지평'을 막걸리의 산지로 인식하지는 아니할 것으로 보이고, 오히려 원고가 주장하는 사정으로 인하여 피고 측의 지평양조장, 지평막걸리의 표장의 요부로 인식할 것으로 보이므로, 원고가 주장하는 사정은 이 사건 등록상표의 식별력을 더욱 강화하는 요소로 볼 수 있다. 원고의 위 주장은 이유 없다. 라. 소결 이상에서 본 바와 같이 이 사건 등록상표는 구 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제4호에 해당하지 아니한다. 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 위법하지 아니하다. 3. 결론 따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다. 판사 서승렬(재판장), 정윤형, 김동규

서울중앙지방법원 제24형사부 판결 【사건】 2018고합438 가. 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(배임), 나. 업무상배임 【피고인】 1. 김AA (6*-1), ◎아이에프 주식회사 대표이사, 2. 최BB (6*-2), 사단법인 ◎사랑 이사장 【검사】 김원지(기소, 공판) 【변호인】 법무법인 광장(피고인 모두를 위하여), 담당변호사 노경화, 권태안, 박경호, 송평근, 변호사 문종식(피고인 모두를 위하여) 【판결선고】 2018. 10. 26. 【주문】 피고인들에 대한 형의 선고를 유예한다. 이 사건 공소사실 중 피고인들에 대한 ① ‘◎비빔밥’ 상표 관련 업무상배임의 점, ② ‘◎도시락’ 상표 관련 및 특별위로금 지급 관련 각 특정경제범죄가중처벌등에관한법률 위반(배임)의 점은 각 무죄. 피고인들에 대한 각 무죄 부분의 판결 요지를 공시한다. 【이유】 범 죄 사 실 1. 피고인들의 지위 피고인들은 부부 사이로서, 2002. 9.경 서울 ○○구 ○○로*길 *, *층(○○동)에서 피고인 최BB 명의로 ‘◎죽’이라는 상호의 점포를 개설하여 운영하던 중, 2004. 7. 20. 한식 및 중식 제조판매업, 프랜차이즈(가맹)사업 등을 주된 목적으로 하는 ‘◎아이에프 주식회사(2007. 12. 31. 변경 전 상호 ‘비◇◇아이에프 주식회사’, 이하 통칭하여 ‘피해 회사’라 한다)’를 설립하였다. 피고인 김AA는 2005. 9. 21.부터 피해회사의 대표이사로 재직하면서 피해회사를 실질적으로 운영하고 있고, 피고인 최BB는 2006. 7. 24.부터 ‘◎브랜드연구소’의 소장으로 근무하면서(다만, 그 사업자등록은 2008. 7. 1. 이루어 졌다) 2007. 7. 9.부터 2012. 1. 5.까지는 피해회사의 감사로, 2012. 1. 5.부터 2014. 12. 1.까지는 공동대표이사로 각 재직하였다. 2. 구체적 범죄사실 피고인 최BB는 자신의 개인사업체인 ◎브랜드연구소 명의로 2009. 4. 2. 피해회사와 사이에, 과제명은 ‘덮밥류 메뉴개발’, 용역비는 ‘1억 원(부가가치세 별도)’, 용역기간은 ‘2009. 4. 2.부터 2009. 10. 31.까지’인 용역계약을 체결하였다. 위 용역계약 제6조는 계약기간 중에 발생한 모든 결과물에 대한 지식재산권 일체를 피해회사의 소유로 하고(제1항), 계약기간 이후에 최종적으로 완성되어 발생된 결과물이라 하더라도 그것이 계약기간 중에 발생되었던 연구성과 자체를 이용한 것이거나 연구성과로부터 파생 또는 개량되어 발생한 결과물인 경우는 연구성과에 포함되는 것으로 이에 대한 지식재산권도 피해회사의 소유로 하는 것으로(제2항) 규정하고 있으며, 위 용역계약에 따라 피해회사는 2009. 8. 31. 및 2009. 9. 1. 2회에 걸쳐 피고인 최BB에게 합계 1억 1,000만 원의 용역비를 전부 지급하였으므로, 피해회사의 대표이사인 피고인 김AA는 위 용역계약에 따라 개발된 ‘◎우리덮밥’ 상표를 피해회사 명의로 출원·등록하여 향후 피해회사의 덮밥 가맹사업에 사용할 수 있도록 하여야 할 업무상 임무가 있었다. 그러나 피고인들은 피고인 최BB에게 재산상 이익을 취득하게 할 목적으로, 위 용역계약에 따라 ◎브랜드연구소에서 개발한 ‘◎우리덮밥’ 상표를 피고인 최BB 명의로 등록하고, 피고인 최BB에게 ‘◎우리덮밥’ 상표 사용료 명목으로 금원을 지급하기로 공모하였다. 그에 따라 피고인들은 피해회사의 직원을 시켜 2009. 8. 20. 피고인 김AA 명의로 ‘◎우리덮밥’ 상표를 출원하게 하고, 그 직후인 2009. 8. 27. 그 출원인 명의를 피고인 최BB로 변경하게 함으로써, 2010. 12. 15. 피고인 최BB 명의로 ‘◎우리덮밥’ 상표를 최종 등록하게 하였다. 이로써 피고인들은 공모하여, 업무상 임무에 위배하여, ‘◎우리덮밥' 상표의 시가 상당의 재산상의 이익을 얻고, 피해회사에게 동액 상당의 재산상의 손해를 가하였다. 증거의 요지 1. 피고인들의 각 일부 법정진술 1. 증인 박CC, 박DD의 각 법정진술 1. 피고인 김AA에 대한 제1 내지 3회 검찰 피의자신문조서 및 피고인 최BB에 대한 검찰 피의자신문조서 중 각 일부 진술기재 1. 이EE에 대한 제1, 2회 검찰 진술조서 1. 등기사항전부증명서(수사기록 제1권 222~231쪽), 제4브랜드 개발계획서(수사기록 제1권 334~342쪽, 제7권 4867~4875쪽), 제4브랜드 완료보고서(수사기록 제1권 343~356쪽, 제7권 4876~4889쪽), 메뉴개발 용역계약서(수사기록 제1권 357~361쪽, 제7권 4862~4866쪽), 라이센스계약서(수사기록 제2권 393-1~396쪽, 685~688쪽) 1. 협약서(수사기록 제2권 405쪽), ◎죽 전문점 위탁교육 및 보수교육계약서(수사기록 제2권 406~408쪽), 주주명부(수사기록 제3권 1273쪽) 1. 수사보고(◎우리덮밥 상표권 출원 확인, 수사기록 제3권 1299~1307쪽), ◎아이에프 2009년 11월 급여대장(수사기록 제7권 4796, 5447쪽), ◎아이에프 2009년 12월 급여대장(수사기록 제7권 4800, 5451쪽), ◎아이에프 2010년 12월 급여대장(수사기록 제7권 4803, 5454쪽), ◎아이에프 2011년 12월 급여대장(수사기록 제7권 4809, 5460쪽), 각 거래내역(수사기록 제4890, 4891쪽) 법령의 적용 1. 범죄사실에 대한 해당법조 및 형의 선택 각 형법 제356조, 제30조(각 벌금형 선택) 1. 선고유예 각 형법 제59조 제1항(선고유예할 형 : 각 벌금 5,000,000원, ① ‘◎우리덮밥’ 상표를 사용한 가맹사업이 진행되지 않아 피고인들이 피해회사로부터 ‘◎우리덮밥’ 상표 사용료나 그 상표권 양도대금을 지급받는 등 현실적인 이익을 얻지는 않았고, ② 피해회사에 ‘◎우리덮밥’ 상표권을 무상으로 이전한 점 등 참작) 1. 노역장유치 형법 제70조, 제69조 제2항(1일 환산금액 100,000원) 피고인들 및 변호인들 주장에 관한 판단 1. 주장의 요지 피고인 최BB와 피해회사 사이에 체결된 ‘덮밥류 메뉴개발’ 용역계약의 제6조에는 ‘계약기간 중에 발생한 모든 결과물에 대한 지식재산권 일체는 피해회사의 소유로 한다.’라고 규정되어 있음에도 불구하고, 피고인 김AA가 위 용역계약에 따라 창작 고안된 ‘◎우리덮밥’ 상표를 피고인 김AA 명의로 출원하였다가, 그 출원인 명의를 피고인 최BB로 변경함으로써, 피고인 최BB 명의로 ‘◎우리덮밥’ 상표를 최종 등록한 것은 사실이나, 피고인 최BB는 이미 피해회사에 ‘◎우리덮밥’ 상표에 관한 권리를 이전하였고, 그 과정에서 피해회사로부터 ‘◎우리덮밥’ 상표 사용료나 그 상표권 양도대금을 지급받지도 않았는바, 이는 피고인들이 ‘◎우리덮밥' 상표에 관한 권리를 피해회사 앞으로 이전하여야 할 의무를 단순히 지체하였던 것으로 민사상 채무불이행에 불과하다. 2. 인정사실 앞서 든 증거들 및 피고인들이 제출한 증 제1호증, 제2호증, 제15 내지 20호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함)의 각 기재에 의하면, 다음과 같은 사실이 인정된다. 가. 이 부분에 관한 피고인들의 지위는 범죄사실란 제1항 기재와 같다. 나. 이와 별도로 피고인 최BB는 위 ‘◎죽’ ○○로점의 개점 무렵부터 그 4, 5층을 메뉴개발, 피해회사로부터 위탁받은 가맹점 교육 등을 하는 장소로 이용하다가, 2006. 7. 24.경 서울 ○○구 △△동에 위치한 A빌딩 4층으로 이사를 하여 ‘◎브랜드연구소’를 정식으로 개설한 후 2009. 12.경까지 운영하였고(다만, 그 사업자등록은 2008. 7. 1.에, 폐업신고는 2010. 12. 31. 각 이루어졌다), 그 폐업 직전인 2009. 10. 15. ‘◎브랜드연구소’의 업무를 이어받을 ‘(주) ◎월드’를 새로 설립하여 2013. 6. 30.까지 운영하였다(수사기록 제1권 880~889쪽, 제3권 1249, 1273쪽, 제5권 2641~2644, 2691~2695쪽). 다. 이 부분에 관한 용역계약(이하 ‘이 사건 용역계약’이라 한다)의 내용은 범죄사실란 제2항 기재와 같다. 라. 이 사건 용역계약에 따라 피고인 최BB는 피해회사에 2009. 4. 13. ‘◎우리덮밥’의 개발 및 출시 등을 내용으로 하는 ‘제4브랜드 개발계획서’를, 2009. 8. 25. ‘제4브랜드 완료보고서’를 각 제출하였고, 피해회사는 피고인 최BB에게 2009. 8. 31. 이 사건 용역비로 1억 원을 2009. 9. 1. 그 부가가치세로 1,000만 원을 각 지급하였다(수사기록 제1권 992~1014쪽, 제7권 4867~4891 쪽). 마. 위 ‘제4브랜드 완료보고서’가 제출되기 직전인 2009. 8. 20, 피고인 김AA는 자신 명의로 ‘◎우리덮밥’ 상표를 출원하였다가, 2009. 8. 27. 그 출원인 명의를 피고인 최BB로 변경함으로써, 2010. 12. 15. 피고인 최BB 명의로 ‘◎우리덮밥’ 상표를 최종 등록하였고, 2009. 8. 20. 피고인 최BB는 피해회사와 사이에, 「피해회사가 ‘◎우리덮밥’ 상표를 사용하고, 그 대가로 피해회사가 ‘◎우리덮밥’ 가맹점으로부터 지급받는 최초가맹비와 정기가맹비 중 30만 원, ‘◎우리덮밥’ 가맹점에 공급하는 제품 중 ‘◎우리덮밥’ 상표를 부착한 제품 중 포장용품에 한하여 총매출액의 3%를 피고인 최BB에게 지급하는 내용의 라이센스계약을(이하 ‘이 사건 라이센스계약’이라 한다)을 체결하였다(수사기록 제2권 393-1~396쪽, 제3권 1149, 1151, 1299~1307쪽). 바. 그러나 ‘◎우리덮밥’ 가맹사업은 그 테스트매장만 운영되다가 중단되었고, 그 후 피고인 최BB는 2016. 3. 7. 피해회사에 ‘◎우리덮밥’ 상표에 관한 권리를 무상으로 이전하였다(수사기록 제7권 4796, 4800, 4803, 4809쪽, 제8권 5383쪽). 3. 판단 가. 피고인 김AA의 임무위배행위 인정 여부 1) 관련 법리 배임죄는 타인의 사무를 처리하는 자가 그 임무에 위배하는 행위로써 재산상 이익을 취득하거나 제3자로 하여금 이를 취득하게 하여 본인에게 손해를 가함으로써 성립한다. 여기에서 그 ‘임무에 위배하는 행위’는 사무의 내용, 성질 등 구체적 상황에 비추어 법률의 규정, 계약의 내용 혹은 신의칙상 당연히 할 것으로 기대되는 행위를 하지 않거나 당연히 하지 않아야 할 것으로 기대되는 행위를 함으로써 본인과 사이의 신임관계를 저버리는 일체의 행위를 포함한다(대법원 2004. 5. 14. 선고 2001도4857 판결, 대법원 2012. 7. 12. 선고 2009도7435 판결 등 참조). 2) 구체적 판단 관련 법리에 따라 이 사건에 관하여 살펴보면, 위 인정사실 및 앞서 든 증거들에 의하면, ‘◎우리덮밥' 상표는 피고인 최BB가 이 사건 용역계약에 따라 피해회사가 새로 출시할 덮밥류 메뉴를 개발하는 과정에서 창작·고안한 상표로서 이 사건 용역계약기간 중에 발생한 결과물에 해당하므로, ‘◎우리덮밥’ 상표에 관한 모든 권리는 이 사건 용역계약 제6조 제1항에 의하여 피해회사에 있다고 할 것임에도, 피해회사의 대표이사인 피고인 김AA는 피고인 최BB 명의로 ‘◎우리덮밥’ 상표를 등록함으로써 피해회사 명의로 ‘◎우리덮밥’ 상표를 출원·등록하여 피해회사의 재산을 보호하고 이를 성실하게 관리할 업무상 임무를 위배하였다고 보인다. 나. 피고인 최BB에 대한 업무상배임죄 공동정범 인정 여부 1) 관련 법리 거래상대방의 대향적 행위의 존재를 필요로 하는 유형의 배임죄에서 거래상대방은 기본적으로 배임행위의 실행행위자와 별개의 이해관계를 가지고 반대편에서 독자적으로 거래에 임한다는 점을 고려하면, 업무상배임죄의 실행으로 인하여 이익을 얻게 되는 수익자는 배임죄의 공범이라고 볼 수 없는 것이 원칙이고, 실행행위자의 행위가 피해자 본인에 대한 배임행위에 해당한다는 점을 인식한 상태에서 배임의 의도가 전혀 없었던 실행행위자에게 배임행위를 교사하거나 또는 배임행위의 전 과정에 관여하는 등으로 배임행위에 적극 가담한 경우에 한하여 배임의 실행행위자에 대한 공동정범으로 인정할 수 있다(대법원 2009. 9. 10. 선고 2009도5630 판결, 대법원 2011. 10. 27. 선고 2010도7624 판결 참조). 2) 구체적 판단 관련 법리에 따라 이 사건에 관하여 살펴보면, 위 인정사실 및 앞서 든 증거들에 의하면, 피고인 최BB는 ① 피고인 김AA와 부부 사이일 뿐만 아니라, 당시 피해회사의 감사로 재직 중이었던 점, ② ‘◎브랜드연구소’ 또는 ‘(주) ◎월드’를 운영하면서 메뉴개발, 피해회사로부터 위탁받은 가맹점 교육 등을 통하여 피해회사의 가맹사업에 깊이 관여하고 영향을 미쳤던 점, ③ 자신 명의로 ‘◎우리덮밥’ 상표를 등록하는 것을 넘어서서, 피해회사와 사이에 그 상표 사용료를 지급받는 내용의 이 사건 라이센스계약까지 체결하였던 점 등을 고려하면, 피고인 최BB는 대향적 행위의 거래상대방의 지위를 넘어 피고인 김AA의 위 임무위배행위에 적극 가담하였으므로, 업무상배임죄의 공동정범으로 인정된다. 다. 피해회사의 재산상 손해 및 손해 발생에 관한 범의 인정 여부 1) 관련 법리 어떠한 행위가 임무위배행위에 해당하는지 여부는 사무의 성질 내용, 사무집행자의 구체적인 역할과 지위, 행위 당시의 구체적 상황에 따라 그 행위가 신의성실의 원칙에 비추어 통상의 업무집행의 범위를 일탈하였는가에 따라 판단하여야 하는 이상, 경영자의 경영 판단에 관하여 위와 같은 사정을 모두 고려하더라도 법령의 규정, 계약 내용 또는 신의성실의 원칙상 구체적 상황과 자신의 역할 지위에서 당연히 하여야 할 것으로 기대되는 행위를 하지 않거나 당연히 하지 않아야 할 것으로 기대되는 행위를 행함으로써 재산상 이익을 취득하거나 제3자로 하여금 이를 취득하게 하고 본인에게 손해를 가하였다면 그에 관한 고의 내지 불법이득의 의사는 여전히 이를 인정함이 마땅하다(대법원 2007. 11. 15. 선고 2007도6075 판결 참조). 업무상배임죄에 있어 재산상 손해의 유무에 대한 판단은 본인의 전 재산 상태와의 관계에서 파악하여야 하며, 배임행위로 인하여 본인에게 현실적인 손해를 가하였거나 재산상 실해 발생의 위험을 초래한 경우에는 재산상의 손해를 가한 때에 해당하고, 손해액이 구체적으로 명백하게 산정되지 않았더라도 배임죄의 성립에는 영향이 없다(대법원 2004. 3. 26. 선고 2003도7878 판결 등 참조). 재산상 손해의 유무에 관한 판단은 법률적 판단에 의하지 아니하고 경제적 관점에서 실질적으로 판단하여야 하는데, 여기에는 재산의 처분 등 직접적인 재산의 감소, 보증이나 담보제공 등 채무 부담으로 인한 재산의 감소와 같은 적극적 손해를 야기한 경우는 물론, 객관적으로 보아 취득할 것이 충분히 기대되는데도 임무위배행위로 말미암아 이익을 얻지 못한 경우, 즉 소극적 손해를 야기한 경우도 포함된다. 이러한 소극적 손해는 재산증가를 객관적·개연적으로 기대할 수 있음에도 임무위배행위로 이러한 재산증가가 이루어지지 않은 경우를 의미하므로 임무위배행위가 없었다면 실현되었을 재산 상태와 임무위배행위로 말미암아 현실적으로 실현된 재산 상태를 비교하여 그 유무 및 범위를 산정하여야 한다(대법원 2013. 4. 26. 선고 2011도6798 판결 등 참조). 2) 구체적 판단 관련 법리에 따라 이 사건에 관하여 살펴보면, 위 인정사실 및 앞서 든 증거들에 의하면, 피고인들은 피고인 최BB 명의로 ‘◎우리덮밥’ 상표를 등록한 후, 피고인 최BB와 피해회사 사이에 이 사건 라이센스계약까지 체결하게 함으로써, 피해회사에 ‘◎우리덮밥’ 상표권의 상실을 넘어 ‘◎우리덮밥’ 상표권을 취득한 피고인 최BB에게 ‘◎우리덮밥’ 상표 사용료 및 그 상표권 양도대금을 지급하게 될 위험, 즉 재산상 실해 발생의 구체적 현실적 위험을 초래하였다고 할 것이므로, 피해회사의 재산상 손해 발생 및 이에 관한 피고인들의 범의를 충분히 인정할 수 있다고 할 것이고, 이는 피고인 최BB가 피해회사에 ‘◎우리덮밥’ 상표에 관한 권리를 무상으로 이전하고, 피해회사로부터 ‘◎우리덮밥’ 상표 사용료나 그 상표권 양도대금을 지급받지 않았다고 하더라도 마찬가지이다. 라. 소결론 피고인 김AA는 피해회사의 대표이사로서 피해회사의 업무를 처리하는 과정에서 피해회사의 재산을 보호하고 이를 성실하게 관리할 업무상 임무가 있음에도 불구하고, 이를 위반하였고, 피고인 최BB는 이에 적극 가담하였으며, 이와 같은 임무위배행위로 인하여 피고인 최BB는 ‘◎우리덮밥’ 상표의 시가 상당의 재산상의 이익을 얻고, 피해 회사는 동액 상당의 재산상의 손해를 입었으므로, 피고인들에게는 업무상배임죄의 공동정범이 성립한다. 따라서 피고인들 및 변호인들의 위 주장은 받아들이지 않는다. 양형의 이유 1. 법률상 처단형의 범위 : 벌금 5만 원 ~ 3,000만 원 2. 양형기준의 적용 양형기준에서는 업무상배임죄에 관하여 배임 이득액을 기준으로 양형기준을 정하고 있으나, 이 사건의 경우에는 배임 이득액을 확정할 수 없어 양형기준을 그대로 적용하기 어려움 무죄부분 1. 공소사실 가. ‘◎비빔밥’ 상표 관련 범행 피해회사는 비빔밥 가맹사업에 사용할 목적으로 개발한 ‘◎비빔밥’ 상표를 등록하지 않은 상태에서 2006. 6.경부터 ‘◎비빔밥' 가맹계약을 체결하여 2006. 7. 7. 서울 ○○구 ▽▽동에 ‘◎비빔밥’ ▽▽동점을 가맹점으로 개설한 것을 비롯하여(다만, ‘◎비빔밥’ ▽▽동점의 가맹계약은 2006. 6. 15. 체결되었다), 그 무렵부터 ‘◎비빔밥’ 상표를 사용한 비빔밥 가맹사업을 시작하였다. 피고인들은 ‘◎비빔밥’ 상표를 자신들의 비빔밥 사업에 개인적으로 사용할 의사는 전혀 없었고, ‘◎비빔밥' 상표의 출원이나 등록 과정에서 그 비용을 부담하지도 않았음에도, 피해회사에서 사용하기로 결정한 ‘◎비빔밥’ 상표를 자신들 명의로 등록하여 소유하면서 그 상표 사용료를 수령할 목적으로 업무상 임무에 위배하여, 피해회사의 직원으로 하여금 2006. 5. 19. 피고인 최BB 명의로 ‘◎비빔밥’ 상표 1개를, 2006. 8. 23. 피고인 김AA 명의로 ‘◎비빔밥’ 상표 4개를 각 출원하게 하였고, 위와 같이 피고인 최BB 명의로 출원하게 한 ‘◎비빔밥’ 상표의 출원인 명의도 2006. 8. 24. 피고인 김AA 명의로 변경하게 하였다. 그러나 피고인 김AA 명의의 위 각 ‘◎비빔밥’ 상표 출원 신청은 2007. 6. 19.까지 특허청에서 모두 등록 거절되었는데, 당시는 피해회사가 ‘◎비빔밥’ 상표를 사용하여 비빔밥 가맹사업을 시작한 지 1년이나 경과하였고, 다수의 가맹점들이 피해회사와 ‘◎비빔밥’ 가맹계약을 체결하여 ‘◎비빔밥’ 상표를 사용하고 있던 때였음에도, 피고인들은 2007. 6. 29. 피고인 김AA 명의로 별지 범죄일람표 순번 15 기재 ‘◎비빔밥' 상표를 재차 출원하였다가, 2009. 11. 26. 그 출원인 명의를 피고인 최BB로 변경함으로써 2009. 12. 9. 피고인 최BB 명의로 위 ‘◎비빔밥’ 상표를 최종 등록하였다. 피고인들은 위와 같이 피고인 김AA 명의로 ‘◎비빔밥’ 상표를 출원한 것을 기화로, 2006. 9. 1. 피해회사와 사이에 ‘◎비빔밥’ 상표의 사용료를 지급받기 위한 라이센스계약을 체결한 후, 2006. 9.경부터 2010. 1. 5.경까지 피해회사로부터 피고인 김AA의 개인사업체인 ‘◎경영컨설팅’ 명의로 ‘◎비빔밥’ 상표 사용료로 합계 43,000,000원(2006년도 사용료 2,200,000원, 2007년도 사용료 12,800,000원, 2008년도 사용료 16,400,000원, 2009년도 사용료 11,600,000원)을 지급받았다. 계속하여 피고인들은 ‘◎비빔밥’ 상표의 출원인 명의를 피고인 최BB로 변경하기 직전인 2009. 8. 20. 피고인 최BB와 피해회사 사이에 「피해회사가 ‘◎비빔밥’ 상표를 사용하고, 그 대가로 피해회사가 ‘◎비빔밥’ 가맹점으로부터 지급받는 최초가맹비와 정기가맹비 중 30만 원, ‘◎비빔밥’ 가맹점에 공급하는 제품 중 ‘◎비빔밥’ 상표를 부착한 제품 및 포장용품에 대한 총매출액의 3%를 피고인 최BB에게 지급하는 내용」의 라이센스계약을 새로 체결하게 한 후, 피해회사로 하여금 2009. 9. 3.경부터 2011. 12.경까지 피고인 최BB에게 ‘◎비빔밥’ 상표 사용료로 합계 80,400,000원(2009년도 사용료 7,950,000원, 2010년도 사용료 34,950,000원, 2011년도 사용료 37,500,000원)을 지급하게 하였다. 또한, 피고인들은 2012. 1. 26. 피고인 최BB와 피해회사 사이에 「피해회사가 ‘◎ 비빔밥’ 상표를 사용하고, 그 대가로 피해회사가 ‘◎비빔밥’ 가맹점으로부터 지급받는 계속가맹비(로열티) 중 1개 가맹점당 30만 원을 피고인 최BB에게 지급하는 내용」의 라이센스계약을 체결하게 한 후, 피해회사로 하여금 2012. 1.경부터 2013. 5. 31.경까지 피고인 최BB에게 ‘◎비빔밥’ 상표 사용료로 합계 49,950,000원(2012년도 사용료 34,650,000원, 2013년도 사용료 15,300,000원)을 지급하게 하였다. 이후 피고인들은 2013. 5. 9. 피고인 최BB와 피해회사 사이에 「피고인 최BB 명의로 되어 있는 ‘◎비빔밥’ 상표권을 피해회사에 3억 원에 양도하는 내용」의 상표권 양도양수계약을 체결하게 한 후, 피해회사로 하여금 2013. 5. 31.부터 2013. 11. 29.까지 피고인 최BB에게 ‘◎비빔밥’ 상표권 양도대금으로 3억 원을 지급하게 하였다. 이로써 피고인들은 공모하여, 업무상 임무에 위배하여, 피해회사로부터 ‘◎비빔밥’ 상표 사용료 및 그 상표권 양도대금으로 합계 473,350,000원을 지급받아 동액 상당의 재산상 이익을 취득하고, 피해회사에 동액 상당의 손해를 가하였다. 나. ‘◎도시락’ 상표 관련 범행 피고인 최BB는 피해회사와 체결한 ‘◎비빔밥 위탁교육 계약서’에 따라 피해회사의 ◎브랜드연구소를 통하여 ‘◎비빔밥’의 신규 메뉴로 도시락 메뉴를 개발하였다. 이에 피해회사는 ‘◎비빔밥’ 가맹사업에 도시락 메뉴를 출시하기로 결정한 후, 테이크아웃 메뉴로 ‘◎도시락’, ‘◎비빔밥 도시락’을 개발하여 2008. 4.경 출시하였고, 『◎비빔밥이 정성껏 만든 비벼먹는 도시락 ◎도시락』이라는 광고 문구 등을 사용하며 ‘◎비빔밥’ 가맹점을 통하여 소비자들에게 판매하였다. 이처럼 ‘◎도시락’ 상표는 피해회사의 ‘◎비빔밥’ 가맹점에서 판매한 메뉴 이름으로 처음 개발되어 실제로 ‘◎비빔밥’ 가맹사업의 메뉴 이름으로 사용되었는데, 피해회사는 ‘◎도시락’ 메뉴가 소비자들에게 호응이 있자, 메뉴 이름으로 사용하던 ‘◎도시락’ 상표로 도시락 가맹사업을 시작하기로 하고, 2009. 8.경부터 직영점 형태로 서울 ○○역 부근 ○○△△동점을 포함한 총 3개 테스트매장을 개설 운영하면서 메뉴 등을 개발하여 2012. 1.경부터 ‘◎도시락’ 상표로 도시락 가맹사업을 시작하였다. 피고인들은 ‘◎도시락’ 상표를 자신의 상품을 식별하기 위한 표장으로 사용할 의사도 없었음에도, 향후 ‘◎도시락’ 상표 사용료를 수령할 목적으로 자신들 명의로 ‘◎도시락’ 상표를 등록하기로 마음먹고, 피해회사의 직원을 통하여 2008. 3. 13. 피해회사에서 ‘◎비빔밥’의 메뉴 이름으로 사용하기로 결정한 별지 범죄일람표 순번 1 내지 3 기재 각 ‘◎도시락’ 상표를 피해회사 명의가 아닌 피고인 김AA 명의로 출원하여, 순번 3 기재 ‘◎도시락’ 상표는 2008. 12. 15.에, 순번 1, 2 기재 각 ‘◎도시락’ 상표는 2009. 1. 13.에 각 피고인 김AA 명의로 등록하였다. 계속하여 피고인들은 2010. 6. 10. 피해회사가 위와 같이 사용하고 있던 ‘◎도시락’ 상표권을 피해회사가 아닌 피고인 최BB에게 이전하였고, 피해회사의 직원을 통하여 2010. 6. 21.1)별지 범죄일람표 순번 4 기재 ‘◎도시락’ 상표를 피고인 최BB 명의로 새롭게 출원하여 2011. 11. 2. 피고인 최BB 명의로 등록한 것을 비롯하여, 그 무렵부터 2013. 6. 18.까지 같은 방법으로 범죄일람표 순번 4 내지 14 기재와 같이 ‘◎도시락’ 상표 11개를 피고인 최BB 명의로 등록하였다. [각주1] 공소장에는 ‘같은 날’, 즉 ‘2010. 6. 10.’로 기재되어 있으나, 이는 ‘2010. 6. 21.’의 오기이므로 이를 직권 정정한다. 이후 피해회사가 위 각 ‘◎도시락’ 상표를 사용하여 도시락 가맹사업을 시작하자, 피고인들은 2012. 1. 26. 피고인 최BB와 피해회사 사이에 「피해회사가 ‘◎도시락’ 상표를 사용하고, 그 대가로 피해회사가 ‘◎도시락’ 가맹점으로부터 지급받는 계속가맹비(로열티)의 15%를 피고인 최BB에게 지급하는 내용」의 라이센스계약을 체결하게 한 후, 피해회사로 하여금 2012. 1.경부터 2013. 5. 31.경까지 피고인 최BB에게 ‘◎도시락’ 상표 사용료로 합계 56,006,000원(2012년도 사용료 26,118,000원, 2013년도 사용료 29,888,000원)을 지급하게 하였다. 또한, 피고인들은 2013. 5. 9. 피고인 최BB와 피해회사 사이에 「피고인 최BB 명의로 되어 있는 별지 범죄일람표 순번 1 내지 14 기재 각 ‘◎도시락' 상표를 피해회사에 총 23억 원에 양도하는 내용의 상표권 양도양수계약을 체결하게 한 후, 피해회사로 하여금 2013. 5. 31.부터 2013. 11. 29.까지 피고인 최BB에게 ‘◎도시락’ 상표권 양도대금으로 23억 원을 지급하게 하였다. 이로써 피고인들은 공모하여, 업무상 임무에 위배하여, 피해회사로부터 ‘◎도시락’ 상표 사용료 및 그 상표권 양도대금으로 합계 2,356,006,000원을 지급받아 동액 상당의 재산상 이익을 취득하고, 피해회사에 동액 상당의 손해를 가하였다. 다. 특별위로금 지급 관련 범행 피고인들은 피해회사의 공동대표이사로 재직하고 있던 2014. 11.경 피해회사의 주식 상장 문제로 의견이 대립하자, 「피고인 최BB가 공동대표이사직을 사임하고, ‘사단법인 ◎사랑’과 ‘재단법인 ◎월드미션’ 법인을 지원받아 운영하는 조건」으로 피고인 최BB가 운영할 법인 운영비 50억 원을 피해회사의 자금을 이용하여 지급하기로 하였다. 이에 따라 피고인들은 당시 피고인 최BB에게 대략 2억 원 정도의 급여가 지급되었던 점을 감안하여, 추가로 50억 원을 지급하기 위하여 2014. 11. 3. 임시주주총회를 개최하여 회사 정관 제33조에 따른 임원 연간 보수 총액 한도를 50억 원에서 70억 원으로 상향하였다. 계속하여 피고인들은 2014. 11. 17. 서울 ○○구 △△동에 있는 피고인 김AA의 집무실에서 피해회사의 이사 이FF, 김AA 등이 참석한 가운데 형식적인 이사회를 개최하고, 피고인 김AA가 “최BB 부회장이 11월 말로 회사를 그만두기로 하였고, 떠나게 되면 재단(◎사랑, ◎월드미션)을 운영할 돈이 필요하니 위로금으로 50억 원을 줘야 될 것 같다.”라고 이야기함으로써, 그와 같은 내용으로 ‘임원처우에 관한 규정’ 제14조를 적용하여 피해회사가 피고인 최BB에게 50억 원을 지급하기로 결정하였다. 그러나 ‘임원처우에 관한 규정’ 제14조는 ‘해임된’ 임원이 아닌 ‘사임한’ 임원에게 적용하는 규정이 아니어서 피고인 최BB는 위 규정에 따른 특별상여금 지급대상자가 아니었고, 공동대표이사직에서 사임하는 피고인 최BB에게 피해회사가 50억 원이나 되는 금원을 지급할 다른 명시적인 근거가 없었으며, 피해회사의 직전 사업연도 당기순이익은 13억 7,583만 원, 당해 사업연도 당기순이익도 6억 8,306만 원에 불과하였으므로, 당시 피해회사가 피고인 최BB에게 50억 원에 이르는 특별위로금을 지급하는 것은 합리적인 수준을 벗어나는 것이었다(더군다나 전전 사업연도 당기순이익은 -6억 9,510만 원이었다). 그럼에도 불구하고 피고인들은 공동대표이사로서 ‘임원처우에 관한 규정’ 등을 준수하고 피해회사의 이익을 위하여 직무를 충실하게 수행하여야 할 업무상 임무에 위배하여, 오로지 피고인 최BB의 이익을 도모하기 위하여 피고인 최BB에 대한 특별위로금으로 50억 원을 책정한 뒤, 이사회 결의를 빙자하여 피해회사로 하여금 2014. 11. 28. 피고인 최BB에게 50억 원을 지급하게 하였다. 이로써 피고인들은 공모하여, 업무상 임무에 위배하여, 피고인 최BB에게 50억 원 상당의 이익을 취득하게 하고, 피해회사에 동액 상당의 손해를 가하였다. 2. 피고인들 및 변호인들의 주장 가. 별지 범죄일람표 순번 15 기재 ‘◎비빔밥’ 및 별지 범죄일람표 순번 1 내지 14 기재 각 ‘◎도시락' 상표와 그 메뉴는 피고인 최BB가 자신이 운영하던 ◎브랜드연구소에서 독자적으로 기획·고안·개발한 것이므로, 위 ‘◎비빔밥’ 및 각 ‘◎도시락’ 상표에 관한 권리는 피고인 최BB에게 귀속되는 것이 타당하다. 따라서 피고인들이 위 ‘◎비빔밥’ 및 각 ‘◎도시락’ 상표를 피해회사가 아니라 피고인 최BB 또는 피고인 최BB의 허락 내지 승인을 받은 피고인 김AA 명의로 등록되게 하고, 그 후 피해회사로 하여금 피고인 최BB 또는 피고인 김AA에게 위 ‘◎비빔밥’ 및 각 ‘◎도시락’ 상표의 사용료나 그 상표권 양도대금을 지급하게 하였다고 하더라도, 이를 임무위배행위라고는 할 수 없다. 나. 피고인 최BB는 피해회사의 주식 상장과 관련한 피고인 김AA와의 의견대립으로 원하지 않은 상태에서 피해회사의 공동대표이사직에서 물러난 점, 그동안 피고인 최BB가 피해회사의 설립과 발전에 크게 공헌한 점 및 당시 피해회사의 재정상황 등을 고려하면, 피고인들이 피해회사로 하여금 피고인 최BB에게 특별위로금으로 50억 원을 지급하게 하였다고 하더라도, 이를 임무위배행위라고는 할 수 없다. 3. ‘◎비빔밥’ 및 ‘◎도시락’ 상표 관련 주장에 관한 판단 가. 인정사실 피고인들의 각 일부 법정진술, 피고인들에 대한 각 검찰 피의자신문조서 중 각 일부 진술기재, 이EE에 대한 각 검찰 진술조서, 각 서비스표등록원부(수사기록 제1권 218~221쪽, 제2권 624~628쪽, 제5권 1855~1865쪽), 각 상표등록원부(수사기록 제1권 302~327쪽, 제2권 629~663쪽), ◎비빔밥 위탁교육 계약서(수사기록 제1권 328~330쪽), 가맹점 위탁교육 계약서(수사기록 제1권 331~333쪽), 각 라이센스계약서(수사기록 제2권 393-1~404, 669~672, 685~696쪽), 계정별원장(수사기록 제2권 701~732쪽, 제7권 4892~4916쪽), 라이센스 수수료 지급내역(수사기록 제2권 733~739쪽), 수수료 지급내역(수사기록 제3권 1275쪽), 수사보고(◎도시락 상표권 출원 확인, 수사기록 제3권 1276~1464쪽), 기타 소득내역서(수사기록 제4권 1647~1830쪽), 상표권 양도계약서(수사 기록 제5권 1836~1840쪽), 각 거래내역(수사기록 제5권 1851~1853쪽, 제7권 4784~4786, 4833~4835쪽), 각 상표권 리스트(수사기록 제5권 1868~1871쪽), 수사보고(상표 사용료 지급내역 첨부, 수사기록 제6권 4538~4543쪽), 각 브랜드별 연간 상표 사용료 지급내역(수사기록 제7권 4781~4783쪽, 제8권 5261, 5162쪽), 원천징수영수증(수사기록 제7권 4787, 4788쪽), 각 ◎비빔밥 상표사용료 지급 계좌거래내역서(수사기록 제7권 4917, 5031, 5032쪽) 및 피고인이 제출한 증 제1 내지 3호증, 제7호증, 제12호증, 제13호증, 제15 내지 20호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함)의 각 기재에 의하면, 다음과 같은 사실이 인정된다. 1) 당사자들의 관계 및 지위 범죄사실란 제1항 기재와 같다. 2) ‘◎죽’ 상표의 등록 가) 피고인 김AA는 2002. 10. 29. 자신 명의로 ‘◎죽’ 상표를 출원하여, 2004. 6. 4. 등록하였다(수사기록 제1권 876~879쪽, 제2권 624~628쪽). 나) 그 후 피고인 김AA는 2005. 12. 13. 지정상품 또는 지정서비스업을 달리하여 다수의 ‘◎죽’ 상표를 추가 출원하여, 2009. 5. 7. 및 2009. 9. 14. 각 등록하였다(수사기록 제1권 960~985쪽, 제2권 629~654쪽). 3) ‘◎비빔밥’ 상표의 등록 및 ‘◎비빔밥’ 상표 사용료 등의 지급 가) 피해회사는 2006. 6. 15.경 ‘◎비빔밥’ ▽▽동점 가맹계약을 체결하여 2006. 7. 7. 서울 ○○구 ▽▽동에 ‘◎비빔밥’ ▽▽동점을 개설한 것을 시작으로, 그 무렵부터 ‘◎비빔밥’ 상표를 사용한 비빔밥 가맹사업을 시작하였다. 나) ‘◎비빔밥’ 가맹사업이 시작되기 직전인 2006. 5. 19. 피고인 김AA는 피고인 최BB 명의로 ‘◎비빔밥’ 상표 1개를 출원되었다가, 2006. 8. 24. 그 출원인 명의를 자신으로 변경하였고, 2006. 8. 23.에는 자신 명의로 다른 ‘◎비빔밥’ 상표 4개를 출원하였으나, 위 ‘◎비빔밥’ 상표 5개에 대한 출원 신청은 특허청에서 모두 등록 거절되었다(수사기록 제3권 1149, 1153, 1309~1378쪽). 다) 이에 피고인 김AA는 2007. 6. 29. 자신 명의로 별지 범죄일람표 순번 15 기재 ‘◎비빔밥’ 상표(이하 ‘◎비빔밥’ 상표라 한다)를 재차 출원하였고, 그 후 2009. 11. 26. 그 출원인 명의를 피고인 최BB로 변경함으로써 2009. 12. 9. 피고인 최BB 명의로 ‘◎비빔밥’ 상표를 최종 등록하였다(수사기록 제1권 1020, 1021쪽, 제2권 655~657쪽, 제3권 1149, 1153, 1309, 1379~1472쪽). 라) 한편, 피고인 최BB는 2006. 9. 1. 피해회사와 사이에 「피고인 최BB가 ‘◎ 비빔밥’ 가맹점에 대한 교육 등을 실시하고 그 교육비로 가맹점 1개 당 5백만 원을 지급받기로 하는 내용」의 ‘◎비빔밥 위탁교육 및 보수교육 계약서’를, 피고인 최BB가 운영하던 (주) ◎월드는 2012. 1. 26. 피해회사와 사이에 위 교육비를 6백만 원으로 증액한 ‘가맹점 위탁교육 계약서’를 각 체결하였다(수사기록 제1권 986~991쪽). 마) 또한, ‘◎비빔밥’ 상표의 사용료를 지급받기 위하여 피해회사와 사이에, 피고인 김AA는 2006. 9. 1.「피해회사가 ‘◎비빔밥’ 상표를 사용하고, 그 대가로 피해회사가 ‘◎비빔밥’ 가맹점으로부터 지급받는 로열티의 20%를 피고인 김AA에게 지급하는 내용」의 라이센스계약을, 피고인 최BB는 2009. 8. 20. 「피해회사가 ‘◎비빔밥’ 상표를 사용하고, 그 대가로 피해회사가 ‘◎비빔밥’ 가맹점으로부터 지급받는 최초가맹비와 정기가맹비 중 30만 원, ‘◎비빔밥’ 가맹점에 공급하는 제품 중 ‘◎비빔밥’ 상표를 부착한 제품 중 포장용품(Take-out용품)에 한하여 총매출액의 3%를 피고인 최BB에게 지급하는 내용」의 라이센스계약을 각 체결하였다(수사기록 제2권 393-1~396, 620, 621, 669~672, 685~688쪽). 바) 위 각 라이센스계약에 따라 피해회사로부터, 피고인 김AA는 2006. 9.경부터 2010. 1.경까지 자신의 개인사업체인 ‘◎경영컨설팅’ 명의로 2006. 9.부터 2009. 8.까지의 ‘◎비빔밥’ 상표 사용료로 합계 43,000,000원(= 2006년도 사용료 2,200,000원 + 2007년도 사용료 12,800,000원 + 2008년도 사용료 16,400,000원 + 2009년도 사용료 11,600,000원)을, 피고인 최BB는 2009. 9.경부터 2011. 12.경까지 같은 기간의 ‘◎비빔밥’ 상표 사용료로 합계 80,400,000원(= 2009년도 사용료 7,950,000원 + 2010년도 사용료 34,950,000원 + 2011년도 사용료 37,500,000원)을 각 지급받았다(수사기록 제2권 621, 622쪽, 제8권 5262쪽). 사) 그리고 피고인 최BB는 2012. 1. 26. 피해회사와 사이에 「피해회사가 ‘◎비빔밥’ 상표를 사용하고, 그 대가로 피해회사가 ‘◎비빔밥’ 가맹점으로부터 지급받는 계속가맹비(로열티) 중 1개 가맹점당 30만 원을 피고인 최BB에게 지급하는 내용」의 라이센스계약을 체결한 후, 2012. 1.경부터 2013. 5.경까지 피해회사로부터 같은 기간의 ‘◎비빔밥’ 상표 사용료로 합계 49,950,000원(= 2012년도 사용료 34,650,000원 + 2013년도 사용료 15,300,000원)을 지급받았다(수사기록 제2권 401~404, 621, 622, 689~690쪽, 제8권 5262쪽). 아) 피고인 최BB는 2013. 5. 9. 피해회사와 사이에 「피고인 최BB가 피해회사에 자신 명의의 ‘◎비빔밥’ 상표권을 3억 원에 양도하는 내용」의 상표권 양도양수계약을 체결한 후, 2013. 5. 31.부터 2013. 11. 29.까지 피해회사로부터 ‘◎비빔밥’ 상표권 양도대금으로 3억 원을 지급받았다(수사기록 제2권 612~616쪽, 제5권 1836~1840, 1851~1853쪽, 제7권 4784~4788, 4832~4835쪽). 4) ‘◎도시락’ 상표의 등록 및 ‘◎도시락’ 상표 사용료 등의 지급 가) 피해회사는 2008. 4.경부터 ‘◎비빔밥’의 테이크아웃 메뉴로 출시한 ‘◎도시락’, ‘◎비빔밥 도시락’을 ‘◎비빔밥이 정성껏 만든 비벼먹는 도시락 ◎도시락’ 등의 광고를 하며 판매하던 중, 2009. 8.경 서울 ○○역 부근에 ‘◎도시락’ ○○△△동점 등 총 3개의 테스트매장을 개설하여 운영하다가, 2012. 1.경부터 ‘◎도시락’ 상표를 사용한 도시락 가맹사업을 시작하였다. 나) 위 ‘◎도시락’, ‘◎비빔밥 도시락’의 출시 직전인 2008. 3. 13. 피고인 김AA는 자신 명의로 별지 범죄일람표 순번 1 내지 3 기재 각 ‘◎도시락’ 상표를 출원하여, 2008. 12. 15. 별지 범죄일람표 순번 3 기재 ‘◎도시락’ 상표를, 2009. 1. 13. 별지 범죄 일람표 순번 1, 2 기재 각 ‘◎도시락’ 상표를 각 피고인 김AA 명의로 등록하였다가 2010. 6. 10. 피고인 최BB에게 위 각 ‘◎도시락’ 상표권을 이전하였다(수사기록 제1권 1022, 1023쪽, 제2권 658~660쪽, 제3권 1149, 1154, 1277~1286, 1296, 1297쪽). 다) 또한, 피고인 김AA는 2010. 6. 23.부터 2013. 1. 18.까지 별지 범죄일람표 순번 4 내지 13 기재 각 ‘◎도시락’ 상표를 피고인 최BB 명의로 출원·등록하였다(수사기록 제1권 1024, 1025쪽, 제2권 661~663쪽, 제3권 1149, 1150, 1154, 1277, 1287~1295 쪽). 라) 그 후 피고인 최BB는 2012. 1. 26. 피해회사와 사이에 「피해회사가 ‘◎도시락’ 상표를 사용하고, 그 대가로 피해회사가 ‘◎도시락’ 가맹점으로부터 지급받는 계속가맹비(로열티)의 15%, ‘◎도시락’ 가맹점에 공급하는 제품 중 ‘◎도시락’ 상표를 인쇄 또는 부착한 제품(포장용품 일체)에 대한 매출액의 3%를 피고인 최BB에게 지급하는 내용」의 라이센스계약을 체결한 후, 2012. 1.경부터 2013. 5.경까지 피해회사로부터 같은 기간의 ‘◎도시락’ 상표 사용료로 합계 56,006,000원(= 2012년도 사용료 26,118,000원 + 2013년도 사용료 29,888,000원)을 지급받았다(수사기록 제2권 397~404, 621, 622, 689~696쪽, 제8권 5262쪽). 마) 피고인 최BB는 2013. 5. 9. 피해회사와 사이에 「피고인 최BB가 피해회사에 피고인 최BB 명의의 별지 범죄일람표 순번 1 내지 13 기재 각 ‘◎도시락’ 상표 및 당시 피고인 최BB 명의로 출원 중이던 별지 범죄일람표 순번 14 기재 ‘◎도시락’ 상표(이하 일괄하여 ‘◎도시락’ 상표라 한다)를 총 23억 원에 양도하는 내용」의 상표권 양도양수계약을 체결한 후, 2013. 5. 31.부터 2013. 11. 29.까지 피해회사로부터 ‘◎도시락’ 상표권 양도대금으로 23억 원을 지급받았다(수사기록 제2권 612~616쪽, 제5권 1836~1840, 1851~1853쪽, 수사기록 제7권 4832~4835쪽). 나. 관련 법령 다. 관련 법리 경영상 판단과 관련하여 경영자에게 배임의 고의와 불법이득의 의사가 있었는지 여부를 판단할 때에는 문제된 경영상의 판단에 이르게 된 경위와 동기, 판단 대상인 사업의 내용, 기업이 처한 경제적 상황, 손실발생의 개연성과 이익획득의 개연성 등 여러 사정을 고려하여 자기 또는 제3자가 재산상 이익을 취득한다는 인식과 본인에게 손해를 가한다는 인식 하의 의도적 행위임이 인정되는 경우에 한하여 배임죄의 고의를 인정하는 엄격한 해석기준은 유지되어야 하고, 그러한 인식이 없는데 단순히 본인에게 손해가 발생하였다는 결과만으로 책임을 묻거나 주의의무를 소홀히 한 과실이 있다는 이유로는 책임을 물을 수 없다(대법원 2004. 7. 22. 선고 2002도4229 판결 등 참조). 라. 구체적 판단 1) 관련 법령 및 법리, 피고인들 및 변호인들 주장에 관한 판단 부분 3.의 가. 1)항(판결문 제7쪽)에서 본 법리에 따라 이 사건에 관하여 살펴보면, 위 인정사실에 더하여 앞서 든 증거들 및 증인 박CC, 박DD의 각 법정진술, 유GG에 대한 검찰 진술조서, 피해회사의 인터넷 홈페이지(수사기록 제3권 1184, 1185쪽), 뉴스기사(수사기록 제3권 1186~1189쪽), 주주명부(수사기록 제3권 1273쪽), 상용근로자 고용보험 피보험자격 이력추출(수사기록 제5권 2584, 2585쪽), 수사보고(◎아이에프의 2008년~2016년 감사보고서상 주주현황, 지급수수료, 배당 등 내역확인, 수사기록 제5권 2773~2942쪽, 제6권 2943~3059쪽), 각 개인사업자 현황(수사기록 제6권 4533~4537쪽), 각 급여대장(수사기록 제7권 4794~4831쪽, 제8권 5445~5482쪽), 인터넷 블로그 출력물(수사기록 제8권 5831~5867쪽), 증 제4호증, 제8 내지 11호증, 제21호증, 제36 내지 40호증, 제48호증, 제56호증, 제59 내지 63호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함)의 각 기재에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정을 종합하면, 피해회사의 대표이사인 피고인 김AA 또는 공동대표이사인 피고인들에게 ‘◎비빔밥’ 및 ‘◎도시락’ 상표를 피해회사 명의로 출원 등록하여야 할 업무상 임무가 있었다고 단정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다. 가) ‘◎비빔밥’ 및 ‘◎도시락’ 상표의 사용의사 (1) 구 상표법 제3조는 ‘상표를 사용하는 자 또는 사용하고자 하는 자는 자기의 상표를 등록받을 수 있다.’라고 규정하고 있기는 하나, 한편 ① 우리 상표법은 등록주의를 원칙으로 하면서(구 상표법 제41조 제1항) 구 상표법 제71조 제1항 제1호 등과 같이 사용주의적 요소를 가미하고 있는 점, ② 구 상표법 제9조 등에서 상표등록출원서에 상표 사용의사의 기재와 이를 입증하는 서류의 첨부를 요구하고 있지 않은 점, ③ 구 상표법 제73조 제1항 제3호가 ‘상표권자 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우’를 등록취소사유로 규정하면서 구 상표법 제73조 제6항에서 이해관계인이 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있도록 하여 상표등록 후 상표의 사용을 간접적으로 강제하고 있을 뿐, 구 상표법이 상표등록 이후의 상표 불사용에 대하여 상표등록을 무효로 하는 별도의 규정을 두고 있지 아니한 점, ④ ‘사용하고자 하는 의사’는 장래를 향한 내심의 의사이므로, 특정 시점에서 위와 같은 의사가 없다고 추단하는 것에는 신중을 기하여야 하는 점 등을 고려하면, ‘상표를 사용하고자 하는 의사가 없다는 점’은 함부로 추정되어서는 안되고, 객관적이고 충분한 증거에 의하여 명확하게 인정되어야 한다. (2) 그런데 ㉠ 피고인들은 ‘◎죽’ ○○로점을 함께 운영하다가 ‘◎죽’ 가맹사업을 시작하였고, ‘◎죽’ 가맹사업 규모가 확대됨에 따라 가맹점의 효율적 관리 등을 위하여 피해회사를 설립한 후 그 운영은 피고인 김AA가 담당하는 대신, 피고인 최BB는 ‘◎브랜드연구소’ 또는 ‘(주) ◎월드’(이하 ‘◎브랜드연구소 등’이라 한다)를 운영하면서 메뉴개발, 피해회사로부터 위탁받은 가맹점 교육 등을 담당함으로써, 서로 역할을 분담하여 협력하면서 ‘◎죽’ 가맹사업을 진행하여 왔던 점(수사기록 제5권 2641, 2692쪽, 제6권 4420, 4421쪽), ㉡ ‘◎죽’ 가맹사업과 마찬가지로 ‘◎죽’의 ‘◎'을 모티브로 하여 ‘◎’시리즈의 일환으로 기획된 ‘◎비빔밥’ 및 ‘◎도시락’ 가맹사업 역시 피고인 김AA는 피해회사의 운영을 통하여, 피고인 최BB는 ‘◎브랜드연구소 등’의 운영을 통하여 각자의 역할을 담당하면서 이를 함께 진행할 계획이었고, 실제로도 이와 같은 방식으로 ‘◎비빔밥’ 및 ‘◎도시락’ 가맹사업이 진행되었던 점, ㉢ 당시 피해회사는 피고인 김AA가 70%의 지분을, 피고인 최BB가 27.84%의 지분을, 피고인들의 세 자녀가 각 0.72%의 지분을 각 가지고 있는 가족회사였고, ‘◎브랜드연구소’는 피고인 최BB의 개인사업체, ‘(주) ◎월드'는 피고인 최BB가 100%의 지분을 가지고 있는 개인회사였는바(수사기록 제3권 1273쪽, 제5권 2773쪽, 제6권 4535, 4537쪽, 증 제20호증), 피고인들이 자신들이 소유 운영하는 피해회사 및 ‘◎브랜드연구소 등’을 통하여 자신들이 기획한 비빔밥 및 도시락 가맹사업에 ‘◎비빔밥’ 및 ‘◎도시락’ 상표를 사용하는 것은 사실상 피고인들이 직접 ‘◎비빔밥’ 및 ‘◎도시락’ 상표를 사용하는 것과 동일하게 평가될 수 있다고 보이는 점, ㉣ 한편, 뒤에서 보는 바와 같이 피고인 최BB는 비빔밥 및 도시락 가맹사업을 기획한 후, 피해회사와 사이에 비빔밥 및 도시락 가맹사업을 위한 상표나 메뉴개발 등을 내용으로 하는 별도의 용역계약을 체결함이 없이 독자적으로 자비를 들여 ‘◎비빔밥’ 및 ‘◎도시락’ 상표를 창작·고안하고, 그에 맞는 메뉴를 개발하였는데, 당시는 피해회사에서 비빔밥 및 도시락 가맹사업을 시작할 것이 예정 내지 계획 되지도 않은 상태였던 점 등을 고려하면, 피고인들에게 ‘◎비빔밥’ 및 ‘◎도시락’ 상표를 사용할 의사가 전혀 없었다고는 보기 어렵다. 나) ‘◎비빔밥’ 및 ‘◎도시락’ 상표의 창작·고안 (1) ‘◎비빔밥’ 및 ‘◎도시락’ 상표를 누가 창작·고안하였는지와 관련하여, ① ‘◎비빔밥’ 및 ‘◎도시락’ 가맹사업은 ‘◎죽’의 ‘◎’을 모티브로 하여 ‘◎’시리즈의 일환으로 기획된 가맹사업인데, 최초 죽 전문점의 상표로 ‘◎죽’, 그 중에서도 특히 ‘◎’이라는 글자를 사용하기로 결정한 사람은 피고인 최BB인 점, ② ‘◎비빔밥’ 및 ‘◎도시락’ 상표의 도안이나 디자인은 피고인 최BB 또는 피고인 김AA가 평소 알고 지내던 유GG에게 개인적으로 의뢰하여 제작한 것인 점(수사기록 제6권 3664쪽, 제8권 5376~5378, 5387, 5576~5578쪽), ③ ‘◎죽’ 가맹사업을 시작한 이래로, 피고인 김AA는 피해회사를 운영하면서 가맹계약의 체결, 가맹점에 대한 물품공급, 가맹점 관리 등을, 피고인 최BB는 ‘◎브랜드연구소 등’을 운영하면서 메뉴개발, 피해회사로부터 위탁받은 가맹점 교육 등을 각 담당함으로써 서로 역할을 분담하였던 점(증인 박DD에 대한 증인신문 녹취서 10쪽, 수사기록 제2권 397~408쪽, 제5권 2641, 2692쪽, 제6권 4420, 4421 쪽), ④ ‘◎브랜드연구소 등’에는 주방과 조리시설 등이 갖추어져 있었고, 한식조리기능사 자격증을 가지고 있는 방HH가 직원으로 있었던 반면, 피해회사에는 새로운 가맹 사업의 출시를 기획하고 그 상표나 메뉴를 창작·고안·개발할 인적 조직이나 물적 시설이 전혀 갖추어져 있지 않았던 점(증인 박DD에 대한 증인신문 녹취서 9, 10쪽, 수사기록 제5권 2586쪽), ⑤ 피해회사의 경상개발비 지출액을 보더라도 2004.부터 2007.까지는 연 300만 원에도 미치지 못하였고, 2008.부터 조금씩 증가하기 시작하여 2011.에 이르러서야 비로소 1억 원을 넘어선 점(수사기록 제4권 1489~1539쪽, 제5권 2777~2942쪽, 제6권 2943~3059쪽), ⑥ 피고인 최BB가 2007. 7. 9.부터 2012. 1. 5.까지 피해회사의 감사로 재직하기는 하였으나, 이는 피고인 김AA의 요청으로 서류상으로만 감사로 등재된 것이었고, 그 기간 동안 피해회사로부터 급여를 지급받지 않은 점(수사기록 제5권 2641, 2687, 2785쪽, 제6권 3677쪽) ⑦ 피해회사의 직원인 김II은 ‘◎비빔밥과 ◎도시락은 피고인 최BB가 ◎죽 본점 및 ◎브랜드연구소에서 자비를 들여 독자적으로 연구·개발한 브랜드와 메뉴이다.’, ‘피고인 최BB 명의로 출원한 상표는 피해회사가 개발한 것이 아니라 피고인 최BB가 직접 개발한 것이다.’, ‘◎비빔밥과 ◎도시락은 ◎브랜드연구소의 자금으로 개발된 것이고, 피해회사가 ◎브랜드연구소에 연구개발비나 용역비를 지급한 적이 없다.’라는 취지로 진술하고 있는 점(수사기록 제2권 806, 807쪽, 제3권 1258~1260쪽), ⑦ ‘◎브랜드연구소 등’의 직원이었던 박CC 역시 ‘◎비빔밥이라는 이름은 피고인 최BB가 만들었다.’, ‘피고인 최BB는 2005년 이전부터 ◎비빔밥의 메뉴를 개발하였다’, ‘피고인 최BB는 수삼비빔밥이나 버섯불고기비빔밥 등 시중에서 판매하지 않던 비빔밥을 개발하였다.’, ‘메뉴개발은 피고인 최BB가 하였고, 저와 방HH, 이JJ가 이를 도왔다.’, 저와 방HH, 이KK는 피고인 최BB의 지시에 따랐을 뿐이다.’, ‘◎도시락의 개발은 피고인 최BB의 제안으로 시작되었고, ◎도시락이라는 이름도 피고인 최BB가 만들었다.’라는 취지로 진술하고 있는 점(증인 박CC에 대한 증인신문 녹취서 제5~7, 13, 14, 16, 17쪽) 및 ‘◎비빔밥’ 및 ‘◎도시락’을 출시하게 된 계기, 경위, 과정, ‘◎브랜드연구소 등’의 설립이유와 목적, 업무내용, 피해회사와의 관계, 피고인들의 관계 등을 고려하면, 피고인 최BB가 ‘◎브랜드연구소 등'을 운영하면서 비빔밥 및 도시락 가맹사업을 기획한 후, 독자적으로 ‘◎비빔밥’ 및 ‘◎도시락’이라는 상표를 창작·고안하고, 그에 맞는 메뉴를 개발하였다고 봄이 상당하고, 이는 아래의 사정을 더하여 보면 더욱 그렇다. (2) 피고인 최BB가 운영하였던 ‘◎브랜드연구소 등’이 피해회사의 R&D 센터로서 그 내부 조직 내지 기관에 불과하였는지와 관련하여, 피해회사의 인터넷 홈페이지 중 연혁 부분에는 ‘2006. 7.에 브랜드개발연구소(R&D 연구소)를 오픈하였다는 내용’이, 피해회사의 인터넷 홈페이지에 공고된 2006. 8. 31.자 ‘◎브랜드연구소 개장’이라는 제목의 글에는 ‘◎죽은 지난 7월 24일 서울 ○○구 △△동에 ◎브랜드연구소와 본교육센터를 개장했습니다.’라는 내용이 각 기재되어 있을 뿐만 아니라, ◎브랜드연구소에 관한 2011. 10. 17.자 뉴스기사에도 ‘◎브랜드연구소는 피해회사의 R&D 센터로서, 피해회사의 메뉴개발은 ◎브랜드연구소의 메뉴개발팀이 담당하고 있다는 내용’이 기재되어 있고, ◎브랜드연구소의 직원을 모집 채용하기 위한 2007. 10. 17.자 공고도 ◎브랜드연구소가 아닌 피해회사가 하였으며, ‘◎브랜드연구소 등’의 직원이었던 박CC은 2006. 4. 1.부터 2007. 5. 1.까지, 2008. 4. 28.부터 2008. 6. 30.까지, 방HH는 2008. 1. 28.부터 2008. 6. 30.까지, 2012. 2. 1.부터 2015. 1. 1.까지 각 피해회사의 소속이었다(수사기록 제3권 1184~1189쪽, 제5권 2584, 2645, 2646쪽). 그러나 ① ‘◎브랜드연구소 등’은 피고인 최BB가 피해회사로부터 ‘◎죽’ 등 가맹점에 대한 메뉴, 조리방법, 노하우의 전수 및 매장관리, 영업관리 등과 관련한 일체의 교육을 위탁받고 그 대가로 지급받은 가맹점 위탁교육비 등으로 운영되었던 점(수사기록 제2권 405~408쪽, 제3권 1260, 1261, 1275쪽, 제5권 2646, 2656, 2695쪽, 제6권 3673~3676, 4420, 4421쪽), ② ‘◎브랜드연구소 등’과 피해회사는 가맹사업과 관련한 업무를 서로 공유 내지 협력하기는 하였으나, 양자 사이에 지시나 보고, 결재 체계가 갖추어져 있지 않았고, ‘◎브랜드연구소 등’의 운영경비를 피해회사가 부담하지도 않았던 점, ③ ‘◎브랜드연구소 등’이 피해회사의 R&D 센터로서 내부 조직 내지 기관에 불과하였다면, ‘◎브랜드연구소 등’과 피해회사 사이에 ‘협약서’, ‘가맹점 위탁교육 및 보수교육 계약서’(수사기록 제1권 986~991쪽, 제2권 405~408쪽) 등이 체결될 이유가 없는 점, ④ ‘◎브랜드연구소 등’의 직원이었던 박CC, 방HH 등은 그 소속이 일시 적으로 피해회사로 되어 있었던 적이 있기는 하나, 이는 무관하게 피고인 최BB의 지시에 따른 업무만 수행하였고, 피해회사의 업무를 처리한 적은 없던 점(증인 박CC에 대한 증인신문 녹취서 제2쪽), ⑤ 피해회사의 급여대장에는 피해회사의 일부 직원들의 근무장소가 연구소 메뉴개발팀, 연구소제품개발팀, 연구소 등으로 기재되어 있고, 피해 회사의 구매팀이 ‘◎ 브랜드연구소’에서 근무하기도 하였으나, 그 직원들은 ‘◎죽’ ‘◎비빔밥’, ‘◎도시락’ 등 가맹점들에 공급되는 식자재의 구매, 백화점이나 마트에 납품될 가공식품의 연구 개발 등을 담당하던 직원이거나 ‘◎브랜드연구소 등’에서 교육을 받던 직원이었을 뿐이고, ‘◎브랜드연구소 등’의 업무, 특히 메뉴개발업무에 관여하였다고 인정하기는 어려운 점(증인 박LL에 대한 증인신문 녹취서 25, 26, 28~31, 36, 37, 39 쪽, 증인 박DD에 대한 증인신문 녹취서 2, 3, 5, 6, 11쪽, 수사기록 제8권 5445~5482쪽), ⑥ 피해회사가 ‘◎브랜드연구소’의 직원을 모집 채용하기 위한 공고를 한 것은 피해회사가 ‘◎브랜드연구소’ 대신 그 공고만 하여준 것으로 ‘◎브랜드연구소 등’의 규모와 역할, 업무내용, 피해회사와의 관계, 피고인들의 관계 등에 비추어 볼 때 충분히 납득할 수 있는 점, ⑦ ‘◎브랜드연구소’는 피고인 최BB 명의로 사업자등록이 된 개인 사업체였고, ‘◎브랜드연구소’의 업무를 이어받은 ‘(주) ◎월드’는 피고인 최BB가 100%의 지분을 가지고 있던 개인회사로서 피해회사와는 구분되는 회사였던 점(수사기록 제3권 1273쪽, 증 제20호증) 등을 고려하면, 앞서 본 사실만으로는 ‘◎브랜드연구소 등’이 피해회사의 R&D 센터로서 그 내부 조직 내지 기관에 불과하였다고는 보기 어렵고, 단지 피해회사와 협력관계에 있었던 업체 내지 회사라고 봄이 상당하다. (3) 한편, 김II은 제1회 검찰조사에서 ‘회사의 필요에 의해서 상표권 등록이 필요하였기 때문에 회사에서 상표 등록 제반 비용을 지출하였다.’, ‘김AA 명의로 등록된 상표가 25개, 최BB 명의로 등록된 상표가 16개이기 때문에 상표 등록과 관련하여 회사에서 지출한 비용은 약 1,200만 원 정도 되는 것 같다.’라는 취지로 진술하였다가(수사기록 제2권 808쪽), 제2회 검찰조사에서는 ‘◎도시락 관련 상표 출원은 제가 하지 않았습니다.’, ‘◎도시락과 ◎비빔밥을 피고인 최BB가 대표로 있던 ◎브랜드연구소에서 연구·개발한 것인데 당시 어떤 경위로 피고인 김AA 명의로 출원 및 등록하였는지는 잘 모르겠습니다.’라는 취지로 진술하여(수사기록 제3권 1258쪽) 처음 진술을 번복하였는바, ‘◎비빔밥’ 및 ‘◎도시락’ 상표의 출원 등록 비용 지출에 관한 객관적인 증거가 없는 상태에서 김II의 처음 진술을 그대로 믿기는 어렵고, 설령 피해회사가 ‘◎비빔밥’ 및 ‘◎도시락’의 상표 출원 등록 비용을 지출하였다고 하더라도, 그 지출의 위법 부당을 문제 삼는 것은 별론으로 하고, 이를 들어 ‘◎비빔밥’ 및 ‘◎도시락’ 상표 자체를 피해회사가 창작 고안하였다고 인정하기는 어렵다. (4) 또한, ‘◎비빔밥’ 및 ‘◎도시락’ 가맹사업이 본격적으로 시작되기 전에 테스트매장이 개설되기도 하였는데, 테스트매장은 이미 상표의 창작·고안, 메뉴의 개발이 이루어진 상태에서 소비자들의 반응을 살피고 부족한 점을 개선하기 위한 일종의 시범 매장으로서, 테스트매장이 피해회사의 직영점으로 운영되었다고 하더라도 이는 상표의 창작·고안, 메뉴의 개발 이후의 사정에 불과하여, 이를 들어 ‘◎비빔밥’ 및 ‘◎도시락’ 상표 자체를 피해회사가 창작·고안하였다고 보기는 어렵다. (5) 나아가, 2008. 4.경 ‘◎비빔밥’ 가맹점에서 ‘◎비빔밥’의 테이크아웃 서비스가 ‘◎도시락’, ‘◎비빔밥 도시락’이라는 이름으로 개시되었고, 그 과정에서 「◎비빔밥이 정성껏 만든 비벼먹는 도시락 ◎도시락」이라는 문구 등을 사용한 광고가 이루어지기는 하였으나(수사기록 제8권 5831~5867쪽), ① 위 ‘비벼먹는 도시락 ◎도시락’은 ‘◎비빔밥’의 개별 메뉴를 포장하여 주는 서비스를 표시하는 것에 불과할 뿐, 그 자체로 독립된 메뉴가 아닌 점(증인 박LL에 대한 증인신문 녹취서 제15쪽, 증인 박DD에 대한 증인신문 녹취서 4쪽), ② 위 ‘비벼먹는 도시락 ◎도시락’은 ‘◎비빔밥’ 메뉴를 단순히 포장한 것인 반면, ‘◎도시락’은 일종의 즉석도시락으로서 그 내용물이 상이한 점, ③ 위 ‘비벼먹는 도시락 ◎도시락’과 ‘◎도시락’의 도안이나 디자인도 상이한 점, ④ 박LL은 ‘비벼먹는 ◎도시락을 개발한 것도 피고인 최BB다.’라는 취지로(증인 박LL에 대한 증인신문 녹취서 15쪽), 증인 박DD은 ‘◎도시락과 비벼먹는 도시락은 완전 별개이다.’, ‘◎도시락은 브랜드이고, 비벼먹는 도시락은 ◎비빔밥에서 테이크아웃 판매를 촉진하기 위하여 도시락 용기에 포장해서 나간 케이스이다.’, ‘비벼먹는 도시락은 ◎비빔밥이 아니다.’라는 취지로(증인 박DD에 대한 증인신문 녹취서 4, 8쪽) 각 진술하고 있는 점 등을 고려하면, 앞서 본 사실만으로는 피해회사가 ‘◎도시락’ 상표를 창작·고안하였다고 보기는 어렵다. (6) 위와 같이 비빔밥 및 도시락 가맹사업의 기획, ‘◎비빔밥’ 및 ‘◎도시락’ 상표의 창작·고안, ‘◎비빔밥’ 및 ‘◎도시락’ 메뉴의 개발 등이 피고인 최BB의 아이디어, 노력, 자본에 의하여 이루어진 이상, ‘◎비빔밥’ 및 ‘◎도시락’ 상표를 피고인 최BB 명의로 출원·등록할 합리적 이유가 있었다고 할 것이고[다만, 위 3.의 가. 3) 다)항 및 4) 나)항(판결문 제19, 21, 22쪽)에서 본 바와 같이, ‘◎비빔밥’ 상표는 피고인 김AA 명의로 출원되었다가 그 출원인 명의가 피고인 최BB로 변경됨으로써 피고인 최BB 명의로 최종 등록되었고, 별지 범죄일람표 순번 1 기재 ‘◎도시락’ 상표는 피고인 김AA 명의로 등록되었으며, 별지 범죄일람표 2, 3 기재 각 ‘◎도시락’ 상표는 피고인 김AA 명의로 등록되었다가 피고인 최BB에게 권리 이전되었는데, 피고인들이 서로 부부 사이인 점, ‘◎죽’ 가맹사업을 시작할 때부터 가맹사업의 운영, 관리 등에 관한 업무는 피고인 김AA가 전담하였던 점 등을 감안하면, 피고인 최BB는 피고인 김AA가 자신 명의로 ‘◎비빔밥’ 및 ‘◎도시락’ 상표를 출원 내지 등록하는 것을 사전 또는 적어도 사후에 허락 내지 용인하였다고 봄이 상당하다], 오히려 ‘◎비빔밥’ 및 ‘◎도시락’ 상표를 피해회사 명의로 출원·등록할 경우 피해회사는 별다른 비용의 지출 없이 경제적 이익을 얻게 되는 부당한 결과가 초래될 수 있다. 다) ‘◎비빔밥’ 및 ‘◎도시락’ 상표의 출원·등록에 있어서의 경영상 판단 (1) 상표의 유사 여부는 상표의 외관 호칭 관념을 일반 수요자나 거래자의 입장에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인 또는 혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하는 것이므로, 외관 호칭 관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 전체로서의 상표가 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 명확히 출처의 오인 또는 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없으나, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자나 거래자가 오인 또는 혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 한다(대법원 2000. 4. 25. 선고 99후1096 판결 등 참조). 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다. 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 보아야 한다. 그리고 상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조). (2) 그런데 ① ‘◎죽’에서의 ‘죽’이라는 글자, ‘◎비빔밥’에서의 ‘비빔밥’이라는 글자, ‘◎도시락’에서의 ‘도시락’이라는 글자는 모두 음식의 종류, 형태를 의미하는 보통 명사에 불과하고, ‘◎죽’, ‘◎비빔밥’, ‘◎도시락’을 다른 죽 전문점, 비빔밥 전문점, 도시락 전문점과 차별 내지 구별되게 하는 핵심적인 요소는 ‘◎’이라는 글자이므로, ‘◎죽’, ‘◎비빔밥’, ‘◎도시락’과 같이 ‘◎’이라는 글자를 공통으로 포함하는 상표를 사용하는 음식점의 경우, 소비자들로서는 동일한 회사 또는 적어도 서로 관련이 있는 회사에 의하여 운영되는 음식점이라고 인식할 가능성이 높아 ‘◎죽’ 상표권을 보유하고 있는 피고인 김AA의 허락이나 승인 없이 무단으로 ‘◎비빔밥’ 및 ‘◎도시락’ 상표를 출원·등록하고 사용하면, ‘◎죽’ 상표권자인 피고인 김AA의 영업상 신용을 침해하고, ‘◎죽’ 상표에 대한 소비자들의 신뢰를 훼손시키는 결과가 초래될 수 있는 점, ② 한편, 앞서 본 바와 같이 ‘◎비빔밥’ 및 ‘◎도시락’ 상표와 메뉴는 피고인 최BB가 창작·고안·개발하였는바, 피고인 최BB는 언제라도 피해회사를 상대로 ‘◎비빔밥’ 및 ‘◎도시락’ 상표와 메뉴의 창작·고안·개발자로서의 지위 내지 권리를 주장하면서 그 침해금지 등을 구하는 소송을 제기할 수 있어, 피해회사의 운영자로서는 이와 같은 위험 또는 그 위험의 현실화로 인한 피해를 예방하기 위하여 ‘◎비빔밥’ 및 ‘◎도시락’ 상표를 피고인 최BB 명의로 출원·등록하고 피고인 최BB와의 라이센스계약을 통하여 적정한 비용으로 안정적으로 ‘◎비빔밥’ 및 ‘◎도시락’ 상표를 사용하겠다는 경영상 판단을 충분히 할 수 있고, 또한 이와 같은 경영상 판단이 궁극적으로 피해회사의 이익에 부합할 수도 있는 점, ③ 피고인들은 피해회사의 대표이사 또는 공동대표이사로서 충실의무, 선관주의의무 등을, 가맹사업당사자로서 신의성실의무 등을 각 부담하기는 하나, 개인과 법인이 별개의 법인격을 갖는 주체로서 구별되는 이상, 이와 같은 의무에서 피해회사에 자신들이 개발한 ‘◎비빔밥’ 및 ‘◎도시락’ 상표에 대한 피해회사 명의의 출원·등록이나 자신들 명의로 등록한 상표의 무상 사용을 허락하거나 승인하여야 할 의무가 당연히 도출된다고도 할 수 없는 점, ④ 피해회사의 가맹사업에서 설령 메뉴, 시설, 서비스를 포함하는 상품 또는 서비스의 품질기준 및 영업방식을 제외한 상표가 핵심적인 가치를 가진다고 하더라도, 가맹사업 안정화를 위하여 반드시 피해회사 명의로 상표를 등록할 필요까지는 없고, 상표권자와의 계약 등을 통하여 안정적인 전용 상표사용 관계를 형성하는 것만으로도 가맹사업이 원활하게 운영될 수 있는 점 등을 고려하면, ‘◎죽’ 상표권 침해로 인한 피고인 김AA와의 분쟁 또는 ‘◎비빔밥’ 및 ‘◎도시락’ 상표와 메뉴의 창작·고안·개발자로서의 지위 내지 권리 침해로 인한 피고인 최BB와의 분쟁 등으로 발생할 수 있는 위험 또는 피해를 미연에 방지하기 위하여 ‘◎비빔밥’ 및 ‘◎도시락’ 상표를 피고인 최BB 명의로 출원·등록하고, 이에 그 상표 사용료를 지급하는 등의 행위는 경영상 판단의 범위 내라고 봄이 상당하다. 2) 이처럼 피고인 김AA 또는 피고인들에게 ‘◎비빔밥’ 및 ‘◎도시락’ 상표를 피해 회사 명의로 출원·등록하여야 할 업무상 임무가 있다고 볼 수 없는 이상, 피고인 김AA 또는 피고인들이 피고인 김AA 또는 피고인 최BB 명의로 ‘◎비빔밥’ 및, ‘◎도시락’ 상표를 출원·등록하고, 피해회사로 하여금 피고인 김AA에게 ‘◎비빔밥’ 상표 사용료를, 피고인 최BB에게 ‘◎비빔밥’ 및 ‘◎도시락’ 상표 사용료와 그 상표권 양도 대금을 각 지급하게 하였다고 하더라도, 이를 임무위배행위라거나[한편, 위 3.의 가. 3) 마)항 및 바)항(판결문 제20, 21쪽)에서 본 바와 같이, 피고인들은 ‘◎비빔밥’ 상표가 등록되기 전에 피해회사와 사이에 ‘◎비빔밥’ 상표에 관한 라이센스계약을 각 체결한 후, 피해회사로부터 ‘◎비빔밥’ 상표 사용료를 지급받기도 하였으나, ‘◎비빔밥’ 상표의 등록 전이라도, 그 상표를 창작·고안한 피고인 최BB는 상표 사용료를 지급받을 수 있다고 보아야 할 것이고, 나아가 피고인들은 부부 사이로서 공동으로 피해회사의 가맹 사업을 운영하여왔던 점 등을 감안하면, 피고인 최BB는 피고인 김AA가 피해회사와 사이에 ‘◎비빔밥’ 상표에 관한 라이센스계약을 체결한 후, 피해회사로부터 ‘◎비빔밥’ 상표 사용료를 지급받는 것을 사전 또는 적어도 사후에 이를 허락 내지 용인하였다고 봄이 상당하므로, 이 부분 역시 임무위배행위라고 할 수 없다] 당시 피고인 김AA 또는 피고인들에게 배임의 고의 내지 불법이득의 의사가 있었다고 단정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 4. 특별위로금 관련 주장에 관한 판단 가. 인정사실 피고인들의 일부 법정진술, 피고인 김AA에 대한 제2, 4회 검찰 피의자신문조서 중 각 일부 진술기재, 김AA, 이MM에 대한 각 검찰 진술조서, 임시주주총회 의사록(수사기록 제6권 3737쪽), 이사회 의사록(수사기록 제6권 3738쪽), 임원처우에 관한 규정(수사기록 제6권 3739~3746쪽), 금전소비대차계약서(수사기록 제6권 4604, 4605쪽), 각 거래내역(수사기록 제6권 4609~4611쪽), 급여 지급명세서(수사기록 제7권 4685쪽) 및 증 제27호증, 제28호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함)의 각 기재에 의하면, 다음과 같은 사실이 인정된다. 1) 피고인들은 피해회사의 공동대표이사로 재직하고 있던 2014. 11.경 피해회사의 주식 상장 문제로 의견이 대립하자, 피고인 최BB가 100억 원을 지급받고 공동대표이사직에서 사임하기로 하면서, 위 100억 원 중 50억 원은 피해회사가, 나머지 50억 원은 피고인 김AA가 피해회사로부터 빌려서 각 지급하기로 합의하였다(수사기록 제6권 4465~4467, 4604, 4605, 4609~4611쪽, 제8권 5409~5413, 5419~5421쪽). 2) 이에 따라 피고인들은 2014. 11. 3. 임시주주총회를 개최하여 회사 정관 제33조에 따른 임원 연간 보수 총액 한도를 50억 원에서 70억 원으로 상향하였다(수사기록 제6권 3669, 3737, 4480, 4481쪽). 3) 그 후 피고인 김AA는 2014. 11. 17. 서울 ○○구 △△동에 있는 자신의 집무실에서 피해회사의 사내이사 이FF, 김AA 등이 참석한 가운데 이사회를 개최하여 다음과 같은 내용의 결의(이하 ‘이 사건 이사회 결의’라 한다)를 하였다(수사기록 제6권 3738쪽). 4) 이 사건 이사회 결의에 따라 피해회사는 2014. 11. 28. 피고인 최BB에게 특별위로금으로 50억 원(이하 ‘이 사건 퇴직위로금’이라 한다)을 지급하였다(수사기록 제7권 4685, 4686쪽). 5) 한편, 피해회사의 내부규정 중 이 사건 특별위로금의 지급과 관련된 부분은 다음과 같다(수사기록 별책 4493~4505쪽, 증 제23, 24호증) 나. 구체적 판단 피고인들 및 변호인들 주장에 관한 판단 부분 3.의 가. 1)항(판결문 제7쪽) 및 위 3.의 다.항(판결문 제25쪽)에서 본 법리에 따라 이 사건에 관하여 살펴보면, 위 인정사실에 더하여 앞서 든 증거들 및 각 대차대조표/손익계산서(수사기록 제3권 1489~1539쪽), 근로소득 원청징수영수증(수사기록 제4권 1572~1580쪽), 수사보고(◎아이에프의 2008년~2016년 감사보고서상 주주현황, 지급수수료, 배당 등 내역확인, 수사기록 제5권 2773~2942쪽, 제6권 2943~3059쪽), 정관(수사기록 제6권 4510~4520, 4522~4528쪽), 손익계산서(수사기록 제7권 4678~4684쪽), 증 제23 내지 26호증, 제31 내지 34호증, 제47호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함)의 각 기재에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정을 종합하면, 피고인들이 피해회사로 하여금 피해회사의 공동대표이사직에서 사임하는 피고인 최BB에게 이 사건 특별위로금 50억 원을 지급하게 한 행위가 경영상 판단의 범위를 벗어난 임무위배행위라거나 당시 피고인들에게 배임의 고의 내지 불법이득의 의사가 있었다고 단정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 1) 이 사건 특별위로금의 지급근거와 관련하여, 검찰조사 당시 피고인 김AA는 피해회사가 ‘임원처우에 관한 규정 제14조’에 의하여 피고인 최BB에게 이 사건 특별위로금을 지급하였다는 취지로 진술하였고, 피해회사의 직원인 이MM 역시 같은 취지의 진술을 하기는 하였으나(수사기록 제6권 3664~3666쪽, 4468~4472쪽), 이 사건 이사회 결의서에는 ‘특별위로금 규정 : 임원퇴직급여규정 제9조(특별위로금) 조항에 의거’라고 명시되어 있으므로(피고인들 역시 이 사건 공판에 이르러서는 이 사건 특별위로금의 지급근거로 ‘임원퇴직급여규정 제9조’를 주장하고 있다), 먼저 피해회사가 피고인 최BB에게 이 사건 특별위로금을 지급한 근거가 ‘임원퇴직급여규정 제9조’일 경우에 관하여 살펴본다. 2) 피고인 최BB에게 ‘임원퇴직급여규정 제9조’에서 정한 ‘재임 중 특별한 공로’를 인정할 수 있는지 여부와 관련하여, ① 피고인 최BB는 2012. 1. 5. 피해회사의 공동대표이사로 취임하였는데, 이는 ‘불만제로’라는 TV 프로그램에서 피해회사의 일부 가맹점들이 나쁜 식재료를 이용하고 매장이 불결하다는 등의 내용이 방송되어 소비자들과 가맹점주들의 항의가 계속되고 피해회사와 가맹점의 매출이 하락하는 등 경영상황이 악화되자 가맹점주들에 대한 재교육, 가맹본사와 가맹점 사이의 역할 재조정, 식자재 구매·공급 과정의 개선, 각종 봉사활동의 전개 등을 통하여 이를 수습하기 위한 것이었던 점(수사기록 제5권 2640, 2641, 2680쪽, 제6권 3747, 4423쪽), ② 피해회사의 2007년 당기순이익은 767,711,000원, 2008년 당기순이익은 2,919,957,000원, 2009년 당기순이익은 3,694,274,000원, 2010년 당기순이익은 5,118,511,000원, 2011년 당기순이익은 4,106,594,000원으로 계속 상승하다가, 2012년 위 ‘불만제로’ 방송 등으로 인하여 695,105,000원의 적자가 발생하였으나, 그 다음해 곧바로 다시 흑자로 전환하여 2013년 당기순이익은 1,375,844,000원, 2014년 당기순이익은 683,060,000원이었던 점(수사기록 제4권 1488~1539쪽, 제5권 2774, 2777~2942쪽, 제6권 2943~2980쪽), ③ 피고인 최BB는 피고인 김AA와 피해회사의 주식 상장 문제로 의견이 대립하자, 피고인들 사이의 분쟁으로 피해회사 경영에 악영향을 미치는 것을 피하기 위하여 본인의 의사에 반하여 부득이하게 공동대표이사직에서 사임한 점 등을 고려하면, 피고인 최BB는 공동대표이사로 재직하면서 위 ‘불만제로’ 방송 등으로 인한 피해회사의 경영위기를 극복하는데 중요한 역할을 하였다고 봄이 상당하고, 피고인 최BB의 이와 같은 성과는 임원퇴직급여규정 제9조에서 정한 ‘재임 중 특별한 공로’에 해당한다고 할 것이다. 3) 피해회사가 피고인 최BB에게 지급한 이 사건 특별위로금 액수의 적정 여부와 관련하여, ① 피해회사의 2013년 이익잉여금은 17,024,688,501원, 당기순이익은 1,375,844,000원, 2014년 이익잉여금은 16,199,748,832원, 당기순이익은 683,060,000원이었던 점(수사기록 제4권 1488~1539쪽, 제5권 2774, 2777~2942쪽, 제6권 2943~2980쪽), ② 피해회사의 2014년 당기순이익 683,060,000원은 피고인 최BB에게 이 사건 퇴직위로금이 지급된 후의 당기순이익인 점, ③ 피해회사는 설립 후 2014년까지 2012년을 제외하고는 매년 상당한 당기순이익을 얻었고, 그에 따라 이익잉여금도 증가 추세였던 점 등을 고려하면, 이 사건 특별위로금 지급 전후의 피해회사의 재무상태나 영업실적은 매우 건전한 상태로서, 피해회사가 피고인 최BB에게 지급한 이 사건 특별위로금 50억 원은 경영상 판단의 결과로서, 피고인들에게 배임의 고의 내지 불법이득의 의사가 있었다고 볼 정도로 현저히 균형성을 잃은 과다한 액수라고 평가하기 어렵다. 4) 한편, 피고인 최BB는 피고인 김AA와 피해회사의 공동대표이사로 근무하던 중 피해회사의 주식 상장 문제로 인한 의견 대립으로 사실상 본인의 의사에 반하여 부득이하게 사임하였는바, 이는 ‘임원처우에 관한 규정 제14조 제1항’이 규정하는 ‘본인의 의사에 반하여 퇴직하게 되는 경우’에 해당한다고도 볼 수 있고, 나아가 위 조항에 따른 퇴직상여금의 액수와 관련하여, 피고인 최BB와 피해회사 사이의 2012. 1. 1.자 임원보수계약서(수사기록 제6권 3747, 3748쪽)에는 계약기간이 ‘2012. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.’(제2조)로, 연간 보수액이 ‘5억 원’(제4조 제1항)으로 각 기재되어 있는데, 실제로 피고인 최BB가 피해회사로부터 2012년 및 2013년 보수로 각 505,000,004원을 지급받았던 이상(수사기록 제4권 1572~1580쪽), 피고인 최BB의 보수는 위 임원보수계약서에 기재된 대로 5억 원이었다고 보이며, 다만 위 8년이라는 계약기간은 상법 제383조에서 정한 이사 임기 3년, 피해회사의 정관(수사기록 제6권 4510~4520, 4522~4528쪽) 제40조 또는 제25조에서 정한 이사 임기 3년 및 피해회사의 다른 이사 임기 1년(증 제25호증의 1, 2) 등에 비추어 지나치게 장기여서 이를 그대로 믿기 어려우나, 피고인들의 관계, 피고인 최BB의 역할, 업무, 피해회사의 관계 등에 비추어 보면, 피고인 최BB는 피해회사와의 임원보수계약서에 계약기간을 어떻게 정하든 그 갱신 내지 재계약을 통하여 8년 또는 그 이상을 피해회사의 임원으로 근무할 수 있었다고 보이므로, 결국 피해회사는 ‘임원처우에 관한 규정 제14조 제1항’에 의하더라도 피고인 최BB에게 50억 원을 지급할 수 있다고 봄이 상당하다. 설령, ‘임원처우에 관한 규정 제14조 제1항’에 의하여서는 피고인 최BB에 대한 50억 원 지급이 어렵다고 하더라도, ‘임원처우에 관한 규정 제14조 제3항’은 ‘대표이사의 승인이 있는 경우 추가 퇴직상여금을 지급할 수 있다.’라고 규정하고 있어 피해 회사는 피고인 최BB에게 같은 조 제1항에 따른 퇴직상여금의 액수를 초과하여 지급할 수도 있다고 보인다. 5) 피고인 최BB에게 지급할 100억 원을 마련함에 있어서, 피고인 김AA는 피해회사가 피고인 최BB에게 법률상, 세무상, 경영상 정상적으로 지급할 수 있는 금액의 한도가 50억 원임을 확인한 후, 그에 따라 50억 원만 피해회사가 부담하도록 하고, 나머지 50억 원은 피고인 김AA가 개인적으로 피해회사로부터 빌려서 마련하였다(수사기록 제6권 4422, 4424, 4466, 4468, 4481, 4482쪽, 제7권 5184, 5185쪽, 제8권 5411~5413, 5420쪽). 피고인 김AA는 자신의 피해회사 주식을 매각하여 2015. 3.경 피해회사에 대한 위 차용금 및 이에 대한 이자를 모두 변제하였다(수사기록 제6권 4482, 4487, 4488, 4567~4569쪽, 제8권 5420쪽). 6) 피고인 최BB는 피해회사로부터 50억 원을 지급받으면서 그에 대한 세금을 모두 정상 납부하였다(수사기록 제6권 4570, 4571쪽, 제7권 4685, 4686쪽). 5. 결론 그렇다면, 이 사건 공소사실 중 피고인들에 대한 ① ‘◎비빔밥’ 상표 관련 업무상배임의 점, ② ‘◎도시락’ 상표 관련 및 특별위로금 지급 관련 각 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(배임)의 점은 모두 범죄의 증명이 없는 경우에 해당하여 형사소송법 제325조 후단에 따라 각 무죄를 선고하고, 형법 제58조 제2항에 의하여 그 판결 요지를 공시한다. 판사 김상동(재판장), 정치훈, 이상언

서울중앙지방법원 제62민사부 판결 【사건】 2017가합532411 도메인이름 이전청구권 부존재 확인 【원고】 고AA, 소송대리인 법무법인 인의 담당변호사 정재헌 【피고】 우◎폴 그루뽀 에스피에이(U◎◎pol Gruppo S.P.A), 소송대리인 법무법인(유한) 현진 담당변호사 한종훈 【변론종결】 2018. 7. 25. 【판결선고】 2018. 9. 7. 【주문】 1. 원고의 청구를 기각한다. 2. 소송비용은 원고가 부담한다. 【청구취지】 피고는 원고에게 도메인이름 ‘www.U◎◎pol.com’(이하 ‘이 사건 도메인이름’이라 한다)에 대하여 이전을 청구할 권리가 존재하지 아니함을 확인한다. 【이유】 1. 기초 사실 가. 피고는 196*년 설립된 이탈리아 법인으로서 199*년 이탈리아 증권거래소에 상장된 투자지주회사이고, 이탈리아 특허청에 ‘U◎◎pol’을 공통으로 포함하는 여러 등록상표를 보유하고 있다. 나. 원고는 2007. 2. 10. 도메인이름 등록기관인 주식회사 가◇◇를 통하여 이 사건 도메인이름을 등록하여 현재까지 보유하고 있다. 다. 피고는 2017. 2. 10. 세계지적재산권기구(WIPO, World Intellectual Property Organization) 중재조정센터에 이 사건 도메인이름과 피고의 상표가 동일하다는 이유로 원고를 상대로 이 사건 도메인이름의 이전을 구하는 분쟁조정신청을 하였다. 중재조정센터는 피고의 신청 사건을 심리한 후 2017. 4. 18. 원고가 이 사건 도메인이름을 부정한 목적으로 등록, 보유하고 있다는 이유로 원고에 대해 이 사건 도메인이름을 피고에게 이전하라는 내용의 결정을 하였고, 그 결정은 2017. 4. 28. 원고에게 송달되었다. 라. 이에 원고는 인터넷주소를 관리하는 국제기구인 인터넷주소관리기구(ICANN, The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)가 도메인이름 등록기관이 아닌 제3자와 등록자 사이에 발생하는 도메인이름의 등록과 사용에 관한 분쟁의 해결을 위하여 제정한 통일도메인이름분쟁해결규정(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy)에 따라 중재조정센터 결정에 불복하고 동시에 중재조정센터 결정의 실행을 보류시키기 위하여 이 사건 소를 제기하였다. [인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 을 제1~5호증(가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재 2. 당사자들의 주장 가. 원고의 주장 피고가 이 사건 도메인이름에 대하여 이전을 청구하려면 이 사건 도메인이름과의 직접적 관련성 및 그에 대한 보호의 필요성이 있어야 하는데, 피고는 이미 ‘www.U◎◎pol.it’이라는 이탈리아 국가 최상위 도메인이름을 등록하고 이를 이용한 자신의 웹사이트를 개설하여 전 세계 고객들을 상대로 피고의 업무분야와 성과에 대해 홍보를 하고 각종 정보를 제공하고 있으므로, 이 사건 도메인이름으로 인해 ‘U◎◎pol’이라는 상표를 이용한 도메인이름의 등록 및 사용을 보장받지 못하는 경우에 해당하지 않으므로, 피고의 상표인 ‘U◎◎pol’과 이 사건 도메인이름 사이에는 직접적 관련성 및 그에 대한 보호의 필요성이 없다. 피고는 현재까지도 국내에 ‘U◎◎pol’ 표지에 관하여 상표등록을 하지 않았고, 국내에는 알려지지 않은 생소한 회사여서 원고는 이 사건 도메인이름 등록 당시 피고 회사의 상호나 상표를 고려할 수 없었으므로, 원고가 이 사건 도메인이름을 부정한 목적으로 등록한다는 것은 있을 수 없다. 원고는 이 사건 도메인이름을 등록한 후 보유하고만 있을 뿐 이 사건 도메인이름에 의한 웹사이트도 개설되어 있지 않으므로, 이 사건 도메인이름은 피고의 업무분야인 보험업, 금융업과 경제적 견련관계도 없고, 인터넷 사용자들에 대한 유인성도 존재하지 않는다. 따라서 원고에게 부정한 목적이 있다고 할 수 없다. 결국 피고는 원고에게 이 사건 도메인이름에 대하여 이전을 청구할 권리가 없으므로, 이에 대한 확인을 구한다. 나. 피고의 주장 피고는 원고가 이 사건 도메인이름을 등록하기 오래전부터 ‘U◎◎pol’ 표장을 피고의 상호나 상표로 사용하였고, 원고는 피고로부터 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적을 가지고 이 사건 도메인이름을 등록하였다. 따라서 피고는 원고에게 이 사건 도메인이름의 이전을 구할 정당한 권리를 가진다. 3. 판단 가. 법리 『인터넷주소자원에 관한 법률』(이하 ‘인터넷주소자원법’이라 한다) 제12조는 정당한 권원이 있는 자의 도메인이름 등록을 방해하거나 그로부터 부당한 이득을 얻는 등 부정한 목적으로 도메인이름을 등록·보유 또는 사용한 자가 있으면 정당한 권원이 있는 자가 법원에 그 도메인이름의 등록말소 또는 등록이전을 청구할 수 있도록 규정하고 있다. 이 규정의 취지는 원칙적으로 도메인이름은 선착순으로 자유롭게 등록할 수 있지만 중복등록이 불가능함을 악용하여 부정한 목적으로 도메인이름을 선점하는 행위를 규제함으로써 정당한 권원이 있는 자의 도메인이름 등록 및 사용을 보장하고 인터넷 사용자들의 도메인이름에 대한 혼란을 방지하려는 데에 있다. 이때 도메인이름의 사용금지나 등록말소 또는 등록이전을 청구하는 이에게 인터넷주소자원법 제12조의 ‘정당한 권원’이 있다고 하려면, 그 도메인이름과 동일 또는 유사한 성명, 상호, 상표, 서비스표 그 밖의 표지(이하 ‘대상표지’라고 한다)를 타인이 도메인이름으로 등록하기 전에 국내 또는 국외에서 이미 등록하였거나 상당 기간 사용함으로써 그 도메인이름과 사이에 밀접한 연관관계를 형성하는 한편, 그 도메인이름을 대가 없이 말소하게 하거나 이전을 받는 것이 정의 관념에 비추어 합당하다고 인정할 수 있을 만큼 직접적 관련성이 있고 그에 대한 보호의 필요성도 충분하다는 사정이 존재하여야 한다. 그리고 인터넷 공간에서 사용되는 도메인이름의 속성과 인터넷주소자원법 제12조의 입법 취지, 인터넷주소자원법 제4조가 종전에는 ‘대한민국의 국가코드에 따르는 도메인이름 등의 인터넷주소자원’만을 적용대상으로 규정하고 있다가 2009. 6. 9. 법률 제9782호로 개정되면서 그 적용대상을 ‘대한민국에서 등록·보유 또는 사용되는 도메인이름 등 인터넷주소자원’으로 확대한 점, 이와는 달리 『부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률』은 제2조 제1호 (아)목에서 정당한 권원이 없는 자가 ‘국내에 널리 인식된’ 타인의 성명, 상호, 상표, 그 밖의 표지와 동일하거나 유사한 도메인이름을 등록·보유·이전 또는 사용하는 행위를 부정경쟁행위로 한정하여 규정하고 있는 점에 비추어 보면, 도메인이름에 대한 정당한 권원을 인정하는 데에 그 대상표지가 반드시 국내에서 널리 인식되어 있음을 요구하는 것은 아니다(대법원 2013. 9. 12. 선고 2011다57661 판결). 한편 도메인이름을 등록·보유 또는 사용한 이에게 인터넷주소자원법 제12조에서 규정한 ‘부정한 목적’이 있는지 여부는, 정당한 권원이 있는 자의 대상표지에 관한 인식 정도 또는 창작성의 정도, 도메인이름과 대상표지의 동일·유사성의 정도, 도메인이름을 등록·보유 또는 사용한 자가 대상표지를 알고 있었는지 여부, 도메인이름을 판매, 대여하여 경제적 이익을 얻고자 한 전력이 있는지 여부, 도메인이름에 의한 웹사이트의 개설 및 그 웹사이트의 실질적인 운영 여부, 그 웹사이트상의 상품 또는 서비스업 등과 대상표지가 사용된 상품 또는 서비스업 등과의 동일·유사성 내지는 경제적 견련 관계 유무, 대상표지에 화체되어 있는 신용과 고객흡인력으로 인하여 인터넷 사용자들이 그 웹사이트로 유인되고 있는지 여부, 그 밖에 도메인이름의 등록·보유 또는 사용을 둘러싼 제반 사정 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2013. 4. 26. 선고 2011다64836 판결 참조). 나. 인정 사실 1) 피고는 ‘핀□에 에스피에이(Fin□□e S.p.A.)’를 모회사로 ‘우◎폴사이 아씨쿠라 찌오니 에스피에이(U◎◎polsai Assicurazioni S.p.A.)’와 ‘우◎폴 방카 에스피에이(U◎◎pol Banca S.p.A.)'를 자회사로 두고 있다. 2) 피고는 이탈리아 보험업계에서 두 번째로 규모가 큰 회사이고, 비생명보험분야에서는 이탈리아에서 제1위의 회사이며, 유럽에서는 10위권에 드는 보험금융그룹에 속한 회사이다. 피고는 현재 2800개 이상의 보험대리점과 약 6000개 이상의 보험소매대리점 그리고 264개의 은행 지점을 갖고 있고, 경제전문지 ‘포츈(Fortune)’지는 2014년도에 수입 미화 31조 2,000억 달러, 이익 1조 7,000억 달러 이상에 달하는 글로벌 500대 기업 중 제406위에 선정하기도 하였다. 3) 피고 및 피고의 계열사들은 보험업, 금융업 등과 관련하여 광고나 간판 등에 "U@@pol" 또는 이를 포함하는 표장들을 사용하였다. 4) 피고의 모회사는 원고가 이 도메인이름을 등록하기 전인 1989년 이탈리아에서 금융업 등을 지정상품으로 하고 ‘U◎◎pol’을 주된 구성부분으로 한 상표를 등록하였고, 원고가 이 사건 도메인이름을 등록한 후에도 피고 및 피고의 자회사는 세계지적소유권기구 국제사무국, EU 상표청, 이탈리아 특허청에 금융업, 보험업 등을 지정상품으로 하고, ‘U◎◎pol’을 주된 구성부분으로 한 여러 상표를 등록하였다. 5) 원고는 이 사건 도메인이름뿐만 아니라 국내 또는 국외에 널리 알려진 유명 상호나 상표와 유사한 도메인이름 수천 개를 등록, 보유하고 있다. 원고가 등록하여 보유하고 있는 도메인이름들 대부분은 원고와 무관할 뿐만 아니라 사용되고 있지 않다. 6) 원고는 원고가 등록, 보유하고 있는 도메인이름과 관련하여 몇몇 회사들과 분쟁이 생기면서 그 회사들을 상대로 도메인이름 등록말소, 등록이전, 또는 사용금지 청구권 부존재확인 소송을 진행하였고, 원고가 부정한 목적으로 도메인이름을 등록, 보유하고 있다는 이유로 패소하기도 하였다. [인정 근거] 갑 제3호증, 을 제6 ~ 82호증의 각 기재, 변론 전체의 취지 다. 피고가 ‘정당한 권원 있는 자’에 해당하는지 여부 ① 이 사건 도메인이름에서 식별력이 없는 ‘www’와 ‘com’을 제외하면, ‘U◎◎pol’이라는 알파벳 표기만 남는데, 이는 피고의 상호, 상표, 또는 그 약칭인 ’‘U◎◎pol’과 철자가 동일하므로 이 사건 도메인이름과 피고의 상호 또는 상표는 서로 유사한 점, ② 인정 사실에서 본 바와 같이 피고는 이탈리아 보험업계에서 두 번째로 규모가 큰 회사이자 비생명보험분야에서 제1위의 회사로 유럽에서 10위권에 드는 보험금융그룹에 속한 회사이고, 1989년부터 ‘U◎◎pol’ 등록상표를 사용해 온 점, ③ ‘U◎◎pol’은 흔히 사용되는 단어나 아니고 일반 수요자가 그 의미를 쉽게 알 수 없어 강한 식별력을 가지는 것으로 보이는 점, ④ 피고가 ‘U◎◎pol’이라는 도메인이름을 등록하여 사용하고 있어도 일반 최상위 도메인이름인 이 사건 도메인이름을 사용하여 인터넷 이용자들의 혼란을 방지할 필요가 있는 점을 종합적으로 고려하면, 이 사건 도메인이름의 말소 또는 피고에게로의 이전이 합당할 정도로 피고는 이 사건 도메인이름과 밀접하고도 직접적인 연관관계를 가진다. 따라서 피고는 이 사건 도메인이름에 대하여 정당한 권원이 있다고 봄이 타당하다. 라. 원고가 부정한 목적으로 도메인이름을 등록·보유하고 있는지 여부 인정 사실에 따르면, 원고는 이 사건이 있기 전에 이미 이 사건 도메인이름뿐만 아니라 국내 또는 국외에 널리 알려진 유명 상호나 상표와 유사한 도메인이름을 수천개 등록, 보유하고 있다가, 도메인이름 대부분이 원고와 무관하고 사용되고 있지도 않는다는 이유로 인터넷주소자원법 제12조에 근거해서 제기된 도메인이름 관련 소송에서 패소해 왔다. 국내에 거주하는 원고가 이탈리아 금융보험회사 이름과 동일·유사한 이 사건 도메인이름을 등록, 보유할만한 마땅한 이유를 찾아볼 수 없고, 실제로도 이 사건 도메인이름은 이용되고 있지 않은 상태인 데다, 그간 원고가 국내 또는 국외에 널리 알려진 유명 상호나 상표와 유사한 도메인이름을 수천 개나 등록해 온 정황으로 미루어, 원고에게 인터넷주소자원법 제12조가 정한 부정한 목적이 있다고 추정할 수 있다. 4. 결론 그렇다면 피고는 인터넷주소자원법 제12조 제1항에서 정하는 정당한 권원이 있는 자에 해당하고, 원고는 부정한 목적으로 이 사건 도메인이름을 등록, 보유하고 있으므로, 피고는 원고에게 같은 조 제2항에 따라 이 사건 도메인이름의 등록 이전을 청구할 권리를 가진다고 할 것이어서, 이 사건 도메인이름에 대하여 피고에게 등록 이전을 청구할 권리의 부존재확인을 구하는 원고의 청구는 받아들일 수 없으므로, 원고 청구를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 판사 함석천(재판장), 양상익, 박혜림