서울중앙지방법원 제63민사부 판결 【사건】 2016가합36473 부정경쟁행위금지 등 【원고】 ◇◇◇◇ 말레띠에, 소송대리인 변호사 조태연, 최하나, 황선유, 소송대리인 법무법인 양헌, 담당변호사 최성준 【피고】 주식회사 더□□□샵, 소송대리인 법무법인 광장, 담당변호사 강이강, 김운호 【변론종결】 2018. 8. 30. 【판결선고】 2018. 10. 4. 【주문】 1. 피고는 별지 피고의 사용표장 기재 각 표장을 별지 피고의 제품 기재 각 제품에 표시하거나, 별지 피고의 사용표장 기재 각 표장을 표시한 별지 피고의 제품 기재 각 제품을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시·수출 또는 수입하거나, 별지 피고의 제품 기재 각 제품에 관한 광고, 거래서류에 별지 피고의 사용표장 기재 각 표장을 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위를 하여서는 아니 된다. 2. 피고는 원고에게 50,000,000원과 이에 대하여 2016. 12. 24.부터 2018. 10. 4.까지 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라. 3. 원고의 나머지 청구를 기각한다. 4. 소송비용 중 50%는 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다. 5. 제1, 2항은 가집행할 수 있다. 【청구취지】 주문 제1항과 같다.1) 피고는 피고의 사무실, 공장, 매장, 영업소, 창고에 보관 또는 전시 중인 별지 피고의 사용표장 기재 각 표장을 사용한 별지 피고의 제품 기재 각 제품을 폐기하고, 피고는 원고에게 200,000,000원과 이에 대하여 이 사건 소장부본 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 비율로 계산한 돈을 지급하라. [각주1] 원고의 2018. 6. 4.자 청구취지 및 청구원인 변경신청서 중 변경된 청구취지 제1항의 “그 밖의 수단”은 잘못 기재된 것으로 본다. 【이유】 1. 인정사실 가. 원고의 지위 및 상표의 등록 등 1) 원고는 ‘L**is V**tton’이라는 브랜드로 고가의 가방, 지갑, 의류 등의 여러 제품을 생산하여 세계 각국에 판매하고 있는 프랑스 회사로서, 국내에서는 1991년경 자회사인 ◇◇◇◇코리아 주식회사(2012. 11. 13. 유한회사로 조직변경되었다, 이하 ‘◇◇◇◇코리아’라고 한다)를 설립하여 위 자회사를 통해 제품을 수입·판매하고 있다. 2) 원고는 이른바 ‘LV 모노그램(LV Monogram, 이하 ‘LV 모노그램’이라고 한다)’이라고 불리는 아래 표 기재 등록상표(이하 ‘이 사건 등록상표’라고 한다)의 상표권자이다. 3) 원고는 그가 생산, 판매하는 가방, 지갑 등에 이 사건 등록상표를 사용하고 있다. 4) 원고는 2003년경 디자이너 다카시 AAAA와의 공동작업(collaboration)으로 아래 [그림 1]과 같이 LV 모노그램을 구성하는 개별 도형을 다양한 색깔로 채색한 ‘멀티 컬러 LV 모노그램(Multi-color LV Monogram, 이하 ‘멀티 컬러 LV 모노그램’이라고 한다)’으로 불리는 상품표지를 사용한 제품(아래 [그림 2] 참조)을 출시하여, 현재까지도 이를 생산·판매하고 있다(이하 위 LV 모노그램과 멀티 컬러 LV 모노그램을 통틀어 ‘이 사건 상품표지’라고 한다). 나. 피고의 지위 및 제품 판매 등 1) 피고는 화장품의 제조·판매업 등을 영업으로 회사로서 2016. 4.경부터 같은 해 11.경까지 별지 피고의 제품 제1항의 영상과 같은 쿠션화장품(이하 ‘이 사건 쿠션화장품’이라고 한다) 98,000개를 생산·판매하였고, 이 사건 쿠션화장품을 판매하면서 별지 피고의 제품 제2항의 영상과 같은 주머니(이하 ‘이 사건 주머니’라고 한다, 이 사건 쿠션화장품은 이 사건 주머니에 담긴 형태로 판매되었다)와 별지 피고의 제품 제3항의 영상과 같은 거울(이하 ‘이 사건 거울’이라고 한다)을 함께 제공하였다(이하 이 사건 쿠션화장품, 주머니, 거울을 통틀어 ‘이 사건 각 제품’이라고 한다). 2) 이 사건 각 제품의 전면 또는 표면 중 약 2/3 가량의 면적에는 별지 피고의 사용표장 기재 표장(이하 ‘이 사건 사용표장’이라고 한다)이 표시되어 있다. [인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 5호증(가지번호 있는 것은 이를 포함함, 이하 같다), 갑 제11 내지 14호증, 갑 제20 내지 25호증, 갑 제28, 29호증, 을 제2 내지 9호증, 을 제18호증의 각 기재 또는 영상, 변론 전체의 취지 2. 당사자들 주장의 요지 가. 원고 주장의 요지 피고가 이 사건 상품표지와 유사한 이 사건 사용표장을 사용하여 이 사건 각 제품을 제조·판매한 행위는 아래와 같이 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 한다) 제2조 제1호 가목, 다목 및 구 부정경쟁방지법(2018. 4. 17. 법률 제15580호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 차목에서 정한 각 부정경쟁행위에 해당하므로, 피고는 부정경쟁방지법 제4조 제1항, 제2항 제1호에 따라 청구취지 기재와 같이 이 사건 사용표장을 사용하지 아니하고 침해 조성물을 폐기할 의무가 있고, 부정경쟁방지법 제5조에 따라 원고에게 손해배상금으로 200,000,000(= 영업상 이익의 침해로 인한 손해배상금 100,000,000원 + 원고의 명성, 신용 등 훼손으로 인한 손해배상금 100,000,000원)을 지급할 의무가 있다. 1) 부정경쟁방지법 제2조 제1항 가목의 부정경쟁행위 피고는 원고의 상품표지로 널리 알려진 이 사건 상품표지와 유사한 이 사건 사용표장을 사용하여 피고의 상품인 이 사건 각 제품을 원고의 상품으로 혼동하게 하였으므로, 피고의 위와 같은 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1항 가목이 정한 부정경쟁행위에 해당한다. 2) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 부정경쟁행위 피고는 원고의 상품표지로 국내에 널리 알려진 이 사건 상품표지와 유사한 이 사건 사용표장을 시중에서 통상 유통되는 화장품인 이 사건 각 제품에 사용함으로써, 이 사건 상품표지의 식별력과 명성을 손상하였으므로, 피고의 위와 같은 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목이 정한 부정경쟁행위에 해당한다. 3) 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목의 부정경쟁행위 이 사건 상품표지의 저명성에 기한 고객흡인력, 명성 등과 같은 유·무형의 재산적 가치는 약 120년간에 걸친 원고의 막대한 투자와 노력으로 만들어진 성과인데, 피고는 이 사건 각 제품에 이 사건 상품표지와 유사한 이 사건 사용표장을 무단으로 사용함으로써 원고의 경제적 이익을 침해하였다. 그러므로 피고의 위와 같은 행위는 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목(현행법에서는 제2조 제1호 카목)이 정한 부정경쟁행위에도 해당한다. 나. 피고 주장의 요지 1) 피고는 이 사건 사용표장을 디자인으로 사용하였을 뿐 상표로 사용한 사실이 없다. 2) 이 사건 사용표장은 이 사건 상품표지와 서로 유사하지 않고, 피고는 이 사건 각 제품에 피고가 미국의 캔버스 백(canvas bag)2)등 제조·판매 회사인 MY ○○HER BAG, INC.(이하 ‘마이○○백’이라고 한다)와 공동작업으로 이 사건 각 제품을 생산·판매하고 있음을 표시하기 위한 표지로 “”을 표시하였으므로, 일반 수요자들이 이 사건 사용표장이 사용된 이 사건 각 제품의 출처를 원고로 오인, 혼동할 우려는 전혀 없다. [각주2] 올이 치밀한 두꺼운 마, 아마, 목면 등으로 만든 핸드백이나 가방 등을 말하고, 다양한 캐주얼 룩이나 일상용으로 폭넓게 활용된다. 3) 이 사건 상품표지는 주지의 정도를 넘어 수요자가 아닌 일반 공중들 사이에서까지 널리 알려진 저명표장이라고 볼 수 없고, 피고가 이 사건 사용표장을 사용하여 이 사건 각 제품을 생산, 판매함으로써 이 사건 상품표지의 식별력이나 명성이 손상되었다고 볼 수 없다. 4) 피고는 2016. 4.경 마이○○백과 사이에 이 사건 사용표장 등에 관한 라이선스 계약을 체결한 후 이 사건 사용표장을 사용한 이 사건 각 제품을 생산, 판매하였다. 마이○○백의 제품은 명품 가방을 재미있게 패러디하면서도 일상생활에 사용할 수 있는 실용적인 제품임을 표방한 것으로, 이 사건 쿠션화장품에 기재되어 있는 “My Other Bag”이라는 영어 문구는 ‘이 천 가방이 아닌 다른 가방은 럭셔리 핸드백이다’라는 의미로 인식되고, 이 사건 쿠션화장품은 이 사건 주머니에 담긴 상태로 전시, 판매되는데, 이 사건 주머니에 기재된 “My ○○her Bag”이라는 영어 문구는 ‘나의 다른 가방은 명품이지만 실속형인 이 천 가방은 실속형 화장품인 이 사건 쿠션화장품을 담고 있다’는 의미로 인식되는바, 피고는 합리적인 가격의 화장품 판매를 표방하는 회사로서 이 사건 각 제품에 명품소비, 과시소비를 비판하고 가치소비, 합리적 소비를 지향하는 상징적 가치를 구현한 것이다. 따라서 피고가 이 사건 사용표장을 사용한 이 사건 각 제품을 생산, 판매한 행위는 적법한 상표패러디로서 부정경쟁방지법 시행령 제1조의2 제4호에서 정한 “그 밖에 해당 표지의 사용이 공정한 상거래 관행에 어긋나지 아니한다고 인정되는 경우”에 해당하고, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 식별력 또는 명성 손상행위에 해당하지 않는다. 5) 피고는 이 사건 상품표지의 주지성에 편승할 의도가 없었고, 피고가 이 사건 사용표장을 사용한 이 사건 각 제품을 생산, 판매한 행위는 이 사건 상품표지를 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 무단으로 사용한 경우에 해당하지 않으므로, 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목의 부정경쟁행위에 해당하지 않는다. 3. 판단 가. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목의 부정경쟁행위에 해당하는지 여부 1) 관련 법리 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목은 “국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기 포장, 그 밖에 타인의 상품임을 표시한 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하여 타인의 상품과 혼동하게 하는 행위”를 부정경쟁행위의 하나로 규정하고 있다. 여기서 타인의 상품임을 표시한 표지가 ‘국내에 널리 인식되었다’는 의미는 국내 전역에 걸쳐 모든 사람에게 주지되어 있음을 요하는 것이 아니고, 국내의 일정한 지역 범위 안에서 거래자 또는 수요자들 사이에 알려진 정도로써 족하며, 널리 알려진 상표 등인지 여부는 사용기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 상품거래의 실정 및 사회 통념상 객관적으로 널리 알려졌는지가 일응의 기준이 된다(대법원 2012. 5. 9. 선고 2010도6187 판결 등 참조). 또한 상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적·전체적·이격적으로 관찰하여 거래상 오인·혼동의 염려가 있는지에 의하여 판단하여야 하는데, 특히 도형상표들에 있어서는 그 외관이 지배적인 인상을 남긴다 할 것이므로 외관이 동일·유사하여 두 상표를 다 같이 동종 상품에 사용하는 경우 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다면 두 상표는 유사하다고 보아야 한다. 또한 상표의 유사 여부의 판단은 두 개의 상표 자체를 나란히 놓고 대비하는 것이 아니라 때와 장소를 달리하여 두 개의 상표를 대하는 거래자나 일반 수요자가 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지의 관점에서 이루어져야 하고, 두 개의 상표가 그 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 거래자나 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 경우에는 두 개의 상표는 서로 유사하다(대법원 2013. 3. 14. 선고 2010도15512 판결 등 참조). 한편 ‘타인의 상품과 혼동을 하게 하는’의 의미는 상품의 출처가 동일하다고 오인하게 하는 경우뿐만 아니라 국내에 널리 인식된 타인의 상품표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용함으로써 일반수요자나 거래자로 하여금 ‘당해 상품표지의 주체와 사용자 간에 자본, 조직 등에 밀접한 관계가 있지 않을까’라고 오신하게 하는 경우도 포함하고, 타인의 상품과 혼동을 하게 하는 행위에 해당하는지 여부는 상품표지의 주지성과 식별력의 정도, 표지의 유사 정도, 사용 태양, 상품의 유사 및 고객층의 중복 등으로 인한 경업·경합관계의 존부 그리고 모방자의 악의(사용의도) 유무 등을 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2007. 4. 27. 선고 2006도8459 판결 등 참조). 또한 상품의 품질과 가격, 판매장소, 판매방법이나 광고 등 판매 당시의 구체적 사정 때문에 그 당시 구매자는 상품의 출처를 혼동하지 아니하였더라도, 구매자로부터 상품을 양수하거나 구매자가 지니고 있는 상품을 본 제3자가 상품에 부착된 상품표지 때문에 상품의 출처를 혼동할 우려가 있는 등 일반 수요자의 관점에서 상품의 출처에 관한 혼동의 우려가 있다면 그러한 상품표지를 사용하거나 상품표지를 사용한 상품을 판매하는 등의 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목, 제18조 제3항 제1호에서 정한 ‘타인의 상품과 혼동하게 하는 행위’에 해당한다(대법원 2012. 12. 13. 선고 2011도6797 판결 등 참조). 그리고 피고의 행위가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목 소정의 이른바 ‘상품주체 혼동행위’에 해당하기 위해서는 피고가 이 사건 사용표장을 자신의 상품출처를 표시하는 것으로 사용하여야 하는데(대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결 등 참조), 표장이 순전히 장식적 또는 디자인적으로 사용되었다고 볼 수 있는 경우에는 상표의 사용으로 보지 아니하나, 디자인과 상표는 배타적·선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 위 사용은 상표로서의 사용이라고 보아야 하고(대법원 2009. 5. 14. 선고 2009후665 판결 등 참조), 그것이 상표로서 사용되고 있는지는 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양(즉 상품 등에 표시된 위치, 크기 등), 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용 경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지에 의하여 판단하여야 한다(대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결, 대법원 2013. 3. 28. 선고 2010다58261 판결 등 참조). 2) 구체적 판단 가) 상표적 사용 여부 통상 이 사건 각 제품과 같은 화장품 등 상품의 일반 수요자는 외관상 눈에 잘 띄는 부분을 보고 그 상품의 출처를 식별하므로, 그 생산·판매 업체는 상표가 제품의 외관과 조화를 이루면서 융화될 수 있도록 그 표시 위치와 크기를 결정하여 제품에 상표를 표시할 것인데, 앞서 인정한 사실에 의하면, 이 사건 사용표장은 이 사건 각 제품의 전면 또는 표면 중 약 2/3 가량의 면적에 표시되어 있어 이 사건 각 제품의 장식적 심미감을 느끼게 하는 기능을 하는 것으로 보이기는 하지만, 한편 ① 이 사건 상품표지가 아래 나)항에서 보는 바와 같이 국내에서 원고의 상품 출처를 표시하는 표지로 널리 인식되어 있는 주지·저명상표인 점, ② 앞서 본 바와 같은 이 사건 사용표장이 이 사건 각 제품에 표시된 위치와 면적, ③ 피고가 이 사건 각 제품에 관하여 “◇◇◇◇ 백 품은 조이”라고 광고하기도 하였던 점(갑 제17호증) 등을 종합하여 보면, 피고는 이 사건 사용표장을 순전히 디자인이나 장식용으로만 사용한 것이 아니라 상품의 출처표시를 위한 것으로도 사용한 것으로 보인다. 따라서 이 사건 사용표장은 일반 수요자에게 미감을 불러일으키는 디자인으로서의 기능을 일부 담당함과 동시에 상품의 출처표시를 위한 상표로서 사용되었다고 할 것이다. 나) 이 사건 상품표지가 국내에 널리 인식되었는지 여부 앞서 인정한 사실과 갑 제3 내지 9호증, 갑 제20 내지 26호증, 갑 제28 내지 31호증, 갑 제33 내지 35호증, 갑 제47호증의 각 기재와 변론 전체의 취지에 의하면, 아래와 같은 사정을 인정할 수 있다. ① 원고의 창업자인 BB ○통(BBBBB V○○tton)은 1854년경부터 여행용 트렁크를 제작, 판매하였는데, BB ○통의 아들인 CCC 비통(CCCCCCC V○○tton)은 1896년경 루이 비통의 이니셜인 영문자 ‘L’과 ‘V’를 겹쳐 놓은 모양의 문자도형 “”와 다이아몬드, 별, 꽃모양의 도형을 결합한 형태의 LV 모노그램을 창안하여 현재에 이르기까지 120년이 넘는 기간 동안 이를 고가의 가방, 지갑 등에 사용하였다. ② 원고가 생산, 판매하는 상당수의 가방, 지갑 등의 표면 전체에 LV 모노그램이 사용되고 있고, 원고는 제1의 가항에서 본 바와 같이 LV 모노그램을 국내 및 해외에서 상표로 등록하였으며, LV 모노그램은 국내 법원의 판결 등을 통하여 여러 차례 그 주지·저명성을 인정받은 바 있다. ③ 원고는 1991년경부터 자회사인 ◇◇◇◇코리아를 통해 원고가 생산하는 가방, 지갑 등을 수입·판매하기 시작하였는데, 원고의 제품은 현재 전국의 대도시에 있는 유명백화점 등 약 31개 매장(면세점 포함)에서 판매되고 있고, 최근 몇 년간의 매출액만 해도 2009년경 372,101,000,000원, 2010년 427,315,000,000원, 2011년경 497,362,000,000원에 이른다(갑 제6호증의 1, 2, 갑 제7호증). ④ LV 모노그램 디자인의 가방은 국내에서 가장 많이 위조되는 가방 중 하나이고, 특허청이 발간하는 주로 도용되는 상표자료집에도 LV 모노그램이 등재되어 있다. ⑤ 원고는 LV모노그램과 유사한 상표에 대하여 상표출원공고에 대한 이의 신청, 상표등록무효심판의 청구를 통하여 상표 희석화 방지를 위한 노력을 해왔다. ⑥ LV 모노그램은 초기에는 갈색 가죽 배경에 살구색의 도형패턴을 새긴 형태(이른바 투알모노그램)으로 사용되었으나, 2003년경 LV 모노그램의 개별 도형에 다양한 색깔을 입힌 멀티 컬러 LV 모노그램 디자인이 출시된 후 멀티 컬러 LV 모노그램 디자인 역시 원고가 보유하고 있는 대표적인 디자인으로서 고가의 가방, 지갑 등에 사용되었고, 멀티 컬러 LV 모노그램 디자인이 적용된 가방, 지갑 등 원고 제품은 현재까지 활발히 판매되고 있다. ⑦ 국내외 유명 연예인들이 멀티 컬러 LV 모노그램 디자인의 가방, 지갑 등 원고 제품을 들고 있는 모습이 촬영되어 화제가 되기도 하였고, 인터넷 포털사이트인 ‘네이버’, ‘다음’에서 검색어로 “◇◇◇◇ 멀티”를 입력하면, 2017. 7.경까지 게시된 멀티 컬러 LV 모노그램 디자인의 원고 제품에 관한 게시물로, ‘네이버’의 경우 블로그 글 9,680건, 카페 글 17,790건, ‘다음’의 경우 블로그 글 1,890건, 카페 글 9,180건이 각 현출된다. 위와 같은 사정들을 종합하여 보면, 이 사건 상품표지는 국내에 널리 인식된 원고의 상품표지로서 국내의 전역 또는 일정한 지역 범위 안에서 거래자 또는 수요자들 사이에 알려지게 된 ‘주지의 정도’를 넘어 일반 공중의 대부분에게까지 널리 알려지게 된 ‘저명의 정도’에 이른 상표에 해당한다고 할 것이다. 다) 이 사건 상품표지와 이 사건 사용표장의 유사 여부 이 사건 상품표지와 이 사건 사용표장을 구성하는 개별 도형은 아래 표 도형 1 내지 4의 형상과 같고, 이 사건 표장 중 멀티 컬러 LV 모노그램과 이 사건 사용표장은 흰색 바탕에 위 개별 도형들이 다양한 색깔로 채색된 형태로 구성되어 있다. 위 표에서 보는 바와 같이 이 사건 상품표지는 ‘L’과 ‘V’를 겹쳐 놓은 모양의 도형 “”, 다이아몬드 모양 내부에 네 갈래로 펼쳐진 꽃잎이 들어있는 모양의 도형 “” 원 모양 내부에 네 갈래로 펼쳐진 꽃잎이 들어있는 모양의 도형 “” 네 갈래로 펼쳐진 꽃잎 모양의 도형 “”로 구성된다. 이 사건 사용표장은 ‘M’, ‘O’, ‘B’를 차례로 일부만 겹쳐 놓은 모양의 도형 “”, 다이아몬드 모양 내부에 네 갈래로 펼쳐진 꽃잎이 들어있는 모양의 도형 “”, 원 모양 내부에 네 갈래로 펼쳐진 꽃잎이 들어있는 모양의 도형 “”, 네 갈래로 펼쳐진 꽃잎 모양의 도형 “”로 구성된다. 이 사건 상품표지와 이 사건 사용표장은, 문자로 이루어진 “”와 “”를 제외한 나머지 도형들의 경우, 도형 2는 다이아몬드 모양 내부에 네 갈래로 펼쳐진 꽃잎이 들어있는 형태, 도형 3은 원 모양 내부에 네 갈래로 펼쳐진 꽃잎이 들어있는 형태, 도형 4는 네 갈래로 펼쳐진 꽃잎의 형태로, 각 꽃잎의 모양이 둥근 모양인지 각이 있는 모양인지 등에 있어 일부 차이가 있을 뿐 직관적으로 인식될 수 있는 개별 도형들의 모습이 매우 유사하다. 또한 이 사건 상품표지와 이 사건 사용표장은 전체적인 배열에 있어서도 위 각 문자로 구성된 도형 1을 중심으로 나머지 3개의 도형들이 일정한 간격과 크기의 비율을 유지하며 연속적으로 주위를 둘러싼 형태로 구성되어 있어 그 도형들의 전체적 구성, 배열 형태 및 표현방법 등이 매우 유사하고, 흰색 바탕에 각 개별 도형들이 다양한 색깔로 채색되었다는 점에서도 유사하다. 위와 같이 이 사건 상품표지와 이 사건 사용표장은 위 각 문자로 구성된 도형 1 사이에서는 외관상 차이가 있으나 나머지 3개의 도형들 사이에서 유사한 점이 많고, 전체적 구성, 배열 형태 및 표현방법 등이 매우 유사하다. 또한 이 사건 상품표지, 사용표장과 같이 여러 가지 도형들이 규칙적·반복적으로 배열되어 있는 상표의 경우 이를 대하는 거래자나 일반 수요자가 반드시 그 개별 도형의 세부적인 면까지 정확하게 관찰하여 기억함으로써 상품의 출처를 식별하기보다 상표 전체가 주는 인상에 의하여 상품의 출처를 식별하는 경우가 일반적이고, 거래자나 일반 수요자에게 외관상 가장 강한 인상을 주고 기억·연상을 일으키게 하는 특징적인 부분은 양 상표의 개별 도형들의 구체적·세부적인 모양이라기보다는 직관적으로 인식될 수 있는 도형들의 모티브, 전체적 구성, 배열형태 및 표현방법 등이라 할 것이므로, 때와 장소를 달리하여 양 상표를 대하는 거래자나 일반 수요자는 위와 같은 유사한 외관상의 특징에 의하여 강한 인상을 받고 기억·연상을 함으로써 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 것으로 보인다. 따라서 이 사건 상품표지와 이 사건 사용표장은 서로 유사한 상표라고 할 것이다. 라) 상품 주체의 혼동 여부 앞서 인정한 사실과 다툼 없는 사실, 갑 제16, 19, 46호증의 각 기재, 변론 전체의 취지에 의하여 아래와 같은 사정들이 인정된다. ① 이 사건 상품표지는 수십에서 수백만 원의 가방, 지갑 등에 사용되지만, 이 사건 사용표장은 2만 원대의 중저가 쿠션화장품 및 그 사은품에 사용되었고, 이 사건 상품표지가 사용된 원고 제품은 주로 대도시의 주요 백화점의 명품관, 면세점 등에서 판매되지만, 이 사건 사용표장이 사용된 피고 제품은 지하철 역사나 길거리 등에 위치한 로드 샵(road shop), 온라인쇼핑몰 등에서 판매되고 있다. 또한 원고 제품과 피고 제품의 품질, 가격, 판매장소 등에 비추어 원고 제품의 주고객층은 고급, 명품 제품을 선호하는 부유층이고, 피고 제품의 주고객층은 실용적인 중저가 제품을 선호하는 젊은 층일 것으로 보인다. ② 원고는 2016. 9.경부터 가방, 의류 외에 향수를 생산, 판매하고 있는 것으로 보이나(갑 제19호증의 1 내지 4), 향수에는 LV도형인 “”만 사용하고 있을 뿐, 이 사건 상품표지는 사용하고 있지 않고, 달리 이 사건 상품표지를 화장품 등에 사용한 적은 없는 것으로 보인다(패션업계에서 가방, 의류 등의 업체가 화장품을 생산, 판매하는 경우가 있으나, 원고가 기존에 판매해오던 제품 및 그 수요층을 고려할 때, 고객층의 중복으로 인한 경업, 경합관계를 인정하기는 어렵다). ③ 이 사건 상품표지는 가방, 지갑 등 원고 제품의 표면 전체에 규칙적, 반복적으로 배열된 형태로 사용되고 있지만, 이 사건 사용표장은 이 사건 각 제품 표면 전체에 그려 넣어지는 방식이 아니라 원고가 생산·판매하는 가방으로 보이는 일러스트(illustration) 안에 그려 넣어진 형태로 사용되었다. ④ 원고는 원고의 제품에 원고 브랜드를 나타내는 ‘◇◇◇◇’의 이니셜 글자를 겹쳐서 표현한 도형을 표시하거나 위 글자도형을 포함하고 있는 이 사건 상품표지를 표시하는 방식으로 원고 브랜드만의 독특한 식별표시를 사용하고 있는데, 이 사건 각 제품에는 위 글자 도형이 있는 위치에 “”가 표시되어 있다. 또한 이 사건 각 제품에는 가방 모양의 일러스트 상단 또는 하단의 비교적 눈에 잘 띄는 위치에 상품출처를 표시하는 피고의 다른 상표인 “THE □□□□ SHOP”과 일반적으로 디자이너 공동작업을 할 경우 표시하는 “×”를 사이에 두고 “My ○○her bag”이라고 기재되어 있어, 이로 인해 원고 제품과 이 사건 각 제품을 이용하는 평균적인 주의력을 가진 고객층의 경우 이 사건 각 제품이 원고의 상품이라거나 원고와 피고 사이에 자본, 조직 등에 밀접한 관련이 있다고 생각하지는 아니할 것으로 보인다. ⑤ 원고가 혼동의 증거로 들고 있는 인터넷 블로그(갑 제18호증의 1 내지 15)의 내용만으로는 이 사건 각 제품이 원고 제품으로 오인, 혼동될 가능성이 있다고 보기 어렵다. 위 블로그들은 주로 이 사건 각 제품에 사용된 이 사건 사용표장이 이 사건 상품표지와 흡사한 형태임을 강조함에 그칠 뿐, 나아가 혼동가능성까지 언급한 내용으로 보기는 어렵다. ⑥ 원고는 ‘한국갤럽조사연구소 결과집계표(갑 제16호증)’도 혼동의 증거로 들고 있으나, 이는 ‘만 19~59세 성인 여성 504명’이라는 한정적인 표본집단을 대상으로 1:1 면접조사 방식으로 이루어진 설문조사이고, 이 사건 각 제품의 실물이 제시되지 않았던 것으로 보이므로, 그 인적 구성, 표본 크기, 조사 방식 등에 비추어 위 증거만으로 혼동 가능성이 있다고 단정하기 어렵다. 위와 같이 이 사건 사용표장이 사용된 이 사건 각 제품과 관련하여 원고와 피고는 고객층의 중복 등으로 인한 경업·경합관계가 존재한다고 볼 수 없고, 원고의 제품과 이 사건 각 제품은 그 거래장소, 거래방법, 거래가격 등이 서로 판이하며, 이 사건 각 제품에는 이 사건 상품표지와 유사하지 않은 피고의 다른 상표가 눈에 잘 띄는 위치에 상당한 크기로 표시되어 있어 일반 수요자들이나 거래자들이 이 사건 각 제품의 출처를 원고나 원고와 자본, 조직 등에 있어 밀접한 관계가 있는 개인이나 법인으로 오인할 가능성이나 원고와 피고 사이에 영업상, 조직상, 재정상 또는 계약상 어떤 협력관계가 있다고 오인할 가능성이 있다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할만한 증거가 없다. 3) 소결론 따라서 피고가 국내에 널리 인식된 원고의 이 사건 상품표지와 유사한 이 사건 사용표장을 이 사건 각 제품에 상표적으로 사용한 사실은 인정되나, 그것이 그 구매자는 물론이고 제3자에게도 원고 제품과 동일한 출처로 혼동하게 할 우려가 있다고 볼 수 없으므로, 피고의 위와 같은 행위가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목의 부정경쟁행위에 해당한다고 볼 수 없다. 결국, 원고의 이 부분 주장은 이유 없다. 나. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 부정경쟁행위 해당 여부 1) 관련 법리 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 “부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목 또는 나목의 혼동하게 하는 행위 외에 비상업적 사용 등 대통령령으로 정하는 정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기·포장, 그 밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하여 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하는 행위”를 부정경쟁행위의 하나로 규정하고 있다. 위 규정에서 사용하고 있는 ‘국내에 널리 인식된’이라는 용어는 국내 전역 또는 일정한 지역 범위 안에서 거래자 또는 수요자들 사이에 알려지게 된 ‘주지의 정도’를 넘어 관계 거래자 이외에 일반 공중의 대부분에까지 널리 알려지게 된 이른바 ‘저명의 정도’에 이른 것을 의미하는 것으로 해석함이 상당하고, 여기서 국내에 널리 인식되었는지 여부는 그 사용기간·방법·태양·사용량·영업범위 등과 그 영업의 실정 및 사회통념상 객관적으로 널려 알려졌느냐의 여부 등이 기준이 된다(대법원 2006. 1. 26. 선고 2004도651 판결 등 참조). 또한 ‘식별력의 손상’은 ‘특정한 표지가 상품표지나 영업표지로서의 출처표시 기능이 손상되는 것’을 의미하고(대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결 등 참조), 명성의 손상이란 저명한 정도에 이른 특정한 표지를 부정적인 이미지를 가진 상품 또는 영업에 사용함으로써 그 표지가 가지는 좋은 이미지 및 가치를 손상시키는 것을 말하며, 이러한 저명한 정도에 이른 표지의 식별력 손상이나 명성 손상을 위해서 그 상품 또는 영업표지가 반드시 동종·유사 관계 또는 경쟁 관계에 있는 상품 또는 영업에 사용되어야 하는 것은 아니다. 그리고 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 식별력이나 명성 손상행위에 해당하는 표지의 사용은 ‘상업적 사용’을 의미하는 것으로, 상품 또는 영업임을 표시하는 표지로 사용한 것이 아니라면, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목 소정의 식별력 또는 명성의 손상행위에 해당하지 아니한다(2004. 2. 13. 선고 2001다57709 판결 등 참조). 2) 구체적 판단 가) 상표적, 상업적 사용 여부 위 가. 2). 가)항에서 살펴 본 바와 같이 이 사건 사용표장이 상품의 출처표시를 위하여 사용되었고, 피고가 이 사건 사용표장을 사용한 이 사건 각 제품을 생산, 판매하였음은 앞서 본 바와 같으므로 이 사건 사용표장은 상표적, 상업적으로 사용되었다. 나) 이 사건 상품표지가 저명한지 여부 위 가. 2). 나)항에서 살펴 본 바와 같이 이 사건 상품표지는 저명의 정도에 이른 원고의 상품표지에 해당한다. 다) 상품표지의 유사성 위 가. 2). 다)항에서 살펴 본 바와 같이 이 사건 상품표지와 이 사건 사용표장은 서로 유사하다. 라) 이 사건 상품표지의 식별력 또는 명성 손상 여부 (1) 판단 기준 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 ‘식별력의 손상’이 ‘특정한 표지가 상품 표지나 영업표지로서의 출처표시기능이 손상되는 것’을 의미하는 것임은 앞서 본 바와 같다. 이는 특정 상품이나 영업과 관련하여 사용되는 것으로 널리 알려진 표지를 그 특정 상품 또는 영업과 다른 상품 또는 영업에 사용함으로써 그 표지의 신용, 고객흡인력 등을 실추 또는 희석화하는 등 출처표시로서의 식별기능을 훼손하는 것, 즉 상품이나 영업을 식별(distinguish)하게 하고 그 출처를 표시(identity)하는 저명상표의 힘(식별력, 단일성, 독특함, 명성 등)이나 기능을 감소하게 하는 것을 의미한다. 이러한 희석화의 금지를 통한 유명상표의 보호는 소비자의 오인, 혼동에 따른 피해의 예방 및 치유라는 공익적 고려보다는 유명상표소유자의 유·무형의 재산상 이익의 보호 측면과 유명상표에 체화된 고객흡인력과 명성에 무임승차하려는 제3자의 부정경쟁행위의 방지를 통한 건전한 상거래질서의 확립을 위한 것으로, 구체적으로 원고와 피고 표장의 유사성, 원고 표장의 식별력의 정도, 원고 표장 사용의 배타성의 정도, 원고 표장의 인식의 정도, 피고가 원고 표장과의 연상을 의도하였는지 여부, 원고와 피고의 표장 사이의 실제의 연상의 여부 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. (2) 판단 앞서 인정한 사실과 갑 제17, 18호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 아래와 같은 사정들이 인정된다. ① 이 사건 상품표지는 원고의 상품표지로서 국내에 널리 알려진 주지, 저명한 상품표지로서 강한 식별력을 가지고 있다. ② 이 사건 사용표장은 이 사건 상품표지와 유사하고, 이 사건 사용표장을 접한 일반 수요자들은 이 사건 상품표지를 용이하게 연상할 수 있는 것으로 보인다. ③ 원고는 그동안 다른 제조회사에 대해 상표사용을 허락하거나 원고의 상품을 제조하도록 위탁하고 완성된 상품을 주문자의 브랜드로 판매하는 주문자위탁생산 방식 등을 허용한 바 없으며, 이 사건 상품표지에 관하여 국내 판매업자에게 통상 사용권이든 전용사용권이든 일체의 사용권을 부여한 적이 없었던 것으로 보인다. ④ 피고는 이 사건 각 제품을 광고하면서, “피지 잡는 수분 쿠션 ◇◇◇◇백 품은 조이”라는 광고문구를 사용하여 원고의 상호, 상표를 직접적으로 인용하였는바, 피고가 사용한 위 광고문구를 보더라도 이 사건 상품표지와 유사한 형태를 사용하여 이 사건 상품표지가 가진 인지도에 편승하려는 피고의 의도를 추단할 수 있다. ⑤ 비록 피고 제품이 원고 제품과 동일한 출처로 혼동될 우려는 없고 피고가 상당한 인지도를 가지고 있기는 하지만, 이 사건 각 제품이 인기를 얻은 데에는 이 사건 상품표지와 유사한 형태가 갖는 이 사건 사용표장의 디자인적 특징이 상당한 기여를 한 것으로 보인다. ⑥ 원고 제품과 같이 소량 제작되어 소수의 소비자만이 구매하는 고가의 명품 제품은 그 상품의 명성, 이미지 등이 중요한 구매동기이자 재산적 가치를 형성하는 핵심 요소이다. 이 사건 상품표지는 독특한 디자인적 특징을 이루고 있고, 그 차별적 특징으로부터 인식되는 상품의 명성, 이미지 등이 원고 제품에 화체되어 소비자들의 구매 욕구를 자극한다. 그런데 이 사건 상품표지와 유사한 상표들이 이 사건 각 제품과 같이 시중에서 통상적으로 유통되는 제품들에 흔히 사용된다면 이 사건 상품표지의 명품, 고급의 이미지, 가치가 훼손되어 수요자들이 이 사건 상품표지의 제품의 구입을 회피하거나 최소한 꺼리게 될 것임은 쉽게 짐작할 수 있다. 위와 같은 사정들을 종합하여 보면, 피고의 이 사건 사용표장의 사용행위로 인하여 원고의 상표로서 국내에 널리 인식된 이 사건 상품표지의 독특하고 단일한 출처표시로서의 힘 또는 그러한 독특성이나 단일성에서부터 발현되는 고객흡인력의 감소를 초래할 수 있으므로, 피고가 이 사건 사용표장을 사용하여 이 사건 각 제품을 생산, 판매한 행위는 이 사건 상품표지의 식별력을 손상하게 하는 행위에 해당한다고 할 것이다. 3) 피고의 공정사용 주장에 관한 판단 가) 판단 기준 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 비상업적 사용 등 대통령령으로 정하는 정당한 사유에 해당하는 경우 위 다목 부정경쟁행위에 해당하지 않는 것으로 규정하고 있고, 부정경쟁방지법시행령 제1조의 2는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 ‘비상업적 사용 등 대통령령으로 정하는 정당한 사유’로 ‘비상업적으로 사용하는 경우(제1호)’, ‘뉴스보도 및 뉴스논평에서 사용하는 경우(제2호)’, ‘타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기·포장, 그 밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지(이하 ‘표지’라 한다)가 국내에 널리 인식되기 전에 그 표지와 동일하거나 유사한 표지를 사용해온 자(그 승계인을 포함한다)가 이를 부정한 목적 없이 사용하는 경우(제3호)’, ‘그 밖에 해당 표지의 사용이 공정한 상거래 관행에 어긋나지 아니한다고 인정되는 경우(제4호)’를 규정하고 있는 바, 위와 같이 부정경쟁방지법 시행령 제1조의2 제1호에서는 비상업적으로 사용하는 경우를 별도로 규정하고 있는 반면, 같은 조 제2 내지 4호에서는 비상업적인 사용의 경우로 한정하고 있지 아니한 점에 비추어 보면, 같은 조 제2 내지 4호는 상업적 사용의 경우를 포함하는 것으로 해석함이 상당하다. 한편 상표의 패러디(Parody)는 타인의 유명 상표의 내용이나 형태를 변형하여 상표권자나 상품을 비평, 풍자 또는 조롱하는 것으로, 단순한 모방이 아니라 기존의 상표가 가지고 있던 주제나 이미지를 희화하면서 비평이나 풍자를 제공하는 의사전달수단, 아이디어의 표현 수단이다. 이러한 상표의 패러디는 그것이 상업적 언론으로서 패러디한 상표를 실제 상품에 부착·판매함으로서 상업적, 상표적 사용에 해당한다고 하더라도, 일반 소비자들에게 상품에 대한 왜곡된 정보를 바로잡아 주거나 새로운 아이디어를 제공하고, 소비자들의 공중 보건 등 공익에 기여하는 긍정적인 역할을 할 수 있으며, 상표를 패러디한 목적이 상표권자의 신용을 이용하여 상품을 판매하는 데 있지 않고 유명상표를 풍자 내지 비판하여 웃음과 해학을 주는 데 있다면 표현의 자유에 의하여 보호받아야 할 필요성이 있다. 그러나 상표의 패러디는 그 성질상 비평 내지 풍자의 대상이 되는 원래의 상표를 패러디 자체에서 떠올리게 하므로 상표법상 혼동의 가능성은 적으나 상표의 패러디를 통해 원래의 상표의 명성이나 식별력이 손상되는 경우가 발생할 수 있다. 따라서 상표의 패러디가 상표의 공정사용으로서 부정경쟁방지법 시행령 제1조의2 제4호의 정당한 사유에 해당하는 것으로 인정할지 여부는 자신의 아이디어를 표현하기 위하여 해당 상표를 이용하고자 하는 패러디스트(parodist)의 이익, 패러디를 통한 해당 상표의 이용을 허용하는 것에 대한 공중의 이익과 상표의 사용으로 인하여 상표권자가 받는 불이익을 비교형량하고, 공정한 거래관행에 부합하는지 여부 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다. 나) 구체적 판단 을 제2 내지 10호증, 을 제13호증의 각 기재와 변론 전체의 취지에 의하면, 아래와 같은 사정들이 인정되기는 한다. ① 마이○○백은 2011년경 창립되어 아래 사진과 같이 한 면에는 “My ○○her Bag...”의 문자가 프린트 되어 있고, 다른 한 면에는 루이비통, 샤넬 등 명품브랜드의 대표적인 핸드백의 일러스트가 부착된 캔버스백을 판매하고 있다. ② “My ○○her Bag...”은 미국 등에서 유행한 자동차범퍼에 부착하는 스티커 문구인 “my other car...(해당 자동차 소유자가 지금 운행하고 있는 자동차는 저가이지만 다른 차로 메르세데스 벤츠와 같은 고가, 명품 자동차를 소유하고 있다는 농담)”에서 아이디어를 얻은 것으로, 마이아더백은 위 제품을 ‘환경친화적으로 오랫동안 지속가능한 토트백으로서, 대중의 사랑을 받는 디자이너 가방을 재미있게 패러디하면서도 일상생활에 사용할 수 있게 만든 실용적인 제품’으로 광고하고 있다. ③ 원고는 미국 뉴욕남부지방법원에 마이○○백을 상대로 마이○○백의 ‘zoey tonal brown’ 제품이 자신의 상표를 희석화시킨다는 등의 이유로 상표권침해소송을 제기하였고, 위 법원은 2016. 1. 16. 원고 상표에 대한 패러디에 해당하므로 희석 행위에 해당하지 않는다는 등의 이유로 원고의 청구를 기각하였으며, 이에 원고가 항소하였으나 뉴욕항소법원은 2016. 12. 22. 원고의 항소를 기각하였고, 이에 대하여 원고가 연방 대법원에 상고허가(certiorari)를 신청하였으나 그 신청도 기각되었다. ④ 마이○○백의 제품은 국내에서 온라인쇼핑몰과 롯데백화점 수원몰, 인천 송도에 있는 팝업스토어에서 판매되고 있고, 국내외 유명 연예인이 마이○○백 제품을 들고 있는 모습이 촬영되어 기사화되기도 하였다. ⑤ 피고는 2016. 4.경 마이○○백과 사이에 이 사건 사용표장 등에 관한 라이선스 계약을 체결한 후 아래 사진과 같이 이 사건 사용표장을 사용한 이 사건 각 제품 뿐만 아니라 △△, ▽▽▽의 대표적인 가방 그림도 쿠션화장품 등 제품에 사용하면서 각 제품의 특성을 구분하여 광고하였고, 마이○○백과 콜라보레이션을 하였음을 광고하였다. ⑥ 피고는 국내에서 중저가 화장품을 제조, 판매하는 것으로 인지도가 높은 회사로 2003년경 가맹사업을 시작한 후 현재 전국 약 1,200개 매장, 해외 33여 개국에서 약 1,780개의 매장을 보유하고 있고, 2015년경 매출액은 약 629,100,000,000원, 2016년경 매출액은 약 649,800,000,000원에 이른다. 그러나 갑 제17, 18호증, 을 제23, 27, 28호증의 각 기재와 변론 전체의 취지에 의하면, 아래와 같은 사정들도 인정된다. ① 피고는 이 사건 각 제품을 광고하면서 “◇◇◇◇ 백 품은 조이”라는 문구를 사용하여 원고의 상표, 상호를 직접적으로 인용하였다. ② 마이○○백은 국내에서 인지도가 높은 브랜드가 아니고, 국내 오프라인 매장은 2곳 뿐이며, 마이○○백의 제품이 국내 공식 온라인쇼핑몰을 통해 판매되기 시작한 것은 2014년경으로 국내에서 판매된 기간도 비교적 짧다. ③ 우리나라의 사회, 문화적 배경이나 일반적인 영어수준 등을 고려할 때, 우리나라의 일반 대중은 물론 일반 수요자들에게 “My ○○her Bag”은 ‘나의 다른 백’이라는 의미를 갖고 있음에 불과할 뿐, 피고가 주장하는 것과 같은 특별한 논평적 의미를 전달하지는 못하는 것으로 보인다. 또한 이 사건 쿠션화장품, 주머니의 앞면, 거울에는 “My ○○her Bag × THE □□□□ SHOP”라고 표시되어 있어 ‘My ○○her Bag’라는 기재는 ‘THE □□□□ SHOP’, 일반적으로 디자이너 공동작업을 할 경우 표시 하는 “×”와 함께 회사명으로 사용된 것일 뿐, 특정한 메시지를 전달하기 위한 의도로 사용된 것으로 보기 어렵다. ④ 이 사건 쿠션화장품은 이 사건 주머니와 분리되어 별도로 광고, 전시되었고, 마이아더백 제품에는 한 면에 “My ○○her Bag...”의 문자가 프린트 되어 있고, 다른 한 면에는 명품 가방의 일러스트가 부착되어 있어 희화의 의도가 분명하고 효과적으로 드러나지만, 이 사건 각 제품에는 “My ○○her Bag”이라는 문자와 가방 일러스트가 같은 면에 표시되어 있어 희화의 의도가 분명하게 드러나지 않는다. ⑤ 피고는 이 사건 각 제품 전면 상당 부분에 원고의 가방 일러스트에 이 사건 상품표지와 유사한 이 사건 사용표장을 반복적으로 표시하였을 뿐, 거기에 피고만의 창작적 요소가 가미된 것으로 보기 어렵다. ⑥ 이 사건 각 제품에는 ‘My ○○her Bag’과 피고 고유의 상표인 THE □□□□ SHOP이 표시되어 있기는 하나, 마이○○백이나 피고의 고유 브랜드 뿐만 아니라 성공한 명품 브랜드의 대표적인 가방을 상징하는 이 사건 사용표장의 명성, 신용, 고객흡인력 또한 이 사건 각 제품의 중요한 구매동기로 작용한 것으로 보인다. ⑦ 피고는 유명 캐릭터 업체들과 여러 차례 콜라보레이션을 진행한 적이 있는데, 아래 사진과 같이 그 제품들 전면에 크게 콜라보레이션을 한 업체들의 캐릭터, 작품 등을 표시하여 홍보 및 판매를 위해 이용하였을 뿐, 위 캐릭터나 작품 등을 희화하거나 비평 또는 풍자하려는 의도로 사용한 바 없다. 또한 피고는 중저가 화장품 브랜드로 인지도가 높은 회사지만, 수DD, 권EE, 박FF, 전GG, 원HH, 이II 등 광고 당시 대중들 사이에서 인기가 매우 높았던 유명 연예인을 광고모델로 고용하였는바, 이를 통해 피고는 피고가 생산, 판매하는 화장품이 비록 중저가 화장품이지만, 그 품질은 고가의 명품화장품에 못지않음을 표현하고자 하였던 것으로 보인다. 이러한 사정에 비추어 볼 때, 피고가 이 사건 상품표지와 유사한 이 사건 사용표장을 사용한 의도도 이 사건 상품표지의 명품 이미지를 이용하기 위하였던 것임을 추단할 수 있다. ⑧ 피고는 ‘이 사건 쿠션제품에 대한 소비자 인식 조사(을 제20호증)’를 패러디의 증거로 들고 있으나, 이는 ‘만 15~55세 여성 500명’이라는 한정적인 표본집단을 대상으로 온라인 방식으로 이루어진 설문 조사로서 그 인적 구성, 조사 방식, 설문 내용(상당수 암시성 성문으로 구성되어 있어 신빙성이 떨어진다) 등에 비추어 위 증거만으로 우리나라의 일반 대중이나 일반 소비자들이 이 사건 사용표장이 사용된 이 사건 각 제품을 보고 피고의 주장하는 것과 같은 논평적 의미를 인식할 수 있다고 단정하기 어렵다. 위와 같은 사정들을 종합하여 보면, 피고는 이 사건 상품표지의 주지, 저명성을 이용하기 위한 의도로 이 사건 각 제품에 이 사건 사용표장을 사용한 것으로 보이고, 우리나라의 일반 대중이나 일반 소비자들에게 피고가 주장하는 것과 같은 논평적 의미가 전달된다고 볼 수 없으며, 피고의 이 사건 사용표장의 사용행위로 인하여 원고의 이 사건 상품표지의 희석화가 발생함은 앞서 본 바와 같으므로, 피고의 이 사건 사용표장의 사용이 상표의 패러디로서 공정사용에 해당한다고 볼 수 없다. 4) 소결론 결국 피고는 저명상표인 이 사건 각 상품표지를 모방하여 이 사건 상품표지가 가지는 양질의 이미지나 고객흡인력에 편승하여 이익을 얻고 이 사건 상품표지의 가치를 희석화하였으므로, 이 사건 사용표장을 사용하여 이 사건 제품을 제조, 판매한 피고의 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 식별력 손상행위에 해당하고, 원고는 피고에 대하여 부정경쟁방지법 제4조의 금지청구권 등과 같은 법 제5조의 손해배상청구권을 갖는다고 할 것이다. 따라서 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목에 기한 원고의 위 주장은 이유 있다(원고의 위 주장을 받아들이는 이상 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목에 기한 원고의 주장에 대해서는 더 나아가 판단하지 않는다). 다. 금지 및 폐기청구 1) 금지청구 위에서 살펴 본 바와 같이 피고가 이 사건 사용표장을 사용하여 이 사건 각 제품을 생산, 판매한 행위는 원고의 이 사건 상품표지에 대한 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목 식별력 손상의 부정경쟁행위에 해당하므로, 부정경쟁방지법 제4조에 따라, 피고는 이 사건 사용표장을 이 사건 각 제품에 표시하거나 이 사건 사용표장을 표시한 이 사건 각 제품을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시, 수출 또는 수입하거나 이 사건 각 제품에 관한 광고, 거래서류에 이 사건 사용표장을 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위를 하지 아니할 의무가 있다. 따라서 원고의 금지 청구는 이유 있다. 이에 대하여 피고는, 그가 원고로부터 상표사용 금지 요청을 받아 2016. 11.경부터 국내에서 이 사건 사용표장을 사용한 이 사건 각 제품을 생산, 판매하지 않고 있고, 마이○○백과의 라이선스 계약도 종료되었으므로, 위 금지 등을 구할 실익이 없다는 취지로 주장하나, 원고는 부정경쟁행위를 한 자 뿐만 아니라 부정경쟁행위를 하려는 자에 대하여도 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있고(부정경쟁방지법 제4조 제1항), 피고가 2016. 4.경부터 2016. 11.경까지 이 사건 사용표장을 사용한 이 사건 각 제품을 약 98,000개를 제조, 판매하였고, 이 사건 변론 과정에서 부정경쟁행위의 성립 여부를 적극적으로 다투고 있는 점 등 위 침해 기간과 침해의 태양 및 원고와 피고 사이의 분쟁의 경과 등 이 사건에 나타난 여러 사정에 비추어 보면 침해의 우려가 있다고 인정되므로, 피고의 위 주장은 받아들이지 아니한다. 2) 폐기청구 원고는 피고의 사무실, 공장, 매장, 영업소, 창고에 보관 또는 전시 중인 이 사건 사용표장을 사용한 이 사건 각 제품의 폐기를 구하나, 피고는 원고로부터 상표사용 금지 요청을 받아 2016. 11.경부터 국내에서 이 사건 각 제품을 생산, 판매하지 않고 있다고 주장하고 있고, 달리 피고가 이 사건 변론종결일 현재 원고가 주장하는 위 각 장소에 이 사건 각 제품을 보관 또는 전시하고 있음을 인정할 만한 증거가 없으므로, 원고의 폐기청구는 받아들이지 아니한다. 라. 손해배상청구 1) 영업상 이익액 상당의 손해배상 청구 부분 부정경쟁방지법 제14조의2 제2항 및 제2항의 보충적 규정으로서의 같은 조 제5항은 부정경쟁행위에 기한 손해배상청구에 있어서 일실이익 상당의 영업상 손해에 관한 피해자의 주장·입증책임을 경감하는 취지의 규정이고, 부정경쟁행위가 있는 경우 그로 인한 일실이익 상당의 영업상 손해 발생까지를 추정하는 취지라고 볼 수 없다. 따라서 손해배상을 청구하는 자가 위 규정의 적용을 받기 위하여는 실제로 일실이익 상당의 영업상 손해를 입은 것을 주장·입증할 필요가 있다. 다만, 위 규정의 취지에 비추어 보면, 위와 같은 손해의 발생에 관한 주장·입증의 정도에 있어서는 손해 발생의 염려 또는 개연성의 존재를 주장·입증하는 것으로 족하다고 보아야 하므로 손해배상을 청구하는 자가 침해자와 동종의 영업을 하고 있는 것을 증명한 경우라면 특별한 사정이 없는 한 부정경쟁행위에 의하여 일실이익 상당의 영업상 손해를 입었음이 사실상 추정된다고 볼 수 있다(대법원 2008. 11. 13. 선고 2006다22722 판결, 대법원 2009. 10. 29. 선고 2007다22514, 22521 판결, 대법원 2015. 10. 29. 선고 2013다45037 판결 등 참조). 이 사건에 관하여 보건대, 원고가 2016. 9.경부터 향수 제품을 생산, 판매하고 있음은 앞서 본 바와 같으나, 향수에는 LV 도형인 “”만 사용하고 있을 뿐, 이 사건 상품표지를 사용하지 않고 있고, 달리 원고가 이 사건 상품표지를 사용하여 피고와 동종의 영업을 하고 있다고 인정할만한 증거가 없으므로, 동종 영업을 하고 있다는 사실을 증명한 경우 일실이익 상당의 영업상 손해를 입었음을 사실상 추정해 주는 위 법리가 적용될 수 없다. 또한 이 사건 상품표지가 사용된 원고 제품과 피고의 이 사건 각 제품에 관하여 고객층의 중복 등으로 인한 경업·경합관계가 존재한다고 볼 수 없는 점 등에 비추어 보면, 피고의 식별력 손상행위로 인하여 원고에게 일실이익 상실의 손해가 발생할 염려가 있다거나 개연성이 있다고 보기 어렵고, 달리 일실이익 상당의 영업상 손해 발생의 염려 또는 개연성의 존재를 인정할 만한 증거가 없다. 따라서 피고의 영업상 이익액 상당의 손해배상 청구는 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다. 2) 무형의 손해에 관한 손해배상 청구 부분 민법 제751조 제1항은 불법행위로 인한 재산 이외의 손해에 대한 배상책임을 규정하고 있고, 재산 이외의 손해는 정신상의 고통만을 의미하는 것이 아니라 그 외에 수량적으로 산정할 수 없으나 사회통념상 금전평가가 가능한 무형의 손해도 포함된다고 할 것이므로, 법인의 명예나 신용을 훼손한 자는 그 법인에게 재산 이외의 손해에 대하여도 배상할 책임이 있고(대법원 2004. 8. 16. 선고 2003다33868 판결, 대법원 2005. 11. 10. 선고 2005다37710 판결 참조), 부정경쟁방지법 상의 식별력 손상으로 인한 무형의 손해도 민법 제751조 제1항의 손해의 일종으로서, 부정경쟁방지법 제5조의 ‘부정경쟁행위로 영업상 이익을 침해하여 입힌 손해’에 포함된다고 할 것이다. 한편, 부정경쟁방지법 상의 식별력·명성 손상으로 인한 무형의 손해는 손해의 성질상 구체적인 손해액을 입증하는 것이 곤란한 경우에 해당하므로, 법원은 부정경쟁방지법 제14조의2 제5항에 따라 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다. 이 사건에 관하여 보건대, 앞서 본 사실관계에 의하면, 원고는 자신만의 독특한 상표인 이 사건 상품표지를 적용한 디자인을 개발하고 위 디자인을 사용하여 생산한 가방 제품을 고가로 판매함으로써 다른 상표의 가방 제품과 차별되는 고급 가방 제조업체로서의 명성과 신용을 유지하여 왔는데, 피고는 이 사건 상품표지를 모방한 이 사건 사용표장을 사용하여 이 사건 각 제품을 생산, 판매함으로써 원고의 제품이 갖는 고급 이미지를 실추시킴은 물론 원고의 사회적 명성과 신용에도 적지 않은 타격을 주었음을 인정할 수 있다. 나아가 피고들이 배상하여야 할 손해액에 관하여 보건대, 원고의 명성·신용의 정도 및 브랜드의 가치, 원고의 영업 규모, 식별력·명성 손상의 정도, 예상되는 손해의 종류 및 성격, 실제 피해의 정도, 악의성의 정도, 피고의 손상행위 기간과 영업 규모, 피고 영업의 지역적 범위 등 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 나타난 여러 사정들을 종합하면, 피고가 배상하여야 할 손해액을 50,000,000원으로 정함이 상당하다. 3) 소결론 따라서 피고는 원고에게 50,000,000원 및 이에 대하여 불법행위일 이후로서 원고가 구하는 바에 따라 이 사건 소장부본 송달일 다음날인 2016. 12. 24.부터 피고가 그 이행의무의 존재 여부나 범위에 관하여 항쟁하는 것이 타당하다고 인정되는 이 판결 선고일인 2018. 10. 4.까지는 민법이 정한 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 15%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급 할 의무가 있다. 4. 결론 그렇다면, 원고의 청구는 위 인정 범위 내에서 이유 있어 인용하고, 나머지 청구는 이유 없어 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다. 판사 박원규(재판장), 백경현, 유정희

서울중앙지방법원 판결 【사건】 2016가단14629 손해배상(지) 【원고】 김AA, 소송대리인 변호사 권오갑 【피고】 1. 권BB, 2. 김CC, 3. 김DD, 4. 김EE, 5. 김FF, 6. 김GG, 7. 남HH, 8. 박II, 9. 박JJ, 10. 박KK, 11. 신LL, 12. 신MM, 13. 윤NN, 14. 정OO, 15. 조PP, 16. 최QQ, 17. 표RR, 18. 황SS 【변론종결】 2018. 8. 14. 【판결선고】 2018. 8. 24. 【주문】 1. 피고들은 원고에게 각 100,000원 및 각 이에 대하여 2017. 5. 24.부터 2018. 8. 24.까지는 연 5%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라. 2. 원고의 피고들에 대한 각 나머지 청구를 기각한다. 3. 소송비용은 각자 부담한다. 4. 제1항은 가집행할 수 있다. 【청구취지】 피고들은 원고에게 각 3,000,000원 및 이에 대한 이 사건 소장 부본 최종 송달 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 비율에 의한 금원을 지급하라. 【이유】 1. 기초사실 ○ 원고는 ‘설○’이라는 필명으로 1997년부터 약 18편의 무협 판타지 소설을 저작하여 출간해 온 작가로서 원고의 저작물들에 관하여 2013. 8. 8. 한국저작권위원회에 각 저작권 등록을 하였다. ○ 피고들은 위와 같은 원고의 각 저작권 등록 전후에 걸쳐 원고의 소설들 중 일부를 원고의 허락 없이 인터넷 사이트에 업로드 하여 불특정 다수인이 이를 다운로드 받을 수 있도록 하였다. 이에 대하여 피고들은 수사기관에서 각 기소유예 또는 각하 처분을 받았다. [인정근거] 다툼 없는 사실, 서증 전부, 변론 전체의 취지(일부 피고들은 자백간주) 2. 이 사건 소의 적법 여부에 관한 판단 ○ 피고 김FF은 이 사건 소가 공동소송의 요건을 갖추지 못하여 부적법하다고 주장한다. ○ 민사소송법 제65조(공동소송의 요건)는 “소송목적이 되는 권리나 의무가 여러 사람에게 공통되거나 사실상 또는 법률상 같은 원인으로 말미암아 생긴 경우에는 그 여러 사람이 공동소송인으로서 당사자가 될 수 있다. 소송목적이 되는 권리나 의무가 같은 종류의 것이고, 사실상 또는 법률상 같은 종류의 원인으로 말미암은 것인 경우에도 또한 같다”고 규정하고 있다. 이 사건은 후단에 해당하는 경우로서 허용된다고 할 것이다. ○ 피고 김FF의 주장은 이유 없다. 3. 본안에 관한 판단 가. 손해배상책임의 발생 ○ 피고들은 앞서 본 바와 같이 원고의 허락 없이 원고가 저작권을 가지고 있는 이 사건 각 소설들을 인터넷 사이트에 업로드 한 사실이 인정된다. ○ 따라서 피고들은 이 사건 각 소설들에 관한 원고의 저작권(복제권 등)을 침해하였다고 할 것이고, 이로 인하여 원고가 입은 손해를 배상할 책임이 있다. 나. 손해배상책임의 범위 ○ 저작권법 제125조 제2항은 “저작재산권자등이 고의 또는 과실로 그 권리를 침해한 자에 대하여 그 침해행위에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우에 그 권리의 행사로 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 저작재산권자등이 받은 손해의 액으로 하여 그 손해배상을 청구할 수 있다”고 규정하고, 저작권법 제125조의2 제1항은 “저작재산권자등은 고의 또는 과실로 권리를 침해한 자에 대하여 사실심의 변론이 종결되기 전에는 실제 손해액이나 제125조 또는 제126조에 따라 정하여지는 손해액을 갈음하여 침해된 각 저작물등마다 1천만 원(영리를 목적으로 고의로 권리를 침해한 경우에는 5천만 원) 이하의 범위에서 상당한 금액의 배상을 청구할 수 있다”고 규정하고 있다. 아울러 저작권법 제126조는 “법원은 손해가 발생한 사실은 인정되나 제125조의 규정에 따른 손해액을 산정하기 어려운 때에는 변론의 취지 및 증거조사의 결과를 참작하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다”고 규정하고 있다. ○ 살피건대, 이 사건 각 침해행위로 인하여 원고의 수입이 얼마나 감소하였는지에 관한 별다른 자료가 제출되지 아니한 점, 피고들에 의하여 저작권이 침해된 원고의 저작물들 중 대부분의 소설들은 2002년 이전에 출간된 점, 이 사건 각 침해행위 당시 원고 소설들의 인지도 및 인기도, 피고들이 영리를 목적으로 이 사건 각 침해행위를 저질렀다고 볼 만한 자료는 발견되지 않는 점, 이 사건 각 소설들의 시중 판매(대여) 가격, 원고는 대체로 저작권 침해자들에게 80만 원 정도의 합의금을 요구하고 그 정도 선에서 합의 또는 조정을 하고 있는 것으로 보이나(적어도 소송기록 상으로는 그러하나, 소송 외적으로는 이보다 훨씬 더 많은 금액을 요구하기도 하였던 사정도 엿보인다), 일부 침해자와는 40만 원에 합의하기도 한 것으로 보이는 점, 원고가 시중에서 이 사건 각 소설들을 판매하거나 적법한 이용허락을 통하여 얻을 수 있는 이익이, 원고가 위와 같은 합의 등을 통하여 취득하였거나 취득하게 될 이익을 초과할 것이라고 단정 할 수 있을지 의문이 있는 점, 원고는 마치 저작권법 제125조의2 법정손해배상 규정에 의한 손해배상액의 하한이 1천만 원인 것처럼 주장하나, 위 규정은 손해배상액의 상한만을 규정하고 있을 뿐인 점, 이 사건 각 저작권 침해행위의 경위 및 태양, 피고들의 연령 및 재산상태, 저작권에 관한 사회 일반의 의식수준, 피고들은 형사절차 등을 통하여 저작권 침해에 관한 경각심을 갖게 되었을 것으로 보이는 점 등 이 사건 변론에 나타난 제반 사정을 두루 참작하여 피고들의 원고에 대한 손해배상액을 각 100,000원으로 정한다1). [각주1] 박TT(아이리스 저작자), 권UU 작가 관련 사건에서도 손해배상액으로 100,000원이 인정된 사례가 종종 있었다. 다. 소결론 그렇다면 피고들은 원고에게 각 100,000원 및 각 이에 대하여 이 사건 소장 부본 최종 송달 다음 날인 2017. 5. 24.부터 피고들이 그 이행의무의 존부 및 범위에 관하여 항쟁함이 상당하다고 인정되는 이 사건 판결 선고일인 2018. 8. 24.까지는 민법이 정한 연 5%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 15%의 각 비율에 의한 지연손해금을 지급할 의무가 있다. 4. 결론 원고의 피고들에 대한 청구는 위 각 인정범위 내에서 이유 있어 일부 인용한다. 판사 이광영

서울중앙지방법원 판결 【사건】 2017가소7712215 손해배상(저) 【원고】 김BB 【피고】 주식회사 A백화점, 소송대리인 법무법인 광평, 담당변호사 손리나, 오현성, 조성재, 이송하, 한정원 【변론종결】 2018. 8. 23. 【판결선고】 2018. 9. 4. 【주문】 1. 피고는 원고에게 3,000,000원과 이에 대하여 2017. 4. 21.부터 2018. 9. 4.까지는 연 5%, 그 다음날부터 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라. 2. 원고의 나머지 청구를 기각한다. 3. 소송비용은 이를 3분하여 그 1은 피고가, 나머지는 원고가 각 부담한다. 4. 제1항은 가집행할 수 있다. 【청구취지】 피고는 원고에게 10,000,000원과 이에 대하여 2017. 4. 21.부터 이 사건 소장 부본 송달일까지는 연 5%, 그 다음날부터 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라. 【이유】 1. 저작권법에 의해 보호되는 저작물이라 함은 인간의 사상 또는 감정을 창작적으로 표현한 것으로서 문예, 학술, 미술 또는 음악의 범위에 속하는 것을 말하고, 저작물의 요건인 창작성이 인정되기 위해서는 예술적으로 높은 평가를 받을 수 있는 것이어야 할 필요는 없으며, 저작자의 어떠한 개성이 창작행위에 나타나 있으면 충분하다(대법원 1999. 11. 26. 선고 98다46259 판결 참조). 어문저작물의 경우 문장이 비교적 짧고 표현방식에 창작, 궁리를 할 여지가 없는 경우나 아이디어와 일체로 된 표현이나 표현형식이 제약되어 있는 표현 및 단순히 사실을 소개한 것으로 다른 표현을 상정할 수 없는 경우 또는 구체적인 표현이 평범하고 매우 흔한 경우에는 저작자의 개성이 반영되어 있다고 보기 어렵다. 따라서 저작자의 개성이 창작행위에 나타나 있는지를 판단함에 있어서는 용어의 선택, 전체 구성의 궁리, 특징적인 표현이 들어 있는가 하는 그 작품의 표현형식과 그 작품이 표현하려고 하는 내용, 목적 및 그에 따르는 표현상의 제약 유무와 정도, 그 표현방법이 같은 내용과 목적을 기술하기 위해 일반적, 일상적으로 사용되는 표현을 사용한 것인지 여부 등을 종합적으로 검토해서 결정함이 상당하다. 위와 같은 기준에 입각하여 원고의 이 사건 어문저작물인 “난 우리가 좀 더 청춘에 집중했으면 좋겠어”의 창작성을 살펴보면, 이 사건 저작물은 원고가 발매한 음반의 겉면에 스티커로 부착된 것으로서 “우리 조금 불안하더라도 인생에서 다시 없을 청년 시절을 충분히 만끽하고 즐기자”라는 사상이 표현되었다 할 것이고, 용어의 선택, 리듬감, 음절의 길이, 문장의 형태 등에 비추어 독창적인 표현 형식이 포함되었다고 할 것이므로, 창작성이 인정된다고 할 것이다. 그런데 피고는 원고의 허락을 받지 아니하고 2017. 4. 21.부터 2017. 6. 1.까지 피고 회사의 신○점 유○○○ 지하 2층 연결통로에 위치한 ‘팝스트리트’라는 상품 판매 공간에서 이 사건 저작물을 네온사인 게시물 형태로 제작하여 사용하였고, 2017. 4. 21. 언론에 배포한 보도자료에 이 사건 저작물을 게재하였다. 그렇다면 피고는 원고의 저작권을 침해하였다 할 것이므로 저작권법 제125조 제1항에 따른 손해배상책임이 인정된다할 것이다. 나아가 손해배상액에 관하여 보건대, 이 사건 변론전체의 취지와 증거조사의 결과를 참작하여, 그 손해액을 3,000,000원으로 인정한다. 판사 성기문

서울중앙지방법원 판결 【사건】 2016가단5104121 손해배상(지) 【원고】 김AA, 소송대리인 법무법인 웅빈, 담당변호사 강래형, 김민정, 김지원, 원소연 【피고】 1. 홍BB, 2. 김CC, 3. 손DD, 피고들 소송대리인 법무법인 (유한) 백상, 담당변호사 기도형 【변론종결】 2018. 7. 17. 【판결선고】 2018. 8. 17. 【주문】 1. 피고들은 공동하여 원고에게 91,740,000원 및 이에 대하여 2018. 6. 1.부터 2018. 8. 17.까지는 연 5%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라. 2. 원고의 피고들에 대한 나머지 청구를 기각한다. 3. 소송비용 중 30%는 원고가, 나머지는 피고들이 각 부담한다. 4. 제1항은 가집행할 수 있다. 【청구취지】 피고들은 각자 원고에게 103,391,320원 및 이에 대한 이 사건 2018. 5. 30.자 청구취지 및 청구원인 변경신청서 부본 송달 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 비율에 의한 금원을 지급하라1) [각주1] 원고는 이 사건 제10차 변론기일에 가창, 연주에 관한 발행권 침해로 인한 손해배상 청구 부분(1,651,320원)을 취하하였으나, 청구취지는 변경하지 아니하였다. 【이유】 1. 기초사실 가. 산○○ 음반의 발매 등 ○ 원고는 가수 산○○의 멤버로서 1977. 12.경부터 1980. 5.경까지 서◇◇레코오드사(주식회사 서◇◇레코드와 구별되는 개인 업체로 보인다)를 통해 산○○ 1집에서 산○○ 6집까지 음반(이하 ‘원고 음반’이라 한다)을 발매하였다. ○ 1981.경 성□□(개인사업체)의 이EE가 주식회사 대△음반(이하 ‘대△음반’이라 한다)의 대표이사로 취임하게 되자, 원고는 그 무렵부터 1986.경까지 대△음반을 통해 산○○ 7 ~ 11집 음반을 발매하였다. 나. 피고 측의 음반 발매 등 ○ 주식회사 서◇◇레코드는 1991. 12. 30. 설립되어 2002. 12. 24. 청산 종결되었는데, 피고 홍BB는 1994. 3. 10.까지 위 회사의 대표이사로 등재되어 있었다. ○ 망 구FF(오◎◎◎◎◎플러스미디어의 대표자로서 2015. 10. 13. 사망하였다)은 2012. 11. 6. 피고 홍BB와 저작인접권 이용계약을 체결2)하였다. 망 구FF의 처인 피고 김GG 역시 2012. 11. 6. 피고 홍BB와 저작인접권 이용계약서(갑 5-3)를 작성하였는데, 그 2면에는 ‘홍BB와 김CC의 계약은 구FF과 계약한 부속물이다’라는 기재가 있다. [각주2] 위 계약서상 피고 홍BB의 자격온 ‘서◇◇레코오드사 대표이사’라고 되어 있는데, 당시 서◇◇레코오드사가 존재하였는지, 피고 홍BB가 그 대표자로 사업자등록이 되어 있었는지(피고들의 2018. 5. 21.자 준비서면 4면에는 그 시점은 특정하지 아니한 채 ‘피고 홍BB는 개인사업자로 사업자등록이 되어 있지 않다’라고만 되어 있다) 의문이다. ○ 피고 손DD은 2014. 1. 10. 및 2014. 6. 19. 각 망 구FF과 원고 음반에 수록된 음원들에 관하여 음원사용계약을 체결한 후, ① 2014. 2. 26. 산○○ 1 ~ 3집을 엮어 ‘산○○ 트릴로지'라는 이름으로 CD 및 Audio DVD 음반을 발매하였고, ② 2014. 7. 29. 산○○ 4 ~ 6집을 엮어 ‘산○○ 트릴로지 2'라는 이름으로 CD 및 Audio DVD 음반을 발매하였으며, ③ 2016. 1. 27.에는 산○○ 1 ~ 6집 및 7인치 싱글 2장을 포함하여 ‘산○○ 앤솔로지’라는 이름으로 LP음반을 발매(이하 통틀어 ‘피고 음반’이라 한다)하였다. [인정근거] 다툼 없는 사실, 서증 전부, 증인 이HH의 일부 증언, 변론 전체의 취지 2. 판단 가. 손해배상책임의 발생 1) 원고의 음반 기획 여부 가) 원고의 주장 ○ 원고를 비롯한 산○○ 형제들이 원고 음반에 녹음할 곡을 스스로 작곡한 후 선별하였고, 연주에 필요한 악기도 산○○ 형제가 준비하여 직접 가창 및 연주를 실행하였으며, 앨범 자켓 그림도 원고가 준비하였다. ○ 원고와 서◇◇레코오드사와 사이에서는 물론, 원고와 성□□ 사이에서 음반 제작과 관련하여 어떠한 계약도 체결된 바 없고, 산○○ 1집 LP 뒷면에 프로듀서로 기재되어 있는 방II(서◇◇레코오드사 문예부장)은 녹음과정에서 한 역할이 전혀 없다. ○ 성□□ 또는 서◇◇레코오드사 중 누가 스튜디오 녹음실 예약비용을 지급하였는지는 불분명하나, 이 비용은 음반 제작을 위한 녹음비 중에서 극히 적은 부분을 차지하고, 산○○은 성□□ 또는 서◇◇레코오드사로부터 녹음비 중 대부분을 차지하는 작곡비, 작사비, 편곡비, 세션(악단)비를 일체 지급받은 사실이 없다. ○ 과거에는 뮤직비디오나 홈페이지 제작 등을 통하여 음반에 대한 마케팅 활동을 하지 않았으므로 원고 음반의 최초 발매 당시에도 마케팅비가 발생하였다고 보기 어렵고, 따라서 성□□ 또는 서◇◇레코오드사가 원고 음반 제작을 위하여 지출한 고정비용은 거의 없다. ○ 음반제작에 들어가는 변동비, 즉 판매비는 음반 1장당 들어가는 비용으로 음반 판매 수요에 맞추어 조정되므로, 성□□ 또는 서◇◇레코오드사가 음반 인쇄비용을 투자하였다고 하더라도, 투자에 대한 위험을 부담한다거나 책임을 지는 구조가 아니다. ○ 음반에 실리는 곡의 구성이나 순서를 정하는 과정(이른바 ‘셋리스트 구성’)에 있어서도 원고가 주도하여 전체를 기획하였다. ○ 요컨대 원고는 산○○의 맏형으로서, 원고 음반의 실질적인 기획을 담당하였을 뿐만 아니라, 음반제작비용 중 고정비의 대부분3)을 차지하는 작곡비, 작사비, 편곡비, 세션(악단)비, 자켓 디자인비를 지급받지 않음으로써 원고 음반에 대한 투자를 하고 책임지는 행위를 하였다고 볼 수 있다. [각주3] 2017. 5. 22.자 준비서면 4면에서 원고는 원고 음반을 제작하면서 고정비의 약 91.1%(= 작곡비 34.2% + 작사비 34.2% + 편곡비 6.8% + 세션비 13.7% + 자켓 디자인비 2.1%)를 부담하였다고 하고 있다. ○ 그러므로 원고 음반의 녹음과정을 기획·주도하고, 녹음된 곡들을 검토한 뒤 취사선택하여 편집하는 데 있어 중심적인 역할을 한 원고가 원고 음반의 저작권자라고 할 것이고[구 저작권법(1986. 12. 31. 법률 제3916호로 전부개정되기 전의 것, 이하 같다) 제2조는 ‘악곡, 악보’ 외에 ‘음반’도 저작물로 규정하고 있었으므로, 구 저작권법에서는 음반제작자의 경우 위 규정에 의한 저작권을 가진다], 가사 원고 음반이 구 저작권법 상의 합저작물4)로 인정된다고 하더라도, 원고는 최소한 공동저작권자로서의 공유 지분을 가진다고 할 것이다. [각주4] 제12조(합저작물) ① 수인의 합저작에 관한 저작물의 저작권은 각 저작자의 공유에 속한다. 나) 판단 ○ 원고 스스로 원고 음반의 실질적인 제작은 성□□가 담당하였다고 하고 있는 점, 증인 이HH는 산○○ 음반은 성□□에서 기획·제작하였고, 녹음실 사용료 등 제반 비용(녹음, 홍보비 등)은 모두 성□□에서 부담하였다고 진술하고 있는 점, 원고 음반에는 ‘서◇◇레코오드사(SRB RECORDS)’가 기재되어 있는 점(원고를 비롯한 산○○이 기획 등을 하였다는 표시는 없는 것으로 보인다), 원고 음반이 성공을 거두자 성□□의 이JJ가 원고 측(산○○)에 새 악기와 자가용 차량 등을 지급한 점, 원고 음반의 마스터테이프는 성□□에서 보관하다가 1981년에 이EE가 대△음반의 대표이사로 취임할 무렵 대△음반으로 이전된 것으로 보이는 점(피고 음반은 위 마스테이프로부터 디지털 복원된 음원에 기초한 것으로 보인다), 원고의 2003. 2. 11.자 인터뷰에는 아래와 같은 내용이 포함되어 있는 점, 구 저작권법상 음반에 관한 저작자는 음반의 저작권을 자신에게 귀속시킬 의사로 원저작물을 음반에 녹음하는 과정을 전체적으로 기획 하고 책임을 지는 법률상의 주체를 뜻하고, 법률상의 주체로서의 행위가 아닌 한 음반의 제작에 연주·가창 등의 실연이나 이에 대한 연출·지휘 등으로 사실적·기능적 기여를 하는 것만으로는 음반에 관한 저작자가 될 수 없는 점(대법원 2016. 4. 28. 선고 2013다56167 판결 참조5)) 등에 비추어 원고가 원고 음반에 수록된 음원을 음반에 고정하는 데 있어 전체적으로 기획하고 책임을 지는 행위를 하였다고 보기 어렵다. [각주5] 제1심인 의정부지방법원 고양지원 2012. 6. 14. 선고 2012가합37 판결은 위 사건의 원고에게 음반제작자의 권리가 있다고 판단하였으나, 항소심인 서울고등법원 2013. 6. 20. 선고 2012나50836 판결에서는 이를 부정하면서 원고의 청구를 기각하였고, 대법원은 대여권 부분에 관한 소를 각하하는 한편 원고의 나머지 상고를 기각하였다. 2) 원고의 음반저작권 양수6) ○ 피고들 역시 원고 음반의 최초 저작권자(기획 및 판매자)가 성□□라고 인정하고 있는 점(피고들은 성□□의 홍KK 사장이 LP음반의 제작·생산도 직접 하기 위해 1974. 1. 14.경 당시 문화공보부 등록 21호로 허가를 받아 서◇◇레코오드사를 설립하였다고 하고 있다), 원고가 현재 원고 음반의 마스터테이프를 소지하고 있는 점(원고는 1986.경 대△음반으로부터 마스터테이프와 앨범 자켓을 인쇄하는 데 사용되었던 원본 필름 등을 넘겨받았다고 하고 있다), 원고가 1987.경부터 위 마스터테이프를 이용하여 여러 차례 음반(산○○ 1 ~ 6집 포함)을 발매하였으나, 이와 관련하여 피고들을 포함해서 원고 음반에 대한 권리를 주장하면서 이의를 제기한 사람은 없었던 것으로 보이는 점, 서◇◇레코오드사(당시 대표자는 망 홍KK의 처인 전LL이었다)는 원고가 산○○ 앨범들(산○○ 1 ~ 11집)을 이용하여 한○음반 주식회사에서 음반을 재발매할 당시, 원고 음반(산○○ 1 ~ 6집)에 관한 심의번호(한국공연윤리위원회) 양도승인서(갑 13)를 작성해 준 점, 이EE의 아들로서 대△음반의 대표이사였던 이MM는 2005. 7.경 원고에게 산○○ 앨범에 실린 음원을 더 이상 사용하지 않을 것임을 알렸고, 그 무렵 사단법인 음원제작자 협회에 대하여는 신탁을 철회하고 주식회사 위○맥스에 대하여는 산○○ 음원의 위탁관리를 철회하는 조치를 취한 점, 피고들은 1979.경 성□□가 분할되면서 원고 음반에 관한 권리가 서◇◇레코오드사로 이전되었다고 주장하나, 이를 인정할 충분한 증거가 없는 점(나아가 피고들이 주장하는 바와 같이 원고 음반에 관한 권리가 서◇◇레코오드사로, 다시 주식회사 서◇◇레코드로 순차 승계되었다고 하더라도, 피고 홍BB는 1994. 3. 10.까지만 주식회사 서◇◇레코드의 대표이사로 등재되어 있었을 뿐이고, 그 후 피고 홍BB가 어떠한 경위로 원고 음반에 관한 권리를 취득하였다는 것인지 분명하지 않다), 1980년대의 저작권에 관한 일반의 인식 수준 등을 종합하면, 원고가 원고 음반에 관한 음반제작자로서의 권리를 양수하였다고 봄이 상당하다. [각주6] 앞서 본 사정들에 비추어 원고가 원고 음반에 관하여 구 저작권법상 합저작물 저작권을 가지게 되었을 가능성을 완전히 배제하기는 어렵다고 할 것인데, 이 경우 원고는 그 공유지분을 양수한 것으로 볼 수 있을 것이다. 3) 손해배상책임의 발생 ○ 피고들이 원고 음반의 권리자인 원고로부터 적법한 이용허락 등을 받지 아니한 채, 원고 음반에 수록된 음원들에 관하여 이용계약 등을 체결하고, 피고 음반을 발매한 행위는 원고 음반에 관한 원고의 복제권 및 배포권(구 저작권법상 발행권7))을 침해하는 공동불법행위에 해당한다고 할 것이므로, 피고들은 공동하여 이로 인해 원고가 입은 손해를 배상할 책임이 있다. [각주7] 제8조(발행) ① 본법에서 발행이라 함은 저작물을 복제하여 발매 또는 배포하는 행위를 말한다. 나. 손해배상책임의 범위 1) 재산적 손해 ○ 피고 음반의 판매로 인한 매출액은 91,740,000원이다. 한편, 음반 CD 제작비용 등 각종 비용에 관하여는 피고들의 별다른 주장·증명이 없다(피고 음반은 기존에 있던 음원들을 이용한 앨범이라는 점 등에 비추어 많은 비용이 소요될 것으로 보이지는 아니한다). ○ 저작권법 제125조 제1항8)에 따라 피고들이 권리 침해행위에 의하여 받은 이익인 91,740,000원이 원고가 받은 손해액으로 추정된다. [각주8] 제125조(손해배상의 청구) ① 저작재산권 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 권리(저작인격권 및 실연자의 인격권을 제외한다)를 가진 자(이하 “저작재산권자등”이라 한다)가 고의 또는 과실로 권리를 침해한 자에 대하여 그 침해행위에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우에 그 권리 2) 정신적 손해 ○ 원고는, 피고들의 침해행위로 인하여 원고가 상당한 정신적 고통을 겪었으므로, 피고들이 이에 대한 위자료 1천만 원을 지급하여야 한다고 주장한다. ○ 재산적 손해가 발생한 경우 그로 인하여 받은 정신적인 고통은 재산적 손해에 대한 배상이 이루어짐으로써 회복된다고 보아야 할 것이므로, 재산적 손해의 배상만으로는 회복될 수 없는 정신적 고통을 입었다는 특별한 사정이 있고, 상대방이 이와 같은 사정을 알았거나 알 수 있었을 경우에 한하여 정신적 고통에 대한 위자료를 인정할 수 있다고 할 것인바(대법원 1998. 7. 10. 선고 96다38971 판결, 대법원 2004. 11. 12. 선고 2002다53865 판결 등 참조), 이 사건에서 위와 같은 사정을 인정할 만한 별다른 자료가 없으므로, 원고의 위자료 청구는 받아들이지 아니한다. 다. 소결론 그렇다면 피고들은 공동하여 원고에게 91,740,000원 및 이에 대하여 이 사건 2018. 5. 30.자 청구취지 및 청구원인 변경신청서 부본 송달 다음 날인 2018. 6. 1.부터 피고들이 그 이행의무의 존부 및 범위에 관하여 항쟁함이 상당하다고 인정되는 이 사건 판결 선고일인 2018. 8. 17.까지는 민법이 정한 연 5%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 15%의 각 비율에 의한 지연손해금을 지급할 의무가 있다. 3. 결론 원고의 피고들에 대한 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있어 일부 인용한다. 판사 이광영

서울중앙지방법원 제62민사부 판결 【사건】 2018가합510975 손해배상(기) 【원고】 이AA, 소송대리인 법무법인 한민앤대교 담당변호사 이명규 【피고】윤BB 【변론종결】 2018. 6. 27. 【판결선고】 2018. 7. 20. 【주문】 1. 원고의 청구를 기각한다. 2. 소송비용은 원고가 부담한다. 【청구취지】 피고는 원고에게 50,000,000원과 이에 대하여 이 사건 소장 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 비율로 계산한 돈을 지급하라. 【이유】 1. 기초 사실 가. 법무사인 원고는 아래 등록상표들의 상표권자이다. 1) 이 사건 제1 등록상표 ○ 출원일 / 등록일 / 갱신등록일 / 등록번호 : 2006. 11. 1. / 2007. 11. 23. / 2017. 10. 24. / 제0021572호 ○ 표장 : ○ 지정서비스업 : 제42류의 웹사이트의제작및유지대행업, 웹사이트호스트업, 자료및문서의디지털처리업, 컴퓨터대여업, 컴퓨터데이터복구업, 컴퓨터소프트웨어대여업, 컴퓨터소프트웨어설치업, 컴퓨터소프트웨어디자인업, 컴퓨터소프트웨어데이팅업, 컴퓨터소프트웨어유지관리업, 컴퓨터시스템디자인업, 컴퓨터프로그램복제업, 컴퓨터시스템분석업, 컴퓨터프로그래밍업, 컴퓨터프로그램및자료의자료전환서비스업, 컴퓨터프로그램의번역임대업, 컴퓨터하드웨어상담업, 공인노무사업, 법률연구조사업, 법무사업, 변리사업, 변호사업, 저작권관리업, 중재서비스업, 지적소유권감시서비스업, 지적소유권라이선싱업, 지적소유권상담업, 행정사업, 광고디자인업 2) 이 사건 제2 등록상표 ○ 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 2016. 3. 17. / 2016. 11. 28. / 제0378913호 ○ 표장 : ○ 지정서비스업 : 제45류의 법무사업, 변리업, 변호사업, 공인노무업, 법률연구조사업, 저작권관리업, 법률상담업, 지식재산권감시서비스업, 지식재산권기술이전업, 지식재산권 라이선성업(법률서비스), 지식재산권상담업, 공탁업무대행업, 기술라이선싱업, 기술이전중개업, 법률자문목적의 지식재산권 감시업, 법률정보제공업, 법적 라이선스관리업, 산업재산권관리업, 산업재산권보호업, 산업재산권상담업, 유언에 관한 법무서비스업, 이혼중재서비스업 나. 원고, 피고, 서CC은 2010. 6. 1. ◇◇로합동법무사사무소를 경영하여 생기는 이익을 공동으로 분배하기로 하는 동업계약을 체결하고 그 무렵부터 서울 서**구 ***로**길 **, ***호에서 상호를 ‘◇◇로합동법무사사무소’로 하여 법무사 사무실을 공동 운영하다가 2012. 6.경 원고와 피고 사이의 ◇◇로합동법무사사무소 운영에 관한 이견으로 2012. 6. 30.자로 동업관계를 정리하기로 하였다. 다. 원고와 서CC은 2012. 6. 29. 상호를 ‘◇◇로합동법무사사무소’에서 ‘◇◇로법무사서초사무소’로 변경하여 법무사 사무소를 운영하였다. 라. 피고의 법무사 사무소 운영과 상호 변경 과정 1) 피고는 2012. 6. 29. 상호를 ‘◇◇로법무사교대사무소’로 하여 단독으로 서울 **구 ***로**길 **, ***호에서 법무사업을 개업하였고, 그 후 거래서류에 ‘◇◇로법무사교대사무소’라고 자신의 영업을 표시하였다. 2) 피고는 2014. 3. 5. 상호를 ‘법무사◇◇로우 교대사무소(◇◇◇◇rrow)’로 변경하고 그 후 명함이나 거래서류에 ‘법무사◇◇로우 교대사무소’, ‘법무사◇◇로우 교대사무소(◇◇◇◇rrow)’, ‘법무사교대사무소’를 표시하였다(이하, , 를 ‘◇◇로友’로 표시한다). 3) 피고는 2017. 10. 25. 상호를 ‘법무사 □□로 교대사무소(The □□-Law)’로 변경하였다. 마. 한편 원고는 2017. 9. 18.경 피고에게 피고가 거래서류에 ‘◇◇로법무사사무소’, ‘법무사◇◇로友교대사무소’, ‘법무사◇◇로우 교대사무소’라고 표시하는 것은 이 사건 각 등록상표에 관한 원고의 상표권을 침해하는 행위라는 내용의 경고장을 발송하였다. [인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 ~ 14호증, 을 제1 ~ 6, 19호증(가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재, 이 법원의 서초세무서에 대한 과세정보제출명령 결과, 변론 전체의 취지 2. 침해 여부에 관한 판단 가. 원고의 주장 원고는 피고와 법무사 사무소 동업관계를 정리하면서 피고의 요청에 따라 피고에게 새로운 상호를 결정할 때까지 2개월 정도 원고 등록상표의 한글 발음에 따른 ‘◇◇로’를 법무사 사무실 상호로 사용하는 것을 허락하였다. 그러나 피고는 단독으로 법무사업을 영위하면서 상호를 변경하지 않고 ◇◇로 법무사 상호를 계속 사용하였다. 피고는 명함, 거래서류, 인터넷 광고에 피고 법무사업을 표시하면서 원고의 등록상표인 ‘◇◇◇◇LAW’를 한글 발음으로 바꾼 ‘◇◇로’와 동일 또는 유사한 ‘◇◇로’, ‘◇◇로우’, ‘◇◇로友’를 사용하여 원고의 상표권을 침해하였다. 따라서 피고는 원고에게 상표권 침해로 인한 손해배상으로 상표법 제111조(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 상표법 제67조의2 포함) 규정에 따른 법정손해배상액 50,000,000원을 지급할 의무가 있다. 나. 피고의 사용 표장과 원고의 각 등록상표의 유사 여부 1) 법리 상표의 유사 여부는 동종의 상품 또는 서비스업에 사용되는 두 개의 상표의 외관, 호칭, 관념을 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 어느 한 가지에 있어서라도 거래상 상품 또는 서비스업의 출처에 관하여 오인·혼동을 초래할 우려가 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하며, 외관, 호칭, 관념 중 어느 하나가 유사하다 하더라도 다른 점도 고려할 때 전체로서는 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다. 2) ‘◇◇로’ 표장과 이 사건 제1 등록상표의 유사 여부 이 사건 제1 등록상표 ‘’는 일련의 7개의 영문 대문자로 구성된 문자상표로, 수요자나 거래자가 그 의미를 직감할 수 없는, 사전에 기재되어 있지 않은 조어상표이고, 발음에 따른 호칭은 ‘○○로’ 또는 ‘◇◇로’, 드물게는 ‘○○로’로 호칭될 것으로 보인다(원고는 이 사건 제1 등록상표에 대하여 ‘◇◇로’로 호칭한다는 취지로 주장한다. 그러나 영문자와 그것의 우리말 표기로 보이는 한글이 병기된 경우 수요자나 거래자는 영문자에 대해서도 한글 표기에 따라 호칭한다고 볼 수 있지만, 이 사건 제1 등록상표는 한글과 병기된 것이 아닌 영문으로만 된 ‘◇◇◇◇LAW’여서 ◇◇◇◇LAW가 ‘◇◇로’만으로 호칭된다고 단정할 수 없다). 이에 따라 피고 사용 표장인 ◇◇로는 이 사건 제1 등록상표와 외관은 다르지만, 호칭에서는 이 사건 제1 등록상표가 ‘◇◇로’로 호칭될 경우 동일하고, ‘○○로’로 호칭될 경우 유사하다. 따라서 피고가 사용한 ‘◇◇로’ 표장은 이 사건 제1 등록상표와 유사하다. 3) ‘◇◇로우', ’◇◇로友' 표장과 이 사건 각 등록상표의 유사 여부 ‘◇◇로우’, ’◇◇로友' 표장에 관하여 살펴본다, ‘◇◇로友’는 ◇◇로우로 호칭되고, ‘◇◇로우’는 피고가 ◇◇◇◇rrow와 병기하여 사용하기도 할 뿐만 아니라 수요자들의 영어 수준을 고려할 때 ‘**’을 뜻하는 영어 단어 ◇◇◇◇rrow의 발음(◇◇로우, ○○로우)을 한글로 표시한 것으로 직감할 수 있으므로, 수요자와 거래자 사이에서 ‘◇◇로우’, ‘◇◇로友’는 **의 의미를 가지는 영어 단어의 표기, 또는 여기에 친구의 의미를 가지는 한자를 합성한 단어로 인식될 것으로 보인다. 한편 이 사건 제2 등록상표 ‘’는 나무 형상의 도형과() 문자 부분이(‘The Hubof Knowledge', ‘◇◇LAW') 결합된 결합상표로 그 결합으로 새로운 관념을 형성하거나 일체 불가분하게 결합되어 있다고 보기 어렵고, ‘The Hub of Knowledge' 부분은 지정서비스업을 설명하는 기술적 부분에 해당하는 것으로 식별력이 약해 보이므로, 두드러지게 표시되고 식별력이 강해 보이는 조어인 ‘◇◇LAW’ 부분으로 간략하게 호칭, 관념할 수 있다. 따라서 이 사건 각 등록상표의 호칭, 관념은 동일하다(◇◇LAW는 특정한 관념이 직감되지 않는 조어임은 앞에서 본 바와 같다). 원고는 ‘◇◇◇◇LAW’의 관념과 관련하여 ‘◇◇◇◇LAW’는 ◇◇◇◇rrow의 ◇◇◇◇에 Law를 결합한 것이므로 ‘**’을 관념할 수 있다고 주장한다. 그러나 이 사건 각 등록 상표의 ‘◇◇◇◇LAW’ 부분은 ‘◇◇◇◇’와 ‘LAW’가 분리되어 있지 않아 “◇◇◇◇” 부분이 분리 인식되지도 않고, ‘◇◇◇◇’가 ‘◇◇◇◇rrow’의 약칭으로 사용된다고 볼 증거도 없으므로, ‘◇◇◇◇’ 부분에 의하여 ’**’을 관념할 수 있다고 볼 수 없다. 이 같은 점들을 토대로 ‘◇◇로우’, ‘◇◇로友’ 표장과 이 사건 각 등록상표 (‘’, ‘’)를 대비하여 보면, 호칭에서 이 사건 각 등록상표가 ‘○○로’로 호칭되는 경우 첫음절의 자음 ‘◇’와 ‘◇로’ 부분, ‘◇◇로’로 호칭되는 경우 ‘◇◇로’ 부분이 같아 서로 유사한 면이 있지만, 피고 사용 표장은 4음절, 이 사건 각 등록상표는 3음절로 다르고, 외관과 관념도 서로 다르며, 호칭의 유사성이 외관과 관념의 상이함을 압도할 정도에 이르렀다고 볼 수 없으므로, ‘◇◇로우’, ‘◇◇로友’표 장과 이 사건 각 등록상표는 전체적으로 관찰할 때 출처의 혼동을 생기게 할 염려가 있다고 보기 어려워 서로 유사하다고 할 수 없다. 다. 정리 피고가 사용한 표장 중 ‘◇◇로’ 표장은 이 사건 제1 등록상표와 유사하므로, 피고가 2012. 7.경부터 2014. 3. 5.경까지 법무사업에 ‘◇◇로’ 표장을 사용한 것은 특별한 사정이 없는 한 이 사건 제1 등록상표에 관한 원고 상표권 침해에 해당한다. 3. 피고의 항변에 관한 판단 가. 당사자들의 주장 1) 피고의 주장 원고와 피고의 ◇◇로합동법무사사무소에 대한 동업관계를 정리하여 분리하면서 ◇◇로 브랜드 인지도를 쌓으려는 원고의 권유에 따라, 피고는 상호를 ‘◇◇로법무사교대사무소’로 하고, 원고는 피고와 구별하기 위하여 상호를 ‘◇◇로법무사서초사무소’로 하기로 합의하였고, 피고는 그 합의에 따라 ‘◇◇로' 표장을 사용한 것이므로, 피고의 ‘◇◇로' 표장 사용은 원고 상표권 침해에 해당하지 않는다. 한편 원고로부터 상호 사용과 관련하여 가입비 3,000,000원, 월 분담금 3,000,000원이라는 일방적이고 무리한 제안이 있었으나, 피고는 그 비용만큼의 실익이 없다고 판단하여 월 30,000원의 분담금이면 가입을 생각해 보겠다고 말하여 가입을 거절하면서 그에 관하여 합의된 것은 없다. 원고의 권유가 없었다면, 피고는 분리할 때 애초 구상하였던 ‘□□로법무사’ 상호를 사용하였을 것이다. 2) 원고의 주장 원고와 피고가 동업관계를 정리할 때 피고의 ‘◇◇로’ 표지 사용 조건은 ◇◇로 법무사 그룹의 승인과 가입비 3,000,000원, 월 분담금 3,000,000원을 지급하는 것이었는데, 피고가 가입비 및 월 분담금을 지급하지 않겠다고 하여 피고의 ‘◇◇로’ 표지 사용 논의는 무산되었고, 그에 따라 피고의 ‘◇◇로' 사용 문제는 전부 없던 일로 되었다. 따라서 피고는 법무사업에 ‘◇◇로’ 표장을 사용할 권한이 없다. 나. 판단 을 제1, 10, 11, 18, 19호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음 각 사실 또는 사정에 비추어 보면, 피고가 ‘◇◇로' 표장을 사용하던 시기에는 원고가 피고에게 법무사업에 ‘◇◇로’ 표장을 사용하는 것을 허락하였고, 따라서 피고가 자신의 법무사업에 ‘◇◇로’ 표장을 사용했던 행위는 이 사건 제1 등록상표에 관한 원고 상표권 침해에 해당하지 않는다. ○ 원고, 서CC, 피고는 2012. 6.경 ◇◇로합동법무사사무소에 대한 동업관계를 정리하면서 원고와 서CC은 상호를 ‘◇◇로법무사서초사무소’로, 피고는 상호를 ‘◇◇로법무사교대사무소’로 하기로 논의하였고, 이에 따라 피고는 2016. 6. 29. 서초세무서에 ‘◇◇로법무사교대사무소’로 사업자등록 신고와 함께 서CC의 위임을 받아 ‘◇◇로 합동법무사사무소’에 관하여 ‘◇◇로법무사서초사무소’로 변경하는 사업자등록 정정신 고를 하였다. ○ 피고가 ◇◇로합동법무사사무소에서 ‘◇◇로법무사교대사무소’로 분리하여 나갈 때 그와 같은 논의 외에는 원고가 상호를 ‘◇◇로법무사서초사무소’로 변경해야 할 특별한 이유는 보이지 않는다. ○ 원고는 2013. 1. 8.경 피고에게 ‘최종 정산금 13,000,000원에 대하여 그중 6,893,890원은 2013. 1. 11.까지, 나머지 6,106,110원은 2013. 1. 25.까지 원고에게 입금하여야 하고, 이를 위반하는 경우 ◇◇로 브랜드 사용을 중지하고 명함, 네이버 등에 등록된 ◇◇로교대사무소 명칭을 삭제한다’는 내용의 동업관계 정리에 따른 최종의견을 전달하였다. 최종의견의 내용은 피고가 기한까지 최종 정산금을 지급하면 계속 ◇◇로 브랜드를 사용할 수 있다는 것으로 원고와 피고 사이에 피고가 ‘◇◇로' 표장을 사용하는 것에 대한 합의가 없었다면 원고가 피고에게 그 같은 내용의 최종의견을 전달하지 않았을 것이다. ○ 피고가 원고에게 최종정산금을 지급하지 않은 것으로는 보이지 않고, 원고는 피고가 ‘◇◇로’, ‘◇◇로우’, ‘◇◇로友’ 표장을 사용하는 것에 대하여 특별히 문제를 제기하지 않다가 기초 사실에서 본 바와 같이 2017. 9. 18.에서야 피고에게 경고장을 보내면서 그 표장들 사용에 문제를 제기하였다. 4. 결론 그렇다면 피고가 원고의 상표권을 침해했음을 전제로 한 원고의 피고에 대한 손해배상청구는 받아들일 수 없으므로, 원고의 청구를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다. 판사 함석천(재판장), 양상익, 박혜림

서울중앙지방법원 제60민사부 결정 【사건】 2017카합81546 상표권침해금지 【채권자】 주식회사 도서출판◇◇ 【채무자】 1. 주식회사 개□이네, 2. 주식회사 △△코리아 【주문】 1. 채권자가 채무자 주식회사 △△코리아를 위한 담보로 30,000,000원을 공탁하거나 위 금액을 보험금액으로 하는 지급보증보험증권을 제출하는 것을 조건으로, 채무자 △△코리아는 별지1 목록 기재 상표를 별지2 목록 제1항 23번 서점의 간판, 상호에 사용하여서는 아니된다. 2. 채권자의 주식회사 개□이네에 대한 신청 및 채무자 주식회사 △△코리아에 대한 나머지 신청을 각 기각한다. 3. 소송비용 중 채권자와 채무자 주식회사 개□이네 사이에 생긴 부분은 채권자가 부담하고, 채권자와 채무자 △△코리아 사이에 생긴 부분의 1/2은 채권자가, 나머지는 채무자 △△코리아가 각 부담한다. 【신청취지】 1. 채무자들은 별지1 목록 기재 상표를 사용하여 별지2 목록 기재 간판, 상호, 인터넷 사이트, 온라인·오프라인 중고서적 매장 광고물에 사용하거나 위 상표를 사용한 물품을 판매·양도하거나 그 목적으로 전시, 수출 또는 수입하여서는 아니된다. 2. 집행관은 위 제1항의 취지를 적당한 방법으로 공시하여야 한다. 【이유】 1. 인정사실 기록에 의하면, 다음 각 사실이 소명된다. 가. 이 사건 등록상표 1)이 사건 제1 등록상표 가) 구성 : 나) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 2001. 7. 12. / 2002. 9. 12. / 제0006235호 다) 지정상품 : 제16류의 서적, 제41류의 서적출판업, 인터넷을 이용한 도서대출업 등 _ 2) 이 사건 제2 등록상표 가) 구성 : 나) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 2005. 10. 11./ 2006. 8. 8./ 제0017034호 다) 지정상품 : 제16류의 서적, 제41류의 서적출판업 등 3) 이 사건 제3 등록상표 가) 구성 : 나) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 2011. 3. 15. / 2012. 6. 8. / 제0233449호 다) 지정상품 : 제35류의 서적 중개업, 서적 판매알선업, 서적 소매업 등 4) 상표권자 : 채권자 나. 채권자의 서적 발행·판매 채권자는 도서출판업을 영위하는 회사로서, 2001년부터 ‘개□이 그림책' 전집을 발간하고, 2005년부터 월간지인 ‘개□이네 놀이터', ‘개□이네 집'을 발간하고 있으며, 2008년부터 단행본인 ‘개□이네 책방' 시리즈, ‘개□이네 만화방' 시리즈를 판매하고 있다. 또한, 채권자는 어린이 문화공간과 커뮤니티형 동네 책방을 결합한 서점인 ‘동네책방 개□이네 책놀이터'를 운영하고 있다. 다. 채무자들의 사용 표장 및 영업 1) 채무자 주식회사 개□이네(이하 ‘채무자 개□이네'라 한다)는 2010. 1. 22. 설립되어 아동 전집 대여 및 중고서적 도소매업 등을 영위하는 회사로서, ‘개□이네' 인터넷 웹사이트(www.□□□□□□mom.co.kr, 별지2 목록 제2항)와 별지2 목록 제1항 기재 서점 중 서울 강○점, 하○점, 평○점, 분○점, 종○점, 청○점, 세○점, 대○점을 운영하고 있으며, 위 서점의 간판 및 ‘개□이네' 인터넷 웹사이트에 ‘’ 표장(별지1 목록 기재 표장, 이하 ‘이 사건 표장'이라 한다)을 표시·사용하였다. 2) 채무자 주식회사 △△코리아(이하 ‘채무자 △△코리아'라 한다)는 온라인 어린이 도서 판매 및 대여업 등을 영위하는 회사로서, 자신이 운영하는 ‘△△코리아' 인터넷 웹사이트(www.△△△△△△korea.kr, 별지2 목록 제3항)의 상단에 ‘개□이네중고책' 메뉴를 두고, 사용자가 이를 클릭할 경우 위 ‘개□이네' 인터넷 웹사이트로 연결되도록 하고 있으며, 별지2 목록 제1항 기재 서점 중 천○점을 운영하면서, 위 서점의 간판에 이 사건 표장을 사용하고 있다. 3) 한편 채무자 개□이네는 별지2 목록 제1항 기재 서점 중 직영점인 서울 강○점, 하○점, 평○점, 분○점, 종○점, 청○점, 세○점, 대○점, 천○점을 제외한 나머지 서점들과 사이에 공동사업협약을 체결하고, 위 서점들에 개□이네 상호를 공동으로 사용하는 것을 허락하였다. 2. 당사자 주장의 요지 가. 채권자의 주장 채무자들은 이 사건 각 등록상표와 동일·유사한 이 사건 표장을 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하여 채권자의 상표권을 침해하고 있다. 또한, 채무자들은 채권자의 상품표지로 국내에 널리 인식된 ‘개□이', ‘개□이네', ‘개□이네 놀이터' 표장과 동일·유사한 이 사건 표장을 사용하여 중고서적 판매업 등을 영위하고 있고, 이는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법'이라 한다) 제2조 제1항 (가), (나), (다)목에서 정한 부정경쟁행위에 해당한다. 따라서 채무자들에 대하여 신청 취지와 같은 가처분을 구한다. 나. 채무자들의 주장 1) 이 사건 표장은 이 사건 등록상표와 표장이 유사하지 않고, 채무자들은 이 사건 표장을 서적 도소매업 및 서적 중개업에 사용하고 있는바 이 사건 제1, 2 등록상표와 지정상품이 유사하지 않다. 2) 채무자들은 이 사건 제3 등록상표의 출원 전부터 이 사건 표장을 사용하였고, 이 사건 제3 등록상표의 출원일 무렵에는 채무자들의 영업표지로 널리 알려졌으므로, 채무자들은 구 상표법 제조에 따라 이 사건 표장을 계속 사용할 권리가 있다. 3) 이 사건 표장은 구 상표법 제51조 제1항 제1호에 따라 채무자 개□이네가 자신의 상호 내지 그 저명한 약칭을 보통으로 사용하는 상표에 해당한다. 4) ‘개□이네' 표장은 채권자의 상품표지로 널리 알려지지 않았을 뿐만 아니라 오히려 이 사건 표장은 채권자의 영업표지로 널리 알려져 있으므로 채권자에게 부정경쟁목적도 없다. 3. 상표권 침해 여부 가. 상표의 유사 여부 이 사건 제2 등록상표()는 어린아이에게 무병장수하라는 의미에서 지어주던 이름인 ‘개똥이'와 사람 이름 다음에 붙어 사용될 경우 ‘그 사람이 거주하는 집' 또는 ‘그 사람이 속한 무리'를 의미하는 ‘네' 및 ‘놀이터'가 띄어쓰기 없이 결합하여 구성된 상표로서, 전체적으로 ‘개똥이가 거주하는 집에 있는 놀이터', ‘개똥이 가족 소유의 놀이터' 등의 의미로 관념된다. 이 사건 제2 등록상표는 전체적으로 긴 7음절의 한글문자로 구성되고, 위치나 소유 등 관계를 나타내는 ‘개□이네'와 그 대상인 ‘놀이터'로 이루어져 관념상 2개의 낱말이 연결된 것으로 쉽게 구분하여 인식될 수 있으며, 이들 낱말 사이에 밀접한 관념적 연결관계가 없고, ‘개□이네' 부분이 앞부분에 위치하는 데다가 소유, 위치 등을 특정하는 부분으로서 일반 수요자에게 전체 상표에 관한 인상을 심어줄 수 있는 부분이므로, ‘개□이네'만으로 간략하게 호칭될 수 있다고 봄이 타당하다. 이 사건 표장()은 이 사건 제2 등록상표의 요부인 ‘개□이네'와 외관이 유사하고 호칭 및 관념이 동일하여 이 사건 제2 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 함께 사용된다면 거래자나 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 불러일으킬 염려가 있는 유사한 상표에 해당한다. 나아가 채무자들은 이 사건 표장을 아동 전집 대여 또는 중고서적 도소매업 등에 사용하고 있는데, 출판사가 직영 서점을 운영하거나 아동 전집을 직접 판매하기도 하는 등 채무자들의 영업과 이 사건 제2 등록상표의 지정상품인 서적출판업과 사이에 경제적 견련관계가 있다고 보이므로, 상품의 유사성도 인정된다. 따라서 이 사건 표장은 이 사건 제2 등록상표와 유사한 상표에 해당한다(이 사건 표장이 이 사건 제2 등록상표와 유사한 상표임을 인정하므로, 이 사건 제1, 3 등록상표에 대해서는 나아가 판단하지 아니한다). 나. 구 상표법 제51조 제1항 제1호에 따라 상표권의 효력이 제한되는지 여부 1) 자신의 상호 또는 상호의 저명한 약칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표인지 여부 가) 구 상표법 제51조 제1항 제1호에 의하면, 자기의 상호 또는 그 상호의 저명한 약칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 대하여는 그것이 상표권의 설정 등록이 있은 후에 부정경쟁의 목적으로 사용하는 경우가 아닌 한 등록상표권의 효력이 미치지 아니한다. 여기에서 ‘상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한다' 함은 상호를 독특한 글씨체나 색채, 도안화된 문자 등 특수한 태양으로 표시하는 등으로 특별한 식별력을 갖도록 함이 없이 표시하여 그 표장을 보고 일반 수요자가 상호임을 인식할 수 있도록 표시하는 것을 말한다. 일반적으로 법인인 회사가 그 상호를 표시하면서 회사의 종류를 표시하는 부분을 생략한 경우에는 그것이 널리 알려지지 않은 이상 일반 수요자가 반드시 상호로 인식한다고 할 수 없으나, 지정상품 또는 서비스가 속하는 거래사회의 통념 또는 상거래 관행상 주식회사 부분을 제외한 약칭에 대해 일반 수요자가 상호로 인식할만한 사정이 있다면 자신의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 경우에 해당한다고 볼 수 있다. 나) 이 사건 표장은 채무자 개□이네의 상호(주식회사 개□이네)에서 회사의 종류를 표시하는 ‘주식회사' 부분을 생략한 것이다. 채무자 개□이네는 이 사건 표장을 아동 전집 대여 또는 중고서적 도소매업 등에 사용하고 있는데, 서적 도소매업 등을 영위하는 회사가 주식회사를 제외한 나머지 부분을 영업표지로 사용하거나 상호로서 간판에 표시하고, 자신이 운영하는 홈페이지 또는 온라인 판매를 위한 웹사이트에 사용하는 사례를 흔히 볼 수 있으므로, 이러한 거래실정, 채무자 개□이네의 표장 사용 태양 등에 비추어 볼 때, 일반 수요자로서는 이 사건 표장을 채무자 개□이네의 상호로 인식할 가능성이 크다. 나아가 이 사건 표장은 파란색으로 다소 도안화된 서체가 사용되었으나 그로 인해 특별한 식별력을 가지는 정도에 이르렀다고 보기는 어렵다. 따라서 이 사건 표장은 채무자 개□이네의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 해당한다. 다) 또한, 기록에 의하면, 채무자 개□이네의 대표이사인 배AA은 2003년경부터 ‘개□이네'라는 상호로 인터넷 웹사이트를 통해 중고 아동 전집을 대여·판매하였으며, 2010. 1. 22. 법인 전환하여 채무자 개□이네가 설립된 사실, 개□이네 웹사이트는 2003년경부터 2017년경까지의 누적 회원수가 1,018,575명에 이르고, 중고도서를 판매하는 인터넷 웹사이트 중 알○○ 중고샵에 이어 2위의 시장점유율을 가지며, 웹사이트를 통한 연간 거래액이 약 500억 원에 이르는 사실, 채무자 개□이네가 2010년부터 2017년까지 연평균 3억 7,500만 원을 광고비로 지출한 사실, 채무자 개□이네의 영업에 관하여 다수의 신문, 블로그 등에서 “중고 유아 책거래 개□이네”, “아동도서 전문 중고 거래 사이트인 개□이네” 등 ‘개□이네'로 약칭하여 소개한 사실 등이 인정된다. 위 인정사실에 의하면, 이 사건 표장은 채무자 개□이네 상호(주식회사 개□이네)의 약칭으로서 수요자들 사이에 널리 알려져 있다고 할 것이므로, 자신의 상호의 저명한 약칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에도 해당한다. 2) 채무자 개□이네에게 부정경쟁 목적이 있었는지 여부 가) 구 상표법 제51조 제1항 제1호에서 말하는 ‘부정경쟁의 목적'이란 등록된 상표권자 또는 서비스표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적을 말하고 단지 등록된 상표 또는 서비스표라는 것을 알고 있었다는 사실만으로 그와 같은 목적이 있다고 보기에는 부족하며, 상표권 등 침해자 측의 상표 등 선정의 동기, 피침해상표 등을 알고 있었는지 여부 등 주관적 사정과 상표의 유사성과 피침해상표의 신용상태, 영업목적의 유사성 및 영업활동의 지역적 인접성, 상표권 침해자 측의 현실의 사용상태 등의 객관적 사정을 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2012. 5. 10. 선고 2010후3387 판결 등 참조). 나) 기록에 의하면, 채무자의 대표이사인 배AA은 2003년경부터 ‘개□이네' 상호로 중고 아동 전집을 대여·판매한 사실, 채권자는 2001년부터 ‘개똥이 그림책' 전집을 발간하고, 2005년부터 월간지인 ‘개□이네 놀이터', ‘개□이네 집'을 발간하였으나, 그 판매량이 많지 아니하였던 사실이 인정되고, 여기에 ‘개똥이'가 어린아이에게 무병장수하라는 의미에서 예전에 흔하게 지어주던 이름이어서 배AA 또는 채무자 개□이네로서는 이 사건 등록상표를 알지 못하더라도 아동 서적 판매업과 관련하여 충분히 이 사건 표장을 상호로 선택할 수 있었다고 보이고, 채권자가 사용하던 서체와 이 사건 표장의 서체가 유사하다고 보기도 어려운 점을 더하여 보면, 채무자 개□이네가 이 사건 등록상표에 체화된 채권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 이 사건 표장을 사용하였다고 인정할 수 없다. 다. 소결론 1) 채무자 개□이네에 대하여 앞서 본 바와 같이 채무자 개□이네가 이 사건 표장을 서점의 간판, 인터넷 웹사이트 등에 사용하는 것은 자신의 상호 또는 그 저명한 약칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것에 불과하여 이 사건 등록상표권의 효력이 미치지 아니하므로, 채권자의 채무자 개□이네 대한 상표권에 기한 주장은 이유 없다. 또한, 채권자는 별지2 제1항 기재 각 서점에 관하여 이 사건 표장의 사용 금지를 구하고 있으나, 서울 강○점, 하○점, 평○점, 분○점, 종○점, 청○점, 세○점, 대○점, 천○점을 제외한 나머지 서점은 채무자 개□이네가 운영하는 것이 아니어서 이들 서점에서 이 사건 표장을 사용하더라도 채무자 개□이네가 사용하는 것으로 인정할 수 없고, 채무자 개□이네가 이들 서점에게 자신의 상호의 사용을 허락한 것을 상표권 침해 행위로 볼 수도 없으므로, 채권자의 이 부분 청구는 이러한 점에서도 이유 없다(나아가 상호는 상인이 영업상 자기를 표시하는 명칭으로, 상인은 성명 기타의 명칭으로 자유롭게 상호를 정할 수 있으므로, 위 나머지 서점의 운영자가 자신의 상호로서 ‘개□이네'를 선정하여 사용하고 있다면 그 사용 행위 역시 구 상표법 제51조 제1항 제1호에 해당하여 상표권의 효력이 미치지 않을 여지가 있다). 2) 채무자 △△코리아에 대하여 채무자 △△코리아가 이 사건 표장을 자신이 운영하는 서점인 ‘개□이네 천○점'의 간판에 사용한 것은 이 사건 제2 등록상표의 상표권을 침해하는 것이다. 한편, 채권자는 별지2 목록 제1항 기재 각 서점에 관하여 이 사건 표장의 사용 금지를 구하고 있으나, 천○점을 제외한 나머지 서점은 채무자 △△코리아가 운영하는 것이 아니어서 이들 서점에서 이 사건 표장을 사용하더라도 채무자 △△코리아가 사용하는 것으로 인정할 수 없으므로, 채권자의 이 부분 청구는 이유 없다. 또한, 채무자 △△코리아는 자신이 운영하는 인터넷 웹사이트에 ‘개□이네중고책' 메뉴를 두고 사용자가 이를 클릭할 경우 채무자 개□이네가 운영하는 ‘개□이네' 인터넷 웹사이트로 연결되도록 하고 있으나, 이러한 사정과 채무자들의 대표이사가 동일하다는 점만으로는 채무자 △△코리아가 인터넷 웹사이트에서 ‘개□이네' 표장을 상표로서 사용하고 있다고 보기 어렵다. 나아가 채무자 △△코리아가 이 사건 표장을 인터넷 사이트, 온라인·오프라인 중고서적 매장 광고물에 상표로 사용하리라고 볼만한 사정도 없다. 따라서 채무자 △△코리아에 대한 신청은 ‘개□이네 천○점'(별지2 목록 제1항 23번 서점)의 간판, 상호에 이 사건 표장의 사용 금지를 구하는 범위 내에서 피보전권리 및 보전의 필요성이 인정된다. 4. 부정경쟁행위 해당 여부 가. 판단 기준 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제1호 (가)목, (나)목은 국내에 널리 인식된 타인의 상품표지 또는 영업표지와 동일하거나 유사한 상품 등의 표지 사용하는 것을 부정경쟁행위로 정하고 있다. 여기에서 타인의 상품표지 또는 영업표지가 ‘국내에 널리 인식되었다'는 의미는 국내의 일정한 지역범위 안에서 거래자 또는 수요자들 사이에 특정인의 상품표지 또는 영업표지로서 알려진 것을 말하며, 널리 알려진 상표 등인지 여부는 그 사용기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 상품거래의 실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌는지가 기준이 된다. 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제1호 (다)목은 (가)목 또는 (나)목의 부정경쟁행위 외에 국내에 널리 인식된 타인의 상품표지 또는 영업표지와 동일하거나 유사한 상품표지 등을 사용하는 등으로 타인의 상품표지 또는 영업표지의 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위를 부정경쟁행위로 정하고 있는바, 위 규정의 입법 취지와 그 입법 과정에 비추어볼 때, 여기에서 ‘국내에 널리 인식된' 상품표지 또는 영업표지에 해당하기 위해서는 국내의 일정한 지역범위 안에서 거래자 또는 수요자들 사이에 알려진 정도로써 충분한 주지의 정도를 넘어서 저명한 정도에 이르러야 한다(대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결 참조). 한편, 부정경쟁방지법 제4조에 의한 금지청구에 있어서 같은 법 제2조 제1호 (가)목 내지 (다)목에서 정한 타인의 상품표지 또는 영업표지가 국내에 널리 인식되었는지 여부는 사실심 변론종결시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2004. 3. 25. 선고 2002다9011 판결, 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결 등 참조). 나. 구체적 판단 채권자가 2001년부터 ‘개똥이 그림책' 전집을 발간하고, 2005년부터 월간지인 ‘개□이네 놀이터', ‘개□이네 집'을 발간하고 있으며, 2008년부터 단행본인 ‘개□이네 책방' 시리즈, ‘개□이네 만화방' 시리즈를 판매하고 있으며, 어린이 문화공간과 커뮤니티형 동네 책방을 결합한 서점인 ‘동네책방 개□이네 책놀이터'를 운영하고 있는 사실은 앞서 본 바와 같으나, 한편, 기록에 의하면, 2001년부터 2018년까지 ‘개똥이 그림책' 전집의 판매량이 총 40,943질에 불과하고, 인터넷 도서판매사이트인 알○○에서 ‘개□이네 놀이터'의 판매량이 어린이 분야 잡지 중 13위(2018. 2. 출간본) 내지 24위(2018. 1. 출간본) 정도이며(채권자가 제출한 소갑 제23호증은 판매량 순이 아닌 출간일 순으로 정렬된 것으로 보이므로 이를 고려하지 않는다), 2008년부터 2018년까지 ‘개□이네 책방' 시리즈 단행본 38권의 판매량 합계가 343,872권, ‘개□이네 만화방' 시리즈 29권의 판매량 합계가 139,131권인 사실이 인정되는바, 이러한 채권자의 ‘개똥이', ‘개□이네', ‘개□이네 놀이터' 표장의 사용기간, 태양, 사용량 등만으로는 위 표지가 거래자 또는 수요자들 사이에 채권자의 상품표지 또는 영업표지로서 널리 알려져 주지 또는 저명의 정도에 이르렀다고 볼 수 없다. 설령 ‘개똥이', ‘개□이네', ‘개□이네 놀이터' 표장이 채권자의 상품표지 또는 영업표지로서 널리 알려졌다고 하더라도, 부정경쟁방지법 (가)목과 (나)목에서 널리 인식된 타인의 상품이나 영업의 표지와 동일하거나 유사한 상품 등의 표지를 사용하는 것을 부정경쟁행위로 정한 취지는, 그러한 행위로 널리 인식된 상품 등의 표지에 현실화되어 나타난 타인의 영업상 신용을 자신의 것으로 오인·혼동시켜 고객을 획득하는 행위를 방지함으로써 널리 인식된 타인의 상품 등 표지가 가진 영업상의 신용을 보호하기 위한 것인데, 이 사건 신청의 심문종결일 현재 이 사건 표장은 수요자나 거래자들 사이에 채무자 개□이네의 상호로서 이미 주지 내지 저명한 정도로 알려져 있으므로, 채무자 개□이네가 이 사건 표장을 자신의 상호로 사용하는 것 또는 채무자 △△코리아가 채무자 개□이네로부터 상호 사용 허락을 받아 이를 사용하는 것이 부정경쟁행위에 해당한다고 볼 수 없다. 나아가 채무자들은 2008년경부터 10년가량 이 사건 표장을 사용해오고 있는바, 이를 시급히 금지해야 할 보전의 필요성도 인정되지 않는다. 5. 결론 그렇다면, 이 사건 신청 중 채무자 △△코리아에 대한 신청은 위 인정 범위 내에서 이유 있으므로 담보 제공을 조건으로 이를 인용하고 나머지 신청은 이유 없으므로 이를 기각하며, 채무자 개□이네에 대한 신청은 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 결정한다. 2018. 7. 17. 판사 구회근(재판장), 장현진, 최호진

특허법원 제1부 판결 【사건】 2018허1851 등록무효(상) 【원고】 주식회사 ◆◆코리아 【피고】 주식회사 ◇◇◇◇◇네트웍스 【변론종결】 2018. 5. 4. 【판결선고】 2018. 6. 1. 【주문】 1. 원고의 청구를 기각한다. 2. 소송비용은 원고가 부담한다. 【청구취지】 특허심판원이 2018. 1. 5. 2017당3131호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 【이유】 1. 기초적 사실관계 가. 피고의 서비스표 1) 출원일 / 등록결정일/ 등록일 / 등록번호: 2010. 1. 22. / 2013. 6. 25. / 2013. 8. 23. / 제45964호 2) 구성 : 3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제41류의 교육정보제공업, 외국어학원경영업, 번역업, 인터넷교육시험업, 인터넷교육강좌업, 인터넷교육지도업, 세미나 준비 및 진행업(이하 합하여 ‘쟁점서비스업’이라 한다), 서비스업류 구분 제35류의 직업소개업, 서비스업류 구분 제39류의 관광여행서비스업 등 4) 등록권리자 : 피고 나. 심결의 경위 원고는 2017. 9. 29. 피고를 상대로, 피고의 서비스표의 지정서비스업 중 쟁점서비스업의 등록이 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제3호, 제4호, 제6호, 제7호 및 제7조 제1항 제7호에 각 해당하여 무효라고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다(2017당3131호). 특허심판원은 2018. 1. 5. 원고의 위 심판청구를 받아들이지 아니하는 심결을 하였다(이하 ‘이 사건 심결'이라 한다). [인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제7, 8호증, 변론 전체의 취지 2. 이 사건 심결의 당부에 관한 판단 가. 원고의 주장 요지 피고의 서비스표는 그 지정서비스업 중 쟁점서비스업과 관련하여 다음과 같이 구 상표법 제6조 제1항 제3호, 제4호, 제6호, 제7호에 모두 해당하는 것으로서 그 어느 사유에서 보더라도 등록이 무효로 되어야 함에도, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 부당하다. 1) 피고의 서비스표는 일반수요자에게 ‘차이나통’으로 호칭되고 ‘중국에 대한 전문가’ 또는 ‘중국의 소식 등에 정통한 자’라는 관념을 일으키는 것으로서 쟁점서비스업의 제공대상이나 품질, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 것이어서 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다. 2) 피고의 서비스표는 ‘CHINA’라는 지리적 명칭에 ‘TONG’이라는 간단하고 흔히 있는 표장만이 부가된 것이어서 구 상표법 제6조 제1항 제4호, 제6호에 해당한다. 또한 피고의 서비스표는 인터넷 사이트 등에서 일반적으로 널리 사용되고 있는 명칭이어서 일반 수요자나 거래자가 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것인지를 식별할 수 없을 뿐만 아니라 피고가 배타적·독점적으로 사용하도록 하는 것은 매우 부당하므로 구 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당한다. 나. 구 상표법 제6조 제1항에서 정한 등목적격성의 일반적 판단기준 1) 상표의 구성 부분이 식별력이 없거나 미약한지 여부는 그 구성 부분이 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는바, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에는 식별력 없는 상표에 해당한다(대법원 2006. 5. 25. 선고 2004후912 판결, 1997. 2. 28. 선고 96후979 판결 등 참조). 2) 어느 서비스표가 구 상표법 제6조 제1항의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준시점은 원칙적으로 서비스표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이다(대법원 2012. 10. 25. 선고 2012후2128 판결, 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결 등 참조). 그리고 서비스표의 등록적격성의 유무는 지정서비스업과의 관계에서 개별적으로 판단되어야 하고, 다른 서비스표의 등록거절 사례는 특정 서비스표가 등록거절이 되어야 할 근거가 될 수 없다(대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후353 판결, 2001. 3. 23. 선고 2000후1436 판결, 1997. 12. 26. 선고 97후1269 판결, 1999. 10. 26. 선고 97후2453 판결 등 참조). 다. 구 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호의 해당 여부 1) 판단기준 가) 어느 상표가 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 일반 수요자나 거래자의 그 상표에 대한 이해력과 인식의 정도, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하고, 그 상표가 지정 상품의 품질, 효능, 용도를 암시 또는 강조하는 정도에 그치는 경우에는 그에 해당하지 아니한다. 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표에 대하여도 마찬가지로 적용된다. 즉 어느 서비스표가 그 지정서비스의 품질, 제공 물건, 제공방법 등을 암시 또는 강조하는 것으로 보인다고 하더라도 일반 수요자나 거래자가 지정서비스의 품질, 제공 물건, 제공방법 등을 표시하는 것으로 바로 인식할 수 없는 것은 그 식별력을 함부로 부정해서는 아니 될 것이다(대법원 2016. 1. 14. 선고 2015후1911 판결, 2006. 12. 8. 선고 2005후674 판결, 2006. 7. 28. 선고 2005후2786 판결, 2006. 1. 26. 선고 2005후2595 판결 등 참조). 나) 구 상표법 제6조 제1항 제7호에서 “제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표”를 규정하고 있는데, 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는바, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우이어야 그 상표가 구 상표법 제6조 제1항 제7호에서 정한 식별력 없는 상표에 해당한다고 할 것이다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결, 2010. 7. 29. 선고 2008후4721 판결 등 참조). 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다. 2) 구체적 검토 가) 먼저 피고의 서비스표의 구성이 ‘중국에 대한 전문가’ 또는 ‘중국의 소식 등에 정통한 자’라는 관념을 지니고 있어서 쟁점서비스업의 제공대상이나 품질, 용도 등으로 직감된다는 취지의 원고 주장을 받아들이기 어렵다. 그 이유는 아래와 같다. 즉 ① 피고 서비스표 ‘’은 영문 알파벳 대문자 9개가 띄어쓰기 없이 나열된 것으로서 그 전체가 사전에 등재되어 있지는 아니한 조어의 문자표장이다. ② 피고 서비스표의 구성 중 ‘' 부분은 ‘중국, 중국산(産)’ 등의 의미가 있기는 하다. 그러나 나머지 구성부분 즉 ‘’은 ‘통’으로 호칭되는 것으로서 을 제5호증의 기재에다 일반 수요자나 거래자의 이해력과 인식의 정도를 참작하여 볼 때, 무엇을 담기 위한 용기로서 나무·쇠·플라스틱 등으로 깊게 만든 그릇의 의미인 ‘통(桶)'이나, 대롱을 뜻하는 ‘통(筒)’, 편지·서류·전화 따위를 세는 단위인 ‘통(通)’ 등의 의미를 비롯하여, ‘난리 통, 장마 통’과 같이 어떤 일이 벌어진 환경이나 판국을 가리키는 의미 등 매우 다양한 의미로 인식될 수 있는 부분이다. ③ 설사 피고 서비스표의 위 ‘’이라는 구성 자체가 원고 주장처럼 ‘전문가’ 또는 ‘정통한 자’라는 의미로 인식될 수 있다 하더라도, 교육정보제공업, 외국어학원경영업 등 쟁점서비스업과의 관계에서 그 일반 수요자나 거래자에게 위와 같은 의미로 바로 인식된다고 단정하기 어렵다. 이는 거래사회의 실정상 어떤 분야의 전문가를 지칭할 때 ‘미국통, 영국통, 일본 통' 등으로 우리말 표현과 ‘통’이 결합된 형태로 지칭하는 경우는 흔히 발견되나 이와 달리 ‘아메리카통, 잉글랜드통, 재팬통’ 등의 외국어 표현과 ‘통’이 결합된 형태로 지칭하는 경우는 매우 드물다고 할 것이기 때문이다. 따라서 피고 서비스표가 쟁점서비스업의 품질, 제공 물건, 제공방법 등을 암시 또는 강조하는 것을 넘어서 일반 수요자나 거래자가 그러한 품질 등을 표시하는 것으로 바로 인식할 수는 없다고 할 것이다. 나) 한편 갑 제1 ~ 6호증(가지번호가 있는 경우 각 가지번호 포함, 이하 같다), 변론 전체의 취지에 의하면 다음 각 사실을 인정할 수 있다. 즉 ① 원고가 2007. 7.경 서비스업류 구분 제41류의 서적출판업, 학교기숙사업, 교육정보제공업, 인터넷교육강좌업 등을 지정서비스업으로 하는 ‘’으로 구성된 서비스표 및 ‘’으로 구성된 서비스표를 각 출원하였으나 그 출원공고 후 피고가 이의신청을 하였고, 특허청 심사관이 2008. 10. 7. 피고의 이의신청을 받아들이는 결정을 하였는데 그 이유는 ‘위 각 서비스표가 중국에 정통한(박식한) 사람(소식통)이라는 의미로 직감되는 기술적 표장으로서 식별력이 없고 특정인에게 독점시키는 것이 공익상 적합하지 않으므로 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다.’라는 것이었다. ② 위 이의결정 당시 “차이나통”, “차이나 통”, “China Tong”, “CHINA 通” 및 “차이나 通” 등이 국내외에서 외국어 학원, 여행업, 음식점, 단란주점 등의 일부 인터넷사이트에서 그 명칭으로 사용되거나 영화나 음악의 제목으로 사용되고 있었다. ③ 피고는 2008. 1.경 “”으로 구성된 서비스표를 출원하였으나 2008. 12.경 등록거절이 되었다. ④ 피고는 2007. 10.경 서비스업류 구분 제41류의 서적출판업, 교육정보제공업, 인터넷교육강좌업 등을 지정서비스업으로 하고 “”으로 구성된 서비스표를 출원하였다가 2008. 9.경 등록거절이 되자 이에 불복심판청구를 하였고, 특허심판원은 2009. 12.경 위 출원서비스표는 ‘중국에 관한 전문가’ 또는 ‘중국에 대해 잘 아는 사람' 등으로 인식되어 식별력이 없고 특정인에게 독점시키는 것이 부적당하므로 구 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 피고의 위 심판청구를 받아들이지 아니하는 심결을 하였다. 그러나 이 사건 피고 서비스표의 식별력을 판단하는 기준시점은 그 등록결정이 있었던 2013. 6. 25.인데, 그와 판단시점을 달리하고 판단대상이 되는 구체적 구성도 달리하는 표장들에 관한 위 등록거절·심결 사례가 있었다는 사정만으로는 피고 서비스표의 식별력을 부정하여 그 등록적격이 없다고 볼 근거가 될 수 없다. 또한 2008. 10. 7.자 위 이의결정 당시의 “차이나통”, “차이나 통”, “China Tong”, “CHINA 通” 및 “차이나 通” 등의 사용 실태만으로는, 원고 주장처럼 위 2013. 6. 25.자 등록결정 당시에 있어서도 피고 서비스표의 ‘’이라는 영문표장이나 ‘차이나통’이라는 그 국문표장이 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 피고로 하여금 이를 쟁점서비스업에 독점배타적으로 사용하게 하는 것이 공익에 반한다고 보기에 부족하다. 이러한 점을 다투는 취지의 원고 주장을 그대로 받아들일 수 없다. 다) 이상의 점에서 볼 때 피고의 서비스표는 그 지정서비스업 중 쟁점서비스업과 관련하여, 그 서비스의 제공 대상 또는 제공 장소 등의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 기술적 표장으로서 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다거나, 수요자가 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 서비스표로서 구 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당한다고 볼 수 없다. 라. 구 상표법 제6조 제1항 제4호, 제6호의 해당 여부 1) 판단기준 구 상표법 제6조 제1항 제4호가 “현저한 지리적 명칭이나 그 약어 또는 지도만으로 된 상표”는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는데, 그 입법 취지는 이러한 상표가 그 현저성과 주지성으로 말미암아 상표의 식별력을 인정할 수 없으므로 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 주지 않으려는 데에 있다(대법원 2018. 2. 13. 선고 2017후1342 판결, 2012. 12. 13. 선고 2011후958 판결 등 참조). 같은 규정이 현저한 지리적 명칭, 그 약어 또는 지도만으로 된 표장에만 적용되는 것은 아니지만, 현저한 지리적 명칭 등이 다른 식별력 있는 구성부분과 결합되어 있는 경우이거나 식별력 없는 기술적 표장 등과 결합되어 있더라도 그 결합에 의하여 본래의 현저한 지리적 명칭이나 기술적 의미 등을 떠나 새로운 관념을 낳는다거나 새로운 식별력을 형성하는 경우에는 위 법조항의 적용이 배제된다(대법원 2012. 12. 13. 선고 2011후958 판결, 2002. 4. 26. 선고 2000후181 판결 등 참조). 그리고 어느 상표가 구 상표법 제6조 제1항 제6호의 “간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표”에 해당하여 등록을 받을 수 없는지 여부는 거래의 실정, 그 표장에 대한 독점적인 사용이 허용되어도 좋은가 등의 사정을 참작하여 구체적으로 판단하여야 한다(대법원 2004. 11. 26. 선고 2003후2942 판결 등 참조). 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다. 2) 구체적 검토 가) 피고 서비스표의 구성 중 ‘’ 부분은 일반 수요자나 거래자의 그에 대한 이해력과 인식의 정도에 비추어 현저한 지리적 명칭에 해당한다고 볼 수 있기는 하다. 그러나 나머지 구성부분 즉 ‘'은 앞서 살펴본 것처럼 ‘통’으로 호칭되는 것으로서 ‘통(桶)’, ‘통(筒)' 및 ‘통(通)’ 등을 비롯하여 어떤 일이 벌어진 환경이나 판국 등의 다양한 의미로 인식될 수 있는 부분으로서 그 강약을 떠나 쟁점서비스업과의 관계에서 식별력이 부정된다고 볼 수 없는 부분이다. 피고의 서비스표는 위와 같은 ‘’이라는 구성부분이 띄어쓰기 없이 나열되어 있는 표장이므로, 그 전체적인 구성에 의하더라도 ‘’라는 구성부분이 가지는 현저성과 주지성이 그대로 유지되어 즉각적인 지리적 감각을 전달한다거나 그로 인하여 식별력이 부정된다고 할 수 없고, 간단하고 흔한 표장만으로 구성된 것으로 볼 수도 없다. 나) 요컨대 피고의 서비스표는 그 지정서비스업 중 쟁점서비스업과 관련하여, 현저한 지리적 명칭만으로 된 서비스표로서 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당한다거나, 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 서비스표로서 구 상표법 제6조 제1항 제6호에 해당한다고 볼 수 없다. 마. 사용에 의한 식별력 취득 여부 (부가적 판단) 1) 판단기준 구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것) 제6조 제2항은 ‘상표를 등록출원 전에 사용한 결과 수요자 사이에 그 상표가 누구의 상품을 표시하는 상표인지 현저하게 인식되어 있는 것은 제6조 제1항 제3호 내지 제6호의 규정에 불구하고, 상표등록을 받을 수 있다’는 취지로 규정하고 있다. 상표의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 그 상표가 부착된 상품의 생산·판매량 및 시장점유율, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 그 액수, 상품품질의 우수성, 상표사용자의 명성과 신용, 상표의 경합적 사용의 정도 및 태양 등을 종합적으로 고려할 때 당해 상표가 사용된 상품에 관한 수요자의 대다수에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다면 사용에 의한 식별력의 취득을 인정할 수 있다(대법원 2017. 9. 12. 선고 2015후2174 판결, 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결 등 참조). 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다. 2) 구체적 검토 가) 을 제1 ~ 4호증에 변론 전체의 취지를 종합하면 다음 각 사실을 인정할 수 있다. 즉 ① 피고는 2004. 4.경부터 중국·중국어 취업정보, 중국어 관련 교육정보, 중국어 번역서비스 제공업 등을 제공하는 인터넷 웹사이트(도메인이름 “chinatong.net”, 이하 ‘피고 웹사이트’라고 한다)를 운영하면서 피고 웹사이트 등에 피고 서비스표와 같은 구성의 “” 등을 그 서비스업 표지로 사용하여왔다. 피고 웹사이트에 가입한 회원 수는 2009. 3.경 기준으로 개인회원 71,380명 및 기업회원 18,745개 업체이고, 2011. 2.경 기준으로 개인회원 87,174명 및 기업회원 23,155개 업체이다. ② 국내 최대 인터넷 포털사이트인 네○○(www.n○○○○.com)의 웹사이트 검색결과, 피고 웹사이트는 2008. 9. 12. 기준으로 중국 관련 웹사이트 총 3,145개 중 인기도 5위를, 2010. 1. 21. 기준으로 중국취업 관련 웹사이트 57개 중 인기도 1위를 기록하였다. ③ 2008. 1.경부터 2008. 8.경까지 피고 웹사이트를 방문한 전체 이용자 수가 708,172명에 이르고, 그중 중복방문을 제외한 수는 497,607명이며, 그중 122,970명은 인터넷 검색사이트에 검색어 “차이나통”을 직접 입력한 결과를 클릭하여 방문하였다. ④ 2004. 4.경부터 2008. 3.경까지 조선일보, 동아일보, 한국경제, 전자신문, 문화일보, 경향신문, 중앙일보, 매경이코노미 등의 언론매체에 피고 웹사이트를 소개하는 기사와 중국·중국어 취업에 관한 정보를 제공하면서 피고 웹사이트를 언급하는 기사 등이 꾸준히 게재되었다. ⑤ 피고는 콘텐츠 제휴계약을 통하여 인크루트(www.incruit.com) 등의 국내 주요 취업 관련 인터넷 사이트와 대한무역투자진흥공사 등에 제공하는 콘텐츠에 위 서비스업 표지 또는 피고 웹사이트의 도메인이름이 노출되도록 하였고, 중국·중국어 취업 관련 여러 행사들을 주관하거나 후원하여 왔다. 나) 위 인정사실에 의하여 알 수 있는 “”이라는 피고의 서비스업 표지의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 피고 웹사이트의 명성 등을 종합하여 보면, 피고의 서비스표에 관한 2013. 6. 25.자 등록결정 당시에 위 서비스업 표지와 동일한 구성의 피고 서비스표는 쟁점서비스업 중 위 서비스업 표지의 사용 서비스업인 중국·중국어 취업정보, 중국어 관련 교육정보, 중국어 번역서비스 제공업 등과 거래사회의 통념상 동일하게 볼 수 있는 교육정보제공업, 외국어학원경영업, 번역업, 인터넷교육시험업, 인터넷교육강좌업, 인터넷교육지도업에 관하여 그 수요자의 대다수에게 특정인의 서비스업을 표시하는 것으로 현저하게 인식되기에 이르렀다고 할 것이고, 원고가 제시하는 갑 제9호증의 기재에 의하여 알 수 있는 피고의 2006년 이후 과세관청에 대한 매출신고내역만으로는 위와 같은 판단을 뒤집기에 부족하다. 따라서 설사 원고 주장처럼 피고의 서비스표가 등록결정 당시 구 상표법 제6조 제1항 제3호, 제4호 또는 제6호에 해당하는 구성의 것이었다고 하더라도 같은 무렵 이미 쟁점서비스업 중 위 교육정보제공업 등에 관하여는 구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것) 제6조 제2항이 정한 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 봄이 타당하고, 그와 같은 사용에 의한 식별력 취득의 점에 비추어 보더라도 피고의 서비스표가 쟁점서비스업 중 위 교육정보제공업 등에 관하여 구 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당한다고 볼 수 없는 것이다. 바. 소결 이상을 종합하면, 피고의 서비스표는 그 지정서비스업 중 쟁점서비스업과 관련하여 구 상표법 제6조 제1항 제3호, 제4호, 제6호 또는 제7호에 해당한다는 이유로 그 등록이 무효로 되어서는 아니 된다 할 것이고, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 정당하다. 3. 결론 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 받아들이지 아니하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 판사 윤성식(재판장), 권순민, 정택수

특허법원 제5부 판결 【사건】 2017허8183 등록무효(상) 【원고】 A 【피고】 B 【변론종결】 2018. 4. 20. 【판결선고】 2018. 5. 18. 【주문】 1. 특허심판원이 2017. 11. 3. 2017당2664호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. 【청구취지】 주문과 같다. 【이유】 1. 전제된 사실관계 [증거] 갑 제1, 2, 32호증의 각 기재, 변론 전체의 취지 가. 이 사건 등록상표 1) 등록번호 : 제1220048호 2) 출원일/등록결정일/등록일 : 2016. 5. 30. / 2016. 12. 5. / 2016. 12. 6. 3) 구성 : PEDALCRAFT 4) 지정상품 : 상품류 구분 제12류의 카약, 카약용 패들, 카누, 카누용 패들, 스크류 프로펠라, 수송기계기구용 스크류프로펠라, 보트용 프로펠라, 보트용 스크류프로펠라 5) 상표권자 : 피고 나. 이 사건 심결의 경위 1) 원고는 2017. 8. 23. 특허심판원 2017당2664호로 피고를 상대로 이 사건 등록상표가 ‘페달'의 의미가 있는 ‘PEDAL’과 ‘보트’, ‘배’의 의미가 있는 ‘CRAFT’가 결합된 표장으로 ‘페달보트’, ‘페달이 달린 보트(배)’, ‘페달을 이용하여 움직이는 보트(배)’ 등의 의미로서 지정상품의 성질이 직감되므로 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제3호에 해당하고, 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 표장이므로 구 상표법 제6조 제1항 제7호에도 해당하며, 이 사건 등록상표가 ‘페달보트’, ‘페달이 달린 보트(배)', ‘페달을 이용하여 움직이는 보트(배)’와 관련이 없는 상품에 사용되는 경우 상품의 품질에 관하여 오인 또는 혼동을 일으키게 할 우려가 있으므로 구 상표법 제7조 제1항 제11호에도 해당한다는 이유로, 위 지정상품들에 관하여 이 사건 등록상표의 등록무효를 구하는 심판을 청구하였다. 2) 그러나 특허심판원은 2017. 11. 3. 다음과 같은 이유로 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. ○ 이 사건 등록상표의 표장인 ‘PEDALCRAFT’는 ‘(자전거·자동차 등의)페달, (피아노·오르간의)페달’ 등의 의미가 있는 ‘PEDAL’과 ‘(수)공예, (특정 활동에 필요한 모든) 기술(기교), 보트, 배, 항공기’ 등의 의미가 있는 ‘CRAFT’가 결합된 표장이고, 사전상 특정한 의미를 찾을 수 없는 조어로서 우리나라의 현재 영어수준에 비추어 볼 때 ‘페달보트' 또는 ‘페달이 달린 보트(배)’로 인식된다고 볼 수 없다. ○ 따라서 이 사건 등록상표는 ‘카약, 카누’ 등 그 지정상품의 품질, 용도, 효능, 원재료, 형상, 사용방법 등의 성질을 직접적으로 표시하는 기술적 표장이라고 할 수 없으므로 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다고 할 수 없고, 그 지정상품의 품질 등 성질을 직감적으로 표시한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 자타상품간의 출처표시 기능을 할 수 없거나 특정인에게 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 사용하게 하는 것이 공익상 바람직하지 아니하다고 볼 만한 사정도 없으므로 구 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당한다고 할 수 없으며, 수요자들로 하여금 상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있다고 볼 수도 없으므로 구 상표법 제7조 제1항 제11호에도 해당하지 아니한다. 2. 원고 주장의 심결취소 사유의 요지 가. 이 사건 등록상표는 ‘PEDAL’과 ‘CRAFT’가 결합된 표장인데, ‘PEDAL’은 ‘페달'의 의미를 가진 쉬운 영어단어이고, ‘CRAFT’는 ‘배’ 또는 ‘보트'의 의미를 가진 쉬운 단어로서 ‘배(보트)’, ‘선박’의 의미로 널리 사용되고 있어 일반 수요자나 거래자에게 ‘페달이 달린 배(보트)’ 또는 ‘페달을 이용하여 움직이는 배(보트)’라는 의미로 직감되어 지정 상품과 관련하여 해당 상품의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표이므로, 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다. 나. 이 사건 등록상표는 일반 수요자나 거래자에게 ‘페달이 달린 배(보트)’ 또는 ‘페달을 이용하여 움직이는 배(보트)’라는 의미로 직감되어 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하고, ‘페달이 달린 배(보트)' 또는 ‘페달을 이용하여 움직이는 배(보트)’는 오래 전부터 널리 제작·유통 및 사용되어 온 상용화된 상품으로서 지정상품과 관련하여 공익상 누구나 사용할 수 있도록 허용되어야 할 뿐만 아니라 이 사건 등록상표가 거래업계에서 위와 같은 상품의 상품명칭으로 사용되어 특정인에게 그 상표를 독 점시키는 것이 적당하지도 아니하므로, 구 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당한다. 다. 이 사건 등록상표는 일반 수요자가 거래자에게 ‘페달이 달린 배(보트)’ 또는 ‘페달을 이용하여 움직이는 배(보트)’라는 의미로 직감되어 ‘페달이 달린 배(보트)' 또는 ‘페달을 이용하여 움직이는 배(보트)’와 관련이 없는 상품에 사용되는 경우, 일반 수요자가 ‘페달이 달린 배(보트)’ 또는 ‘페달을 이용하여 움직이는 배(보트)’와 관련이 있는 상품으로 상품의 품질을 오인·혼동할 우려가 있으므로, 구 상표법 제7조 제1항 제11호 전단에 해당한다. 라. 따라서 이 사건 등록상표는 그 등록이 무효로 되어야 하는바, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다. 3. 이 사건 등록상표가 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지 여부 가. 관련 법리 구 상표법 제6조 제1항 제3호가 상품의 산지, 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없도록 한 것은 그와 같은 기술적 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있는 것이므로, 어느 상표가 이에 해당하는지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하고, 그 상표가 지정상품의 품질, 효능, 용도를 암시 또는 강조하는 것으로 보인다고 하더라도 전체적인 상표의 구성으로 볼 때 일반 수요자나 거래자가 지정상품의 단순한 품질, 효능, 용도 등을 표시하는 것으로 인식할 수 없는 것은 이에 해당하지 아니한다(대법원 1997. 5. 23. 선고 96후1729 판결, 대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결 등 참조). 그리고 출원 상표가 구 상표법 제6조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이다(대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결 등 참조). 나. 구체적 판단 1) 갑 제3 내지 15, 17 내지 23, 26, 28, 33호증, 을 제1, 3, 6, 17, 19, 24호증(가지번호가 있는 것은 가지번호를 포함한다)의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 다음과 같은 사실이 인정된다. 가) 네이버 영어사전에 ‘pedal’은 ‘재봉틀·자전거·자동차 등의 페달’이라는 명사로서의 의미, ‘페달의’, ‘페달식 추진의’라는 형용사로서의 의미 등을 가지는 영어단어이고, 그 난이도는 중 3, 고교 공통 수준으로 기재되어 있다. 나) 네이버 영어사전에 ‘craft’는 ‘(수)공예’, ‘기술(기교)’, ‘술책, 술수’, ‘보트’, ‘배’ 등의 명사로서의 의미를 가진 영어단어이고, 그 난이도는 중 1, 고교 영어 1, 고교 영어 2 수준으로 기재되어 있으며, craft의 유의어로는 ‘vessel, boat, ship' 등으로 기재되어 있다. 또한 다음(Daum) 영어사전에 접미사 ‘-craft’는 ‘탈 것’, ‘기교, 공예' 등의 뜻을 가진다고 기재되어 있고, 메리엄웹스터(Merriam-Webster) 영영사전에도 ‘craft’에 대하여 ‘a boat especially of small size’라는 의미로도 기재되어 있다. 다) 두산 백과사전에 수상모터사이클의 영문명은 ‘personal water craft'로, 위그선1)의 영문명온 ‘WIG craft’로, 호버크라프트2)의 영문명온 ‘hover craft’로 각 기재되어 있고, 국방과학기술용어사전에 고속 고무보트의 영문명은 ‘Combat Rudder Raiding Craft’로 기재되어 있으며, 선박항해용어사전에 작업선의 영문명은 ‘working craft', ‘construction craft’로 기재되어 있고, 그 설명 부분에 “craft는 ship, vessel 등과 마찬 가지로 일반적으로 배를 가리키지만, 경우에 따라서는 소형의 배를 가리키는 경우도 있다.”라고 기재되어 있다. 또한 특허청 상품분류코드는 ‘개인용 선박’의 영문명을 ‘personal watercraft’로 표시하고 있다. [각주1] 수면 위 5m 이내에서 뜬 상태로 최고 시속 550km까지 달릴 수 있는 초고속선을 의미한다. [각주2] 선채의 하면으로부터 압축한 공기를 수면에 강하게 내뿜어서 쿠션을 만들어 그것으로 무게를 받치고 수면과 거의 같은 높이로 항주하는 수송수단을 의미한다. 라) 옥스퍼드(Oxford) 영영사전에 ‘pedal craft’는 ‘pedal boat’의 의미를 가지고, 그 기원은 1940년대 ‘The Times’에서 처음으로 사용되었다는 취지로 기재되어 있다. 마) 1982. 1. 5.자 매일경제신문에 “세계 9개국이 참가, 서독 뉘른베르크에서 열린 발명품전시회에서 인기를 차지한 자전거를 이용한 페달보트”에 관한 기사가, 1989. 7. 25.자 한겨레신문에 “여의도지구의 경우 열흘 만에 39척의 페달보트 가운에 6척을 제외한 33척이 고장났다.”는 내용의 기사가 각 게재되었다. 또한 이 사건 등록상표의 등록일에서 그리 멀지 않은 2017. 8. 23. 인터넷 포털사이트 네이버에 페달보트로 뉴스기사를 검색하면 1992. 8. 26.자 연합뉴스 기사를 시작으로 약 1,663건의 기사가 검색되고, 네이버 블로그, 네이버 카페에 페달보트로 검색하면 약 4,873건의 블로그 소개자료와 약 1,144건의 네이버 카페 소개자료가 검색되며, 2017년 12월 무렵 네이버에 페달보트로 이미지 검색을 하면 약 5,750건의 페달식 보트의 이미지가 검색된다. 또한 페달보트는 2004년 무렵 국어사전에 ‘페달을 발로 밟아서 추진하는 작은 배'로 등재되었다. 바) 호주의 카약 등 판매업체(◇-Kayak Australia Pty Ltd, 이하 ‘◇카약’이라 한다)는 중국업체(△△ Luosaifei Kayak Co. Ltd, 이하 ‘△△카약’이라 한다)로부터 페달을 발로 밟아서 추진하는 카약을 수입하여 판매하면서 이 사건 등록상표 출원일 이전인 2015. 8. 27. 호주 특허청에 지정상품을 ‘카누(canoes), 카약(kayaks), 워터크래프트(watercraft)’로 정하여 이 사건 등록상표와 동일한 표장인 ‘PEDALCRAFT’에 대하여 상표등록출원을 하였으나, 호주 특허청 심사관은 2015. 12. 7. “‘PEDALCRAFT’는 운전자가 페달의 힘으로 가속도를 얻는 배(선박)를 의미하는바, 이는 일반적으로 페달의 힘을 사용하는 보트, 카누, 카약 등의 일련의 배(선박)를 설명하는데 사용되고, 다른 거래자들도 유사한 상품과 서비스에 사용할 수 있어야 한다.”는 취지의 상표심사보고서를 작성하여 이를 ◇카약에 통지하였고, 이에 대하여 상표등록출원인인 ◇카약이 별다른 의견서를 제출하지 않자, 2017. 3. 23. 최종적으로 상표등록을 거절하였다. 사) △△카약은 이 사건 등록상표 출원일 이전부터 페달을 발로 밟아서 추진하는 카약의 상품명에 ‘PEDALCRAFT’를 사용하여 왔고, 원고와 피고 모두 이 사건 등록상표 출원일 이전부터 △△카약으로부터 페달을 발로 밟아서 추진하는 카약을 수입하여 국내에 판매하여 왔는데, 이 사건 등록상표 출원일 이전부터 △△카약에 페달을 발로 밟아서 추진하는 카약을 주문하면서 주문서에 상품명을 ‘PedalCraft 10ft' 등으로 기재하였다. 아) 두산 백과사전에 ‘카약’은 ‘에스키모인이 일상에서 사용하는 것에서 유래한 무동력 소형 배’로 기재되어 있고, 체육학대사전에 ‘카누'는 ‘패들로 젓는 작은 배’로 기재 되어 있으며, 두산 백과사전에 ‘보트’는 ‘갑판이 없는 소형 배’로 기재되어 있다. 또한 국어사전에 ‘패들’은 ‘카누를 저을 때 쓰는 노’로 기재되어 있고, ‘프로펠러’는 선박 등에서 엔진의 회전력을 추진력으로 바꾸는 장치를 통칭한다. 2) 위 인정사실에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사실과 사정, 즉 ① 이 사건 등록상표는 ‘PEDAL’ 부분과 ‘CRAFT’ 부분이 간격을 띄우지 않고 연서된 것으로 영어사전에서 단어 전체로는 검색되지 않지만, ‘pedal’은 ‘페달’, ‘페달식 추진의’라는 의미를 가지고, ‘craft’는 ‘(수)공예’, ‘기술[기교]’, ‘술책’, ‘술수’, ‘보트’, ‘배’ 등의 의미를 가지는데, 우리나라의 영어보급실태와 교육수준에 비추어 보면, 일반 수요자나 거래자는 이 사건 등록상표가 ‘pedal’과 ‘craft’가 결합된 표장임을 쉽게 알 수 있을 것으로 보이는 점, ② ‘pedal’은 ‘페달’, ‘페달식 추진의'라는 의미를 가진 쉬운 영어 단어인 점, ③ ‘craft’는 ‘배’, ‘보트'라는 의미가 있고, 접미사로 사용될 경우 ‘탈 것’의 의미도 있으며, ‘craft’라는 영어단어의 난이도가 의미의 구별 없이 중 1, 고교 영어 1, 고교 영어 2 정도일 뿐만 아니라 배, 보트의 의미로 사용된 ‘watercraft’, ‘WIG craft', ‘hover craft' 등 다수의 사용례가 존재하고, 특허청도 개인용 선박의 영문명을 영어단어 ‘craft’가 포함된 ‘personal watercraft’로 기재하여 상품분류코드로 분류하고 있는 점, ④ 1982년 이후 페달을 발로 밟아서 추진하는 작은 배를 의미하는 ‘페달보트’에 관한 신문기사, 이미지 등이 신문이나 인터넷 포털사이트, 인터넷 블로그 등에 다수 게재 되었고, 이 사건 등록상표 출원일 이전인 2004년에는 국어사전에도 등재되었는바, 페달보트와 이 사건 등록상표인 ‘PEDALCRAFT’는 그 구성상 ‘페달’과 그 영어단어인 ‘PEDAL' 부분은 동일하고, 페달보트의 ‘보트’ 부분 역시 앞서 본 바와 같이 배, 보트의 의미로도 다수 사용되고 있는 영어단어인 ‘CRAFT’와 실질적으로 동일한 점, ⑤ 더욱이 ‘pedal craft’는 옥스퍼드 영영사전에 ‘pedal boat’의 의미로 등재되어 있고, 이 사건 등록상표 출원일 이전인 1940년대에 이미 ‘pedal boat'와 같은 의미로 사용된 것으로 보일 뿐만 아니라, 실제로 이 사건 등록상표 출원일 이전에 페달을 발로 밟아서 추진하는 카약 제조업체인 중국의 △△카약으로부터 페달을 발로 밟아서 추진하는 카약을 수입하여 판매하던 호주의 ◇카약이 호주 특허청에 이 사건 등록상표와 동일한 표장인 ‘PEDALCRAFT’에 대하여 상표등룩출원을 하였으나, ‘PEDALCRAFT’는 운전자가 페달의 힘으로 가속도를 얻는 배를 의미하여 페달의 힘을 사용하는 카누, 카약 등을 설명하는데 사용되므로 다른 거래자들도 유사한 상품에 사용할 수 있어야 한다는 이유로 상표등록이 거절된 점, ⑥ △△카약은 이 사건 등록상표 출원일 이전부터 페달을 발로 밟아서 추진하는 카약의 상품명에 ‘PEDALCRAFT’를 사용하여 왔고, △△카약으로부터 이를 수입하여 판매하는 원고나 피고 역시 이 사건 등록상표 출원일 이전부터 페달을 발로 밟아서 추진하는 카약을 주문하면서 주문서에 그 상품명을 ‘PedalCraft 10ft’ 등으로 기재해 온 점, ⑦ 한편 이 사건 등록상표의 지정상품인 ‘카약, 카누’는 소형 배를 의미하고, 그 밖의 ‘카약용 패들, 카누용 패들, 스크류프로펠라, 수송기계기구용 스크류프로펠라, 보트용 프로펠라, 보트용 스크류프로펠라’는 배의 구성품으로서 배를 저을 때 쓰는 노(패들)나 배를 추진하는 장치 중 일부인 프로펠러를 의미하는 점 등을 종합하면, 이 사건 등록상표가 지정상품인 카약, 카누 등에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자에게 ‘페달이 달린 배(보트)’ 또는 ‘페달로 움직이는 배(보트)’와 같은 의미로 인식되거나 이와 관련이 있는 것으로 직감된다고 할 것이다. 또한 이 사건 등록상표는 그 지정상품의 성질이나 용도를 직접적으로 표시한 것으로 지정상품의 특성을 광고할 때 등 그 유통과정에서 누구나 사용하고 싶어 하는 표장으로서 특정인으로 하여금 이를 독점적으로 사용하도록 하기에 적당하지도 아니하다. 다. 소결 따라서 이 사건 등록상표는 그 지정상품의 성질이나 용도를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표로서 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 할 것인바, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 나머지 무효 사유에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 위법하다. 4. 결론 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로, 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 판사 서승렬(재판장), 정윤형, 김동규

서울중앙지방법원 판결 【사건】 2017가단5200699 손해배상(지) 【원고】 주식회사 로봇□□브이, 소송대리인 법무법인 한양 담당변호사 안재한 【피고】 정AA, 소송대리인 변호사 임헌규, 윤중철 【변론종결】 2018. 7. 10. 【판결선고】 2018. 7. 27. 【주문】 1. 피고는 원고에게 40,000,000원 및 이에 대하여 2017. 11. 17.부터 2018. 7. 27.까지는 연 5%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라. 2. 원고의 나머지 청구를 기각한다. 3. 소송비용은 피고가 부담한다. 4. 제1항은 가집행 할 수 있다. 【청구취지】 피고는 원고에게 50,000,000원 및 이에 대한 이 사건 소장 부본 송달 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 비율에 의한 금원을 지급하라. 【이유】 1. 기초사실 ○ 원고는 로봇□□브이(이하 ‘□□브이’라 한다)에 관하여 미술저작물 및 영상저작물로서의 저작권을 보유하고 있는 회사이다. ○ 피고는 완구류 등을 수입·제조하여 판매하는 업체인 ‘오◇라상사’를 운영하는 사람이다. 피고는 2018. 2. 9. 인천지방법원 부천지원(2017고정1058호)에서 “원고가 보유 하고 있는 □□브이에 대한 미술저작물저작권(등록번호 제 C-2001-001653-2호), 영상저작물 저작권(등록번호 제 C-2001-001654-2호)을 침해하여 2016. 5.경부터 현재까지 □□브이를 변형하여 만든 ‘V로봇’이라는 캐릭터 완구류(나노블록1)) 상품을 제조, 판매하여 원고의 저작권을 침해하였다”라는 범죄사실로 벌금 500만 원을 선고받았고, 이에 대하여 피고가 항소하였으나 인천지방법원(2018노704호)은 2018. 6. 21. 피고의 항소를 기각하였다(위 판결은 그 무렵 확정되었다). [인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 1~34, 을 1, 이 법원에 현저한 사실, 변론 전체의 취지 [각주1] 피고 제품의 포장 박스에는 ‘MINI BLOCK’(미니블록)이라고 적혀 있고, 원산지는 중국이다(갑 30). 2. 판단 가. 청구원인에 관한 판단 1) 저작권 침해 여부 가) 피고의 주장 ○ □□브이는 일본의 마○가Z 또는 그레이트마○가를 모방한 것이어서 저작권법에 의하여 보호되는 창작물이라고 할 수 없다. ○ 피고 제품은 일반적인 로봇과 유사한 형상에 불과하고 □□브이를 그대로 모방한 것이 아니므로, □□브이와 피고 제품 사이에는 실질적 유사성이 존재하지 아니한다. ○ 피고 제품은 나노블록의 특징으로 인하여 다양한 형상으로 만들어질 수 있다 (그 예시는 피고의 2018. 1. 4.자 준비서면 7면 참조). 나) 판단 ○ □□브이가 일본의 로봇 캐릭터인 마○가Z의 영향을 받은 것임은 원고 역시 인정하고 있다. 그러나 □□브이는 미술저작물 및 영상저작물로 등록되어 있는 저작물로서, 별지 1 그림과 같이 마○가Z 또는 그레이트마○가와 외관상 뚜렷한 차이를 보이고 있다[□□브이는 대한민국의 국기(國技)인 태권도를 바탕으로 하고 있어 일본 문화에 기초하여 만들어진 마○가Z 또는 그레이트마○가와는 캐릭터 저작물로서의 특징이나 개성에 있어서도 차이가 있다고 할 것이다]. 그렇다면 □□브이는 마○가Z 또는 그레이트마○가와는 구별되는 독립적 저작물[1차적저작물(원저작물)] 또는 이를 변형·각색한 2차적저작물에 해당한다고 할 것이다. ○ 피고 제품은 가슴 부분에 새겨진 빨간색 V자 형태[그 위치나 크기 때문에 가장 눈에 쉽게 띄는 특징 가운데 하나로서, 가슴 부분에 단절되지 않은(마○가Z의 경우 가운데 부분이 끊겨 있고 형태도 □□브이와 약간 다르다) V자가 새겨진 로봇 캐릭터 는 흔치 않은 것으로 보인다] 뿐만 아니라 □□브이의 여러 가지 특징들, 즉 머리 위쪽의 빨간색 뿔, 이마 부분에 머리띠를 두른 듯한 형태와 띠 위의 빨간색 점, 머리 양 옆 중간 부분의 뿔 모양, 빨간색 턱 부분과 그 가운데의 노란 점, 팔 부분에 있는 2개의 뿔 모양 등의 형태와 색깔을 거의 동일하게 블록 형태로 재현하여 □□브이와 실질적으로 유사하다고 할 것이다(갑 20 이 사건 제품 완성물 사진 참조). 피고 제품의 머리 및 다리의 비율 등이 □□브이와 다소 차이가 나는 것은 조립형 캐릭터 완구에서 흔히 있는 일로서(어린아이들을 대상으로 한 완구제품의 경우 블록으로 세부적인 형상까지 재현하는 데에는 한계가 있으므로 어느 정도 단순화가 불가피하다고 할 것이다) 원고로부터 정식 라이센스를 받아 생산·판매되는 완구제품 역시 마찬가지이다. ○ 이 사건 기록에 현출된 자료들에 따르면, 실제로 일반 소비자들 중 상당수가 피고 제품을 □□브이로 인식하고 있는 것으로 보인다. ○ 피고 제품이 다양한 형태로 조립될 가능성이 있다고 하더라도, 그 포장 박스 전면에는 로봇 형태로 조립하였을 때 나타나는 가슴 부분과 빨간색 V자 형태가 그려 져 있고, 포장 박스 옆면에도 로봇 형태로 조립한 머리 부분과 머리를 제외한 나머지 부분이 나타나 있으며, 동봉된 조립 설명서에도 로봇 형태로 조립하는 순서가 나와 있어(갑 8, 22-28, 30, 34, 별지 2 참조), 피고 제품의 주된 조립 형태는 로봇, 즉 □□브이 모양이라고 할 것이다2). 즉 로봇의 조립에 관한 내용만이 설명서에 나와 있는 상황 에서 소비자(제품 포장 박스에 ‘9세 이상’이라고 되어 있는 바, 주로 초등학생이 될 것으로 보인다)가 대개의 경우 과연 로봇이 아닌 다른 형상을 만들 것인지 의문이 든다. ○ 결국 피고 제품은 원고의 □□브이에 관한 저작권을 침해하였다고 할 것이므로, 피고는 이로 인한 원고의 손해를 배상할 책임이 있다. [각주2] 인천지방법원 2018노704호 판결문 4면 상단에는 피고가 이 사건 제품에 관하여 로봇 형태의 디자인 등록을 출원하였다고 기재되어 있다. 2) 손해배상책임의 범위 ○ 저작권법 제125조의2 제1항은 “저작재산권자등은 고의 또는 과실로 권리를 침해한 자에 대하여 사실심의 변론이 종결되기 전에는 실제 손해액이나 제125조 또는 제126조에 따라 정하여지는 손해액을 갈음하여 침해된 각 저작물 등마다 1천만 원(영리를 목적으로 고의로 권리를 침해한 경우에는 5천만 원) 이하의 범위에서 상당한 금액의 배상을 청구할 수 있다”라고 규정하고 있다. ○ 앞서 인정한 사실 및 이 사건 각 증거에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정, 즉 □□브이의 인지도, 원고가 ‘5천만 원의 통상 사용료를 주장하는 근거로 내세우 는 저작권사용계약 및 캐릭터 상품화 사용 계약, 피규어 라이센싱 계약 등은 상표에 대한 사용이 포함된 경우가 존재하고, 피고의 경제적 지위나 영업규모 등에 관한 자료가 현출된 바 없어 위 각 계약상의 이용료 등을 저작권법 제125조 제2항이 정한 통상 사용료로 하여 그대로 피고에 대하여 적용하기에는 다소 무리가 있는 점, 다만, 원고는 2016. 8. 2.경 주식회사 율◇포스와 사이에 피고의 제품과 실질적으로 유사한 □□브이 형상을 이용한 미니 블록 완구에 관한 상품화권 사용 계약을 체결하였고, 그 사용료로 미니멈 개런티(최소 보장금액) 22,000,000원(부가가치세 포함) 및 출고가의 10%를 지급 받기로 하였는바(원고는 2017. 10. 20.경 주식회사 지엔△△이엔티와 □□브이 캐릭터를 사용하는 양철 조립 완구에 관한 캐릭터 상품화 사용 계약을 체결하였고, 사용료로 미니멈 개런티 33,000,000원 및 매출액의 5%를 지급받기로 하기도 하였다), 이는 이 사건 손해액 산정을 위한 중요한 참고자료라고 할 것인 점, 피고는 저작권법 위반죄 및 상표법 위반죄 등으로 4회에 걸쳐 벌금형을 받은 전력이 있는 점, 이 사건 침해행위의 태양(영리를 목적으로 고의로 권리를 침해한 경우에 해당한다고 할 것이다) 및 기간(피고는 앞서 본 관련 형사사건에서도 범행을 극구 부인하였고, 이 사건에서도 저작권 침해행위를 중단하였다는 자료가 발견되지 아니한다), 피고의 경제적 지위 등 이 사건 변론에 나타난 사정을 모두 참작하여 손해액을 4천만 원으로 정한다. 나. 소결론 그렇다면, 피고는 원고에게 40,000,000원 및 이에 대하여 이 사건 소장 부본 송달 다음 날인 2017. 11. 17.부터 피고가 그 이행의무의 존부 및 범위에 관하여 항쟁함이 상당하다고 인정되는 이 사건 판결 선고일인 2018. 7. 27.까지는 민법이 정한 연 5%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 15%의 각 비율에 의한 지연손해금을 지급할 의무가 있다. 3. 결론 원고의 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있어 일부 인용한다. 판사 이광영

대법원 제2부 판결 【사건】 2015도464 가. 산업기술의유출방지및보호에관한법률위반, 나. 업무상배임 【피고인】 1.가.나. 안AA (**년생), 2.가.나. 김BB (**년생), 3.가.나. 김CC (**년생), 4.가.나. 이DD (**년생), 5.가. 서EE (**년생), 6.가. 이FF (**년생), 7.가. ○○○코리아 주식회사, 소재지 성남시 분당구 양현로 ***, *층(이매동, 성남상공회의소), 대표이사 이스라엘국인 △△△△△△△△ 【상고인】 검사(피고인들에 대하여) 【변호인】 변호사 손지열, 김의환, 서정걸, 안정호(피고인들을 위하여) 【원심판결】 서울중앙지방법원 2014. 12. 19. 선고 2013노4413 판결 【판결선고】 2018. 7. 12. 【주문】 상고를 모두 기각한다. 【이유】 상고이유를 판단한다. 1. 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률(이하 ‘산업기술보호법’이라고 한다) 위반에 대한 상고이유에 관하여 가. 산업기술보호법 제36조 제1항 위반의 점 산업기술보호법 제14조는 ‘절취·기망·협박 그 밖의 부정한 방법으로 대상기관의 산업기술을 취득하는 행위 또는 그 취득한 산업기술을 사용하거나 공개하는 행위’(제1호)와 ‘산업기술에 대한 비밀유지의무가 있는 자가 부정한 이익을 얻거나 그 대상기관에 손해를 가할 목적으로 유출하거나 그 유출한 산업기술을 사용 또는 공개하거나 제3자가 사용하게 하는 행위’(제2호)를 금지하고 있다. 이를 위반한 자는 제36조 제2항에 의해 처벌되고, ‘산업기술을 외국에서 사용하거나 사용되게 할 목적’으로 제14조의 각 호에 해당하는 행위를 한 자는 제36조 제1항에 의해 가중처벌된다. 산업기술보호법 제36조 제1항 위반의 죄는 고의 외에 ‘외국에서 사용하거나 사용되게 할 목적’을, 위 조항이 인용하는 제14조 제2호는 ‘부정한 이익을 얻거나 그 대상기관에게 손해를 가할 목적’을 추가적인 범죄성립요건으로 하는 목적범이다. 그리고 형사재판에서 공소가 제기된 범죄의 구성요건을 이루는 사실에 대한 증명책임은 검사에게 있으므로 행위자에게 ‘부정한 이익을 얻거나 그 대상기관에게 손해를 가할 목적’과 ‘외국에서 사용하거나 사용되게 할 목적’이 있었다는 점은 검사가 증명하여야 한다. 따라서, 행위자가 산업기술임을 인식하고 제14조 각 호의 행위를 하거나, 외국에 있는 사람에게 산업기술을 보냈다는 사실만으로 그에게 위와 같은 목적이 있었다고 추정해서는 아니된다. 행위자에게 위와 같은 목적이 있음을 증명할 직접증거가 없는 때에는 산업기술 및 비밀유지의무를 인정할 여러 사정들에 더하여 피고인의 직업, 경력, 행위의 동기 및 경위와 수단, 방법, 그리고 산업기술 보유기업과 산업기술을 취득한 제3자와의 관계, 외국에 보내게 된 경위 등 여러 사정을 종합하여 사회통념에 비추어 합리적으로 판단하여야 한다. 원심판결 이유를 위 법리 및 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 그 판시와 같은 이유를 들어 이 사건 공소사실 중 산업기술보호법 제36조 제1항 위반의 점에 대하여 피고인 안AA, 김BB, 김CC, 이DD, 서EE, 이FF에 대해 ‘외국에서 사용하거나 사용되게 할 목적’ 및 피고인 이DD에 대해 ‘부정한 이익을 얻거나 기업에 손해를 입힐 목적’에 관한 증명이 부족하다고 보아 무죄를 선고한 제1심 판결을 그대로 유지한 것은 수긍할 수 있다. 거기에 상고이유 주장과 같은 필요한 심리를 다하지 아니하여 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 산업기술보호법 제14조, 제36조에 관한 법리 등을 오해한 잘못이 없다. 나. 산업기술보호법 제36조 제2항 위반의 점 원심판결 이유를 적법하게 채택된 증거들에 비추어 살펴보면, 원심이 그 판시와 같은 이유를 들어 이 사건 공소사실 중 산업기술보호법 제36조 제2항 위반의 점에 대하여 무죄를 선고한 제1심 판결을 그대로 유지한 것은 수긍할 수 있다. 거기에 상고이유 주장과 같이 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 공동정범 등에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다. 다. 산업기술보호법 제38조 위반의 점 산업기술보호법 제38조는 “법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제36조 제1항부터 제3항까지의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.”라고 규정하고 있다. 형벌의 자기책임원칙에 비추어 볼 때 위 양벌규정은 법인이 사용인 등에 의하여 위반행위가 발생한 그 업무와 관련하여 상당한 주의 또는 관리감독 의무를 게을리 한 때에 한하여 적용된다(대법원 2011. 7. 14. 선고 2009도5516 판결 등 참조). 이러한 양벌규정에 따라 법인은 위반행위가 발생한 그 업무와 관련하여 법인이 상당한 주의 또는 관리·감독 의무를 게을리 한 과실로 인하여 처벌된다. 구체적인 사안에서 법인이 상당한 주의 또는 관리·감독을 게을리 하였는지 여부는 당해 위반행위와 관련된 모든 사정 즉, 당해 법률의 입법 취지, 처벌조항 위반으로 예상되는 법익 침해의 정도, 위반행위에 관하여 양벌규정을 마련한 취지 등은 물론 위반행위의 구체적인 모습과 그로 인하여 실제 야기된 피해 또는 결과의 정도, 법인의 영업 규모 및 행위자에 대한 감독가능성이나 구체적인 지휘·감독 관계, 법인이 위반행위 방지를 위하여 실제 행한 조치 등을 전체적으로 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2010. 4. 15. 선고 2009도9624 판결, 대법원 2010. 12. 9. 선고 2010도12069 판결 등 참조). 원심판결 이유를 위 법리 및 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 그 판시와 같은 이유를 들어 현장 엔지니어인 피고인 안AA의 산업기술 부정사용 및 공개행위를 방지하기 위하여 피고인 ○○○코리아 주식회사가 상당한 주의 또는 관리·감독을 게을리하였다는 점에 대한 증명이 부족하다고 보아 무죄를 선고한 제1심을 그대로 유지한 것은 수긍할 수 있다. 거기에 상고이유 주장과 같이 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 산업기술보호법 제38조에 관한 법리 등을 오해한 잘못이 없다. 2. 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(2013. 7. 30. 법률 제11963호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘부정경쟁방지법’이라고 한다) 위반에 대한 상고이유에 관하여 부정경쟁방지법 제18조 제1항 위반의 죄는 고의 외에 ‘부정한 이익을 얻거나 기업에 손해를 가할 목적’을 범죄성립요건으로 하는 목적범이다. 그 목적이 있었는지 여부는 피고인의 직업, 경력, 행위의 동기 및 경위와 수단, 방법, 그리고 영업비밀 보유기업과 영업비밀을 취득한 제3자와의 관계 등 여러 사정을 종합하여 사회통념에 비추어 합리적으로 판단하여야 한다(대법원 2007. 4. 26. 선고 2006도5080 판결, 대법원 2017. 11. 14. 선고 2014도8710 판결 등 참조). 원심판결 이유를 위 법리 및 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 그 판시와 같은 이유를 들어 이 사건 공소사실 중 부정경쟁방지법 위반의 점에 대하여 피고인 안AA, 김BB, 김CC, 이DD, 서EE, 이FF에 대해 ‘부정한 이익을 얻거나 기업에 손해를 입힐 목적’에 관한 증명이 부족하다고 보아 무죄를 선고한 제1심 판결을 그대로 유지한 것은 수긍할 수 있다. 거기에 상고이유 주장과 같이 필요한 심리를 다하지 아니한 채 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 부정경쟁방지법 제18조 제1항에 관한 법리 등을 오해한 잘못이 없다. 3. 피고인 안AA, 김BB, 김CC, 이DD에 대한 업무상배임죄에 대한 상고이유에 관하여 배임죄의 주체는 타인의 사무를 처리하는 신분이 있어야 한다. 여기에서 ‘타인의 사무를 처리하는 자’라 함은 양자 간의 신임관계에 기초를 둔 타인의 재산의 보호 내지 관리의무가 있음을 그 본질적 내용으로 하는 경우라야 한다. 따라서 그 사무가 타인의 사무가 아니고 자기의 사무이거나 단순히 타인에 대하여 채무를 부담함에 불과한 경우라면 본인의 사무로 인정될지언정 타인의 사무를 처리하는 자에 해당한다고 할 수는 없다(대법원 1984. 12. 26. 선고 84도2127 판결, 대법원 2008. 6. 26. 선고 2007도7060 판결 등 참조). 원심판결 이유를 위 법리 및 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 그 판시와 같은 이유를 들어 피고인 안AA, 김BB, 김CC, 이DD이 타인의 사무를 처리하는 자에 해당하지 않는다고 보아 무죄를 선고한 제1심 판결을 그대로 유지한 것은 수긍할 수 있다. 거기에 상고이유 주장과 같이 필요한 심리를 다하지 아니한 채 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 배임죄에서의 타인의 사무에 관한 법리 등을 오해한 잘못이 없다. 4. 결론 그러므로 상고를 모두 기각하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 대법관 김소영(재판장), 고영한, 권순일, 조재연(주심)