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    방법발명에도 특허권 소진이 인정됨을 명시한 대법원 판결

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  • [2019.07.29.] 


    대법원은 2019. 1. 31. 방법발명에 대해서도 물건발명과 마찬가지로 특허권 소진을 명시적으로 인정하는 판결을 선고하였습니다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017다289903 판결).


    특허권 소진은 특허권자 또는 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 해당 특허발명이 구현된 물품을 시장에 유통시킨 경우, 특허권의 효력은 그 이후 양수인 또는 전득자가 해당 물품을 사용, 양도하는 등의 행위에 미치지 않는다는 이론입니다.


    한편, '특허법' 제2조제3호는 발명을 '물건의 발명'(이하 "물건발명"), '방법의 발명', '물건을 생산하는 방법의 발명'(이하 총칭하여 "방법발명")으로 구분하고 있는데, 물건발명의 경우 특허권 소진이 적용된다는 점에 대하여는 학계 및 실무의 견해가 일치되어 있었습니다. 그러나, 방법발명의 경우에도 특허권 소진이 적용되는지에 대하여는 논란이 있었습니다.


    대법원은 본 판결에서, 방법발명에 대해서도 "특허권자 등이 우리나라에서 그 특허방법의 사용에 쓰이는 물건을 적법하게 양도한 경우로서 그 물건이 방법발명을 실질적으로 구현한 것이라면, 방법발명의 특허권은 이미 목적을 달성하여 소진되었으므로, 양수인 등이 그 물건을 이용하여 방법발명을 실시하는 행위에 대하여 특허권의 효력이 미치지 않는다"고 판시하여 방법발명에 대하여도 특허권 소진이 적용된다는 점을 명확히 하였습니다.


    대법원은 이러한 '실질적 구현 여부'의 판단은, "사회통념상 인정되는 그 물건의 본래 용도가 방법발명의 실시뿐이고 다른 용도는 없는지 여부, 그 물건에 방법발명의 기술사상의 핵심에 해당하는 구성요소가 모두 포함되었는지 여부, 그 물건을 통해서 이루어지는 공정이 방법발명의 전체 공정에서 차지하는 비중 등"을 종합적으로 고려하여 사안별로 구체적·개별적으로 판단해야 한다고 판시하였습니다.


    대법원은 본 판결을 통해 방법발명에 대해서도 물건발명과 마찬가지로 특허권 소진이 적용된다는 점을 명확히 하였습니다. 즉, 방법발명의 경우에도 "방법발명이 실질적으로 구현된 물건"을 특허권자 등으로부터 적법하게 양수한 양수인 및 전득자가 해당 물건을 자유롭게 사용, 양도 등을 할 수 있다는 점이 확인되었습니다.



    양영준 변호사 (yjyang@kimchang.com)

    장덕순 변호사 (ducksoon.chang@kimchang.com)

    이인재 변호사 (injae.lee@kimchang.com)