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    [판결](단독) 특허이용 계약 후 ‘발명 무효’… 그간 사용료는 내야

    계약 이행불능 상태 등 별도 무효사유 없는 한
    실시계약이 유효한 동안의 실시료는 지급해야

    손현수 기자 boysoo@lawtimes.co.kr 입력 :
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  • 특허발명 이용에 관한 계약을 맺은 후 해당 특허가 무효로 확정됐더라도, 무효 확정 전까지 이용에 대한 실시료는 청구할 수 있다는 대법원 판결이 나왔다.

     

    대법원 민사3부(주심 김재형 대법관)는 A사가 B사를 상대로 낸 손해배상소송(2018다287362)에서 원고일부승소 판결한 원심을 확정했다.

     

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    특허권자인 A사는 2011년 B사와 발명에 관한 통상실시권 계약을 맺었다. B사는 그해 7월 A사가 발명한 금형(金型)을 넘겨받아 제품을 생산·판매했고, 그 대가로 2014년 3월까지 33개월간 A사에 매달 650만원을 지급했다. 이후 A사는 2014년 5월 B사에 "2014년 3월분 이후 실시료를 지급하지 않으므로 발명에 관한 통상실시권 허락 계약을 해지한다"고 통지했다. 한편 B사는 2015년 12월 A사를 상대로 특허심판원에 특허등록무효심판을 청구했으나 기각당하자 법원에 소송을 냈다. 법원은 2018년 8월 "A사의 특허권은 진보성이 부정돼 무효"라고 판결했다. 이에 A사는 B사에 "2014년 3월부터 5월까지 미지급실시료와 지연손해금과 부정경쟁행위 및 불법행위에 따른 손해배상금 등을 달라"며 소송을 냈다. 

     

    재판부는 "특허가 무효로 확정되면 특허권은 처음부터 없었던 것으로 간주된다"면서도 "그러나 특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약대상인 특허권이 무효로 확정된 경우, 계약 체결 시부터 (특허권이) 무효로 되는지는 별개로 판단해야 한다"고 지적했다.

     

    대법원, 원고승소 원심확정

     

    그러면서 "계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아니라면 체결된 계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수 없다"며 "특허 무효가 확정된 때로부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다"고 설명했다.

     

    재판부는 "따라서 특허발명 실시계약 체결 이후 특허가 무효로 확정됐더라도 계약이 원시적 이행불능 상태 등 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자는 원칙적으로 특허발명 실시계약이 유효한 기간 동안 실시료의 지급을 청구할 수 있다"고 밝혔다.

     

    앞서 2심은 "B사는 2달 20일여치 미지급 실시료 1700여만원을 지급하라"고 판결했다.


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