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    [신 피터경섭이 본 국제 지재권 분쟁] 미국특허분쟁의 부정행위 방어 (2)

    미국특허분쟁의 부정행위 방어 (2)

    침해피의자가 출원자의 부정행위를 침해소송방어로 사용하려면 (1)누락·제출된 관련 정보의 중요성과 (2)출원자의 의도를 증명해야 한다. 관련 정보의 중요성 관련 판결들을 성문화한 37 C.F.R. §1.56은 모든 관련정보는 중요한 것으로 여긴다. 예외는 해당 정보가 USPTO에 이미 제출된 다른 자료들과 누적되지 않았고 (1)누락된 해당 정보 자체나 다른 정보와 연계해서 청구항의 비 특허적절성 증명의 일단의 사건(prima facie case)이 아니거나, 또는 (2)PTO의 비 특허적절성 논쟁에 반대나 본인의 특허적절성 주장을 부정·모순되지 않아야만 한다. 결국 누적된 모든 정보는 부정행위의 중요도에 해당하는 가장 넓은 범위로 보기 때문에 American Hoist v. Sowa (Fed. Cir

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    미국 Patent Attorney
    [신 피터경섭이 본 국제 지재권 분쟁] 미국특허분쟁의 부정행위 방어 (1)

    미국특허분쟁의 부정행위 방어 (1)

    미국 형평법의 특허관련 부정행위는 쟁점 특허의 출원자가 출원과정에서 USPTO를 상대로 한 부정행위를 징벌하는 것으로 그 결과는 특허무효까지 될 수 있으며 이렇게 무효된 특허는 재출원 할 수 없다. 반면 특허남용(misuse)은 특허권에 속하지 않은 권리행사로서 특허무효까지는 되지 않지만 특정 침해피의자에게는 적용할 수 없고, 남용행위를 중지하면 특허효력은 유지된다. 정보 개시 의무 등 위반 그 결과는 특허 무효까지 무효된 특허, 재출원 못해 부정행위는 제출하지 않은 정보들에 따라서 3가지로 나뉜다. 첫째는 사기 또는 정보개시 의무의 위반으로서, 중대한 허위 진술, PTO를 속일 목적의 누락행위, 잘못된 정보나 오도할 수 있는 정보 또는 부적절한 정보 제공행위, 제공해야만 하는 정보의

    법무법인 바른
    미국 Patent Attorney
    [신 피터경섭이 본 국제 지재권 분쟁] 미국의 특허남용 판단기준 (2)

    미국의 특허남용 판단기준 (2)

    아래는 그 동안의 판례에서 나온 특허남용으로 판결된 행위들이다. (1) 비특허 제품 끼워 팔기 (tie-in) BIC Leisure Prod. v. Windsurfing International (1985) (2) 상대방 특허 무상허가 조건 (grant-back) (3) 특허제품 재판매의 제한(resale restriction) (4) 특허권 범위에 속하지 않는 행위의 제한 (5) 다른 특허권자의 특허 라이선스 거부 요구 Morton Salt v. G.S. Suppiger (1942) (6) 포괄적 라이선스의 강요 Zenith Radio v. Hazzeline Research (1969) (7) 비특허 제품에 대한 특허료 지불 조건 (8) 특허된 공정으로 제조한 비특허 최종제품의 제한 (9) 특허제품의 가격

    법무법인 바른
    미국 Patent Attorney
    [신 피터경섭이 본 국제 지재권 분쟁] 미국의 특허남용(misuse) 판단기준 (1)

    미국의 특허남용(misuse) 판단기준 (1)

    특허권은 배타적 독점권리 이지만 형평법리에 어긋날 정도로 남용을 하는 경우에 불공정행위로 간주되어 특허권 행사를 금지할 수 있다. 그러나 특허자체가 권리행사 불능이 되는 것은 아니고, 남용행위가 중지되면 권리행사는 다시 할 수 있다. 이는 특허 자체의 문제가 아니라, 특허권 행사와 관련한 불공정행위를 형평법리에 따라서 규제하기 때문이다. 남용 증명은 침해피해자가 해당 기준 법조문에는 없어 실제 소송에서는 논란 많아 특허남용을 정의한 35 U.S.C. §271(d)는 '열거된 행위를 하면 특허 남용이 아니다'라는 부정 형태로 되어있는데, (1)특허권자의 허가 없이 특허발명 실시는 기여침해이므로 관련 사용료를 받는 행위 (2)1번 같은 상황에 사용료 대신 실시권을 부여하는 행위

    법무법인 바른
    미국 Patent Attorney
    [신 피터경섭이 본 국제 지재권 분쟁] 미국 영업비밀 제도 (2)

    미국 영업비밀 제도 (2)

    영업비밀 관리 증명에는 특별한 기준이 없고, 제3자가 정보취득이 불가능할 정도의 방어망 구축 여부로 판단한다. 또한 영업비밀 소유자의 보호대상 정보 지정과 제3자에게 쟁점정보가 사유재산임을 통보 및 합리적으로 예상할 수 있는 침입에 대한 보호 노력 여부로 판단한다. 게이트, 알람, 경비원, 퇴·재직 직원의 보호유지서약, 주기적인 주요서류 파기 등 합리적인 보호노력 정도는 업무지장, 과대경비 등이 아닌 경비 대비 혜택의 수준으로 판단한다. 관련소송에서 영업비밀 공개가 필요하면, 법원은 이를 비공개(in camera) 또는 공개제한을 포함한 보호명령(protective order)을 통해서 한다. 관리증명에 특별 기준 없고 영업비밀 부당취득 판단은 취득방법·신뢰관계가 기준  

    법무법인 바른
    미국 Patent Attorney
    [신 피터경섭이 본 국제 지재권 분쟁] 미국의 영업비밀 제도 (1)

    미국의 영업비밀 제도 (1)

    약제(藥劑)와 염색 재료 정보의 부당취득을 형평법으로 규제한 19세기 영국 판례를 따른 미국 영업비밀법은 1979년 Uniform Trade Secret Act(UTSA)와 1993년 3차 부정경쟁방지법 Restatement를 통해서 성문법 체제를 갖춘다. 하지만 양 법령 모두 주(州)정부의 독자적인 UTSA 채택권을 부여하고 (현재 47개 주와 D.C., 푸에르토리코, 버진아일랜드 영(領)이 채택했다), 기술변화, 직원들의 이직, 글로벌 경쟁심화 등의 시대에 따라 변화하는 영업비밀 작용요소들을 반영하기 위해서 판례의 중요성을 강조한다. 미국의회는 1996년 '경제스파이법'(Economic Espionage Act)을 제정하면서 영업비밀 부당취득을 연방형법 범법행위로 정하고, 벌금과 구금 그리고 형사법적 재

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    중국 법률시장의 국제중재기관에 대한 개방 움직임

    중국 법률시장의 국제중재기관에 대한 개방 움직임

    중국에서 외국기업이 선택할 수 있는 분쟁해결방식이 다양화될 것으로 보인다. 중국최고인민법원이 최근 외국중재기관에 의한 중국 내 중재에 대해서도 그 효력을 인정한다는 입장을 밝혔기 때문이다. 과거 외국중재기관이 중국을 관할지로 진행하는 중재의 효력에 대해 부정적인 태도와 비교할 때 확연히 달라진 모습이다. 이러한 입장 변화에 대해 잘 알려져 있지는 않지만, 외국인투자자 입장에서는 중국 내 중재 시 반드시 중국중재기관만 선택하여야 했던 상황에서 외국중재기관도 선택할 수 있게 되므로, 이는 앞으로 전체 중국중재서비스시장의 구도를 바꾸어놓을 수도 있을 만큼 중요한 의미가 있다. 중국최고인민법원이 지난해 3월 발간한 중국 '섭외상사해사재판지도(, 제26호)'에는 '신청인 안휘성 롱리더 포장인쇄유한공사와 피신청인

    홍송봉 중국변호사(법무법인(유한) 태평양)
    [신 피터경섭이 본 국제 지재권 분쟁] 미국의장(trade dress)관련 오해(2)

    미국의장(trade dress)관련 오해(2)

    6위. 관련 제품의 기능만이 기능성(functional) 의장으로 지재권 취득불가이다. 연방대법원이 판단한 기능성 의장은 (1) 관련 제품의 제조 목표나 사용에 필수적이거나, 관련경비나 품질에 영향이 있는 것 Inwood Labs v. Ives Labs (1982), (2) 디자인이 관련제품 사용에 이점을 주는 Trafix Devices v. Marketing Displays (2001) 것들이다. 대법원이 밝힌 기능성 의장의 불허사유는 "모방은 경쟁의 기본이고 모방을 통한 기능 발전은 사회적 혜택이 있다. 특허법 범위에 속한 기능을 의장으로 보호해주면 유효기간은 무한대가 될 수 있고 특허 시스템의 기본취지가 무색해진다." 7위. 심미적(esthetic) 의장은 기능성 의장이 아니다. 발렌타

    법무법인 바른
    미국 Patent Attorney
    [신 피터경섭이 본 국제 지재권 분쟁] 미국 의장(trade dress) 관련 오해 (1)

    미국 의장(trade dress) 관련 오해 (1)

    1위. 아무것이나 미국 의장이 될 수 있다 Two Pesos v. Taco Cabana (1992)의 연방대법원은 의장은 독특하고(distinctive) 비기능성(nonfunctional)이며 원천식별(source identifying) 가능한 모든 것을 포함한다고 판결했다. 하지만 냄새는 향수 등 냄새가 상품인 경우만 가능하다. SKT의 "딴딴따단딴" 등의 원천식별 가능한 소리는 독특함과 일반인들이 의장에 대해 가진 2차적 의미만 있으면 가능하다. 맛은 주관적이고 시음이전에는 원천식별을 할 수 없기에 의장이 될 수 없다. 2위. 미국 의장 소유권은 미국특허상표청(USPTO) 등록을 해야만 한다. 특허, 상표, 저작권, 영업비밀의 4대 지재권 중에 소유권 인정을 위해 정부기관 등록이 필요한

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    [신 피터경섭이 본 국제 지재권 분쟁] 美 국제무역위원회(ITC) 제소 과정(2)

    美 국제무역위원회(ITC) 제소 과정(2)

    ITC는 대통령에게 최종결정을 보고하고, 대통령은 최종결정 통지 수령 후 60일내 정책적 판단에 근거해서 거부권을 행사할 수 있다. 대통령이 거부권을 행사하지 않거나 ITC의 결정을 추인하는 경우에 ITC의 결정은 최종적인 효력을 가진다. ITC의 최종결정은 연방지방법원의 1심판결과 동등하게 취급되어, 그 결정에 불복하는 경우에 연방항소법원(CAFC)에 60일 내에 항소할 수 있다. CAFC 항소는 행정심판에 대한 불복이므로 항소 당사자는 불복하는 자가 원고로 ITC가 피고가 되며, ITC 제소 승소자도 재판에 참여할 수 있다. ITC 제소는 행정절차 최종결정 불복할 경우 60일 내 CAFC에 항소   ITC제소와 특허침해소송을 비교해 보면, ITC제소는 행정절차이므로

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    [신 피터경섭이 본 국제 지재권 분쟁] 미국 국제무역위원회 제소 과정(1)

    미국 국제무역위원회 제소 과정(1)

    삼성전자 제품 수입배제 명령에 오바마 대통령이 거부권을 행사하지 않아서 유명해진 준사법 행정기관인 ITC는 지식재산권 침해품 수입 등의 불공정행위 관련 수입 배제명령(exclusion order)과 중지명령(cease and desist order) 및 압류조치를 할 권한이 있다. ITC제소 신청을 하려면 침해자의 특허침해 등의 불공정 무역 행위와 수입품 관련 미국산업의 존재를 입증해야 한다. 미국산업 존재여부는 미국 내 관련제품 제조, 쟁점특허 실시권자들의 미국 내 활동, 현재 미국 내 엔지니어링·연구개발 진행, 미국 내 쟁점특허 실시관련 상당한 투자와 고용 여부 등의 4가지 형태로 조사한다. 제소 30일 내 조사개시 결정 피소자는 20일 내 답변 제출 조사 일정 통상 12~15 개

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    [신 피터경섭이 본 국제 지재권 분쟁] 증거개시에서 변호사의 비밀특권

    증거개시에서 변호사의 비밀특권

    미국민사소송에서 가장 특징적인 것은 증거개시(discovery)이다. 소송당사자는 상대방이 요구하는 소송 관련 모든 직간접적 자료를 제출해야 하고 그 대상은 소송과 관련이 있고 비밀특권이 없는 모든 것들이다. 한 판례에서 '소송 관련' 범위는 증거능력 있는 증거는 물론 이를 기초로 증거능력 있는 다른 증거를 발견할 수 있다면 증거개시 대상이 된다고 판결했다. 그러므로 소송당사자들의 매출실적, 특허품의 상업적 성공 관련 독특성과 시장성 자료, 피의품 매출자료, 특허발명 관련시장에서 오랫동안 해결치 못했던 문제, 당업자의 기술수준 증명자료, 특허발명의 진보성 자료 등도 증거개시 대상이 된다. 법적의견 등 얻기 위한 변호사와 의뢰인 사이 서류·통신 등 보호 받아 그렇다고 모든 것이 다 증거

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