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    [신 피터경섭이 본 국제 지재권 분쟁] 미국 국제무역위원회 제소 과정(1)

    미국 국제무역위원회 제소 과정(1)

    삼성전자 제품 수입배제 명령에 오바마 대통령이 거부권을 행사하지 않아서 유명해진 준사법 행정기관인 ITC는 지식재산권 침해품 수입 등의 불공정행위 관련 수입 배제명령(exclusion order)과 중지명령(cease and desist order) 및 압류조치를 할 권한이 있다. ITC제소 신청을 하려면 침해자의 특허침해 등의 불공정 무역 행위와 수입품 관련 미국산업의 존재를 입증해야 한다. 미국산업 존재여부는 미국 내 관련제품 제조, 쟁점특허 실시권자들의 미국 내 활동, 현재 미국 내 엔지니어링·연구개발 진행, 미국 내 쟁점특허 실시관련 상당한 투자와 고용 여부 등의 4가지 형태로 조사한다. 제소 30일 내 조사개시 결정 피소자는 20일 내 답변 제출 조사 일정 통상 12~15 개

    법무법인 바른
    미국 Patent Attorney
    [신 피터경섭이 본 국제 지재권 분쟁] 증거개시에서 변호사의 비밀특권

    증거개시에서 변호사의 비밀특권

    미국민사소송에서 가장 특징적인 것은 증거개시(discovery)이다. 소송당사자는 상대방이 요구하는 소송 관련 모든 직간접적 자료를 제출해야 하고 그 대상은 소송과 관련이 있고 비밀특권이 없는 모든 것들이다. 한 판례에서 '소송 관련' 범위는 증거능력 있는 증거는 물론 이를 기초로 증거능력 있는 다른 증거를 발견할 수 있다면 증거개시 대상이 된다고 판결했다. 그러므로 소송당사자들의 매출실적, 특허품의 상업적 성공 관련 독특성과 시장성 자료, 피의품 매출자료, 특허발명 관련시장에서 오랫동안 해결치 못했던 문제, 당업자의 기술수준 증명자료, 특허발명의 진보성 자료 등도 증거개시 대상이 된다. 법적의견 등 얻기 위한 변호사와 의뢰인 사이 서류·통신 등 보호 받아 그렇다고 모든 것이 다 증거

    법무법인 바른
    미국 Patent Attorney
    [신 피터경섭이 본 국제 지재권 분쟁] 청구항 해석 후 송무 변호사의 업무

    청구항 해석 후 송무 변호사의 업무

    청구항 해석(claim construction)은 미국특허침해소송만의 특별한 절차로서, 법원이 당사자가 제출한 자료들로 청구항 의미와 범위를 확정하는 절차다. 관련 발명의 이해 능력이 필요한 청구항 해석은 대부분 Patent Agent의 전문분야이어서, 현실적으로 송무변호사가 할 수 있는 업무는 아니다. 하지만  청구항 해석 결과에 따라 대부분의 침해소송의 승패가 좌우되므로, 송무변호사는 특허 유·무효나 침해·비침해 관련 약식판결(summary judgment)로 소송 조기종결을 꾀할 수 있다. 청구항 해석은 특별 절차 해석 결과 따라 승패좌우 '특허침해' 약식판결 신청   약식판결은 소답, 진술서, 증거개시 자료 등의 검토 후 어떤 청구·항변사유 관련 중요한

    법무법인 바른
    미국 Patent Attorney
    EU의 동의의결 절차에 대한 실무적 소개

    EU의 동의의결 절차에 대한 실무적 소개

    동의의결 절차는 2004년에야 EU에 최초 도입된 이후 불과 수년만에 유럽집행위원회(이하 "집행위원회")의 경쟁정책 집행의 중요한 일부가 되었다. 동의의결 절차가 도입된 이래 집행위원회가 시정조치를 부과한 53건 중 34건이 동의의결 절차로 처리되었는바(2014년 2월 기준, 담합 제외), 구글의 인터넷 검색 및 광고 관련 조사, 애플 등의 전자책 관련 조사, 모토로라의 표준필수특허 관련 조사, 비자의 수수료 관련 조사 등 최근의 주요 사건 역시 동의의결 절차로 종결되었다. 집행위원회의 내부 인사들조차 동의의결 절차는 예외적 사건에서의 대체적 절차에 그칠 것이라고 예측하였을 정도로, 동의의결 제도의 성공적 정착은 누구도 예상하지 못한 것이었다. 동의의결 제도는 사업자가 경쟁법 위반에 관하여 자발적으로

    미셸 스트뤼스 변호사(Allen & Overy 브뤼셀/파리 사무소)
    [신 피터경섭이 본 국제 지재권 분쟁] 미국특허 침해소송과정 개요 (2)

    미국특허 침해소송과정 개요 (2)

    답변이 끝나면 상대방이 소유·인지한 사실·자료를 수집해서 사실판단에 필요한 증거를 확보하는 증거개시(discovery)를 한다. 일반적으로 법원은 사실심리전협의 기간부터 증거개시 기간 내내 화합(mediation)을 권고하고, 화합이 안되면 제출된 자료를 토대로 청구항해석(claim construction)을 한다. 청구항해석이 끝나면 쟁점특허의 범위와 침해여부가 어느 정도 밝혀지기에, 법원재량으로 약식판결(summary judgment)이나 잠정구제(provisional remedy)를 요구·명령 할 수 있다. 약식판결은 쟁점사실 확정 및 관련이슈 정리로 인해 불필요한 증거개시와 공판을 생략하고 해당이슈만을 판결하는 것이다. 잠정구제에는 가처분, 가압류(attachment), 도산관리제도(receiv

    법무법인 바른
    미국 Patent Attorney
    [신 피터경섭이 본 국제 지재권 분쟁] 미국 특허침해소송과정 개요 (1)

    미국 특허침해소송과정 개요 (1)

    미국특허침해소송은 기본적으로 민사소송으로 해당 조건과 기간 및 흐름이 매우 복잡하다. 이를 간략한 흐름표로 정리하면 아래와 같다.<표 참조> 모든 민사소송과 같이 미국특허 침해소송도 원고가 피고에게 소장(complaint) 송달(service)을 해야 시작된다. 물론 특허권자의 경고장(cease and desist letter)을 침해피의자가 받으면 소송 시작으로 취급하기도 하지만, 정확하게 표현하면 아직 소송이 일어난 것은 아니다. 소장에 침해된 특정 청구항 등의 구체적인 입증 필요는 없으며 보편적으로 매우 간결하게 기재한다. 때론 원고가 소장을 법원에 제출은 했지만 피고에게는 소장의 복사본만을 비공식 송부하는 경우가 있다. 이는 상대방을 교섭에 끌어들이기 위해 자주 사용되는 전략이며, 원

    법무법인 바른
    미국 Patent Attorney
    [신 피터경섭이 본 국제 지재권 분쟁] 외국 특허괴물의 특허침해소송 (2)

    외국 특허괴물의 특허침해소송 (2)

    강력한 쟁점특허 무효화 증거들을 확보한 K사는 A사의 침해소송과는 무관하게 미국 마케팅을 지속했고, B법인은 확보한 무효자료를 토대로 쟁점특허 무효심판과 소송중지신청의 강경한 답변을 미국대리인을 통해 A사에게 보냈다. 한편 재판적 증거개시에서 성공한 A사는 NDC연방법원에는 침해사실 증거개시 강제 신청과 동시에 K사에게는 특허라이센스 협상을 제안했다. 美특허소송 3~5년 걸려 연간 경비 1백만弗 소요 강·온대응 등 전략 필요   특허괴물은 (1)다수의 피의자를 제소해서 속전속결로 침해배상 첫 합의의 선례를 만들고, 나머지 피의자들에게 유사한 합의를 받아내는 '박리다매 전략'을 구사하며 (2)이런 사유로 소송남발과 조기합의 경향이 매우 심하다. 특허괴물들의 이런 성향들은

    법무법인 바른
    미국 Patent Attorney
    일본 '제이콤주식 誤發注' 사건에 관한 소고

    일본 '제이콤주식 誤發注' 사건에 관한 소고

    - 동경지방재판소 평성21. 12. 4 판결 - Ⅰ. 서론 2005년 일본 미즈호증권이 동경 Mothers (Market of the high-growth and emerging stocks) 시장에 신규 상장한 주식회사 제이콤 주식에 대해 주문실수를 하여 일본 주식시장을 일대 대혼란에 빠뜨렸던 사건(소위 '제이콤주식 誤發注사건')이 있었다. 미즈호증권은 동경증권거래소(이하 '동증')의 매매시스템의 하자로 취소가 되지 않아 거액의 손해를 입게 되었다며, 동증을 상대로 금414억엔의 손해배상을 청구하는 소송(이하 '본 소송')을 제기하였다. 본 소송에 관한 판결은 증권거래소의 역할과 시스템제공의무, 긴급한 상황에서의 거래소의 매매정지권 행사, 시스템제공자와 시스템개발자의 관계 등 증권거래와 관련된

    이연주 변호사(법무법인 충정)
    [신 피터경섭이 본 국제 지재권 분쟁] 외국 특허괴물의 특허침해소송 (1)

    외국 특허괴물의 특허침해소송 (1)

    미국시장에 진출한 국내기업 K사는 차량용 블랙박스 제조회사이다. 미국 특허괴물로 악명 높은 A사는 차량용 블랙박스 미국특허권자이다. A사는 K사 및 6개 관련업체들을 캘리포니아 북부연방지방법원(NDC연방법원)에 특허침해로 제소했다. K사는 공동피고인인 C사와 미국 L로펌을 공동소송대리인으로 선임했다. L로펌은 재판적(venue) 흠결로 소송각하 신청을 했지만, NDC연방법원은 A사의 합법적인 재판적 소유여부 관련 증거개시(discovery) 신청을 허락해 6개월 후 L로펌의 신청을 기각했다. 기각까지 K사가 L로펌에 지불한 수임료는 25만불이었다. 쟁점 특허의 자료 분석 법적조건 2개 결여 밝혀 '비침해' 판단 이끌어 내   미국 특허법은 연방법으로 관련소송은 연방지방법

    법무법인 바른
    미국 Patent Attorney
    [신 피터경섭이 본 국제 지재권 분쟁] 특허침해 경고장 받게 되면 (2)

    특허침해 경고장 받게 되면 (2)

    J사는 필자의 특허권자의 경고장 적시의무 회신을 무시하고 3개의 다른 미국특허를 추가한 2차 경고장을 보냈다. 필자가 총 12개의 J사 특허들의 청구항과 시카고 전시회에 전시한 K사의 진공비닐포장기기를 비교한 결과 3개만이 관련이 있어 보였다. 다시 필자는 쟁점인 특허 3개의 청구항 해석을 했고, 특허 1번의 청구항은 K사의 제품을 포함하지 않았지만 2,3번은 포함하는 것으로 판단했다. 특허권자들은 얼토당토않은 사유로 경고장을 보내는 경우가 허다하다. 하지만 특허전쟁 선전포고를 받은 경고장 수령자는 전쟁준비를 하는 것이 현명하다. 특허는 청구항(claim)으로 권한이 정의되므로 청구항과 침해피의품 비교가 모든 특허분쟁 대응의 첫째 단계가 된다. 법적으로 청구항은 관련기술의 통상 기술자가 이해할 수만 있

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    미국 Patent Attorney
    [신 피터경섭이 본 국제 지재권 분쟁] 특허침해 경고장 받게 되면(1)

    특허침해 경고장 받게 되면(1)

    필자가 25년간 살았던 시카고는 뉴욕, 라스베이거스와 함께 미국 3대 상권의 중심지로 거의 매주 각종 전시회가 열린다. 이 전시회들을 위해서 시카고를 찾는 국내기업도 전시회마다 70 여개에 이른다. 필자가 법률고문으로 있었던 시카고 총영사관, 중진공, KOTRA는 이 국내기업들을 대상으로 관련 주요미국법률 프리세미나(Pre-seminar)를 필자에게 맡겼다. 전시회 이틀째가 되면 참가기업의 4분의 1 정도가 미국 특허권자의 침해경고장(cease and desist letter)을 가지고 필자를 찾는다. 2004년 초, 시카고 조리기기 전시회에 참가한 음식 진공비닐포장기기 제조회사인 국내기업 K사는 비닐포장기술 관련 미국특허들을 소유한 일본기업 J사로부터 경고장을 받았다. J사는 9개 특허를 나열했지만

    법무법인 바른
    미국 Patent Attorney
    [신 피터경섭이 본 국제 지재권 분쟁] 한국 변호사의 업무범위는?

    한국 변호사의 업무범위는?

    "국제지재권분쟁은 폭증하는데, 한국 변호사인 저는 할 일이 없네요." 필자는 지난 5년간 KAIST 전임교수로 일했다. 부족하지만, '미국 특허전문가'라는 타이틀 덕에 10개가 넘는 타 대학 대학원에서 강의할 기회를 얻었다. 수강생들의 상당수는 현직 판검사, 변호사들이었다. 이들은 늘 자신은 국내 법조인이기에 국제지적재산권 분쟁에 참여할 수 없다고 공통적으로 푸념한다. 그 이유는 (1) 분쟁 중인 국가의 지재권법 구조와 분쟁 형태에 대한 무지 (2) 관련 지재권 분쟁 경험 부재 (3) 현지 업무를 분담할 현지 전문가 지인 부재 (4) 관련 외국어 및 외국 지재권 법률용어 무지 등의 순으로 대동소이하다. 그런데 이런 문제들은 조금만 들여다보면 본인이 노력하거나 관련 전문가들과 협업을 하면 충분히 해결할

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