스타벅스가 판매하는 커피 '스타벅스 더블샷(STARBUCKS DOUBLESHOT)'은 상표로 인정할 수 없다는 판결이 나왔다. 서울고법 민사5부(재판장 권택수 부장판사)는 24일 미국 스타벅스커피컴퍼니가 ㈜남양유업을 상대로 낸 상표권침해 금지소송 항소심(2013나32132)에서 1심과 같이 원고패소 판결했다. 재판부는 판결문에서 "더블샷이 에스프레소 커피뿐만 아니라 에스프레소 기반의 커피에도 쓰이면서 보통보다 진한 커피라는 의미로 사용된다"며 "더블샷 상표에 대해 두 배의 농도를 가질 정도의 진한 커피를 의미하는 것으로 직감되지, 상품의 식별표지로 볼 가능성은 높아보이지 않는다"고 밝혔다. 또 "더블샷 부분이 수요자에게 널리 인식돼 식별력을 취득했거나 주지성을 인정할 수 없어 부정경쟁행위도 되지 않는다"며 "상표가 광고와 매출로 주지성을 취득하게 된 것은 더블샷 부분이 아니라 상품에 사용된 스타벅스 로고나 'STARBUCKS'부분이라고 봐야 한다"고 덧붙였다. '스타벅스 더블샷(STARBUCKS DOUBLESHOT)'을 상표로 출원해 2006년부터 캔커피를 판매해온 스타벅스는 남양유업이 '더블샷' 이름을 딴 커피를 판매하자 상표권을 침해했다며 지난해 11월 소송을 냈다.

W호텔의 빨간색 'W'마크는 W호텔만의 고유표장이라는 법원결정이 나왔다. 이에 따라 'Lounge W'라는 이름으로 웨딩홀을 운영하던 업체는 이름에서 빨간색 'W'마크를 사용할 수 없게 됐다. 서울중앙지법 민사50부(재판장 최성준 수석부장판사)는 W워커힐호텔의 해외본사가 "호텔과 비슷한 예식장업에 W마크를 사용해 소비자들에게 호텔관련 업체로 혼동을 주고 있다"며 강남역에서 'Lounge W'라는 이름으로 예식장업을 하는 안모씨를 상대로 낸 상표등 사용금지가처분 신청사건(2009카합4133)에서 지난 19일 일부인용결정을 내렸다. 재판부는 결정문에서 "W는 적어도 서울을 포함한 경기지역에서 호텔을 이용하고자 하는 수요자들 사이 및 호텔업계에 널리 알려져 주지성을 취득했다고 볼수 있다"며 "일반적으로 대규모 호텔을 운영하는 경우 객실임대영업과 더불어 예식장 및 각종 연회장을 임대하면서 행사를 대행해 주는 것이 호텔업계의 일반적인 영업형태인 만큼 일반 수요자들로서는 W호텔과 피신청인의 'Lounge W'가 자본, 조직 등에 있어서 밀접한 관계가 있다고 영업출처를 혼동할 우려가 있다"고 밝혔다. 재판부는 이어 "W호텔은 2004년경 서울 광진구에 신축될 무렵부터 'W'를 사용하기 시작했고 각종 언론매체 및 잡지광고, 홍보책자 등을 통해 국내 소비자들에게 홍보하기 위해 광고비를 35억여원 지출했다"며 "또 해외여행잡지에 의해 한국 최고의 호텔 또는 아시아 최고의 비지니스호텔 베스트25 등에 선정되기도 했다"고 덧붙였다. 재판부는 그러나 "신청인이 피신청인의 'loungew'를 포함하는 도메인이름의 사용금지를 구하는 것은 사용금지를 구하는 범위가 명확하지 않을 뿐만 아니라 W호텔의 영업표지와 유사하지 않다고 볼 여지가 크다"며 받아들이지 않았다.

‘GS생활건강’은 ‘LG생활건강’과 혼동될 우려가 있으므로 이 상표를 부착한 샴푸 등을 판매할 수 없다는 판결이 나왔다. 서울중앙지법 민사13부(재판장 민유숙 부장판사)는 지난달 21일 (주)LG생활건강과 (주)GS 홀딩스가 “LG생활건강 혹은 GS그룹의 계열사인 것처럼 혼동케 했으니 각각 1억원씩을 배상하라” 며 샴푸·린스 등을 제조·판매하는 업체인 (주)GS생활건강과 경영자인 박모씨를 상대로 낸 제조판매금지등 청구소송(2008가합112990)에서 “GS생활건강 상호사용을 중지하고 각 5,000만원씩을 배상하라”며 원고 일부승소 판결을 내렸다. 재판부는 판결문에서 “지에스생활건강은 LG그룹에서 GS그룹이 분할돼 나간 이후 그 상호를 (주)파인죠이에서 (주)GS생활건강으로 변경한 뒤 샴푸, 린스 등 생활용품에 서비스표를 부착해 제조, 판매하고 있다”며 “이런 행위는 소비자들이 LG그룹과 GS그룹의 분할과정에서 LG그룹의 계열사인 ‘LG생활건강’이 ‘GS생활건강’으로 변경된 것으로 오인케 해 GS생활건강이 제조·판매하고 있는 제품이 마치 LG생활건강이 제조·판매하고 있는 제품인 것처럼 혼동을 주고 있으므로 부정경쟁방지법상 영업주체 혼동행위에 해당한다”고 밝혔다. 재판부는 이어 “원고 지에스홀딩스는 2004년7월 무렵부터 영문자 2개를 나열한 ‘GS(지에스)’라는 표장을 사용했다”며 “단기간에 집중적인 광고와 홍보 등을 통해 피고 지에스생활건강이 상호를 변경한 2005년12월께에는 ‘GS(지에스)’는 이미 국내의 소비자 또는 거래자와 일반 대중에게 널리 알려져 GS그룹의 영업표지로서 주지성을 취득했다고 봄이 상당하다”고 덧붙였다. 재판부는 또 “원고 엘지생활건강과 피고 지에스생활건강 사이의 업종의 중복 및 제품의 외관상의 유사성 등에 비춰 보면 일반인으로서는 피고들의 영업을 원고 엘지생활건강이나 GS그룹의 계열회사의 영업으로 오인할 가능성이 있다”며 “피고들로서도 그와 같은 상호의 사용으로 원고들의 축적된 신용이나 명성이 피고 지에스생활건강의 영업을 원고 엘지생활건강이나 GS그룹의 계열회사의 영업으로 오인시키려는 의도가 있었다고 추인할 수 있다”고 설명했다. 기존의 LG그룹이 2004년 LG그룹과 GS그룹으로 분할되면서 기존 LG그룹의 계열사였던 LG칼텍스, LG홈쇼핑, LG유통이 원고 지에스홀딩스의 계열사로 편입됐다. 그후 상호를 각각 GS칼텍스, GS홈쇼핑, GS리테일로 변경했다. 피고 지에스생활건강은 LG그룹이 분할된 후인 2005년12월 상호를 (주)파인죠이에서 (주)지에스생활건강으로 변경한 후 현재까지 엘지생활건강이 판매하는 제품과 동종인 삼푸, 린스 등을 판매하고 있다. 이에 원고 엘지생활건강은 서비스표 사용금지와 함께 손해를 배상하라며 소송을 냈다.

상품의 ‘용기’나 ‘포장’도 그 자체만으로 저작권의 대상이 될까. 현행 부정경쟁방지법 제2조 제1호 자목(이하 자목)에 의하면 상품의 ‘형태’는 보호대상이지만 ‘용기나 포장’은 언급하지 않고 있어 보호대상인지 여부가 명확하지 않다. 대법원판례는 이 경우 원칙적으로 상품의 용기나 포장을 저작권의 대상으로 보고 있지 않으면서도 다만 일정한 요건 하에 상품의 용기나 포장도 상품의 형태에 포함될 수 있다고 엄격히 해석하고 있다. 이에따라 부정경쟁방지법상 보호대상인 상품의 형태로 볼 수 있는지, 아니면 용기나 포장에 지나지 않는지에 관해 합리적이고 객관적인 기준이 마련돼야 한다는 지적이 제기되고 있다. ◇ 포장을 뜯지 않으면 ‘상품의 형태’?= 대법원은 지난해 10월 우리에게 친숙한 ‘마가렛트’ 쿠키를 만드는 롯데가 비슷한 포장박스를 사용한 ‘마로니에’ 쿠키를 만든 오리온제과를 상대로 낸 소송(2006마342)에서 직육면체 상자모양인 마가렛트 ‘포장’을 ‘상품의 형태’로 봤다. 재판부는 판결문에서 “포장을 뜯지 않으면 그 내용물이 실제로 외관에 나타나지 않는다”며 “그럴 경우 포장은 마가렛트 상품 자체와 일체로 돼있어 마가렛트 포장은 ‘상품의 형태’에 포함된다”고 판시했다. 그러나 이에 대해 서울고법의 한 부장판사는 “과연 그 상품의 포장이 그 상품자체와 일체로 돼 있다고 할 수 있는지 의문이다”라며 “그런 논리라면 포장을 뜯지 않으면 그 내용물이 실제로 외부로 나타나지 않을 경우, 포장 대부분은 ‘상품의 형태’에 포함되는 불합리한 결과가 된다”고 말했다. 그는 이어 “상품의 형태와 단순한 포장을 구별할 수 있는 합리적인 기준이 마련돼야 한다”고 말했다. ◇ 내용물과 일체성, 쉽게 불리할 수 없어야= 그렇다면 외국의 경우는 이를 어떻게 구별할까. 일본 오사카지방재판소는 “상품의 형태는 통상 상품 자체의 형상, 모양, 색채 등을 의미한다”며 “용기나 포장 등이나 상품에 부착된 설명서의 경우 원칙적으로는 상품의 형태에 포함되지 않지만 상품 자체와 일체가 돼 있고 상품 자체와 용이하게 떼어낼 수 없는 모양으로 결합돼 있는 경우에는 ‘상품의 형태’에 포함돼야 한다”고 하고 있다. 음료수병이나 향수병 같이 액체로 돼 있어 자체의 형태가 없이 용기의 형태에 의존하는 상품들은 언제나 용기와 함께 사용되고 있기 때문에 ‘상품의 형태’에 포한된다고 볼 수 있다. 이에 관해서는 우리 대법원판례도 “상품의 형태라고 함은 일반적으로 상품 자체의 형상·모양·색채·광책을 말한다”며 “상품의 용기나 포장이 당연히 포함되는 것은 아니지만 상품 자체와 일체로 돼 있어 용기·포장의 모방을 상품 자체의 모방과 실질적으로 동일시할 수 있는 경우에는 상품의 형태에 포함된다”고 판단했다. ◇ 형사처벌 규정없어= 상품의 형태나 모양에 관한 디자인은 그 침해가 빈번함에도 라이프사이클이 짧아 주지성(‘국내에서 널리 인식된’) 획득을 요건으로 한 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목만으로는 충분한 보호가 이뤄지지 않았다. 이에 우리나라도 일본의 부정경쟁방지법 규정(이른바 dead copy 조항)을 참고해 2004년 ‘자목’을 신설했다. 이에따라 다른 부정경쟁행위와 마찬가지로 부정경쟁행위의 금지 또는 예방청구, 손해배상청구, 신용회복청구를 할 수 있다. 다만 가목에서부터 사목에 이르는 부정경쟁행위와 다르게 형사처벌규정은 입법에서 제외됐다. 이에 대해 한 부장판사는 “다른 항목 유형의 부정경쟁행위와 달리 3년 이하의 징역이나 2~10배까지 벌금을 물을 수 있는 벌칙규정 적용에 있어 ‘자목’의 유형은 제외하고 있다”며 “본질적인 차이가 없음에도 형사처벌 규정에서 제외하는 것은 ‘자목’위반행위를 더 방치하는 것”이라고 지적했다.

인터넷에서 판매되는 유사상품의 상표권 침해에 대해 '오픈마켓' 운영자에게 배상책임이 없다는 법원판결이 나왔다. 일반 매장과 달리 인터넷을 매개로 수많은 판매자가 거래에 참여하는 오픈마켓의 특성을 고려한 것으로, 사이버 쇼핑몰의 배상책임에 대한 국내 첫 판결이다. 서울중앙지법 민사13부(재판장 이균용 부장판사)는 최근 케이투코리아가 인터넷 오픈마켓 인터파크를 상대로 제기한 부정경쟁행위금지 등 청구소송(2006가합46488)에서 원고패소 판결을 내렸다. 재판부는 판결문에서 "'K2'와 유사한 물건을 판 것은 부정경쟁행위지만 인터파크에는 이들 상품 정보의 입력을 미리 차단할 구체적 수단이 없다"며 "운영자가 상표권 침해행위의 주체가 아니고 실제 침해여부를 판단하기도 어려우며 제품에 대해 책임지지 않는다고 미리 알렸으므로 배상책임이 없다"고 밝혔다. 재판부는 이어 "오픈마켓에는 수많은 물건이 판매되고 상표권 침해 가능성이 항상 존재하지만 그런 개연성만으로 운영자가 제품을 일일이 검색해 삭제하도록 주의의무를 부담시킬 수는 없다"며 "부정경쟁행위 사실을 알았거나 알 수 있었다고 인정할 상당한 이유가 있어야 하며 이를 막을 구체적인 수단을 가진 경우에만 운영자가 상표권 침해방지의무를 지닌다"고 덧붙였다. 재판부는 또 "인터파크가 케이투의 요청으로 몇 차례 판매를 중단시켰고 대법원판결 이후에는 자체 검색을 통해 유사품 유통을 막고 있는 점을 함께 고려하면 운영자로서의 의무를 다 한 것으로 판단된다"고 설명했다. 1996년 설립된 케이투는 'K2'나 '케이투' 표시를 한 등산용품을 판매하다 2002년부터 고딕체의 'K2' 마크를 내걸고 마케팅을 펼친 끝에 국내 3대 등산용품 사업자로 성장했으며 오랜 법정공방을 거쳐 올해 9월 'K2'가 널리 알려진 상표로 주지성과 식별력을 취득했다는 대법원판결까지 받았다. 이런 가운데 인터파크는 개별회원이 인터넷으로 물건을 팔 수 있도록 오픈마켓 서비스를 제공해왔는데 여러 판매자가 2006년부터 'K2 등산화', `K2 정품', 'PRO K-2 MOUNTAIN' 등 'K2'나 'K-2' 표시를 포함한 등산용품을 판매했다. 케이투는 'K2'와 유사한 표시의 등산화의 판매를 중지시키고 손해배상하라고 2006년5월 인터파크에 통지했고, 인터파크는 거래공간을 제공할 뿐 권리침해를 일일이 파악할 수 없으니 신고가 있으면 협조하겠다고 답한 뒤 수차례 유사상품판매를 중단시켰다. 케이투는 나아가 인터파크가 판매중단 이전에 부정경쟁행위를 용인해 수수료 수입을 얻는 등 불법을 방조한 책임이 있다며 1억원을 배상하라고 소송을 냈지만 법원은 이를 받아들이지 않았다.

남양유업의 '불가리스'와 매일유업의 '불가리아' 분쟁에서 남양유업의 승소로 끝났다. 이에 따라 특허법원과 서울중앙지법, 서울고법 등을 거치면서 남양유업과 매일유업의 유사상표 분쟁 사건은 사실상 일단락 될 것으로 보인다. 서울고법 민사4부(재판장 주기동 부장판사)는 17일 남양유업(주)이 매일유업(주)을 상대로 낸 부정경쟁행위금지 가처분 신청 사건의 항고심(2005나67775)에서 매일유업의 이의신청을 1심과 같이 기각했다. 재판부는 판결문에서 "남양유업의 불가리스의 주지성이 인정된다"면서 "유산균 발효유 제품 관련 거래자들과 일반 소비자들 사이에서 널리 인식되어 있다고 봄이 상당하다"고 밝혔다. 재판부는 이어 "남양유업의 '남양'과 '불가리스'가 결합된 상품표지와 매일유업의 '매일'과 '불가리아'가 결합된 상품표지를 비교해 볼 때 매일유업의 상품표지가 새로운 관념을 형성하는 것으로 보이지 않고 단어와 단어 사이에 특별한 비중의 차이가 있다고 볼 수 없는 점 등을 종합적으로 고려하면 전체적으로 유사한 표지로 판단된다"며 "매일이 남양과 유사한 상품표지를 이용해 동일한 유산균 발효유 제품에 사용하는 것 부정경쟁행위에 해당한다"고 덧붙였다. 남양과 매일은 유산균 음료인 '불가리스'와 '불가리아'를 출시해 시중에 판매해 오다 서로 부정경쟁행위를 하고 있다며 지난해 4월 서울중앙지법에 부정경쟁행위가처분 신청과 함께 특허법원에 상표에 대한 판단을 요구하는 소송을 냈으나 남양 측이 모두 승소했었다.

표백세정제 '옥시화이트'는 유명상표인 '옥시크린'과 혼동돼 상표사용이 금지되어야 한다는 판결이 나왔다. 서울고법 민사4부(재판장 이동흡·李東洽 부장판사)는 '주식회사 옥시'가 상원상공 주식회사를 상대로 낸 부정경쟁행위 중지 청구소송(2001나4332)에서 "옥시화이트라는 상표를 표백제 또는 표백제의 용기, 라벨, 포장 및 선전광고물에 사용해선 안된다"고 판결했다. 재판부는 판결문에서 "부정경쟁방지법에서 말하는 부정경쟁행위에는 부정경쟁행위자의 주관적 의사를 요건으로 하지않고 있어 선의의 선사용자를 부정경쟁행위에서 배제하는 명문의 규정이 없다"며 "가사 원고가 상호의 주지성을 획득하기 이전부터 피고가 원고의 상호존재를 알지 못한채 '옥시화이트'상표를 써왔다해도 '옥시화이트'가 널리 알려진 '옥시크린'과 혼동될 위험이 존재하는 이상 부정경쟁행위를 구성한다"고 밝혔다. 재판부는 또 "'옥시'가 '산소를 함유한, 수산기를 함유한'이라는 의미를 연결형 접두어로 사용되는 'OXY'라는 영어단어의 한글음역으로 직감된다고 보기 어려워 '옥시'부분은 식별력을 갖춘 표지에 해당한다"고 덧붙였다. 하지만 원통형 용기에 대해서 낸 부정경쟁행위중지및상표권침해행위중중지 청구소송 항소심(99나55832)에서는 옥시의 상표권을 인정한 원심을 파기, 원고패소 판결을 내렸었다.

중산층 이상의 사람들에게만 알려진 고가의 상품에 주지·저명성을 인정할 수 없다는 판결이 나왔다. 이번 판결은 원·피고간 무려 9번의 신청사건과 2번의 형사소송, 1번의 민사본안소송을 주고 받은 사건에 대한 판결로 제일 먼저 진행된 신청사건의 상고심이 대법원에 계류중이어서 주목된다. 서울지법 민사합의12부(재판장 정장오·鄭長吾 부장판사)는 10일 '머제스틱' 진공청소기를 생산·판매하는 미국 HMI사가 국내 코네트인더스트리 대표이사 장모씨(48)등 4명을 상대로 "자사제품과 유사한 제품을 생산·판매, 소비자들에게 상품의 출처를 혼동시켜 손해를 입혔다"며 낸 손해배상 청구소송(☞2000가합1681)에서 원고 패소 판결을 내렸다. 또 본안사건의 피고 코네트인더스트리사 등이 "미국 HMI사가 자사 제품에 대해 99년 가압류한 것은 부당하다"며 낸 가압류 이의사건에서 가압류 취소 결정을 내렸다. 재판부는 판결문에서 "원고가 생산하는 '머제스틱' 진공청소기 등에 대해 특허출원이나 의장등록을 하지 않은 사실이 인정된다"며 "따라서 부정경쟁행위가 인정되기 위해서는 수요자에게 특정한 품질을 가지는 특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 식별력이 인정되어야 하는데 HMI사의 '원통형 내지 밥통형 모양'은 식별력을 갖지 못한다"고 밝혔다. 재판부는 이어 "HMI사 등의 의뢰로 실시한 진공청소기에 대한 인지 실태조사에 따르면 응답자 7백명 중 55.9%가 '밥통처럼 생긴 고가의 외제청소기에 대해 알고 있거나 들어 본 적이 있다'고 대답한 사실만으로는 진공청소기의 형태가 원고의 상품임을 연상시킬 정도의 상품표지에 해당한다고 볼수 없다"며 "오히려 원고의 설문방식이 '고가'라는 가격범위와 '외제'라는 산지를 제한, 특정인의 상품표지로서 인지 여부를 조사한 것으로 주지성에 대한 판단자료로 적합하지 않다"고 밝혔다. 이에 앞서 서울지법 형사항소5부(재판장 조용구·趙鏞龜 부장판사)도 8일 미국 HMI사의 '머제스틱' 진공청소기와 유사한 제품을 생산·판매해 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률위반 혐의로 기소된 코네트인더스트리 대표이사 장모씨(48)등 3명에 대해 검사 항소를 기각, 무죄를 선고한 1심 판결을 인용한 바 있다(2000노7891).

표백세정제 '옥시크린'의 녹색 원통형 용기는 '옥시'의 상표를 대변할 정도의 독창성을 갖는 것이 아니라는 판결이 나왔다. 서울고법 민사4부(재판장 李東洽 부장판사)는 지난달 27일 (주)옥시가 (주)상원상공을 상대로 "상원상공의 '옥시화이트'는 '옥시크린' 상표의 영업주체를 혼동시키는 부정경쟁행위"라며 낸 부정경쟁행위중지및상표권침해행위중중지 청구소송 항소심(99나55832)에서 이같이 판시하고 옥시의 상표권을 인정한 원심을 파기, 원고패소 판결을 내렸다. 재판부는 판결문에서 "옥시가 지난 84년 원통형용기를 의장출원 했으나 일본에 이미 선행의장이 존재해 무효심결이 선고 됐었고 용기의 녹색 표시는 최근 환경에 대한 관심 고조와 함께 여러 업체가 환경 친화적인 이미지 강조를 위해 표백제 등의 제품에 널리 사용하고 있는 색상"이라며 "(주)옥시가 상표 '옥시크린'이 아닌 녹색원통형용기 자체의 주지성을 이유로 다른 제품들과 식별력을 갖는 차별적 특징은 없다"고 밝혔다. (주)옥시는 지난해 (주)상원상공의 '옥시화이트'라는 표백 제품이 자사의 대표적인 표백 제품 '옥시크린'의 상표권을 침해하고 있다며 소송을 냈다.