확인대상표장 'iRoom 차이슨 무선청소기' 중 '차이슨' 부분은 성질표시표장에 해당하여 이 사건 등록상표의 효력이 미치지 아니하므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 표장이 유사하지 아니하다고 본 사례 1. 판단 ① 영국의 전자제품 회사인 다이슨 사의 다이슨(dyson) 무선청소기가 유명해짐에 따라 중국 업체들이 이를 모방한 제품을 제조하여 판매하면서 이 제품과 관련하여 중국을 의미하는 '차이나(China)'와 다이슨 사의 '다이슨(dyson)'을 합성한 신조어인 '차이슨'이 만들어졌고, '차이슨'은 이 사건 등록상표 출원 전부터 다수의 무선청소기 수입 판매업자들이 중국으로부터 다이슨 무선청소기를 모방한 제품을 수입하여 판매하면서 사용되기 시작하였으며, '차이슨'은 이 사건 등록상표 출원 전부터는 물론 그 이후 이 사건 심결시까지 무선청소기 수입 판매업자들과 이를 구매한 소비자들 사이에 '다이슨 사의 무선청소기를 모방한 중국 제품' 등을 나타내는 단어로 사용되어 왔는바, 비록 '차이슨'이 사전에 등재되어 있지는 않지만 우리나라 일반 수요자들의 영어보급수준, 국내에서의 '다이슨(dyson)'의 인지도, 위와 같은 거래실정 등에 비추어 '차이슨'이 '차이나(China)'와 '다이슨(dyson)'을 합성하여 만든 신조어라는 점은 이 사건 심결 당시 확인대상표장의 사용상품인 무선청소기의 거래자 내지 일반 수요자가 쉽게 인지할 수 있을 것으로 보이는 점, ② 이 사건 심결시까지 다수의 국내 일간지나 경제신문 등에서 '다이슨 사의 무선청소기를 모방한 중국 제품'을 소개하면서 '차이슨'으로 호칭하거나 약칭하여 온 점, ③ 비록 이 사건 심결일로부터 약 3개월 후에 실시되기는 하였으나, 피고의 의뢰로 실시된 한국리서치의 설문조사에서도 조사대상자 중 다수가 '차이슨'을 알고 있고, '차이슨'으로부터 '다이슨', '차이나', '모방 제품'이 떠오르며, '차이슨'이 가전제품 중에서 '무선청소기'에 사용되는 명칭이라고 응답하였는바 이와 같은 인식은 이 사건 심결 당시에도 다르지 않았을 것으로 보이고, 이 사건 심결일로부터 약 2개월 후에 원고의 의뢰로 실시된 한국갤럽의 설문조사에서도 조사대상자의 약 1/3이 '차이슨'을 알고 있다고 응답하였고, 그와 같이 응답한 응답자의 다수가 '차이슨'으로부터 '청소기, 다이슨 사의 제품을 모방한 제품, 중국에서 제조된 청소기' 등이 떠오른다고 응답한 점, ④ 이 사건 등록상표의 상표권자인 원고 측에서도 중국에서 수입한 다이슨 제품을 모방한 무선청소기를 광고?판매하는 과정에서 해당 제품에는 제조업체 및 판매업체의 상표를 병기하여 사용하고, '차이슨'은 해당 제품을 설명 부분에 표기하는 등 '차이슨'을 상품출처 표시로 사용하는 것으로 보이지 않는 점, ⑤ 더욱이 앞서 본 바와 같이 '차이슨'은 원고가 창작한 표장이 아니라 이 사건 등록상표의 출원일 이전부터 이미 다수의 무선청소기 수입 판매업자들이 중국으로부터 다이슨 사의 무선청소기를 모방한 제품을 수입하여 판매하면서 이미 인터넷 블로그 등을 통해 알려지기 시작하였고, 원고가 이 사건 등록상표을 출원한 이후 이 사건 등록상표를 사용하여 제품을 판매하거나 광고를 함으로써 비로소 널리 알려지게 되었다고 단정하기도 어려운 점 등 '차이슨' 부분의 관념, 사용상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하면, 확인대상표장 중 '차이슨'은 상품의 출처표시가 아니라 '다이슨 사의 무선청소기를 모방한 중국 제품' 등의 의미로 인식되어 해당 상품의 일반 수요자나 거래자로 하여금 사용상품의 산지 등을 나타내는 것으로 직감하게 한다. 나아가 이러한 사유로 '차이슨' 부분은 다이슨 사의 무선청소기를 모방한 중국 제품의 유통과정에서 누구나 사용하고 싶어 하는 표장에 해당할 것으로 보이므로, 공익상 특정인이 이를 독점적으로 사용하도록 하기에 적당하지도 아니하다. 또한 확인대상표장의 '차이슨' 부분은 특별한 도안화 없이 같은 크기의 한글을 나란히 배열하고 있어 표장의 외관상 구성이 보통의 주의력을 갖는 일반인의 특별한 주의를 끌 정도에 이르지 않는다. 따라서 확인대상표장의 '차이슨' 부분은 상표법 제90조 제1항 제2호의 성질표시표장에 해당한다.

쉬운 영어 단어로 구성되고 광고문구로 사용되는 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호, 제7호에 해당한다고 할 것이므로, 그 등록이 거절되어야 한다고 본 사례 1. 전제된 사실관계 가. 이 사건 출원상표(갑 제1호증) 1) 출원일/출원번호 : 2016. 10. 13./제40-2016-83399호 2) 구 성 : THE BEST SOCKS ON TWO FEET 3) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 양말(Socks) 2. 판단 가. 상표법 제33조 제1항 제3호 해당 여부 이 사건 출원상표가 지정상품인 양말에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자에게 '두 발에 최고의 양말'과 같은 의미로 인식되거나 이와 관련이 있는 것으로 직감된다고 할 것이고, 이 사건 출원상표는 그 지정상품의 성질이나 용도를 직접적으로 표시한 것으로 지정상품의 특성을 광고할 때 등 그 유통과정에서 누구나 사용하고 싶어 하는 표장으로서 특정인으로 하여금 이를 독점적으로 사용하도록 하기에 적당하지도 아니할 뿐만 아니라, 특별한 도안화 없이 평이한 서체의 영문자 알파벳 대문자로만 이루어져 있어 표장의 외관상 구성이 보통의 주의력을 갖는 일반인의 특별한 주의를 끌 정도에 이르지 않는다. 이 사건 출원상표는 'THE BEST' 부분, 'SOCKS' 부분, 'ON TWO FEET' 부분으로 구성된 문장 형태의 표장으로서, 그중 'THE BEST'는 '최고의'라는 의미를 가지는 쉬운 영어단어이고, 'SOCKS'도 '양말' 등의 의미를 가지는 쉬운 영어단어인 'SOCK'의 복수형에 불과하며, 'FEET' 역시 '발'이라는 의미를 가지는 쉬운 영어단어인 'FOOT'의 복수형으로서 '두 발' 또는 '양 발' 의미를 가지는 쉬운 영어단어인바, 우리나라의 영어보급실태와 교육수준에 비추어 원고 스스로 인정하는 바와 같이 이 사건 출원상표는 반 수요자나 거래자들은 이 사건 출원상표인 'THE BEST SOCKS ON TWO FEET'를 '두 발에 최고의 양말'로 관념할 수 있을 것으로 보인다. 비록 외국의 사례이기는 하나 이 사건 심결일 이전에 의류 관련 인터넷 블로그나 건강 관련 잡지의 웹사이트에 'best'와 'socks'를 함께 사용하여 특정 양말을 소개 또는 광고하는 문구나 글이 게재되었고, 실제로 이 사건 심결일로부터 그리 멀지 않은 시기에 국내에서도 이 사건 출원상표가 관념되는 것과 유사하게 양말 제품에 '#내발에착붙'과 같은 표현이 제품소개 내지 광고문구로 사용되기도 하였는바, 이러한 사정은 이 사건 심결일 이전에도 크게 다르지 않았을 것으로 보인다. 원고 측의 이 사건 출원상표의 사용례를 보더라도 원고 측도 이 사건 출원상표를 단독으로 양말 제품의 출처 표시를 위한 상표로 사용하는 것으로 보이지는 아니하고, 'GOLDTOE'와 같은 다른 상표와 같이 사용하여 광고 대상 양말 제품의 품질 등을 표시하거나 광고문구로 사용하는 것으로 보인다. 나. 상표법 제33조 제1항 제7호 해당 여부 이 사건 출원상표는 그 지정상품과 관련하여 이 사건 출원상표를 접하게 되는 일반 수요자나 거래자가 단지 '두 발에 최고의 양말'이라는 의미의 구호 또는 선전문구로 인식하게 될 가능성도 매우 높고, 나아가 이러한 구호나 선전문구는 해당 업계의 누구나 상품의 광고 등에 사용하고 싶어 할 것이 분명하므로, 특정인에게 이를 독점시키는 것은 공익상 바람직하지 않다고 할 것이다. 다. 결론 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호, 제7호에 해당한다고 할 것이므로, 그 등록이 거절되어야 한다.

◇ 도안으로 존재하는 피해자의 작품을 입체 조형물로 만든 경우 저작권법상 복제에 해당하는지 여부(적극) ◇ 저작권법 제2조 제22호는 “복제”의 의미에 대해 "인쇄·사진촬영·복사·녹음·녹화 그 밖의 방법으로 일시적 또는 영구적으로 유형물에 고정하거나 다시 제작하는 것“이라고 규정하고 있다. 이러한 복제에는 도안이나 도면의 형태로 되어 있는 저작물을 입체적인 조형물로 다시 제작하는 것도 포함한다. 위 조항의 후문은 ”건축물의 경우에는 그 건축을 위한 모형 또는 설계도서에 따라 이를 시공하는 것을 포함한다.“라고 규정하고 있으나, 이는 저작물인 ‘건축물을 위한 모형 또는 설계도서’에 따라 건축물을 시공하더라도 복제에 해당한다는 점을 명확히 하려는 확인적 성격의 규정에 불과하다. ☞ 피고인이 피해자의 이 사건 도안에 따라 이 사건 조형물을 제작한 것이 피해자의 저작재산권을 침해하였다고 보아 저작권법위반을 인정한 원심의 판단을 수긍함. ☞ 2차원으로 존재하는 타인의 도안을 저작권자의 허락 없이 3차원적인 조형물로 제작한 행위에 대해 저작권법 위반이 될 수 있다고 판단함.

재판부는 "실사용상표에서 이같은 문자 부분은 모두 별도의 색상 처리나 특별한 도안화 과정을 거치지 않은 일반적인 글씨체로 음각된 것에 불과해, 일반 수요자나 거래자가 알약 자체의 형태에 관심을 갖지 않을 정도로 강렬한 인상의 외관을 지닌다고 보기 어렵다"며 "마름모꼴 알약 제품과 어떠한 연결 관계도 없이 단지 상하좌우에 일정 여백을 남기고 중앙에 위치시킨 것으로서 입체적 형상과 불가분하게 결합되어 있다거나, 그와 같은 결합에 의하여 새로운 관념을 형성한다고 볼 수도 없다"고 밝힘.

브랜드의 로고 등을 통해 브랜드의 개성을 표현하고 고유하고 독특한 이미지를 창출하려는 사업의 목적이나 그 활용가치를 감안하면 도안부분의 (순수창작성)비중이 더 크다고 볼 수 있다. '순수'를 '위·모작이 아닌'의 의미로 본다고 하더라도 A사가 이 사건 외국 저작물을 그대로 가져온 이상 '모방'을 의미하는 '위·모작'에 해당된다.

1. 사진촬영이나 녹화 등의 과정에서 원저작물이 그대로 복제된 경우, 새로운 저작물의 성질, 내용, 전체적인 구도 등에 비추어 볼 때, 원저작물이 새로운 저작물 속에서 주된 표현력을 발휘하는 대상물의 사진촬영이나 녹화 등에 종속적으로 수반되거나 우연히 배경으로 포함되는 경우 등과 같이 부수적으로 이용되어 그 양적?질적 비중이나 중요성이 경미한 정도에 그치는 것이 아니라 새로운 저작물에서 원저작물의 창작적인 표현형식이 그대로 느껴진다면 이들 사이에 실질적 유사성이 있다고 보아야 한다. 2. 구 저작권법(2011. 6. 30. 법률 제10807호로 개정되기 이전의 것, 이하 같다) 제28조는 공표된 저작물은 보도·비평·교육·연구 등을 위하여는 정당한 범위 안에서 공정한 관행에 합치되게 이를 인용할 수 있다고 규정하고 있는바, 정당한 범위 안에서 공정한 관행에 합치되게 인용한 것인가의 여부는 인용의 목적, 저작물의 성질, 인용된 내용과 분량, 피인용저작물을 수록한 방법과 형태, 독자의 일반적 관념, 원저작물에 대한 수요를 대체하는지 여부 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 하고, 이 경우 반드시 비영리적인 이용이어야만 하는 것은 아니지만 영리적인 목적을 위한 이용은 비영리적인 목적을 위한 이용의 경우에 비하여 자유이용이 허용되는 범위가 상당히 좁아진다. ☞ 인터넷 상에서 사진의 양도?이용허락을 중개하는 이른바 포토라이브러리(photo library)업을 영위하는 피고인들이 2002년 한?일월드컵 당시 널리 사용된 “Be The Reds!”라는 응원문구를 도안화한 원심 판시 저작물 (‘이 사건 저작물’이라 한다)이 그려진 티셔츠 등을 착용한 모델이 촬영되어 있는 원심 판시 사진들을 그 홈페이지에 게시한 행위에 대하여, 위 사진들 중 이 사건 저작물의 원래 모습이 온전히 또는 대부분 인식이 가능한 크기와 형태로 사진의 중심부에 위치한 사진들(‘이 사건 침해사진들’이라 한다)에 있어서 이 사건 저작물의 창작적인 표현형식이 그대로 느껴지므로 그들 사이에 실질적 유사성이 있고, 피고인들의 사진 게시행위의 영리성 및 원저작물에 대한 수요대체 등의 사정에 비추어 볼 때 피고인들이 홈페이지에 게시한 이 사건 침해사진들에 있어서 이 사건 저작물이 정당한 범위 안에서 공정한 관행에 합치되게 인용된 것이라고 보기 어렵다고 한 사안

피고인과 변호인은, 막걸리는 살균 탁주와 생탁주로 구분되고 피고인이 사용한 ‘A생탁주’라는 상표는 단지 살균 탁주와 대비되는 개념에서 사용된 것으로 피해자의 제품과 혼동될 여지가 없다고 주장한다. 살피건대, 피해자 상품의 형태, 사용기간, 피해자 제품의 매출액 및 피해자가 ‘생탁’막걸리를 홍보하기 위해 한 광고 등을 종합적으로 살펴보면, 피해자의 막걸리병에 있는 ‘생탁’의 상표, 문자, 도형, 색채 등 여러 요소가 결합한 전체적인 외양, 즉 이 사건 상품표지는 그 식별력을 갖췄고, 국내 특히 부산·경북 지역에서 널리 인식돼 그 주지성을 취득했다고 보인다. 부정경쟁방지법상의 혼동가능성은 상품의 표지에 관한 통상의 일반적인 소비자를 기준으로 이러한 소비자들이 양 상품을 동일한 업체에 의하여 제조·판매되는 상품으로 오인할 우려가 있는가, 혹은 그로 인해 특정 업체의 상품을 선택하고자 하는 소비자가 표지의 유사성으로 인한 혼동으로 의도와 다르게 다른 업체의 제품을 선택할 우려가 있는가의 여부를 기준으로 판단해야 한다. 피고인과 피해자는 모두 녹색의 막걸리병을 사용했고, 그 막걸리병의 둘레로 상표가 보이는 녹색의 라벨을 두른 점, 그 라벨 위에 피해자는 ‘생탁’이라는 글씨체를 검은색에 흰테두리를 둘러 표시했고 피고인도 ‘A생탁주’라는 글씨체를 검은색에 흰테두리를 둘러 표시했으며 그 글씨체의 크기, 위치가 동일하지는 않지만 유사한 점, 피해자는 ‘생탁’이라는 글자의 좌측 아래에 붉은색 바탕을 한 한자 ‘生’을 표기하고 그 옆에 한글로 ‘동동주’를 표기했는데, 피고인도 유사한 위치에 붉은색 바탕을 한 한자 ‘生’을 표기하고 그 옆에 ‘막걸리’를 병기한 점, 경찰에서 피고인은 막걸리 상표 도안을 할 때 피해자의 막걸리 도안을 참고했다고 진술한 점, 둥근 막걸리병은 진열하기에 따라 피고인의 ‘A생탁주’라는 글씨에서 ‘주’라는 글씨는 가려질 수 있고, 피고인도 ‘A’라는 글씨는 ‘생탁주’라는 글씨보다 작게 표기한 점 등과 녹색과 붉은색 등 전체적인 색깔 및 글자체의 배치, 도형, 그림 등을 종합적으로 살펴봤을 때, 이러한 모든 특징이 어우러져 나타나는 피고인의 상품표지는 피해자의 상품표지와 매우 유사하며, 상표와 표지를 보고 짧은 시간에 상품을 선택하는 일반적인 소비자의 입장에서는 피고인의 상품을 피해자의 상품과 혼동할 위험이 충분히 존재한다고 봐야 한다. 따라서 피고인과 변호인의 위 주장은 받아들이지 않는다. 피고인을 벌금 150만원에 처한다.

인정사실에서 본 바와 같은 ‘몬테소리(MONTESSORI)’의 의미와 몬테소리 교육법이 오래 전부터 국내에 도입되어 이 사건 등록서비스표 등록결정일 이전부터 이미 매우 많은 교육연구기관 및 유아교육기관들이 상호 내지 서비스표에 ‘몬테소리(MONTESSORI)’를 자유롭게 사용하고 있었고, 상당히 많은 교구·교재 제조·판매업체들이 ‘몬테소리’ 교구와 교재 등을 제조·판매하면서 ‘몬테소리(MONTESSORI)’가 포함된 상표를 자유롭게 사용하고 있었으며, 그 중 일부 업체들은 자신들의 상호에도 ‘몬테소리’를 자유롭게 사용하고 있었고, 위 기관들 및 교구·교재 제조·판매업체들이 신문 및 잡지에 광고도 하며 활발히 활동하고 있었던 점 등을 종합하여 보면, ‘몬테소리(MONTESSORI)’는 이 사건 등록서비스표 등록결정일 이전부터 이미 다수인이 현실적으로 널리 자유롭게 사용해 오던 유아교육법과 이에 사용되는 교구 및 교재 등을 지칭하는 것이라 할 것인바, 이 사건 지정서비스업이 ‘서적출판업, 서적편집업, DVD편집업, 개인교수업, 교육연구업, 교육정보제공업, 보육원업, 홈스쿨교수업’으로 교육법, 교재 및 교구 등과 깊은 관련이 있으므로, 특별히 도안화되지 않은 한글 ‘몬테소리’만으로 구성된 이 사건 등록서비스표는 이 사건 지정서비스업과 관련하여 누구의 업무에 관련된 상품 또는 서비스업에 관한 것인지를 식별하기 어려워 사회통념상 자타서비스업의 식별력을 인정하기 곤란할 뿐만 아니라, 몬테소리교육법을 채택하고 이를 이용하려는 사람이라면 누구라도 자유롭게 사용할 수 있도록 하여야 하고 특정인에게 독점시키는 것은 공익상 적절하지 않다고 판단되므로, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제6조 제1항 제7호의 기타 식별력 없는 표장에 해당한다.

상표법 제51조 제1항 제2호의 ‘상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 사용상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하는바, 상표가 도안화되어 있더라도 전체적으로 볼 때 그 도안화의 정도가 일반인의 특별한 주의를 끌어 문자의 기술적 또는 설명적인 의미를 직감할 수 없는 등 새로운 식별력을 가질 정도에는 이르지 못하여 일반 수요자나 거래자들이 사용상품을 고려하였을 때 품질·효능·용도 등을 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있으면 위 제51조 제1항 제2호의 상표에 해당한다. ☞ 확인대상표장 “참맑은”은 오돌토돌한 형태의 네모난 테두리 안에, ‘참’이라는 문자를 큰 글씨체로 하여 왼쪽에, ‘맑은’이라는 문자를 작은 글씨체로 하여 오른쪽에 세로로 각 배치하고, 이들 도형 및 문자를 모두 붉은 색으로 하여 구성한 표장인데, 우리나라의 국어교육 수준을 참작할 때 ‘참맑은’은 ‘참’의 고어로 일반인들에게 어렵지 않게 인식될 것으로 보이고, 전체적으로 볼 때 위와 같은 도안화의 정도만으로는 일반인의 특별한 주의를 끌어 문자의 기술적 또는 설명적인 의미를 직감할 수 없는 등 새로운 식별력을 가질 정도에 이르렀다고 할 수는 없으므로, 일반 수요자나 거래자들에게 ‘참 맑은’이라는 문자로서 인식된다고 할 것이고, ‘참 맑은’은 확인대상표장의 사용상품인 녹차(캔음료) 등에 사용될 경우에 일반 수요자나 거래자들에게 ‘매우 깨끗한, 잡스럽거나 더러운 것이 전혀 섞이지 않은’과 같이 사용상품의 품질 등을 나타내는 의미로 직감될 것으로 보이므로, 상표법 제51조 제1항 제2호 소정의 상표에 해당하여 이 사건 등록상표 “”와의 동일·유사 여부를 대비할 필요도 없이 그 권리범위에 속하지 아니한다고 한 사례

담뱃갑의 표면에 그 담배의 제조회사와 담배의 종류를 구별·확인할 수 있는 특유의 도안이 표시되어 있는 경우에는 일반적으로 그 담뱃갑의 도안을 기초로 특정 제조회사가 제조한 특정한 종류의 담배인지 여부를 판단하게 된다는 점에 비추어서도 그 담뱃갑은 적어도 그 담뱃갑 안에 들어 있는 담배가 특정 제조회사가 제조한 특정한 종류의 담배라는 사실을 증명하는 기능을 하고 있으므로, 그러한 담뱃갑은 문서 등 위조의 대상인 도화에 해당한다고 할 것이다.